Transferencia_de_Tecnologia,_Contratos_e_a_Transferencia_em_Instituicoes_Publicas-artigo

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Transferência	
  de	
  Tecnologia,	
  Contratos	
  
e	
  a	
  Transferência	
  em	
  Instituições	
  
Públicas	
  
Pedro	
  E.	
  Carvalho	
  -­‐	
  Inova	
  Unicamp	
  	
  
UM POUCO DO CENÁRIO NACIONAL 
DE C, T & I 
3	
  
4	
  
Fonte: Pintec 2008 (IBGE, 2010) 
Fontes	
  de	
  Inovação	
  utilizadas	
  por	
  setor	
  
5	
  
Universidades: 
10ª fonte de inovação 
utilizada pela 
Indústria brasileira 
Fonte: Pintec 2008 (IBGE, 2010) 
INOVA-­‐	
  Principais	
  áreas	
  de	
  atuação:	
  
Gestão da 
PI Unicamp 
Transferência 
de Tecnologia 
Sistema local 
de Inovação 
Incamp/Inovassoft, Polo / IVP 
Capacitação e 
Cooperação de 
NITs 
 Princípios,	
  diretrizes	
  e	
  base	
  normativa,	
  devem	
  ser	
  
observados	
  na	
  UNICAMP	
  por	
  todos	
  os	
  membros	
  de	
  sua	
  
comunidade	
  (incluindo	
  visitantes);	
  
 A	
  política	
  alinha	
  Unicamp	
  com	
  o	
  quadro	
  legal	
  nacional	
  
sobre	
  propriedade	
  intelectual	
  e	
  as	
  Leis	
  de	
  inovação	
  
Federal	
  e	
  do	
  Estado	
  SP.	
  
PRINCÍPIOS 
DIRETRIZES 
GOVERNANÇA 
	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Polí&ca	
  de	
  P	
  I	
  Delib.	
  CONSU	
  A-­‐16/2010	
  	
  
Lei Federal 10.973/2004 
Dec. 5563/2005 
Lei Estado de São Paulo 
Dec. Nº 54.690/2009 
Política	
  de	
  P	
  I	
  	
  
 Contribuir	
  para	
  criar	
  um	
  ambiente	
  propício	
  para	
  a	
  
geração	
  de	
  novos	
  conhecimentos	
  e	
  sua	
  
transferência	
  para	
  a	
  sociedade,	
  em	
  consonância	
  com	
  
a	
  missão	
  da	
  Universidade	
  para	
  criar	
  e	
  difundir	
  
conhecimento.	
  
 Promover	
  o	
  uso	
  de	
  PI	
  para	
  gerar	
  benefícios	
  para	
  a	
  
sociedade,	
  desenvolvendo	
  a	
  relação	
  entre	
  a	
  
Universidade	
  e	
  as	
  empresas	
  e	
  setores	
  públicos,	
  entre	
  
outros;	
  
 Garantir	
  uma	
  remuneração	
  adequada	
  Unicamp	
  e	
  
pesquisadores	
  na	
  exploração	
  de	
  IP	
  
PRINCÍPIOS 
Titularidade Comercialização Resolução conflictos 
DIRETRIZES 
Unicamp ou dividida (na 
proporção dos recursos 
envolvidos : H$Mat); 
SW – livre: decisão dos 
autores; 
Reconhecimento dos 
recursos genéticos e o 
acesso aos 
conhecimentos 
tradicionais 
Cláusulas de PI e 
confidencialidade nos 
contratos; 
Cessão total somente 
com aprovação CONSU 
Orientada a transformar 
a criação em inovação 
Qualquer forma jurídica 
Licenciado: Demostrar 
capacidade técnica, 
financeira e de gestão 
Ganhos: 1 / 3 – depois 
dos custos de proteção 
PI + PCT + TT 
Preferencialmente 
licenças não exclusivas, 
se reconhece a 
dificuldade 
A respeito dos direitos 
de PI ou reclamacões: 
Congregação + 
Comissões auxiliares 
(Consultado PG e a 
INOVA). 
A interpretação de 
questões da política: 
Recursos “ex ofício” 
CONSU. 
Titularidade	
  da	
  PI	
  
Titularidade	
  e	
  exceção	
  
•  Estudos	
  ou	
  ensaios	
  clínicos	
  de	
  fase	
  III	
  e	
  IV:	
  
UNICAMP	
  concorda	
  que	
  a	
  propriedade	
  dos	
  direitos	
  
de	
  propriedade	
  intelectual	
  sob	
  estes	
  contratos	
  são	
  
exclusivos	
  para	
  a	
  empresa	
  
Contratos	
  de	
  licenciamentos	
  e	
  participação	
  
nos	
  resultados	
  
Fonte:	
  Inova	
  Unicamp	
  
Proteção à Transferência de Tecnologia 
Comunicação de 
Invenção* 
** Reunião de 
“Brainstorming” 
Definição de agente de 
PI & TT 
Entrevista com 
pesquisador: 
check list *** 
Elaboração do 
Perfil inicial da 
tecnologia 
Validação PI E TT 
Inserção do perfil da 
tecnologia no sistema 
Validação com 
Mentoria 
 Envio ao 
pesquisador 
3. Oferta 
da tecnologia a 
empresas 
5. Atendimento e 
Acompanhament
o Pós-venda 
Contrato de 
Sigilo 
Tramitação do 
contrato na 
 Universidade e 
Assinatura 
** Não recebem um briefing da tec pela equipe PI *** junto com agente de PI 
* Processo de PI 
1. Recepção e tratamento inicial da tecnologia 
2. Elaboração do perfil da tecnologia 
Minuta do 
Contrato de 
Licenciamento 
ou P&D 
4. Negociação da tecnologia 
Levantamento 
inicial sobre a 
tecnologia 
AliceWEB
Informações sobre a industria e comércio exterior 
(Necessita cadastro)
http://aliceweb.desenvolvimento.gov.br/default.asp
Anvisa Área da saúde www.anvisa.gov.br
Associação de Marketing 
Promocional
Mercado de Marketing Promocional brasileiro www.ampro.org.br
Business Insights Relatorios setoriais por Industria http://www.bi-interactive.com/index.aspx
CNAE
Ferramenta que disponibiliza dados de atividade 
econômica nos setores da economia brasileira.
www.cnae.ibge.gov.br
Euromonitor
Extensa coleção de relatórios de mercado. Fonte 
paga, porém disponibiliza previews que podem 
conter informações úteis.
www.euromonitor.com
FDA - EUA Área da saúde www.fda.gov
Google Finance
Informações e indicadores da economia fornecido 
pelo Google
www.google.com/finance
Ministério da Educação Panorama da educação no Brasil portal.mec.gov.br
SBDCNET Publicações dos segmentos industriais http://sbdcnet.utsa.edu/
TechCrunch Cenário internacional de start-ups e venture capital www.techcrunch.com
Zapdata Relatórios industriais (Necessita de cadastro) https://www.zapdata.com
INFORMAÇÕES DE MERCADO – INF. GRATUITAS 
 PROTEÇÃO DA INFORMAÇÃO 
CONFIDENCIAL 
 E O TERMO DE SIGILO 
•  ACORDO DE CONFIDENCIALIDADE 
–  entre	
  ICT	
  e	
  empresa	
  
–  documento	
  assinado	
  pelo	
  representante	
  legal	
  da	
  pessoa	
  
jurídica	
  
–  gera	
  a	
  necessidade	
  de	
  reproduzir	
  o	
  mesmo	
  dever	
  para	
  os	
  
pesquisadores	
  e	
  todas	
  as	
  pessoas	
  que	
  vão	
  ter	
  acesso	
  à	
  
tecnologia	
  
•  TERMO	
  DE	
  CONFIDENCIALIDADE	
  
–  documento	
  a	
  ser	
  firmado	
  pela	
  pessoa	
  Esica	
  ou	
  unilateral	
  por	
  
pessoa	
  jurídica	
  
–  empregado/	
  servidor	
  –	
  docente,	
  pesquisador,	
  técnico/	
  
estudante/	
  prestador	
  de	
  serviço/	
  avaliador/	
  auditor	
  ou	
  fiscal	
  
Contratos	
  de	
  confidencialidade	
  
Podem	
  estar	
  contidos	
  em:	
  
•  fornecimento	
  de	
  tecnologia,	
  de	
  pesquisa	
  ou	
  “cost	
  
sharing”	
  e	
  de	
  serviços	
  técnicos.	
  
•  	
  Acordos	
  pré-­‐contratuais	
  /	
  protocolos	
  de	
  intenções;	
  
•  	
  Contratos	
  de	
  trabalho	
  e	
  Acordos	
  coletivos	
  de	
  trabalho;	
  
•  	
  Códigos	
  de	
  ética	
  internos	
  das	
  empresas	
  ou	
  regimentos	
  
internos	
  
•  	
  Notificações	
  específicas	
  por	
  ocasião	
  de	
  rescisão	
  de	
  
contrato	
  de	
  trabalho.	
  
•  	
  Contratos	
  de	
  licenciamento	
  de	
  patentes	
  e	
  outras	
  
licenças	
  
INSTRUMENTOS	
  CONTRATUAIS	
  
A) CONTRATO DE PERMISSÃO E COMPARTILHAMENTO DE 
LABORATÓRIOS EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTOS, 
MATERIAIS E INSTALAÇÕES DE ICT; 
Art. 4º. As ICTs poderão mediante remuneração e por prazo 
determinado... 
Parágrafo único: ... Permissão e compartilhamento obedecerão 
critérios estabelecidos pelo órgão máximo da ICT e assegurada a 
igualdade de oportunidades 
B) CONTRATO DE TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA E 
LICENCIAMENTO. (Art. 6º.) 
C) CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (Art. 8º.) 
D) CONTRATO DE CESSÃO 
(Art. 11 – Manifestação do Órgão máximo da ICT ouvido o NIT) 
 Instrumentos Contratuais 
Segundo a Lei de Inovação – 10.973/2004 
CONTRATOS	
  	
  DE	
  	
  
TRANSFERÊNCIA	
  DE	
  TECNOLOGIA	
  
MODALIDADES	
  CONCRETAS	
  DE	
  CONTRATOS	
  DE	
  
TRANSFERÊNCIA	
  DE	
  TECNOLOGIA.	
  	
  
(Assafim,	
  J.M.L,	
  2010	
  em	
  “	
  A	
  Transferência	
  de	
  Tecnologia	
  no	
  Brasil	
  -­‐	
  Aspectos	
  
Contratuais	
  e	
  Concorrenciais	
  de	
  Propriedade	
  Industrial)	
  
I	
  -­‐	
  Contratos	
  de	
  Licença	
  de	
  Patente;	
  
II	
  –	
  Contratos	
  de	
  Licença	
  de	
  “Know-­‐how”	
  
III	
  –	
  Contratos	
  de	
  Licença	
  de	
  Programas	
  de	
  
Computador	
  
IV-­‐	
  Contratos	
  de	
  Licença	
  sobre	
  Topografia	
  de	
  
Circuitos	
  Integrados.	
  
V–	
  Fornecimento	
  	
  Tecnologia.	
  
Exploração de Patentes 
Contratos que objetivam o 
licenciamento de patente 
concedida ou pedido de patente 
depositado junto ao INPI. 
Licença	
  de	
  Exploração	
  de	
  Patentes	
  –	
  LEP	
  
Tipificação:	
  
Lei	
  9.279	
  de	
  14/05/1996	
  (LPI)	
  
	
  Art.	
  61	
  –	
  O	
  titular	
  de	
  patente	
  ou	
  o	
  depositante	
  
poderá	
  celebrar	
  contrato	
  de	
  licença	
  para	
  
exploração.	
  
	
  Parágrafo	
  único:	
  O	
  licenciado	
  poderá	
  ser	
  
investido	
  pelo	
  titular	
  de	
  todos	
  os	
  poderes	
  para	
  
agir	
  em	
  defesa	
  da	
  patente	
  
 Natureza Jurídica 
bem material bem imaterial 
compra e venda cessão 
locação 
(aluguel) 
licença 
(royalty) 
SEMELHANÇA	
  DOS	
  
INSTITUTOS	
  
	
   	
   	
  	
  	
  	
  	
  Onerosa	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  aluguel	
  
LICENÇA	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  Gratuita	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  comodato	
  
 Onerosa compra e venda 
 CESSÃO Gratuita doação 
Fornecimento de Tecnologia 
Contratos que objetivam a 
aquisição de conhecimentos e de 
técnicas não amparados por 
direitos de propriedade industrial, 
destinados à produção de bens 
industriais e serviços 
	
   	
  Know-­‐how	
  =	
  Tecnologia	
  ?	
  
Tecnologia	
  não	
  patenteada	
  para	
  	
  efeitos	
  FT.	
  
Vária	
  definições:	
  
•  Tecnologia	
  ou	
  “Know-­‐how”	
  :	
  conjunto	
  de	
  conhecimentos	
  
técnicos,	
  científicos,	
  comerciais,	
  administrativos,	
  
financeiros,	
  ou	
  de	
  outra	
  natureza	
  de	
  caráter	
  e	
  utilidade	
  
práticos,	
  para	
  uso	
  empresarial	
  ou	
  profissional	
  
•  A	
  tecnologia	
  não	
  diz	
  respeitos	
  somente	
  à	
  produção	
  
industrial,	
  mas	
  qualquer	
  área	
  da	
  atividade	
  econômica	
  
do	
  homem.	
  
Fonte:	
  (Contratos	
  de	
  Propriedade	
  Industrial	
  e	
  Novas	
  tecnologias	
  –	
  Ed.	
  Saraiva	
  –	
  FGV	
  ,	
  pag.
148,149)	
  
	
  	
  	
  	
  	
  “KNOW-­‐HOW”	
  =	
  “TRADE	
  SECRET”	
  ?	
  
Licença	
  Exclusiva	
  na	
  ICT	
  	
  
Licença	
  Exclusiva	
  -­‐	
  Dispensa	
  
Publicação	
  de	
  Edital	
  
Critérios:	
  	
  
Art.	
  7º...	
  
§	
  2o	
  O	
  edital	
  conterá,	
  dentre	
  outras,	
  as	
  seguintes	
  informações:	
  
I	
  -­‐	
  objeto	
  do	
  contrato	
  de	
  transferência	
  de	
  tecnologia	
  ou	
  de	
  
licenciamento,	
  mediante	
  descrição	
  sucinta	
  e	
  clara;	
  
II	
  -­‐	
  condições	
  para	
  a	
  contratação,	
  dentre	
  elas	
  a	
  comprovação	
  da	
  
regularidade	
  jurídica	
  e	
  fiscal	
  do	
  interessado,	
  bem	
  como	
  sua	
  
qualificação	
  técnica	
  e	
  econômico-­‐financeira	
  para	
  a	
  exploração	
  
da	
  criação,	
  objeto	
  do	
  contrato;	
  	
  
Publicação	
  de	
  Edital	
  
Decreto	
  5.563/2005,	
  artigo	
  7º,	
  §§	
  3º,	
  4º,	
  5º	
  
•  Em	
  igualdades	
  de	
  condições,	
  será	
  dada	
  preferência	
  à	
  
contratação	
  de	
  empresas	
  de	
  pequeno	
  porte.	
  
•  O	
  edital	
  será	
  publicado	
  no	
  DOU	
  e	
  divulgado	
  na	
  rede	
  mundial	
  
de	
  computadores	
  pela	
  página	
  eletrônica	
  da	
  ICT,	
  se	
  houver,	
  
tornando	
  públicas	
  as	
  informações	
  essenciais	
  à	
  contratação.	
  
•  A	
  empresa	
  contratada,	
  detentora	
  do	
  direito	
  exclusivo	
  de	
  
exploração	
  de	
  criação	
  protegida,	
  perderá	
  automaticamente	
  
esse	
  direito	
  caso	
  não	
  comercialize	
  a	
  criação	
  dentro	
  do	
  prazo	
  e	
  
condições	
  estabelecidos	
  no	
  contrato,	
  podendo	
  a	
  ICT	
  
proceder	
  a	
  novo	
  licenciamento.	
  
Publicação	
  de	
  Edital	
  
Decreto 5.563/2005, artigo 7º, § 6º 
•  Quando não for concedida exclusividade ao 
receptor de tecnologia ou ao licenciado e for 
dispensada a licitação, 
•  a contratação poderá ser firmada diretamente, 
sem necessidade de publicação de edital, 
•  para fins de exploração de criação será exigida a 
comprovação da regularidade jurídica e fiscal do 
contratado, e a sua qualificação técnica e 
econômico-financeira. 
Publicação	
  de	
  Edital	
  
Publicação	
  de	
  Edital	
  
LICENCIAMENTO:	
  
•  Valoração	
  do	
  Intangível	
  
•  Formas	
  de	
  Remuneração.	
  
Organização	
  Mundial	
  da	
  Propriedade	
  Intelectual	
  
Missão	
  	
  
•  Promover	
  a	
  proteção	
  internacional	
  dos	
  direitos	
  de	
  PI	
  
e	
  entender	
  os	
  benefícios	
  do	
  sistema	
  internacional	
  de	
  
PI	
  para	
  todos	
  os	
  Estados	
  Membros	
  	
  
•  Estados	
  Membros	
  :	
  184	
  
•  Tratados	
  administrados	
  :	
  24	
  
Custos	
  demandas	
  judiciais	
  em	
  PI	
  
RESOLUÇÃO	
  FORO	
  PRIVADO	
  
•  MEDIAÇÃO	
  	
  
•  ARBITRAGEM	
  
•  EXPERT	
  DETERMINATION	
  	
  
1.  Acordado	
  no	
  Proc.	
  Judicial	
  e	
  requerido	
  ao	
  Tribunal	
  
competente.	
  
2.  Previamente	
  determinado	
  pelas	
  partes	
  :	
  
Compromisso	
  Arbitral	
  
Custos	
  para	
  Mediação	
  OMPI	
  
Importante em todos os instrumentos: 
 Ampla análise estratégica da PI envolvida e possíveis 
resultados, tecnologias preexistentes e futuras 
  cruzamento com outros instrumento já firmados. 
 O instrumento jurídico base é o Convenio. Contrato só 
em atividades complementares ao P&D 
  Definição da remuneração : Premiação / pagto não é 
pelo custo de desenvolvimento; 
  Co-titularidade sem possibilidade de licenciar – (ruim) 
  Possibilidade de participação em resultados... 
  Pago desp. manut. Proteção : custos 
  Estreita e alinhada relação do NIT com o 
pesquisador 
 Negociação profissional (ICT – NIT) 
Obrigado.	
  	
  
Pedro	
  E	
  de	
  Carvalho	
  
Gerente	
  de	
  Transferência	
  de	
  Tecnologia	
  
Inova	
  Unicamp	
  
pedro@inova.unicamp.br