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Aula 06 (Prof. Gabriel Rabelo) Direito Empresarial p/ Polícia Civil de Goiás (Delegado) - Com videoaulas Professores: Gabriel Rabelo, Vicente Camillo Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 1 de 43 SUMÁRIO APRESENTAÇÃO ........................................................................................ 2 REGIME JURÍDICO DA LIVRE INICIATIVA ........................................................ 2 PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS ................................................................ 2 PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E DA CONCORRÊNCIA ................................. 3 INFRAÇÕES à ORDEM ECONÔMICA ................................................................ 3 O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA ................................... 6 CONCORRÊNCIA DESLEAL ........................................................................... 7 DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ......................................................... 9 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL ...................................... 9 PATENTE ................................................................................................ 10 PEDIDO DA PATENTE ................................................................................ 13 ANÁLISE, PROCESSO E EXAME DO PEDIDO DE PATENTE ................................... 14 PRAZO DA PATENTE ................................................................................. 16 PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE ........................................................ 17 NULIDADE DA PATENTE ............................................................................ 18 DA CESSÃO DA PATENTE ........................................................................... 18 DA LICENÇA ........................................................................................... 18 EXTINÇÃO DA PATENTE ............................................................................ 19 DESENHO INDUSTRIAL .............................................................................. 20 DO PEDIDO DE REGISTRO .......................................................................... 21 DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO DE DESENHO INDUSTRIAL ..................... 22 DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO ............................................... 22 DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO .................................................. 23 DA EXTINÇÃO DO REGISTRO ...................................................................... 23 MARCA .................................................................................................. 23 ESPÉCIES DE MARCAS ............................................................................... 25 DOS REQUERENTES DE REGISTRO ............................................................... 26 DOS DIREITOS SOBRE A MARCA .................................................................. 26 DO PEDIDO DE DEPÓSITO DA MARCA ........................................................... 27 DO EXAME ............................................................................................. 27 DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO ............................................. 28 DA VIGÊNCIA .......................................................................................... 28 INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS ....................................................................... 28 QUESTÕES COMENTADAS .......................................................................... 30 QUESTÕES COMENTADAS NESTA AULA ........................................................ 40 GABARITO DAS QUESTÕES COMENTADAS NESTA AULA .................................. 43 AULA 06 – PROPRIEDADE INDUSTRIAL Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 2 de 43 APRESENTAÇÃO Olá, meus amigos. Como estão?! É com um imenso prazer que estamos aqui, no Estratégia Concursos, para ministrar mais uma aula da disciplina de Direito Empresarial para o concurso de Delegado da Polícia Civil de Goiás. GABRIEL RABELO REGIME JURÍDICO DA LIVRE INICIATIVA PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS Em regra, a produção de bens e serviços que se destinam a satisfazer necessidades humanas é provida pela livre iniciativa. Somente em hipótese excepcionais e supletivas o Estado atua neste segmento. Tal o é, que a Constituição Federal anota em seu artigo 170: Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) Na mesma esteira, dispõe o texto constitucional: Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 3 de 43 Deste modo, o que se quer garantir é uma nação e uma economia pautadas em princípios liberais no que diz respeito às atividades econômicas. PROTEÇÃO DA ORDEM ECONÔMICA E DA CONCORRÊNCIA A Carta Maior, com ênfase, ainda proclama que a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros (CF, art. 173, §4º). O legislador pátrio busca, assim, prover mecanismos com o fito de amparar a liberdade de competição e de livre iniciativa. As práticas incompatíveis com a sistemática adota pelo legislador podem se dividir basicamente em dois grupos: infrações à ordem econômica e concorrência desleal. INFRAÇÕES À ORDEM ECONÔMICA A Lei 12.529, de 30 de novembro de 2011, reestruturou Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, dispondo sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, e dando diversas outras providências. Tal legislação aborda temas que visam a coibir práticas empresariais que não sejam compatíveis, que não coadunem, com o regime de livre iniciativa. A legislação aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob regime de monopólio legal. As diversas formas de infração da ordem econômica implicam a responsabilidade da empresa e a responsabilidade individual de seus dirigentes ou administradores, solidariamente (Lei 12.529/11, art. 32). Ademais, serão solidariamente responsáveis as empresasindustrial e ao autor, poderá ser recebido, desde que sejam cumpridas, em 5 (cinco) dias, as exigências do INPI Este é o nosso gabarito. Art. 103. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 101, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. A questão exigiu especificidades desnecessárias. Gabarito D. 2. (FGV/Exame/OAB/2013) Sobre a licença compulsória, assinale a afirmativa correta. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 32 de 43 a) É a hipótese em que o Estado outorga o direito de patente ao autor da invenção sem a sua iniciativa. b) É cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado. c) Pode ser concedida com exclusividade, a critério do Instituto Nacional da Propriedade Industrial . d) É admitido o sublicenciamento, com a concordância prévia do licenciante. Comentários: Comentemos item a item... a) É a hipótese em que o Estado outorga o direito de patente ao autor da invenção sem a sua iniciativa. Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. § 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. Item incorreto. b) É cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado. Item correto, conforme artigo 68, II. c) Pode ser concedida com exclusividade, a critério do Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Item incorreto. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 33 de 43 Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. d) É admitido o sublicenciamento, com a concordância prévia do licenciante. Item incorreto. Art. 72. As licenças compulsórias serão sempre concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento. Gabarito B. 3. (CESPE/OAB/2011) De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, poderá ser registrado como marca: a) termo técnico que, usado na indústria, na ciência e na arte, tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. b) sinal de caráter genérico comum, necessário ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, vedada a utilização de forma distintiva. c) símbolo ou sinal específico formado por cores e denominações que estejam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. d) reprodução ou imitação de título, de moeda ou cédula de curso forçado da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. Comentários Segundo a Lei 9.279/96: Art. 124. Não são registráveis como marca: V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 34 de 43 Por seu turno, segundo a própria Lei 9.279/96: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Gabarito C. 4. (VUNESP/Juiz de Direito/TJ/SP/2011) São patenteáveis: I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II. O objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação; III. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos para aplicação no corpo humano; IV. A invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Está correto apenas o contido em a) I, II e IV b) I, II e III. c) II, III e IV. d) II e IV. e) IV. Comentários Vejamos o teor da Lei 9.279/96: Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 35 de 43 IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Gabarito D. 5. (FGV/Auditor Fiscal da Receita Estadual/SEFAZ/RJ/2011) A respeito das patentes de invenção e de modelo de utilidade, é correto afirmar que a) a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. Para aferir a novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e não publicado, será considerado estado datécnica a partir da data de depósito, mesmo não sendo publicado posteriormente. b) o pedido de patente de modelo de utilidade poderá se referir a mais de um modelo principal, com inclusão de pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. c) o pedido de patente de invenção depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. d) a concessão da patente ocorrerá depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, expedindo-se a respectiva carta-patente. e) durante o processo de exame, o pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. Comentários Analisemos item a item... a) a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. Para aferir a novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, mesmo não sendo publicado posteriormente. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 36 de 43 Segundo a Lei 9.279/96: Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. § 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que subseqüentemente. Item, portanto, incorreto. b) o pedido de patente de modelo de utilidade poderá se referir a mais de um modelo principal, com inclusão de pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. Segundo a Lei 9.279/96: Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. c) o pedido de patente de invenção depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. Este é o gabarito. Nos termos da Lei 9.279/96: Art. 17. O pedido de patente de invenção ou de modelo de utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. d) a concessão da patente ocorrerá depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, expedindo-se a respectiva carta-patente. Com fulcro na Lei 9.279/96: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 37 de 43 Art. 38. A patente será concedida depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedindo-se a respectiva carta- patente. § 1º O pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento. e) durante o processo de exame, o pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. Este item também está incorreto. Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. Gabarito C. 6. (FGV/Exame/OAB/2013) A respeito das invenções ou modelos de utilidade, é correto afirmar que a) podem incluir os programas de computador em si. b) podem consistir em técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. c) bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva para serem patenteáveis. d) são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Comentários: Comentemos item a item... a) podem incluir os programas de computador em si. Item incorreto. Segundo o artigo 10º: Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: V - programas de computador em si; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 38 de 43 b) podem consistir em técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. Item incorreto. Segundo o artigo 10º: Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e c) bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva para serem patenteáveis. Incorreto. Vimos que precisa ser novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Além disso, temos de ter o não impedimento. d) são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Correto, como já dito no curso da aula. Gabarito D. 7. (FGV/Exame/OAB/2015) A respeito dos legitimados, assinale a opção que indica as pessoas que podem requerer patente de invenção ou modelo de utilidade, de acordo com a Lei nº 9.279/96. a) O próprio autor, se maior de 18 anos, os herdeiros ou sucessores do autor, o cessionário ou o empregador ou tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por empregado ou prestador de serviço. b) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor, o cessionário ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade da patente ou do modelo de utilidade. c) O próprio autor, pessoa natural ou sociedade empresária, o cessionário da patente ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade da patente ou do modelo de utilidade. d) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor até 5 (cinco) anos da data do óbito, o cessionário ou o empregador ou tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por empregado ou prestador de serviço. Comentários: Segundo a LPI: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 39 de 43 Art. 6º. § 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalhoou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade. Gabarito B. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 40 de 43 QUESTÕES COMENTADAS NESTA AULA 1. (FGV/Exame/OAB/2014) Sobre o desenho industrial e seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), assinale a afirmativa correta. a) É registrável como desenho industrial qualquer obra ornamental de caráter puramente artístico, ou o conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. b) O registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados da data do depósito, prorrogável por até 2 (dois) períodos sucessivos de 10 (anos) anos cada, desde que seja requerida a prorrogação durante o último ano de vigência do registro. c) A ação de nulidade de registro de desenho industrial será ajuizada no foro da Justiça Estadual do domicílio do titular do registro, devendo o INPI ser notificado da propositura da ação para avaliar se tem interesse ou não em intervir no feito, quando não for autor. d) O pedido de registro que não atender às condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser recebido, desde que sejam cumpridas, em 5 (cinco) dias, as exigências do INPI. 2. (FGV/Exame/OAB/2013) Sobre a licença compulsória, assinale a afirmativa correta. a) É a hipótese em que o Estado outorga o direito de patente ao autor da invenção sem a sua iniciativa. b) É cabível sua concessão se a comercialização não satisfizer às necessidades do mercado. c) Pode ser concedida com exclusividade, a critério do Instituto Nacional da Propriedade Industrial . d) É admitido o sublicenciamento, com a concordância prévia do licenciante. 3. (CESPE/OAB/2011) De acordo com a Lei da Propriedade Industrial, poderá ser registrado como marca: a) termo técnico que, usado na indústria, na ciência e na arte, tenha relação com o produto ou serviço a distinguir. b) sinal de caráter genérico comum, necessário ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, vedada a utilização de forma distintiva. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 41 de 43 c) símbolo ou sinal específico formado por cores e denominações que estejam dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo. d) reprodução ou imitação de título, de moeda ou cédula de curso forçado da União, dos estados, do DF, dos territórios e dos municípios. 4. (VUNESP/Juiz de Direito/TJ/SP/2011) São patenteáveis: I. Descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II. O objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação; III. Técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos para aplicação no corpo humano; IV. A invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Está correto apenas o contido em a) I, II e IV b) I, II e III. c) II, III e IV. d) II e IV. e) IV. 5. (FGV/Auditor Fiscal da Receita Estadual/SEFAZ/RJ/2011) A respeito das patentes de invenção e de modelo de utilidade, é correto afirmar que a) a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. Para aferir a novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no Brasil, e não publicado, será considerado estado da técnica a partir da data de depósito, mesmo não sendo publicado posteriormente. b) o pedido de patente de modelo de utilidade poderá se referir a mais de um modelo principal, com inclusão de pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto. c) o pedido de patente de invenção depositado originalmente no Brasil, sem reivindicação de prioridade e não publicado, assegurará o direito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores, dentro do prazo de 1 (um) ano. d) a concessão da patente ocorrerá depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, que deverá ocorrer no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, expedindo-se a respectiva carta-patente. e) durante o processo de exame, o pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 42 de 43 6. (FGV/Exame/OAB/2013) A respeito das invenções ou modelos de utilidade, é correto afirmar que a) podem incluir os programas de computador em si. b) podem consistir em técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos. c) bastam atender aos requisitos de novidade e atividade inventiva para serem patenteáveis. d) são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. 7. (FGV/Exame/OAB/2015) A respeito dos legitimados, assinale a opção que indica as pessoas que podem requerer patente de invenção ou modelo de utilidade, de acordo com a Lei nº 9.279/96. a) O próprio autor, se maior de 18 anos, os herdeiros ou sucessores do autor, o cessionário ou o empregador ou tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por empregado ou prestador de serviço. b) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor, o cessionário ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade da patente ou do modelo de utilidade. c) O próprio autor, pessoa natural ou sociedade empresária, o cessionário da patente ou aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade da patente ou do modelo de utilidade. d) O próprio autor, os herdeiros ou sucessores do autor até 5 (cinco) anos da data do óbito, o cessionário ou o empregador ou tomador de serviços, no caso de patente desenvolvida por empregado ou prestador de serviço. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 43 de 43 GABARITO DAS QUESTÕES COMENTADAS NESTA AULA QUESTÃO GABARITO 1 D 2 B 3 C 4 D 5 C 6 D 7 Bou entidades integrantes de grupo econômico, de fato ou de direito, quando pelo menos uma delas praticar infração à ordem econômica (Lei 12.529/11, art. 33). Ainda, a Lei 12.529/11 prevê hipótese de desconsideração da personalidade jurídica nos casos de infração à ordem econômica. Senão vejamos: Art. 34. A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 4 de 43 Para sabermos quais são as infrações à ordem econômica, dois trechos da legislação se fazem necessários, a saber: Art. 36. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; III - aumentar arbitrariamente os lucros; e IV - exercer de forma abusiva posição dominante. § 3o As seguintes condutas, além de outras, na medida em que configurem hipótese prevista no caput deste artigo e seus incisos, caracterizam infração da ordem econômica: I - acordar, combinar, manipular ou ajustar com concorrente, sob qualquer forma: a) os preços de bens ou serviços ofertados individualmente; b) a produção ou a comercialização de uma quantidade restrita ou limitada de bens ou a prestação de um número, volume ou frequência restrita ou limitada de serviços; c) a divisão de partes ou segmentos de um mercado atual ou potencial de bens ou serviços, mediante, dentre outros, a distribuição de clientes, fornecedores, regiões ou períodos; d) preços, condições, vantagens ou abstenção em licitação pública; II - promover, obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; III - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; IV - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; V - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou tecnologia, bem como aos canais de distribuição; VI - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de comunicação de massa; VII - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; VIII - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; IX - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes preços de revenda, descontos, condições de pagamento, Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 5 de 43 quantidades mínimas ou máximas, margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios destes com terceiros; X - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; XI - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento normais aos usos e costumes comerciais; XII - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de prazo indeterminado em razão de recusa da outra parte em submeter-se a cláusulas e condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; XIII - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-los, distribuí-los ou transportá- los; XIV - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual ou de tecnologia; XV - vender mercadoria ou prestar serviços injustificadamente abaixo do preço de custo; XVI - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de produção; XVII - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; XVIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou subordinar a prestação de um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; e XIX - exercer ou explorar abusivamente direitos de propriedade industrial, intelectual, tecnologia ou marca. Assim, para que haja uma infração da ordem econômica é necessário coadunar os dispositivos do caput com aqueles do parágrafo terceiro. Determinada empresa promove a discriminação de adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços, conduta tipificada no inciso X do parágrafo 3º. Esta conduta poderá ou não ser infracional, caso o intento seja ou não prejudicar a livre concorrência. O que se quer dizer é que as condutas apontadas no artigo 36, parágrafo terceiro da Lei 12.529/2011 somente constituem infração contra a ordem econômica se os pressupostos constantes do caput do mesmo artigo estiverem também presente. Contudo, Fábio Ulhoa sustenta que mesmo que uma prática não elencada no parágrafo terceiro do artigo 36 seja realizada nos moldes do caput do artigo 36, haverá caracterização de infração à ordem econômica, já que, nesta hipótese, estamos alicerçados num dispositivo de maior hierarquia (CF, art. 173, §4º). Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 6 de 43 Para a caracterização de infração à ordem econômica é irrelevante a existência de culpa. A infração à ordem econômica cominará com a aplicação de repressão de natureza administrativa, a cargo do CADE. O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA O Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência tem por escopo óbvio a defesa da concorrência. Integra a sua estrutura o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). A Lei 12.529/2011, em seu art. 4º, assim o define: Art. 4o O CADE é entidade judicante com jurisdição em todo o território nacional, que se constitui em autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, e competências previstas nesta Lei. O CADE pode possuir atribuições preventiva ou repressiva. Preventivamente, o CADE pratica análise dos atos de concentração, isto é, fusões, incorporações e quaisquer espécies de associações entre tipos societários. Por seu turno, repressivamente, O CADE procede à análise de condutas lesivas à ordem econômica, para as quais há infrações elencadas no art. 36 da Lei 12.529/2011. A repressão e punição aos atos de concorrência desleal pode se dar eminentemente por duas vias, a saber, a penal e a civil. As sanções penais podem ser encontradas, por exemplo, na Lei 9.279/1996, a chamada Lei da Propriedade Industrial. A principal mudança introduzida pela nova lei de defesa da concorrência consiste na exigência de submissão prévia ao CADE de fusões e aquisições de empresas que possam ter efeitos anticompetitivos. Pela legislação anterior, essas operações podiam ser comunicadas ao CADE depois de serem consumadas,o que fazia do Brasil um dos únicos países do mundo a adotar um controle a posteriori de estrutura. A análise prévia dará mais segurança jurídica às empresas e maior agilidade à análise dos atos de concentração, uma vez que o CADE terá prazo máximo de 240 dias para analisar as fusões, prorrogáveis por mais 90 dias em caso de operações complexas. Outra alteração relevante refere-se aos limites de faturamento exigidos para a análise dos atos de concentração pelo CADE. Pelas normas em vigor atualmente, são analisadas operações em que uma das empresas envolvidas Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 7 de 43 tenha apresentado faturamento anual de R$ 400 milhões ou mais no ano anterior ao da realização da operação. A Lei nº 12.529/11 inova ao estabelecer um piso – de R$ 30 milhões – também para a outra empresa envolvida no negócio, fazendo com que operações de pequena expressão e sem potencial anticompetitivo não tenham mais que ser obrigatoriamente notificadas. Com isso, o número de casos submetidos ao CADE será reduzido, o que também concorrerá para aumentar a agilidade da autarquia. As seguintes sanções poderão ser impostas aos empresários condenados pela prática de infração à ordem econômica: - multa; - publicação pela imprensa do extrato da decisão condenatório; - proibição de contratar com o Poder Público ou com instituições financeiras oficiais; - inscrição no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor; - recomendação de licenciamento obrigatório de Patente titularizada pelo infrator, - negativa de parcelamentos de tributos ou cancelamento de benefícios fiscais, - determinação de atos societários como cisão ou transferência de controle compulsórios. As decisões do CADE configuram título executivo extrajudicial, comportando execução específica, se impuserem obrigação de fazer ou não fazer, sendo que, nestas hipóteses, o juiz poderá decreta a intervenção na empresa. CONCORRÊNCIA DESLEAL No que tange à repressão à concorrência desleal, o combate é feito em duas alçadas. A primeira é na área de direito penal, quando se tipifica crime a concorrência desleal arrolada no artigo 195 da LPI, a saber: Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de concorrente, com o fim de obter vantagem; II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o fim de obter vantagem; III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências; VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 8 de 43 VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que não obteve; VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o fato não constitui crime mais grave; IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe proporcione vantagem; X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a concorrente do empregador; XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do contrato; XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso mediante fraude; ou XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado ou patenteado, ou registrado, sem o ser; XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais como condição para aprovar a comercialização de produtos. Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. A outra esfera de repressão é a civil (contratual ou extracontratual). Se o ato de concorrência desleal se der por fundamento contratual, estaremos frente a uma hipótese de indenização ao empresário prejudicado. Um exemplo clássico acerca desta modalidade de concorrência desleal é a cláusula de não-restabelecimento nos contratos de trespasse de estabelecimentos comerciais. Agindo o alienante e estabelecendo-se, novamente, após transferência de determinado estabelecimento, furtando, por exemplo, clientes do novo proprietário, estamos frente a uma hipótese de concorrência desleal. Por outro lado, quando a concorrência desleal tem fundamento extracontratual, configurando, também, crime, teremos, além da responsabilidade penal, a responsabilização civil pelos danos. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 9 de 43 Todavia, mesmo que não haja conduta criminosa, havendo concorrência desleal, poderá o prejudicado haver perdas e danos, se o negócio praticado por terceiro lhe prejudicou a reputação, criou confusão entre estabelecimentos ou entre produtos. Essa previsão consta da LPI: Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL A primeira coisa que se faz necessário saber é que o direito de propriedade industrial está hoje tutelado na Lei 9.279 de 1996. Vamos direto para a legislação! Comecemos pelo artigo 2º da referida lei, que prega: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; Portanto, o primeiro ponto de interesse para nós é saber que o direito industrial compreende quatro tipos de bens imateriais: a patente de invenção, o modelo de utilidade, o registro de desenho industrial e a marca. Assim, temos de saber que a legislação existe para proteger a propriedade industrial. Assim, um empresário que tenha marca própria registrada poderá impedir que eventualmente determinado concorrente se utilize da mesma marca.Os direitos de propriedade industrial são concedidos por uma autarquia chamada Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o chamado INPI. Assim, se ALFA não registrou sua marca perante o INPI não poderá arguir esse fato em juízo caso BETA queira se utilizar. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL De acordo com a Lei 5.648/70: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 10 de 43 Art. 1º Fica criado o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria e do Comércio, com sede e foro no Distrito Federal. Veja-se que a Lei diz “sede e foro no Distrito Federal”. Contudo, o INPI tem sede no Rio de Janeiro. A finalidade do INPI, segundo a Lei é executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial (Lei 5.648/70, art. 2º). Dissemos que os bens protegidos pela propriedade industrial são patentes de invenção e de modelo de utilidade; registro de desenho industrial; marca. Comecemos a falar de cada um. PATENTE O artigo 2º diz que: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; Portanto, a primeira coisa que temos de saber: as patentes são concedidas para invenção e para o modelo de utilidade. Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. A FGV explorou este item na prova de Auditor Fiscal da Receita Estadual do Rio de Janeiro, em 2010, com a seguinte assertiva (item correto): Os bens industriais patenteáveis são a invenção e o modelo de utilidade. O que é invenção? O que é modelo de utilidade? O ilustre autor Fabio Ulhoa Coelho propõe: invenção é o ato original do gênio humano. Já para modelo de utilidade, ele diz: “é o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, com novo formato de que resulta melhores condições de uso ou fabricação. Não há, propriamente, invenção, mas acréscimo na utilidade de alguma ferramenta, instrumento de trabalho ou utensílio, pela ação da novidade parcial que se lhe agrega. É chamada também de pequena invenção e goza de proteção autônoma em relação à da invenção cuja utilidade foi melhorada”. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 11 de 43 Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Para a invenção, de acordo com a LPI: Art. 8º É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Com efeito, três são os requisitos para se patentear uma invenção: - Novidade, - Atividade inventiva, - Aplicação industrial. Portanto, não basta inventar, a invenção tem que ter novidade. A lei diz que ela não pode estar compreendida no estado da técnica. Nos termos da LPI: Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não compreendidos no estado da técnica. Sobre a atividade inventiva, dispõe a lei: Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. Art. 14. O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. O que isso quer dizer? De acordo com o INPI, “as invenções, para serem patenteáveis, não podem ser decorrência de justaposições de processos, meios e órgãos conhecidos, simples mudança de forma, proporções, dimensões e materiais, salvo se, no conjunto, o resultado obtido apresentar um efeito técnico (resultado final alcançado através de procedimento peculiar a uma determinada arte, ofício ou ciência) novo ou diferente (que resulte diverso do previsível ou, não óbvio, para um técnico no assunto)”. Vamos demonstrar os conceitos por um exemplo do próprio INPI: Exemplo de invenção (avanço tecnológico): Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 12 de 43 Exemplo de modelo de utilidade (melhoria funcional): Portanto, no primeiro caso, temos uma inovação. Os tipos de telefone mudaram. São coisas novas no merca. No modelo de utilidade não. Houve apenas melhoria das funções já existentes. Já a aplicação industrial diz respeito a patentearmos algo que seja plausível. De nada adianta requerermos ao INPI uma máquina que dependa da água de Marte para funcionar. Art. 15. A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria. Por último, há ainda um requisito que se encontra estatuído no artigo 18 da LPI, chamado de não impedimento, transcrito: Art. 18. Não são patenteáveis: I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas; II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. E mais. Prega a LPI: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 13 de 43 Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II - concepções puramente abstratas; III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V - programas de computador em si; VI - apresentação de informações; VII - regras de jogo; VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. Vejam como isso foi cobrado pelo CESPE (item correto): (CESPE/Consultor do Senado/2002) Se determinada empresa de pesquisa conseguir isolar da natureza parte microscópica de determinado ser vivo, esse produto não poderá ser patenteado. PEDIDO DA PATENTE O pedido da patente deve ser feito pelo autor (LPI, art. 6º) ou por seus herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contratode trabalho ou de prestação de serviços determinar que pertença a titularidade (LPI, art. 6º, parágrafo segundo). Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos (LPI, art. 6º, parágrafo terceiro). Atenção! Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação (LPI, artigo 7º). Deste modo, pouco importa quando foi efetivamente criada a invenção ou o modelo de utilidade, àquele que primeiro pleitear o pedido será garantido o direito à proteção. Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 14 de 43 I - requerimento; II - relatório descritivo; III - reivindicações; IV - desenhos, se for o caso; V - resumo; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. ANÁLISE, PROCESSO E EXAME DO PEDIDO DE PATENTE Assim, para que o autor faça o pedido da patente, deverá apresentar o requerimento nos termos do artigo 19. Esse pedido passará por uma análise prévia e, estando em termos, será protocolado. É o que dispõe o artigo 20 da LPI, a saber: Art. 20. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação. Pode ocorrer, contudo, de o pedido não estar instruído corretamente, conforme dispõe o artigo 19, a lei então, diz que se o pedido contiver alguns dados, como objeto, dados do depositante e do inventor, poderá ser protocolado, mas o autor terá 30 dias para sanar o vício. Fazendo, considera-se que o protocolo foi feito a partir da primeira data. Não sanando, os documentos devem ser devidamente devolvidos ou arquivados. Art. 21. O pedido que não atender formalmente ao disposto no art. 19, mas que contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao inventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de devolução ou arquivamento da documentação. Parágrafo único. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data do recibo. Segundo o artigo 25 da LPI, as reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção. Destarte, deve o autor definir expressamente aquilo que deseja ser objeto de proteção. Feitas essas considerações, a lei define a próxima etapa como processo e exame do pedido. Nos termos da LPI: Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à exceção do caso previsto no art. 75. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 15 de 43 O artigo 75 refere-se a caso de patente cujo interesse seja de defesa nacional. Esse prazo existe no sentido de permitir ao autor para que melhor possa desenvolver sua invenção ou modelo de utilidade. Essa publicação, contudo, poderá ser antecipada a requerimento do depositante (LPI, art. 30, §1º). Depois de protocolado e publicado, o pedido de patente passa a ser de conhecimento público, podendo por qualquer um ser acessado, como propõe a LPI: Art. 30, §2º, Da publicação deverão constar dados identificadores do pedido de patente, ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos desenhos à disposição do público no INPI. Ato contínuo à publicação, há que ser requerido o exame do pedido. Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, sob pena do arquivamento do pedido. Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da publicação do pedido. Portanto, funciona assim: Protocolo Publicação Exame Feito o exame, a algumas conclusões o INPI pode chegar: Art. 35. Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo a: I - patenteabilidade do pedido; II - adaptação do pedido à natureza reivindicada; III - reformulação do pedido ou divisão; ou IV - exigências técnicas. Quando o parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se no prazo de 90 (noventa) dias (LPI, art. 36). Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 16 de 43 Art. 36, § 1º Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Art; 36. § 2º Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada sua formulação, e havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de patente (LPI, art. 37). Sendo concedido, depois de deferido o pedido, e comprovado o pagamento da retribuição correspondente, expedir-se-á a respectiva carta-patente (LPI, art. 38). Desta carta patente deve constar número, o título e a natureza respectivos, o nome do inventor, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados relativos à prioridade. PRAZO DA PATENTE Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. Note-se, assim, que o prazo da patente conta do depósito do pedido da patente, ou seja, de quando ele foi protocolado no INPI. Com efeito, supondo que em 01.01.X1 seja protocolado pedido de patente de invenção de determinado veículo automotor que atende aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Considerando que somente em 31.12.X12, após 12 anos, é que foi concedida a patente. Nesta hipótese, o autor poderá usufruir da patente por, no mínimo, 10 anos, já que somente oito restariam se computássemos o prazo previsto no caput. Deste modo, temos o seguinte: - Patente de invenção: 20 anos (nunca menor do que 10 anos); - Patente de modelo de utilidade: 15 anos (nunca menor do que 07 anos). Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 17 de 43 E isso é cobrado? Muito! Vamos ver?(FGV/Auditor Fiscal/ICMS RJ/2010) A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos, contados da data do depósito, ou pelo prazo de 10 anos, contados da concessão, o que ocorrer por último, ressalvada, no segundo caso, a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. O item está correto! Outra questão interessante, versa sobre o artigo 16 da LPI, que propõe: Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. Vamos ver isso de um modo prático, como foi cobrado pelo CESPE, nos idos de 2002 (item correto): (CESPE/Consultor do Senado/2002) Mário depositou pedido de patente nos Estados Unidos da América, no dia 15/6/2001, e no Brasil, em 20/1/2002. Júlio havia efetuado o mesmo depósito no Brasil, no dia 22/8/2001. No Brasil, desde que demonstrada a prioridade, a patente deverá ser concedida a Mário. Isso foi cobrado também no concurso para Procurador da AGU, em 2010 (item correto): (CESPE/Procurador/AGU/2010) Determinada sociedade estrangeira, com objetivo de patentear invenção de sua titularidade, realizou o depósito de seu pedido de patente em país que mantém acordo relativo à propriedade intelectual com o Brasil, em abril de 2009. Nessa situação, dentro do prazo previsto no aludido acordo internacional, será assegurado o direito de prioridade à referida sociedade, não sendo o depósito invalidado ou prejudicado por fatos ocorridos durante esse prazo. PROTEÇÃO CONFERIDA PELA PATENTE A extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos (LPI, art. 41). Segundo a LPI, a concessão da patente dá ao titular proteção exclusiva da invenção. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 18 de 43 Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente. NULIDADE DA PATENTE A concessão da patente será nula quando infringir os dispositivos da LPI (art. 46). Art. 47. A nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável por si mesmas. Vejam que o artigo 47 estabelece a nulidade total ou parcial. A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pedido (LPI, art. 48). DA CESSÃO DA PATENTE Segundo a LPI: Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente. DA LICENÇA A patente pode ser objeto de licença. Essa licença pode ser voluntária ou compulsória. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para exploração (LPI, art. 61). O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente. Art. 62. O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 19 de 43 A licença compulsória, ao revés, é um tipo de punição, pelo mau uso da patente. Com fulcro na LPI: Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente. § 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular da patente comprovar a exploração. Isso caiu na prova de Consultor do Senado, em 2002. Vejamos (gabarito correto): (CESPE/Consultor do Senado/2002) Caso a empresa Z requeira a concessão de licença compulsória da patente da empresa X com fundamento na falta de exploração, caberá à requerente o ônus da prova da não exploração. EXTINÇÃO DA PATENTE A patente pode ser extinta de diversas formas, arroladas no artigo 78 da Lei de Propriedade Industrial. Art. 78. A patente extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela caducidade; IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e V - pela inobservância do disposto no art. 217. O artigo 217, por seu turno, estabelece que: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 20 de 43 Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público (LPI, art. 78, parágrafo único). A renúncia prevista no artigo 78, inciso II, só será admitida se não prejudicar direitos de terceiros (LPI, art. 79). DESENHO INDUSTRIAL Visto o essencial sobre a patente de invenção e de modelo de utilidade, passemos ao exame do desenho industrial. Falamos nos tópicos precedentes que o modelo de utilidade e a invenção são patenteáveis. Para o registro e para a marca temos o registro perante o INPI. Desenho industrial e marca Registro. Invenção e modelo de utilidade Patente. Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. O desenho industrial, tal como o nome sugere, é o design, desenho estético, que pode ser aplicado a um produto industrial. Para atender ao critério de registro, o desenho industrial tem de obedecer aos quesitos: - novidade: aqui, vale tal como dissemos para a invenção e modelo de utilidade. Segundo a LPI: Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. Ou seja, o desenho industrial deve ser desconhecido até mesmo pelos melhores profissionais da área. Deve possuir forma inédita, que mereça a proteção. - originalidade: Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relaçãoa outros objetos anteriores. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 21 de 43 Este requisito diz respeito basicamente à estética do produto, que deve ser diferenciada. Art. 97, parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. - desimpedimento: a LPI veda que alguns tipos de desenhos sejam registrados. Senão vejamos. Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimentos dignos de respeito e veneração; II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. Outro fator importante é discernir o trabalho que seja mera e puramente artístico do desenho industrial. Assim estatuiu a Lei: Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Deste modo, sendo o trabalho artístico, aplica-se-lhe o direito civil. Ao revés, sendo desenho industrial, será regido pelo direito industrial. O desenho industrial, como o nome sugere, tem utilidade na seara industrial. DO PEDIDO DE REGISTRO O pedido de registro de desenho industrial também é feito junto ao INPI. O procedimento para pedido é o seguinte. Faz-se o pedido, nos termos do artigo 101, que passa por um exame formal preliminar. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data do depósito a da sua apresentação (LPI, art. 102). Art. 101. O pedido de registro, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: I - requerimento; II - relatório descritivo, se for o caso; III - reivindicações, se for o caso; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 22 de 43 IV - desenhos ou fotografias; V - campo de aplicação do objeto; e VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Havendo irregularidades no pedido, desde que não prejudiquem por completo o entendimento pelo INPI, pode-se protocolar o pleito, tendo o autor o prazo de 05 dias para sanear o defeito. É o que dispõe o artigo 103 da LPI. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido (LPI, art. 103, parágrafo único). O pedido de registro de desenho industrial terá que se referir a um único objeto, permitida uma pluralidade de variações, desde que se destinem ao mesmo propósito e guardem entre si a mesma característica distintiva preponderante, limitado cada pedido ao máximo de 20 (vinte) variações (LPI, art. 104). DO PROCESSO E DO EXAME DO PEDIDO DE DESENHO INDUSTRIAL Art. 106. Depositado o pedido de registro de desenho industrial e observado o disposto nos arts. 100, 101 e 104, será automaticamente publicado e simultaneamente concedido o registro, expedindo-se o respectivo certificado. Note-se que quando falamos das patentes, vimos que o pedido deve ser analisado e mantido em sigilo por um período (18 meses). Aqui, o procedimento é diametralmente distinto, já que o artigo 106 manda que seja automaticamente publicado e simultaneamente seja concedido o registro. Contudo, caso entenda o autor que precisa de prazo, dispõe a LPI que: Art. 106, § 1º A requerimento do depositante, por ocasião do depósito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias contados da data do depósito, após o que será processado. DA CONCESSÃO E DA VIGÊNCIA DO REGISTRO Assim, como dissemos acima, tão logo depositado o pedido, deve-se publicar o registro, concedendo-se certificado. Alguns dados devem constar deste certificado, tal como o número e o título, nome do autor, o nome, a nacionalidade e o domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. Art. 107. Do certificado deverão constar o número e o título, nome do autor - observado o disposto no § 4º do art. 6º, o nome, a nacionalidade e o domicílio Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 23 de 43 do titular, o prazo de vigência, os desenhos, os dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando houver, relatório descritivo e reivindicações. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada (LPI, art. 108). O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição (art. 108, parágrafo primeiro). A lei ainda diz que se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subsequentes, mediante o pagamento de retribuição adicional (art. 108, parágrafo segundo). DA PROTEÇÃO CONFERIDA PELO REGISTRO A propriedade do desenho industrial adquire-se pelo registro validamente concedido (LPI, art. 109). DA EXTINÇÃO DO REGISTRO Art. 119. O registro extingue-se: I - pela expiração do prazo de vigência; II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou IV - pela inobservância do disposto no art. 217. O artigo 217, por seu turno, estabelece que: Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. MARCA Marca, na lição de Fábio Ulhoa, é o “designativo que identifica produtos e serviços”. Segundo a LPI: Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 24 de 43 Com efeito, a marca é um sinal distintivo, que diferencia um produto dos demais existentes no mercado. Para que uma marca seja registrada, deve atender a alguns requisitos. Analisemo-los. - novidade relativa: a marca não exige que não se esteja compreendida no estado da técnica. Até por que para ela seria deveras difícil estabelecer um delimitativo deveras rígido. O que se deve sempre evitar é a confusão por parte dos consumidores ou que um empresário possa se aproveitar de êxito logrado pelo árduo trabalho de outro. - não colidência com marca notória: Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. Assim, não posso criar uma lanchonete no Brasil e chamá-la de Mac Donalds, mesmo que a marca não esteja aqui no Brasil registrada. - não impedimento: De acordo com a Lei: Art. 124. Não são registráveis como marca: I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectivadesignação, figura ou imitação; II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 25 de 43 VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo; IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica; X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza; XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento; XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir; XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico; XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia. ESPÉCIES DE MARCAS Segundo a lei, existem três espécies de marcas, a saber: Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 26 de 43 Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. - marca de produto ou serviço: é o comum. Segundo a lei, é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. - marca de certificação: a marca de certificação atesta a conformidade de produto ou serviço com especificações técnicas, como, por exemplo, a ABNT, a e INMETRO. Diz respeito à qualidade. O registro da marca é feito pelo órgão certificador. - marca coletiva: a marca coletiva informa que aquele produto ou serviço vem de pessoa filiada a uma entidade, como associação de produtores. O registro da marca é feito pela entidade. DOS REQUERENTES DE REGISTRO Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado (LPI, art. 128). As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei (LPI, art. 128, parágrafo primeiro). O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus membros (LPI, art. 128, parágrafo segundo). O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado (LPI, art. 128, parágrafo terceiro). DOS DIREITOS SOBRE A MARCA Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 27 de 43 A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições da LPI, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. O pedido de registro de marca coletiva conterá regulamento de utilização, dispondo sobre condições e proibições de uso da marca (LPI, art. 147). Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá: I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. DO PEDIDO DE DEPÓSITO DA MARCA O pedido deverá referir-se a um único sinal distintivo e, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá (LPI, art. 155): I - requerimento; II - etiquetas, quando for o caso; e III - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. Apresentado o pedido, será ele submetido a exame formal preliminar e, se devidamente instruído, será protocolizado, considerada a data de depósito a da sua apresentação (LPI, art. 156). Aqui é o mesmo procedimento já analisado quando do estudo da patente e do desenho industrial. O pedidoque não atender formalmente ao disposto no art. 155, mas que contiver dados suficientes relativos ao depositante, sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas pelo depositante, em 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exigências, o depósito será considerado como efetuado na data da apresentação do pedido. DO EXAME Protocolizado, o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias (LPI, artigo 160). Se houver oposição ao pedido, o depositante será intimado da oposição, podendo se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias (LPI, art. 160, §1º). Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 28 de 43 Art. 159. Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame, durante o qual poderão ser formuladas exigências, que deverão ser respondidas no prazo de 60 (sessenta) dias. Não respondida a exigência, o pedido será definitivamente arquivado. Respondida a exigência, ainda que não cumprida, ou contestada a sua formulação, dar-se-á prosseguimento ao exame. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de registro. DA EXPEDIÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO O certificado de registro será concedido depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes (LPI, art. 161). Art. 163. Reputa-se concedido o certificado de registro na data da publicação do respectivo ato. Art. 164. Do certificado deverão constar a marca, o número e data do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular, os produtos ou serviços, as características do registro e a prioridade estrangeira. DA VIGÊNCIA O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (LPI, art. 133). O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição (LPI, art. 133, parágrafo primeiro). Passaremos agora a outro assunto, a saber, indicações geográficas. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS Dissemos no início do tópico que, com fulcro na LPI: Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: (..) IV - repressão às falsas indicações geográficas; A LPI tem, pois, o intuito de combater a falsidade das indicações geográficas. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 29 de 43 Nos termos da lei: Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. Trata-se, pois, a indicação geográfica da indicação da procedência denominação de origem do produto ou serviço. A indicação geográfica é um modo de agregar preço e credibilidade a um produto ou serviço, dando a ele um diferencial de mercado, em virtude das características de seu local de origem. Depois que foi reconhecida, a indicação geográfica somente poderá ser utilizada por quem seja membro daquela localidade. Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço. Por exemplo, Paris para perfumes. Já a denominação de origem está tratada no artigo 178, com a redação a seguir: Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. Por exemplo, Bento Gonçalves para vinhos. Falemos agora sobre outro assunto constante do edital, qual seja, o regime jurídico da livre iniciativa. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 30 de 43 QUESTÕES COMENTADAS 1. (FGV/Exame/OAB/2014) Sobre o desenho industrial e seu registro no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), assinale a afirmativa correta. a) É registrável como desenho industrial qualquer obra ornamental de caráter puramente artístico, ou o conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. b) O registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados da data do depósito, prorrogável por até 2 (dois) períodos sucessivos de 10 (anos) anos cada, desde que seja requerida a prorrogação durante o último ano de vigência do registro. c) A ação de nulidade de registro de desenho industrial será ajuizada no foro da Justiça Estadual do domicílio do titular do registro, devendo o INPI ser notificado da propositura da ação para avaliar se tem interesse ou não em intervir no feito, quando não for autor. d) O pedido de registro que não atender às condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho industrial e ao autor, poderá ser recebido, desde que sejam cumpridas, em 5 (cinco) dias, as exigências do INPI. Comentários: Comentemos item a item... a) É registrável como desenho industrial qualquer obra ornamental de caráter puramente artístico, ou o conjunto ornamental de linhas e cores que pode ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa. Segundo a LPI: Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter puramente artístico. Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. Item incorreto. Direito Empresarial para Delegado PC GO/2017 Teoria e exercícios comentados Prof. Gabriel Rabelo – Aula 06 Prof. Gabriel Rabelo www.estrategiaconcursos.com.br 31 de 43 b) O registro de desenho industrial vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos contados da data do depósito, prorrogável por até 2 (dois) períodos sucessivos de 10 (anos) anos cada, desde que seja requerida a prorrogação durante o último ano de vigência do registro. Item incorreto. Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. c) A ação de nulidade de registro de desenho industrial será ajuizada no foro da Justiça Estadual do domicílio do titular do registro, devendo o INPI ser notificado da propositura da ação para avaliar se tem interesse ou não em intervir no feito, quando não for autor. Item incorreto. Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. Art. 118. Aplicam-se à ação de nulidade de registro de desenho industrial, no que couber, as disposições dos arts. 56 e 57. d) O pedido de registro que não atender às condições estabelecidas pelo INPI, mas contiver dados suficientes relativos ao depositante, ao desenho