DIREITO EMPRESARIAL-ACORDAO - VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL.

Prévia do material em texto

Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 1 de 9
 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1264143-9, DE REALEZA - JUÍZO 
ÚNICO 
APELANTE: EDGAR FERNANDO RUFATO 
APELADO: INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL LTDA 
RELATOR: DES. CLAYTON CAMARGO 
RELATOR CONVOCADO: JUIZ SUBST. 2º G. VICTOR 
MARTIM BATSCHKE 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO DE DESENHO INDUSTRIAL. 
“CONFIGURAÇÃO APLICADA A RACK”. CONTRAFAÇÃO 
NÃO CONFIGURADA. AMBAS AS PARTES DETÉM O 
REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. ARTIGO 109 DA 
LEI 9.279/96. INPI NÃO ASSINALOU IDENTIDADE ENTRE 
OS DESENHOS NEGANDO PROVIMENTO AO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. PRETENSÃO 
INDENIZATÓRIA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. 
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 
 
 
 
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelação 
Cível nº 1.264.143-9 da Juízo Único de Realeza, em que é Apelante 
EDGAR FERNANDO RUFATO e Apelado INDÚSTRIA DE MÓVEIS NOTÁVEL 
LTDA. 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 2 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 2 
 
 
 
I. RELATÓRIO 
 
 
Trata-se de Apelação Cível manejada em face da 
sentença proferida nos autos de Ação Ordinária de Abstenção de Uso 
sob o nº 0001106-29.2009.8.16.0141 em que o juízo a quo julgou 
improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito 
com resolução do mérito. Entendeu o juízo que o Autor não é detentor 
da exclusividade na exploração do desenho industrial da 
“configuração aplicada em rack”, diante da existência de registro de 
desenho anterior ao registro nº DI 6703548-5, o que da mesma forma 
causaria danos a terceiros como o detentor do Desenho Industrial nº 
6805463-7 de Valdecir Moreira Fernandes. 
 
Condenou ainda o Autor/Apelante ao pagamento das 
custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 
3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 20, §4º do Código de 
Processo Civil. 
 
A parte Apelante EDGAR FERNANDO RUFATO sustenta 
em suas razões recursais que a decisão merece reforma, na medida 
em que a pretensão inicial do Autor/Apelante é coibir a prática de 
concorrência desleal pela exploração indevida do desenho industrial 
registrado, o qual não corresponde ao registro obtido pela 
Ré/Apelada. 
 
Afirma que a sentença está em contradição com o 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 3 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 3 
 
ordenamento jurídico, pois se omitiu com relação às conclusões 
tomadas pela prova técnica que “aproximação da solução RACK 
PÉROLA da requerida em comparação ao DI6703548-5 do Autor”. 
 
Também opõe-se em face do valor de R$ 3.000,00 
(três mil reais) fixado a título de honorários advocatícios, pois não 
está em conformidade com o artigo 20, §3º do Código de Processo 
Civil. 
 
Por fim, requer seja reformada a sentença para que os 
pedidos da Apelante sejam julgados procedentes. 
 
 
II. FUNDAMENTAÇÃO 
 
 
Presentes os pressupostos de admissibilidade 
intrínsecos (legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato 
impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, preparo e 
regularidade formal), conheço do recurso e passo à análise do mérito. 
 
O recurso manejado por EDGAR FERNANDO RUFATO 
pretende a reforma da sentença para que a Apelada seja compelida a 
se abster de comercializar o objeto “RACK PÉROLA” que constitui 
imitação do registro de desenho industrial DI 6703548-5 de sua 
titularidade. 
 
Não obstante os argumentos apresentados pelo 
Autor/Apelante entendo que a solução da controvérsia não pode ser 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 4 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 4 
 
outra senão aquela adotada pelo Juízo a quo na sentença de fls. 
478/481. 
 
Primeiramente, é importante destacar que na 
legislação anterior, o desenho industrial somente era protegido 
através da patente, mas com a Lei 9.279/96, o desenho industrial 
passou a ser disciplinado no Título II e pode ser definido nas palavras 
de Gabriel Di Blasi1: 
 
[...] é um tipo de criação intelectual que envolve tanto 
características funcionais quanto estéticas em um 
mesmo objeto. De acordo com a Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual – OMPI, os desenhos 
industriais são o ponto de encontro entre arte e 
tecnologia, uma vez que desenhistas se empenham 
em criar produtos cujas formas e aparência satisfaçam 
as preferências estéticas dos consumidores, bem como 
suas expectativas com relação à performance 
funcional do produto. 
 
 
Assim, a controvérsia aqui instaurada refere-se à 
suposta violação ao desenho industrial registrado por EDGAR 
FERNANDO RUFATO que se define como “configuração aplicada em 
rack”. 
 
 
1 DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos 
industriais e transferência de tecnologia. Rio de Janeiro: Forense, 2010. 
 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 5 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 5 
 
Nos termos do artigo 109 da Lei 9.279/96, adquire-se a 
propriedade do desenho industrial a partir do registro validamente 
concedido no INPI. O desenho industrial de titularidade do Apelante 
foi devidamente registrado sob o nº DI 6703548-5 em 15/07/2008 (fls. 
39). Já desenho licenciado para a Apelada DI 6805463-7 foi concedido 
em 29/12/2009 e, segundo a decisão do INPI no processo de nulidade 
do registro instaurado pelo Apelante, o desenho possui novidade e 
originalidade com relação ao DI 6703548-5, razão pela qual foi 
mantido o registro explorado pela Apelada (fls. 452/455). 
 
 
Portanto, é evidente que o titular do registro industrial 
tem o direito de impedir a fabricação ou comercialização do produto 
registrado quando não houver seu consentimento. No entanto, para 
que seja concedida a tutela inibitória pretendida e a respectiva 
indenização, faz-se necessária a demonstração das violações ao 
registro. 
 
In casu, não foram demonstradas as referidas 
violações à propriedade industrial, de forma a caracterizar a 
contrafação do desenho industrial de titularidade do Apelante, 
sobretudo porque a parte Apelada possui o registro do desenho 
industrial por ela comercializado consoante o certificado DI 6805463-7 
que também se trata de configuração aplicada em móvel tipo 
rack”(fls. 111/118). 
 
Logo, obviamente não é possível limitar a utilização de 
um desenho industrial devidamente registrado no órgão 
administrativo competente. 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 6 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 6 
 
 
Conclui-se que não há qualquer direito à indenização 
por suposta contrafação ao desenho industrial do Apelante, ainda 
que depositado em momentoanterior ao depósito do Apelado, 
porque ambos foram devidamente registrados pelo INPI, o que afasta 
inclusive a tese de imitação. 
 
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: 
 
 
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SOB O RITO ORDINÁRIO - 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DESENHO INDUSTRIAL - 
REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - AUSÊNCIA DE 
NOVIDADE - INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 95, 
96 E 97 DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI Nº 
9.279/96 1. Inexistindo novidade e originalidade no produto 
levado a registro perante o Instituto Nacional de Propriedade 
Industrial não há que se falar em proteção ao desenho 
industrial. 2. Apelação desprovida. 
(TJPR - 7ª C.Cível - AC - 751622-9 - Maringá - Rel.: 
Guilherme Luiz Gomes - Unânime - - J. 17.05.2011) 
 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DIREITO DE PATENTE DE 
MODELO DE UTILIDADE REGISTRADO PELA AUTORA - PLACA 
DE PROTEÇÃO PARA PIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 
COMINATÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO - ALEGAÇÃO 
DE CONTRAFAÇÃO - REGISTRO SUPERVENIENTE DE 
DESENHO INDUSTRIAL FEITO PELA RÉ - CALHA DE ENCOSTO 
PARA PIAS - IDENTIDADE DE PRODUTOS NÃO CONFIGURADA 
- PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 7 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 7 
 
CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 17ª C.Cível - 
AC - 331436-9 - Realeza - Rel.: Paulo Roberto Hapner - 
Unânime - - J. 19.04.2006). 
 
 
 
As características visuais externas no molde de 
titularidade do Apelado são similares a aquelas apresentadas pelo DI 
6703548-5 da Apelante como concluiu a perícia técnica (fls. 
323/359). Logo, há similaridade entre os desenhos das partes, mas 
conforme ponderado pelo sr. Perito: 
 
“(...) pode-se afirmar que também não há novidade e 
originalidade no desenho industrial do requerente em 
relação aos desenhos industriais anteriores encontrados 
(...)”. 
 
 
Assim, embora sustente o Apelante que a perícia 
concluiu pela existência de similaridade entre os desenhos industriais, 
não entendo seja caso de reformar a sentença, sobretudo porque, 
pelo princípio da não adstrição do juiz ao laudo pericial, o julgador 
não está vinculado à prova pericial realizada, nos termos do artigo 
436 do Código de Processo Civil. 
 
Com efeito, compartilho do entendimento do juízo de 
1º Grau que o móvel comercializado pela Apelada possui design 
distinto, sendo que o próprio INPI não assinalou identidade quando 
do pedido de registro, negando provimento ao Processo 
Administrativo de Nulidade instaurado pela Apelante (fls. 472). 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 8 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 8 
 
 
Assim, não restou comprovada a contrafação. Destaco 
que o Apelante não se desincumbiu do seu ônus, ou seja, comprovar 
a existência da imitação substancial, interpretação do artigo 333, 
inciso I do Código de Processo Civil. 
 
Ressalto que o artigo 187 da Lei 9.279/96 reza que 
acarreta contrafação fabricar, sem autorização do titular, produto 
que incorpore desenho industrial registrado, ou imitação substancial 
que possa induzir em erro ou confusão. 
 
Portanto, não prospera a pretensão inicial do Apelante 
a contrafação ocorre apenas quando a imitação substancial puder 
confundir ou induzir em erro o consumidor e, também quando o 
suposto contrafeitor não possuir o registro do desenho, o que não 
ocorre no caso. 
 
Ressalta-se que juízo estadual não pode negar 
proteção a uma marca, patente ou desenho registrados, mesmo que 
diante de notória semelhança, com fundamento apenas na aparente 
invalidade do registro não suscitada perante a Justiça Federal, 
consoante artigo 57 da Lei 9.279/96. 
 
Por fim, a verba honorária sucumbencial deve ser 
arbitrada com fundamento no § 4°, do artigo 20, do Código de 
Processo Civil, ressaltando que não há vinculação aos percentuais 
mínimo e máximo previstos no § 3º do mencionado artigo. Assim, 
considerando a natureza da demanda, o trabalho realizado pelo 
advogado, bem como o tempo exigido para solução da causa, 
Documento assinado digitalmente, conforme MP n.° 2.200-2/2001, Lei n.° 11.419/2006 e Resolução n.° 09/2008, do TJPR/OE
O documento pode ser acessado no endereço eletrônico http://www.tjpr.jus.br
Página 9 de 9
Apelação Cível nº 1.264.143-9 fls. 9 
 
entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo está de acordo com o 
disposto na legislação processual. 
 
Pelo exposto, entendo que é caso de manter sentença 
de 1º Grau, razão pela qual conheço e nego provimento ao recurso 
de Apelação. 
 
 
III - DECISÃO: 
 
 Diante do exposto, acordam os Julgadores da 7ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por 
unanimidade de votos, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO 
DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. 
 
Presidiu a sessão o Eminente Desembargador LUIZ 
SÉRGIO NEIVA DE LIMA VIEIRA (Revisor-com voto), e participou do 
julgamento, o Eminente Desembargador D’ARTAGNAN SERPA SÁ, 
ambos acompanhando o voto do Relator. 
 
Curitiba, 12 de maio de 2015. 
 
 
VICTOR MARTIM BATSCHKE 
RELATOR CONVOCADO