ENGENHARIA reversa decisao

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Processo AREsp 441536 RJ 2013/0385988-5
Publicação DJ 01/02/2017
Relator Ministro RAUL ARAÚJO
jusbrasil.com.br
27 de Outubro de 2017
Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL :
AREsp 441536 RJ 2013/0385988-5
RESUMO DECISÃO MONOCRÁTICA EMENTA PARA CITAÇÃO
Decisão
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 441.536 - RJ (2013/0385988-5) RELATOR :
PUBLICAR
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MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : LUPATECH EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA ADVOGADOS : RODRIGO A DE OURO PRETO
SANTOS - RJ079659 SAMANTHA BANCROFT VIANNA BRAGA - RJ144475
AGRAVADO : WEATHEFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA E OUTRO
ADVOGADOS : JOSE ANTONIO VELASCO FICHTNER PEREIRA - RJ053963 IVAN
TAUIL RODRIGUES - RJ061118 TOMAZ DE O TAVARES DE LYRA E OUTRO (S) -
RJ121680 DECISÃO Trata-se de agravo desafiando decisão que inadmitiu recurso
especial, fundamentado no art. 105, III, a, da Constituição Federal, interposto por
LUPATECH EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. contra acórdão
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, assim ementado: "APELAÇÃO CÍVEL E
AGRAVO RETIDO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO
DE IDENTIDADE ENTRE OS CATÁLOGOS COMERCIAIS DE PRODUTOS PARA
EXPLORAÇÃO DE POÇOS DE PETRÓLEO. FERRAMENTAS E PEÇAS
DESENVOLVIDAS POR EMPRESA. ESTRANGEIRA E QUE FORAM OBJETO DE
PROCESSO DE ENGENHARIA REVERSA ENTRE OS ANOS DE 1978 A 1994 COMO
PARTE DO PROGRAMA DE NACIONALIZAÇÃO PROMOVIDO PELA PETROBRÁS.
AQUISIÇÃO PELAS AUTORAS DA DIVISÃO DE PETRÓLEO DA EMPRESA
ENGEMAQ QUE DESENVOLVEU OS DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO. AS
APELANTES ALEGAM QUE CONSTITUEM PRODUTOS JÁ EM DOMÍNIO PÚBLICO
E QUE NÃO HÁ PROTEÇÃO AUTORAL AO CATALOGO DE PRODUTOS. SENTENÇA
JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS. AGRAVO RETIDO
REITERADO E CONHECIDO. INOCORRÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA.
PERITO DEVIDAMENTE QUALIFICADO E REGISTRADO NESTE TJERJ. PERÍCIA
INDIRETA QUE DISPENSA A INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA
ACOMPANHAMENTO. ENTENDIMENTO PACIFICO DO E. STJ. FALTA DE PROVA
DO PREJUÍZO ÀS PARTES. PERITO ASSISTIDO ,POR OUTRO PROFISSIONAL.
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INEXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO DO ENCARGO. PERITO NOMEADO E QUEM
ASSINA O LAUDO SENDO, PORTANTO, O RESPONSÁVEL PELA PERÍCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA QUE NÃO SE VERIFICA. CONSTATADA PELA
PERÍCIA A COMPLETA IDENTIDADE ENTRE OS CATÁLOGOS COMERCIAIS, BEM
COMO ENTRE AS FERRAMENTAS E PEÇAS PRODUZIDAS PELAS APELANTES E
AS APELADAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA QUE SE IMPÕE. OS
PRODUTOS OBJETO DA LIDE FORAM DESENVOLVIDOS A PARTIR DOS
DESENHOS TÉCNICOS ELABORADOS PELO PROCESSO DE ENGENHARIA
REVERSA REALIZADO PELA EMPRESA ENGEMAQ. APELADAS ADQUIRIRAM
TODA PROPRIEDADE INDUSTRIAL DA DIVISÃO DA ENGEMAQ RESPONSÁVEL
PELA ELABORAÇÃO DOS PRODUTOS. AINDA QUE EM DOMÍNIO PÚBLICO A
PRODUÇÃO PELA APELANTE DAS FERRAMENTAS E PEÇAS A PARTIR DOS
DESENHOS TÉCNICOS DE PRODUÇÃO ADQUIRIDOS PELAS APELADAS
CARACTERIZA-SE COMO CONCORRÊNCIA DESLEAL. CATALOGO COMERCIAL
QUE SE CARACTERIZA COMO PRODUTO DA CRIAÇÃO INTELECTUAL E QUE
REPRESENTA VALOR PARA AS APELADAS. AGRAVO RETIDO CONHECIDO E NÃO
ACOLHIDO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO PROVIDO" (fls. 6116/6117). A recorrente
aponta ofensa aos arts. 927 do CC e 195, III, XI e XII, da Lei 9.279/96, aduzindo, em
síntese, ausência de comprovação de danos e inexistência de conduta caracterizada
como concorrência desleal. A teor das razões, "o v. acórdão recorrido ofendeu o art.
927 do Código Civil, na medida em que impôs à recorrente a obrigação de reparar os
danos supostamente causados, sem, porém, sequer indicar qual seria o prejuízo
causado" (fl. 6163). Afirma a recorrente que, "como foi claramente constatado ao longo
dos autos, foi a empresa Engemaq, e não o Grupo Weatherford (Recorridas), a
responsável pelo desenvolvimento dos desenhos técnicos utilizados pela Lupatech
(Recorrente) para produção dos equipamentos em questão. A Recorrente provou como
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se deu o acesso aos desenhos desenvolvidos pela Engemaq e, ao contrário das
'algumas' hipóteses utilizadas pela MM. Juíza de primeira instância para embasar a r.
sentença recorrida, tal acesso foi feito de forma totalmente lícita, qual seja, por meio de
Contrato de Transferência de Know How com a Morro Grande Administração e
Assessoria Ltda., não tendo o Grupo Weatherford provado o contrário. Não houve,
portanto, qualquer atitude que configure concorrência desleal" (fl. 6170). Sustenta que
"não há que se falar que a Lupatech tenha praticado o crime previsto nos incisos XI e
XII do artigo 195 da Lei de Propriedade Industrial em virtude de exceção contida no
próprio tipo, qual seja, a hipótese dos dados confidenciais utilizados serem de
conhecimento público. É o que se verifica no caso, como visto anteriormente. Os
desenhos técnicos dos equipamentos em tela não são protegidos por segredo
industrial. Pelo contrário, são amplamente conhecidos e divulgados pelas próprias
Recorridas" (fl. 6170). Aduz que, "em momento algum a Lupatech empregou meio
fraudulento para desviar a clientela da Recorrida. O acesso que a Recorrente teve aos
desenhos não foi fraudulento, vez que muitos dos desenhos foram enviados à
Recorrente pela própria Recorrida, Sem falar nos diversos projetos que Recorrente e
Recorrida trabalharam em conjunto" (fl. 6171). Acrescenta que, "tampouco a conduta
da Lupatech caracteriza concorrência desleal de acordo com a cláusula geral contida no
artigo 209 da Lei de Propriedade Industrial. Isso porque, como se viu, para que seja
considerada concorrência desleal, a conduta deve, de acordo com esse artigo, (i)
prejudicar a reputação ou os negócios alheios e; (ii) criar confusão entre
estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviços e; (iii) criar
confusão entre produtos e serviços postos no comércio" (fl. 6171). Contrarrazões (fls.
6185/6205). É o relatório. Passo a decidir. De início, cumpre salientar que o recurso
será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
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2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça". Segundo consta dos autos, WEATHERFORD INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA. e WEUS HOLDING INC. ajuizaram contra LUPATECH PETROIMA
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. e GASOIL SERVIÇOS
LTDA., alegando, em síntese, que "sofreram violação de segredo industrial e
contrafação de seus catálogos" (fl. 5846). Conforme resumido a sentença, "as rés
defendem que tiveram acesso lícito aos projetos de ferramentas e equipamentos que
produzem em razão de dois de sócios terem sido sócios da sociedade que desenvolveu
os referidos projetos, não vigendo mais a cláusula de não-concorrência, além de as
autoras jamais terem tratado os desenhos como segredo industrial, bem como não
haver violação de direito autoral pelo fato de os catálogos das autoras não gozarem de
tal proteção" (fl. 5846). O magistrado de primeiro grau, concluindo pela ocorrência de
violação ao direito autoral das autoras, julgou procedente o pedido, conforme sentençaàs fls. 5840/5851), a fim de: "a) tornar definitiva a liminar que concedeu a busca e
apreensão dos documentos que encontram acautelados em Cartório; b) determinar que
as rés se abstenham de divulgar, explorar ou utilizar, para qualquer finalidade os
catálogos, os arquivos originais que geraram os desenhos esquemáticos, os desenhos
técnicos e todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras
que esteja em sua posse indevida, sob pena de multa diária e por evento, no valor de
R$ 100.000,00; c) determinar que as rés abstenham-se de produzir, utilizar ou
comercializar equipamentos a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré, e das desenhos
técnicos, e de todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das
autoras que esteja em sua posse indevida, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00
por equipamento; d) que as rés se abstenham de produzir, utilizar ou comercializar
equipamentos a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré e dos desenhos técnicos e todo o
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tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras que esteja em sua
posse indevida, sob pena de multa de R$ 100.000,00, por evento; e) a condenação das
rés a devolverem às autoras toda e qualquer cópia física, eletrônica, ou em mídia dos
desenhos técnicos e todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das
autoras que esteja em posse indevida das rés, sob pena de multa diária e por evento de
R$10.000,00; f) a condenação das rés a retirar de circulação e destruir toda e qualquer
cópia física e eletrônica, ou em mídia dos catálogos da 1ª ré e dos desenhos técnicos
contrafeitos da 2ª ré, sob pena de pagamento de multa diária de RS 100.000,00 até a
cessação da violação; g) a condenação das rés ao pagamento das indenizações
decorrentes das violações ao direito de autor e à propriedade industrial das autoras,
em montante a ser definido em sentença por arbitramento, para cada uma das
violações realizadas; h) diante da prova constante dos autos, dos fundamentos acima e
do perigo de dano irreparável para as autoras com a contrafação e concorrência desleal
praticada pelas rés, defiro a antecipação de tutela para: h.i) determinar que as rés se
abstenham de divulgar, explorar ou utilizar, para qualquer finalidade, o catálogo
contrafeito da 1ª ré e os desenhos técnicos da 2a ré elaborados a partir de desenhos
técnicos confidenciais de propriedade das autoras, sob pena de multa diária e por
evento no valor de RS 10.000,00 h.ii) determinar que as rés se abstenham de divulgar,
explorar ou utilizar, para qualquer finalidade, os catálogos, os arquivos originais que
geraram os desenhos esquemáticos, os desenhos técnicos e todo o tipo de
conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras que esteja em posse
indevida, sob pena de multa diária e por evento no valor de R$10.000,00; h.iii)
determinar que as rés abstenham-se de produzir, utilizar ou comercializar
equipamentos a partir do catálogo contrafeito da 1ª ré, e dos desenhos técnicos, e de
todo o tipo de conhecimento, informação ou dado confidencial das autoras que esteja
em sua posse indevida, sob pena de multa de R$ 100.000,00 por equipamento" (fls.
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5850/5851). Mantida a sentença pelo tribunal local, LUPATECH EQUIPAMENTOS E
SERVIÇOS PARA PETRÓLEO LTDA. interpôs recurso especial, no qual alega, em
síntese, ausência de comprovação de danos e inexistência de conduta caracterizada
como concorrência desleal, destacando-se nas razões recursais os seguintes
argumentos: (a) houve má valoração da prova, (b) os desenhos técnicos não são
protegidos por segredo industrial, (c) o acesso aos referidos desenhos não resultou do
emprego de meio fraudulento e (d) para que seja caracterizada como concorrência
desleal, de acordo com o art. 209 da Lei de Propriedade Industrial, a conduta deveria
ter prejudicado o negócio da recorrida e criar confusão entre estabelecimentos ou
produtos, o que não teria ocorrido. A instância ordinária, examinando o conjunto
fático-probatório, decidiu, em julgados suficientente fundamentados, ter sido
caracterizada a concorrência desleal, considerando o disposto no art. 195, III, XI e XII,
da Lei de Propriedade Industrial, e reconheceu a ocorrência de dano indenizável.
Concluiu pela existência de proteção ao catálogos de produtos da recorrida e afirmou
que a recorrente não justificou a posse de documentos pertencentes à autora,
entendendo ser ilícita a origem de tal posse. Segundo o acórdão recorrido, "constatou-
se que 83 (oitenta e três) dos 84 (oitenta e quatro) dos produtos constantes do catálogo
da Apelante são idênticos aos produtos das Apeladas, ou seja, 98,8% (noventa e oito
vírgula oito por cento)" (fls. 6127). A conclusão do tribunal local foi no sentido de que
"verifica-se por meio do detido exame de todo o conjunto probatório produzido nos
autos ter havido a prática de concorrência desleal pela Apelante, voltada para a
captação indevida de clientela em detrimento da atividade das Apeladas, na medida em
que a Apelante se locupletou dos investimentos das Apeladas para oferecer ao mercado
os equipamentos e serviços sem tais investimentos, deixando as Apeladas em situação
de desvantagem comercial. Assim, a conduta da Apelante enseja o reconhecimento dos
danos causados às Apeladas e, por conseguinte, do- dever de indenizá-las" (fls. 6128).
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Nesse contexto, eventual reforma do acórdão recorrido demandaria reexame de
matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ). A mais disso, "a utilização
ilícita de desenho industrial de terceiro para fabricação e posterior comercialização de
bens é condição bastante para, por si só, gerar presunção de minoração das receitas
auferidas pelo proprietário" (REsp 1.631.314/RS). Confira-se: "RECURSO ESPECIAL.
PROPRIEDADE INTELECTUAL. DESENHO INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO
OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DANOS
PATRIMONIAIS. DESNECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO DA EXTENSÃO DOS
PREJUÍZOS ECONÔMICOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DANO. POSSIBILIDADE
DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1- Ação ajuizada em 6/3/2002.
Recurso atribuído à Relatora em 25/8/2016. 2- Controvérsia que se cinge em
determinar se é necessária a delimitação da extensão do prejuízo econômico para que
se possa reconhecer a existência de danos patrimoniais decorrentes de violação a
direito de propriedade industrial. 3- Não se constatando a existência de omissão,
contradição ou obscuridade, rejeitam-se os embargos de declaração. 4- A ausência de
fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao
tema. 5- O dano causado ao titular de interesse tutelado pela Lei de Propriedade
Industrial configura-se com a violação do direito protegido. 6- A extensão econômica
dos prejuízos causados pela contrafação de desenho industrial pode ser delimitada em
liquidação de sentença. 7- Recurso Especial Provido" (REsp 1631314/RS, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 09/11/2016).
Ante o exposto, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, b, do RISTJ, conheço do
agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se. Brasília, 09 de
dezembro de 2016. Ministro RAUL ARAÚJO Relator
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