Direito Empresarial 3. Propriedade Industrial

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DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
1 
 
PROPRIEDADE	
  INDUSTRIAL	
  –	
  Lei	
  9.279/96	
  
	
   	
  
SUMÁRIO:	
  
1.	
  Introdução	
  
2.	
  Finalidade	
  
3.	
  Bens	
  protegidos	
  
4.	
  Proteção	
  
4.1.	
  Prazo	
  de	
  Proteção	
  
5.	
  Análise	
  detalhada	
  dos	
  bens	
  protegidos	
  
5.1.	
  Invenção	
  
5.2.	
  Modelo	
  de	
  utilidade	
  
5.3.	
  Desenho	
  industrial	
  
5.4.	
  Marca	
  
6.	
  Aspectos	
  processuais	
  
6.1.	
  Prazos	
  Prescricionais	
  
7.	
  Prioridade	
  
8.	
  Formas	
  de	
  extinção	
  da	
  propriedade	
  industrial	
  
9.	
  Ação	
  de	
  nulidade	
  (art.	
  57)	
  
10.	
  Marca	
  x	
  nome	
  empresarial	
  
	
  
1.	
  Introdução	
  
	
   A	
  propriedade	
  industrial	
  é	
  espécie	
  do	
  gênero	
  propriedade	
  intelectual.	
  	
  
	
   A	
   propriedade	
   intelectual/imaterial	
   caracteriza-­‐se	
   pela	
   proteção	
   de	
   bens	
   imateriais,	
   que	
  
resultam	
  de	
  atividade	
  criativa	
  do	
  gênio	
  humano	
  e	
  não	
  de	
  forças	
  físicas,	
  estando	
  subdividida	
  em:	
  
Direito	
  autoral	
   Propriedade	
  industrial	
  
Protege	
  a	
  obra	
  em	
  si.	
   Protege	
  uma	
  técnica.	
  
Relaciona-­‐se	
   com	
   a	
   propriedade	
   literária,	
  
científica	
   ou	
   artística	
   e	
   de	
   programas	
   de	
  
computador,	
  sendo	
  matéria	
  de	
  direito	
  civil.	
  
Estudada	
  pelo	
  direito	
  empresarial.	
  	
  
Obs:	
  Dispõe	
  o	
  art.	
  1º	
  da	
  Convenção	
  de	
  Paris	
  que	
  “a	
  
propriedade	
   industrial	
   entende-­‐se	
   na	
   mais	
   ampla	
  
acepção	
  e	
  aplica-­‐se	
  não	
  só	
  à	
  indústria	
  e	
  ao	
  comércio	
  
propriamente	
   ditos,	
   mas	
   também	
   às	
   indústrias	
  
agrícolas	
   e	
   extrativas	
   e	
   a	
   todos	
   os	
   produtos	
  
manufaturados	
  ou	
  naturais”.	
  
O	
   autor	
   da	
   obra	
   tem	
   o	
   direito	
   de	
   explorar	
  
exclusivamente	
   sua	
   obra,	
  mesmo	
  que	
   não	
   tenha	
  
efetuado	
  qualquer	
   registro,	
   bastando	
   comprovar	
  
ser	
  o	
  autor.	
  
Garante	
   a	
   exploração,	
   com	
  exclusividade,	
   do	
   objeto	
  
protegido	
   àquele	
   que	
   requerer	
   em	
   primeiro	
   lugar	
  
referido	
   privilégio,	
   pouco	
   importando	
   quem	
   seja	
   o	
  
autor	
  da	
  invenção.	
  
O	
   direito	
   decorre	
   da	
   criação,	
   sendo	
   o	
   eventual	
  
registro	
  meramente	
  declaratório.	
  
Decorre	
   de	
   ato	
   administrativo	
   de	
   natureza	
  
constitutiva.	
  
	
  
2.	
  Finalidade	
  
	
   A	
  Lei	
  9.279/96	
  tem	
  por	
  finalidade	
  maior	
  a	
  de	
  garantir	
  a	
  exclusividade	
  de	
  uso	
  de	
  determinados	
  
bens,	
  a	
  exemplo	
  da	
  invenção,	
  da	
  marca	
  etc.	
  
	
   O	
  texto	
  da	
  LPI	
  é	
  obediente	
  aos	
  preceitos	
  e	
  acordo	
  internacional	
  firmado	
  há	
  muito	
  tempo	
  pelo	
  
Brasil,	
  a	
  Convenção	
  da	
  União	
  de	
  Paris.	
  O	
  Brasil	
  é,	
  pois,	
  um	
  país	
  unionista.	
  
	
   Sua	
   função	
   social	
   consiste	
   no	
   incentivo	
   à	
   pesquisa	
   e	
   desenvolvimento	
   tecnológico.	
   Os	
  
caminhos	
   para	
   essa	
   proteção,	
   utilizados	
   por	
   aquele	
   que	
   possui	
   a	
   exclusividade	
   de	
   uso	
   sobre	
  
determinado	
  bem,	
  são:	
  
i. Produção	
  própria	
  ou;	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
2 
 
ii. Licença	
  de	
  uso	
  para	
  terceiro	
  interessado	
  !	
  A	
  remuneração	
  decorrente	
  da	
  licença	
  de	
  uso	
  de	
  
bens	
  da	
  propriedade	
  industrial	
  se	
  chama	
  royalties.	
  
	
  
3.	
  Bens	
  protegidos	
  
	
   Questão	
  muito	
  cobrada	
  em	
  concursos	
  é	
  a	
  seguinte:	
  quais	
  são	
  os	
  bens	
  protegidos	
  pela	
  Lei	
  de	
  
Propriedade	
  Industrial?	
  Para	
  responder	
  isso,	
  lembrar	
  a	
  seguinte	
  frase:	
  “Ih,	
  me	
  dei	
  mal!”.	
  
" I	
  –	
  Invenção	
  
" M	
  –	
  Modelo	
  de	
  utilidade	
  
" D	
  –	
  Desenho	
  industrial	
  
" M	
  –	
  Marca	
  
	
   A	
  própria	
  LPI,	
  ao	
  classificar	
  tais	
  bens,	
  diz	
  que	
  estes	
  são	
  MÓVEIS	
  (art.	
  5º).	
  
	
   Além	
   da	
   proteção	
   à	
   invenção,	
   modelo,	
   desenho	
   industrial	
   e	
   marca,	
   a	
   Lei	
   de	
   Propriedade	
  
Industrial	
  também	
  cuida	
  de	
  dois	
  outros	
  assuntos	
  (art.	
  2º):	
  
" Repressão	
  à	
  falsa	
  indicação	
  geográfica	
  
" Repressão	
  à	
  concorrência	
  desleal	
  
	
   MUITA	
  ATENÇÃO:	
  Programa	
  de	
  computador	
  é	
  matéria	
  de	
  direito	
  autoral,	
  e	
  não	
  de	
  propriedade	
  
industrial.	
  Assim,	
  o	
  programa	
  de	
  computador	
  NÃO	
  é	
  protegido	
  por	
  esta	
  lei.	
  
	
  
4.	
  Proteção	
  
	
   Para	
  que	
  a	
  proteção	
  das	
  propriedades	
  industriais	
  se	
  efetivem,	
  é	
  necessário:	
  
Propriedade	
  Industrial	
   O	
  que	
  é	
  necessário	
  para	
  a	
  sua	
  exclusividade	
  
INVENÇÃO	
  
PATENTE	
  
MODELO	
  DE	
  UTILIDADE	
  
DESENHO	
  INDUSTRIAL	
  
REGISTRO®	
  
MARCA	
  
	
  
	
   Tanto	
   a	
   patente	
   quanto	
   o	
   registro	
   são	
   obtidos	
   junto	
   ao	
   INPI	
   (Instituto	
   Nacional	
   de	
  
Propriedade	
  Industrial),	
  que	
  é	
  uma	
  autarquia	
  federal	
  com	
  sede	
  no	
  Rio	
  de	
  Janeiro.	
  
As	
  ações	
  contra	
  o	
  INPI	
  são	
  de	
  competência	
  da	
  JF,	
  por	
  se	
  tratar	
  de	
  autarquia	
  federal,	
  e	
  devem	
  ser	
  
ajuizadas	
  na	
  seção	
  judiciária	
  do	
  Rio	
  de	
  Janeiro,	
   local	
  da	
  sede	
  do	
   instituto.	
  No	
  entanto,	
  havendo	
  
pluralidade	
  de	
   réus,	
   é	
   permitido	
   ao	
   autor	
   ajuizar	
   a	
   ação	
  no	
   foro	
  de	
  domicílio	
   do	
  outro	
   réu,	
   se	
  
assim	
  preferir,	
  nos	
  termos	
  do	
  art.	
  94,	
  §	
  4º	
  do	
  CPC	
  (STJ).	
  
	
  
	
  
4.1.	
  Prazo	
  de	
  Proteção	
  
a) Invenção	
  ! 	
  É	
  protegida	
  pela	
  patente,	
  por	
  um	
  prazo	
  de	
  20	
  anos	
  (a	
  partir	
  do	
  depósito).	
  
b) Modelo	
  !	
  É	
  protegido	
  pela	
  patente,	
  por	
  um	
  prazo	
  de	
  15	
  anos	
  (depósito).	
  
c) Desenho	
  industrial	
  !	
  É	
  protegido	
  pelo	
  registro,	
  por	
  um	
  prazo	
  de	
  10	
  anos	
  (depósito).	
  
d) Marca	
  !	
  É	
  protegida	
  pelo	
  registro,	
  por	
  um	
  prazo	
  de	
  10	
  anos	
  (a	
  partir	
  da	
  concessão).	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
3 
 
	
  
Espécie	
  de	
  Propriedade	
  Industrial	
   Exigência	
  para	
  a	
  proteção	
   Prazo	
  de	
  proteção	
  
Invenção	
   Patente	
   20	
  anos	
  (do	
  depósito)	
  
Modelo	
   Patente	
   15	
  anos	
  (do	
  depósito)	
  
Desenho	
  industrial	
   Registro	
   10	
  anos	
  (do	
  depósito)	
  
Marcar	
   Registro	
   10	
  anos	
  (da	
  concessão)ATENTE:	
  O	
  prazo	
  da	
  marca	
  conta-­‐se	
  da	
  concessão.	
  Nos	
  demais	
   (invenção,	
  modelo	
  e	
  desenho	
  
industrial),	
  o	
  prazo	
  conta-­‐se	
  da	
  data	
  do	
  depósito.	
  
	
   Costuma-­‐se	
  perguntar	
  em	
  concurso	
  quais	
  prazos	
  podem	
  ser	
  prorrogados.	
  Veja:	
  
i. PATENTE	
   (invenção	
   e	
   modelo)	
   !	
   IMprorrogável:	
   passado	
   o	
   prazo	
   da	
   patente,	
   a	
  
invenção/modelo	
  cai	
  em	
  domínio	
  público.	
  É	
  o	
  que	
  acontece,	
  p.	
  ex.,	
  com	
  o	
  remédio	
  genérico.	
  
ii. REGISTRO	
  (desenho	
  industrial	
  e	
  marca)	
  ! 	
  É	
  prorrogável,	
  nos	
  seguintes	
  termos:	
  
o Desenho	
   industrial:	
   pode	
   ser	
   prorrogado	
   por	
   ATÉ	
   3	
   VEZES,	
   cada	
   prorrogação	
   com	
  
prazo	
   de	
   5	
   ANOS.	
   Ou	
   seja:	
   o	
   registro	
   industrial	
   só	
   pode	
   ser	
   prorrogado	
   por,	
   no	
  
máximo,	
  15	
  anos.	
  Ao	
  final	
  desse	
  prazo,	
  o	
  desenho	
  também	
  cai	
  em	
  domínio	
  público.	
  
o Marca1:	
  não	
  possui	
  limite	
  de	
  prorrogação.	
  NÃO	
  HÁ.	
  A	
  prorrogação	
  se	
  dá	
  de	
  10	
  EM	
  10	
  
ANOS,	
  sem	
  limite.	
  
	
  
Invenção	
   Modelo	
  de	
  utilidade	
   Desenho	
  industrial	
   Marca	
  
Patente	
  
(INPI)	
  
Patente	
  
(INPI)	
  
Registro	
  
(INPI)	
  
Registro	
  
(INPI)	
  
Prazo:	
   20	
   anos,	
  
contados	
   da	
   data	
  
do	
  depósito.	
  
Prazo:	
   15	
   anos,	
  
contados	
   da	
   data	
   do	
  
depósito.	
  
Prazo:	
   10	
   anos,	
  
contados	
   da	
   data	
   do	
  
depósito.	
  
Prazo:	
   10	
   anos,	
  
contados	
   da	
   data	
   da	
  
concessão.	
  
Improrrogável	
   Improrrogável	
  
Prorrogável	
   em	
   até	
   3	
  
vezes,	
   cada	
  
prorrogação	
   c/	
   prazo	
  
máximo	
  de	
  5	
  anos.	
  	
  
Não	
   possui	
   limite	
   de	
  
prorrogação	
   (tendo,	
  
cada	
  uma,	
  10	
  ANOS).	
  
	
  
	
  
5.	
  Análise	
  detalhada	
  dos	
  bens	
  protegidos	
  
5.1.	
  Invenção	
  (muito	
  cobrado	
  em	
  provas	
  de	
  concurso)	
  
I.	
  Conceito	
  
	
   Não	
  existe	
  um	
  conceito	
  de	
  invenção.	
  Nem	
  a	
  lei	
  nem	
  a	
  doutrina	
  conceituam	
  a	
  invenção.	
  Mas	
  
pode-­‐se	
   dizer	
   que	
   é	
   o	
   produto	
   da	
   inteligência	
   humana	
   que	
   objetiva	
   criar	
   bens	
   até	
   então	
  
desconhecidos,	
  para	
  aplicação	
  industrial.	
  Não	
  se	
  confunde	
  com	
  a	
  descoberta.	
  	
  
 
1	
  Muita	
  atenção:	
  o	
  tema	
  tem	
  caído	
  de	
  maneira	
  assustadora	
  em	
  concursos.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
4 
 
Atente:	
  Embora	
  não	
  diga	
  o	
  que	
  é	
  invenção,	
  a	
  LPI	
  diz	
  o	
  que	
  não	
  é	
  invenção.	
  	
  
	
   Convém	
  destacar	
  o	
  que	
  mais	
  tem	
  caído	
  em	
  concurso:	
  
Art.	
  10.	
  Não	
  se	
  considera	
  invenção	
  nem	
  modelo	
  de	
  utilidade:	
  
I	
  -­‐	
  descobertas,	
  teorias	
  científicas	
  e	
  métodos	
  matemáticos;	
  
II	
  -­‐	
  concepções	
  puramente	
  abstratas;	
  
III	
   -­‐	
   esquemas,	
   planos,	
   princípios	
   ou	
  métodos	
   comerciais,	
   contábeis,	
   financeiros,	
   educativos,	
  
publicitários,	
  de	
  sorteio	
  e	
  de	
  fiscalização;	
  
Exemplo:	
  um	
  planejamento	
  tributário	
  não	
  é	
  invenção.	
  
IV	
  -­‐	
  as	
  obras	
  literárias,	
  arquitetônicas,	
  artísticas	
  e	
  científicas	
  ou	
  qualquer	
  criação	
  estética;	
  
Obs.:	
  esses	
  bens	
  integram	
  os	
  direitos	
  autorais.	
  
V	
  -­‐	
  programas	
  de	
  computador	
  em	
  si;	
  #	
  Também	
  integram	
  os	
  direitos	
  autorais.	
  
VI	
  -­‐	
  apresentação	
  de	
  informações;	
  
VII	
  -­‐	
  regras	
  de	
  jogo;	
  
VIII	
   -­‐	
   técnicas	
   e	
   métodos	
   operatórios	
   ou	
   cirúrgicos,	
   bem	
   como	
  métodos	
   terapêuticos	
   ou	
   de	
  
diagnóstico,	
  para	
  aplicação	
  no	
  corpo	
  humano	
  ou	
  animal;	
  e	
  
IX	
   -­‐	
  o	
  todo	
  ou	
  parte	
  de	
  seres	
  vivos	
  naturais	
  e	
  materiais	
  biológicos	
  encontrados	
  na	
  natureza,	
  ou	
  
ainda	
  que	
  dela	
   isolados,	
   inclusive	
  o	
  genoma	
  ou	
  germoplasma	
  de	
  qualquer	
  ser	
  vivo	
  natural	
  e	
  os	
  
processos	
  biológicos	
  naturais.	
  
	
   Dica:	
  em	
  regra,	
  não	
  podem	
  ser	
  patenteados	
  esquemas,	
  regras,	
  concepções	
  abstratas,	
  teorias	
  
científicas,	
  arte,	
  programas	
  de	
  computador	
  e	
  seres	
  vivos.	
  
	
  
II.	
  Requisitos	
  da	
  invenção	
  patenteável	
  (art.	
  8º)	
  
Art.	
   8º	
   É	
   patenteável	
   a	
   invenção	
   que	
   atenda	
   aos	
   requisitos	
   de	
   novidade,	
   atividade	
   inventiva	
   e	
   aplicação	
  
industrial.	
  
a) NOVIDADE	
   (art.	
   11)	
  ! 	
   Novo	
   é	
   aquilo	
   que	
   não	
   está	
   compreendido	
   no	
   estado	
   da	
   técnica2	
  
quando	
  do	
  pedido	
  da	
  patente.	
  Ou	
  seja:	
  não	
  pode	
  ser	
  de	
  conhecimento	
  do	
  público	
  antes	
  da	
  data	
  
de	
  depósito	
  do	
  pedido	
  da	
  patente,	
   por	
  descrição	
  escrita	
  ou	
  oral,	
   por	
   uso	
  ou	
  qualquer	
  outro	
  
meio,	
  no	
  Brasil	
  ou	
  no	
  exterior.	
  Ex:	
  urna	
  eletrônica.	
  
Art.	
  11.	
  A	
  invenção	
  e	
  o	
  modelo	
  de	
  utilidade	
  são	
  considerados	
  novos	
  quando	
  não	
  compreendidos	
  no	
  estado	
  
da	
  técnica.	
  
§	
   1º	
  O	
   estado	
   da	
   técnica	
   é	
   constituído	
   por	
   tudo	
   aquilo	
   tornado	
   acessível	
   ao	
   público	
   antes	
   da	
   data	
   de	
  
depósito	
  do	
  pedido	
  de	
  patente,	
  por	
  descrição	
  escrita	
  ou	
  oral,	
  por	
  uso	
  ou	
  qualquer	
  outro	
  meio,	
  no	
  Brasil	
  ou	
  
no	
  exterior,	
  ressalvado	
  o	
  disposto	
  nos	
  arts.	
  12,	
  16	
  e	
  17.	
  
§	
  2º	
  Para	
  fins	
  de	
  aferição	
  da	
  novidade,	
  o	
  conteúdo	
  completo	
  de	
  pedido	
  depositado	
  no	
  Brasil,	
  e	
  ainda	
  não	
  
publicado,	
  será	
  considerado	
  estado	
  da	
  técnica	
  a	
  partir	
  da	
  data	
  de	
  depósito,	
  ou	
  da	
  prioridade	
  reivindicada,	
  
desde	
  que	
  venha	
  a	
  ser	
  publicado,	
  mesmo	
  que	
  subseqüentemente.	
  
§	
  3º	
  O	
  disposto	
  no	
  parágrafo	
  anterior	
  será	
  aplicado	
  ao	
  pedido	
  internacional	
  de	
  patente	
  depositado	
  segundo	
  
tratado	
  ou	
  convenção	
  em	
  vigor	
  no	
  Brasil,	
  desde	
  que	
  haja	
  processamento	
  nacional.	
  
	
   Para	
   aferição	
   unicamente	
   da	
   novidade,	
   o	
   conteúdo	
   completo	
   de	
   pedido	
   de	
   patente	
   (ou	
   de	
  
registro)	
  depositado	
  no	
  Brasil,	
  e	
  ainda	
  não	
  publicado,	
  será	
  considerado	
  como	
  incluído	
  no	
  estado	
  da	
  
técnica	
  a	
  partir	
  da	
  data	
  dedepósito,	
  ou	
  da	
  prioridade	
  reivindicada,	
  desde	
  que	
  venha	
  a	
  ser	
  publicado,	
  
mesmo	
  que	
  subseqüentemente	
  (§2º).	
  
 
2	
  Todos	
  os	
  conhecimentos	
  a	
  que	
  pode	
  ter	
  acesso	
  qualquer	
  pessoa,	
  especialmente,	
  os	
  estudiosos	
  de	
  um	
  assunto	
  em	
  particular,	
  no	
  Brasil	
  ou	
  no	
  exterior.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
5 
 
	
   Não	
  se	
  compreende	
  no	
  estado	
  da	
  técnica	
  a	
  divulgação	
  da	
  invenção	
  ou	
  do	
  modelo	
  de	
  utilidade,	
  
seja	
   pelo	
   inventor,	
   pelo	
   INPI	
   ou	
   por	
   terceiros	
   mediante	
   informações	
   obtidas	
   do	
   inventor,	
   se	
   isso	
  
ocorrer	
  nos	
  12	
  meses	
  que	
  antecederem	
  a	
  data	
  do	
  depósito	
  –	
  trata-­‐se	
  do	
  chamado	
  período	
  de	
  graça3.	
  
	
  
b) ATIVIDADE	
  INVENTIVA	
  (art.	
  13)	
  ! 	
  A	
  atividade	
  é	
  inventiva	
  sempre	
  que,	
  para	
  um	
  especialista	
  no	
  
assunto,	
  não	
  decorra,	
  de	
  maneira	
  óbvia	
  ou	
  evidente,	
  do	
  estado	
  da	
   técnica.	
   Exige-­‐se	
  um	
  real	
  
progresso,	
  um	
  avanço.	
  
Art.	
  13.	
  A	
  invenção	
  é	
  dotada	
  de	
  atividade	
  inventiva	
  sempre	
  que,	
  para	
  um	
  técnico	
  no	
  assunto,	
  não	
  decorra	
  
de	
  maneira	
  evidente	
  ou	
  óbvia	
  do	
  estado	
  da	
  técnica.	
  
	
  
c) APLICAÇÃO	
   INDUSTRIAL	
  ! 	
   Só	
   pode	
   ser	
   invenção	
   algo	
   possível	
   de	
   ser	
   industrializado.	
   Se	
   a	
  
invenção,	
   para	
   ser	
   produzida,	
   depende	
   de	
   material	
   ainda	
   não	
   inventado,	
   não	
   poderá	
   ser	
  
patenteada.	
   “Indústria”,	
   aqui,	
   é	
   interpretada	
  de	
  maneira	
   ampla.	
   Fabio	
  Ulhôa	
  Coelho	
   traz	
  um	
  
exemplo	
  interessante:	
  motor	
  de	
  um	
  carro	
  que	
  só	
  funciona	
  com	
  um	
  combustível	
  que	
  não	
  existe	
  
na	
  face	
  da	
  Terra.	
  Não	
  se	
  trata	
  de	
  invenção,	
  por	
  não	
  poder	
  ser	
  industrializado.	
  
	
  
d) NÃO	
  IMPEDIMENTO	
  ! 	
  Os	
  impedimentos	
  de	
  invenção	
  estão	
  todos	
  no	
  art.	
  18:	
  	
  
a) O	
  que	
  for	
  contrário	
  à	
  moral,	
  bons	
  costumes,	
  segurança,	
  ordem	
  e	
  saúde.	
  
b) Tudo	
  que	
  for	
  resultado	
  de	
  transformação	
  do	
  núcleo	
  atômico.	
  
c) Seres	
  vivos,	
  no	
  todo	
  ou	
  em	
  parte,	
  exceto	
  os	
  microorganismos	
  transgênicos	
  (muito	
  cobrado!),	
  
desde	
  que	
  presentes	
  os	
  requisitos	
  da	
  patenteabilidade	
  e	
  que	
  não	
  sejam	
  mera	
  descoberta.	
  
LEMBRAR:	
  Microorganismos	
  transgênicos	
  podem	
  ser	
  patenteados.	
  
Art.	
  18.	
  Não	
  são	
  patenteáveis:	
  
I	
  -­‐	
  o	
  que	
  for	
  contrário	
  à	
  moral,	
  aos	
  bons	
  costumes	
  e	
  à	
  segurança,	
  à	
  ordem	
  e	
  à	
  saúde	
  públicas;	
  
II	
   -­‐	
   as	
   substâncias,	
   matérias,	
   misturas,	
   elementos	
   ou	
   produtos	
   de	
   qualquer	
   espécie,	
   bem	
   como	
   a	
  
modificação	
  de	
  suas	
  propriedades	
  físico-­‐químicas	
  e	
  os	
  respectivos	
  processos	
  de	
  obtenção	
  ou	
  modificação,	
  
quando	
   resultantes	
   de	
   transformação	
   do	
   núcleo	
   atômico	
   [tudo	
   que	
   for	
   resultado	
   de	
   transformação	
   do	
  
núcleo	
  atômico]	
  e	
  
III	
   -­‐	
   o	
   todo	
   ou	
   parte	
   dos	
   seres	
   vivos,	
   exceto	
   os	
   microorganismos	
   transgênicos	
   que	
   atendam	
   aos	
   três	
  
requisitos	
  de	
  patenteabilidade	
  -­‐	
  novidade,	
  atividade	
  inventiva	
  e	
  aplicação	
  industrial	
  -­‐	
  previstos	
  no	
  art.	
  8º	
  e	
  
que	
  não	
  sejam	
  mera	
  descoberta.	
  
Parágrafo	
   único.	
   Para	
   os	
   fins	
   desta	
   Lei,	
  microorganismos	
   transgênicos	
   são	
   organismos,	
   exceto	
   o	
   todo	
   ou	
  
parte	
  de	
  plantas	
  ou	
  de	
  animais,	
  que	
  expressem,	
  mediante	
  intervenção	
  humana	
  direta	
  em	
  sua	
  composição	
  
genética,	
  uma	
  característica	
  normalmente	
  não	
  alcançável	
  pela	
  espécie	
  em	
  condições	
  naturais.	
  
	
  
III.	
  Licença	
  Compulsória	
  	
  
	
   A	
   licença	
  compulsória	
  está	
  prevista	
  no	
  art.	
  71	
  da	
  Lei	
  de	
  Propriedade	
   Industrial.	
  Cuida-­‐se	
  do	
  
que	
  popularmente	
  se	
  chama	
  de	
  “quebra	
  de	
  patente”.	
  
Art.	
   71.	
   Nos	
   casos	
   de	
  emergência	
   nacional	
   ou	
   interesse	
   público,	
   declarados	
   em	
   ato	
   do	
   Poder	
   Executivo	
  
Federal,	
   desde	
   que	
   o	
   titular	
   da	
   patente	
   ou	
   seu	
   licenciado	
   não	
   atenda	
   a	
   essa	
   necessidade,	
   poderá	
   ser	
  
concedida,	
  DE	
  OFÍCIO,	
  licença	
  compulsória,	
  TEMPORÁRIA	
  e	
  NÃO	
  EXCLUSIVA,	
  para	
  a	
  exploração	
  da	
  patente,	
  
sem	
  prejuízo	
  dos	
  direitos	
  do	
  respectivo	
  titular.	
  (Regulamento)	
  
Parágrafo	
   único.	
   O	
   ato	
   de	
   concessão	
   da	
   licença	
   estabelecerá	
   seu	
   prazo	
   de	
   vigência	
   e	
   a	
   possibilidade	
   de	
  
prorrogação.	
  
 
3	
  A	
  lei	
  9.279/96,	
  em	
  seu	
  art.	
  12,	
  considera	
  não	
  ferir	
  a	
  novidade	
  a	
  divulgação	
  do	
  invento,	
  quando	
  ocorrida	
  durante	
  os	
  doze	
  meses	
  que	
  precederem	
  a	
  data	
  
de	
  depósito	
  ou	
  a	
  da	
  prioridade	
  do	
  pedido	
  de	
  patente,	
  se	
  promovida	
  pelo	
  próprio	
  inventor	
  (o	
  chamado	
  período	
  de	
  graça),	
  pelo	
  INPI	
  em	
  publicação	
  oficial	
  
do	
  pedido	
  de	
  patente	
  depositado	
  (por	
  outras	
  pessoas,	
  que	
  não	
  o	
  inventor,	
  obviamente)	
  ou	
  por	
  terceiros,	
  com	
  base	
  em	
  informações	
  obtidas	
  direta	
  ou	
  
indiretamente	
  do	
  inventor	
  ou	
  em	
  decorrência	
  de	
  atos	
  por	
  este	
  realizados.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
6 
 
	
   Com	
  efeito,	
  em	
  caso	
  de	
  interesse	
  público	
  ou	
  emergência	
  nacional,	
  se	
  o	
  titular	
  da	
  patente	
  não	
  
atender	
  à	
  necessidade	
  existente,	
  será	
  concedida	
  uma	
  licença	
  obrigatória.	
  	
  
a) Hipóteses:	
  
" Interesse	
  público,	
  e	
  o	
  titular	
  não	
  atenda	
  à	
  necessidade.	
  
" Emergência	
  nacional,	
  e	
  o	
  titular	
  não	
  atenda	
  à	
  necessidade.	
  
	
   Isso	
  deve	
  ser	
  declarado	
  por	
  ato	
  do	
  Poder	
  Executivo	
  Federal.	
  Recentemente,	
  o	
  Lula	
  editou	
  o	
  
Decreto	
  n.	
  6.108/2007,	
  declarando	
  interesse	
  público	
  aos	
  coquetéis	
  de	
  AIDS.	
  
	
  
b) Requisitos:	
  
" Essa	
  licença	
  não	
  possui	
  exclusividade	
  !	
  Qualquer	
  interessado	
  pode	
  produzir.	
  
" Ela	
  é	
  temporária	
  (no	
  caso	
  do	
  Decreto	
  6.108/07,	
  5	
  anos).ATENTE:	
  não	
  terá	
  prejuízo	
  o	
  titular	
  da	
  patente	
  (embora,	
  logicamente,	
  não	
  venha	
  a	
  ter	
  o	
  lucro	
  
que	
  esperava	
  ter),	
  pois	
  deverá	
  ser	
  indenizado.	
  Confira	
  o	
  Decreto	
  aludido:	
  
Art.	
   1º	
  Fica	
   concedido,	
  de	
  ofício,	
   LICENCIAMENTO	
  COMPULSÓRIO	
  por	
   interesse	
  público	
  das	
  Patentes	
  nos	
  
1100250-­‐6	
  e	
  9608839-­‐7.	
  
§	
   1º	
   O	
   licenciamento	
   compulsório	
   previsto	
   no	
   caput	
   é	
   concedido	
   sem	
   exclusividade	
   e	
   para	
   fins	
   de	
   uso	
  
público	
  não-­‐comercial,	
  no	
  âmbito	
  do	
  Programa	
  Nacional	
  de	
  DST/Aids,	
  nos	
  termos	
  da	
  Lei	
  nº	
  9.313,	
  de	
  13	
  de	
  
novembro	
   de	
   1996,	
   tendo	
   como	
   prazo	
   de	
   vigência	
   cinco	
   anos,	
   podendo	
   ser	
   prorrogado	
   por	
   até	
   igual	
  
período.	
  
§	
  2º	
  O	
  licenciamento	
  compulsório	
  previsto	
  no	
  caput	
  extinguir-­‐se-­‐á	
  mediante	
  ato	
  do	
  Ministro	
  de	
  Estado	
  da	
  
Saúde,	
  se	
  cessarem	
  as	
  circunstâncias	
  de	
  interesse	
  público	
  que	
  o	
  determinaram.	
  [...]	
  
Art.	
  3º	
  O	
   titular	
  das	
  patentes	
   licenciadas	
  no	
  art.	
   1º	
  está	
  obrigado	
  a	
  disponibilizar	
  ao	
  Ministério	
  da	
  Saúde	
  
todas	
   as	
   informações	
   necessárias	
   e	
   suficientes	
   à	
   efetiva	
   reprodução	
   dos	
   objetos	
   protegidos,	
   devendo	
   a	
  
União	
  assegurar	
  a	
  proteção	
  cabível	
  dessas	
  informações	
  contra	
  a	
  concorrência	
  desleal	
  e	
  práticas	
  comerciais	
  
desonestas.	
  
Parágrafo	
  único.	
  Aplica-­‐se	
  o	
  disposto	
  no	
  art.	
  24	
  e	
  no	
  Título	
  I,	
  Capítulo	
  VI,	
  da	
  Lei	
  nº	
  9.279,	
  de	
  14	
  de	
  maio	
  de	
  
1996,	
  no	
  caso	
  de	
  descumprimento	
  da	
  obrigação	
  prevista	
  no	
  caput.	
  
Art.	
  4º	
  A	
  exploração	
  das	
  patentes	
   licenciadas	
  nos	
  termos	
  deste	
  Decreto	
  poderá	
  ser	
  realizada	
  diretamente	
  
pela	
   União	
   ou	
   por	
   terceiros	
   devidamente	
   contratados	
   ou	
   conveniados,	
   permanecendo	
   impedida	
   a	
  
reprodução	
  de	
  seus	
  objetos	
  para	
  outros	
  fins,	
  sob	
  pena	
  de	
  ser	
  considerada	
  ilícita.	
  
Art.	
  5º	
  Nos	
  casos	
  em	
  que	
  não	
  seja	
  possível	
  o	
  atendimento	
  à	
  situação	
  de	
   interesse	
  público	
  com	
  o	
  produto	
  
colocado	
  no	
  mercado	
   interno,	
   ou	
   se	
  mostre	
   inviável	
   a	
   fabricação,	
   no	
   todo	
  ou	
   em	
  parte,	
   dos	
   objetos	
   das	
  
patentes	
  pela	
  União	
  ou	
  por	
  terceiros	
  contratados	
  ou	
  conveniados,	
  poderá	
  a	
  União	
  realizar	
  a	
  importação	
  do	
  
produto	
  objeto	
  das	
  patentes,	
  sem	
  prejuízo	
  da	
  remuneração	
  prevista	
  no	
  art.	
  2º.	
  
Art.	
  6º	
  Caberá	
  ao	
  Ministério	
  da	
  Saúde	
  informar	
  ao	
  Instituto	
  Nacional	
  de	
  Propriedade	
  Industrial	
  -­‐	
  INPI,	
  para	
  
fins	
  de	
  anotação,	
  o	
  licenciamento	
  compulsório	
  concedido	
  por	
  este	
  Decreto,	
  bem	
  como	
  alterações	
  e	
  extinção	
  
desse	
  licenciamento.	
  
	
  
IV.	
  Segredo	
  Industrial	
  
	
   Diante	
  de	
  um	
  invento	
  ou	
  de	
  modelo	
  de	
  utilidade,	
  não	
  está	
  o	
  empresário	
  obrigado	
  a	
  depositá-­‐
lo	
   junto	
  ao	
   INPI.	
   Se	
  quiser,	
  poderá	
   seu	
   titular	
  pode	
  guardá-­‐lo	
  em	
  segredo,	
  não	
  disponibilizando	
  ao	
  
público	
  os	
  métodos,	
  os	
  projetos,	
  as	
  composições	
  que	
  materializam	
  seu	
  invento.	
  
	
   Optando	
  pela	
  patente,	
  o	
   titular	
   terá	
  garantida	
  sua	
  utilização	
  exclusiva	
  durante	
  determinado	
  
período	
   de	
   tempo,	
   após	
   o	
   qual	
   seu	
   invento	
   cairá	
   em	
   domínio	
   público.	
   Do	
   contrário,	
   o	
   segredo	
  
industrial	
  se	
  eterniza	
  em	
  suas	
  mãos,	
  até	
  que	
  alguém	
  consiga,	
  por	
  meios	
  lícitos	
  e	
  mérito	
  próprio,	
  obter	
  
o	
  mesmo	
  resultado.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
7 
 
	
   Nosso	
  ordenamento	
  protege	
  o	
  segredo	
  industrial,	
  considerando	
  crime	
  de	
  concorrência	
  desleal	
  
a	
  conduta	
  de	
  quem	
  divulga,	
  explora	
  ou	
  se	
  utiliza,	
  sem	
  autorização,	
  de	
  conhecimentos	
  confidenciais,	
  
utilizáveis	
   na	
   indústria,	
   comércio	
   ou	
   prestação	
   de	
   serviços,	
   a	
   que	
   teve	
   acesso	
   mediante	
   relação	
  
contratual	
  ou	
  empregatícia,	
  mesmo	
  após	
  o	
  término	
  do	
  contrato,	
  ou	
  obtidos	
  ilicitamente	
  (195).	
  
	
  
5.2.	
  Modelo	
  de	
  utilidade	
  
	
   É	
  o	
  objeto	
  de	
  uso	
  prático,	
  ou	
  parte	
  deste,	
  suscetível	
  de	
  aplicação	
   industrial,	
  que	
  apresente	
  
nova	
  forma	
  ou	
  disposição,	
  envolvendo	
  ato	
  inventivo,	
  que	
  resulte	
  em	
  melhoria	
  funcional	
  no	
  seu	
  uso	
  
ou	
  em	
  sua	
  fabricação.	
  
Art.	
   9º	
   É	
   patenteável	
   como	
  modelo	
   de	
   utilidade	
   o	
   objeto	
   de	
   uso	
   prático,	
   ou	
   parte	
   deste,	
   suscetível	
   de	
  
aplicação	
   industrial,	
   que	
   apresente	
   nova	
   forma	
   ou	
   disposição,	
   envolvendo	
   ato	
   inventivo,	
   que	
   resulte	
   em	
  
melhoria	
  funcional	
  no	
  seu	
  uso	
  ou	
  em	
  sua	
  fabricação.	
  
	
   Veja:	
   o	
   modelo	
   de	
   utilidade	
   é	
   o	
   instrumento,	
   utensílio	
   ou	
   objeto	
   destinado	
   ao	
  
aperfeiçoamento	
   ou	
   melhoria	
   de	
   uma	
   invenção	
   preexistente.	
   Embora	
   pareça	
   com	
   a	
   invenção	
  
propriamente	
   dita,	
   o	
  modelo,	
   em	
   verdade,	
   é	
   dependente	
   dela,	
   tendo	
   como	
   ponto	
   de	
   partida	
   um	
  
objeto	
  já	
  inventado.	
  Ex:	
  setas	
  e	
  pára-­‐brisa	
  nos	
  carros;	
  churrasqueira	
  sem	
  fumaça;	
  papel	
  utilizado	
  na	
  
proteção	
  dos	
  vasos	
  sanitários.	
  
	
  
5.3.	
  Desenho	
  industrial	
  	
  
Art.	
   95:	
   Considera-­‐se	
   desenho	
   industrial	
   a	
   forma	
   plástica	
   ornamental	
   de	
   um	
   objeto	
   ou	
   o	
   conjunto	
  
ornamental	
  de	
  linhas	
  e	
  cores	
  que	
  possa	
  ser	
  aplicado	
  a	
  um	
  produto,	
  proporcionando	
  resultado	
  visual	
  novo	
  e	
  
original	
  na	
  sua	
  configuração	
  externa	
  e	
  que	
  possa	
  servir	
  de	
  tipo	
  de	
  fabricação	
  industrial.	
  
	
   O	
   desenho	
   industrial	
   traz	
   apenas	
   um	
   resultado	
   visual	
   novo	
   a	
   um	
   objeto,	
   sem	
   agregar	
  
qualquer	
  utilidade	
  ao	
  bem.	
  Cuida-­‐se	
  de	
  característica	
  simplesmente	
  estética.	
  É	
  o	
  chamado	
  design;	
  a	
  
doutrina	
  o	
  chama	
  de	
  elemento	
  fútil.	
  
	
   O	
  desenho	
  industrial	
  não	
  pode	
  ser	
  confundido	
  com	
  a	
  obrade	
  arte,	
  pelo	
  fato	
  de	
  estar	
  sempre	
  
relacionado	
  a	
  um	
  objeto	
  com	
  função	
  utilitária	
  e	
  possibilidade	
  de	
  ser	
  industrializado,	
  enquanto	
  a	
  obra	
  
de	
   arte,	
   em	
   regra,	
   não	
   traz	
   consigo	
   nenhuma	
   característica	
   funcional,	
  mas	
   tão-­‐somente	
   estética	
   e	
  
decorativa,	
  e	
  também	
  não	
  é	
  produzida	
  em	
  escala	
  industrial.	
  
QUESTÃO:	
  Camisinha	
  com	
  sabor	
  é	
  desenho	
  industrial	
  ou	
  modelo	
  de	
  utilidade?	
  	
  
Cuida-­‐se	
  de	
  modelo	
  de	
  utilidade,	
  já	
  que	
  traz	
  uma	
  melhoria	
  funcional.	
  Camisinhas	
  com	
  cores	
  diferentes	
  são	
  
um	
  exemplo	
  de	
  desenho	
  industrial,	
  enquanto	
  o	
  aplicar	
  de	
  camisinha	
  é	
  uma	
  invenção.	
  
	
  
	
   OBSERVAÇÃO:	
  O	
  período	
  de	
  graça	
  do	
  desenho	
  industrial	
  é	
  de	
  180	
  dias	
  (art.	
  96,	
  §3º):	
  
Art.	
  96.	
  O	
  desenho	
  industrial	
  é	
  considerado	
  novo	
  quando	
  não	
  compreendido	
  no	
  estado	
  da	
  técnica.	
  
§	
   1º	
   O	
   estado	
   da	
   técnica	
   é	
   constituído	
   por	
   tudo	
   aquilo	
   tornado	
   acessível	
   ao	
   público	
   antes	
   da	
   data	
   de	
  
depósito	
  do	
  pedido,	
  no	
  Brasil	
  ou	
  no	
  exterior,	
  por	
  uso	
  ou	
  qualquer	
  outro	
  meio,	
  ressalvado	
  o	
  disposto	
  no	
  §	
  3º	
  
deste	
  artigo	
  e	
  no	
  art.	
  99.	
  
§	
   2º	
   Para	
   aferição	
   unicamente	
   da	
   novidade,	
   o	
   conteúdo	
   completo	
   de	
   pedido	
   de	
   patente	
   ou	
   de	
   registro	
  
depositado	
  no	
  Brasil,	
  e	
  ainda	
  não	
  publicado,	
  será	
  considerado	
  como	
  incluído	
  no	
  estado	
  da	
  técnica	
  a	
  partir	
  
da	
   data	
   de	
   depósito,	
   ou	
   da	
   prioridade	
   reivindicada,	
   desde	
   que	
   venha	
   a	
   ser	
   publicado,	
   mesmo	
   que	
  
subseqüentemente.	
  
§	
  3º	
  Não	
  será	
  considerado	
  como	
  incluído	
  no	
  estado	
  da	
  técnica	
  o	
  desenho	
  industrial	
  cuja	
  divulgação	
  tenha	
  
ocorrido	
   durante	
   os	
   180	
   (cento	
   e	
   oitenta)	
   dias	
   que	
   precederem	
   a	
   data	
   do	
   depósito	
   ou	
   a	
   da	
   prioridade	
  
reivindicada,	
  se	
  promovida	
  nas	
  situações	
  previstas	
  nos	
  incisos	
  I	
  a	
  III	
  do	
  art.	
  12.	
  
	
  
5.4.	
  Marca	
  	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
8 
 
I.	
  Conceito	
  
	
   Marca	
  é	
  o	
  sinal	
  distintivo,	
  visualmente	
  perceptível,	
  não	
  compreendido	
  nas	
  proibições	
  legais.	
  
No	
   Brasil,	
   somente	
   pode	
   ser	
   registrada	
   marca	
   que	
   é	
   visualmente	
   perceptível.	
   Por	
   isso,	
  
cuidado	
  com	
  a	
  pegadinha	
  do	
  examinador:	
  não	
  existe	
  marca	
   sonora	
   (ex:	
  o	
  plim-­‐plim	
  da	
  Globo	
  não	
  
pode	
  ser	
  registrado	
  como	
  marca).	
  
Art.	
   122.	
   São	
   suscetíveis	
   de	
   registro	
   como	
   marca	
   os	
   sinais	
   distintivos	
   visualmente	
   perceptíveis,	
   não	
  
compreendidos	
  nas	
  proibições	
  legais.	
  
	
  
II.	
  Espécies	
  (boa	
  questão	
  de	
  concurso)	
  –	
  art.	
  123	
  
a) Marca	
  de	
  produto	
  ou	
  serviço	
  ! 	
  É	
  aquela	
  usada	
  para	
  distinguir	
  produto	
  ou	
  serviço	
  de	
  outro	
  
idêntico,	
  semelhante	
  ou	
  afim,	
  de	
  origem	
  diversa.	
  Ex:	
  Bombril.	
  
b) Marca	
   de	
   certificação	
  ! 	
   É	
   aquela	
   usada	
   para	
   atestar	
   a	
   conformidade	
  de	
   um	
   produto	
   ou	
  
serviço	
   com	
   determinadas	
   normas	
   ou	
   especificações	
   técnicas,	
   notadamente	
   quanto	
   à	
  
qualidade,	
  natureza,	
  material	
  utilizado	
  e	
  metodologia	
  empregada.	
  Ex:	
  INMETRO	
  e	
  ISO9001.	
  	
  
c) Marca	
   coletiva	
  ! 	
   É	
   aquela	
   usada	
   para	
   identificar	
   produtos	
   ou	
   serviços	
   provindos	
   de	
  
membros	
   de	
   uma	
   determinada	
   entidade	
   ou	
   coletividade.	
   Ex:	
   indústria	
   brasileira	
   dos	
  
produtores	
  de	
  café.	
  Isso	
  traz	
  uma	
  qualidade	
  maior	
  ao	
  produto.	
  
	
  
III.	
  Requisitos	
  da	
  marca	
  
a) NOVIDADE	
  (RELATIVA)	
  ! 	
  Neste	
  caso,	
  a	
  nulidade	
  é	
  relativa,	
  estando	
  relacionada	
  ao	
  ramo	
  da	
  
atividade.	
   Adota-­‐se,	
   aqui,	
   o	
   princípio	
   da	
   especificidade,	
   verificando-­‐se	
   a	
   novidade	
   com	
  
relação	
  ao	
  grupo	
  onde	
  se	
  enquadra	
  o	
  produto/serviço.	
  Sendo	
  mais	
  claro:	
  o	
  registro	
  de	
  uma	
  
marca	
  confere	
  a	
  proteção	
  ao	
  seu	
  uso	
  exclusivo	
  tão-­‐somente	
  contra	
  seu	
  uso	
  em	
  produtos	
  ou	
  
serviços	
  similares,	
  de	
  acordo	
  com	
  classes	
  criadas	
  por	
  ato	
  normativo	
  do	
  INPI.	
  
	
  
b) NÃO	
  COLIDÊNCIA	
  COM	
  MARCA	
  NOTÓRIA	
  ! 	
  A	
  marca	
  não	
  pode	
  confrontar/violar	
  uma	
  marca	
  
notória.	
   Marca	
   notória	
   é	
   aquela	
   ostensivamente	
   pública	
   e	
   conhecida,	
   de	
   popularidade	
   e	
  
reconhecimento	
  internacional.	
  
	
  
Muita	
   atenção:	
   marca	
   notória	
   independe	
   de	
   registro	
   no	
   INPI	
   para	
   ter	
   proteção	
   legal	
   (da	
  
mesma	
   forma	
  que,	
  no	
  processo	
  civil,	
   fato	
  notório	
  dispensa	
  prova).	
  Ex:	
  Sony.	
   Isso	
  porque	
  o	
  Brasil	
  é	
  
signatário	
   da	
   Convenção	
   da	
   União	
   de	
   Paris.	
   Por	
   esta	
   Convenção,	
   os	
   países	
   consignatários	
   devem	
  
proteger	
  a	
  marca	
  notória.	
  
	
   E	
  mais:	
  marca	
  notória	
  não	
  se	
  confunde	
  com	
  alto	
  renome	
  (art.	
  125).	
  A	
  marca	
  notória,	
  que	
  não	
  
precisa	
  de	
  registro,	
  só	
  tem	
  proteção	
  no	
  seu	
  ramo	
  de	
  atividade	
  (é	
  possível	
  criar,	
  v.g.,	
  um	
  “detergente	
  
Armani”),	
  enquanto	
  o	
  alto	
  renome	
  tem	
  proteção	
  especial	
  em	
  todos	
  os	
  ramos	
  de	
  atividade.	
  
	
   MARCA	
  NOTÓRIA	
  	
   MARCA	
  DE	
  ALTO	
  RENOME	
  
Não	
  precisa	
  de	
  registro	
  para	
  ser	
  protegida	
   Precisa	
  ser	
  registrada	
  
Só	
  tem	
  proteção	
  no	
  ramo	
  de	
  atividade	
   Tem	
  proteção	
  em	
  todos	
  os	
  ramos	
  de	
  atividade	
  
Precisa	
  ter	
  reconhecimento	
  internacional	
   Reconhecimento	
  no	
  país	
  
Protegida	
  nos	
  países	
  signatários	
  do	
  acordo	
   Protegida	
  apenas	
  no	
  território	
  nacional	
  
	
  
	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
9 
 
Art.	
  125.	
  À	
  marca	
  registrada	
  no	
  Brasil	
  considerada	
  de	
  alto	
  renome	
  será	
  assegurada	
  proteção	
  especial,	
  em	
  
TODOS	
  OS	
  RAMOS	
  de	
  atividade.	
  
Art.	
   126.	
   A	
  marca	
  notoriamente	
   conhecida	
   EM	
  SEU	
  RAMO	
  de	
   atividade	
  nos	
   termos	
  do	
   art.6º	
   bis	
   (I),	
   da	
  
Convenção	
   da	
   União	
   de	
   Paris	
   para	
   Proteção	
   da	
   Propriedade	
   Industrial,	
   goza	
   de	
   proteção	
   especial,	
  
independentemente	
  de	
  estar	
  previamente	
  depositada	
  ou	
  registrada	
  no	
  Brasil.	
  
§	
  1º	
  A	
  proteção	
  de	
  que	
  trata	
  este	
  artigo	
  aplica-­‐se	
  também	
  às	
  marcas	
  de	
  serviço.	
  
§	
  2º	
  O	
  INPI	
  poderá	
  indeferir	
  de	
  ofício	
  pedido	
  de	
  registro	
  de	
  marca	
  que	
  reproduza	
  ou	
  imite,	
  no	
  todo	
  ou	
  em	
  
parte,	
  marca	
  notoriamente	
  conhecida.	
  
	
  
Atente:	
  o	
  STJ,	
  em	
  recente	
   julgado,	
  confundiu	
  marca	
  notória	
  e	
  marca	
  de	
  alto	
  renome,	
  entendendo	
  
que,	
   em	
  ambos	
  os	
   casos,	
   a	
   proteção	
  não	
   seria	
   específica	
   ao	
   tipo	
   de	
   produto	
  ou	
   serviço	
   (em	
   tese,	
  
somente	
  a	
  marca	
  de	
  alto	
  renome	
  não	
  seria	
  específica).	
  Confira-­‐se:	
  
COLIDÊNCIA. MARCA. NOME COMERCIAL. LEI N. 9.276/1996. RESP 1.204.488-RS 
Para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se deve ater apenas à análise do 
critério da anterioridade, mas também levar em consideração outros dois princípios básicos do direito pátrio 
das marcas: o princípio da territorialidade, correspondente ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da 
especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou 
notória, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como pressuposto de necessidade de evitar 
erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Hodiernamente a proteção ao nome comercial se circunscreve à 
unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, 
podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas 
demais juntas comerciais. A melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilização 
com os institutos da marca e do nome comercial é que, para que a reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca, 
que possui proteção nacional, é necessário nesta ordem: que a proteção ou nome empresarial não 
goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo 
território nacional e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação 
com esses sinais distintivos. 
	
  
Confira-­‐se	
  também	
  recente	
   julgado	
  do	
  STJ,	
  de	
  outubro	
  de	
  2012,	
  que	
  reconhece	
  efeitos	
  ex	
  nunc	
  à	
  
marca	
  notória.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL.	
  PROTEÇÃO	
  DE	
  MARCA	
  NOTÓRIA.	
  EFEITOS	
  EX	
  NUNC.	
  
A	
   proteção	
   de	
   marca	
   notória	
   registrada	
   no	
   INPI	
   produz	
   efeitos	
   ex	
   nunc,	
   não	
   atingindo	
  
registros	
   regularmente	
   constituídos	
   em	
  data	
   anterior.	
  O	
   direito	
   de	
   exclusividade	
   ao	
   uso	
   da	
  
marca	
   em	
   decorrência	
   do	
   registro	
   no	
   INPI,	
   excetuadas	
   as	
   hipóteses	
   de	
  marcas	
   notórias,	
   é	
  
limitado	
   à	
   classe	
   para	
   a	
   qual	
   foi	
   deferido,	
   não	
   abrangendo	
   produtos	
   não	
   similares,	
  
enquadrados	
  em	
  outras	
  classes.	
  O	
  registro	
  da	
  marca	
  como	
  notória,	
  ao	
  afastar	
  o	
  princípio	
  da	
  
especialidade,	
  confere	
  ao	
  seu	
  titular	
  proteção	
  puramente	
  defensiva	
  e	
  acautelatória,	
  a	
  fim	
  de	
  
impedir	
   futuros	
   registros	
   ou	
   uso	
   por	
   terceiros	
   de	
   outras	
   marcas	
   iguais	
   ou	
   parecidas,	
   não	
  
retroagindo	
  para	
  atingir	
  registros	
  anteriores.	
  AgRg	
  no	
  REsp	
  1.163.909-­‐RJ.	
  
	
  
c) NÃO	
   IMPEDIMENTO	
   ! 	
   Os	
   casos	
   de	
   impedimento	
   legal	
   estão	
   no	
   art.	
   124	
   da	
   Lei	
   de	
  
Propriedade	
   Industrial	
   (ex:	
  símbolos	
  oficiais).	
  A	
   lista	
  é	
  enorme,	
  de	
  modo	
  que	
  marcaremos	
  o	
  
que	
  tem	
  caído	
  em	
  concursos	
  (ex:	
  obra	
  de	
  caráter	
  puramente	
  artístico):	
  
Art.	
  124.	
  Não	
  são	
  registráveis	
  como	
  marca:	
  
I	
   -­‐	
   brasão,	
   armas,	
   medalha,	
   bandeira,	
   emblema,	
   distintivo	
   e	
   monumento	
   oficiais,	
   públicos,	
   nacionais,	
  
estrangeiros	
  ou	
  internacionais,	
  bem	
  como	
  a	
  respectiva	
  designação,	
  figura	
  ou	
  imitação;	
  
!	
  Símbolo	
  oficial,	
  seja	
  nacional	
  ou	
  internacional,	
  não	
  pode	
  ser	
  registrado	
  como	
  marca,	
  mas	
  pode	
  ser	
  utilizada	
  
para	
  marketing.	
  
IV	
  -­‐	
  designação	
  ou	
  sigla	
  de	
  entidade	
  ou	
  órgão	
  público,	
  quando	
  não	
  requerido	
  o	
  registro	
  pela	
  própria	
  entidade	
  ou	
  
órgão	
  público;	
  	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
10 
 
!	
  Ex:	
  não	
  se	
  pode	
  registrar	
  uma	
  marca	
  sob	
  a	
  sigla	
  STF.	
  
V	
  -­‐	
  reprodução	
  ou	
  imitação	
  de	
  elemento	
  característico	
  ou	
  diferenciador	
  de	
  título	
  de	
  estabelecimento	
  ou	
  nome	
  
de	
  empresa	
  de	
  terceiros,	
  suscetível	
  de	
  causar	
  confusão	
  ou	
  associação	
  com	
  estes	
  sinais	
  distintivos;	
  
IX	
   -­‐	
   indicação	
   geográfica,	
   sua	
   imitação	
   suscetível	
   de	
   causar	
   confusão	
   ou	
   sinal	
   que	
   possa	
   falsamente	
   induzir	
  
indicação	
  geográfica;	
  	
  
X	
  -­‐	
  sinal	
  que	
  induza	
  a	
  falsa	
  indicação	
  quanto	
  à	
  origem,	
  procedência,	
  natureza,	
  qualidade	
  ou	
  utilidade	
  do	
  produto	
  
ou	
  serviço	
  a	
  que	
  a	
  marca	
  se	
  destina;	
  
!	
   A	
   falsa	
   indicação	
   geográfica	
   também	
   é	
   impedimento.	
   Ex:	
   um	
   perfume	
   feito	
   em	
   Campinas	
   não	
   pode	
   ser	
  
chamado	
   de	
   “francês”.	
   Um	
   chocolate	
   baiano	
   não	
   pode	
   ser	
   chamado	
   de	
   “Gramado”,	
   sob	
   pena	
   de	
   enganar	
   o	
  
consumidor.	
  
XV	
   -­‐	
   nome	
   civil	
   ou	
   sua	
   assinatura,	
   nome	
   de	
   família	
   ou	
   patronímico	
   e	
   imagem	
   de	
   terceiros,	
   salvo	
   com	
  
consentimento	
  do	
  titular,	
  herdeiros	
  ou	
  sucessores;	
  
XVI	
   -­‐	
   pseudônimo	
   ou	
   apelido	
   notoriamente	
   conhecidos,	
   nome	
   artístico	
   singular	
   ou	
   coletivo,	
   salvo	
   com	
  
consentimento	
  do	
  titular,	
  herdeiros	
  ou	
  sucessores;	
  
XVII	
   -­‐	
  obra	
   literária,	
  artística	
  ou	
  científica,	
  assim	
  como	
  os	
  títulos	
  que	
  estejam	
  protegidos	
  pelo	
  direito	
  autoral	
  e	
  
sejam	
  suscetíveis	
  de	
  causar	
  confusão	
  ou	
  associação,	
  salvo	
  com	
  consentimento	
  do	
  autor	
  ou	
  titular;	
  
XVIII	
   -­‐	
   termo	
  técnico	
  usado	
  na	
   indústria,	
  na	
  ciência	
  e	
  na	
  arte,	
  que	
   tenha	
   relação	
  com	
  o	
  produto	
  ou	
  serviço	
  a	
  
distinguir;	
  
XX	
  -­‐	
  dualidade	
  demarcas	
  de	
  um	
  só	
  titular	
  para	
  o	
  mesmo	
  produto	
  ou	
  serviço,	
  salvo	
  quando,	
  no	
  caso	
  de	
  marcas	
  
de	
  mesma	
  natureza,	
  se	
  revestirem	
  de	
  suficiente	
  forma	
  distintiva;	
  
XXI	
   -­‐	
   a	
   forma	
  necessária,	
   comum	
  ou	
   vulgar	
   do	
  produto	
   ou	
   de	
  acondicionamento,	
   ou,	
   ainda,	
   aquela	
   que	
  não	
  
possa	
  ser	
  dissociada	
  de	
  efeito	
  técnico;	
  
	
  	
  
6.	
  Aspectos	
  processuais	
  
	
   Veremos	
  os	
  aspectos	
  judiciais	
  e	
  do	
  processo	
  administrativo	
  junto	
  ao	
  INPI.	
  
	
   No	
  tocante	
  as	
  ações	
  judiciais,	
  devemos	
  observar	
  que	
  as	
  ações	
  devem	
  ser	
  ajuizadas	
  na	
  Justiça	
  
Federal	
  e,	
  se	
  o	
  INPI	
  não	
  for	
  autor	
  do	
  processo,	
  deverá	
  nele	
  intervir.	
  
	
   O	
  prazo	
  geral	
  para	
  contestação	
  é	
  de	
  60	
  dias.	
  
	
  
6.1.	
  Prazos	
  Prescricionais	
  
	
   O	
   que	
   mais	
   cai	
   em	
   prova	
   são	
   os	
   prazos	
   para	
   ajuizar	
   a	
   ação	
   e	
   para	
   entrar	
   com	
   pedido	
  
administrativo.	
  
ESPÉCIE	
   PRAZO	
  
Patente	
  
(invenção	
  e	
  modelo	
  de	
  
utilidade)	
  
Âmbito	
  administrativo:	
  6	
  meses	
  da	
  concessão	
  da	
  patente	
  
Âmbito	
   judicial:	
   Enquanto	
   a	
   patente	
   for	
   vigente,	
   pode-­‐se	
   ajuizar	
   uma	
   ação	
  
discutindo	
  aquela	
  patente	
  
Desenho	
  industrial	
  
Âmbito	
  administrativo:	
  5	
  anos	
  contados	
  da	
  concessão	
  
Âmbito	
   judicial:	
   Enquanto	
   for	
   vigente	
   o	
   desenho	
   industrial,	
   pode-­‐se	
   ajuizar	
  
uma	
  ação	
  discutindo-­‐o.	
  
Marca	
  
Âmbito	
  administrativo:	
  180	
  dias	
  da	
  concessão	
  
Âmbito	
  judicial:	
  5	
  anos	
  da	
  concessão	
  
	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
11 
 
I.	
  Concessão	
  de	
  patente	
  (invenção/modelo	
  de	
  utilidade)4	
  
	
   O	
   pedido	
   de	
   patente	
   deve	
   ser	
   apresentado	
   ao	
   INPI,	
   acompanhado	
   de:	
   a)	
   requerimento	
  
(formulário	
  padrão	
  oferecido	
  pelo	
  INPI);	
  b)	
  relatório	
  descritivo;	
  c)	
  reivindicações;	
  d)	
  desenho,	
  se	
  for	
  o	
  
caso;	
  e)	
  resumo;	
  f)	
  comprovante	
  de	
  pagamento	
  da	
  retribuição	
  relativa	
  ao	
  depósito	
  (art.	
  19).	
  
	
   Apresentado	
   o	
   pedido,	
   ele	
   é	
   submetido	
   a	
   exame	
   formal	
   preliminar	
   (só	
   se	
   analisam	
  
formalidades).	
  Se	
  devidamente	
  instruído,	
  será	
  protocolizado,	
  sendo	
  considerada	
  a	
  data	
  do	
  depósito	
  
a	
  mesma	
  da	
  apresentação	
  (art.	
  20).	
  
	
   Se	
  o	
  pedido	
  não	
  atender	
  às	
  formalidades,	
  mas	
  contiver	
  dados	
  relativos	
  ao	
  objeto,	
  depositante	
  
e	
   ao	
   inventor,	
   poderá	
   ser	
   entregue	
   mediante	
   recibo	
   datado.	
   Neste	
   caso,	
   o	
   INPI	
   estabelece	
   as	
  
exigências	
   a	
   serem	
   cumpridas	
   no	
   prazo	
   de	
   30	
   dias,	
   sob	
   pena	
   de	
   devolução	
   ou	
   arquivamento	
   da	
  
documentação.	
   Cumpridas	
   as	
   exigências,	
   o	
   depósito	
   será	
   considerado	
   como	
   efetuado	
  na	
   data	
   do	
  
recibo.	
  
	
   Nas	
   reivindicações	
   é	
   que	
   se	
   indica	
   a	
   verdadeira	
   extensão	
   do	
   objeto	
   da	
   patente,	
   com	
   sua	
  
descrição	
  pormenorizada.	
  
	
   Obs:	
  com	
  o	
  objetivo	
  de	
  propiciar	
  ao	
  depositante	
  prazo	
  para	
  que	
  realize	
  estudo	
  de	
  viabilidades	
  
do	
  objeto	
  do	
  pedido,	
  ou	
  venha	
  a	
  contatar	
  pessoas	
  interessadas	
  em	
  produzi-­‐lo,	
  estabelece	
  a	
  lei	
  que	
  o	
  
pedido	
   de	
   patente	
   será	
  mantido	
   em	
   sigilo	
   durante	
  18	
  meses	
   contados	
   do	
   depósito	
   ou	
   prioridade	
  
mais	
  antiga,	
  após	
  o	
  que	
  será	
  publicado	
  (art.	
  30).	
  É	
  possível	
  a	
  antecipação	
  da	
  publicação,	
  a	
  pedido.	
  
	
   Somente	
   após	
   a	
   concessão	
   da	
   patente	
   é	
   que	
   o	
   terceiro	
   interessado	
   poderá	
   requerer	
   sua	
  
nulidade,	
  no	
  prazo	
  de	
  6	
  meses	
  da	
  concessão.	
  
	
  
II.	
  Registro	
  
a) Desenho	
  industrial	
  
	
   O	
  pedido	
  é	
  entregue	
  mediante	
  requerimento	
  acrescido	
  de	
  relatório	
  descritivo,	
  reivindicações,	
  
desenhos	
   ou	
   fotografias,	
   descrição	
   do	
   campo	
   de	
   aplicação	
   e	
   comprovante	
   de	
   pagamento	
   da	
  
retribuição	
   relativa	
   ao	
   depósito	
   (art.	
   101).	
   Se	
   os	
   desenhos	
   ou	
   fotografias	
   forem	
   suficientes,	
  
dispensa-­‐se	
  o	
  relatório	
  e	
  reivindicações.	
  
	
   Neste	
  caso,	
  o	
  prazo	
  de	
  diligências	
  conferido	
  pelo	
  INPI	
  não	
  é	
  de	
  30,	
  mas	
  5	
  dias.	
  Cumpridas	
  as	
  
exigências,	
  como	
  ocorre	
  com	
  a	
  patente,	
  o	
  depósito	
  considera-­‐se	
  efetuado	
  na	
  data	
  da	
  apresentação	
  
do	
  pedido	
  (103).	
  
	
   Obs:	
  ao	
  contrário	
  do	
  pedido	
  da	
  patente,	
  o	
  registro	
  do	
  desenho	
  industrial	
  somente	
  correrá	
  em	
  
sigilo	
  caso	
  seja	
  requerido	
  pelo	
  depositante,	
  e	
  somente	
  pelo	
  prazo	
  de	
  180	
  dias	
  (e	
  não	
  18	
  meses).	
  
	
  
b) Marca	
  
	
   A	
  diferença	
  aqui	
  é	
  a	
  seguinte:	
  após	
  o	
  protocolo	
  do	
  pedido	
  da	
  marca	
  perante	
  o	
  INPI,	
  será	
  ele	
  
publicado	
  para	
  apresentação	
  de	
  eventuais	
  oposições	
  por	
  terceiros,	
  no	
  prazo	
  de	
  60	
  dias	
   (art.	
  158).	
  
Havendo	
  oposição,	
  o	
  depositante	
  será	
  intimado	
  para	
  se	
  manifestar	
  igualmente	
  no	
  prazo	
  de	
  60	
  dias.	
  
Decorridos	
   60	
   dias	
   do	
   protocolo	
   do	
   pedido,	
   ou	
   após	
   apresentação	
   de	
   eventual	
   oposição,	
   o	
   INPI	
  
deverá	
  proferir	
  decisão	
  deferindo	
  ou	
  não	
  o	
  pedido	
  de	
  registro	
  (art.	
  159).	
  
	
   Depois	
  de	
  expedido	
  o	
  certificado	
  de	
  registro,	
  abre-­‐se	
  novamente	
  a	
  possibilidade	
  de	
  qualquer	
  
pessoa	
   com	
   legítimo	
   interesse	
   requerer	
   sua	
  nulidade	
   perante	
   o	
   INPI,	
   no	
   prazo	
   de	
   180	
   dias.	
   Esse	
  
 
4	
  A	
  partir	
  daqui,	
  só	
  caderno	
  de	
  J.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
12 
 
procedimento	
  pode	
  ser	
  proposto	
  de	
  ofício	
  pelo	
  INPI.	
  Ao	
  titular	
  será	
  ofertado	
  prazo	
  de	
  defesa	
  em	
  60	
  
dias.	
  
	
   O	
   INPI,	
  ou	
  qualquer	
  pessoa	
  com	
   legítimo	
   interesse,	
  poderá	
   intentar,	
  no	
  prazo	
  de	
  5	
  anos	
  da	
  
concessão,	
  ação	
  judicial	
  de	
  nulidade	
  de	
  registro	
  de	
  marca	
  perante	
  o	
  foro	
  dajustiça	
  federal.	
  
	
  
	
  
7.	
  Prioridade	
  
	
   O	
   art.	
   16	
   estabelece	
   que	
   será	
   assegurado	
  o	
   direito	
   de	
   prioridade	
   ao	
   pedido	
  de	
  patente	
   ou	
  
registro	
   industrial	
   apresentados	
   em	
   país	
   que	
   mantenha	
   acordo	
   com	
   o	
   Brasil,	
   ou	
   em	
   organização	
  
internacional.	
   Dessa	
   forma,	
   se	
   houver	
   interesse	
   do	
   titular	
   da	
   propriedade	
   industrial,	
   devidamente	
  
depositada	
   em	
   outro	
   país,	
   em	
   expandir	
   seu	
   direito	
   em	
   território	
   brasileiro,	
   deverá	
   reivindicar	
   a	
  
prioridade	
  no	
  prazo	
  máximo	
  de:	
  	
  
" 12	
  meses	
  ! 	
  Em	
  se	
  tratando	
  de	
  invenção	
  e	
  modelo	
  de	
  utilidade;	
  
" 6	
  meses	
  ! 	
  Desenho	
  industrial	
  ou	
  marca.	
  Esse	
  prazo	
  é	
  sempre	
  contado	
  da	
  data	
  do	
  primeiro	
  
pedido.	
  
	
   O	
   requisito	
   de	
   novidade,	
   neste	
   caso,	
   terá	
   como	
   base	
   a	
   data	
   de	
   apresentação	
   do	
   primeiro	
  
pedido	
  (no	
  exterior),	
  e	
  não	
  a	
  data	
  em	
  que	
  fora	
  apresentado	
  no	
  Brasil.	
  
	
  
8.	
  Formas	
  de	
  extinção	
  da	
  propriedade	
  industrial	
  
a) Expiração	
  do	
  prazo	
  de	
  vigência	
  
b) Renúncia	
  do	
  titular	
  
c) Falta	
  de	
  pagamento	
  dos	
  valores	
  exigidos	
  pelo	
  INPI	
  !	
  Ex:	
  retribuição	
  anual	
  e	
  	
  renovação.	
  
d) Caducidade	
  !	
  Atenção:	
  ocorre	
  caducidade	
  da	
  marca	
  se	
  alguém	
  deixa	
  de	
  usá-­‐la	
  por	
  mais	
  de	
  5	
  
anos.	
  Ex:	
  a	
  marca	
  Show	
  do	
  Milhão	
  era	
  de	
  uma	
  empresa	
  mexicana,	
  que	
  deixou	
  de	
  utilizá-­‐la	
  por	
  
mais	
  de	
  5	
   anos.	
   Já	
   a	
   invenção/modelo	
  de	
  utilidade	
  caducam	
  em	
  3	
  anos	
   do	
  desuso	
  ou	
  uso	
  
abusivo.	
  
e) Inobservância	
   do	
   art.	
   217	
   da	
   Lei	
   9.279	
  !	
   O	
   titular	
   de	
   um	
   registro	
   ou	
   patente	
   que	
   tem	
  
domicílio	
   no	
   exterior	
   deve	
   ter	
   representante	
   no	
   país,	
   com	
   poderes	
   para	
   representá-­‐lo	
   no	
  
âmbito	
  administrativo,	
  judicial	
  e	
  para	
  receber	
  citações.	
  Se	
  o	
  titular	
  não	
  tiver	
  representante	
  no	
  
país,	
  haverá	
  a	
  extinção	
  do	
  registro/patente.	
  
	
  
9.	
  Ação	
  de	
  nulidade	
  (art.	
  57)	
  
I.	
  Introdução	
  
	
   No	
  âmbito	
  da	
  propriedade	
  industrial,	
  é	
  possível	
  o	
  ajuizamento	
  de	
  ação	
  de	
  nulidade.	
  Ex:	
  ação	
  
de	
  nulidade	
  de	
  marca	
  ou	
  de	
  registro.	
  	
  
	
  
II.	
  Competência	
  
ATENTE:	
  	
  
" A	
  ação	
  de	
  nulidade	
  deve	
  ser	
  ajuizada	
  na	
  Justiça	
  Federal	
  (questão	
  do	
  TJ/BA	
  em	
  2005);	
  
" Se	
  o	
  INPI	
  não	
  for	
  autor	
  da	
  ação,	
  deverá	
  intervir	
  no	
  processo.	
  
	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
13 
 
III.	
  Prazo	
  
	
   Em	
  relação	
  ao	
  prazo	
  para	
  ajuizamento	
  da	
  ação,	
  observe:	
  
" Patente:	
  a	
  ação	
  deve	
  ser	
  ajuizada	
  enquanto	
  a	
  patente	
  for	
  vigente;	
  
" Registro:	
  idem.	
  
o Marca:	
   prazo	
   de	
   5	
   anos,	
   contados	
   da	
   concessão.	
   Obs:	
   a	
   ação	
   anulatória	
   do	
   nome	
  
empresarial	
  é	
  imprescritível.	
  
	
  
IV.	
  Prazo	
  de	
  defesa	
  
	
   Nestas	
  ações,	
  o	
  prazo	
  de	
  defesa	
  é	
  maior:	
  60	
  DIAS.	
  
Art.	
  57.	
  A	
  ação	
  de	
  nulidade	
  de	
  patente	
  será	
  ajuizada	
  no	
   foro	
  da	
  Justiça	
  Federal	
  e	
  o	
   INPI,	
  quando	
  não	
  for	
  
autor,	
  intervirá	
  no	
  feito.	
  
§	
  1º	
  O	
  prazo	
  para	
  resposta	
  do	
  réu	
  titular	
  da	
  patente	
  será	
  de	
  60	
  (sessenta)	
  dias.	
  
§	
   2º	
   Transitada	
   em	
   julgado	
   a	
   decisão	
   da	
   ação	
   de	
   nulidade,	
   o	
   INPI	
   publicará	
   anotação,	
   para	
   ciência	
   de	
  
terceiros.	
  
	
  
10.	
  Marca	
  x	
  nome	
  empresarial	
  
	
   Se	
   a	
  marca	
   é	
   o	
   sinal	
   visualmente	
   perceptível	
   que	
   tem	
   como	
   função	
   distinguir	
   produtos	
   ou	
  
serviços	
  colocados	
  à	
  disposição	
  do	
  público	
  consumidor,	
  o	
  nome	
  empresarial,	
  ao	
  contrário,	
  identifica	
  
o	
  sujeito	
  de	
  direito	
  que	
  comercializa,	
  fabrica	
  ou	
  produz	
  os	
  produtos	
  ou	
  presta	
  os	
  serviços	
  que	
  serão,	
  
por	
  sua	
  vez,	
  diferenciados	
  dos	
  demais	
  existente	
  no	
  mercado	
  pela	
  marca.	
  
	
   Três	
  são	
  as	
  principais	
  diferenças	
  entre	
  marca	
  e	
  nome	
  empresarial:	
  
Marca	
   Nome	
  empresarial	
  
Identifica	
  os	
  produtos	
  e	
  serviços.	
   Identifica	
  o	
  empresário	
  ou	
  sociedade	
  empresária.	
  
Registrada	
  no	
  INPI,	
  de	
  âmbito	
  nacional	
   Registrado	
  na	
  Junta	
  Comercial,	
  de	
  âmbito	
  estadual	
  
É	
  protegida	
  somente	
  nos	
  limites	
  da	
  classe	
  de	
  
produtos	
  ou	
  serviço	
  em	
  que	
  foi	
  registrada.	
  
Garante	
  exclusividade	
  em	
  toda	
  e	
  qualquer	
  atividade	
  
econômica.	
  
Vigora	
  no	
  prazo	
  de	
  10	
  anos,	
  prorrogável	
  por	
  
igual	
  período	
  sucessivamente,	
  sem	
  fim.	
  
Tem	
  duração	
  coincidente	
  com	
  a	
  duração	
  do	
  próprio	
  
empresário.	
  
Admite	
  alienação	
   Não	
  admite	
  alienação.	
  
	
  
	
   Não	
  há,	
  em	
  nosso	
  ordenamento	
  jurídico,	
  um	
  tratamento	
  apropriado	
  para	
  o	
  caso	
  de	
  existir	
  
um	
  nome	
  empresarial	
   que	
   venha	
  a	
   colidir	
   com	
  uma	
  determinada	
  marca,	
   na	
  medida	
   em	
  que	
   tais	
  
bens	
  jurídicos	
  são	
  tratados	
  de	
  forma	
  estanque,	
  em	
  leis	
  específicas	
  que	
  não	
  dão	
  solução	
  ao	
  problema.	
  
	
   O	
  STF	
  manifestou-­‐se	
  no	
  sentido	
  de	
  dar	
  prevalência	
  à	
  marca	
  devidamente	
  registrada	
  no	
  INPI	
  
em	
   detrimento	
   do	
   nome	
   empresarial	
   mais	
   antigo,	
   sob	
   o	
   argumento	
   de	
   que	
   aquele	
   órgão	
   tem	
  
eficácia	
   em	
   todo	
   território	
   nacional,	
   enquanto	
   o	
   nome	
   empresarial	
   é	
   protegido	
   tão-­‐somente	
   no	
  
âmbito	
  do	
  Estado	
  da	
  Junta.	
  
	
   Esse	
   critério,	
   certamente,	
   não	
   é	
   o	
   mais	
   apropriado,	
   por	
   permitir	
   que	
   pessoas	
   de	
   má-­‐fé	
  
registrem	
   marcas	
   coincidentes	
   com	
   nomes	
   empresariais	
   antigos	
   e	
   consolidados.	
   A	
   doutrina	
   vem	
  
apontando,	
  para	
  a	
  solução	
  de	
  casos	
  como	
  este,	
  a	
  utilização	
  do	
  critério	
  da	
  anterioridade.	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
14 
 
	
   O	
  STJ,	
  em	
  2011,	
  proferiu	
  a	
  seguinte	
  decisãosobre	
  o	
  assunto:	
  
COLIDÊNCIA. MARCA. NOME COMERCIAL. LEI N. 9.276/1996. RESP 1.204.488-RS 
Para a aferição de eventual colidência entre denominação e marca, não se deve ater apenas à análise 
do critério da anterioridade, mas também levar em consideração outros dois princípios básicos do direito pátrio 
das marcas: o princípio da territorialidade, correspondente ao âmbito geográfico da proteção, e o princípio da 
especificidade, segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarado pelo INPI de alto renome ou 
notória, está diretamente vinculada ao tipo de produto ou serviço, como pressuposto de necessidade de evitar 
erro, dúvida ou confusão entre os usuários. Hodiernamente a proteção ao nome comercial se circunscreve à 
unidade federativa de jurisdição da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, 
podendo ser estendida a todo o território nacional se for feito pedido complementar de arquivamento nas 
demais juntas comerciais. A melhor exegese do art. 124, V, da LPI (Lei n. 9.276/1996) para compatibilização 
com os institutos da marca e do nome comercial é que, para que a reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros constitua óbice ao registro da marca, 
que possui proteção nacional, é necessário nesta ordem: que a proteção ou nome empresarial não 
goze de tutela restrita a alguns estados, mas detenha a exclusividade sobre o uso do nome em todo 
território nacional e que a reprodução ou imitação sejam suscetíveis de causar confusão ou associação 
com esses sinais distintivos. 
	
   Diante	
  desse	
  julgado,	
  é	
  possível	
  afirmar	
  que,	
  para	
  o	
  STJ,	
  o	
  nome	
  somente	
  prevalecerá	
  sobre	
  a	
  
marca	
  que	
  venha	
  a	
  reproduzi-­‐lo	
  se	
  observados	
  conjuntamente	
  os	
  seguintes	
  requisitos:	
  
• O	
  nome	
  deve	
  estar	
  registrado	
  em	
  TODOS	
  OS	
  ESTADOS	
  (todas	
  as	
  juntas);	
  
+	
  
• A	
  sua	
  reprodução/imitação	
  deve	
  ser	
  suscetível	
  de	
  causar	
  CONFUSÃO/ASSOCIAÇÃO.	
  
Por	
  fim,	
  convém	
  atentar	
  ao	
  também	
  recente	
  julgado	
  do	
  STJ:	
  
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA FRACA OU EVOCATIVA. RESP 1.166.498-RJ	
  
a) Não é possível conferir exclusividade ao titular de registro de marca fraca ou evocativa. 
Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade ou de forte 
atividade criativa podem coexistir harmonicamente, sendo descabida qualquer alegação de notoriedade ou 
anterioridade de registro, com o intuito de assegurar o uso exclusivo da expressão de menor vigor inventivo. B) 
Marcas de convivência possível não podem se tornar oligopólios, patrimônios exclusivos de um restrito grupo 
empresarial, devendo o Judiciário reprimir a utilização indevida da exclusividade conferida ao registro quando 
esse privilégio implicar a intimidação da concorrência, de modo a impedi-la de exercer suas atividades 
industriais e explorar o mesmo segmento mercadológico. 
	
  
PRECEDENTES	
  IMPORTANTES:	
  
• STJ,	
  INFORMATIVO	
  N.	
  517/2013	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL.	
  POSSIBILIDADE	
  DE	
  OBTENÇÃO	
  DE	
  UMA	
  DECLARAÇÃO	
  GERAL	
  E	
  ABSTRATA	
  
DO	
  INPI	
  REFERENTE	
  À	
  CARACTERIZAÇÃO	
  DE	
  UMA	
  MARCA	
  COMO	
  DE	
  ALTO	
  RENOME.	
  
É	
   legítimo	
  o	
  interesse	
  do	
  titular	
  de	
  uma	
  marca	
  em	
  obter	
  do	
  INPI,	
  pela	
  via	
  direta,	
  uma	
  declaração	
  
geral	
   e	
   abstrata	
   de	
   que	
   sua	
   marca	
   é	
   de	
   alto	
   renome.	
   A	
   denominada	
   “marca	
   de	
   alto	
   renome”,	
  
prevista	
  no	
  art.	
  125	
  da	
  Lei	
  de	
  Propriedade	
  Industrial,	
  consiste	
  em	
  um	
  temperamento	
  do	
  princípio	
  da	
  
especialidade,	
   pois	
   confere	
   à	
   marca	
   proteção	
   em	
   todos	
   os	
   ramos	
   de	
   atividade.	
   Tal	
   artigo	
   não	
  
estabeleceu	
  os	
  requisitos	
  necessários	
  à	
  caracterização	
  do	
  alto	
  renome	
  de	
  uma	
  marca,	
  de	
  modo	
  que	
  a	
  
regulamentação	
   do	
   tema	
   ficou	
   a	
   cargo	
   do	
   INPI.	
  Atualmente,	
   a	
   sistemática	
   imposta	
   pela	
   aludida	
  
autarquia,	
   por	
   meio	
   da	
   Resolução	
   n.	
   121/2005,	
   somente	
   admite	
   que	
   o	
   interessado	
   obtenha	
   o	
  
reconhecimento	
  do	
  alto	
  renome	
  pela	
  via	
  incidental,	
  a	
  partir	
  do	
  momento	
  em	
  que	
  houver	
  a	
  prática,	
  
por	
   terceiros,	
   de	
   atos	
   potencialmente	
   capazes	
   de	
   violar	
   a	
   marca.	
   Inexiste,	
   portanto,	
   um	
  
procedimento	
  administrativo	
  tendente	
  à	
  obtenção	
  de	
  uma	
  declaração	
  direta	
  e	
  abstrata.	
  Parte	
  da	
  
doutrina	
   entende	
   que	
   o	
   alto	
   renome	
   não	
   dependeria	
   de	
   registro.	
   Nessa	
   concepção,	
   a	
  marca	
   que	
  
DIREITO	
  EMPRESARIAL	
  –	
  JOÃO	
  PAULO	
  LORDELO	
  
 
15 
 
possuísse	
  a	
   condição	
  de	
  alto	
   renome	
  no	
  plano	
   fático	
   seria	
   absoluta,	
  de	
   sorte	
  que	
  ninguém,	
  em	
  sã	
  
consciência,	
   poderia	
   desconhecê-­‐la.	
   Entretanto,	
   ainda	
   que	
   uma	
   determinada	
   marca	
   seja	
   de	
   alto	
  
renome,	
  até	
  que	
  haja	
  uma	
  declaração	
  oficial	
  nesse	
  sentido,	
  essa	
  condição	
  será	
  ostentada	
  apenas	
  
em	
   tese.	
   O	
   reconhecimento	
   do	
   alto	
   renome	
   só	
   pela	
   via	
   incidental	
   imporia	
   ao	
   titular	
   um	
   ônus	
  
injustificado,	
  de	
  constante	
  acompanhamento	
  dos	
  pedidos	
  de	
  registro	
  de	
  marcas	
  a	
  fim	
  de	
  identificar	
  
eventuais	
  ofensas	
  ao	
  seu	
  direito	
  marcário.	
  REsp	
  1.162.281-­‐RJ,	
  Rel.	
  Min.	
  Nancy	
  Andrighi,	
   julgado	
  em	
  
19/2/2013.	
  
	
  
DIREITO	
   EMPRESARIAL.	
   IMPOSSIBILIDADE	
   DE	
   O	
   PODER	
   JUDICIÁRIO	
   RECONHECER,	
   ANTES	
   DA	
  
MANIFESTAÇÃO	
  DO	
  INPI,	
  A	
  CARACTERIZAÇÃO	
  DE	
  UMA	
  MARCA	
  COMO	
  DE	
  ALTO	
  RENOME.	
  
Caso	
  inexista	
  uma	
  declaração	
  administrativa	
  do	
  INPI	
  a	
  respeito	
  da	
  caracterização,	
  ou	
  não,	
  de	
  uma	
  
marca	
   como	
   sendo	
   de	
   alto	
   renome,	
   não	
   pode	
   o	
   Poder	
   Judiciário	
   conferir,	
   pela	
   via	
   judicial,	
   a	
  
correspondente	
   proteção	
   especial.	
   A	
   lacuna	
   existente	
   na	
   Resolução	
   n.	
   121/2005	
  —	
   que	
   prevê	
   a	
  
declaração	
  do	
  alto	
  renome	
  de	
  uma	
  marca	
  apenas	
  pela	
  via	
  incidental	
  —	
  configura	
  omissão	
  do	
  INPI	
  na	
  
regulamentação	
   do	
   art.	
   125	
   da	
   LPI,	
   situação	
   que	
   justifica	
   a	
   intervenção	
   do	
   Poder	
   Judiciário.	
  
Entretanto,	
  até	
  que	
  haja	
  a	
  manifestação	
  do	
  INPI	
  pela	
  via	
  direta,	
  a	
  única	
  ilegalidade	
  praticada	
  será	
  a	
  
inércia	
   da	
  Administração	
  Pública.	
  Assim,	
   é	
   incabível,	
   ao	
  menos	
  nesse	
  momento,	
   a	
   ingerência	
   do	
  
Poder	
  Judiciário	
  no	
  mérito	
  do	
  ato	
  omissivo,	
  competindo-­‐lhe,	
  caso	
  provocado,	
  a	
  adoção	
  de	
  medidas	
  
tendentes	
  a	
  ocasionar	
  a	
  manifestação	
  do	
  INPI.	
  REsp	
  1.162.281-­‐RJ,Rel.	
  Min.	
  Nancy	
  Andrighi,	
  julgado	
  
em	
  19/2/2013.	
  
	
  
SÍNTESE:	
  
• A	
   pessoa	
   tem	
   interesse	
   em	
   pedir	
   DO	
   INPI	
   que	
   decida	
   se	
   sua	
   marca	
   é	
   de	
   alto	
   renome,	
  
declarando	
  isso;	
  
• Se	
  o	
  INPI	
  for	
  inerte,	
  O	
  JUDICIÁRIO	
  NÃO	
  PODE	
  INTERVIR!