Empresarial 08

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Aula 08
Direito Empresarial p/ PC-MA (Delegado) Pós-edital
Professor: Paulo Guimarães
 
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DIREITO EMPRESARIAL – PC-MA (DELEGADO DE POLÍCIA) 
Teoria e Questões 
Aula 08 – Prof. Paulo Guimarães 
 
 
AULA 08 
 PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
Sumário 
Sumário ................................................................................................. 1	
1 – Considerações Iniciais ......................................................................... 3	
2 – Introdução. Direito de Propriedade Intelectual X Direito de Propriedade 
Industrial ............................................................................................... 3	
2.1. Introdução .................................................................................... 3	
2.2. Aspectos históricos ......................................................................... 4	
3 – Disposições constitucionais .................................................................. 4	
4 – A Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade Industrial ................................ 5	
5 – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – INPI ................................ 7	
6 – Patentes ........................................................................................... 8	
6.1. Definições básicas .......................................................................... 8	
6.2. Requisitos e patenteabilidade ........................................................... 9	
6.3. Pedido de patente ......................................................................... 12	
6.4. Análise dos requisitos .................................................................... 15	
6.5. Concessão da patente .................................................................... 17	
6.6. Vigência da patente ....................................................................... 18	
6.7. Proteção conferida pela patente ...................................................... 18	
6.8. Nulidade da patente ...................................................................... 20	
6.9. Cessão de patente ......................................................................... 21	
6.10. Licenciamento de patente ............................................................. 22	
6.11. Patente de interesse da defesa nacional .......................................... 26	
6.12. Retribuição anual ......................................................................... 26	
6.13. Extinção da patente ..................................................................... 27	
6.14. Adição de invenção ...................................................................... 28	
6.15. Patentes pipeline ......................................................................... 28	
7 – Desenho Industrial ............................................................................ 29	
7.1. Conceito de desenho industrial ........................................................ 29	
7.2. Requisitos de registrabilidade .......................................................... 30	
7.3. Procedimento de registro ................................................................ 30	
 
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7.4. Concessão do registro .................................................................... 31	
7.5. Vigência do registro ....................................................................... 32	
7.6. Nulidade do registro ...................................................................... 32	
7.7. Retribuição quinquenal ................................................................... 33	
7.8. Extinção do registro ....................................................................... 34	
8 – Marca .............................................................................................. 35	
8.1. Conceitos básicos .......................................................................... 35	
8.2. Limitações de registro .................................................................... 36	
8.3. Nome de domínio .......................................................................... 42	
8.4. Espécies de marca ......................................................................... 43	
8.5. Registro de marca ......................................................................... 45	
8.6. Princípio da especialidade ou especificidade ...................................... 47	
8.7. Marca de alto renome .................................................................... 49	
8.8. Uso indevido de marca registrada .................................................... 50	
8.9. Cessão e licenciamento do registro de marca .................................... 51	
8.10. Nulidade do registro de marca ....................................................... 51	
8.11. Extinção do registro de marca ....................................................... 52	
9 – Indicações Geográficas ...................................................................... 55	
10 – Trade Dress (conjunto-imagem) ........................................................ 57	
11 – Questões ........................................................................................ 58	
11.1. Questões sem Comentários ........................................................... 58	
11.2. Gabarito ..................................................................................... 67	
11.3. Questões comentadas .................................................................. 68	
12 – Resumo da Aula .............................................................................. 88	
13 – Jurisprudência Aplicável ................................................................... 92	
14 – Considerações Finais ...................................................................... 101	
 
 
 
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AULA 08 – PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
1 – Considerações Iniciais 
Olá, futuro Delegado de Polícia! 
Hoje estudaremos a propriedade intelectual. É um tema que não aparece com 
tanta frequência provas de concursos, mas tem sido cada vez mais cobrado nos 
últimos anos. Não são termos complicados, mas você precisará dar uma atenção 
especial a este assunto para compreender todas as nuances desse interessante 
ramo da ciência jurídica. No final da aula, como de costume, teremos questões 
que o ajudarão a solidificar os seus conhecimentos. 
Bons estudos! 
 
2 – Introdução. Direito de Propriedade Intelectual X 
Direito de Propriedade Industrial 
2.1. Introdução 
O empresário, seja ele empresário individual ou sociedade empresária, precisará 
organizar um complexo de bens que servirão para o desempenho de sua 
atividade. Esse complexo de bens, como você já sabe, é chamado pelos 
doutrinadores de estabelecimento comercial. Importante mencionar, contudo, 
que o complexo de bens não envolve apenas objetos corpóreos, mas também 
bens e materiais, que muitas vezes são até mais importantes que os bens físicos. 
Tamanha importância desses bens materiais que ordenamento jurídico os confere 
proteção especial. Daí surgiu o chamado direito de propriedade industrial, que se 
presta a proteger bens materiais, a exemplo das marcas e desenhos industriais, 
além das invenções e modelos de utilidade. 
Alguns autores gastam páginas e páginas de suas obras tentando classificar 
tecnicamente o direito de propriedade industrial na qualidade de sub-ramo do 
direito empresarial. Particularmente, não considero esse esforço muito útil. Na 
minha modesta opinião, a única discussão que realmente importa diz respeito à 
nomenclatura adotada por esse sub-ramo. 
Podemos dizer que, segundo a maior parte da doutrina, o direito de 
propriedade industrial espécie do direito de propriedadeintelectual1, 
gênero que também incluiria o direito autoral, outros regimes de proteção de 
bens imateriais, e, segundo parte da doutrina, também o direito antitruste. 
O regime jurídico adotado depende da natureza do bem imaterial a ser protegido. 
A propriedade industrial deverá abarcar as invenções e as marcas, por exemplo, 
que certamente correspondem a obras do gênio humano. Por outro lado, uma 
 
1 Esse entendimento é adotado por diversos doutrinadores, entre eles André Luiz Santa Cruz 
Ramos e Edilson Enedino das Chagas. 
 
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composição musical, um romance ou um programa de computador também são 
expressões da imaginação e da criatividade, mas devem ser protegidas pelo 
regime do direito autoral. 
A diferenciação entre esses regimes será estudada por nós ao longo da aula de 
hoje, mas desde já você deve saber que o direito autoral protege a obra em 
si, enquanto o direito de propriedade industrial protege na técnica. 
 
2.2. Aspectos históricos 
Aquela cidade humana obviamente sempre existiu, mas apontamos na Revolução 
Industrial o marco histórico a partir do qual ficou clara a realidade de que a 
criação é grande instrumento de poder e riqueza. 
O primeiro caso conhecido de proteção ao inventor, todavia, muito anterior a 
isso. Em 1236, na cidade de Bordeaux, na França, foi concedido à Bonafasus de 
Sancta e Companhia o direito de explorar com exclusividade, pelo período de 15 
anos, o método flamengo de tecer e tingir tecidos de lã. Esse privilégio, porém, 
tal como outros concedidos ainda na Idade Média, não passavam da aplicação de 
critérios políticos de conveniência e oportunidade. Não havia ainda um regime 
jurídico instituído e aplicável à proteção das invenções. 
As mudanças de cenário começam a surgir com as codificações de patentes de 
Veneza (1474) e da Inglaterra (o statute of monopolies, de 1623/1624), que 
introduziram alguns princípios básicos até hoje observados no regime de 
propriedade industrial. 
O assunto, porém, somente ganhou corpo depois da Revolução Industrial. Em 
1883 ocorreu a Convenção de Paris, ocasião em que diversas nações se reuniram 
para analisar e uniformizar o sistema internacional de proteção à propriedade 
industrial. O Brasil, diga-se de passagem, foi um dos países fundadores da 
Convenção de Paris, tendo sempre assumido posição de vanguarda no assunto. 
 
3 – Disposições constitucionais 
Quase todas as concepções brasileiras, ao logo da história, concederam privilégio 
ao inventor para exploração de seus inventos. A Constituição Federal de 1988 
trata da propriedade industrial na parte dos direitos e garantias individuais. 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes 
de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
 
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Importante mencionar também que desde 1994 o Brasil é signatário do acordo 
conhecido como TRIPS, ou, em português, Acordo Relativo aos Aspectos do 
Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com Comércio (ADPIC). 
Aplicação desse acordo já gerou interessante polêmica na jurisprudência 
nacional. Isso porque o texto do Acordo TRIPS prevê a postergação da sua 
vigência por cinco anos nos países em desenvolvimento, a exemplo do Brasil. 
Os primeiros casos julgados a respeito do assunto, porém o Superior Tribunal de 
Justiça teve entendimento diferente. Segundo o Tribunal, a aplicação do acordo 
deveria ser imediata, já que o Brasil não havia manifestado expressamente a 
adesão à cláusula que previa A postergação da vigência do acordo. Devemos 
salientar, porém, que posteriormente o STJ alterou seu entendimento, adotando 
posicionamento no sentido de que a postergação da vigência do acordo seria 
válida para o Brasil independentemente de adesão expressa à cláusula do TRIPS. 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 
PATENTE CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI N. 5772/71 POR MAIS CINCO ANOS. 
ACORDO TRIPS. VIGÊNCIA NO BRASIL. 
I - O Acordo Internacional TRIPS - inserido no ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto 
n. 1.355/94 -, na parte que prevê a prorrogação do prazo de patente de 15 anos - nos 
termos da Lei n. 5.772/71 - para 20 anos, não tem aplicação imediata, ficando submetida 
a observância de suas normas a pelo menos duas restrições, em se tratando de países em 
desenvolvimento, como o caso do Brasil: a) prazo geral de um ano, a contar do início da 
vigência do Acordo no país (art. 65.1); b) prazo especial de mais quatro anos para os países 
em desenvolvimento (art. 65.2), além do prazo geral. 
II - A ausência de manifestação legislativa expressa, no sentido de postergar a vigência do 
Acordo no plano do direito interno por mais cinco anos (na modalidade 1 + 4), não pode 
ser interpretada como renúncia à faculdade oferecida pelo art. 65 às nações em 
desenvolvimento, uma vez que não havia nenhum dispositivo obrigando o país a declarar 
sua opção pelo prazo de transição. Precedente: REsp 960.728/RJ, Relª. Minª. NANCY 
ANDRIGHI, DJ 17.3.09. Recurso Especial provido. 
REsp 806.147/RJ, Rel. Min. Sidnei Benetti, 3a Turma, j. 15.12.2009, DJe 18.12.2009. 
 
4 – A Lei n. 9.279/1996 – Lei de Propriedade 
Industrial 
Atualmente a Lei n. 9.279/1996 regula os direitos e obrigações relativos à 
propriedade industrial no Brasil. Se escopo é declarado logo nos primeiros 
dispositivos. 
 
Art. 2º A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado o seu 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante: 
I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; 
II - concessão de registro de desenho industrial; 
III - concessão de registro de marca; 
 
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IV - repressão às falsas indicações geográficas; e 
V - repressão à concorrência desleal. 
 
Podemos dizer, portanto que são quatro os bens protegidos pelo direito de 
propriedade industrial: a invenção e o modelo de utilidade (protegidos mediante 
patente), e a marca e o desenho industrial (protegidos por meio de registro). 
Além disso, o direito de propriedade industrial também reprime as falsas 
indicações geográficas e a concorrência desleal. 
 
Como o Brasil é signatário tanto do TRIPS quanto da Convenção da União de 
Paris, é comum dizer que somos um país unionista no que se refere ao direito 
de proteção industrial. A Lei n. 9.279/1996 obedece justamente aos preceitos 
desses dois acordos internacionais. 
 
Art. 3º Aplica-se também o disposto nesta Lei: 
I - ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado no País por 
quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil; e 
II - aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasileiros ou pessoas 
domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. 
 
O art. 3o adota no ordenamento brasileiro ou os princípios da prioridade da 
assimilação. 
Além disso, a lei classifica os direitos de propriedade industrial como bens móveis, 
nos termos de seu art. 5o. 
 
Art. 5º Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos de propriedade 
industrial.PROTEÇÃO À PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL
Concessão de
Patente De invençãoDe modelo de utilidade
Registro De marcaDe desenho industrial
Repressão às falsas 
indicações geográficas
Repressão à concorrência 
desleal
 
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5 – Instituto Nacional da Propriedade Intelectual – 
INPI 
O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 
Exterior de Serviços (MDIC), que tem por atribuição a concessão de privilégios e 
garantias aos inventores e criadores. 
Como estamos falando de uma autarquia federal, as decisões do INPI podem ser 
revistas pelo Poder Judiciário. Nesse sentido, o STJ entende que as ações 
ajuizadas contra o INPI devem correr perante a Justiça Federal, no foro do Rio 
de Janeiro, onde fica localizada a sede do Instituto. Por outro lado, o STJ também 
entende que quando houver litisconsórcio passivo (mais de um réu) a ação pode 
ser proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu. 
 
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro competente 
para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI figure como 
parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil faculta que o autor 
ajuize a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese de pluralidade de réus, 
se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.º, do CPC. 
REsp 346.628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 
355. 
 
O INPI é uma autarquia federal, vinculada ao 
Ministério da Indústria, Comércio Exterior de 
Serviços (MDIC), que tem por atribuição a 
concessão de privilégios e garantias aos inventores e criadores. O STJ entende 
que as ações ajuizadas contra o INPI devem correr perante a Justiça Federal, no 
foro do Rio de Janeiro, onde fica localizada a sede do Instituto. Por outro lado, o 
STJ também entende que quando houver litisconsórcio passivo (mais de um réu) 
a ação pode ser proposta no Rio de Janeiro ou no domicílio do outro réu. 
 
Esse entendimento acerca da competência da Justiça Federal do Rio de Janeiro, 
porém, não se aplica aos litígios entre particulares em razão de registro junto ao 
INPI, já que nestes casos a autarquia não é parte, e por isso a competência é, 
em regra, da Justiça Comum Estadual. 
Outro aspecto jurisprudencial que deve ser mencionado é a controvérsia, dentro 
do próprio STJ, acerca da possibilidade de o juízo estadual declarar 
incidentalmente a nulidade de patente ou registo de marca ou desenho industrial. 
O entendimento da 4a Turma é no sentido de que isso seria possível, mas há 
julgados mais recentes da 3a Turma no sentido de que a parte interessada 
precisaria propor ação anulatória própria perante a Justiça Federal. 
 
 
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6 – Patentes 
A patente, instrumentalizada pela chamada carta-patente, é o instrumento 
jurídico de proteção da invenção e do modelo de utilidade. 
 
6.1. Definições básicas 
A invenção é um ato original, fruto da criatividade humana. Segundo as regras 
da Lei de Propriedade Industrial, a invenção será patenteável desde que atenda 
aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. 
O modelo de utilidade, por sua vez, tem definição legal, no art. 9o da lei. 
 
Art. 9º É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático, ou parte deste, 
suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. 
 
Alguns autores dizem que o modelo de utilidade seria uma mini-invenção ou 
pequena-invenção, enquanto Edilson Enedino das Chagas o chama de “invenção 
melhorada”, dando como exemplo as novas tecnologias e carros elétricos e 
híbridos, que melhoram os automóveis, tradicionalmente movidos a combustão, 
mas que não representam exatamente um novo invento. 
Utilizando exemplos patenteados, podemos citar a cadeira de rodas vertical, 
utilizada para locomoção de pessoas com deficiência que não devam ficar 
sentadas, bem como o lacre para conservantes, muito comum em recipientes 
de tampa metálica, em que temos uma peça que é removida, geralmente no meio 
da tampa, que alivia a pressão interna e facilita a abertura da embalagem. 
 
 
 
 
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Por outro lado, o art. 10 da Lei de Propriedade Industrial determina o que não 
pode ser considerado como modelo de utilidade. 
 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
II - concepções puramente abstratas; 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; 
V - programas de computador em si; 
VI - apresentação de informações; 
VII - regras de jogo; 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
 
6.2. Requisitos e patenteabilidade 
Para que o autor de uma invenção ou modelo de utilidade possa obter proteção 
por meio da patente, é necessário demonstrar o preenchimento dos requisitos de 
patenteabilidade: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial (ou 
industriabilidade) e licitude (ou desimpedimento). 
 
Art. 11. A invenção e o modelo de utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica. 
 
O estado da técnica é tudo que está acessível ao público antes da data de depósito 
do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro 
meio, no Brasil ou no exterior. O requisito da novidade, portanto, será 
preenchido quando a invenção ou modelo de utilidade for algo desconhecido até 
mesmo para a comunidade científica especializada. 
A atividade inventiva, aqui descrita como um outro requisito, será atendida 
quando, para um técnico no assunto, a invenção não decorrer da maneira óbvia 
do estado da técnica, e o modelo de utilidade não decorrer de maneira evidente 
ou vulgar do estado da técnica. Em outras palavras, é preciso demonstrar que 
inventor chegou a um resultado novo, como consequência de um ato de criação. 
Nesse sentido, a intenção deve ser diferenciada da mera descoberta. Os norte-
americanos chamam esses requisito de non-obviousness. 
A aplicação industrial, terceiro requisito de patenteabilidade, é preenchido 
quando a invenção ou o modelo de utilidade possam ser adotados por qualquer 
 
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tipo de indústria. O invento, portanto, precisa ser útil e factível. Se alguém queria 
algo novo, mas que não é possível produzir industrialmente, não poderá haver 
patente. 
O Outro requisito é a licitude ou desimpedimento, objeto do art. 18 da Lei de 
Propriedade Industrial. 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde 
públicas; 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem 
como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de 
obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e 
III - o todo ou partedos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam 
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 
- previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são organismos, 
exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção 
humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais. 
 
Tome cuidado especialmente para não confundir o conteúdo do art. 18 com o do 
art. 10 da Lei de Propriedade Industrial. O art. 10 traz que a lei não considera 
como invenção bom modelo utilidade, enquanto o art. 18 tratar casos que até 
poderiam ser considerados como invenções ou modelos de utilidade, mas que o 
legislador preferiu não proteger por outras razões. 
 
Art. 229-C. A concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 
dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. 
 
No regime anterior, não se previa a possibilidade de concessão de patente para 
inventos na área farmacêutica, sob a justificativa de universalizar o acesso da 
população aos avanços da ciência médica. A Lei de Propriedade Industrial, porém, 
prevê essa proteção, mas a concessão de patentes dependerá de prévia anuência 
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). 
Na época da implementação da lei surgiu controvérsia acerca da natureza da 
participação da Anvisa. A agência defendia que sua anuência consistiria na 
própria análise dos requisitos de patenteabilidade, enquanto o INPI argumentava 
que tal entendimento representava invasão de suas atribuições institucionais. 
O conflito de atribuições foi resolvido por meio do Parecer n. 210/PGF/AE/2009, 
da Procuradoria-Geral Federal, ratificado pelo Advogado-Geral da União. Segundo 
o referido parecer, não é atribuição da Anvisa promover exames 
(avaliação/reavaliação) dos critérios técnicos próprios da patenteabilidade 
(novidade, atividade inventiva e aplicação industrial) quando da atuação para 
anuência prévia (art. 229-C da Lei n. 9.279, de 1996), pois é uma atribuição 
 
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própria do INPI, conforme estabelecido pela própria lei (art. 2o da Lei n. 
5.468/1970). Nesse sentido, a Anvisa deve atuar em conformidade com as suas 
atribuições institucionais (art. 6o da Lei n. 9.782/1999): impedir por meio do 
controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços 
potencialmente nocivos à saúde humana. 
 
Merece menção ainda o chamado “segundo uso” de substâncias 
farmacológicas, que se refere à reivindicação de patente de um fármaco já 
conhecido, mas para um novo uso terapêutico. 
O Escritório de Patentes Europeu sempre negava esse tipo de pedido em razão 
da proibição de patente de método de tratamento (proibição essa que também 
consta na Lei de Propriedade Industrial). Esse entendimento, porém, mudou com 
o caso Pharmuka, por ocasião do qual o Escritório de Patentes Europeu passou a 
entender que a questão poderia ser resolvida pela forma de reivindicação: em 
vez de “uso do composto A para tratar B”, o pedido deveria ser formulado como 
“uso do composto A para se obter um medicamento destinado ao tratamento de 
B”. 
Como essa solução surgiu inicialmente num caso tratado na Suíça, ficou 
conhecida como “fórmula suíça”, e esse entendimento também vem sendo 
adotado nos mesmos moldes pelo INPI. A Anvisa, por outro lado, tem 
manifestado oposição à patente do segundo uso, pois isso faz com que a 
exclusividade sobre um fármaco permaneça por mais tempo, prejudicando a 
entrada de genéricos no mercado e, em última análise, restringindo o acesso da 
população ao medicamento. Esse entendimento levou à apresentação de projeto 
de lei proibindo completamente a patente do segundo uso, e que ainda está em 
tramitação no Congresso Nacional. 
 
Outra controvérsia que merece menção específica é a que diz respeito à patente 
de biotecnologia. A Convenção sobre Diversidade Biológica da ONU define 
biotecnologia como “qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 
biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar 
produtos ou processos para utilização específica”. Essas técnicas têm diversas 
aplicações hoje, a exemplo da produção de medicamentos, lavouras e 
combustíveis. 
A controvérsia aqui gira em torno do atendimento, ou não, do requisito da 
inventividade. Muitos dizem, por exemplo, que não se pode patentear uma 
sequência ou segmentos de DNA, pois isso configuraria mera descoberta, e não 
invento. Nos Estados Unidos, porém, o Escritório de Patentes e Marcas tem 
concedido patentes de DNA. 
O Acordo TRIPS prevê situações em que os países-membros poderão negar a 
patente nessa área: 
a)!Métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento de seres 
humanos ou de animais; 
 
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b)!Plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essencialmente 
biológicos para a produção de plantar ou animais, excetuando-se os 
processos não biológicos e microbiológicos. 
Podemos dizer que o Brasil adotou regras bastante restritivas no que se refere à 
patenteabilidade na área de biotecnologia. Releia os dispositivos a seguir. 
 
Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 
[...] 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de 
diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, 
ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural 
e os processos biológicos naturais. 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
[...] 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam 
aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inventiva e aplicação industrial 
- previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
 
Devemos ainda lembrar que, no caso das patentes de material biotecnológico, há 
uma exigência adicional na Lei de Propriedade Industrial, que é o depósito do 
material em instituição autorizada pelo INPI ou indicada em acordo internacional. 
Nesses casos, portanto, a mera descrição não é suficiente. 
Quanto aos limites éticos da manipulação biotecnológica, lembre-se de que a Lei 
de Propriedade Industrial prevê a negativa da patente nos casos contrários à 
moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública (art. 18, I). 
Os autores geralmente mencionam como exemplo desse tipo de negativa a 
clonagem humana. 
 
6.3. Pedido de patente 
O ato de concessão da patente é precedido de um processo administrativo 
complexo e muitas vezes demorado. 
 
Art. 6º Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a 
patente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei. 
[...] 
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 
autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação 
de serviços determinar que pertença a titularidade. 
 
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§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por 
duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, 
mediante nomeação e qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua 
nomeação. 
 
O pedido de proteção deveráser feito ao INPI pelo próprio autor da invenção ou 
modelo de utilizado, ou ainda pelos herdeiros ou sucessores, pelo cessionário ou 
por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços 
determinar que pertença a titularidade. 
Se houver mais de um inventor, o pedido poderá ser feito por todos em conjunto 
ou por qualquer um deles isoladamente, desde que indique os nomes dos demais. 
 
Art. 7º Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou modelo de 
utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que 
provar o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. 
 
Caso dois ou mais inventores pretendam a mesma patente, o critério utilizado 
para concessão da proteção será a data do depósito. Isso mesmo! Não importa 
quando houve o esforço de criação propriamente dito. O que importa é quando o 
inventor procurou o INPI. 
Esta é apontada pelos doutrinadores como a principal diferença entre a 
propriedade industrial e o direito autoral. Este é conferido desde o momento da 
criação da obra, tendo o seu registro efeito meramente declaratório. A 
propriedade industrial, por outro lado, toma por marco a data do depósito, tendo 
a patente ou registro efeito constitutivo da proteção jurídica. 
 
“Mas professor, e se o invento ou modelo de utilidade for de autoria de 
empregado de empresário? Como fica a proteção?” 
 
Esta é uma excelente pergunta, respondida pela Lei de Propriedade Industrial em 
seu art. 88. 
 
Art. 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador 
quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por 
objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para 
os quais foi o empregado contratado. 
 
Quando o empregado tiver a atividade criativa como sua atribuição prevista no 
contrato de trabalho, a invenção ou modelo de utilidade pertencem ao 
empregador. A não ser que haja disposição em contrário no contrato de trabalho, 
a retribuição pelo seu trabalho se resume ao salário. 
 
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Conferindo proteção ainda maior ao empregador nestes casos, a Lei de 
Propriedade Industrial determina ainda que, salvo prova em contrário, 
consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato a invenção ou o modelo de 
utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 ano após a extinção 
do vínculo empregatício. 
 
A invenção e o modelo de utilidade pertencem 
exclusivamente ao empregador quando decorrerem de 
contrato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que 
tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou 
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado contratado. 
Salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência do contrato 
a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado 
até 1 ano após a extinção do vínculo empregatício. 
 
É prática comum nas empresas que se dedicam a pesquisa que haja acordos que 
preveem participação percentual do empregado na exploração da sua invenção 
ou modelo de utilidade, nas condições que estamos estudando. A Lei de 
Propriedade Industrial traz previsão específica nesse sentido, determinando ainda 
que essa participação não se incorpora ao salário do empregado. 
Por outro lado, o art. 90 prevê o caso em que o invento pertencerá 
exclusivamente ao empregador. Isso ocorrerá quando a invenção ou o modelo de 
utilidade não tiver qualquer vinculação com o contrato de trabalho e não decorrer 
da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos 
do empregador. 
 
Art. 91. A propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes 
iguais, quando resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, dados, meios, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expressa disposição 
contratual em contrário. 
 
Esta é uma situação intermediária, em que a propriedade do invento é comum. 
Isso ocorrerá quando o empregado tiver concedido sua contribuição pessoal, e o 
empregador tiver provido recursos, dados, meios, materiais, instalações ou 
equipamentos. 
Por fim, devemos ainda mencionar o art. 93, segundo o qual as disposições que 
estamos estudando também se aplicam às entidades da Administração Pública, 
direta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal. 
 
 
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6.4. Análise dos requisitos 
 
Art. 19. O pedido de patente, nas condições estabelecidas pelo INPI, conterá: 
I - requerimento; 
II - relatório descritivo; 
III - reivindicações; 
IV - desenhos, se for o caso; 
V - resumo; e 
VI - comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito. 
 
O procedimento de análise dos requisitos da patente se inicia com o depósito 
do pedido. Uma vez apresentado com todos os elementos previstos no art. 19, 
o pedido será submetido a análise formal preliminar e em seguida protocolizado. 
A data do depósito, que é útil por várias razões, será a data em que o pedido foi 
apresentado. 
Por outro lado, o INPI poderá identificar problemas do ponto vista formal, caso 
em que conferirá o prazo de 30 dias para que seja satisfeita a exigência, desde 
que estejam presentes os alimentos mínimos necessários para o pedido. 
Cumpridas as exigências formais, é possível passar à fase de análise das 
condições do pedido. 
 
Art. 22. O pedido de patente de invenção terá de se referir a uma única invenção ou a um 
grupo de invenções inter-relacionadas de maneira a compreenderem um único conceito 
inventivo. 
Art. 23. O pedido de patente de modelo de utilidade terá de se referir a um único modelo 
principal, que poderá incluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais ou variantes 
construtivas ou configurativas, desde que mantida a unidade técnico-funcional e corporal 
do objeto. 
 
Cada pedido deve corresponder a uma invenção ou a um modelo de utilidade, 
mas é possível que haja perigo conjunto quando as invenções ou modelos de 
utilidade forem partes de um todo. 
A Lei de Propriedade Industrial se preocupa ainda em estabelecer as condições 
para que os técnicos do INPI sejam capazes de avaliar a industriabilidade do 
invento, como podemos ver pela leitura do art. 24. 
 
Art. 24. O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a 
possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor 
forma de execução. 
 
 
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Por fim, o autor do pedido deve também apresentar no relatório descritivo suas 
reivindicações e fundamentá-las detalhadamente, definindo de modo claro o 
objeto de proteção. 
 
Art. 29. O pedido de patente retirado ou abandonado será obrigatoriamente publicado. 
§ 1º O pedido de retirada deverá ser apresentado em até 16 (dezesseis) meses, contados 
da data do depósito ou da prioridade mais antiga. 
§ 2º A retirada de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade 
ao depósito imediatamente posterior. 
 
Essa regra tem por finalidade evitar que o depositante do pedido o retire durante 
e seu período de sigilo e logo depois o deposite novamente, prolongando, dessa 
forma, o período de proteção. Como o pedido retirado ou abandonado é 
necessariamente publicado, passa automaticamente a integrar o “estado da 
técnica”, e um novo depósito então padeceria do requisito da novidade. 
 
Art. 30. O pedido de patente será mantido em sigilo durante 18 (dezoito) meses contados 
da data de depósito ou da prioridade mais antiga, quando houver, após o que serápublicado, à exceção do caso previsto no art. 75. 
 
Vencida a fase de analise das condições do pedido, passa-se então ao 
processamento e exame. Uma vez feito e admitido o pedido, caberá ao INPI 
manter seu sigilo durante o período de 18 meses, promovendo, ao fim desse 
prazo, a publicação na Revista da Propriedade Industrial, exceto quando se 
tratar de patente de interesse da defesa nacional, conforme arts. 30 e 75 da Lei 
de Propriedade Industrial. Se houver material biológico, este também se tornará 
acessível ao público por ocasião da publicação. 
Essa publicação também poderá ser antecipada a pedido do depositante. Como 
o período de sigilo é um benefício concedido ao inventor, para que ele possa 
organizar melhor sua criação, nada mais justo do que possibilitar que ele abra 
mão desse período, acelerando o restante do processo. 
Deverão constar na publicação os dados identificadores do pedido de patente, 
ficando cópia do relatório descritivo, das reivindicações, do resumo e dos 
desenhos à disposição do público no INPI. 
A publicação é importante porque, a partir dela, outros empresários e o público 
poderão tomar conhecimento das reivindicações do autor do pedido, e 
eventualmente opor alguma resistência. Por outro lado, a publicação faz com que 
qualquer pessoa tenha acesso aos detalhes do invento, e por isso pode surgir 
dúvida para o empresário entre requerer a proteção ao invento ou explorá-lo no 
regime de segredo de empresa. 
Se optar pelo segredo de empresa, o empresário assume o risco de outra pessoa 
requerer a proteção legal ao invento, mas se optar pela proteção, caberá apenas 
a ele fiscalizar o uso indevido de sua propriedade industrial. 
 
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Art. 31. Publicado o pedido de patente e até o final do exame, será facultada a 
apresentação, pelos interessados, de documentos e informações para subsidiarem o exame. 
Parágrafo único. O exame não será iniciado antes de decorridos 60 (sessenta) dias da 
publicação do pedido. 
[...] 
Art. 33. O exame do pedido de patente deverá ser requerido pelo depositante ou por 
qualquer interessado, no prazo de 36 (trinta e seis) meses contados da data do depósito, 
sob pena do arquivamento do pedido. 
Parágrafo único. O pedido de patente poderá ser desarquivado, se o depositante assim o 
requerer, dentro de 60 (sessenta) dias contados do arquivamento, mediante pagamento de 
uma retribuição específica, sob pena de arquivamento definitivo. 
 
Feita a publicação, caberá ao depositante ou a qualquer interessado requerer o 
exame ao INPI. Esse requerimento deverá ser feito em 36 meses contados da 
data do depósito. 
Você deve estar se perguntando por que razão a lei exige que, após o depósito e 
a publicação, seja requerido o exame do invento. Na realidade isso ocorre para 
evitar o desperdício de energia por parte do INPI. O desenvolvimento tecnológico 
hoje é tão rápido, que depois do período de sigilo e da publicação, o invento pode 
não ser mais comercialmente interessante. 
O interessado pode não ser apenas o autor do invento, mas, por exemplo, alguém 
que tenha interesse em explorá-lo por meio do licenciamento da patente. Durante 
o período de exame, qualquer interessado também pode apresentar ao INPI 
documentos e informações capazes de auxiliar na análise do pedido. 
Se o prazo for ultrapassado sem que haja o requerimento de exame, o pedido 
será arquivado. É possível que seja pedido o desarquivamento, mas isso precisa 
ocorrer no prazo de 60 dias. Caso contrário, o arquivamento se tornará definitivo. 
Caso seja feito o requerimento de exame, o INPI analisará o pedido do autor, 
ocasião na qual será elaborado um parecer quanto à patenteabilidade, adaptação 
do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou divisão, ou, ainda, 
exigências técnicas, nos termos do art. 35 da Lei de Propriedade Industrial. 
Se o parecer for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido 
na natureza reivindicada ou pela formulação de exigência, o depositante será 
intimado para manifestar-se no prazo de 90 dias. Não respondida a exigência, o 
pedido será arquivado. 
 
6.5. Concessão da patente 
 
Art. 37. Concluído o exame, será proferida decisão, deferindo ou indeferindo o pedido de 
patente. 
 
 
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Da decisão pelo deferimento ou indeferimento da patente não caberá recurso 
administrativo. É possível, contudo, que o terceiro interessado requeira a 
nulidade administrativa da patente, nos termos do art. 51 da Lei de Propriedade 
Industrial. 
Uma vez deferido o pedido e paga a retribuição correspondente, a patente será 
concedida, expedindo-se a carta-patente, na qual deverão constar o número, o 
título e a natureza respectivos, o nome do inventor, a qualificação e o domicílio 
do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os 
desenhos, bem como os dados relativos à prioridade, nos termos do art. 39. 
 
6.6. Vigência da patente 
 
Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de 
utilidade pelo prazo 15 (quinze) anos contados da data de depósito. 
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito 
do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
 
Normalmente a patente de invenção dura 20 anos, e a de modelo de utilidade 
dura 15 anos, sempre contados da data do depósito. O legislador, porém, buscou 
garantir um período mínimo de vigência a partir da concessão, especialmente 
para os casos em que há uma demora excessiva na análise do pedido sem que 
haja culpa do autor, determinando que esse prazo de vigência não será inferior 
a 10 anos para a invenção e 7 anos para o modelo de utilidade, contados da data 
de concessão. 
Interessante mencionar aqui que está em tramitação junto ao Supremo Tribunal 
Federal uma Ação Direta de Inconstitucionalidade contra o parágrafo único do 
art. 40, que inclusive conta com parecer do Procurador-Geral da República pela 
procedência do pedido. A ação, contudo, ainda não foi julgada. 
 
A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 anos e 
a de modelo de utilidade pelo prazo 15 anos contados da 
data de depósito 
 
6.7. Proteção conferida pela patente 
 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, sem o seu 
consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes 
propósitos: 
I - produto objeto de patente; 
 
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II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam 
para que outros pratiquem os atos referidos neste artigo. 
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se refere o inciso II, quando 
o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante determinação judicial específica, que 
o seu produto foi obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela patente. 
 
Uma vez concedida a patente, seu detentor terá direito de exploração econômica 
exclusiva, e diante de exploração indevida por terceiros, poderá ingressar com 
ação judicial para obter indenização. 
Essa proteção, porém, não é absoluta. Há casos específicos em que a exploração 
da o invento ou modelo de utilidade é permitida, a exemplo da finalidade 
acadêmica ou meramente experimental, bem como da exploração não comercial, 
conforme previsão do art. 43. 
 
Art.43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem finalidade 
comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experimental, 
relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos individuais, 
executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim preparado; 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que tiver sido 
colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu consentimento; 
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, sem 
finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou propagação 
para obter outros produtos; e 
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, ponham 
em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido introduzido 
licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o 
produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação comercial da 
matéria viva em causa. 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção protegida 
por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e resultados de 
testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, para 
a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após a expiração dos prazos 
estipulados no art. 40. 
 
Outra exceção é a exploração de boa-fé por conta de terceiro que a iniciou antes 
do depósito do pedido de patente. Nesse caso a Lei de Propriedade Industrial 
assegura o direito de continuar a exploração, nos termos do art. 45. 
 
Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de prioridade de pedido de 
patente, explorava seu objeto no País, será assegurado o direito de continuar a exploração, 
sem ônus, na forma e condição anteriores. 
 
d
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§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a exploração do objeto 
da patente, por alienação ou arrendamento. 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que 
o pedido tenha sido depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. 
 
6.8. Nulidade da patente 
Apesar de não haver previsão legal de recurso administrativo contra a concessão 
de patente, é possível requerer sua nulidade total ou parcial, a depender de seu 
escopo: se a nulidade incidir sobre todas as reivindicações, será total; se incidir 
apenas sobre algumas, será parcial. 
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente gera efeitos ex tunc. 
Em outras palavras, os efeitos da nulidade retroagem até a data do depósito do 
pedido. 
Uma peculiaridade é a possibilidade de adjudicação da patente, que ocorrerá 
quando for o caso de nulidade por ofensa ao art. 6o da Lei de Propriedade 
Industrial. Neste caso o argumento para a nulidade é o de que o beneficiário da 
patente não é seu legítimo titular. Diante desta situação será possível ingressar 
com ação judicial pedindo que a titularidade da patente seja modificada. 
 
O reconhecimento administrativo da nulidade da patente 
gera efeitos ex tunc. Em outras palavras, os efeitos da 
nulidade retroagem até a data do depósito do pedido. 
 
Art. 50. A nulidade da patente será declarada administrativamente quando: 
I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; 
II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, 
respectivamente; 
III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente depositado; 
ou 
IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalidades essenciais, 
indispensáveis à concessão. 
Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente. 
 
Perceba que o art. 50 não determina que o INPI necessite de provocação para 
declarar a nulidade de patente quando estiverem presentes os requisitos 
necessários. Na realidade, o processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício 
ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, desde que 
seja observado o prazo de 6 meses contados da concessão da patente. 
O parágrafo único do art. 50 determina ainda que o processo de nulidade 
prosseguirá ainda que extinta a patente. Isso ocorre porque, mesmo que já tenha 
 
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sido extinta, a patente certamente produziu efeitos, e, se for o caso de nulidade 
da patente, esses efeitos também deverão ser anulados. 
Uma vez instaurado o processo administrativo, o titular da patente deverá ter a 
possibilidade de defender-se (contraditório). O procedimento está descrito nos 
arts. 52 a 54 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. 
Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI 
emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum 
de 60 (sessenta) dias. 
Art. 54. Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as 
manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância 
administrativa. 
 
Quanto à possibilidade de ajuizamento da ação de nulidade, esta poderá ser 
proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer 
pessoa com legítimo interesse. É possível também a declaração incidental da 
nulidade quando esta for tomada como matéria de defesa em outra ação judicial, 
ou, ainda, a suspensão cautelar dos efeitos da patente, atendidos os requisitos 
processuais próprios. 
Quando o INPI não for autor da ação de nulidade, deverá obrigatoriamente 
intervir no feito. Por isso a ação de nulidade deve ser proposta perante a Justiça 
Federal, como já mencionamos anteriormente. Lembre-se ainda de que, em 
regra, a competência é da seção judiciária do Rio de Janeiro, a não ser que haja 
outro réu, caso em que a ação também poderá ser proposta no domicílio deste. 
 
Art. 57. A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, 
quando não for autor, intervirá no feito. 
§ 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 (sessenta) dias. 
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para 
ciência de terceiros. 
 
Aqui cabe observação acerca do prazo para resposta do réu, que é 
especificamente previsto pela Lei de Propriedade Industrial, maior do que o prazo 
previsto pelo Código de Processo Civil. 
 
6.9. Cessão de patente 
 
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos, total ou parcialmente. 
 
 
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Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; e 
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular. 
Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir da data de sua 
publicação. 
 
Como a patente, assim como os demais direitos de propriedade industrial, é 
considerada um bemmóvel, é perfeitamente possível que seu titular dela 
disponha da maneira que bem entender. É possível, portanto, a cessão da 
patente, ou mesmo do pedido de patente. 
Os atos de disposição da patente, porém, deverão ser objeto de anotação pelo 
INPI. 
 
6.10. Licenciamento de patente 
A licença para exploração da patente pode ser voluntária ou compulsória, a 
depender da forma como se dá. 
 
Art. 61. O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para 
exploração. 
Parágrafo único. O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para 
agir em defesa da patente. 
 
O art. 61 prevê a o licenciamento voluntário, que deve dar-se mediante contrato 
de licença para exploração, que deverá ser averbado junto ao INPI para que 
produza efeitos em relação a terceiros. 
A contraprestação pela exploração da patente licenciada é o que normalmente 
chamamos de royalty. Interessante mencionar que, apesar de o licenciamento 
do pedido de patente ser admitido, o INPI não vem admitindo a previsão 
contratual de pagamento de royalties neste caso. 
 
Art. 63. O aperfeiçoamento introduzido em patente licenciada pertence a quem o fizer, 
sendo assegurado à outra parte contratante o direito de preferência para seu licenciamento. 
 
Segundo a regra do art. 63, se uma determinada patente foi licenciada e, 
posteriormente, o antigo titular aperfeiçoou o invento, o licenciado terá 
preferência para obter o licenciamento relacionado ao aperfeiçoamento realizado. 
 
Art. 64. O titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em oferta para fins de 
exploração. 
 
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§ 1º O INPI promoverá a publicação da oferta. 
§ 2º Nenhum contrato de licença voluntária de caráter exclusivo será averbado no INPI sem 
que o titular tenha desistido da oferta. 
§ 3º A patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto 
de oferta. 
§ 4º O titular poderá, a qualquer momento, antes da expressa aceitação de seus termos 
pelo interessado, desistir da oferta, não se aplicando o disposto no art. 66. 
 
Este é o caso em que o titular da patente não deseja negociar diretamente o seu 
licenciamento, delegando ao INPI a competência para promover uma oferta 
pública de licenciamento. Essa publicação da oferta será feita por meio da Revista 
da Propriedade Intelectual. 
Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as partes poderão requerer ao 
INPI o arbitramento da remuneração, que poderá ser revista decorrido 1 ano da 
sua fixação. 
Por fim, o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o 
licenciado não der início à exploração efetiva dentro de 1 ano da concessão, 
interromper a exploração por prazo superior a 1 ano, ou, ainda, se não forem 
obedecidas as condições para a exploração. 
 
Art. 68. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os 
direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder 
econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 
§ 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação ou 
fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado, 
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
§ 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 
capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, 
que deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse 
caso a excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 
econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao 
estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha 
sido colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista 
no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto 
fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado 
no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 
(três) anos da concessão da patente. 
 
 
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Agora estamos falando do licenciamento compulsório, que será uma espécie de 
sanção, aplicada inicialmente ao titular da patente que abusa do privilégio geral 
de exploração a ele concedido. 
O processo de concessão da licença compulsória começa com o requerimento de 
um interessado, mas deve-se sempre dar oportunidade ao titular da patente para 
que se defenda de maneira adequada. Esta é a previsão do art. 69. 
 
Art. 69. A licença compulsória não será concedida se, à data do requerimento, o titular: 
I - justificar o desuso por razões legítimas; 
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; ou 
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo de ordem legal. 
 
Há ainda uma outra hipótese de licenciamento compulsório, prevista no art. 70 
da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 70. A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se 
verificarem as seguintes hipóteses: 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a outra; 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em relação à 
patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para exploração da 
patente anterior. 
§ 1º Para os fins deste artigo considera-se patente dependente aquela cuja exploração 
depende obrigatoriamente da utilização do objeto de patente anterior. 
§ 2º Para efeito deste artigo, uma patente de processo poderá ser considerada dependente 
de patente do produto respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser 
dependente de patente de processo. 
§ 3º O titular da patente licenciada na forma deste artigo terá direito a licença compulsória 
cruzada da patente dependente. 
 
Neste caso as três condições devem ser observadas cumulativamente para que 
a licença compulsória seja concedida. Essa modalidade é chamada por alguns 
doutrinadores de licença de dependência. 
 
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder 
Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa 
necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não 
exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular. 
Parágrafo único. O ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a 
possibilidade de prorrogação. 
 
 
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Esta é a chamada licença por interesse público, que ocorre diante de situações 
de emergência ou interesse público. Esta modalidade de licença ganhou 
notoriedade em um caso no qual se discutia o licenciamento compulsório para 
uso do medicamento Efavirenz, empregado no tratamento dos portadores do 
vírus HIV. 
A “quebra da patente” foi determinada pelo Decreto n. 6.108/2007, que garantiu 
o licenciamento compulsório para uso público não comercial do medicamento, 
prevendo inclusive o pagamento de royaltiesao laboratório titular da patente. 
Por outro lado, a medida sofreu críticas de instituições ligadas à pesquisa, sob o 
argumento de que afugentaria empresas que investem em pesquisa tecnológica 
de ponta. 
 
O procedimento para concessão de licenciamento compulsório consta nos arts. 
73 a 74 da Lei de Propriedade Industrial. 
 
Art. 73. O pedido de licença compulsória deverá ser formulado mediante indicação das 
condições oferecidas ao titular da patente. 
§ 1º Apresentado o pedido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo 
de 60 (sessenta) dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a 
proposta nas condições oferecidas. 
§ 2º O requerente de licença que invocar abuso de direitos patentários ou abuso de poder 
econômico deverá juntar documentação que o comprove. 
§ 3º No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de exploração, 
caberá ao titular da patente comprovar a exploração. 
§ 4º Havendo contestação, o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como 
designar comissão, que poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da 
autarquia, visando arbitrar a remuneração que será paga ao titular. 
§ 5º Os órgãos e entidades da administração pública direta ou indireta, federal, estadual e 
municipal, prestarão ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de subsidiar o 
arbitramento da remuneração. 
§ 6º No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, 
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida. 
§ 7º Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias. 
§ 8º O recurso da decisão que conceder a licença compulsória não terá efeito suspensivo. 
Art. 74. Salvo razões legítimas, o licenciado deverá iniciar a exploração do objeto da 
patente no prazo de 1 (um) ano da concessão da licença, admitida a interrupção por igual 
prazo. 
§ 1º O titular poderá requerer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste 
artigo. 
§ 2º O licenciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. 
§ 3º Após a concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando 
realizada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do 
empreendimento que a explore. 
 
 
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6.11. Patente de interesse da defesa nacional 
 
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional 
será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. 
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Executivo 
para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o 
prazo sem a manifestação do órgão competente, o pedido será processado normalmente. 
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto tenha sido 
considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação do mesmo, 
salvo expressa autorização do órgão competente. 
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão 
condicionadas à prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre 
que houver restrição dos direitos do depositante ou do titular. 
 
A Lei de Propriedade Industrial não dá maiores explicações acerca do que seria a 
patente de interesse da defesa nacional, mas podemos imaginar que se trata de 
um invento ou modelo de utilidade considerado importante para as Forças 
Armadas, guarda de fronteiras ou outras atividades que envolvam a segurança 
nacional. 
 
6.12. Retribuição anual 
 
Art. 84. O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de 
retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. 
§ 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. 
§ 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período 
anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses 
subsequentes, mediante pagamento de retribuição adicional. 
Art. 85. O disposto no artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em 
virtude de tratado em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais 
vencidas antes da data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 
(três) meses dessa data. 
Art. 86. A falta de pagamento da retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará 
o arquivamento do pedido ou a extinção da patente. 
 
O art. 84 prevê a obrigação do titular da patente ou depositante do pedido de 
pagar um valor a título de retribuição anual, a partir do terceiro ano contado do 
depósito. Trata-se de uma espécie de taxa cobrada pelo INPI para custear suas 
atividades. 
 
 
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6.13. Extinção da patente 
 
Art. 78. A patente extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela caducidade; 
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previstos no § 2º do art. 84 
e no art. 87; e 
V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público. 
 
Quanto à extinção pela expiração do prazo de vigência, você já sabe que a 
vigência da patente é improrrogável. Quanto à renúncia, a própria Lei de 
Propriedade Industrial determina que ela só será admitida se não prejudicar 
direito de terceiros (art. 79). 
Quanto à caducidade, esta atingirá a patente, de ofício ou a requerimento de 
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 anos da concessão da 
primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir 
ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis (art. 80). Trata-se de 
mais uma hipótese de instauração de processo administrativo junto ao INPI, com 
previsão de ampla defesa e contraditório para o titular da patente. 
Quando estivermos diante da extinção da patente por falta de pagamento da 
retribuição anual, é interessante notar que o STJ entende que deve haver a 
notificação do titular, para que ele possa, ou não, exercer o direito de restauração 
previsto no art. 87. 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTES. FALTA DE PAGAMENTO DE RETRIBUIÇÃO 
ANUAL. OBRIGATORIEDADE DE NOTIFICAÇÃO DO ARQUIVAMENTO DO PEDIDO OU 
DA EXTINÇÃO DA PATENTE. RESTAURAÇÃO GARANTIDA PELO ART. 87 DA LEI N. 
9.279/96 ATÉ TRÊS MESES CONTADOS DA NOTIFICAÇÃO. 
Discute-se acerca da necessidade de notificação prévia da extinção da patente pela falta de 
pagamento de duas retribuições anuais. Inicialmente, cabe pontuar que esse pagamento 
configura requisito imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio, 
garantido pelo Estado, de exploração comercial do objeto patenteado durante o seu prazo 
de vigência. De acordo com o art. 84 da Lei de Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), a 
retribuição anual é devida a partir do início do terceiro ano do depósito e deve ser paga nos 
três primeiros meses de cada período anual. Nesse contexto, a falta do pagamento da 
retribuição acarreta, como regra, o arquivamento do pedido de patente, ou, caso já 
concedida, a sua extinção. Porém, a regra do art. 87 do referido diploma legal prevê, como 
forma de preservar o direito do titular da patente, o instituto da restauração. Estabelece o 
dispositivo aludido que, notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente 
em razão do não pagamento da retribuição anual, o depositante ou o titular pode, no prazo 
de três meses contados dessa notificação, restaurar o pedido ou apatente, por meio do 
pagamento de retribuição específica. Infere-se desse dispositivo legal que, na hipótese de 
inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento do pedido ou da 
 
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extinção da patente é obrigatória, porquanto necessária para o exercício do direito à 
restauração. 
REsp 1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2017, DJe 01.08.2017. 
 
6.14. Adição de invenção 
 
Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invenção poderá requerer, 
mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que 
destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito 
inventivo. 
§ 1º Quando tiver ocorrido a publicação do pedido principal, o pedido de certificado de 
adição será imediatamente publicado. 
§ 2º O exame do pedido de certificado de adição obedecerá ao disposto nos arts. 30 a 37, 
ressalvado o disposto no parágrafo anterior. 
§ 3º O pedido de certificado de adição será indeferido se o seu objeto não apresentar o 
mesmo conceito inventivo. 
§ 4º O depositante poderá, no prazo do recurso, requerer a transformação do pedido de 
certificado de adição em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósito do pedido 
de certificado, mediante pagamento das retribuições cabíveis. 
Art. 77. O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de vigência desta 
e acompanha-a para todos os efeitos legais. 
Parágrafo único. No processo de nulidade, o titular poderá requerer que a matéria contida 
no certificado de adição seja analisada para se verificar a possibilidade de sua subsistência, 
sem prejuízo do prazo de vigência da patente. 
 
A adição de invenção serve para proteger o conceito inventivo do inventor, ou 
seja, sua criação em si. Diante de um aperfeiçoamento ou desenvolvimento 
introduzido no invento, este poderá ser protegido por meio do procedimento de 
adição. 
 
6.15. Patentes pipeline 
 
Art. 230. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às substâncias, matérias ou 
produtos obtidos por meios ou processos químicos e as substâncias, matérias, misturas ou 
produtos alimentícios, químico-farmacêuticos e medicamentos de qualquer espécie, bem 
como os respectivos processos de obtenção ou modificação, por quem tenha proteção 
garantida em tratado ou convenção em vigor no Brasil, ficando assegurada a data do 
primeiro depósito no exterior, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer 
mercado, por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham 
sido realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do 
objeto do pedido ou da patente. 
[...] 
 
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Art. 231. Poderá ser depositado pedido de patente relativo às matérias de que trata o artigo 
anterior, por nacional ou pessoa domiciliada no País, ficando assegurada a data de 
divulgação do invento, desde que seu objeto não tenha sido colocado em qualquer mercado, 
por iniciativa direta do titular ou por terceiro com seu consentimento, nem tenham sido 
realizados, por terceiros, no País, sérios e efetivos preparativos para a exploração do objeto 
do pedido. 
 
No regime de propriedade industrial anterior não era permitida a patente de 
produtos farmacêuticos ou alimentícios, mas a atual Lei de Propriedade Industrial 
os permite. Diante dessa situação, após a entrada em vigor da nova lei, os 
inventores que haviam requerido essas patentes no exterior poderiam requerer 
as chamadas patentes pipeline. 
Os arts. 230 e 231 preveem essa possibilidade, mas há muita controvérsia, 
incluindo aí o ajuizamento de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda não 
julgada pelo STF. 
Na prática, muitos titulares de patentes pipeline (em sua maioria laboratórios) 
tentam estender o prazo de vigência da patente brasileira quando tais prazos, no 
país de origem, são mais longos ou são prorrogados por algum motivo. O 
entendimento do STJ, porém, é no sentido de que as patentes pipelines 
revalidadas no Brasil vigoram pelo prazo remanescente no país de origem, mas 
limitado ao prazo máximo previsto em nossa legislação, que atualmente é de 20 
anos para patentes de invenção e de 15 anos para patentes de modelo de 
utilidade. 
7 – Desenho Industrial 
Enquanto a proteção do invento e do modelo de utilidade se dá mediante 
concessão de patente, a proteção do desenho industrial se dá mediante registro, 
da mesma forma que ocorre com as marcas. 
 
7.1. Conceito de desenho industrial 
 
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o 
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de 
fabricação industrial. 
 
O primeiro ponto aqui é saber diferenciar o desenho industrial da obra de arte, e 
já quero deixar claro que isso é importante porque essas obras estão, como você 
já sabe, protegidas por diferentes regimes jurídicos. 
A grande diferença está na chamada função utilitária do desenho industrial, que 
nada mais é do que a sua aplicação mercadológica. A obra de arte, por outro 
lado, é uma figura meramente estética ou decorativa. 
 
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É importante ainda salientar que, diferentemente do modelo de utilidade, o 
desenho industrial não guarda nenhuma relação com a funcionalidade do 
produto, já que é uma criação estética. 
 
7.2. Requisitos de registrabilidade 
Os requisitos necessários para o registro do desenho industrial são: 
a)!novidade; 
b)!originalidade; 
c)! aplicação industrial; e 
d)! licitude (ou desimpedimento). 
A novidade é o requisito atendido quando o desenho industrial não está 
compreendido no estado da técnica. Já tratamos do tema quando estudamos os 
inventos e os modelos de utilidade, então não precisamos mais nos aprofundar e 
explicar o que isso significa, não é mesmo!? 
O requisito da originalidade, por sua vez, será cumprido quando do desenho 
industrial resultar uma “configuração visual distintiva, em relação a outros 
objetos anteriores” (art. 97). É importante salientar ainda que esse resultado 
original poderá ser decorrente da combinação de elementos conhecidos. Em 
palavras mais simples, o desenho industrial precisa ser significativamente 
diferente dos outros existentes no mercado. 
A aplicação industrial é justamente o que diferencia o desenho industrial das 
obras de arte. O desenho industrial é aplicável a um produto, e, apesar de 
também ter caráter estético, tem finalidades que vão além do puro deleite. 
Quanto à licitude, a própria Lei de Propriedade Industrial estabelece em seu art. 
100 hipóteses de desenho industrial não registráveis. 
 
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou ideia e 
sentimentos dignos de respeito e veneração; 
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 
 
7.3. Procedimento de registro 
O procedimento é muito parecido com o que estudamos quando falamos das 
patentes, mas com algumas pequenas adaptações. 
Como você já sabe, considera-se o requerente legitimado para obter o registro. 
Este poderá ser requerido em nome próprio, pelos herdeiros ou sucessores do 
autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei