Incorporacion-del-vestido-comercial-trade-dress-como-un-signo-distintivo-de-la-empresa-en-la-Ley-de-la-propiedad-industrial

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1 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA 
DE MÉXICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FACULTAD DE DERECHO 
 
SEMINARIO DE 
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS DE AUTOR. 
 
 
 
“INCORPORACIÓN DEL VESTIDO COMERCIAL 
(TRADE DRESS) COMO UN SIGNO DISTINTIVO DE 
LA EMPRESA EN LA LEY DE LA PROPIEDAD 
INDUSTRIAL.” 
 
 
T E S I S 
 
 
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE: 
 
LICENCIADO EN DERECHO 
 
P R E S E N T A: 
 
JORGE IBARRA FLORES. 
 
ASESOR DE LA TESIS: 
LIC. CÉSAR BENEDICTO CALLEJAS HERNÁNDEZ. 
 
MÉXICO, D. F., 2006. 
 
UNAM – Dirección General de Bibliotecas 
Tesis Digitales 
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mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, 
reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el 
respectivo titular de los Derechos de Autor. 
 
 
 
 2 
Especialmente a Martha Flores Vega: 
 
¡Sí mamá, lo logramos! 
Allá en donde estás, disfruta de este triunfo porque es tuyo, yo sólo he materializado 
tu enorme esfuerzo e ilusión. Gracias por todos los principios y valores que me enseñaste 
sobre la vida; te llevo en mi corazón. 
 
 
A Rafa: 
 
Que más que mi hermano eres mi ejemplo, pues tu furor, fe, ahínco y coraje para luchar y 
triunfar en la vida, ya son parte inherente de mis ideales. Te admiro por ser tan excelente 
hermano y amigo. 
 
 
 
A mis sobrinitas: 
 
Martha y Claudia. 
 
 
A todas aquellas lindas personas, que en algún momento de su vida me amaron; les agradezco 
esos bellos instantes, pero sobre todo el haber confiado y creído en mí. 
 
 
También a la tierra de mis orígenes: 
 
Chignahuapan, Puebla; y 
San Felipe, Guanajuato. 
 
 
 
A ti papá: 
 
El hombre más trabajador y leal que he conocido; orgullosamente quiero decirte que para mí 
eres el Mecánico Automotriz más inteligente del mundo. 
 
 
A Azucena: 
 
Quien comparte su vida conmigo. Gracias por tu amor, comprensión y apoyo; tu singular 
alegría me inspira día a día a ser mejor persona. 
 
 
A mis mejores amigos: 
 
Jesús Flores, Fernando Rueda, Marco Carrillo, Enrique Aceves, Octavio Estrella, Alberto Puig y 
Karina Gutiérrez. 
 
 
 
A la UNAM: 
 
Mi segundo hogar, siempre. 
 
 5 
“INCORPORACIÓN DEL VESTIDO COMERCIAL ( TRADE DRESS) 
 COMO UN SIGNO DISTINTIVO DE LA EMPRESA 
EN LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL” 
 
Í N D I C E 
 
PRÓLOGO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS 1 
 
1.1 Concepto de marca. 2 
1.2 Naturaleza Jurídica de las marcas. 4 
1.3 Clasificación y tipos de marcas. 6 
1.4 Características esenciales de las marcas. 13 
1.5 Funciones de las marcas. 19 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 2. MARCO JURÍDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL 31 
 
2.1 Concepto de Competencia Desleal. 32 
2.2 Elementos de configuración de la competencia desleal. 37 
2.3 Límites de la libre competencia. 39 
2.4 La competencia desleal en: 50 
 
2.5 Ley de la Propiedad Industrial de 1942. 50 
2.6 Ley de Invenciones y Marcas. 53 
2.7 Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial. 56 
2.8 Ley de la Propiedad Industrial de 1994. 57 
 
 
CAPÍTULO TERCERO 
 
 3. EL TRADE DRESS COMO SINGULAR FORMA 
 DE COMPETENCIA DESLEAL. 59 
 
3.1 Concepto. 60 
3.2 Aspecto total de los productos y servicios. 65 
3.3 Publicidad falsa como factor de Competencia Desleal. 68 
3.4 La protección al consumidor, propiedad industrial 
 y competencia desleal. 77 
 
 
 6 
CAPÍTULO CUARTO 
 
4. REGULACIÓN INTERNACIONAL DEL TRADE DRESS. 79 
 
4.1 Francia. 91 
4.2 Alemania. 94 
4.3 Italia. 95 
4.4 España. 97 
 
CAPÍTULO QUINTO 
 
5.1 Infracciones administrativas del artículo 213 
 de la Legislación vigente. 106 
5.2 Redacción de la fracción IV bis del artículo 213 
 de la Ley de la Propiedad Industrial. 120 
5.3 Algunos casos prácticos. 122 
5.4 El caso de Herramientas Truper, S.A. de C.V. vs Wilson Tools, 
 S.A. de C.V. 122 
 
5.5 Casos actuales. 123 
 
CONCLUSIONES. 125 
 
BIBLIOGRAFÍA. 129 
 
 7 
PRÓLOGO 
 
 
Parece un abrir y cerrar de ojos pero, el tiempo sin compasión ha transcurrido y 
se sigue escurriendo… Me pregunto si esto es real, si lo estoy viviendo. Las 
razones del porqué hasta hoy (la mayoría dolorosas) ahí se quedan y no más 
las recordaré. 
 
 Tú, mi Señora Madre que, ya no puedo verte con mis ojos pero sí con el 
corazón, aquí está tu triunfo y éxito, este es el fruto de tu esfuerzo, lucha y 
tenacidad, gracias por guiarme en el camino más acertado, lo has hecho, 
¡siempre lo hiciste! 
 
¿Te acuerdas de nuestros andares en la Calle de Presidentes, allá en la 
Colonia Portales, cuando me llevabas a la primaria? ¿Te acuerdas de esas 
navidades esplendorosas, en las que tu humor y calidad humana las hacían 
más maravillosas? Ya te fuiste pero, un día nos volveremos a encontrar, ¡por 
fin! Para la eternidad. 
 
 
Sé que me desvié un poco en el párrafo que precede, sin embargo, son 
letras llenas de sentimiento que con gran ahínco deseaba ya escribir y plasmar 
en este trabajo. 
 
Lo pretendido en este proyecto, lleva ya algún tiempo procesándose, y 
surgió al vivirlo (lo cual debo agradecer al IMPI por el trabajo que desempeño), 
al ver ese hueco en la Ley de la Propiedad Industrial; este trabajo es un intento 
más por romper esa pared que es un óbice en el desarrollo de nuestra materia. 
 
A los lectores les deseo un conocimiento nuevo, y a aquellos que inician 
en los senderos de la propiedad industrial, los invito a superar las propuestas 
que aquí se exponen, por que la misma propiedad industrial lo necesita. 
 
Jorge Ibarra Flores. 
 
 Stolzes herz… 
 8 
INTRODUCCIÓN 
 
 
En la actualidad se vuelve más atractivo para los industriales, comerciantes o 
prestadores de servicios, la obtención, efectiva protección y explotación de los 
derechos de propiedad industrial, que con el vertiginoso avance y evolución de 
las comunicaciones y de las formas de hacer negocios, se van modificando y 
adaptando para comprender las ventajas y avances tecnológicos de nuestros 
tiempos. Así los industriales mediante su creatividad e ingenio inventan nuevas 
formas de ganar el mercado y de atraer mayor cantidad de consumidores de 
sus productos o servicios, para minimizar a la amplia gama de competidores 
con los cuales se enfrentan. 
 
 Los comerciantes son cada vez más celosos y perspicaces con sus 
signos distintivos, y luchan enérgicamente a sus contrarios para defender uno 
de los activos más valiosos de la empresa, es decir, su signo distintivo. La 
evolución también ha sido aprovechada, en forma negativa por los infractores, 
quienes ahora evitan cualquier demanda o propiamente solicitud de declaración 
administrativa de infracción, no copiando los signos distintivos o las marcas en 
forma idéntica pero utilizando signos similares o reproduciendo elementos 
característicos de las marcas registradas para asimilar sus productos y 
confundir al público consumidor, y me refiero a la imagen comercial de las 
marcas, esos elementos secundarios que no tienen nada de superfluo en 
relación al éxito de una marca. 
 
 En este sentido, la meta de la presente tesis, es plantear qué se 
entiende por imagen comercial, cómo surge esta figura, justificarsu 
reconocimiento en nuestro derecho positivo (Ley de la propiedad Industrial), así 
como proponer nuevas vertientes o contextos de represión, cuando 
negativamente algún tercero hace uso indebido y sin consentimiento de su 
titular de una imagen comercial. 
 
 La primera parte del presente trabajo se inicia estudiando el derecho 
comparado, que por cierto lleva ya un camino más adelantado respecto al tema 
propuesto. Se estudia qué implica el aspecto total de los productos y servicios, 
 9 
los alcances que tiene la imagen comercial como elemento no funcional en sí 
de la marca, pero sí la trascendencia que provoca en la mente del público 
consumidor, éste ansioso de adquirir las mejores y más atractivas propuestas 
que le ofrece el mercado. Asimismo, se estudia la ingerencia que tiene la 
publicidad en su aspecto formal y negativo, es decir, la publicidad falsa o 
desleal. 
 
 En la segunda parte de esta tesis, se propone una reforma legislativa 
para incluir una protección positiva específica de la imagen comercial como 
signo distintivo de la empresa, y por el otro lado la protección negativa 
mediante un eficaz dispositivo legal que sancione esas conductas que tienden 
a obtener lucros indebidos, usando mañosamente imágenes comerciales, que 
no son suyas. 
 
 El uso de una imagen comercial se vuelve más frecuente con el paso del 
tiempo, situación que tanto los litigantes como las autoridades se enfrentan a 
solucionar controversias que giran en torno a la defensa de derechos mediante 
acciones de competencia desleal, que inconcusamente provocan riesgos de 
asociación entre diferentes productos y servicios por el uso de vestidos 
comerciales similares, o de plano iguales; debemos evitar que los 
consumidores caigan en las garras y mandíbulas poderosas de la similitud o 
semejanza en grado de confusión de que son objeto, cuando adquieren 
productos y servicios, clamo por un alto total a las conductas desleales y por 
ende infractoras, ya no infractores, ya no!!!! 
 
 JIF 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
1. CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LAS MARCAS.
 11 
1.1 CONCEPTO DE MARCA. 
 
Este trabajo lo vamos iniciar desde la estructura, desde el ¿qué y porqué? Del 
bien jurídico a tutelar, ese ente que personalmente desde la perspectiva 
“funcionario IMPI” con ahínco se cuida, y que de alguna manera forma parte de 
mi vida, pues es esa mi labor, la protección de signos distintivos, entre otros 
derechos de propiedad industrial. 
 
 ¿Qué es una marca? Para responder este cuestionamiento pienso 
inmediatamente en la LLeeyy ddee llaa PPrrooppiieeddaadd IInndduussttrriiaall, pues por regla general 
ahí en ese ordenamiento precipuo, siempre tendremos la respuesta directa o 
indirecta a los temas propiamente de propiedad industrial; sólo es necesario 
leerla; alguna vez escuché decir a un amigo: “siempre he dicho que la ley es 
muy inteligente”.1 
 
En este sentido, el artículo 88 de la Ley de la Propiedad Industrial, 
textualmente cita que: 
 
“Art. 88: Se entiende por marca a todo signo visible que distinga 
productos o servicios de otros de su misma especie o clase en 
el mercado.”2 
 
Para empezar a desmembrar el concepto se entiende que la marca es 
un signo estímulo: porque causa estímulo en el receptor, ingresa en un 
sistema psicológico de asociaciones de ideas. 
 
Por otro lado y en referencia a autores, tenemos que la marca es 
definida por Baylos Corroza como “signo distintivo destinado a individualizar 
los productos o servicios de una empresa determinada y hacer que sean 
reconocidos en el mercado por el público consumidor. No identifica un 
 
1 Roman Iglesias Sánchez. Recuerdo que en el IMPI platicábamos respecto a la controversia de una 
resolución, y fue cuando dijo eso (aunque esa frase ya la ha dicho en otras ocasiones). 
2 Legislación de Derecho de Autor. Contiene la Ley de la Propiedad Industrial vigente. Op.cit., pp.258. 
 12 
producto o servicio considerado en su individualidad; sino en cuanto a 
ejemplares de una serie”3. 
 
Si damos un vistazo a la Enciclopédica Jurídica Omeba, encontraremos 
definida a la marca como: “señal o distintivo que ponen los comerciantes o 
industriales, e igualmente los agricultores, a sus productos para identificar la 
procedencia de los mismos y diferenciarlos de otros”4. 
 
 Sin embargo, la definición más interesante que hallamos es formulada 
por un francés, incluso tiene ya bastante tiempo, lo que hace increíble nuestra 
anacrónica ley de la materia, bien, Yves Saint-Gal menciona que “la marca es 
un medio material o inmaterial que permite a un apersona física o moral de 
distinguir sus productos, los objetos de su comercio o sus servicios de los de 
sus competidores”5. 
 
Agustín Ramella a principios del siglo pasado afirmaba correctamente 
que la marca “es la señal exterior escogida por un industrial o comerciante…”6 
lo cual nos sirve de apoyo al presente trabajo mientras que en el common law 
Thomas McCarthy la define como “cualquier palabra, nombre, símbolo o 
dispositivo o cualquier combinación de los mismos adoptados o utilizados por 
un fabricante o comerciante para identificar sus bienes y distinguirlos de los 
fabricados o vendidos por otros”7. 
 
En México, Nava Negrete, resistiéndose a no pronunciarse al respecto 
debido a la máxima romana omnis definitio in jure periculosam8 expresa que 
es “todo signo o medio material que permite a cualquier persona física o 
jurídica distinguir los productos que elabora o expende, así como aquellas 
 
3 BAYLOS CORROZA, Hermenegildo; “Tratado de Derecho Industrial, Propiedad Industrial, Propiedad 
Intelectual, Derecho de la Competencia Económica, Disciplina de la Competencia Desleal”, Editorial 
Civitas, S.A., Madrid, 1978, p. 838. 
4 ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA t.XXIII; bibliográfica Ameba; Argentina, 1971, p.637. 
5 SAINT-GAL, Yves; “Protection Valorisation des Marquez de Fabrique de Comerse ou de Service”, Edt. 
Delmas et Cie; Paris, Francia; 1978, p. C2 y C3. 
6 RAMELLA, Agustín; “Tratado de la Propiedad Industrial”, Edt. Hijos de Reus, Madrid, 1913, p. 2. 
7 Trad. Cfr. McCARTHY, Thomas; “Trademarks and Unfair Competition”, T. I, Editorial Rockhester, 1973, 
p. 85. 
8 Cfr. Y Trad. Del latín: Toda definición jurídica es peligrosa. 
 13 
actividades consistentes en servicios de otros iguales o similares cuya finalidad 
inmediata es la de atraer la clientela y después conservarla y aumentarla”9. 
 
Rangel Medina, acota al definirla como “el signo de que se valen los 
industriales, comerciantes y prestadores de servicios para diferenciar sus 
mercancías o servicios de los de sus competidores”10 mientras que Viña Mata 
Paschkes la define como “signo exterior generalmente facultativo original, 
nuevo, independiente, lícito, limitado y exclusivo , que siendo distintivo ce los 
productos que fabrica o expende una persona física o moral, o de los servicios 
que presta dicha persona física o moral, constituye una señal de garantía para 
el empresario y un medio de control para el Estado”11 con lo que 
analíticamente realiza la inclusión de distintos tipos de marcas , así como su 
función y alcances, siendo nuestro parecer una atinadísima enunciación. 
 
La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual la define así: “es un 
signo distintivo que indica que ciertos bienes y servicios han sido producidos o 
proporcionados por una persona o empresa determinada”12. 
 
Por último, para Ortega Martínez, “los signos distintivos pueden definirse 
como aquellos elementos aprehensibles por los sentidos que sirven para 
identificar a los productos y servicios que se ofrecen al público, como por 
ejemplo combinaciones de colores, sonidos o cualquier signo que pueda ser 
representado gráficamente.Un ejemplo de signo distintivo es la marca, la cual 
se define como aquel nombre, término, símbolo o diseño, o una combinación 
de ellos, que permite identificar los productos o servicios de un vendedor o 
grupo de vendedores y diferenciarlos de los de la competencia”13. 
 
 
1.2 NATURALEZA JURÍDICA DE LAS MARCAS. 
 
9 NAVA NEGRETE, Justo; “Derechos de las Marcas”, Editorial Porrúa, México, 1985, p. 147. 
10 RANGEL MEDINA, David; “Tratado de Derecho Marcario”, Editorial Libros de México; 1960, p. 52. 
11 VIÑAMATA PASCHKES, Carlos; “La Propiedad Intelectual”, Edt. Trillas, Primera Edición, México, 1998, 
p. 233. 
12Consultable en: http://www.wipo.org/about-ip/es/index.html?wipo_content_frame=/about-
ip/es/trademarks.html 
 
13 ORTEGA MARTÍNEZ, E. El nuevo Diccionario de Marketing y Disciplinas Afines. Esic Editorial. 1990. 
 14 
De las necesidades del sistema capitalista se desprende la existencia de 
diferenciar productos de un mismo genero, con idénticas cualidades, de otros 
ya fabricados, que ingresan a competir en el mercado. 
La marca contribuye a la finalidad específica de la publicidad que es 
proponer y promover productos cualificados. Proporciona identidad e 
individualidad a las cosas y aumenta su valor respecto a los que no tienen 
marca. Y para eso se debe comprender que es la marca. 
 
La marca nos lleva a lo que ella significa funcional y psicológicamente, a 
su vez a la memoria o a la experiencia que tenemos de ella. La marca es un 
reflejo, en el límite, de la calidad y el prestigio del producto y de la empresa. Y 
teniendo en cuenta el signo estímulo, genera un signo de registro debido a las 
asociaciones que tiene el receptor, que le permite distinguir fácilmente. Y estas 
asociaciones se producen por diferentes registros concluyentes en el receptor. 
 Ahora bien, su naturaleza jurídica la recoge indudablemente la Ley de la 
Propiedad Industrial, en disposiciones que ya anteriormente se ha citado. 
Mundialmente, la marca significa mucho más que el logotipo, la distinción, etc., 
de determinada empresa o complejo comercial, significa el más amplio activo 
en su capital, en otras palabras, la marca es el “nervio”, el motor impulsor 
hacia el éxito de una negociación, por ello, la imperiosa necesidad de 
plasmarla en legislaciones de países de todo el mundo, principalmente desde 
la época del Capitalismo hasta los actuales sistemas económicos. 
 
 En nuestro país, afortunadamente tenemos el mecanismo protector de 
todos aquellos derechos de propiedad industrial, incluyendo por supuesto las 
marcas; me refiero al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el cual día 
con día perfecciona el servicio de regulación, conservación y protección de las 
marcas, nombres comerciales, patentes, diseños industriales, modelos de 
utilidad, denominaciones de origen, secretos industriales. 
 
 
 15 
 
1.3 CLASIFICACIÓN Y TIPOS DE MARCAS 
 
Partiremos de conformidad con la ley de la materia de nuestro país, acorde al 
parágrafo 89 que define el tipo de marcas a registrarse: 
 
“Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes 
signos: 
 
I.- La denominaciones y figuras visibles, suficientemente 
distintivas, susceptibles de identificar los productos o 
servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los 
de su misma especie o clase; 
 
II.- Las formas tridimensionales; 
 
III.- Los nombres comerciales y denominaciones o razones 
sociales, siempre que no queden comprendidos en el 
artículo siguiente, y 
 
IV.- El nombre propio de una persona física, siempre que no 
se confunda con una marca registrada o un nombre 
comercial publicado.”14 
 
 De lo anterior se advierte lo siguiente: 
 
a) Nominativas: Se basan en la fracción I del citado numeral, misma que 
sólo requiere a estas el carácter de visible y distinguible. 
 
Este tipo de marcas “consistenten como su nombre lo indica en un término 
o términos compuestos de dos letras como mínimo”15, a fin de que puedan 
 
14 Ibid. P. 258. 
15 Debido a que si bien es cierto que una letra puede en sí constituir un nombre, pero que sería permitir el 
monopolio de un carácter de uso necesario; asimismo, se alude a la provisión contenida en la fracción V 
del numeral en cita. 
 16 
leerse en una impresión y pronunciarse para solicitar el producto amparado por 
ella; este especie de marca protege tanta la escritura de la misma en cualquier 
tipo de impresión, así como la pronunciación de la misma como consecuencia 
lógica. Se puede emplear bajo cualquier estilo de tipografía —pero el diseño 
de éstas no—; ejemplos de dichas marcas nominativas tenemos: LEVI´S, 
PANASONIC, NINTENDO, GREENPEACE, LYCRA, etc. 
 
b) Innominadas o Figurativas: Son aquellas marcas en cualquier dibujo 
que se plasme en una superficie plana y que no esté acompañado de 
ninguna letra o digito, y que se impronunciable. Regularmente son 
marcas secundarias que sufren modificaciones con el tiempo, pero que 
conceptualizan o se fijan en la mente del consumidor 
subconscientemente mejor que las nominativas, llegando a obtener 
fama per se , verbigracia: 
 
c) Mixtas: Comprende a las dos especies anteriores, e incluso van más a 
fondo debido a que no opera la prohibición de registrar una letra o digito 
aislado, siempre y cuando se acompañen de una estilización o diseño 
que les otorga originalidad; este tipo de marcas se registran bajo un 
nombre, seguidas de la leyenda “y diseño”, tal y como se ejemplifica a 
continuación: 
 
 17 
 
 
 
En este tipo de registros se observa también una protección global que si 
bien tampoco es específica y son el más fácil blanco de copias debido a que 
su registro es asequible debido a que primero se analiza la denominación y 
después se toma en cuenta el diseño; aunque se perciba en su totalidad en la 
marca, pero esto ocurre regularmente hasta que se llega a un litigio. 
 
d) Tridimensionales: Se extienden en el espacio ocupan volumen, no se 
quedan plasmadas solamente en una superficie o toman la forma del 
envoltorio; puesto que son la envoltura misma, es el envase, empaque, 
forma o presentación del producto16; para su registro es necesario 
proporcionar a la autoridad las vistas que ilustren el diseño en su 
generalidad. 
 
Ejemplos de formas tridimensionales de este tipo es, en un caso, la 
empleada en algunos automóviles en la parte delantera del auto, consistente 
en el emblema de la empresa (como el caso de “MERCEDES BENZ” que 
emplea su conocida estrella), o en el símbolo del automóvil (como en el caso 
de la camioneta “RAM CHARGER”, que utiliza precisamente la cabeza de un 
carnero), y en otro caso, elementos tridimensionales empleados para distinguir 
los servicios de un establecimiento, como en el caso de los famosos arcos de 
McDonald´s. 
 
 
16 De conformidad con el artículo 83 del Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
 18 
A su vez estas marcas pueden llevar una denominación o no, pero lo que 
se toma en cuenta para efectos de protección es la forma y no la 
denominación. Verbigracia: 
 
 
 
 
 
 
Tipologías de Marcas 
De Marca comercial a nombre genérico: 
 19 
La fuerza determinante del sustantivo en el panorama multicolor de las 
marcas comerciales tiene una manifestación que ha pasado de ser objetivo a 
un riesgo: su metamorfosis en nombre genérico. La definición metafórica de 
que la marca es un nombre propio que se hace común, alcanza valor literal. La 
marca antonomásica del producto, favorecida no sólo por la repetición del uso 
o de la demanda, sino por factores naturalmente propicios, como el de ser 
nombres inaugurales de mercados o consumos nuevos. Ejemplos: MARTINI Y 
CAMPARI, VERMOUTH, CURITA, MAIZENA, CHICLETS, VASELINA, 
MENTOLADO, BLUE JEANS, BIKINI,CELULOIDE, CELOFÁN, VIDEO, 
MARGARITA, GILLETE, NYLON, TEFLÓN. 
Hay casos de marcas que se convirtieron en genéricos, desapareciendo 
posteriormente del mercado, como es el caso del insecticida FLIT. 
Marcas con nombres raros: 
Así como hay nombres personales raros o estrambóticas: CAMILA, AGOSTO, 
VILLANO, PATROCINIO, ROGACIANA, TANCREDO, TORTÍCULO, 
CAMALEÓN, etc., existen nombres de marcas que se caracterizan por su 
fealdad, negativismo o mal gusto. La diferencia es que mientras los nombres 
personales de este tipo son vergonzantes o pudorosos, los nombres 
comerciales de marca son ostensibles o desafiantes. 
Verbigracia: PUTBILANDIA centro nocturno, en México, VENDETTA, perfume 
en Italia, PETALO, papel higiénico. APACHE, jabón de tocador. 
 
Las Marcas Adjetivas: 
El apartado de las marcas adjetivas nos lleva a nuevas ejemplificaciones, en su 
conexión con otro mundo, el de los adjetivos, sin el cual no se concibe, 
tampoco, el lenguaje publicitario. Es de observar como hay en él adjetivos 
sustantivados para los nombres de las marcas: SUPERIOR, SUPREMO, 
MAGNO, PRIMERO, FAMOSO, TOTAL, RÁPIDO, REAL, GIGANTE, IDEAL, 
BUENO, GRANDE, MARAVILLA... Adjetivos no solo de afirmación positiva, 
 20 
sino de tendencia contraria, que desafían la norma y aspiran a reforzar, por la 
vía dramática o de la contradicción, la fuerza apelativa del nombre, como 
hemos visto en ejemplos anteriores. Cuando se busca el misterio, que es uno 
de los sentimientos más detestables del ser humano, el riesgo lleva a confundir 
al público, convirtiendo la sorpresa en factor negativo. 
 
Marcas identificadas con animales: 
En número de marcas identificados con animales es abundante. El perro es el 
símbolo de BAGLEY, el tigre de ESSO, el camello de CAMEL, COCODRILO de 
Lacoste, el murciélago de BACARDI. 
 
Marcas que son también nombres geográficos: 
Los nombres de marcas abarcan los más diversos sustantivos y orígenes. Sin 
salirnos del mercado automovilístico tenemos los nombres geograficos: 
TOLEDO, SEVILLA, CÓRDOBA, PONTIAC, CARIBE, ATLANTIC, RIVIERA, EL 
DORADO, NEWYORKER, EUROSPORT. La geografía debe nombres famosos 
a la inventiva comercial y publicitaria que los ha convertido en sinónimos 
famosos de marcas genéricas de productos: COLONIA, en perfumería, 
COGNAC y TEQUILA, en bebidas espirituosas, CHAMPAGNE, en el vino 
blanco espumoso, elevado a la máxima categoría social, JEREZ y OPORTO en 
vinos generosos. 
 
Marcas comerciales con nombres propios: 
Una sucesión de nombres propios domina el mundo de las marcas, STAR, en 
electrónica, CATEDRAL en pantalones masculinos, BULL en comunicación, 
RHODIA, en telas. 
 
 
 21 
Marcas con nombres famosos: 
Las marcas ruedan por el mundo, entre el crédito y la leyenda, En automóviles 
HENRY FORD y HARVEY FIRESTONE. Con nombre y apellidos: HELENA 
RUBINSTEIN, CRISTIAN DIOR, RALPH LAUREN, PANCHO VILLA, PACO 
RABANNE, KIKE SACARNI. 
Los nombres de las marcas superponen sobre de las gentes, que lucen 
sus símbolos como si fueran signos de identidad, deslizándose en zapatos, 
ropa interior en trajes... 
Hay jóvenes de hoy que los llevan como tatuajes en algunas partes de 
su cuerpo: seguramente para justificar la advertencia de un hombre de otro 
siglo. 
Los nombres parecen desprenderse de las personas para quedar como 
marcas: NESTLÉ, CHANEL, BACARDI, OSBORNE, MAGGI, OLIVETTI. 
Hay apellidos que ocultan nombres: PACKARD (JAMES), KELLOG 
(WILL KEITH), BENNETON (LUCIANO); DUNLOP (JOHN), GILLETE (KING), 
CINZANO (FRANCESCO), PHILIPS (GERARD) 
Hay marcas que no corresponden ni a nombres ni apellidos, aunque se 
desempeñen como tales: CADILLAC, CORONA, ARROW, CARTA BLANCA, 
SAPOLIO, GENERAL ELECTRIC, GENERAL MOTORS, GENERAL FOODS. 
 
Marcas comerciales que incluyen al tres: 
BRANDY 103, LAS TRES MARIAS, TRES ESTRELLAS 
Concepto y Función de Branding 
En nuestros días la importancia estratégica de las marcas es tal que por 
muchos de sus propietarios ya son consideradas como activos en sí mismas: 
son sujeto de inversión y evaluación de igual manera que otros bienes de 
cualquier empresa. 
 22 
Por ello resulta indispensable para toda compañía realizar una inversión en el 
branding de sus productos, que se define como el proceso de creación y 
gestión de marcas 
“El Branding, consiste en desarrollar y mantener el conjunto de atributos 
y valores de una marca de manera tal que sean coherentes, apropiados, 
distintivos, susceptibles de ser protegidos legalmente y atractivos para los 
consumidores”17. 
En el mercado actual, lanzar una marca es un proyecto de largo plazo 
que altera el orden existente, los valores y la participación en la categoría del 
producto. 
Un desarrollo exitoso de marca se logra con una combinación del 
talento de especialistas y la visión a largo plazo. Se basa en una estrategia de 
marca que entiende y refleja los valores funcionales, expresivos y centrales de 
una empresa y su visión. Crear una marca debe consistir, antes que nada, en 
definir una plataforma, que es la base invisible para su identidad de largo plazo 
y es su fuente esencial de energía. 
 
1.4 CARATERÍSTICAS ESENCIALES DE LAS MARCAS 
 
Las marcas tienen características que en cierta medida las delimitan y las 
hacen especiales, a saber: 
a) Novedad. 
b) Distintividad. 
c) Especialidad. 
d) Territorialidad. 
e) Licitud. 
 
a). NOVEDAD. Esta característica es descrita por la mayoría de los 
tratadistas sin considerar expresamente su relatividad, y sólo se refieren a ella 
como el hecho de que no haya sido usada por otra persona para amparar sus 
 
17 www.hipermarketing.com, Cómo funciona el branding?, por Tiendas Urbanas 2000. 
 23 
productos anteriormente; y aunque pudiera parecer absurdo se debe 
especificar que no es cierto tal situación y lo que tratase de mencionar es que 
el signo marcario no esté siendo utilizado por otra persona, y no de que sea 
exactamente una creación novedosa, ad hoc para ser utilizada como signo 
distintivo en un producto o servicio. 
 
Reitero, esta particularidad se denota cuando alguien solicita el registro 
de un símbolo antiquísimo perteneciente a una cultura milenaria, a fin de 
aplicarlo a los productos y servicios que desean, pero que ningún otro 
comerciante ha utilizado dentro de la misma clase, sin embargo el símbolo y 
denominación ya existían, pero estaban disponibles hasta el momento de la 
solicitud misma. 
 
Incluso en el ordenamiento jurídico mexicano, encontramos como 
impedimento —y por tanto como requisito a contrario sensu— para la 
concesión de un registro marcario, el hecho de que exista una marca idéntica 
o semejante en grado de confusión a la solicitada que se encuentre registrada 
o en trámite, y que se use para los mismos productos o servicios18. 
 
 Razón por la cual si el signo marcario se encuentra disponible y aun no 
siendo “novedoso”, será enteramente registrable si cumple con los otros 
requisitos mencionados; pero obviamente, si se trata de un signo 
completamente nuevo, inédito y original absolutamente. 
 
b). DISTINTIVIDAD. Requisito-garantía que debe cumplirse al momento 
de solicitarla marca, ya que en el artículo 88 de la Ley de la Propiedad 
Industrial señala que será “todo signo visible que distinga… “así como en el 
subsecuente parágrafo que indica que podrá constituir una marca a las 
denominaciones y figuras suficientemente distinguibles. 
 
La importancia jurídica radica precisamente en la distintividad, al grado 
que Nava Negrete señala que “existe una cópula indisoluble entre la marca y 
 
18 Art. 90, fracción XVI, aunque también se relacionan las fracciones XV (confusión o igualdad con marcas 
notorias) y XVII (similitud confundible con nombres comerciales). 
 24 
capacidad distintiva o eficacia distintiva”19 y ya desde el momento de la 
solicitud, se veda laposibilidad de que se conceda un registro que no sea 
diferenciador de otros signos e identifique productos, ya que se opone a la 
genericidad y descriptividad de dos productos o servicios a proteger, 
características antípodas del requisito en comento, así como al monopolio de 
letras y dígitos que aislados per se pudieran llegar a carecer de esta 
característica. 
 
 Asimismo Nava sigue mencionando que la originalidad es conformante 
de la distintividad20, reforzando lo citado respecto al monopolio de letras y 
dígitos, así como colores y figuras geométricas aisladas, los cuales ya 
“existen”21 y son tan comunes en el uso diario que carecen de originalidad y 
por lo tanto de distintividad. 
 
 Por último, apoyándonos en lo mencionado por Nava siempre será 
deseable que una marca sea “distintiva por sí misma, abstracción hecha de 
toda otra, es decir, que ella debe revestir un carácter de originalidad suficiente 
para desempeñar el papel que le es asignado por la Ley”22. 
 
c). ESPECIALIDAD. Como consecuencia lógica del desarrollo del 
comercio y necesidad de bifurcación en las actividades humanas, las 
actividades mercantiles se fueron haciendo más específicas en el paso del 
tiempo, desde los oficios, ramas y finalmente clases como hoy en día se 
hacen. 
 
A fin de ser protegible por le derecho, todo signo distintivo debe limitarse 
a particularizar su área, a fin de tener certeza y seguridad jurídica, puesto que 
de no circunscribirse a determinados productos se correría el riesgo de otorgar 
monopolios o de extender ad infinitum una protección que debe concretarse 
para poderse ejercer y reclamar. 
 
 
19 Op. Cit, p- 166. 
20 Ibidem, p. 168. 
21 Al menos como abstracción general dentro del conocimiento medio. 
22 Idem. 
 25 
Es muy difícil que hoy en día una marca ampare todas las mercancías y 
servicios en el comercio, ya que nos atrevemos a mencionar que 
absolutamente ninguna empresa oferta se dedica a todas las ramas del 
mismo, y aunque existen excepciones e este principio, una marca desde su 
nacimiento deberá ser específica y señalar para que productos o servicios se 
solicita. 
 
Nuestro país ha ido modificando su marco legal a fin de que la 
clasificación de productos o servicios de Niza tenga imperatividad hoy en día, a 
la fecha se tienen 45 clases divididas en 34 de productos y 10 de servicios. 
 
Nava Negrete sostiene que la excepción a la regla de la especialidad se 
presenta por motivos económicos y jurídicos23, cuando varias formas desearen 
registrar el mismo signo marcario para distintos productos y servicios, sin 
embargo, realmente esta circunstancia se presenta en razón de las 
denominadas marcas “notorias” que rompen con este requisito debido a las 
actividades comerciales de sus titulares, en el que se combinan fama y 
volumen de ventas24. 
 
Esta excepción consiste en que una marca superará al registro y el 
aspecto psicológico y económico rebasarán al ámbito jurídico, razón por la cual 
abarcará “por derecho” y no de hecho (aunque pareciera que sí) toda la 
clasificación de productos y servicios; este tipo de marcas necesita la 
declaración por parte de la autoridad; ya que es la sociedad misma que a 
través del tiempo otorga su reconocimiento a las mismas al sustituir inclusive el 
nombre real del producto para sustituirlos por el de una marca, casi de 
manera genérica25 que en algunos casos de descuido por parte del titular 
incluso pudieran terminar en una cancelación del registro26. 
 
23 Ibid, p. 184. 
24 Por reforma a la Ley de la Propiedad Industrial (primero de marzo de 2005), se modificaron y 
adicionaron artículos tendientes a establecer las bases para que tal característica notoria no sea una mera 
opinión de la autoridad. 
25 Basta citar SUAVITEL para suavizante de telas, KLEENEX para pañuelos desechables de papel, 
COTTONETES para hisopos de algodón, BIMBO para pan blanco rebanado, RIMEL para mascara de 
pestañas, MARLBORO para cigarrillos. 
26 El mejor de los casos de ello es CORN FLAKES, que dejaron de ser marca para convertirse en 
genérico. 
 26 
 
d). TERRITORIALIDAD. Principio de todo sistema jurídico, de todo 
derecho positivo27. Es el alcance del imperium ejercido por el gobierno como 
protector de los intereses del Estado; este presupuesto de protección pudiera 
enmarcarse como el límite espacial donde el signo distintivo puede ser 
protegible de la competencia desleal. 
 
Tendrán las marcas un ámbito competencial estrictamente territorial 
debido a que no importará para efectos de protección el que un solicitante o 
titular sea extranjero; aunque pudiéramos señalar algunas restricciones muy 
sui generis a este principio, está más allá de las discusiones doctrinarias y 
conflictos de leyes, debido a que sino existe un registro dentro del territorio 
nacional, difícilmente se podrá proteger un signo distintivo, aunque tenga 
abolengo, renombre y fama, será “nada” (en el sentido jurídico) al momento de 
salir del territorio protegido e ingresar a otro en el que no se tenga un registro; 
a menos que se invoque protección (siempre mediante un litigio) respecto de 
tratados internacionales, lo cual implica entonces un intento de registro y 
sometimiento a la las leyes del lugar donde se conceda. 
 
Al ser la Ley de la Propiedad Industrial de competencia federal, al 
obtenerse un registro ante la autoridad, se alcanza una protección erga omnes 
dentro de toda la República Mexicana (en contraposición de la zona de de 
“clientela efectiva” del nombre comercial), sin embargo debido a la vastedad 
del mismo territorio y al hecho de que una gran parte de los registros son 
usados por pequeños y medianos comerciantes, puede darse el caso de que 
ambos vendedores ostenten en sus mercancías un signo distintivo similar en 
grado de confusión sin percatarse siquiera de la existencia de esa situación. 
 
Este supuesto quizá vagamente se encuentra reflejado en la hipótesis 
contemplada en el artículo 92 del ordenamiento vigente, mismo que indica que 
el registro de una marca no surtirá efectos en contra de terceros, “siempre y 
cuando el tercero (que de buena fe explotaba en territorio nacional el signo 
 
27 GARCÍA-MAYNEZ, Eduardo; “Introducción al Estudio del Derecho”, Edt. Porrúa, 49a, ed., México, p. 40. 
 27 
distintivo) hubiese empezado a usar la marca de manera ininterrumpida, antes 
de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso 
declarado en ésta”. 
 
Observamos que resulta ventajoso este principio, porque con el sólo 
otorgamiento de l registro se tiene una protección por toda la República, 
evitando un posible conflicto de ordenamientos si fueran regionales; es por ello 
que ha ocurrido a una mayor velocidad la propagación actual de las marcas, 
debido a que se requieren pocas exigencias para su concesión y se gana una 
protección nacional. 
 
e) LICITUD. Principio de validez en el acto jurídico conforme los doctos se 
han expresado en el devenir histórico hasta llegar a nuestros días; sin 
embargo, y acorde a la teoría francesa que rige nuestro derecho civil, un 
signo distintivo podría existir, sin ser lícito sin ser protegible por la 
potestad del Estado a través de un registro. 
 
Internacionalmente en el Convenio de Paris se estableció en su artículo 6 
quinquies, sección b, se menciona: “Las marcas de fábrica o de comercio 
reguladas por le presente artículo no podrán ser revisadas para su registro ni 
invalidadas más que en los casos siguientes: 
 
 3. Cuando sean contrarias a la moral, al orden público y, en particular 
cuando sean capaces de engañar al público. 
 
 Mismo espíritu que encontramos contemplado en el artículo 4 de la Ley 
de la Propiedad Industrial: 
 
“No se otorgará patente, registro o autorización, ni se dará 
publicada en laGaceta a ninguna de las figuras o instituciones 
jurídicas que regula esta Ley, cuando sus contenidos o forma 
 28 
sean contrarios al orden público, a la moral y a las buenas 
costumbres o contravengan cualquier disposición legal.28” 
 
 Lo cual pareciere ser en un principio lo suficientemente claro para poder 
establecer la registrabilidad de una marca, sobre todo si en un mismo territorio 
las leyes se encuentran armonizadas hasta cierto punto. 
 
En el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, especifica las 
situaciones prohibitivas respecto de una marca, estableciendo 17 supuestos 
que no siempre operan ipso iure y es por ello que se presentan los 
procedimientos de declaración administrativa de nulidad, siempre y cuando se 
acredite tener un interés jurídico conforme al criterio del Instituto Mexicano de 
la Propiedad Industrial. 
 
 
1.5 FUNCIONES DE LAS MARCAS. 
 
Función Distintiva.- Esta función consiste en la esencia de las marcas, por 
cuanto objeto está destinado a diferenciar un producto o servicio de otro del 
mismo género por lo que ya no es el producto o servicio en sí mismo, a lo que 
el consumidor dirige normalmente su atención, sino a la marca que le 
acompaña y que le identifica, resaltándolo ante los sentidos del consumidor, 
incluyendo por supuesto los elementos adicionales que tiene que ver la marca 
propiamente, es decir, me refiero al empaque, envoltura y presentación global 
con que se ostenta la marca, sí, me refiero al vestido comercial del que pronto 
en páginas ulteriores abordaré como materia matriz del presente trabajo. 
 
 Prosiguiendo, podríamos decir que la función distintiva es el alma de 
una marca, es el objeto, finalidad, distinguirse y atraer la atención de los 
consumidores. En sí, para nuestra posición esta función es la razón misma de 
las marcas, debido a que sino es capaz de distinguir a un producto o servicio 
de otro de los de su misma clase en el mercado, entonces no estaremos ante 
 
28 Op cit. P- 236. 
 29 
la presencia de una marca stricto sensu, misma que podría traer implícita una 
condición: la de ser uniforme o constante, puesto que así como deberá 
distinguirse de cualquier otro signo existente en el mercado, también deberá 
ser idéntica, asimismo al momento de aplicarse en otro producto de la misma 
clase o aun en alguna de otra, yendo ligada estrechamente con la garantía de 
calidad. 
 
Precisamente es la distintividad la característica que permite solicitar a 
la vez el uso exclusivo de la misma ante la Autoridad, sin esta condición no 
tendría sentido la existencia de la mismas, ya que es requisito sine qua non 
para su concesión, a tal grado que observamos en la lectura del artículo 88 del 
ordenamiento vigente: “Se entenderá por marca a todo signo visible que 
distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el 
mercado”29, y que en el parágrafo subsecuente es la primera condición para 
que un signo visible pueda ser considerado como marca, ya que encierra 
perfectamente la conceptualización del punto que se está estudiando, tal y 
como se observa en la fracción I, al mencionar que las denominaciones y 
figuras visibles deben ser suficientemente distintivas, susceptibles de 
identificar los producto y servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, 
frente a los de su misma especie o clase. 
 
Los altos Tribunales se han pronunciado en el siguiente tenor a l emitir 
un criterio usado con frecuencia para distinguir las marcas en conflicto: 
 
“MARCAS . REGLAS PARA DETERMINAR SUS 
SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSION, CUANDO LOS 
PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA 
CLASIFICACION O ESPECIE. La marca es todo signo que se 
utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su 
principal función es servir como elemento de identificación de 
los satisfactores que genera el aparato productivo. En la 
actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las 
empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a 
disposición de la población una mayor cantidad y variedad de 
artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar 
la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias 
 
29 Ibid. 
 30 
económicas. El incremento en el número y variedad de bienes 
que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las 
marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único 
instrumento que tiene a su disposición el consumidor para 
identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora 
bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios 
podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los 
servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo 
se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, 
según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y 
Protección de la Propiedad Industrial, además en este 
ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las 
hipótesis para poder constituir una marca, así como los 
supuestos que pueden originar el no registro de la misma. 
Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de 
evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen 
los mismos productos o servicios, y para ello estableció la 
siguiente disposición que dice: "Artículo 90. No se registrarán 
como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o 
semejante en grado de confusión a otra ya registrada y 
vigente, aplicada a los mismos o similares productos o 
servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que 
sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada 
por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios 
similares..." Por tanto, cuando se trate de registrar una marca 
que ampare productos o servicios similares a los que ya 
existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha 
marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe 
revestir un carácter de originalidad suficiente para 
desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo 
ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad 
de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia 
de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella 
se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla 
matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja 
indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La 
cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es 
confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas 
provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin 
embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de 
los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. 
La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, 
c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da 
cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. 
En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el 
público consumidor conserva mejor recuerdo de lo 
pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina 
por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, 
frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple 
observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en 
 31 
que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta 
o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser 
provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la 
similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de 
colores, además de que en este tipo de confusión pueden 
concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La 
similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de 
confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos 
en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, 
la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones 
comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los 
dibujosde las marcas o los tipos de letras que se usen en 
marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello 
aun cuando las letras o los objetos que los dibujos 
representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión 
derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean 
iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de 
colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos 
dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. 
La similitud gráfica es común encontrarla en las 
combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en 
los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce 
cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, 
expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o 
evocación a una misma cosa, característica o idea, la que 
impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido 
conceptual es de suma importancia para decidir una 
inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en 
pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo 
de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser 
el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun 
cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o 
fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la 
similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre 
palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en 
la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos 
supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las 
palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una 
marca es la representación gráfica de una idea, 
indudablemente se confunde con la palabra o palabras que 
designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las 
denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, 
protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino 
también el dibujo o emblema que pueda gráficamente 
representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería 
factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, 
obteniendo el registro de emblemas o palabras que se 
refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la 
denominación ya registrada, con la cual el público consumidor 
resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. 
 32 
Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y 
Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si 
dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe 
atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que 
es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener 
en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que 
apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La 
comparación debe apreciarse tomando en cuenta las 
semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe 
apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente 
las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La 
similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede 
sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el 
comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. 
Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe 
apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias 
que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, 
considerados de manera aislada o separadamente, sino 
atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen 
global, para determinar sus elementos primordiales que le dan 
su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera 
impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal 
como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la 
realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador 
minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, 
porque es el público consumidor quien fundamentalmente 
merece la protección de la autoridad administrativa quien 
otorga el registro de un signo marcario, para evitar su 
desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los 
distintos productos que concurren en el mercado, por lo que 
dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, 
siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo 
suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; 
de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda 
una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que 
las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una 
verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se 
podrá garantizar la integridad y buena fama del signo 
marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil 
identificación de los productos en el mercado. Por tanto, 
cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes 
en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 
90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad 
Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se 
han citado.” 
 
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
I.3o.A.581 A 
 
 33 
Amparo en revisión 1773/94. Comercial y Manufacturera, S.A. de 
C.V. 20 de octubre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: 
Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jacinto Juárez Rosas. 
 
Amparo en revisión 1963/94. The Concentrate Manufacturing 
Company of Ireland. 14 de octubre de 1994. Mayoría de votos. 
Ponente y disidente: Carlos Alfredo Soto Villaseñor. Secretaria: 
Silvia Elizabeth Morales Quezada. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Octava Epoca. Tomo XV-I, Febrero. Pág. 
207. Tesis Aislada. 
 
 
 Por el contrario, se cita a continuación otra tesis de la Corte en las que 
no se cubren las características distintivas: 
 
MARCAS SIN CARACTERISTICAS DISTINTIVAS. 
El artículo 90, fracción I, de la Ley de la Propiedad Industrial, 
señala que pueden constituir una marca las denominaciones 
suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los 
productos o servicios a que se apliquen, frente a los de su 
misma especie o clase. Luego si la resolución reclamada 
niega el registro de una marca con ese fundamento legal, y 
basa su resolución en que la expresión solicitada no es apta 
para constituir una marca, porque no identifica a los productos 
a que se aplica frente a los de su misma especie o clase, ya 
que la denominación propuesta se aplica a todos los 
productos de su clase sin distinguirlos uno de otro, no puede 
decirse que formalmente carezca de fundamentación legal, 
pues está citando el precepto que le sirve de apoyo, ni que 
haya falta de motivación, pues está expresando las razones 
por las que estima que el caso encaja en la hipótesis legal 
examinada. Y puede decirse que, en el caso, la denominación 
"productos clínicos" (aunque esté en idioma extranjero) no es 
apta para constituir una marca, porque no sirve para distinguir 
los productos clínicos de un productor de los de otro, ni unos 
productos clínicos de otros, por lo que no es apta para ser 
registrada como marca. Y aún a mayor abundamiento, la 
conclusión anterior que por sí misma se sostiene, se 
corrobora con la lectura de la fracción V del artículo 91, que 
señala que no es registrable como marca una simple 
denominación descriptiva del producto. Y también, a mayor 
abundamiento, el artículo 6o. quinquies, apartado B, inciso 
2o., del convenio de París revisado en Lisboa en 1958, señala 
que las marcas pueden ser rechazadas cuando estén 
desprovistas de todo carácter distintivo, o bien estén formadas 
 34 
exclusivamente por indicaciones que puedan servir, en el 
comercio, para designar la especie o destino de los productos. 
Luego resulta correcto decir que la marca "productos clínicos", 
destinada a amparar precisamente productos clínicos, no es 
apta para registro porque no identifica los productos a que se 
aplica frente a los de su misma especie o clase, y es una 
denominación generalizada aplicable a todos esos productos 
sin distinción. Y sería injusto e ilegal otorgar el registromarcario a esa denominación, de manera que ningún otro 
fabricante de productos clínicos pudiera hacer mención de 
que lo que fabrica y vende son productos clínicos, para no 
incurrir en imitación de marca. 
 
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 
 
Amparo en revisión 4/79. Chesebrough Pond's Inc. 22 de marzo de 
1979. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Guzmán Orozco. 
 
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación, Séptima Epoca. Volumen 121-126 Sexta 
Parte. Pág. 127. Tesis Aislada. 
 
 
Función de Garantía de origen.- Ligado al derecho de propiedad, es la 
indicación inmediata del fabricante que realizó el producto o del oferente del 
servicio en el mercado; quien goza del mérito o culpa de la satisfacción o 
incomodidad que recibe el consumidor, a quien se pretende inducir a continuar 
adquiriendo el satisfactor. 
 
Podríamos conceptuarla como una pseudo-traslación que hace el titular 
al ofrecer sus productos o servicios al “desprenderse” de su signo marcario 
con cada acto de comercio que realiza en el que vaya inmersa la marca, y sin 
embargo, debido a la naturaleza jurídica de la marca sigue conservando la 
titularidad de las señal que en ese momento se “aleja” pero que “nunca 
olvidará de donde viene”. 
 
Esta función tiene una bivalencia que protege también y 
mayoritariamente al consumidor, que si el producto o servicio les son 
plenamente satisfactorios seguirá adquiriendo el producto, pero en el caso de 
que infortunadamente le resultaren contraproducentes, la relación con el objeto 
 35 
se trasladará con el productor y le podrá reclamar al vendedor o al mismo 
fabricante dado el seguimiento que surgió con la marca. 
 
En un principio, en los albores del uso de las signa mercatorum durante 
la Edad Media, se daba gran importancia a esta característica de la marca, ya 
que “indicaban el origen de la mercancía fabricada o elaborada por 
determinada persona física o jurídica”30 debido al comercio entre feudos y 
señoríos. 
 
Nava Negrete sostiene que “la realidad misma nos enseña que al 
consumidor le interesa adquirir el producto de tal marca y no porque haya sido 
fabricado o puesto en el comercio por determinada empresa; aún cuando esto 
último pueda suceder, se debe a una relación puramente eventual”31 
 
 Función de propaganda.- El titular de la misma podrá explotar la 
tendencia humana a ser seducida por un “signo agradable”32 , y constituye un 
reclamo del producto o servicio, es decir, la marca es el único nexo que existe 
entre el consumidor del producto o servicio y su titular, y es a través de la 
misma que su titular recibiera los beneficios o no, de su aceptación por parte 
del público consumidor, de tal manera que la marca es lo que el comprador ha 
de pedir y es lo que el titular de la misma tratará de que sea lo que l 
consumidor solicita, y para ello la buen calidad del producto o servicio puede ir 
acompañada de una publicidad adecuada, o bien de la tradición oral del cliente 
satisfecho, dado que sería varios los esfuerzos para lograr la mejor calidad si 
el producto o servicio es desconocido. 
 
 Quizá una función que pareciere ir desligada del mismo signo distintivo, 
sin embargo, y en virtud de la actividad comercial de su titular aplicada a la 
marca, podemos afirmar que es indisoluble a ella. 
 
 
30 Nava, 151. 
31 Nava, 153. 
32 MARTÍNEZ MEDRANO, Gabriel, SOUCASSE Gabriela; “Derecho de Marcas”; Edt. La Roca, Buenos 
Aires, Argentina, 2000, p. 37. 
 36 
Abarca un aspecto meta-jurídico, alude más a un punto de vista 
económico y social, debido al medio en que se desarrolla la marca, las vías por 
las que es difundida el conocimiento que tenga la gente de la misma, y es 
precisamente esta característica la que permitió el establecimiento de las 
marcas notorias, mismas que rebasan el plano jurídico y que por lo tanto no 
necesitan siquiera los requisitos exigidos por la Ley de la Propiedad Industrial, 
como la renovación, uso acreditable de una clase, etcétera. Todo ello debido a 
la propaganda de la que goza el signo marcario en razón de las actividades 
comerciales. 
 
Función de protección.- Derivado de esta función, el consumidor se 
siente seguro de comprar un producto con determinado nivel de calidad, que 
satisfará sus exigencias según lo que haya experimentado con la misma marca 
o con lo que haya escuchado por diversos medios. 
 
No obstante, cabe destacar que este aspecto no es sino derivado del 
deseo del comerciante que al momento de procurar originalidad y distinción en 
un mercado mediante la colocación de la marca busca sin duda destacarse y 
evitar ser copiado por su competidores, por lo cual se está protegiendo en 
primer lugar a sí mismo, pero por ende extiende esta garantía a su público. 
 
 
Función competitiva.- Este tipo de función nace cuando se ubica dentro 
del mercado, y el consumidor se fija en ella. Es decir, para que la competencia 
tenga lugar es necesario que el consumidor la identifique y reconozca sus 
características o cualidades esenciales o aquellas de sus oferentes o 
productores en relación con otras. 
 
Apartándonos de las funciones que hemos venido relatando, me parece 
menester citar una disposición legal de la Ley de la Propiedad Industrial, me 
refiero al artículo 87, que establece: 
 
“Art. 87.- Los industriales, comerciantes o prestadores de 
servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el 
 37 
comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el 
derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su 
registro en el Instituto.”33 
 
Para obtener el registro de una marca ante el IMPI, y de acuerdo al 
artículo 113 de la Ley de la Propiedad Industrial, cualquier persona física o 
jurídica debe presentar una solicitud por escrito, en idioma español, en formas 
oficiales impresas, aprobadas por el Instituto y publicadas tanto en el Diario 
Oficial de la Federación como en la Gaceta de Propiedad Industrial, el Instituto 
proporciona gratuitamente a los usuarios o público en general, ejemplares de 
las mismas, las cuales pueden ser reproducidas, siempre que se ajusten al 
formato oficial u obtenidas en la página de Internet del IMPI 
(www.impi.gob.mx), señalando los siguientes datos: 
 
 
- Nombre, nacionalidad y domicilio del solicitante. 
- El signo distintivo de la marca mencionando si es nominativo, 
innominado, tridimensional o mixto. 
 
- La fecha de primer uso de la marca, la que no podrá ser modificada 
ulteriormente, o la mención de que no se ha usado. A falta de 
indicación se presumirá que no se ha usado la marca. 
- Los demás que prevea el Reglamento de la Ley de la Propiedad 
Industrial. 
 
 
Así las cosas, es importante señalar que de acuerdocon el artícvulo 93 
de la Ley de la Propiedad Industrial, “las marcas deberán registrase en relación 
con los productos o servicios que aparecen en la lista alfabética de la 
clasificación del artículo del 59 del Reglamento” (atendiendo por supuesto a las 
reformas) clasificación que coincide con la internacional de Niza, instituida por 
el Arreglo de Niza, del 15 de junio de 1957, revisado en Estocolmo el 14 de 
 
33 Ibid. p. 258. 
 38 
julio de 1967, en ginebra el 13 de mayo de 1977 y modificado en Ginebra el 28 
de septiembre de 1979. 
 
 Cabe señalar que México, no es parte del Arreglo de Niza, sin 
embargo, señala Mauricio Jalife Daré: “nuestro país, aun sin ser miembro del 
Tratado, adoptó dicha clasificación internacional por primera vez en las 
reformas que se practicaron a la entonces Ley de Invenciones y Marcas en el 
mes de Noviembre de 1989, abandonando la observancia de la llamada 
”clasificación nacional”. Al renovarse los registros de marca existentes, éstos 
se reclasificaron, atendiendo a las clases del nuevo listado”34Para finalizar este capitulado, y a manera de recomendación muy 
personal, la marca, logotipo, nombre, de una empresa, deberá considerar los 
siguientes aspectos: 
· Simpleza.- Limpio, fácil de escribir. Algo complicado o profundo es más 
apropiado para una ejecución de la comunicación más que la identidad de la 
marca. 
· Práctico.- Va de la mano con la simplicidad. La vista/logo debe ser apropiado 
para ser utilizado en todo tipo de medios, TV, impresos, uniformes, etc. 
· Consistente.- Un buen proceso de creación de marcas debe ser reflejado en 
cada una de las piezas de comunicación hechas por la compañía, así como 
cada uno de los elementos en el diseño: logo, copy, fotografía, paleta de 
colores usada, etc. Nunca verán un color rosa o naranja en una Coca-Cola, un 
tipo de letra diferente en McDonalds. 
· Único.- No tiene caso tener una imagen excelente o un nombre sobresaliente, 
que vaya de acuerdo a los valores que se desean expresar, si se ve muy 
similar al de alguien más, especialmente si la otra marca tiene más 
presupuesto de publicidad. 
 
34 JALIFE DAHER, Mauricio. “Comentarios a la Ley de la propiedad Industrial. Edt. Mc Graw-Hill, México, 
1998, p. 212. 
 39 
· Memorable.- Si se aplican los puntos anteriores, probablemente la marca sea 
memorable. La coloración es un elemento importante, por lo general es más 
fácil dentro de los elementos en una marca, el recordar los colores. Otro tipo de 
símbolos o códigos pueden ayudar a activar la recordación de marcas, por 
ejemplo McDonalds que utiliza la combinación rojo/ amarillo, la "M" en forma de 
arcos, Ronald, etc. 
· Reflejo.- Refleja las metas, valores y objetivos de la empresa/marca. Si la 
compañía representa calidad, entonces los colores, estilo y fotografía deben 
reflejar esto. Si la compañía representa Caridad, pues el logo no es tan 
complicado, ya que muchos logos que representan esto tienen algún elemento 
del ser humano. ¿Cuáles son los valores de la marca? ¿Sería usted capaz de 
adivinarlos al ver los elementos visuales? Un buen proceso de creación de 
marcas no sólo refleja los valores, los promueve. 
· Sustentable.- Idealmente contemporáneo, pero algo clásico. Una gran 
cantidad de marcas actualiza sus logotipos cada 20 años, por tanto es 
importante tener un concepto que no se vuelva obsoleto pronto. 
 40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO SEGUNDO 
 
2. MARCO JURÍDICO DE LA COMPETENCIA DESLEAL.
 41 
2.1 CONCEPTO DE COMPETENCIA DESLEAL. 
 
En términos generales se le llama competencia desleal, al aprovechamiento 
que hace un competidor, del uso de sus características distintivas, como puede 
ser las marcas, las patentes, los diseños industriales, o lo que es lo mismo 
todo lo que comprende la propiedad Industrial , la competencia ilícita implica el 
ejercicio de una actividad mercantil, de la que hay obligación de abstenerse, 
sin embargo, dentro de ese concepto general de competencia ilícita, cabe 
distinguir dos modalidades que la legislación y la doctrina aspiran a diferenciar; 
a saber la competencia prohibida y la competencia desleal. Ambas son 
igualmente ilícitas, con diferente caracterización y fundamento. 
 
En efecto, llamamos competencia prohibida de un modo estricto y 
propio a aquella en que lo ilícito resulta ser el ejercicio mismo de la 
concurrencia. No se puede lícitamente desarrollar un determinado tipo de 
actividades económica, que se declara vedada jurídicamente para 
determinados sujetos, sobre los cuales recae una obligación de abstenerse de 
realizarse competencia. 
 
Esta obligación de abstención puede tener su origen, o en un precepto 
legal, o en un contrato. 
 
Por parte de la constitución en su artículo 28 dice a la letra “Tampoco 
constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se 
concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que 
para el uso exclusivo de sus inventores, se otorguen a los inventores y 
perfeccionadores de alguna mejora”35, de lo antes dicho se desprende que el 
estado faculta de maneara temporal, a los particulares para que por medio de 
su inventiva, realice la explotación comercial de dicho invento u obra artística, 
entonces tiene su origen en un precepto legal donde se le puede llamar 
competencia prohibida por la Ley es el caso de los monopolios estatales; de 
las concesiones otorgadas por la Administración, con cláusula de exclusividad; 
 
35 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Edt. Porrúa, México, 2005. 
 42 
de los derechos de propiedad intelectual y de propiedad industrial: por 
disposición de la ley, en todos esos casos una determinada actividad de 
producción o cambio de bienes queda bloqueada a favor de un único titular el 
monopolista, el concesionario, el sujeto del derecho exclusivo permaneciendo 
prohibida a todos los demás. 
 
 En ocasiones, sin embargo, la prohibición legal alcanza sólo a personas 
determinadas: así se puede hablar que los trabajadores en determinados 
casos dentro de su contrato laboral, se obligan a guardar confidencialidad, 
sobre los asuntos de los cuales la empresa tiene ciertos secretos, los cuáles 
producen ventajas sobre sus competidores, y al darse a la luz crearía un 
menoscabo económico dentro de su empresa, por lo tanto el contrato laboral 
se constriñe a realizar cláusulas de confidencialidad, y a crear reservas en 
caso de que el trabajador este contratado por obra determinada, la empresa 
será titular de la realización de las mejoras u inventiva que pueda realizar este 
dentro del trabajo, siempre y cuando así lo estipulen las partes. 
 
Para que la competencia sea ilícita como contraria a una prohibición 
legal, debe existir previamente un precepto expreso que establezca dicha 
prohibición. En lo no prohibido expresamente, la competencia es lícita y 
permisible. 
 
 Pero la obligación de abstenerse de la competencia puede tener 
también su origen en un convenio entre partes determinadas. Hablamos 
entonces de competencia prohibida por contrato. 
 
Las partes pueden convenir la obligación de abstenerse de la 
competencia, bien en un contrato principal, bien en un pacto accesorio de otro 
 
En el primer caso surgen las variadísimas modalidades de trusts, 
consorcios, entes o cartels, en que varios empresarios convienen no hacerse 
la competencia en determinados sectores, actividades o ramos de la industria 
y del comercio, o en determinadas zonas territoriales. Este tipo de contratos en 
que se contienen compromisos de abstenerse de competir plantean los 
 43 
problemas de licitud que trata de las normas que persiguen la eliminación de 
las limitaciones de la competencia. 
 
Así, en el contrato de cesión de empresas normalmente se establece la 
obligación del cedente de abstenerse de ejercicio la misma actividad industrial 
o mercantil que constituye el objeto de la empresa cedida. Se persigue con 
ello, como ha indicado Broseta, “de una parte, que el transmitente no detraiga 
la clientela ya adquirida, cuya cesión directa es imposible; y de otra, que pueda 
captar. En definitiva, la abstención de la competencia constituye en tales casos 
el medio adecuado para que tenga efectividad la transmisión de la empresa, 
en plenitud de sus valores”36; o, como Garrigues señala, “representan el 
aspecto negativo de la obligación positiva de transmitir la clientela, añeja como 
elemento económico esencial a la transmisión de una empresa”37. 
 
También aquí rige el principio de que, para que exista la obligación de 
no hacer competencia, ha de haberse convenido así en un pacto expreso. La 
abstención ha de limitarse precisamente a este tipo de actividad. 
 
En todos estos supuestos de competencia prohibida, tanto si la 
prohibición deriva de una ley como de un contrato, lo prohibido es el desarrollo 
de la actividadeconómica concurrencial, cualesquiera que sean los medios 
que se utilicen; aunque se realice la competencia con toda pulcritud y 
corrección. 
 
Queda dicho de ese modo que toda competencia desleal es ilícita; pero 
que, en cambio, no toda competencia ilícita es desleal: En principio, pues, la 
terminología que utiliza la legislación Mexicana no es rigurosamente exacta. 
Entre nosotros, como es sabido, se llama competencia ilícita a lo que en otros 
sistemas extranjeros se denomina, más propiamente, competencia desleal. La 
legislación Mexicana estima que la competencia desleal es la competencia 
 
36 BROSETA PONTS, Manuel, Problemática jurídica actual de la Empresa, ed. Colegio de Abogados de 
Valencia, recogiendo las conferencias pronunciadas por diversos autores, Valencia España, 1965, pág. 43 
 
37 GARRIGUES, Juan, Estudios sobre el Contrato de Compraventa Mercantil, ed. Colegio de Abogados 
de Valencia, Valencia España, 1967, pág. 50 y 51 
 44 
ilícita por excelencia y de ahí que le dedique tal nombre. De todos modos, la 
actitud mexicana no es totalmente injustificada. Al calificarla como tal parece 
como querer subrayarse un tipo especial de antijuridicidad en esta clase de 
competencia; una antijuridicidad que no deriva directamente de un precepto 
prohibitivo expreso, sino de estimaciones sociales reprobatorias. En ese 
sentido, la competencia desleal sería meramente ilícita, la competencia desleal 
se encuentra también prohibida por el ordenamiento jurídico: sin embargo, 
conviene diferenciarla de la competencia prohibida por la ley, en efecto, aparte 
plantear problemas muy diversos en cuanto técnicas legislativas de su 
represión, la competencia desleal se distingue de la competencia prohibida por 
la ley en el contenido de la propia prohibición. 
 
La competencia prohibida por la ley se caracteriza por que en ella se 
considera ilícita la prohibida actividad económica que implica competencia, sea 
cual sea la modalidad que asuma su ejercicio; mientras que en las distintas 
formas de competencia desleal, la actividad concurrencial en sí misma es lícita 
y permisible, con tal que se desarrolle correctamente; encontrándose sólo 
prohibido ejercitarla con determinados medios, que son los que la hacen 
incurrir en la ilicitud. 
 
En resumen, la competencia prohibida pone al sujeto privilegiado o en 
cuyo favor se establece la prohibición, al abrigo de todo riesgo concurrencial; 
mientras que en la competencia desleal la licitud de la competencia se 
presupone, quedando únicamente prohibido practicarla con el empleo de 
determinados medios reprobables. 
 
De ahí se deriva una consecuencia del mayor interés, que es que en la 
competencia desleal no se sanciona con la ilicitud el haber causado a otro un 
perjuicio concurrencial; sino el haber causado ese perjuicio indebidamente: 
Como ya dijimos, la licitud del daño concurrencial es un postulado esencial del 
régimen de competencia: Siendo ello así, ya se comprende que por lo que es 
ilícita la competencia: Siendo ello así, ya se comprende que por lo que es 
ilícita la competencia desleal no es estrictamente porque con ella se cause un 
 45 
daño a otro competidor, desviando hacia sí la clientela ajena, lo que es en 
definitiva la finalidad de toda actividad concurrencial. 
 
El ordenamiento jurídico considera que hacerlo así con medios honestos 
y honrados es lícito. La concurrencia causa siempre un perjuicio a los 
empresarios implicados en ella. Es una lucha en que se aspira a que triunfe el 
mejor, aquel que tiene el favor de los consumidores y, por tanto, el éxito de 
uno de los empresarios sólo puede conseguirse en detrimento y a costa de los 
demás, en cuanto que sus compradores dejan de ser compradores de los 
otros. 
 
Si en general no resulta fácil dar una idea clara de lo que encierra en su 
ámbito esa modalidad de competencia ilícita que se denomina competencia 
desleal, esa dificultad sube de punto cuando se trata de elaborar un concepto 
que pueda ser aplicado al derecho positivo mexicano, por las razones que 
hemos de exponer. 
 
Si hubiéramos de atenernos al plano de las significaciones lingüísticas, 
deberíamos partir de que, según el diccionario de la Real Academia Española, 
ser leal es ser fidedigno, verídico, legal y fiel en el trato o desempeño de un 
oficio o cargo, en nuestro caso concreto, en el desarrollo de una actividad 
determinada: la de ofrecimiento de bienes y servicios en el mercado. La 
lealtad requiere, esencialmente, sujeción a lo que exigen las leyes de la 
fidelidad y el honor; debiendo reparase en que esa conformidad de la conducta 
con la verdad, la honorabilidad y la honradez, cuando se trata de una 
actuación concurrencial, hace relación a dos términos inseparables, que son, 
de un lado, los demás oferentes, o competidores y, de otro, la clientela que les 
compra, es decir los consumidores. 
 
Pues bien, ante todo, habrá que recordar que de la institución de que 
tratamos no puede darse un concepto absoluto. La competencia desleal no ha 
tenido en todas las épocas históricas, ni la misma importancia y función ni el 
mismo contenido. Si en general actuar deslealmente en la competencia es 
desarrollar la actividad concurrencial de un modo contrario a lo que la 
 46 
conciencia social acostumbra a adquirir, dentro de una especie de moral 
comercial, ya se comprende que ese juicio condenatorio varía, de acuerdo con 
las concepciones y las circunstancias económico-sociales de cada momento. 
Lo que en una sociedad resulta admisible y acostumbrado, en otra se 
considera reprobable. La noción de deslealtad en la competencia, sin embargo 
sin dejar de tener ese fondo moral común a muchas de sus manifestaciones, 
sin embargo, es una noción relativa: relativa a la época, al país y al estamento 
social que consideramos. Así para la moral de la concurrencia de la época 
gremial, hacer la propaganda de los productos es actuar deslealmente en la 
atracción de la clientela. En cambio, en la concepción actual la utilización de 
las más agresivas formas de propaganda y publicidad se estima normal y 
aceptable. Del mismo modo, por ejemplo. Mientras se considera incorrecto que 
anuncie sus servicios un abogado, no parece irregular que lo haga un médico. 
 
El concepto de competencia desleal es en cierto modo de carácter 
formal alude a la irregularidad de la conducta del competidor, juzgada a la luz 
de lo que se acostumbra, de lo usual y permisible, según una concepción 
social determinada, sin perjuicio de que formen parte de su contenido 
universalmente reprobado la maniobra fraudulenta, la conducta equívoca que 
implica engaño, cuyas manifestaciones más salientes asumen modalidades 
distintas en cada momento, asimismo Cesar Sepúlveda afirma en su obra “El 
sistema Mexicano de Propiedad Industrial”( México 1955, pag. 162: “ no se ha 
realizado en este país, hasta la fecha, un solo estudio que permita percibir la 
real naturaleza de la ilícita competencia mercantil y sus diferencias con las 
otras instituciones de propiedad industrial”38. 
 
 
2.2 ELEMENTOS DE CONFIGURACIÓN DE LA COMPETENCIA DE SLEAL. 
 
Como idea central, ha de tenerse que, cuando hablamos de actuación desleal 
en la competencia, no referimos a un tipo concreto y determinado de actividad: 
la que persigue la atracción y captación de compradores. Todo cuando 
 
38 WALTER FRISH, Philipp. “Las protecciones legales general y especial contra competencia desleal” 
REVISTA EL FORO Quinta época, No. 33- Enero-Marzo, México, 1974, pág. .31 
 47 
pretende el competidor desleal puede quedar comprendido en esa aspiración. 
Los medios tortuosos que utiliza tienen también ese único fin. 
 
Cuando trata de potenciar la empresa propia, lo mismo que cuando 
persigue la debilitación de las empresas rivales, el desprestigio