Baixe o app para aproveitar ainda mais
Prévia do material em texto
1 DIREITO EMPRESARIAL – ALEXANDRE GIALLUCA AULA V - DATA: 13.11.2020 Recapitulando aula passada... Requisitos da patenteabilidade Os requisitos da patenteabilidade são quatro: • Novidade; • Atividade inventiva; • Aplicação industrial; e • Não ter impedimento legal. Conforme foi visto na última aula, a Lei 9.279/96 protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. A patente é utilizada para proteger a invenção e o modelo de utilidade. No tocante à marca e ao desenho industrial, é necessário o registro. Tanto a patente quanto o registro são obtidos no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial). 3.7. Prazo de vigência (art. 40, Lei 9.279/96) O art. 40 da Lei 9.279/96 traz o prazo de vigência da patente de invenção e da patente de modelo de utilidade: a patente de invenção terá o prazo de 20 anos e a de modelo de utilidade terá o prazo 15 anos, contados da data de depósito. Patente de invenção: ✓ A patente de invenção tem o prazo de 20 anos contados da data do depósito. ✓ Ultrapassado o prazo de 20 anos, a patente cai em domínio público, pois ela não admite a prorrogação. O professor destaca que é por esse motivo que há muitos remédios genéricos no mercado, pois a fórmula patenteada é explorada com exclusividade por um determinado período, mas, cessado este período, a fórmula cai em domínio público e qualquer laboratório farmacêutico poderá produzir o medicamento. 2 Patente de modelo de utilidade: ✓ A patente de modelo de utilidade tem o prazo de 15 anos contados da data do depósito. ✓ Ultrapassado o prazo de 15 anos, a patente cai em domínio público, pois ela não admite a prorrogação. Situações: Situação 1: Patente de invenção ✓ Imagine que, na situação 1, a concessão da carta-patente é feita 15 anos após o depósito. ✓ Neste caso, o professor destaca que, como a patente foi concedida depois de 15 anos do depósito, em tese, haveria uma “exclusividade” da patente por um período de 5 anos. Entretanto, o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96 informa que o prazo de vigência da patente de invenção não será inferior a 10 anos e o prazo da patente de modelo de utilidade não será inferior a 7 anos. Tais prazos são contados a partir da data da concessão. Situação 2: Patente de modelo de utilidade ✓ Imagine que, na situação 2, a concessão da carta-patente é feita 12 anos após o depósito. ✓ Neste caso, como a patente foi concedida depois de 12 anos do depósito, em tese, haveria uma “exclusividade” da patente por um período de 3 anos. Entretanto, conforme o parágrafo único do art. 40 da Lei n. 9.279/96, o prazo da patente de modelo de utilidade não será inferior a 7 anos, contados a partir da data da concessão. Patente mail box: A Lei 9.279/96 apenas entrou em vigor no dia 15/05/1997 (vacatio legis de 1 ano). A lei anterior à Lei 9.279/96 não admitia patente de produtos farmacêuticos e produtos químicos voltados para a agricultura. 3 ➢ Em 1º de janeiro de 1995, foi internalizado o Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (TRIPS), mediante o Decreto nº 1.355, de 30 de dezembro de 1994. ➢ Em 15 de maio de 1997, entraram em vigor os dispositivos da Lei nº 9.279/96 referentes ao exame de patentes. ➢ O art. 229 visou proteger os pedidos de patente depositados entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997 ✓ Tal acordo (TRIPS) prevê expressamente a possibilidade de patentear produtos farmacêuticos e produtos químicos voltados para a agricultura. ✓ O Brasil é signatário desse acordo. ✓ Questão: Como a Lei 9.279/96 só entraria em vigor a 15/05/1997, como os pedidos de patentes do período compreendido entre 01/01/1995 até 14/05/1997 seriam tratados? O art. 229 da Lei 9.279/96 afirmou que os pedidos de patentes do período compreendido entre 01/01/1995 até 14/05/1997 sofreriam a incidência da nova lei de patentes e, portanto, seriam deferidos. Assim sendo, a solução dada foi deixar as patentes requeridas no intervalo acima na “caixa de correio” (mail box) até o dia 15/05/97. Lei n. 9.279/96, art. 229. ➢ Os pedidos relativos a produtos farmacêuticos e produtos químicos para agricultura, depositados no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 e 14 de maio de 1997, tornaram-se conhecidos como mailbox ou “caixa de correio”, em uma tradução literal, já que aguardaram a entrada em vigor da LPI para, só então, serem analisados segundo suas disposições. 4 ➢ Obs.: A intenção da norma foi evitar que tais pedidos fossem analisados conforme as regras da lei anterior, o chamado Código da Propriedade Industrial – CPI (Lei nº 5772/71). Isto porque o art. 9º, “c” do CPI proibia o patenteamento de produtos químicos farmacêuticos. ➢ A expressão “limitado ao prazo previsto no caput do art. 40”, constante do art. 229, parágrafo único, da LPI, significa “prazo máximo de 20 (vinte) anos de vigência das patentes, a partir da data de concessão”. Veja-se o teor do art. 40 da LPI: Art. 40. A patente de invenção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 15 (quinze) anos contados da data de depósito. O termo “limitado” (art. 229, parágrafo único, da LPI) impede que as patentes mailbox tenham uma proteção além dos vinte anos a partir do depósito do pedido de patente. ➢ Desta forma, todas as patentes mailbox, depositadas entre 01/01/1995 e 14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 (vinte) anos, contados de tais depósitos, pelo que se chega à conclusão de que nenhum de tais privilégios poderia vigorar após 14/05/2017. O professor destaca que algumas empresas, que haviam feito o pedido de patente nesse interregno, começaram a ingressar com o pedido de prazo mínimo de vigência de patente (art. 40, §único da Lei 9.279/1996), desconsiderando o previsto no § único do art. 229 da mesma lei (“prazo remanescente”). Exemplo: o depósito de pedido de patente de invenção ocorreu em 01/01/1995 e o prazo de 20 anos terminaria em 01/01/2015. Entretanto, as empresas pediram que o prazo fosse de 10 anos (patente de invenção) após a concessão da patente (e não de 5 anos). Imagine que, no exemplo dado, a concessão da carta-patente ocorreu em 2010. Assim sendo, restariam 5 anos de exclusividade. ✓ Diante de situações 5 similares ao exemplo exposto acima, as empresas quiseram a aplicação do art. 40, §único da Lei 9.279/96, ou seja, requereram a aplicação de um prazo de exclusividade mínimo após a concessão da patente. ✓ Tal questão chegou ao STJ (REsp 1721711/RJ). Licença compulsória (artigo 71): A licença pode ser voluntária ou compulsória. O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. Neste momento, o professor trabalhará com a licença compulsória. Lei n. 9.279/96, art. 71. Requisitos da licença compulsória: a) Interesse público ou emergência nacional b) Temporária c) Sem exclusividade (de modo a melhor atender ao interesse público ou à emergência nacional). d) Remuneração paga ao titular O professor destaca que, no Brasil, houve um caso de licença compulsória, a qual envolveu os coquetéis para portadores de HIV. Obs.: a expressão “quebra de patente” é tecnicamente errada e não deve ser utilizada pelo aluno. O correto é utilizar a expressão “licença compulsória”. Formas de extinção da patente • Expiração do prazo de vigência. • Renúncia do titular. • Caducidade. • Falta de retribuição anual. • Inobservância do art. 217 da Lei n. 9.279/96. Lei n. 9.279/96, art. 80: “Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimointeresse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis”. 6 Lei n. 9.279/96, art. 84: “O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do depósito. § 1º O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI. § 2º O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.” Lei n. 9.279/96, art. 217: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações” ✓ Se o titular da patente não residir no país, ele deverá, necessariamente, ter um procurador no Brasil com poderes para representá-lo administrativa e judicialmente. Se o titular não residir no Brasil e nem tiver um procurador, isso será causa de extinção da patente. Nulidade de patente: • PROCESSO ADMINISTRATIVO. • AÇÃO DE NULIDADE. A nulidade de patente pode ser obtida tanto na esfera administrativa quanto na esfera judicial. Processo administrativo: Quanto ao processo administrativo, há um prazo para poder ajuizar o pedido de nulidade da patente: 6 meses contados da concessão da patente. Esse pedido será feito ao INPI. Lei n. 9.279/96, art. 51: “O processo de nulidade poderá ser instaurado de ofício ou mediante requerimento de qualquer pessoa com 7 legítimo interesse, no prazo de 6 (seis) meses contados da concessão da patente. Parágrafo único. O processo de nulidade prosseguirá ainda que extinta a patente”. No processo administrativo de nulidade de patente: ➢ O titular será intimado para se manifestar no prazo de 60 (sessenta) dias. ➢ Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. ➢ Decorrido o prazo fixado no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa. Ação de nulidade: A ação de nulidade de patente poderá ser proposta a qualquer tempo e pode ser intentada pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. Lei n. 9.279/96, art. 56: “A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. § 1º A nulidade da patente poderá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de defesa. § 2º O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os requisitos processuais próprios”. ✓ Se o INPI não for parte na ação de nulidade, deverá, necessariamente, intervir no processo. ✓ A ação deve ser ajuizada na justiça federal. Lei n. 9.279/96, art. 57: “A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito. § 1º O prazo para resposta do réu titular da patente será de 60 8 (sessenta) dias. § 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros”. Registro Conceito: “O registro confere direito de propriedade temporária sobre marca ou desenho industrial, pelo qual assegura o seu uso exclusivo em todo o território nacional”. ✓ Há uma possibilidade de monopólio temporário para os bens registráveis: desenho industrial e marca. Bens registráveis a) Desenho industrial: Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. ✓ Trata-se do “design”. O desenho industrial está preocupado com a configuração externa, com o visual do produto. ✓ O desenho industrial não está preocupado com as melhorias do produto, mas tão somente com o seu aspecto visual. Marca: É o sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais (art. 122, Lei 9.279/96). 9 Lei 9.279/96, art. 122: “São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.” ✓ Não é possível registrar o sinal sonoro ou o sinal olfativo como marca. Apenas é possível registrar como marca o que é visível. Prazo de vigência a) Desenho industrial: Lei n. 9.279/96, art. 108: “O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 (três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada”. Após os 3 períodos sucessivos de 5 anos cada, não cabe mais nenhuma prorrogação e, portanto, o desenho industrial cai em domínio público. b) Marca: Lei n. 9.279/96, art. 133: “O registro da marca vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos”. ✓ A marca não tem limite de prorrogação. Titularidade: O titular pode ser pessoa física ou pessoa jurídica (direito privado ou direito público) (artigo 128 da Lei n. 9.279/961 ). 4.5. Formas de extinção do registro • Expiração do prazo de vigência. Obs.: a marca é a única que não tem limite de prorrogação, a cada 10 anos ela pode ser prorrogada. • Renúncia do titular. • Falta de pagamento das taxas do INPI. • Caducidade. • Inobservância do artigo 217 da Lei n. 9.279/96. Observação: o professor destaca que algumas 10 marcas de cigarro (por exemplo) reaparecem por determinado tempo no mercado. Isso acontece para que não haja a caducidade da marca com a consequente extinção do registro. Veja o art. 143 da Lei 9.279/96: “Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro”. Lei n. 9.279/96, art. 217: “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações”. MARCA Conceito: Artigo 122 da Lei. É o sinal distintivo, visualmente perceptível, não compreendido nas proibições legais. Provoca a distinção entre produtos e serviços. Significa dizer que no Brasil só se pode registrar como marca aquilo que visualmente se vê. Sendo assim, sinal sonoro não pode ser registrado como marca. É um sinal que diferencia. A marca deve ser visual. Assim, sinal sonoro não pode ser registrado como marca. Ex.: plin-plin da globo não pode se registrado como marca. A marca, em regra, se protege com o registro no INPI, que é um órgão de âmbito federal. A exceção é a marca notória, que não precisa de registro e tem proteção internacional. 11 2. Espécies de marca, quanto à sua natureza: há três espécies de marca. a) Marca de Produto/Serviço: é aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa. Exemplos: b) Marca de Certificação: é aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normasou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada. c) Marca Coletiva: é aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade. Às vezes, a marca pertence a uma determinada coletividade/entidade e isso pode conferir um valor diferenciado a ela (credibilidade). 3. Espécies de marca, quanto à sua apresentação: a) Nominativa: marca nominativa, ou verbal, é o sinal constituído por uma ou mais palavras no sentido amplo do alfabeto romano, compreendendo, também, os neologismos e as combinações de letras e/ou algarismos romanos e/ou arábicos, desde que esses elementos 12 não se apresentem sob forma fantasiosa ou figurativa. Nestes casos, a marca é o próprio nome. b) Figurativa: marca figurativa ou emblemática é o sinal constituído por: • desenho, imagem, figura e/ou símbolo; • qualquer forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo isoladamente, ou acompanhado por desenho, imagem, figura ou símbolo; • palavras compostas por letras de alfabetos distintos da língua vernácula, tais como hebraico, cirílico, árabe, etc.; • ideogramas, tais como o japonês e o chinês. c) Mista: marca mista ou composta é o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada. 13 d) Tridimensional: marca tridimensional é o sinal constituído pela forma plástica distintiva em si, capaz de individualizar os produtos ou serviços a que se aplica. Assim, é possível registrar a marca da própria forma plástica desse produto ou mesmo da embalagem. Muitas vezes, é a embalagem do produto que traz maior identificação em relação ao consumidor. Assim, a empresa pode registrar a marca e a embalagem. 5.2 Princípios da Marca: São três os princípios fundamentais que regem o direito de marcas: • Territorialidade • Especialidade • Sistema atributivo a) Territorialidade: O artigo 129 da Lei de Propriedade Industrial consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: 14 Lei 9.279/96, art. 129: “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. Quando a marca é registrada, ocorre a proteção em âmbito nacional (diferente da proteção conferida ao nome empresarial, que é estadual). A proteção conferida pelo Estado não ultrapassa os limites territoriais do país e, somente nesse espaço físico, é reconhecido o direito de exclusividade de uso da marca registrada. b) Especialidade: a proteção assegurada à marca recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. A marca é protegida apenas no âmbito de atividade do requerente. O sítio eletrônico do INPI traz a classificação nacional de produtos e serviços. c) Sistema Atributivo: o sistema de registro de marca adotado no Brasil é atributivo de direito, isto é, sua propriedade e seu uso exclusivo só são adquiridos pelo registro, conforme define o art. 129 da LPI. *** Requisitos da Marca: 1) Novidade: A novidade é relativa. O INPI faz uma classificação de produtos e serviços. Deve-se verificar nessa classificação se já existe a marca naquele tipo de produto. Se já existir em outro produto de classificação diferente, não há problema. Exemplo: Veja (revista) e Veja (produtos de limpeza) – São ramos de atividade distintos. 2) Não colidência com marca notória: Marca notória, em que pese a lei não defini-la, é a que é dotada de um reconhecimento internacional. 15 É uma marca de reconhecimento internacional. Na verdade, o legislador está protegendo o consumidor. OBS.: A marca notória independe de registro no INPI para ser protegida no país, ou seja, para ter proteção legal. Isso porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris. Sendo que em seu artigo 6º, os países signatários dessa Convenção devem proteger as marcas notórias ainda que não haja registro. Artigo 126, da Lei de Propriedade Industrial. Atenção: a proteção dada à marca notoriamente conhecida só ocorre no ramo de atividade específico a que pertence. Exemplo: não é possível registrar um perfume chamado “Armani” no Brasil, mas será possível registrar a água mineral “Armani”. Marca de alto renome: Artigo 125, da Lei. “A marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade”. Não se confunde com marca notória. Marca Notória Marca de Alto Renome Internacional; Nacional; Ramo de atividade; é protegida mesmo sem registro. Porém, é protegida somente naquele ramo de atividade. Isso porque a idéia é proteger o consumidor. Em todos os ramos de atividade (ramos da classificação); ela será única; tem proteção administrativa. Não precisa de registro; Precisa de registro; Uma marca de alto renome é uma marca de prestígio, reputação e tradição incontestáveis, que a levam a extrapolar seu escopo primitivo, motivo pelo qual recebe proteção ampliada. 16 3) Não impedimento: Artigo 124. A marca não deve ter nenhum tipo de impedimento legal. Inciso I – Pode-se utilizar como marketing, mas não se pode registrar como marca. Inciso IV – Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Inciso VI e Inciso IX; Inciso X – a indicação referida é indicação geográfica. A ideia é não induzir o consumir a erro. Ex.: chocolate de Cuiabá não pode ser chamado de chocolate de Gramado, perfume brasileiro não pode ser chamado de francês. Observação: algumas lojas usam como símbolo a Estátua da Liberdade, dentre outros monumentos. Entretanto, é importante saber que esse monumento não é registrado como marca da loja e, portanto, nada impede que outras lojas também o utilizem (não há exclusividade). Observação: tudo que for contrário aos bons costumes não pode ser registrado como marca. Observação: a lei prevê, como forma de proteção ao título do estabelecimento, a proibição de registro (como marca) de um título de estabelecimento já existente. Observação: como a marca é sinal distintivo, não é possível utilizar um sinal genérico ou simplesmente distintivo para nomeá-la. Exemplo: não é possível chamar de “macarrão” uma marca de macarrão. Muitas vezes, o produto possui um caráter genérico/vulgar/comum e acaba sendo registrado pelo INPI. Isso ocorre quando o produto está revestido de forma suficientemente distintiva. Observação: a marca não pode fazer referência a uma falsa indicação geográfica. Exemplo: charuto “Cubano” que não foi produzido em Cuba. 17 MARCAS EVOCATIVAS E O STJ: Marca evocativa é o mesmo que “marca fraca”. A marca evocativa é aquela que perdeu a capacidade distintiva. O STJ entende que, ainda que o INPI registre essa marca (marca evocativa), não é possível alegar exclusividade. A princípio, portanto, a marca evocativa não vai conferir exclusividade ao titular (as marcas devem coexistir). EXCEÇÃO – FENÔMENO denominado “secondary meaning” ("teoria do significado secundário da marca"), mediante o qual um sinal fraco (como os de caráter genérico, descritivo ou até evocativo) adquire eficácia distintiva (originariamente inexistente) pelo uso continuado e massivo do produto ou do serviço. A distinguibilidade nasce da perspectiva psicológica do consumidor em relação ao produto e sua marca, cujo conteúdo semântico passa a predominar sobre o sentido genérico originário. Com o passar do tempo, algumas marcas fracas ficam muito famosase acabam sendo extremamente conhecidas do público. Exemplos: • Booking.com (ultrapassou o caráter genérico). • Iphone.
Compartilhar