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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI Processo nº 926364081 de 25/04/2022 Indeferimento: RPI 2734 de 30/05/2023 Marca: MISTA: “QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL” CLASSE: NCL(11) 42 CAVION & FRACARO - SOLUÇÕES RENOVÁVEIS LTDA., nome fantasia “QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL” pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 42.976.156/0001-52, já qualificada, não se conformando com o indeferimento do pedido de registro de marcas, publicado na RPI 2734 de 30 de maio de 2023, vem perante Vossa Excelência, por meio de seu procurador signatário interpor o presente RECURSO, pelo que passa a expor e ao final requerer o quanto segue: I - DA DECISÃO RECORRIDA Da digressão da decisão recorrida, depura-se que o registro proposta fora indeferido com base no inciso XIX do Art. 124 da LPI, considerando-se, para tanto, o processo n. 914601377, na qual a empresa QSOL ENERGIA SOLAR possui registro na mesma categoria (NCL 11 – 42), a qual entendeu o julgador que: “A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável(...)” O dispositivo legal apontado pelo examinar apresenta a seguinte redação: Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; Sem menoscabo aos argumentos trazidos na decisão recorrida, entende a recorrente que marca proposta apresenta TODOS os requisitos de registrabilidade, senão vejamos: II – DOS FATOS II.I - DOS PARADIGMAS E DA SEGURANÇA JURÍDICA Todo depósito de pedido de registro de marca é precedido de uma criteriosa análise, que objetiva identificar se o signo pretendido preenche ou não os requisitos de registrabilidade. São vários filtros, que vão desde a direta e objetiva análise de liceidade e veracidade da marca, quanto a análise, mais subjetiva, do grau de distintividade e disponibilidade. Além da legislação aplicável a espécie, os precedentes do próprio INPI são fundamentais para conferir segurança jurídica ao crivo de registrabilidade de um signo marcário, validando e servindo de regra e guia aos depósitos de marcas. II.II – DA REQUERENTE E ÀS RAZÕES DE INDEFERIMENTO A requerente QS Quesol Energia Limpa e Renovável é uma empresa especializada em geração de energia solar fotovoltaica, oferecendo soluções para todas as etapas do processo, desde o projeto até a manutenção e limpeza dos painéis. Desenvolve soluções personalizadas de sistemas fotovoltaicos para clientes de diversos segmentos, atendendo em Ijuí/RS, Palmeira das Missões/RS e região. Como diferencial, tem a preocupação em acompanhar cada cliente, atendendo suas necessidades próprias e oferecendo também serviços de pós-venda. Além disso, disponibilizamos um aplicativo próprio para monitoramento da produção de energia, com relatórios detalhados e atualizados. Com sede na Rua 25 de Julho, n. 08, Centro, em Ijuí/RS, possui outra filial na cidade de Palmeira das Missões/RS, na Rua Delfino Ignácio Gehlen, n. 152, no Bairro Solar da Missões; tem site com domínio próprio e perfis em redes sociais para assinalar e apresentar seus serviços: • Portais eletrônicos: Disponível em: https://quesol.com.br/a-quesol/; Acesso em 20/07/2023. Disponível em: https://www.instagram.com/quesol.energialimpa/; acesso em 20/07/2023. Nesse sentido, pretendendo garantir o direito de exercer a titularidade de seu registro marcário, ingressou com os seguintes pedidos de registro: Pelo exposto, verifica-se que os pedidos protocolados no dia 25/04/2022 foram deferidos nas seguintes classes: NCL (11) 35 e NCL (11) 37, tendo a concessão deferida na RPI 2738 de 27/06/2023. Porém, a recorrente QS Quesol Energia Limpa e Renovável teve seu pedido indeferido na NCL 11 classe 42, a qual possui especificação nos seguintes serviços: • Consultoria na área de economia de energia; Projeto de distribuição de energia elétrica; Projeto de engenharia elétrica; Projeto de geração de energia elétrica; Realização de estudos para projetos técnicos; Serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia].” Neste interim, o presente pedido de registro da marca foi publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº 2680, em 17/05/2022. NESSE PEDIDO NÃO HOUVE OPOSIÇÕES POR PARTE DE TERCEIROS. No entanto, em 18/05/2023, na decisão nº 662316 o INPI proferiu decisão indeferindo o pedido de registro da marca neste processo, esta que foi publicada na RPI nº 2734 de 30/05/2023. II.II – DA ANTERIORIDADE APONTADA PELO JULGADOR A marca QSOL ENERGIA SOLAR pertence à empresa QSOL ENERGIA SOLAR LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 25.200.224/0001-78, com sede na Av. Izoraida Marques Peres, N. 256, Bairro Campolim, em Sorocaba/SP, CEP n. 18048-110: A marca QSOL ENERGIA SOLAR foi registrada na classe 42, com especificação nos seguintes serviços: • “Auditoria de energia - [Informação em]; Auditoria de energia - [Consultoria em]; Auditoria de energia - [Assessoria em]; Auditoria de energia; Consultoria na área de economia de energia - [Informação em]; Consultoria na área de economia de energia - [Consultoria em]; Consultoria na área de economia de energia - [Assessoria em]; Consultoria na área de economia de energia; Projeto de engenharia elétrica - [Informação em]; Projeto de engenharia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de engenharia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de engenharia elétrica; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Informação em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Consultoria em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Assessoria em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Informação em]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de distribuição de energia elétrica; Projeto de geração de energia elétrica - [Informação em]; Projeto de geração de energia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de geração de energia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de geração de energia elétrica.” Inconformado com a decisão do INPI, o recorrente interpõe o presente recurso, com base nos argumentos jurídicos e fáticos que passa a expor. III - DAS RAZÕES DE REFORMA III.I - DOS PARADIGMAS E DA SEGURANÇA JURÍDICA Todo depósito de pedido de registro de marca é precedido de uma criteriosa análise, que objetiva identificar se o signo pretendido preenche ou não os requisitos de registrabilidade. São vários filtros, que vão desde a direta e objetiva análise de liceidade e veracidade da marca, quanto a análise, mais subjetiva, do grau de distintividade e disponibilidade. Além da legislação aplicável a espécie, os precedentes do próprio INPI são fundamentais para conferir segurança jurídica ao crivo de registrabilidade de um signo marcário, validando e servindo de regra e guia aos depósitos de marcas. IV – NO MÉRITO IV.I ANÁLISE DOS CONJUNTOS DE MARCAS COMO UMA TOTALIDADE INDIVISÍVEL E COM DISTINÇÃO SUFICIENTE ENTRE ELES. O próprio Manual de Marcas desse Instituto, em seu item 5.9.1, estabelece que a apreciação de uma possível colidência “leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição” (grifou-se). Trata-se de uma análise do conjunto marcário como um todo, o tout indivisible, do direito francês.Isso quer dizer que os elementos das marcas não devem ser analisados em sua individualidade, mas sim o conjunto marcário como um todo. Clóvis da COSTA RODRIGUES, citando as decisões do CPI/45, ensinava o seguinte: “b) De mais a mais, em se tratando de examinar se uma marca imita a outra, devem as duas ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado da marca não influi, se se encontra basicamente diferenciada a impressão do conjunto. c) A marca dessa recorrente nº 25.545, de 1928, cuja cópia se anexa, é complexa, formada pelos vários elementos ali descritos, constituindo um conjunto, do qual não pode sua propriedade destacar qualquer dos elementos que o constituem, e elegê-lo, a seu critério, comosendo elemento essencial e característico de sua marca; quando, em verdade, o que a deve caracterizar é a fisionomia do conjunto, o seu aspecto geral, jamais esse ou aquele dos seus elementos componentes considerados isoladamente.”1 No mesmo sentido, na percepção quase poética de MERLEAU-PONTY, na análise entre dois objetos: “não percebemos de início as folhas, depois a árvore; não ouvimos inicialmente as notas, depois a melodia; é o conjunto da árvore ou da melodia que é inicialmente percebida; e é nele [o conjunto] que aprendemos a distinguir as folhas ou as notas”2. Feitas tais considerações, a análise da distintividade entre as marcas aqui em exame não deve ser feita em suas minúcias, em seus detalhes separadamente considerados, mas sim analisando-se o seu todo, toda a impressão do conjunto perante o consumidor. É que, ao deferir o registro de uma marca, o que o INPI faz não é conceder a exclusividade de utilização de cada um de seus elementos individualmente considerados, mas sim a exclusividade de utilização de todo aquele conjunto, como um todo, incluídos os elementos nominativos, figurativos, disposição espacial, jogo de cores, tipografia utilizada etc. O próprio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar o tema, deixando claro que a análise de distintividade não pode ignorar o conjunto marcário como um todo: 1 RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência Desleal, Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 201 2 MERLEAU-PONTY, Phénomélogie de la Perception. Paris: Gallimard, 1945, p. 46 “(...) 4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto. 4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora. (...)” (REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015) Dito isso, apesar do termo em comum “Q”, a utilização de “SOL” por cada uma das marcas diferencia-se no elemento fonético, bem como na especialização dos serviços, auxiliando a individualização de cada uma delas. Sobre esse último aspecto, sabe-se que o que a LPI veda não é a identidade ou semelhança pura e simples das marcas, mas sim aquela que seja “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”, conforme claramente estabelecido no inciso XIX do art. 124. Sobre esse detalhe, confira- se os dizeres da doutrina: “A parte final do inciso é de suma importância e concretiza a preocupação do legislador em evitar excessos ou injustiças na aplicação da proibição legal. Com efeito, o dispositivo obriga o examinador a analisar, no caso concreto, a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, uma vez que, dependendo das circunstâncias fáticas, duas marcas idênticas ou semelhantes, identificando produtos ou serviços da mesma natureza, podem conviver pacificamente, sem induzir consumidores a erro.” Em um aparente conflito de marcas, além da análise do conjunto marcário como um todo, é fundamental identificar a possibilidade ou não de confusão do público consumidor. Mesmo existindo uma semelhança entre os sinais (o que não acontece no presente caso), acaso ela não seja apta a causar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor, não há que se falar na impossibilidade de convivência entre elas. Isto posto uma vez afastada qualquer semelhança entre os conjuntos marcários de cada um dos sinais aqui em análise, não há que se falar em infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI. Nesse sentido, a QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL e QSOL ENERGIA SOLAR não são idênticas e/ou colidentes, considerando os critérios estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que regula o direito marcário no Brasil. Segundo o disposto, uma marca é considerada idêntica a outra quando reproduz, integralmente, um sinal anteriormente registrado para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim (art. 124, XIX). Já uma marca é considerada colidente com outra quando reproduz ou imita, no todo ou em parte, um sinal distintivo anteriormente registrado para distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, de modo a causar confusão ou associação com a marca alheia (art. 124, XIX e XXIII). Pelo exposto, no caso em questão, as marcas QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL e QSOL ENERGIA SOLAR não são idênticas, pois possuem elementos gráficos e nominativos distintos. A primeira marca apresenta as letras QS em destaque, seguidas do termo QUESOL, que é uma combinação de QUE + SOL, sugerindo uma ideia de qualidade e sol. Além disso, a marca possui o complemento ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL, que indica o tipo de serviço prestado pela empresa. Já a marca apresentada como sinal impeditivo - QSOL ENERGIA SOLAR -, indica apenas uma abreviação da fusão da leta “Q”, a qual possui apresentação principal da marca, que a fonética quando desacompanhada da vogal “U”, com o mesmo som da letra “K”, ou seja a QSOL pode ser lida como “QUESOL” ou “KSOL”, sendo indistinguível. Para além a palavra “SOL”, é expressão de uso comum para assinalar o complemento “ENERGIA SOLAR”, não dando à QSOL ENERGIA SOLAR termos de apresentação de indistinguíveis à título marcário, pois se utiliza apenas de sinais genéricos para assinalar a marca. Sinála-se, mesmo que ambas as marcas se refiram ao serviço de energia solar, elas possuem elementos distintivos suficientes para evitar qualquer dúvida ou equívoco por parte dos consumidores. Para sinalizar, a QS QUESOL ENERGIA LIMPA se apresenta utilizando apenas a logomarca em suas redes socias, conforme colacionado: Disponível em: https://www.instagram.com/quesol.energialimpa/ ; Acesso em 25/07/2023. Disponível em https://www.instagram.com/p/Ct85mbBurLY/?img_index=1 ; Acesso em 25/07/2023. Enquanto a QSOL ENERGIA SOLAR utiliza do seu, completamente distinto do simbolo pretendido pela recorrente: Disponível em https://www.instagram.com/qsolenergiasolar/ ; Acesso em 25/07/2023. https://www.instagram.com/quesol.energialimpa/ Disponível em https://www.instagram.com/p/CuO5j6fNj_a/?img_index=3; Acesso em 25/07/2023. Enfrentados os símbolos, evidencia-seas apresentações divergentes, sendo a recorrente apresentada pelos símbolos figurativos acima expostos, e a QSOL ENERGIA SOLAR apresentada com enfaze no “Q” seguido de “SOL” e como subtitulo a “ENERGIA SOLAR”. Além disso, as marcas atuam em áreas geográficas diferentes, sendo a QS QUESOL localizada no Rio Grande do Sul e a QSOL em São Paulo. Isso reduz ainda mais o risco de confusão ou associação entre as marcas, pois os consumidores tendem a levar em conta o local de origem das empresas na hora de contratar seus serviços, conforme será abordado minuciosamente no tópico que segue. IV.II – DA TEORIA DA DISTÂNCIA E DA ESPECIALIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE RISCO DE CONFUSÃO ENTRE O PÚBLICO CONSUMIDOR A recorrente encontra-se amparada pela Teoria da Distância, cuja doutrina dominante entende que não pode o titular de uma marca, como o caso das marcas apontadas como supostas anterioridade impeditivas, que já convivem com o uso e/ou registro de marcas semelhantes, tanto no mesmo segmento, quanto segmentos distintos, exigir maior distância de suas marcas que aquela existente com as marcas já registradas e usadas por terceiros. O fundamento da Teoria da Distância se dá pelo PRINCÍPIO DA ISONOMIA E EQUIDADE, em face, da flagrante constatação fática de menor potencial de risco ou da impossibilidade de confusão do consumidor, que já acostumado com a convivência de marcas semelhantes para o mercado e serviços objeto deste recurso. Para corroborar essa posição, a recorrente socorre-se, ainda, dos ensinamentos do ilustre Professor CARLOS ALBERTO BITTAR, lecionados em sua obra intitulada “A CONCORRÊNCIA DESLEAL E A CONFUSÃO ENTRE PRODUTOS”, RT 550 (agosto/1981 – pág.31), in verbis: “Com efeito, a possibilidade de confusão deve existir à primeira vista; isto é, deve ser suscetível de estabelecer-se de imediato, induzindo o homem comum a inclinar-se para o produto (ou estabelecimento) concorrente. Fora dos limites expostos inexistirá a figura em tela, mesmo que presentes pequenos pontos de coincidência possíveis de ocorrência dentro do infinito universo de ideações e de realizações que forma o acervo cultural comum da humanidade.” E a situação enfrentada pela Recorrente no presente caso atenua-se ainda mais quando se considera que as empresas titulares das marcas em confronto estão sediadas em ESTADOS completamente diferentes, fato esse que afasta, por completo, qualquer possibilidade de confusão e/ou associação por parte do público consumidor daqueles serviços. QSOL ENERGIA SOLAR: Bauru/SP QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL: Ijuí/RS Isto porque, jamais alguém irá até OUTRO ESTADO, localizados a mais de 836KM de distância, para procurar a empresa QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL, imaginando estar encontrando a empresa titular da marca apontada como impedimento para a pretensão do presente caso, considerando os seguintes pontos: Distância geográfica: A QSOL ENERGIA SOLAR está sediada em Sorocaba/SP, enquanto a QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL está localizada em Ijuí/RS. Essas duas localidades possuem uma distância considerável entre si. É improvável que um consumidor percorra uma distância significativa, atravessando estados, para adquirir produtos da QSOL ENERGIA SOLAR quando existem opções mais convenientes e acessíveis em sua região. Conhecimento local: Os consumidores tendem a estar mais familiarizados com as empresas e fornecedores locais em suas regiões. Dessa forma, é mais provável que os consumidores na região de Ijuí/RS estejam cientes da QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL e optem por ela como fornecedora de soluções em energia solar, em vez de buscar produtos em localidades mais distantes, como Sorocaba/SP. Opções de mercado: Os consumidores têm uma variedade de opções disponíveis no mercado local para atender às suas necessidades. Existem outros fornecedores e empresas que oferecem produtos similares aos da QSOL ENERGIA SOLAR na região onde a QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL está localizada. Portanto, os consumidores têm alternativas mais convenientes e acessíveis em sua localidade, reduzindo a probabilidade de buscarem produtos fora de sua região. Com base nessas razões, é improvável que os consumidores se desloquem até o Paraná para comprar os produtos da QSOL ENERGIA SOLAR, pensando que são da QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL. Assim, como amplamente pontuado nos tópicos anteriores, as empresas possuem atividades relacionadas, porém com modelos de negócio completamente distintos. Sendo assim, as empresas mesmo que possuam nomes e atividades similares, destinam-se à públicos completamente distintos, e não devendo servir para impedir o registro da RECORRENTE, que realiza seus serviços com especialidade/finalidade distintos da empresa utilizada para razões de indeferimento do presente registro. V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS Por fim, importante destacar que a única anterioridade trazida, que está registrada na mesma classe da marca proposta, não apresentou oposição ao pedido em epígrafe, certamente entendo pela impossibilidade de confusão junto ao mercado consumidor, que é totalmente diferente. E para além, as marcas possuem elementos figurativos completamente distintos, estão localizadas em regiões distantes, sendo que a recorrente apresenta modelo de negócio diverso da QSOL, conforme novamente disposto: REGISTROS DA RECORRENTE: REGISTROS DA QS ELERGIA SOLAR ESPECIFICAÇÕES COLIDENTES NA CLASSE INDEFERIDA: Consultoria na área de economia de energia; Projeto de distribuição de energia elétrica; Projeto de engenharia elétrica; Projeto de geração de energia elétrica; Realização de estudos para projetos técnicos; Serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia] Auditoria de energia - [Informação em]; Auditoria de energia - [Consultoria em]; Auditoria de energia - [Assessoria em]; Auditoria de energia; Consultoria na área de economia de energia - [Informação em]; Consultoria na área de economia de energia - [Consultoria em]; Consultoria na área de economia de energia - [Assessoria em]; Consultoria na área de economia de energia; Projeto de engenharia elétrica - [Informação em]; Projeto de engenharia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de engenharia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de engenharia elétrica; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Informação em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Consultoria em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa] - [Assessoria em]; Heliografia [estudo do sol] [estudo e pesquisa]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Informação em]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de distribuição de energia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de distribuição de energia elétrica; Projeto de geração de energia elétrica - [Informação em]; Projeto de geração de energia elétrica - [Consultoria em]; Projeto de geração de energia elétrica - [Assessoria em]; Projeto de geração de energia elétrica.” Pelo exposto, S.M.J, caso seja de entendimento do julgador, requer a exclusão das especificações colidentes e o deferimento em: • Realização de estudos para projetos técnicos; • Serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia] VI - DO PEDIDO À VISTA DO EXPOSTO, protesta o recorrente pelo recebimento e provimento do presente recurso para, reformada a decisão recorrida, DEFERIR o pedido de registro da marca “QS QUESOL ENERGIA LIMPA E RENOVÁVEL”, na NCL (11) 42, modalidade mista, processo n. 926420437; ou Seja realizada exclusão das especificações colidentes e o deferimento da recorrente, considerando o critério dos modelos de negócios diversos apresentados entre as marcas, em: • Realização de estudos para projetos técnicos;• Serviços de sinalização [projetos arquitetônicos e engenharia] Ijuí/RS, 27 de julho de 2023. LUIZ FERNANDO SOARES COSTA OAB/RS nº 66.379 Ricardo De Luca Rossetto Assessor de Marcas