02 - Estabelecimento Empresarial.Propriedade Industrial

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�LFG – EMPRESARIAL – Aula 02 – Prof. Alexandre Gialluca – Intensivo II – 04/08/2009
Estabelecimento Empresarial, Propriedade Industrial
	2.3.	A EFICÁCIA DO CONTRATO DE TRESPASSE 
Lembrando do exemplo passado. A Kipão Ltda. possui duas unidades, 01 e 02. são dois estabelecimentos, o estabelecimento 01 e o estabelecimento 02. mas essa padaria possui credores (comprou fornos, balcões, refrigeradores). Vamos imaginar que o estabelecimento 01 está avaliado em 200 mil reais e o estabelecimento 02 está avaliado em 50 mil reais. A dívida da Kipão está em 80 mil reais. Vocês concordam que a grande garantia que os credores têm de recebimento do seu crédito é justamente esse conjunto de bens? Porque se, porventura a padaria não efetuar o pagamento daquela dívida, o credor pode, em última análise, pedir a falência da padaria. Pedida a falência, os bens serão arrecadados, depois serão vendidos e o produto da venda é utilizado para pagar os credores. Então, a grande garantia de que o credor tem de que vai receber alguma coisa é justamente esse conjunto de bens. Então, se a padaria resolve vender a unidade 02, ela vai permanecer com a unidade 01 e a unidade 01 é suficiente para pagar a dúvida? É. Então, quando os bens que permanecem com aquele que vendeu o estabelecimento são suficientes para saldar a dívida, para solver o passivo, então, a padaria pode vender o estabelecimento 02 sem precisar da autorização de ninguém. Não precisa da anuência de nenhum credor porque os bens que permaneceram são suficientes para saldar a dívida.
Mas o contrário é um pouco mais complicado. Se, porventura, a Kipão Ltda. resolver vender a unidade 01, ela permanece com a unidade 02 e o valor desses bens não é suficiente para solver o passivo. Neste caso, a garantia dos credores fica comprometida. Nesse caso, o art. 1.145, do Código Civil traz uma regra importante. Ele diz que esse contrato de trespasse (de compra e venda de estabelecimento empresarial) somente será eficaz se acontecer uma dessas duas coisas:
Pagamento de todos os credores ou
Autorização dos credores (anuência dos credores)
Art. 1.145. Se ao alienante não restarem bens suficientes para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou do consentimento destes, de modo expresso ou tácito, em trinta dias a partir de sua notificação.
Ou paga a todos e não há problema algum, ou é necessária a autorização dos credores. Quem vai vender tem que notificar o credor dizendo que pretende vender, no exemplo, o estabelecimento 01. O cara tem que notificar o credor para saber se o credor autoriza e concorda com aquela alienação, com o contrato de trespasse. 
O que acontece se, porventura, a Kipão vender a unidade 01, que é a de maior valor, comprometendo toda a garantia dos credores e não avisar ninguém e não pedir autorização de ninguém? É caso de ineficácia. O contrato de trespasse será ineficaz. O credor pode pedir a ineficácia do ato. O que significa pedir a ineficácia do ato? Ineficácia do ato significa o seguinte: voltar ao estado anterior. Então, se João da Silva comprou esse estabelecimento, vai ter que devolver o estabelecimento para a Kipão Ltda. E vamos mais além. O que mais o credor pode fazer, vendo que sua garantia está comprometida? Diz a nova lei de falência que o credor, verificando que a padaria estava querendo se desfazer do seu maior complexo de bens, sem ter bens suficientes para saldar a dívida, pode pedir a falência daquela padaria. Pedir falência com base no art. 94, III, c), da nova Lei de Falência:
Art. 94. Será decretada a falência do devedor que: III - pratica qualquer dos seguintes atos, exceto se fizer parte de plano de recuperação judicial: c) transfere estabelecimento a terceiro, credor ou não, sem o consentimento de todos os credores e sem ficar com bens suficientes para solver seu passivo;
Então, o credor, ante o estado de insolvência do devedor, pode pedir a falência e a ineficácia do ato.
Outro detalhe importante que ainda não vimos é o seguinte: imagine que tenho uma churrascaria e eu vendo essa churrascaria para você. Passam 3 ou 4 meses e eu monto uma churrascaria na frente daquela que eu vendi para você. Eu posso fazer esse tipo de concorrência? Quem vai definir se será possível ou não a concorrência é o contrato de trespasse. O contrato de trespasse vai autorizar ou não a concorrência. Mas o examinador não pergunta isso. Pergunta o seguinte: e se o contrato for omisso, não fala nada a respeito de concorrência? Aí é outra história. Termos que aplicar uma outra regra que é a do art. 1.147, do Código Civil.
Se eu tenho um estabelecimento eu, alienante, vendo esse estabelecimento, e o contrato não fala nada a respeito de concorrência, o alienante não pode fazer concorrência para quem comprou pelo prazo de 5 anos. Essa regra despenca em prova:
Art. 1.147. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente, nos cinco anos subseqüentes à transferência.
É lógico que, cada caso será um caso. A situação de concorrência é verificada casuisticamente. 
Último detalhe: eu tenho uma pizzaria e o grande destaque dela é porque eu tenho lá dois elementos sensacionais: um chope a 99 centavos e uma pizza diferente, que não tem em lugar nenhum. A clientela da pizzaria está ali, 80 a 90% por conta do preço do chope e por conta da pizza. Se você comprar meu estabelecimento, você estará comprando por isso, por conta desse diferencial. Então, quando eu transfiro o estabelecimento pra você, você que comprou tem que se sub-rogar nesses contratos. O contrato de fornecimento que me dá a matéria prima para a pizza e o contrato de parceria que eu fiz com a distribuidora do chope, tem que haver a sub-rogação automática desses contratos. Eu estou vendendo para você um conjunto de bens, um complexo de bens e quando eu faço isso, diz o art. 1.148, do Código Civil, que haverá uma sub-rogação automática dos contratos. 
Art. 1.148. Salvo disposição em contrário, a transferência importa a sub-rogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento, se não tiverem caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em noventa dias a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa, ressalvada, neste caso, a responsabilidade do alienante.
Então, se eu tenho um contrato de fornecimento com a Brahma, por exemplo, com o fornecedor de tomates, todos esses contratos serão mantidos. Imagine que você compra um estabelecimento que é franqueado. Esse contrato também tem uma sub-rogação. Mas o que o examinador tem perguntado nas provas? Sobre o contrato de locação. Imagine que o imóvel onde fica minha pizzaria está alugado. É o famoso passa-se o ponto. Ele está vendendo o estabelecimento e está saindo do imóvel porque o imóvel não é dele, está alugado. Será que haverá sub-rogação automática do contrato de locação? Você comprou o estabelecimento que é um conjunto de bens (mesas, cadeiras, computadores, fornos, cozinha, etc.), será que tem sub-rogação automática também do contrato de locação? Pela regra do art. 1.148, sim, mas não é o que a doutrina e a jurisprudência têm entendido. Inclusive, podemos citar o Enunciado 234, do CJF que diz que haverá sub-rogação, sim, mas não do contrato de locação. 
CJF – Enunciado 234 – Art. 1.148: Quando do trespasse do estabelecimento empresarial, o contrato de locação do respectivo ponto não se transmite automaticamente ao adquirente. Fica cancelado o Enunciado n. 64.
O contrato de locação não tem sub-rogação automática porque o contrato de locação tem uma regra especifica, que é a Lei de Locação, a Lei 8.245/91. E lá no art. 13, da Lei de Locação, essa transferência precisa da autorização do locador. Não podemos falar de sub-rogação automática. O proprietário precisa autorizar essa cessão de locação. 
Art. 13. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador. § 1ºNão se presume o consentimento pela simples demora do locador em manifestar formalmente a sua oposição. § 2º Desde que notificado por escrito pelo locatário, de ocorrência de uma das hipóteses deste artigo, o locador terá o prazo de trinta dias para manifestar formalmente a sua oposição.
Então, o art. 1.148, do Código Civil, viola totalmente a regra do art. 13, da Lei de Locação. Por isso, a doutrina diz que tem, realmente, sub-rogação de todos os contratos. Porém, o contrato de locação precisa de autorização do locador.
3.	AVIAMENTO
Segundo doutrina majoritária, aí citando Oscar Barreto Filho, o aviamento é o potencial de lucratividade do estabelecimento. O estabelecimento tem um potencial de lucratividade. A reunião de bens, de forma organizada, gera um potencial de lucratividade, ou seja, esse potencial, que é o aviamento, é um atributo do estabelecimento. Esse autor faz algumas comparações que são muito citadas em exame oral: o aviamento está para o estabelecimento, assim como a saúde está para o corpo, assim como a velocidade está para o carro. O que é a velocidade? É um atributo que o carro possui. O que é a saúde para o corpo? Um atributo do corpo. Então, o estabelecimento tem um atributo que se chama aviamento, que é seu potencial de lucratividade. O aviamento não é, então, elemento integrante do estabelecimento. Ele é inerente ao aviamento. Você não pode vender aviamento porque atributo não se vende. Não se vende saúde, não se vende velocidade. Ele é potencial de lucratividade que o estabelecimento possui. É importante na hora de se estabelecer o valor do estabelecimento.
Exemplo: A Lotus foi adquirida por 3 bilhões de dólares quando seus bens valiam apenas 250 milhões. Alcançou tamanha cifra em razão do aviamento, do potencial de lucratividade. Então, quando você adquire um estabelecimento você não está comprando só aquele conjunto de bens, mas um potencial de lucratividade. Você acha que a Yahoo no sentido contábil é muito cara? Não. Mas o potencial de lucratividade é muito maior do que o seu valor patrimonial. 
O aviamento não significa clientela? Está diretamente relacionado à clientela, mas não significa clientela. O potencial de lucratividade vai muito mais além de você definir quem é o cliente. Eu quero que você anote o seguinte:
Clientela não é elemento de estabelecimento. Você pode vender clientela? Não, porque o cliente é uma mera situação de fato. Hoje ele é seu cliente, amanhã pode não ser. Você não pode vender os clientes de uma pizzaria para o comprador da pizzaria. É lógico que quanto maior a clientela, maior vai ser o potencial de lucratividade, de aviamento. Se eu tenho um conjunto de bens que é extremamente moderno e organizado e facilita a vida de quem opera a atividade, não gera clientela, mas agrega um valor maior porque traz uma facilidade de operacionalidade. Se eu tenho redução de custos (comparativamente ao concorrente), gera maior potencial de lucro.
Quando falamos de estabelecimento na aula passada, você anotou que temos bens corpóreos e bens incorpóreos. Quando falamos dos bens incorpóreos, citamos o ponto comercial, as marcas, as patentes, exemplificando esses bens. Vamos falar um pouquinho sobre isso.
4.	BENS INCORPÓREOS
	4.1	PONTO COMERCIAL
É a localização do estabelecimento. Aquele conjunto de bens está localizado onde? Ponto comercial é a localização do estabelecimento empresarial. O ponto comercial é muito importante para o empresário. Eu poderia dar mais de trinta exemplos, mas vou dar exemplos simples:
“Você conhece a cantina tal?” Não. “Aquela que fica na esquina.” Aquela? Conheço!“Você conhece a banca tal?” Não. “Aquela da praça.” Claro!
O ponto comercial, então, é muito importante para o empresário e para a sociedade empresária porque muitas vezes ele é a grande referência do empresário. A referência do empresário nem sempre são as suas qualidades subjetivas, mas sim o seu ponto comercial.
Imagine uma livraria que fique no aeroporto. Você não sai para da sua casa para comprar livros no aeroporto. O que vai gerar aquele cliente é justamente o ponto comercial, a sua localização. Por isso, a lei protege o ponto comercial. Quando o assunto é ponto comercial, temos que estudar a proteção ao ponto. Como a lei protege o ponto comercial do empresário e da sociedade empresária?
Exemplo: tenho uma videolocadora em imóvel alugado. Invisto muito nesse imóvel, conquisto a clientela e, no final do contrato, o proprietário diz que não vai renovar o contrato, muitas vezes porque ele está querendo uma graninha para renovar (só renova se você der 50 mil reais). 
A lei, então, protege o ponto através da chamada ação renovatória.
A Ação Renovatória
Está prevista na própria Lei do Inquilinato, nos arts. 51 e ss. A ação renovatória tem por objetivo a renovação compulsória, obrigatória, do contrato de locação empresarial. Se o juiz julgar a ação procedente, ele vai renovar aquele contrato de locação comercial, ainda que o proprietário não concorde. O objetivo aqui não é proteger nem o proprietário e nem o locatário, mas o ponto comercial. 
Requisitos da ação renovatória - Para você ajuizar a ação renovatória, tem que observar os requisitos do art. 51, que são os que chamamos de requisitos cumulativos. 
Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: 
I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;
II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;
III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos.
Eu preciso de todos eles para ajuizar a ação renovatória. Quais são esses requisitos?
Primeiro Requisito – Contrato escrito e com prazo determinado. Se o contrato tem prazo indeterminado (questão que caiu no TRF-3ºª Região), não cabe renovatória. Se o examinador, assim como foi na magistratura/PI, perguntar sobre contrato verbal, a resposta é: contrato verbal não admite renovatória. Na prova estava: contrato verbal com duas testemunhas. Pode ter até duas testemunhas, não vale. A lei fala que o contrato tem que ser escrito!
Segundo requisito – O contrato, ou a soma ininterrupta dos contratos, tem que totalizar prazo contratual mínimo de cinco anos. Eu posso ter um contrato de cinco anos, assim como posso também ter vários contratos que, se somados dêem cinco anos. Deu cinco anos, tudo bem, também preenche o requisito. 
Me procuram muito com o seguinte discurso: “eu tenho esse contrato de quatro anos prestes a ser renovado e queria que você renovasse para mim porque precisa ser melhorado, já que não tem muitas garantias, e outras coisas, e tenho uma única exigência: que o contrato seja renovado por quatro anos.” Aí eu pergunto: mas se o locatário é bom, por que você já não renova por dez anos? Ele: “Ah, não. Melhor fazer assim para evitar a renovatória.” Amigo, se você fizer mais um contrato de um ano, já deu renovatória.
Terceiro requisito – É necessário que o locatário esteja explorando o mesmo ramo de atividade econômica nos últimos três anos. Eu posso ter um contrato de cinco anos, esse contrato pode ser escrito, mas, se nos últimos três anos de contrato eu não tenho o mesmo ramo de atividade econômica, nesse caso, não dá para falar em ação renovatória.
Exemplo: no primeiro ano, explorei uma padaria, não deu certo. No segundo ano, uma farmácia. Não deu certo. No terceiro ano, monto um curso de Inglês. Não deu certo. Na cartada final, montei um sex shop. Agora dá certo, mas eu posso ajuizar ação renovatória? Não. Mesmo dando lucro, dando supercerto, não posso ajuizar porque não tem ponto comercial. Só se pode falar em ponto quando se está no mesmo ramo nos últimos três anos. 
É assim que se protege ponto comercial. É a única forma que existe para se proteger ponto comercial. Nós temos uma aula só sobre renovatória no Intensivo III. Aqui, a gente só falada proteção ao ponto comercial. Além do ponto comercial, também colocamos como bens incorpóreos, as marcas e as patentes. 
	4.2	MARCAS E PATENTES (Propriedade Industrial)
É um assunto de extrema importância, especialmente para magistratura federal e magistratura estadual, o tema propriedade industrial. Só que é importante que você saiba o seguinte: o que analisamos em direito empresarial é a propriedade industrial, só que o gênero chama propriedade intelectual. A propriedade intelectual é o gênero que tem como espécie o direito autoral e a propriedade industrial. Direito autoral é tema de direito civil. Propriedade industrial é assunto para direito empresarial e que vamos tratar agora na Lei 9.279/96, que é a lei que trata de propriedade industrial. Há muitos detalhes nessa lei e vamos tentar abordar todos eles.
Qual é a finalidade da Lei de Propriedade Industrial? É a de garantir exclusividade de uso. 
O grande objetivo dessa lei é o de garantir exclusividade de uso. Se eu tenho o uso exclusivo de uma invenção, citando uma invenção nacional, o bina (identificador de chamadas). Sabe o que significa bina? B identifica o número de A. É uma invenção brasileira. Quando você tem uma invenção você precisa ter exclusividade de uso. A lei tem como finalidade garantir a exclusividade. Mas para quê eu quero ter exclusividade? Qual o objetivo? 
Para produzir sozinho, ou então licenciar o uso a terceiros interessados. Então, se você produz o bina sozinho, você vai ter uma alta produtividade. Mas você pode licenciar o uso, permitindo que outras empresas o produzam. É através da licença de uso que você tem uma remuneração chamada royalties. A remuneração da licença de uso se chama royalties. 
Quais são os bens protegidos pela Lei de Propriedade Industrial? Esses bens de propriedade industrial, classificados como bens móveis, são os seguintes:
Invenção
Modelo de Utilidade
Desenho Industrial e 
Marca
Esses são os bens protegidos pela Lei de Propriedade Industrial. E essa é a pergunta mais típica do concurso. E todo mundo acaba esquecendo. Fica fácil você lembrar da seguinte fórmula: I MI DEI MAL.
Programa de computador não é protegido por essa lei, mas pela Lei de Direito Autoral. A Lei de Propriedade Industrial não trata do programa de computador.
O que mais a lei protege? 
Repressão à falsa indicação geográfica
Repressão à concorrência desleal
Então, o que faz a Lei de Propriedade Industrial: Protege a invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial, a marca, reprime a falsa indicação geográfica e a concorrência desleal. 
Se você pegar as provas que envolvem esse tema, 60% estão no quadro que vou colocar aqui agora. Por isso, eu coloco o quadro, depois, dou maiores detalhes, mas, sabendo isso, você tem uma chance muito grande de acertar a prova.
Você só vai obter exclusividade numa invenção, num modelo de utilidade se você tem uma patente. Para que você tenha exclusividade de uso, é preciso ser patenteado. Imagine que você descobriu a fórmula de um medicamento que cura a AIDS. Sem a proteção da lei, sem exclusividade, amanhã qualquer um copia e vende muito mais barato, já que não vai considerar no custo do remédio o tempo e o investimento que você fez com pesquisas, etc. Então, a patente tem finalidade de proteção ao desenvolvimento tecnológico. E incentivo ao desenvolvimento tecnológico porque a partir do momento que eu patentear, que eu posso ter exclusividade, eu estou incentivando a pesquisa, o desenvolvimento tecnológico.
Patente – Só de invenção e de modelo de utilidade (desenho industrial e marca não estão sujeitos à patente).
Registro – De desenho industrial e marca
Para o desenho industrial e a marca terem exclusividade é preciso que sejam registrados. Desenho industrial e marca não tem patente. Eles têm registro. 
Tanto a patente quanto o registro, você só faz no INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O INPI é uma autarquia federal com sede no Rio de Janeiro. 
De quanto tempo é a exclusividade da patente? É uma segunda pergunta típica de concurso. 
Invenção – 20 anos
Modelo de Utilidade – 15 anos 		Contados da: Data do Depósito
Desenho Industrial – 10 anos
Marca – 10 anos				Contados da Concessão
Só saber isso não é suficiente. Você tem que saber a partir de quando que começa. Os três primeiros prazos contam-se da data do depósito. Depósito é o ato inicial. Você vai até o INPI e deposita um projeto.
E qual desses prazos admitem prorrogação?
Invenção e Modelo – IMPRORROGÁVEIS. Isso significa que patente não admite prorrogação. Após o prazo de 20 ou 15 anos, a patente cai em domínio público. É o caso dos genéricos. Só depois que encerra a patente, você pode fazer o remédio genérico. 
O Registro é PRORROGÁVEL - Eu posso prorrogar o desenho industrial por até três vezes e cada vez que eu prorrogo, são cinco anos de prorrogação. Acabada a terceira prorrogação, cai em domínio público.
A Marca é PRORROGÁVEL ILIMITADAMENTE – A prorrogação da marca é sempre por igual período. Ou seja, de dez em dez anos. 
60 % das questões estão nesse panorama que eu tracei. Criei um funk para não esquecer na hora da prova:
“A invenção e o modelo para terem proteção precisam de patente, vai patente, vai patente.
A marca e o desenho e o desenho industrial, precisam de um registro e de um registro animal.
Onde eu faço a patente? Onde eu faço o registro? Piriri piriri piriri é no INPI!”
a)	INVENÇÃO
Não se preocupem em definir invenção porque não tem conceito de invenção nem na lei e nem na doutrina. O que a lei faz? A lei diz aquilo que não se considera invenção. É por aí que eu quero começar.
Não se considera invenção (art. 10, da Lei de Patentes – vou citar os mais importantes, os que caem na prova):
Programa de computador
Métodos cirúrgicos (isso despenca!) – É o que mais cai!
Regras de jogo (inventou uma regra de jogo nova? Não pode patentear)
Planejamento tributário
Obras científicas, literárias ou artísticas (isso é tema de direito autoral e não de propriedade industrial. Não é invenção)
Métodos matemáticos.
Requisitos da Invenção (também cai direto):
1.	Novidade – está no art. 11 da Lei de Propriedade Industrial. “Novidade é aquilo que não está compreendido no estado da técnica.” O que é isso? Substitui na sua mente a palavra estado pela palavra estágio. Qual é o estágio atual da técnica? Reúne os elementos da automação, ciência, eletrônica. Novo é o que não está compreendido no estágio atual da técnica. Exemplo: cotonete é um exemplo clássico. O que havia antes do cotonete? Grampo de cabelo? Unha grande? O cotonete é uma novidade! 
2.	Atividade inventiva – Esta no art. 13. “A atividade inventiva ocorre sempre que para um técnico no assunto não decorra de maneira óbvia ou evidente do estágio atual da técnica”. 
Art. 13. A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica.
É simples decorrência do que já existe. Por exemplo, liquid paper. O que havia antes do liquid paper? Só a borracha e a língua. Então, é necessário novidade e também um invento, algo engenhoso. 
3.	Aplicação industrial – É o terceiro requisito. Só é invenção se tem aplicação industrial. O que Fábio Ulhoa fala sobre isso? Ele dá exemplo interessante: imagina um motor mais rápido do mundo, mas que só funciona com um combustível que não existe na face da terra. Não pode ser invenção. Só pode ser invenção o que pode ser industrializado, que pode ter aplicação industrial.
(Intervalo)
4.	Não impedimento – A Lei de Propriedade Industrial, no seu art. 18 fala dos impedimentos, aqueles casos que a lei prevê expressamente a não possibilidade de ser objeto de patente. Não poderão ser objeto de patente:
1º Caso – Tudo o que for contrário à moral aos bons costumes, à saúde pública (não cai em prova pelo óbvio).
2º Caso – Previsto no inciso II, que traz muitas informações, mas dá para resumir da seguinte forma: tudo o que for resultado ou resultante de transformação do núcleoatômico não poderá ser patenteado. Aqui fica clara a intenção do legislador, que é evitar armas atômicas. Desta forma, não se incentiva o desenvolvimento desse tipo de atividade.
3º Caso – Esse despenca em concurso. O todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos (e isso é que é importante para a prova). Significa que microorganismo transgênico pode ser patenteado.
Esses são os impedimentos legais do art. 18.
Recentemente nós vimos na internet, na TV, nos jornais, a seguinte informação: O Presidente Lula quebrou as patentes dos remédios contra a AIDS. O que o examinador tem feito? Tem usado essa reportagem em questões, perguntando se o que aconteceu com aqueles coquetéis de controle da AIDS foi, realmente, quebra de patente. Só que quem fala em quebra de patente é jornalista que quer vender jornal. Para nós, isso tem outro nome. Vai se chamar licença compulsória. O que aconteceu no Brasil foi a licença compulsória do art. 71 e foi a primeira vez que aconteceu um caso de licença compulsória no Brasil. O que diz esse artigo? Quando você tem uma patente, você tem exclusividade de uso. Mas quando há interesse público ou quando for caso de emergência nacional, é possível essa licença compulsória. Só que essa licença compulsória, diz a lei, tem que ser dada pelo Poder Executivo Federal. Ocorre que, com essa licença, o que se faz? Você vai permitir que outros laboratórios possam produzir aquele determinado remédio e não só o titular da patente. Mas essa licença é temporária. Só para atender interesse público e emergência nacional. E para também evitar fraudes ela não tem exclusividade. Eu vou dar a licença, mas só para o laboratório tal. Isso não existe. Se é para atender interesse nacional, não pode ter exclusividade. Mas o que acontece com o titular da patente? Não haverá prejuízo para o titular, que também vai receber o percentual sobre essa produção. 
Art. 71. Nos casos de emergência nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo titular.
O Decreto 6.108, de 04/05/07 trouxe a licença compulsória e no seu art. 1º, diz assim:
Art. 1º Fica concedido, de ofício, licenciamento compulsório por interesse público das Patentes nºs 1100250-6 e 9608839-7.
§ 1º O licenciamento compulsório previsto no caput é concedido sem exclusividade e para fins de uso público não-comercial, no âmbito do Programa Nacional de DST/Aids, nos termos da Lei nº 9.313, de 13 de novembro de 1996, tendo como prazo de vigência cinco anos, podendo ser prorrogado por até igual período.
No caso, foi caso de interesse público e o decreto fala também da remuneração do titular:
Art. 2º A remuneração do titular das patentes de que trata o art. 1º é fixada em um inteiro e cinco décimos por cento sobre o custo do medicamento produzido e acabado pelo Ministério da Saúde ou o preço do medicamento que lhe for entregue.
b)	MODELO DE UTILIDADE
A definição de modelo de utilidade está na lei, no art. 9º.
“Modelo de utilidade é o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, QUE RESULTE EM MELHORIA FUNCIONAL (isso é o mais importante) NO SEU USO OU EM SUA FABRICAÇÃO.”
O modelo de utilidade é uma invenção-anã, como se fosse uma contravenção (em paralelo com o direito penal) , só que foi criado para trazer uma utilidade maior para um invento já existente. Ele traz uma melhoria funcional para um ato inventivo, para algo que já é considerado invenção. A palavra-chave é essa, melhoria funcional. Falou em maior utilidade, lembra de modelo de utilidade. Uma vassoura mágica que puxa o pó dos quatro cantos, mas provoca dores na coluna. Um cabo anatômico criado para essa vassoura é modelo de utilidade.
O STJ reconheceu que a churrasqueira sem fumaça é modelo de utilidade porque aquele mecanismo que não provoca a fumaça é algo criado para trazer uma melhoria par ao invento já existente, que é a churrasqueira. 
Foi criado um mecanismo para colocar guarda-sol na laje. Isso é modelo de utilidade. O Post It traz uma utilidade maior para o papel. Aquilo é modelo de utilidade. Outro exemplo: mecanismo para levantar a tampa do vaso sanitário. Trouxe melhoria funcional para algo que já existe.
c)	DESENHO INDUSTRIAL
A definição de desenho industrial está no art. 95, da Lei.
“Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando RESULTADO VISUAL NOVO (é isso que é importante) e original NA SUA CONFIGURAÇÃO EXTERNA e que possa servir de tipo de fabricação industrial.”
Quando nós falamos de desenho industrial, tenha em mente o seguinte: a expressão-chave é essa: resultado visual novo ou mudança na configuração externa, mudando a estética, estética diferenciada, mudou o design, tem visual arrojado (exemplos de provas). Caindo essas expressões, a resposta é desenho industrial.
A doutrina diz que o desenho industrial é o elemento fútil porque não traz nenhum tipo de melhoria, de utilidade. Ele só está preocupado com a estética, com a configuração externa. Se traz algum tipo de utilidade, já não é mais desenho, é modelo de utilidade.
Exemplo de desenho industrial: garrafa térmica com resultado visual novo. Nova estética de um aspirador de pó. Uma haste flexível do óculos que o adapta melhor à cabeça é modelo de utilidade. Lembre-se que modelo de utilidade traz melhoria e desenho industrial muda o design.
Questão de concurso (sério!): camisinha com sabor é o quê? É modelo de utilidade! Traz uma utilidade maior, diferente da camisinha colorida, que não traz utilidade maior, muda só a estética. Mudou estética, é desenho industrial. A mesma pergunta foi sobre desenho e modelo de utilidade.
d)	MARCA
As questões de concurso vêm todas, ou falando de invenção ou falando de marca. Cai muito pouca coisa sobre modelo e sobre desenho.
	Conceito
O conceito de marca está no art. 122, da Lei de Propriedade Industrial.
“Marca é o sinal distintivo, VISUALMENTE PERCEPTÍVEL, não compreendido nas proibições legais.”
Então, se marca é sinal distintivo, sendo que distintivo é aquilo que faz a distinção, por meio da marca você procura identificar um produto ou serviço. A marca identifica o produto. É o elemento de identificação, de distinção. 
Mas o mais importante é que você saiba que no Brasil, diferentemente do que acontece na Europa, eu não posso registrar sinal sonoro. Eu só posso registrar no Brasil como marca aquilo que é visualmente perceptível. O ‘plim-plim’ da Globo não pode ser registrado como marca. Na Europa é possível registrar, por exemplo, o som do motor da Harley Davidson. Barulho de isqueiro é registrado como marca no exterior. No Brasil, não. Aqui eu só posso registrar como marca o que eu vejo.
Espécies de Marca – art. 123, da Lei 9.279/96
Marca de Produto ou Serviço – É essa que cai nas provas. “Marca de produto ou serviço é aquela utilizada para distinguir produto ou serviço de um outro idêntico, semelhante ou afim de origem diversa.” 
O exemplo mais típico é o seguinte: você quer comprar refrigerante de laranja 2 litros. Vai ao supermercado até a prateleira respectiva. Como você sabe qual é o produto que você quer? Pela marca, já que a cor é a mesma: Fanta, Sukita, Dolly, etc. É a marca que identifica um produto ou serviço de outro produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim. 
Marca de Certificação – “È aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou de um serviço com determinadas especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza e material utilizado.”
É a marca de certificação que atesta que aquele produto está dentro das normas técnicas ou das certificações legais. Exemplo: ISO, INMETRO (marca de certificação, certificaque aquele produto está de acordo com as especificações técnicas).
Marca Coletiva – “È aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.”
O exemplo mais típico: Café Pilão, Café Pelé. Em todos os pacotes de café há um carimbinho: Associação Brasileira dos Produtores de Café. Essa é uma marca coletiva, significando que o produtor daquele café integra uma coletividade, faz parte de uma entidade. Isso é para trazer maior credibilidade ao produto. Algumas bíblias trazem: Associação dos Cristãos do Brasil. Aquela bíblia foi aprovada por aquela associação. 
Requisitos da Marca
1º Requisito:	Novidade
Aqui, temos que ter cuidado com uma coisa. Essa novidade não é uma novidade absoluta. É uma novidade relativa. Como assim? TRF-5ª Região usou a seguinte expressão: princípio da especificidade que também é chamado de princípio da especialidade. Eu vou proteger a novidade de uma marca relativa a uma classificação. No INPI há uma classificação de produtos e serviços (vide tabela completa no material de apoio):
	Classe
	Título e Descrição
	01
	Produtos e substâncias químicas e minerais e aqueles de origem animal ou vegetal, predominantemente destinados ao uso industrial. Contrapõe-se, portanto, aos produtos destinados ao uso final, com exceção daqueles incluídos nos itens 01.40 e 01.45. Em geral, os produtos e substâncias deste item dependem ainda de algum tipo de tratamento para seu consumo final, podendo então estar incluídos em outros itens previstos nas demais classes.
	02
	Matérias tintoriais e os preservativos contra oxidação e deterioração. Esses materiais tintoriais são normalmente utilizadas em revestimento de interiores e para fins industriais, não se confundindo com aquelas previstas em outras classes, com outras finalidades. Da mesma forma, os preservativos aqui incluídos são aqueles que tenham como finalidade precípua a prevenção contra oxidação e deterioraçãode qualquer material, independentemente da matéria-prima de que aqueles e estes são constituídos.
	03
	Produtos de limpeza e higiene doméstica, humana e veterinária, bem como os produtos de perfumaria, de toucador e cosméticos. 
	04
	Graxas e óleos lubrificantes e os combustíveis em geral, bem como artigos não elétricos para iluminação.
	09
	Aparelhos elétricos, eletrônicos, científicos e de uso comum, de precisão ou não. O objetivo básico desta classe foi o de agrupar todos os artigos de utilização predominantemente científica, médica e de uso comum, em contraposição aos destinados a uso industrial, previstos em outra classe. As partes, componentes e acessórios encontram-se agrupados em um só item, a fim de permitir a inclusão de partes e acessórios comuns aos diversos itens.
E por aí vai. Então, cada produto ou serviço está dentro de uma classificação do INPI. Vamos pegar o exemplo do sinal sol. Quantos produtos há com esse sinal? Vários! Material de piscina, bronzeador, cerveja, iogurte, roupas. Por que há tantos produtos com esse sinal? Porque a novidade não é absoluta. Se fosse absoluta, haveria apenas um produto ou serviço com esse sinal. Mas a novidade é relativa. Vamos imaginar que você queira registrar um batom com o sinal sol. Você vai na classificação 03, relativa a cosméticos. Já tem o sol lá? Já! Então não posso registrar. Quero registrar uma caneta com sinal sol. Vou no item 12, que é o das canetas. Tem caneta no item 12? Não. Então, eu posso registrar. É uma novidade com especialidade porque está relacionada à classificação do INPI. Se na classificação, não possui, ainda que esteja registrada em outras classificações, eu posso registrar no item 01, por exemplo, aquela marca. 
2º Requisito:	Não colidência com marca notória.
Além da novidade relativa, também é requisito a não colidência com marca notória, ou seja, não pode confrontar com uma marca notória. A marca que você vai criar, não pode violar uma marca notória.
“Marca notória é aquela ostensivamente pública e conhecida de popularidade internacional.”
Exemplos de marca notória (de reconhecimento internacional): Visa, Motorola, Sony, Honda, etc.
Mas qual é o raciocínio que eu quero que você tenha? Processo Civil. Fatos notórios dependem ou independem de provas? Independem. Pega esse raciocínio e traz para o direito empresarial. Para eu proteger uma marcar, preciso registrar no INPI, só que marca notória, assim como fato notório, não precisa de registro no INPI. Marca notória não depende de registro no INPI para ter proteção legal. Significa que o Brasil é obrigado a proteger uma marca notória, ainda que ela não tenha sido registrada no país. Por que isso? Porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris. E nessa convenção, os países signatários devem proteger marca notória.
Tomemos a Benetton, que não tem registro no país. Imaginemos que alguém tente registrá-la no país. O INPI não fará porque a marca notória é protegida no seu ramo de atividade. Se está no mesmo ramo de atividade, não é possível o registro dessa marca. A marca notória é protegida, mas só no ramo de atividade. A Armani é marca notória. Ainda que não tivesse registro, eu não poderia fazer um perfume Armani ou um terno Armani. Mas você vai encontrar no país prestadora de serviço de limpeza de condomínio com esse nome. Esse serviço pode ser registrado como Armani, mas é uma marca notória, só que relacionada ao seu ramo de atividade. A marca notória independe de registro para ter proteção. Philips é marca notória, mas tem um creme dental Philips. Esse creme dental não é do mesmo titular dos eletrônicos. 
Um parêntesis para não fazer confusão: você não pode confundir marca notória com marca de alto renome. O que é uma marca de alto renome? Casas Bahia é marca notória? Tem reconhecimento internacional? NÃO. Então, não é uma marca notória. Mas a marca está protegida dentro do item de classificação. Se eu quiser fazer uma marca de água e quiser colocar Casas Bahia, eu poderia, mas a Casas Bahia, com a intenção de proteger a sua marca, que é uma marca conhecida, evitando que alguém possa denegrir a imagem da marca pede, no INPI, o reconhecimento de alto renome. E quando o INPI reconhece aquela marca como de alto renome, a marca será protegida em todos os ramos de atividade, em todos os itens de classificação do INPI. Então, as Casas Bahia não é marca notória, mas é marca de alto renome.
	Marca NOTÓRIA
	Marca de ALTO RENOME
	Não precisa de registro no INPI
	Precisa de registro no INPI – só protejo se tiver registro.
	Protege apenas no ramo atividade.
	Protege todos os itens de classificação
	Proteção internacional
	Só protege no Brasil 
3º Requisito:	Não impedimento legal.
Os casos de não impedimento estão no art. 124, da Lei de Propriedade Industrial. São muitos os casos. Peço que vocês dêem uma lida em casa. Vou tratar dos mais importantes:
Símbolo Oficial, monumentos nacionais ou internacionais não podem ser registrados como marca – Exemplos: Bandeira do Brasil, emblemas, Brasão da República, nota de 1 dólar, Estátua da Liberdade, Cristo Redentor. Cuidado! Esquece o que você vê no dia a dia. Nem tudo o que você vê está devidamente registrado. Você usa, mas não tem registro.
Marca não pode representar falsa indicação geográfica – Se eu fiz um perfume em Campinas, não posso chamar de Francês; se eu fiz um chocolate em Santo André, não posso chamar de Gramado; se eu fiz um charuto em Santos, não posso chamar de Cubano porque estou induzindo o consumidor a erro. O chocolate foi feito em Santo André. Pode até ser que seja melhor, mas se eu o chamo de Gramado, estarei induzindo o consumidor a erro. 
Designação ou sigla de entidade ou órgão público – Quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público. Eu não posso abrir um cursinho jurídico e chamar de MP, de STF, porque essas siglas só podem ser usadas como marca pelo órgão que é titular daquela marca. Não tem como. 
	
e)	FOMAS DE EXTINÇÃO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Como será extinta uma propriedade industrial? Como será extinta uma patente, umamarca?
1º Caso de Extinção:	Expiração do prazo de vigência
Expirou o prazo de vigência, nós já vimos, no caso da invenção e do modelo, cai em domínio público. No caso do desenho industrial, cai em domínio público. 
2º Caso de Extinção:	Renúncia
Há quem diga que, oficialmente, Santos Dumont renunciou à invenção do avião, não querendo nenhum tipo de lucratividade com isso.
3º Caso de Extinção:	Caducidade
Hipótese do art. 143, da Lei de Propriedade Industrial:
Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou
É isso que cai na prova. Se você tem uma marca e não usa a marca por cinco anos, passou o prazo de cinco anos, decorridos cinco anos da concessão, haverá caducidade da marca. É o que aconteceu, por exemplo, com o Jogo do Milhão. O SBT ganhou uma briga no STJ e agora o Jogo do Milhão é do SBT porque havia uma empresa mexicana que detinha a titularidade da marca. Só que deixou de usar por cinco anos. Então, o SBT pediu a caducidade da marca para que ele possa ser o titular da marca.
Há cigarros que você vê uma vez e nunca mais vê. Exemplo: cigarro Califórnia. O dono da marca não tem tanto comércio, mas não quer que outro concorrente use. Então, para evitar a caducidade, de tempos em tempos ele volta com a marca. O Palitinho ficou algum tempo fora de comércio, mas voltou em seguida porque houve quem quisesse usar o mesmo produto no mercado.
4º Caso de Extinção:	Falta de pagamento da retribuição anual
5º Caso de Extinção:	Inobservância do art. 217
Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.
Então, se o dono de uma patente não tem residência no Brasil, tem que ter um procurador no Brasil, com poderes para receber citação, para apresentar defesa administrativa e representá-lo judicialmente. Se não for observada a regra do art. 217 haverá a extinção da patente ou do registro. 
f)	ASPECTOS PROCESSUAIS
Há alguns aspectos processuais que você precisa conhecer. Eu tenho uma marca, digamos, a Kodak. Alguém cria um produto no mesmo ramo de atividade e chama de Kodaka. Eu quero, então, entrar com uma ação para impedir que o titular dessa marca use essa marca. Ou então, alguém aprova no INPI uma patente que é idêntica à minha patente. Então, eu posso ajuizar uma ação de nulidade, tanto de patente quanto de registro. E essa ação pode ser tanto no âmbito administrativo, quanto no judicial. 
Patente – Eu posso ajuizar uma ação pedindo a nulidade de patente no âmbito administrativo ou judicial. O prazo no âmbito administrativo é de 6 meses contados da concessão da patente. No âmbito judicial (e é esse que cai na prova) a ação de nulidade pode ser ajuizada enquanto a patente for vigente.
Desenho industrial – No âmbito administrativo, o prazo é de 5 anos contados da concessão. No âmbito judicial, é a mesma regra da patente, ou seja, enquanto for vigente o registro (porque desenho industrial é registrado) é possível ação de nulidade de desenho industrial. Mas isso não cai. Só está aí porque vai que cai na sua. Mas, pelas provas anteriores, você vê que não caiu.
Marca – É diferente da patente (que tem 6 meses de prazo). São 180 dias no âmbito administrativo, lembrando que, nem sempre 6 meses somam 180 dias. São 180 dias contados da expedição do certificado de registro. Mas o que cai é o prazo judicial. No caso da marca, você pode entrar com ação de nulidade de marca no prazo de cinco anos contados da concessão.
A ação de nulidade, seja de marca, seja de patente, deve ser SEMPRE ajuizada na Justiça Federal e se o INPI não for o autor da ação, deverá intervir no processo. Caiu na magistratura da Bahia. 
Qual é o prazo de contestação dessas ações de nulidade de patente? São 60 dias! Prazo para a resposta da defesa é de 60 dias. Aliás, o prazo comum, da Lei de Propriedade Industrial, sempre será de 60 dias e o prazo de contestação não é diferente.
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