EMPRESARIAL - REGISTRO DE MARCA

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1) Qual o tempo médio de um processo de registro de marca até a concessão do registro?
Atualmente (outubro/2017), entre a data do depósito (apresentação do pedido) e a concessão do registro, pode-se estimar, em média, o tempo entre 24 a 30 meses para a publicação do despacho de concessão de registro de marca.
Este prazo é aplicável para processos que tenham uma tramitação normal sem qualquer oposição de terceiros ou formulações de exigências. Em processos de marcas que recebam oposição de terceiros ou exigências o tempo médio pode ser estimado entre 36 a 42 meses.
2) Qual o prazo de validade do registro de marca? É possível prorrogar a validade do registro?
O Registro de marca, no Brasil, tem validade por 10 (dez) anos, contados da data da publicação do despacho de concessão do registro. O Registro de marca poderá ser prorrogado a cada 10 (dez) anos, sendo que o requerimento de prorrogação deverá ser protocolado dentro do último ano de vigência do registro. Exemplo: Para um registro concedido em 01/11/2017 e com validade até 01/11/2027 o pedido de Prorrogação deverá ser requerido entre 01/11/2026 e 01/11/2027.
A prorrogação poderá ser requerida, ainda, no prazo extraordinário de 06 meses (também chamado de prazo de graça), após o termino do prazo de vigência, de acordo com a Convenção da União de Paris. Neste caso, a taxa oficial do INPI sofrerá um aumento de 50% sobre a taxa normal.
A falta de pedido de prorrogação de vigência, nos prazos acima mencionados, motivará a extinção do registro e dos direitos decorrentes do mesmo.
A grande maioria dos países (95%) adota o prazo de validade de 10 (dez) anos. Entretanto, alguns países adotam o prazo de 07 (sete) anos e outros adotam o prazo de 15(quinze) anos.
3) Uma empresa ou uma pessoa física pode requerer marca para qualquer tipo de produto ou serviço em qualquer uma das classes de marcas?
A empresa somente poderá requerer marcas para distinguir produtos ou serviços que estejam de acordo com objetivo social e para atividade que exerça efetivamente e licitamente.
As pessoas físicas podem requerer marcas para as atividades (industriais, comerciais ou de serviços) que efetivamente exerçam. Para comprovar a atividade deverão anexar documentos, como por exemplo: Inscrição no ISS da Prefeitura (para comércio ou prestação de serviço); Inscrição nos Órgãos competentes para profissões regulamentadas (Engenheiro – CREA, advogado – OAB; Médico – CRM etc.).
4) Qual a finalidade da Classificação de Marcas e qual a Classificação atualmente adotada pelo Brasil?
A Classificação de Produtos e Serviços para registros de marcas tem por finalidade:
a) A organização interna das oficinas/repartições encarregadas do registro em cada país;
b) Facilitar a pesquisa de anterioridade;
c) delimitar a proteção conferida pelo registro e aplicação do princípio da especialidade das marcas.
Até dezembro de 1999 o Brasil adotava sua própria classificação de marcas e exclusiva para os registros no Brasil, que passaremos a denominar de Classificação BR ou Classe BR. A partir de 03 de Janeiro de 2000 o Brasil passou a adotar a Classificação Internacional de Marcas (NCL), estabelecida pelo Tratado Internacional de Nice, e que é adotada, há muitos anos, pela grande maioria dos países, inclusive países da América do Sul, América Central, América do Norte, Europa e alguns países da Ásia e África.
5) O que é Marca Tridimensional?
Marca Tridimensional é o sinal distintivo tridimensional, cuja forma plástica e ornamental tenha capacidade de identificar o produto. Exemplo: Garrafa da COCA-COLA, formato da embalagem do chocolate “TOBLERONE”. 
6) Qual o conceito e a diferença de marca de fantasia e marca evocativa?
Marcas de FANTASIA são aquelas formadas por expressões que não possuem nenhum significado em qualquer idioma, ou, também, são aquelas que, mesmo formadas por expressões com algum significado, este não tenha relação direta ou indireta com o produto, suas características ou qualidades.
Por este motivo, quanto à proteção jurídica, as marcas de fantasia são classificadas como marcas fortes, por possuírem maior abrangência de proteção, podendo impedir marcas idênticas ou semelhantes:
Exemplos:
PÃO DE AÇUCAR – para supermercados.
SONHO DE VALSA – para chocolate
ESTRELA – para brinquedos.
TIGRE – para tubos de PVC
TIGRE – para pincéis
Marcas EVOCATIVAS são aquelas formadas por expressões que evocam o produto ou a atividade, uma de suas qualidades e características. Existem aquelas formadas pelas próprias expressões de uso comum aglutinada a outras expressões ou, ainda, aquelas que são resultantes de deformação arbitrária de um radical ou expressão de uso comum.
Considerando que a legislação proíbe a concessão de registros sobre expressões genéricas e de uso comum, nomes de produtos, indicativas de qualidade etc., quando tenham relação com o produto ou a atividade, as marcas evocativas, quanto à proteção jurídica, são classificadas como marcas fracas, uma vez que a proteção recairá somente sobre o conjunto e/ou apenas sobre a apresentação distintiva (logomarca) e somente poderá impedir o registro e o uso de marcas idênticas. Os titulares de marcas evocativas, na maioria dos casos, terão que conviver com marcas semelhantes para produtos idênticos ou produtos com afinidade.
Exemplos:
BARATEIRO – Para supermercados.
FRUTILLY – para sorvete de fruta
MICROSOFT – para programas de computadores
CHOCOBON – para chocolate
KI-SUCO – para sucos e bebidas
SUPER BONDER – para cola.
PENSOFTWARE – para serviços de informática.
  7) Como deve ser o procedimento para obter a proteção da marca? Em qual momento devo consultar o Depto. Interno e/ou Assessoria Externa da empresa?
O primeiro passo é a realização da pesquisa de anterioridade (busca prévia) para verificar se a marca está livre para registro. Concluindo-se pela disponibilidade e possibilidade do registro, recomenda-se que o requerimento da marca seja apresentado, perante o INPI, dentro do mais curto espaço de tempo possível.
O lançamento de produtos com novas marcas que ainda não são registros de titularidade da empresa e que não foram objeto de pesquisa de anterioridade gera sérios riscos para empresa e para o projeto, uma vez que poderá estar violando direitos de terceiros e a empresa ficará sujeita a sofrer ações judiciais, busca e apreensão de produtos e poderá ser obrigada a parar de usar a marca, perdendo-se todo o investimento realizado sobre o produto e a marca.
Por estes motivos, deve-se adotar como procedimento e regra básica na empresa que nenhum novo produto com nova marca ou nova embalagem seja lançada sem a necessária consulta ao Depto. Jurídico e/ou Assessoria Externa.
Assim sendo, qualquer lançamento de novos produtos, novas marcas e novas embalagens, bem como modificações de embalagens e de logomarcas, deverá ser objeto de consulta ao Depto. Interno da empresa.
Por outro lado, recomenda-se que o Depto Jurídico Interno e/ou Assessoria Externa sejam consultadas e envolvidas no projeto desde seu início, evitando-se perda de tempo e investimentos em projetos que, eventualmente, terão que ser modificados ou não poderão ser implementados em razão de existir direitos anteriores de terceiros.
 8) Posso lançar produto com uma marca que ainda não tem registro mas apenas um pedido de registro tramitando perante o INPI?
O lançamento de produtos com marcas que ainda não possuem registro sempre envolverá um grande risco. A avaliação do grau de risco pode e deve ser realizada na pesquisa de anterioridade (busca inicial), ainda que, diante de inúmeros fatores e novidades introduzidas na Lei de Propriedade Industrial, é forçoso reconhecer que a pesquisa de marcas não é suficiente para concluir, com certeza, se o registro será concedido.
Dessa forma apresenta-se recomendável (situação ótima) o lançamento de produto com marcas que já obtiveram o REGISTRO. Eventualmente, a marca poderá ser utilizada após o despacho de DEFERIMENTO.
O lançamento de produtos com marcas que são objeto apenas de pedidos de registro deverá ser uma decisão tomada após análiseminuciosa e criteriosa da busca de anterioridade e decisão de assumir os riscos decorrentes.
9) O resultado da pesquisa de anterioridade confere certeza de obtenção do registro?
Não. O resultado da pesquisa traz, apenas, informações indicativas da possibilidade ou não de obter o registro. Entretanto, mesmo não sendo encontrados sérios impedimentos a busca não é garantia de que o registro seja concedido.
Na hipótese da pesquisa apontar marcas semelhantes para produtos semelhantes ou com afinidade mercadológica, a obtenção da marca deverá ser realizada como tentativa e a pesquisa serve para avaliação de riscos.
10) Porque o resultado da pesquisa não possibilita a certeza de obtenção do registro?
Em primeiro lugar deve-se considerar que, atualmente, o Banco de Dados do INPI está com uma defasagem de 30 dias na atualização e cadastro de novos pedidos, que são inseridos no Bando de Dados somente após a publicação da marca. Assim sendo, a pesquisa não abrangem as novas marcas, depositadas perante o INPI, mas ainda não publicadas na data da busca
Por outro lado, a Lei da Propriedade Industrial introduziu novo direito e proibições de registro de marcas que poderão impedir o registro, sendo impossível ter conhecimento da existência de todos os possíveis direitos anteriores, como por exemplo:
· O direito de precedência ao registro, em decorrência do uso da marca há mais de 06 meses antes do depósito de terceiros, que é a proteção conferida ao uso anterior da marca.
· A eventual colidência com nomes de empresas poderá ser impeditiva para a obtenção do registro, sendo inviável e impraticável fazer pesquisa em todas as Juntas Comerciais, em todos os Estados Brasileiros.
11) Quais as consequências para o titular do registro que não utiliza a marca?
A falta do uso da marca poderá motivar a extinção do registro pela caducidade e, consequentemente, a perda dos direitos de exclusividade, abrindo a possibilidade de que marcas idênticas ou semelhantes sejam registradas por terceiros.
12) Quanto tempo posso deixar de usar uma marca e não correr o risco de perder o registro pela declaração de caducidade?
Temos que distinguir duas situações:
1. Registros Novos – o titular deverá iniciar o uso dentro do prazo de 05 anos, contados da data de concessão.
2. Registros Antigos – O titular não poderá interromper o uso por período superior a 05 anos.
 13) Caso a marca não seja utilizada, dentro dos prazos, acima mencionados,  a caducidade será declarada automaticamente?
Não. A caducidade somente ocorrerá se for requerida por terceiros, com legítimo interesse, ou “ex-oficio” pelo INPI, instaurando-se procedimento administrativo no qual o titular poderá se defender e comprovar o uso da marca. Por este motivo dizemos que a falta de uso coloca em risco a titularidade do registro e, eventualmente, poderá motivar a caducidade, mas a extinção não é automática.
 14) Quais as provas que podem ser apresentadas para comprovar o uso da marca?
Pode-se apresentar toda e qualquer prova admitida em direito. Entre as principais provas podemos citar:
· Nota Fiscal, contendo a descrição do produto e marca, que comprovará a data e volume de comercialização;
· Embalagens;
· Material publicitários;
· Nota Fiscal de fornecedores de embalagens.
· Declarações de clientes. 
15) Qual o conceito e qual a proteção conferida às marcas de alto renome?
Marcas de alto renome são marcas que alcançaram renome e grande penetração no mercado brasileiro em virtude do grande investimento realizado em propaganda, marketing, tecnologia, qualidade, tais como: “NATURA”, “COCA-COLA”, “NATURA” “LACTA”, “SONHO DE VALSA”, “DIAMANTE NEGRO”, “BIS”, “PIRELLI”, “MC DONALDS” e “FIAT” etc.
A proteção conferida às Marcas de Alto Renome na Lei de Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) abrange todos os ramos de atividade e todas as classes e, portanto, é uma exceção ao princípio da especialidade das marcas.
A lei denominou estas marcas como MARCAS DE ALTO RENOME com o objetivo de distingui-las das chamadas marcas notoriamente conhecidas, visto que são institutos jurídicos diferentes.
Entretanto, a legislação deixou uma lacuna e nada regulamentou sobre a forma e o momento de reconhecimento do Alto Renome. O INPI demorou muito tempo para regulamentar esta questão e entende que o reconhecimento das marcas de ALTO RENOME se dará somente no julgamento de Recursos Administrativos, interpostos contra marcas de terceiros e/ou através de decisões judiciais que visem reprimir violações, ou seja, somente no momento em que ocorrer um conflito
Somente em janeiro de 2004 o INPI regulamentou o reconhecimento do alto renome através da Resolução 110/04, criando uma Comissão Especial de 03 examinadores para analisar os Recursos Administrativos fundamentados no alto renome, que iniciou seus trabalhos em julho de 2004. Atualmente, está em vigor a Resolução INPI/PR n.º 172/2016, que alterou substancialmente o prazo de proteção das marcas de alto renome, elevando-o para 10 anos.
Entre as marcas que já obtiveram o reconhecimento do alto renome pelo INPI podemos citar dentre outras: “HOLLYWOOD”, “3M”, “CHANEL”, “KIBON”, “NATURA”, “SKOL”, “DIAMANTE NEGRO”, “CICA”, “MOÇA”, “VISA”, “AYMORÉ”, “NINHO”, “FIAT”, “TOYOTA”, “ITAPEMIRIM”, “LACTA”, “INTEL”, “AZALÉIA”, “OLYMPIKUS”, “PETROBRAS”, “BRAHMA”, “CHICA-BOM”, “BANCO DO BRASIL”, “CORAL”, “HELLMANN’S”, “DERBY”, “TRAMONTINA”, “HAVAIANAS”, “ITAÚ”, “CHICLETS”, “BIC”, “LAND ROVER”, “O BOTICÁRIO”, “FUSCA”, “BARBIE”, “PLAYSTATION”, “HONDA”, “FABER-CASTELL”, “SONHO DE VALSA”, “PETROBRAS”, “BAUDUCCO”, “TIGRE”, “IBOPE”, “SHELL”, “DONA BENTA”, “BIS”, “GOODYEAR” e “DAKOTA”.
 16) O que é Marca Notoriamente Conhecida e qual a diferença existente com a Marca de Alto Renome?
O Conceito e a abrangência de proteção às marcas notoriamente conhecidas não se confundem com a proteção e o conceito das Marcas de Alto Renome (que na lei anterior denominava-se Marca Notória).
A proteção às marcas notoriamente conhecidas é conferida pelo Artigo 6-Bis da Convenção de Paris e artigo 126 da Lei da Propriedade Industrial, abrangendo aquelas marcas que se tornaram conhecidas e alcançaram prestígio dentro do seu ramo de atividade, sendo que a proteção conferida restringe-se ao ramo de atividade ou atividades afins e a proteção independe do registro no país. (exceção ao princípio da territorialidade). De qualquer forma a marca deve ser notoriamente conhecida no país onde se reivindica a proteção. Se uma marca for somente notoriamente conhecida no país de origem e não o for no Brasil ou Argentina, por exemplo, esta marca não obterá a proteção como marca notoriamente conhecida no Brasil ou na Argentina.
Pelo contrário, as Marcas de Alto Renome conferem proteção em todos os ramos de atividade, sendo que para obterem este reconhecimento é exigido que esteja registrada no Brasil.
17) O que deve ser levado em consideração para elaboração da estratégia de proteção de marcas no Exterior?
Alguns princípios gerais são importantes e devem ser levados em consideração na elaboração de estratégia de proteção da marca no Exterior, dentre os quais destacamos os seguintes:
1. O princípio da territorialidade da proteção, ou seja, a proteção de uma marca está subordinada ao REGISTRO dentro de cada um dos países ou territórios comunitários.
2. Os princípios do direito atributivo e da anterioridade , ou seja, será titular da marca e poderá impedir o registro ou o uso por terceiros aquele que primeiro requereu e obteve o REGISTRO da marca (95% dos países), sendo que em alguns poucos países o direito sobre a marca pode surgir do simples uso anterior da marca , como ocorrem nos Estados Unidos e Canadá.
3. O principio da especialidade das marcas, ou seja: o titular de uma marca tem o direito de uso exclusivo para os produtos ou serviços específicos concedidos no registro, podendo, portanto, existir marcas idênticas ou semelhantes, desde que sejam para distinguir produtos/serviços diferentes e desde que não exista a possibilidade de confusão ou associação do consumidor.
4. O princípio da boa fé e lealdade no comércioe na concorrência.
 18) Existe a possibilidade de obtenção um registro “mundial” ou “internacional” da marca?
Não existe um registro “mundial”, ou seja: a proteção da marca em todos os países através de um registro único. O principio da territorialidade prevalece, ou seja, para a proteção da marca será necessário realizar o registro em cada um dos países.
Entretanto, existem alguns sistemas que proporcionam a proteção em diversos países através de um único registro, como é o caso do registro da MARCA EUROPÉIA que, através de um único registro proporciona a proteção nos 28 países da Comunidade Europeia.
Necessário levar em consideração que mesmo este sistema comunitário europeu obedece ao princípio da territorialidade, uma vez que aquele registro é válido apenas dentro do território da comunidade europeia e, por outro lado, a existência de um registro anterior em qualquer um dos 28 países e desde que o titular do direito anterior apresente Oposição, poderá ser obstáculo para a concessão da Marca Comunitária Europeia.
Um sistema semelhante é adotado pela Organização Africana da Propriedade Intelectual (OAPI), no qual um único registro concederá proteção em 17 países da África, bem como na Organização Regional Africana da Propriedade Intelectual (ARIPO), cujo registro gera efeitos e proteção em 19 países.
Outros sistemas visam facilitar o depósito da marca em vários países através de um único pedido centralizado, como é o caso do Registro da Marca Internacional, criado pelo Acordo de Madrid e pelo Protocolo de Madrid, administrado pela Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI).
Entretanto, este sistema obedece, igualmente, o princípio da territorialidade, uma vez que o pedido de registro da marca será analisado dentro de cada um dos países, de acordo com suas legislações internas, e somente terá validade nos países nos quais for deferido o registro.
A grande maioria dos países da Comunidade Europeia é signatária do Protocolo de Madrid, bem como alguns países do Leste Europeu, Oriente e da África, valendo destacar que, em 2002, os Estados Unidos assinaram mencionado tratado, que entrou em vigência naquele país a partir de novembro de 2003.
O Brasil e a grande maioria dos países da América Latina ainda não são signatários do Protocolo de Madrid, apenas Colômbia, Cuba e México.
O Brasil está realizando sérios preparativos, inclusive buscando o aperfeiçoamento da estrutura do INPI e a contratação e treinamento de novos examinadores de marcas, com o objetivo de integrar o sistema do registro da marca internacional através da assinatura do Protocolo de Madrid, o que poderá ocorrer nos próximos anos.
19) Posso exportar produtos fabricados no Brasil distinguidos por marcas que estão protegidas por registros concedidos apenas no Brasil?
A exportação de produtos sem o registro da marca no país estrangeiro alvo da exportação não é recomendável uma vez que a comercialização do produto naquele país é atividade que envolve sérios riscos, na hipótese de violar direitos de terceiros, podendo a mercadoria ser objeto de apreensão ou impossibilidade de comercialização caso a marca viole registro de marca anterior.
Assim sendo, recomenda-se que, antes da realização da exportação, seja realizada uma pesquisa de anterioridade de marca nos países importadores para avaliar os riscos existentes e, na hipótese de que a marca esteja livre para registro, seja realizado o depósito da marca naqueles países.
20) Quanto tempo demora, em média, um processo de registro de marca nos principais países/mercados importadores do Brasil?
Podemos sintetizar esta resposta nos seguintes países:
1. Estados Unidos e Canadá – entre 08 e 12 meses.
2. América do Sul – entre 18 e 24 meses, com exceção de alguns paises como o Chile (08 a 12 meses), Argentina e Bolívia (24 a 28 meses).
3. América Central e México (12 a 18 meses).
4. Europa (08 a 12 meses).
5. Registro de Marca Europeia (12 a 18 meses)
6. Japão e Coréia do Sul (12 a 15 meses).
7. China (entre 10 a 12 meses).