3 Capítulo - 3 5 - PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE - MOODLE - PDF

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DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
1. DAS PATENTES DE INVENÇÃO E DE MODELO DE UTILIDADE 
 Entre os bens protegidos pelo direito de propriedade industrial estão a invenção e 
o modelo de utilidade, e sua proteção específica se dá mediante a concessão de paten-
te, instrumentalizada pela respectiva carta-patente. 
1.1. Conceito e requisitos de patenteabilidade da invenção e do modelo de utili-
dade 
 A LPI não definiu o que vem a ser uma invenção. Todos nós temos uma noção 
bastante comum do que seja uma invenção: trata-se de um ato original decorrente da 
atividade, criativa do ser humano. Assim, a LPI limitou-se a firmar que "é patenteável 
a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação in-
dustrial". 
 Quanto ao modelo de utilidade, a LPI optou por definir o seu conceito, afir-
mando, em seu art. 9.º, que se trata de "objeto de uso prático, ou parte deste, suscetí-
vel de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato 
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação". 
 O modelo de utilidade é, como alguns autores preferem chamar, uma mini-in-
venção ou pequena invenção. 
 Para que o autor de uma invenção ou de um modelo de utilidade obtenha a pro-
teção jurídica ao seu invento, por meio da concessão da respectiva patente, precisa 
demonstrar o preenchimento dos requisitos de patenteabilidade, a saber: 
 a) novidade; 
 b) atividade inventiva; 
 c) aplicação industrial (ou industriabilidade); 
 d) licitude (ou desimpedimento). 
 
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 O requisito da novidade se considera preenchido quando a invenção ou o modelo 
de utilidade não estão compreendidos no estado da técnica (art. 11 da LPI), o qual, por 
sua vez, "(...) é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data 
de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer 
outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17” (art. 
11, § 1.º, da LPI). Um determinado invento (invenção ou modelo de utilidade) aten-
derá o requisito da novidade se constituir algo desconhecido até mesmo para a comu-
nidade científica especializada na respectiva área de conhecimento. 
 Propriedade industrial. Patente. Invenção. Novidade. Estado da técnica. 
Dispositivo de estratificação de convecção térmica. Aperfeiçoamentos. 1. A 
patente protege a invenção que apresente, em relação ao estado da técnica, 
uma novidade absoluta, em outras palavras, a invenção deve ser diferente de 
TUDO o que, até aquele momento, era de conhecimento do público. 2. De-
terminadas situações apresentam problemas técnicos que o inventor procura 
solucionar com sua invenção, em nítida relação de causa e efeito. Assim, a 
invenção é, cada vez mais, um novo meio ou uma nova aplicação de meios já 
conhecidos, com o fim de melhorar a invenção dos outros. 3. No caso concre-
to ora em análise, as novas dimensões da peça e as melhorias implementadas 
na proteção das tubulações, no que se refere à transmissão de calor, agrega-
ram mais funcionalidade ao conjunto, conferindo-lhe caráter de novidade su-
ficiente a fundamentar a concessão do privilégio. 4. Apelação desprovida 
(TRF-2.ª Região, AC 416314, Processo 2002.51.01.523996-8-RJ, 2.ª Turma 
Especializada, Rel. Des. Federal Liliane Roriz, j. 24.06.2008, DJU 
08.07.2008, p. 48). 
 
 O requisito da atividade inventiva se considera preenchido quando, para um 
técnico no assunto, a invenção não decorrer de maneira evidente ou óbvia do estado 
da técnica (art. 13 da LPI), e o modelo de utilidade não decorrer de maneira evidente 
ou vulgar do estado da técnica (art. 14 da LPI). Em suma: o inventor deverá demons-
trar que chegou àquele resultado novo em decorrência específica de um ato de criação 
seu. 
 Esse requisito distingue a invenção de uma mera descoberta, de modo que o 
direito de propriedade protege o inventor, mas não o mero descobridor. O descobridor 
descobre uma jazida de metal precioso; o inventor cria um mecanismo para aprovei-
tamento desse metal. Uma coisa é descobrir a eletricidade; outra coisa, bem distinta, é 
inventar a lâmpada.Foi nos Estados Unidos o local em que se desenvolveu o requisito 
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da atividade inventiva (lá chamado de non-obviousness), tendo este sido incorporado 
pelo direito de propriedade industrial brasileiro somente a partir da entrada em vigor 
da LPI, em 1996. 
 O terceiro requisito de patenteabilidade - aplicação industrial - é preenchido 
quando a invenção ou o modelo de utilidade possam ser utilizados ou produzidos em 
qualquer tipo de indústria, conforme disposto no art. 15 da LPI: "a invenção e o mo-
delo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam 
ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria". Tem-se, aqui, requisito 
de patenteabilidade ligado direta mente à exigência de que o invento seja útil e factí-
vel. 
 Se alguém cria algo novo, mas que não pode ser produzido industrialmente, ou 
seja, não pode ser objeto de aplicação industrial, a respectiva criação não poderá ser 
patenteada. Em síntese: o direito de propriedade industrial não confere proteção a in-
ventos inúteis. 
 
 Por fim, o requisito da licitude (ou desimpedimento, como preferem alguns au-
tores) diz respeito ao disposto no art. 18 da LPI, o qual afirma não serem patenteáveis: 
 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 
saúde públicas; 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espé-
cie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respecti-
vos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação 
do núcleo atômico; e 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - novidade, atividade inven-
tiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos são or-
ganismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, medi-
ante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica 
normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 
 Não se confundem o disposto no art. 18 com o que dispõe o art. 10 da LPI. 
 Este dispositivo arrola, em diversos incisos, o que a lei, a priori, sequer considera 
como invenção ou modelo de utilidade, a saber: 
 
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 Não se considera invenção 
 Art. 10: 
 I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
 II - concepções puramente abstratas; 
 III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, 
educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
 IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação 
estética; 
 V - programas de computador em si; 
 VI - apresentação de informações; 
 VII - regras de jogo; 
 VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos tera-
pêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
 IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na 
natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer 
ser vivo natural e os processos biológicos naturais”. 
 Quanto aos programas de computador (softwares), não obstante possam ser re-
gistrados no INPI, eles são considerados espécie de direito autoral e estão protegidos 
nos termos da Lei 9.609/1998. Por isso, eventual registro tem efeito meramente decla-
ratório. 
 O art. 10 da LPI trata de coisas que merecem outro tipo de proteção jurídica 
concedida pelo ordenamento, como no caso das obras literárias (inciso IV), que são 
protegidas pelo direito autoral (Lei 9.610/1998). O mencionado art. 10, pois, traz um 
rol de criações que o legislador sequer considera invenção ou modelo de utilidade.O art. 18 da LPI, por seu turno, trota de casos que, em tese, podem ser conside-
rados uma invenção ou um modelo de utilidade, porque preenchidos os requisitos da 
novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. Todavia, o ordenamento 
jurídico prefere não lhes conferir proteção, em homenagem a valores supostamente 
mais elevados, como a moral, a segurança, entre outros. 
1.1.1. Patentes de produtos e processos farmacêuticos 
 A lei anterior excluía do seu âmbito de proteção a invenção dos ''remédios'', sob 
o pretexto de universalizar o acesso da população aos avanços da ciência médica. 
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 A LPI, todavia, não mais previu esse impedimento, assegurando, assim, a devida 
proteção jurídica aos inventos na área farmacêutica. Nesse caso exige-se um requisito 
especial para a concessão da patente do medicamento, que é a prévia anuência da 
ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), de acordo com o disposto no 
art. 229-C da LPI: "a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos 
dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ANVISA". 
Trata-se, pois, de ato administrativo complexo, que depende do cumprimento dessa 
condição para se tomar perfeito. 
 Surgiu uma controvérsia no âmbito da Administração Pública Federal entre 
ANVISA e INPI acerca do grau de participação da autarquia de vigilância sanitária no 
exame do pedido de concessão de patente. Para a ANVISA, o seu exame prévio de 
anuência poderia se dar utilizando-se os mesmos critérios de patenteabilidade previs-
tos na LPI. Em outras palavras, o art. 229-C teria concedido à ANVISA poderes im-
plícitos para a análise do próprio mérito da patente (novidade, atividade inventiva e 
aplicação industrial) de todos os produtos e processos farmacêuticos submetidos à 
análise do INPI, hipótese que para esta entidade deveria ser rechaçada, pois invadiria 
suas atribuições institucionais. 
 Suscitado o conflito positivo de atribuições, a questão foi resolvida no âmbito da 
Procuradoria-Geral Federal pelo Parecer nº 210/PGF/AE/2009, que assim concluiu: 
a) não é atribuição da ANVISA promover exames (avaliação/reavaliação) dos 
critérios técnicos próprios da patenteabilidade (novidade, atividade inventiva e aplica-
ção industrial) quando da atuação para a anuência prévia (art. 229-C da Lei nº 9.279, de 
1996, acrescido pela Medida Provisória nº 2006, de 15.12.1999, convertida posterior-
mente na Lei nº 10.196, de 2001), pois é uma atribuição própria do INPI, conforme es-
tabelecido na própria lei (artigo 2º da Lei nº 5.648/70); 
b) A ANVISA, para fins do art. 229-C da Lei 9.279/96 deve atuar em con-
formidade com as suas atribuições institucionais (art. 6º da Lei nº 9.782/99): impedir 
por meio do controle sanitário a produção e a comercialização de produtos e serviços 
potencialmente nocivos à saúde humana; 
c) A atuação da ANVISA, no tocante à anuência prévia, também envolve 
processos relativos aos pipelines (artigo 230 da Lei 9.279/96), conforme Parecer nº 
AGU/MP-09/2006, datado de julho de 2006 e Despacho nº 400/2008 do Consultor-Ge-
ral da União, datado de 28 de outubro de 2008; 
d) Deverão ser ajuizadas ações anulatórias pelas duas entidades federais, no 
mesmo polo processual; 
e) Afim de efetivamente se dar cumprimento ao contido no artigo 229-C da 
Lei 9.279/96, sugere-se a edição de um decreto regulamentador, ou que seja firmado um 
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convênio para que se fixe especificamente os procedimentos e obrigações das entidades 
com a finalidade de dar cumprimento ao citado dispositivo. 
 O referido parecer foi posteriormente ratificado, em pedido de reconsideração, 
pelo Parecer nº 337/PGF/AE/2011 e finalmente chancelado pelo Advogado-Geral da 
União. Assim, para fins do art. 229-C da LPI, compete à ANVISA avaliar apenas se o 
produto ou processo farmacêutico submetido ao processo de patente é potencialmente 
nocivo à saúde humana, o que ensejaria a negativa do pedido pelo INPI, independen-
temente do atendimento aos critérios da novidade, atividade inventiva e aplicação in-
dustrial. 
1.1.2. Patentes de segundo uso médico 
 O chamado "segundo uso" se refere à reivindicação de patente que é feita para 
um composto ou substância já conhecida, muitas vezes inclusive em domínio público, 
mas para um novo uso terapêutico, cujo efeito era antes ignorado. 
 Devido à dificuldade de se caracterizar a novidade e a atividade inventiva de um 
invento de segundo uso e à proibição de patentes para método de tratamento (art. 10, 
VIII, da LPI), esses pedidos de patente historicamente eram rejeitados na Europa. No 
entanto, o cenário mudou a partir do caso Pharmuka, julgado pelo Escritório de Paten-
tes Europeu, que, fazendo menção à decisão do Escritório de Patentes da Suíça, con-
cluiu que a questão se resolvia na forma da reivindicação: ao invés de "uso do com-
posto X (já conhecido) para tratar Y", deve-se formular "uso do composto X para se 
obter um medicamento destinado a um tratamento Y". Esse tipo de reivindicação fi-
cou conhecido como "fórmula suíça". 
 Dado que a LPI não exclui expressamente a patente de segundo uso médico, o 
INPI admite a patenteabilidade do novo uso pela fórmula suíça. Não obstante, a AN-
VISA tem se posicionado de forma contrária a esses pedidos por entender que eles são 
lesivos à saúde pública e ao desenvolvimento tecnológico e científico do país. 
 É preciso ter cuidado com as patentes de segundo uso, pois uma descoberta tri-
vial de um novo efeito pode acabar duplicando o período de proteção do composto 
original, prejudicando a entrada de medicamentos genéricos no mercado. Isso pode 
inclusive decorrer de estratégia do laboratório detentor da patente original: obter múl-
tiplas e sucessivas patentes de um mesmo composto químico a partir de inovações in-
crementais (evergreening). 
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 Esse receio levou à elaboração do Projeto de Lei nº 5.402/2013, que propõe a 
proibição completa do patenteamento de novo uso e formas polimórficas. O tema ain-
da deverá ser objeto de debates no Congresso Nacional. 
 Enquanto não há inovação legislativa, a matéria está sujeita às interpretações das 
autarquias especializadas e do Poder Judiciário. O Tribunal Regional Federal da 2ª 
Região já teve oportunidade de debater o assunto num caso em que um laboratório, 
que teve seu pedido de concessão de patente negado pelo INPI, ajuizou ação de decla-
ração de nulidade de ato administrativo para que o mérito do seu pedido fosse apreci-
ado. Procedente a ação em primeira instância, o INPI apelou ao TRF da 2ª Região, 
que decidiu, por maioria, de forma contrária às patentes de segundo uso: 
Apelação - propriedade industrial patente de segundo uso falta de 
requisitos de patenteabilidade recurso provido 
I - Diz o art. 8º da Lei nº 9.279/96: “É patenteável a invenção que 
atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação in-
dustrial", e, ainda, o art. 11: "A invenção e o modelo de utilidade são 
considerados novos quando não compreendidos pelo estado da 
técnica”. 
II - Do cotejo dos dispositivos extrai-se: primeiro, que a patente de 
segundo uso não atende ao requisito básico de novidade, à vista do se-
gundo uso da mesma substância já pertencer ao estado da técnica. Se-
gundo, o fato de uma mesma substância ser utilizada para outra finali-
dade não resulta em matéria patenteável por não envolver um passo 
inventivo (de acordo com o TRIPs) ou atividade inventiva (de acordo 
com a lei brasileira). No máximo estaremos diante de uma simples des-
coberta de um novo uso terapêutico, que não é considerado invenção 
nos termos do art. 10 da lei nº 9.179/96. 
III - Ademais, a concessão de um novo monopólio - para um segun-
do uso de substâncias já conhecidas - prolongaria indefinidamente os 
direitos privados de titular da patente sobre uma matéria que não apre-
senta os requisitos, internacionalmente aceitos, de patenteabilidade e, 
em contrapartida, reduziria o direito público de acesso aos novos co-
nhecimentospela sociedade brasileira, e impediria que pesquisadores 
nacionais desenvolvessem novas formulações e novos medicamentos. 
IV - Por fim, se dúvida houvesse de que a patente em questão possui 
os requisitos do art. 8º restariam dirimidas com a simples leitura das 
respostas dos quesitos dos réus, especialmente, 13, 15, 16, 17, 21, 22, 
23, 24, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35. 
V - Apelação e Remessa Necessária providas. (TRF 2.ª Região, Ape-
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lação Cível 420502 - RJ, processo 200551015078111, Rel. Des. Mes-
sod Azulay Neto, decisão em 22.09.2009 e publicação em 30.09.2009). 
 O julgado acima resume bem os argumentos desfavoráveis à patente de segundo 
uso, afirmando sem ressalvas que ela não atende aos requisitos básicos de novidade e 
atividade inventiva. Contrariamente, vale a pena destacar os fundamentos do voto 
vencido, que foi assim concluído pela Desembargadora Liliane Roriz: 
"Em conclusão a tudo que foi analisado acima, podem ser fixados os seguintes parâ-
metros: 
• O segundo uso pode ser patenteável, dependendo da modalidade em que se 
enquadre; 
• O caso ora em análise se enquadra na terceira modalidade, isto é, da utiliza-
ção como remédio de um insumo já existente no estado da técnica, mas 
que não era até então utilizado como medicamento; 
• Sendo da terceira modalidade, haverá patente, desde que superados os em-
pecilhos técnicos; 
• O pedido de patente de segundo uso pela fórmula suíça é aceita no Brasil, 
pelo INPI; 
• As alterações nas reivindicações feitas pela requerente, ora apelada, foram 
legais e aceitas pelo INPI; 
• A reivindicação contida na PI 9606903-1 não é um método terapêutico e, 
por isso, não se lhe aplica o impedimento estabelecido no art. 10, inc. 
VIII, da LPI; 
• A reivindicação contida na PI 9606903-1 não é um processo e, por isso, 
não se lhe aplica a regra prevista no art. 229-A da LPI; 
• A patente europeia EP 501705 não é anterioridade impeditiva à reivindica-
ção contida na PI 9606903-1, havendo novidade; 
• Há também atividade inventiva, por não ser óbvio o novo uso para a tomo-
xetina." 
 Apesar de contrário às patentes de segundo uso no caso concreto, o referido 
julgado na verdade, privilegiou a decisão da autarquia especializada que denegou a 
concessão da patente no caso específico, uma vez que o fármaco objeto da patente 
(tomoxetina) teria o mesmo mecanismo de ação tanto no primeiro quanto no segundo 
uso. 
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1.1.3. Patentes de biotecnologia 
 Biotecnologia pode ser definida como "qualquer aplicação tecnológica 
que utilize sistemas biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou 
modificar produtos ou processos para utilização específica" (art. 2º da Convenção so-
bre Diversidade Biológica da ONU). Em outras palavras, biotecnologia refere-se à 
manipulação científica de organismos vivos para um determinado fim. 
A biotecnologia já proveu inúmeros benefícios para a sociedade nas mais 
diversas áreas. Na medicina, por exemplo, tem-se a insulina humana para o tratamento 
de diabetes e os anticorpos monoclonais para o tratamento de câncer. Na agricultura, 
já é comum o cultivo de lavouras geneticamente modificadas, com plantas resistentes 
a herbicidas, insetos, bactérias, vírus etc. A biotecnologia tem ainda um papel funda-
mental na proteção ambiental para o desenvolvimento de químicos e biocombustíveis 
obtidos a partir de recursos renováveis O futuro da biotecnologia é promissor e não 
por acaso o número de patentes de invenções biotecnológicas vem crescendo em todo 
mundo e desperta o interesse econômico nas patentes dessa área. Além disso, aumen-
tam as controvérsias e o debate acerca dos riscos para a inovação e as implicações 
éticas na concessão de monopólio sobre organismos vivos. 
As patentes de inovações biotecnológicas representam pouca inventivida-
de. Há um intenso debate sobre se sequências ou segmentos de DNA (genes), ainda 
que isolados, manipulados ou recombinados, não caracterizariam meras descobertas. 
Sabe-se que cerca de 20% dos genes humanos já foram patenteados pelo Escritório de 
Patentes e Marcas dos Estados Unidos. Muitos deles são genes relacionados a doenças 
e constituem objeto de pesquisas para o desenvolvimento de métodos de diagnóstico e 
vacinas. Se, por um lado, a patente confere um incentivo financeiro para o desenvol-
vimento de novas drogas pelos laboratórios, por outro, ela constitui um grande entra-
ve a pesquisas realizadas de forma independente por entidades sem fins lucrativos, 
como a maior parte das universidades. 
No âmbito internacional, as legislações divergem bastante acerca de quais 
invenções biotecnológicas podem ser objeto de patente. O Acordo TRIPS estabelece 
os casos em que os países-membros poderão negar a proteção patentária nessa área. 
São eles: 
a) métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamen-
to de seres humanos ou de animais; 
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b) plantas e animais, exceto micro-organismos e processos essen-
cialmente biológicos para a produção de plantas ou animais, excetuando-se 
os processos não biológicos e microbiológicos. 
Não obstante, os Membros concederão proteção a variedades vegetais, seja 
por meio de patentes, seja por meio de um sistema sui generis eficaz, seja por uma 
combinação de ambos. (...) 
 Em relação à proteção de variedades vegetais, há uma norma específica 
sobre o tema, que é a Lei 9.456/1997 (Lei de Proteção de Cultivares). Quanto às de-
mais ressalvas observa-se que o Brasil, ao contrário da maioria dos países desenvolvi-
dos, usou toda a flexibilidade da norma internacional, sendo, em princípio, bastante 
restritivo em relação às patentes de biotecnologia. 
 A matéria é tratada nos incisos VIII e IX do art. 10 e no inciso III do art. 
18, que dispõem: 
Art. 10. Não se consideram invenção nem modelo de utilidade: 
(...) 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos tera-
pêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e 
IX o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados 
na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou germoplasma 
de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
(...) 
III o todo ou parte dos seres vivos, exceto os micro-organismos transgênicos 
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade novidade, atividade in-
ventiva e aplicação industrial - previstos no art. 8º e que não sejam mera des-
coberta. 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, micro-organismos transgênicos são 
organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que expressem, 
mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma carac-
terística normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. 
 No final das contas, é o grau de inventividade da intervenção humana que defi-
nirá a patenteabilidade de uma invenção biotecnológica. Havendo uma intervenção 
técnica, que altere a característica natural do ser, não há dúvida de que o produto re-
sultante será patenteável, bastando que preencha os requisitos exigidos para as demais 
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invenções. 
 Isso significa, por exemplo, que o extrato natural de uma planta (como aloe vera, 
muito usado na indústria cosmética) não é patenteável porque constitui um material 
biológico isolado. Mas se o mesmo extrato for enriquecido em virtude de manipulação 
genética, ele estará sujeito à patente. 
 Em relação às plantas e animais, vê-se que elas também não são passíveis de 
proteção, assim como não são protegidos os processos biológicos naturais, como o 
processo natural de reprodução de seres da natureza. 
 Por outro lado, o INPI admite a patente de processo microbiológico, conforme 
exige o Acordo TRIPS, e também de processo biológico que, após uma etapa técnica 
decisiva, resulte em um composto químico (obtenção do composto por meio do culti-
vo de uma bactéria X sobre Y). 
 Quanto aos transgênicos, não são patenteáveis asplantas e os animais genetica-
mente modificados (expressamente excluídos da definição de micro-organismo trans-
gênico do parágrafo único do art. 18). No entanto, bactérias, fungos e protozoários 
geneticamente modificados podem ser protegidos pela LPI. 
 No que diz respeito aos genes (sequências de DNA), o mero isolamento não seria 
patenteável perante a lei brasileira. Mas a recombinação de sequências de DNA vai 
merecer análise do INPI quanto aos critérios da novidade, atividade inventiva e apli-
cação industrial. 
 Nesses casos, a análise da aplicação industrial exigirá que o relatório contenha 
descrição clara e suficiente do objeto do pedido, de modo a possibilitar sua realização 
por técnico no assunto. O parágrafo único contém uma regra especial para o caso de 
material biotecnológico cuja mera descrição não é suficiente para a realização por 
técnico no assunto, sendo necessário fazer uso do próprio material. Nesse caso, "o re-
latório será suplementado por depósito do material em instituição autorizada pelo 
INPI ou indicada em acordo internacional". 
 Deve-se observar ainda que o INPI pode recusar proteção para invenção bio-
tecnológica com base no inciso I do art. 18: 
Art. 18. Não são patenteáveis: 
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à 
saúde públicas; 
 Assim, um processo de clonagem de seres humanos, por exemplo, pode ter a 
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proteção negada com base nesse dispositivo, já que a clonagem humana, no Brasil, é 
tipificada como crime pela Lei 11.105/2005 (Lei de Biossegurança). 
 Por fim, cumpre fazer menção à Medida Provisória 2.186-16/2001, que dispõe 
sobre as condições nas quais se dará o acesso ao patrimônio genético nacional e ao 
conhecimento tradicional associado, especialmente quanto à repartição de benefícios e 
a transferência de tecnologia para sua utilização. O art. 31 estatui: 
Art. 31. A concessão de direito de propriedade industrial pelos ór-
gãos competentes, sobre processo ou produto obtido a partir de 
amostra de componente do patrimônio genético, fica condicionada à 
observância desta Medida Provisória, devendo o requerente infor-
mar a origem do material genético e do conhecimento tradicional 
associado, quando for o caso. 
Portanto, o INPI só concederá patente de biotecnologia que tenha feito uso do 
patrimônio genético nacional se o próprio acesso ao material tiver ocorrido de forma 
regular. Nesse caso, cabe ao INPI exigir que o requerente informe não apenas a ori-
gem do material genético e do conhecimento tradicional associado, mas também a 
própria autorização prévia ao acesso emitida pelo Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético, órgão colegiado composto por representantes de diversos órgãos da admi-
nistração pública federal, incluindo o INPI. 
O tema é polêmico e há vários projetos de lei para alteração da LPI nesse pon-
to, tanto para aumentar o escopo de proteção legal como para restringi-lo ainda mais. 
Dois se destacam em virtude da completa oposição ideológica que os norteiam. De 
um lado, o Projeto de Lei 4.961/2005, do Deputado Federal Antônio Carlos Mendes 
Thames (PSDB/SP), amplia o conceito de invenção para alcançar material biológico 
extraído, obtido ou isolado que apresentem os requisitos do art. 8º e que não sejam 
meras descobertas. De outro, o projeto a ele apensado, de número 654/2007, do Depu-
tado Nazareno Fonteles (PT/PI), que pretende proibir até mesmo o patenteamento dos 
organismos geneticamente modificados. 
A Medida Provisória no 2.186-16/2001, que até 2015 regulava as 
atividades de acesso e remessa do patrimônio genético, foi revogada pela Lei 
no 13.123, de 20 de maio de 2015 (citada popularmente como “Nova Lei do 
Patrimônio Genético” ou “Lei da Biodiversidade”). Entretanto, a nova lei 
deveria ser regulamentada no prazo de 180 dias a partir da sua publicação. 
Sem essa regulamentação, os pesquisadores não poderiam, por exemplo, pu-
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blicar ou divulgar trabalhos que envolvessem o acesso à biodiversidade bra-
sileira. Isso porque a lei vigente exige o cadastro prévio para divulgação de 
resultados. Mas por falta da sua regulamentação, o sistema de cadastramen-
to não estava disponível. Esse impasse deixou os pesquisadores com duvidas 
de como proceder para cumprir seu compromisso com os programas acadê-
micos e as agencias financiadoras de pesquisas. Sem infringir a lei. 
Dada a importância do decreto que viria regulamentar “nova lei 
do patrimônio genético”, a Casa Civil disponibilizou previamente o texto 
para consulta pública. Um dos meios de participar foi através do website 
“Participa.br”, da Secretaria Geral da Presidência da República (http://
www.participa.br ). Nesse website ficaram registradas as contribuições de 
diferentes organizações e de pesquisadores interessados. Dentre as muitas 
contribuições, destacam-se os questionamentos: 
1.2.1.1. O invento realizado por funcionários do empresário 
 É muito comum, sobretudo nos grandes empreendimentos, que os inventos 
(invenções de modelos de utilidade) sejam produzidos por funcionários do empresário 
(empregados ou prestadores de serviços). A LPI, atenta a essa realidade, disciplinou a 
matéria nos arts. 88 a 91. 
 De início, estabeleceu a lei, em seu art. 88, que "a invenção e o modelo de utili-
dade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrerem de contrato de 
trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a ativi-
dade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado 
contratado". Nesse caso, "salvo expressa disposição contratual em contrário, a retri-
buição pelo trabalho a que se refere este artigo limita-se ao salário ajustado" (§ 1.º). E 
mais: "salvo prova em contrário, consideram-se desenvolvidos na vigência ao contrato 
a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente seja requerida pelo empregado até 1 
(um) ano após a extinção do vínculo empregatício" (§ 2.º). Assim, por exemplo, um 
engenheiro químico de uma indústria de fertilizantes cujo trabalho é desenvolver pes-
quisas não será o titular da patente de invenção relativa a um novo produto "inventa-
do" em razão das pesquisas que ele e sua equipe realizaram. A patente será da indús-
tria para a qual eles trabalham. E, em princípio, esse engenheiro e os demais membros 
da sua equipe não terão direito a nenhum percentual dos ganhos da indústria pela ex-
ploração do produto patenteado, a não ser que os seus contratos de trabalho, excepci-
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onalmente, prevejam tal direito. Ademais, se esse engenheiro, percebendo que havia 
inventado um produto inovador, resolver pedir demissão e requerer a patente da in-
venção alguns meses após seu desligamento, por conta própria, a indústria poderá im-
pugnar seu pleito, porque nesse caso se presume que a invenção foi feita na vigência 
do contrato, sendo o empregador, pois, o titular da patente. 
 O art. 89, por sua vez, dispõe que "o empregador, titular da patente, poderá 
conceder ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamento, participação nos ga-
nhos econômicos resultantes da exploração da patente, mediante negociação com o 
interessado ou conforme disposto em norma da empresa”. 
 Essa participação, todavia, "não se incorpora, a qualquer título, ao salário do 
empregado" (parágrafo único). 
 Há ainda o caso em que o invento pertence exclusivamente ao empregado, dis-
ciplinado no art. 90 da LPI. Trata-se de hipótese em que o invento é desenvolvido pelo 
empregado, sem que exista nenhuma vinculação com o contrato de trabalho e sem que 
não decorra da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipa-
mentos do empregador: "pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o 
modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de tra-
balho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações 
ou equipamentos do empregador". 
 Por fim, há a hipótese em que a propriedade do invento é comum. Isso sedará 
quando o invento "resultar da contribuição pessoal do empregado e de recursos, da-
dos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador, ressalvada expres-
sa disposição contratual em contrário" (art. 91). Havendo mais de um empregado, 
aplica-se o § 1.º: "sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será dividida 
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário". Ademais, no caso de aplicação da 
regra prevista nesse artigo, "é garantido ao empregador o direito exclusivo de licença 
de exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração" (§ 2.º). E mais: "a ex-
ploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador 
dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da data de sua concessão, sob pena de passar à 
exclusiva propriedade do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóte-
ses de falta de exploração por razões legítimas" (§ 3.º). 
 O Superior Tribunal de Justiça decidiu, em julgado datado de 2000, que o em-
pregado pode requerer remuneração ao empregador, pela sua comprovada contribui-
ção pessoal na realização do invento, ainda que a patente não tenha sido deferida, bas-
tando que exista, pois, mero depósito do pedido. 
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Propriedade industrial. Art. 42 da Lei n.º 5.772/71. 1. A regra do art. 42 da 
Lei n.º 5.772/71 não autoriza interpretação que exclua do Poder Judiciário, 
diante do pedido de depósito do privilégio de invenção pelo empregador, fi-
xar a remuneração diante da contribuição pessoal do empregado para o in-
vento. 2. Recurso especial conhecido e provido (REsp 195.759/PR, Rel. Min. 
Carlos Alberto Menezes Direito, 3.ª Turma, j. 11.04.2000, DJ 05.06.2000, p. 
155). 
 
 Ainda sobre essa regra do art. 91 da LPI, dispõem o seu § 4.º que "no caso de 
cessão, qualquer dos cotitulares, em igualdade de condições, poderá exercer o direito 
de preferência". Assim, por exemplo, caso o empregado queira ceder seus direitos de 
exploração da patente a outrem, o empregador terá preferência para aquisição, pas-
sando, pois, a ser titular único. 
 Por fim, os arts. 92 e 93 da LPI determinam que as regras acima analisadas se 
aplicam também: (i) a estagiários; (ii) a trabalhadores autônomos; (iii) a empresas ter-
ceirizadas; (iv) a servidores da Administração Pública. Com efeito, segundo o art. 92, 
"o disposto nos artigos anteriores aplica-se, no que couber, às relações entre o traba-
lhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante e entre empresas contratantes 
e contratadas". 
 Por sua vez, o art. 93 dispõe: "aplica-se o disposto neste Capítulo, no que couber, 
às entidades da Administração Pública, direta, indireta e fundacional, federal, estadual 
ou municipal". E o seu parágrafo único complementa: "na hipótese do art. 88, será as-
segurada ao inventor, na forma e condições previstas no estatuto ou regimento interno 
da entidade a que se refere este artigo, premiação de parcela no valor das vantagens 
auferidas com o pedido ou com a patente, a título de incentivo”. 
1.2.3. Concessão da patente 
 Superados todos os trâmites legais acima descritos e concluído o exame, será 
proferida decisão pelo INPI, deferindo ou indeferindo o pedido de patente formulado 
(art. 37 da LPI). Dessa decisão não caberá recurso, segundo a sistemática recursal 
prevista nos arts. 212 a 215 da lei. Poderá o terceiro interessado, todavia, requerer a 
nulidade administrativa da patente, nos termos do art. 51 da LPI, não custando lem-
brar, ainda, que o autor poderá também acionar o Judiciário, como não poderia deixar 
de ser. 
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 Uma vez deferido o pedido e paga a retribuição correspondente, a patente será 
concedida, expedindo-se a respectiva carta-patente (art. 38 da LPI). De acordo com o 
§ 1.º desse artigo, "o pagamento da retribuição e respectiva comprovação deverão ser 
efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento". O seu § 2.º, por 
sua vez, dispõe que "a retribuição prevista neste artigo poderá ainda ser paga e com-
provada dentro de 30 (trinta) dias após o prazo previsto no parágrafo anterior, inde-
pendentemente de notificação, mediante pagamento de retribuição específica, sob 
pena de arquivamento definitivo do pedido". E o seu § 3.º, finalmente, prevê: "reputa-
se concedida a patente na data de publicação do respectivo ato". 
 Da carta-patente "deverão constar o número, o título e a natureza respectivos, o 
nome do inventor, observado o disposto no § 4.º do art. 6.º, a qualificação e o domicí-
lio do titular, o prazo de vigência, o relatório descritivo, as reivindicações e os dese-
nhos, bem como os dados relativos à prioridade" (art. 39). 
1.2.4. Vigência da patente 
 A "patente" é um privilégio concedido ao inventor que não dura para sempre. A 
proteção conferida é temporária, e os prazos previstos em nossa atual legislação se-
guem as disposições do Acordo TRIPS. Segundo o art. 40 da LPI, "a patente de in-
venção vigorará pelo prazo de 20 (vinte) anos e a de modelo de utilidade pelo prazo 
15 (quinze) anos contados da data de depósito". 
 Pode ocorrer, todavia, de o procedimento junto ao INPI o qual, como visto, é 
deveras complexo - demorar bastante para se encerrar, em razão, por exemplo, de 
pendência judicial. Foi por isso que a LPI estabeleceu, no parágrafo único do art. 40, 
que "o prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de invenção e 
a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, 
ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior", Assim, por 
exemplo, se uma patente só for concedida 15 (quinze) anos após o respectivo depósi-
to, nesse caso ela ainda terá vigência por mais 10 (dez) anos, após a sua concessão. A 
lei procurou garantir que o inventor usufrua seus direitos por um prazo razoável, im-
pedindo que o atraso na apreciação de seu pedido, algo não imputável a ele, não lhe 
traga prejuízos. 
 Existe uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn 5.061) contra esse art. 
40, parágrafo único, da LPI. O Procurador-Geral da República ofereceu parecer opi-
nando pela procedência da ação: 
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Ação direta de inconstitucionalidade. Propriedade industrial. Art. 40, parágra-
fo único, da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996 (Lei da Propriedade 
Industrial). Prorrogação do prazo de vigência de patente. Mora administrativa 
crônica e prolongada na análise de pedidos de concessão de patente 
(backlog). (...) Mérito. Violação ao art. 5º, XXIX, da Constituição da Repú-
blica. Descumprimento da função social da propriedade industrial. Exigência 
de prazo certo e predeterminado da proteção patentária. A indeterminação do 
prazo de vigência afronta a segurança jurídica (art. 5º, caput, da CR), a livre 
(CR, art. 170, IV) e os direitos do consumidor (CR, arts. concorrência 5º, 
XXXII e 170, V). Transferência à sociedade da responsabilidade do Estado 
de finalizar em tempo razoável o processo administrativo (afronta à CR, art. 
37, § 6º). Violação ao principio da isonomia, por ensejar prazos distintos de 
duração da patente, por motivos alheios ao regime jurídico desta. Inobser-
vância do principio da eficiência (CR, art. 37, caput) e do principio da dura-
ção razoável do processo (CR, art. 5º, LXXVIII). Efeitos econômicos noci-
vos do backlog sobre a competitividade, a criatividade, a diversidade de pro-
dutos e a proteção dos consumidores. Parecer (...), no mérito, pela procedên-
cia do pedido. 
Notícias STF 
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style="font-size:9px">terça-feira - 31 de maio de 2016</span> Terça-feira, 31 de 
maio de 2016 
Procurador-geral pede liminar para suspender dispositivo da Lei de Propri-
edade Industrial 
O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, ajuizou Ação Direta de Incons-
titucionalidade (ADI 5529), no Supremo Tribunal Federal, pedindo a suspensão 
liminar do artigo 40, parágrafo único, daLei 9.279/1996, que regula direitos e 
obrigações relativos à propriedade industrial. Segundo a ADI, o dispositivo ques-
tionado possibilita a abertura de prazo indeterminado para a vigência de patentes 
de invenção e de modelos de utilidade, o que na avaliação do procurador-geral 
afronta o princípio da temporariedade da proteção patentária, previsto no inciso 
XXIX do artigo 5º da Constituição Federal. 
Essa previsão constitucional assegura aos autores de inventos industriais privilé-
gio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 
tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País. 
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No caso do artigo 40, parágrafo único da lei, Rodrigo Janot afirma na ação que a 
metodologia adotada nesse dispositivo deixa indeterminado o prazo da patente, 
que provoca “forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, pois os demais 
interessados na exploração da criação industrial não podem prever e programar-
se para iniciar suas atividades”. 
Afirma ainda que o consumidor “torna-se refém de preços e produtos definidos 
pelo detentor do monopólio, sem perspectiva de quando terá acesso a novas pos-
sibilidades”. Assim, sustenta que a medida afronta a livre concorrência, a segu-
rança jurídica, a defesa do consumidor, o princípio da eficiência e o da duração 
razoável do processo, razão pela qual pede a suspensão liminar do dispositivo e, 
no mérito, a declaração e inconstitucionalidade do mesmo. 
A ação foi distribuída por prevenção ao ministro Luiz Fux, relator da ADI 5061, 
que trata do mesmo tema, ajuizada pela Associação Brasileira das Indústrias de 
Química Fina, Biotecnologia e suas Especialidades (Abifina). 
Ainda sobre o prazo de vigência das patentes, o Superior Tribunal de Justiça vi-
nha entendendo que as patentes concedidas no regime da lei anterior (Lei 
5.772/1971), que previa prazo de vigência de 15 anos, tiveram esse prazo de vi-
gência aumentado para 20 anos, que é o prazo previsto na atual LPI em obediên-
cia ao disposto no Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário. 
 Recentemente, no entanto, conforme já destacamos quando analisamos a incor-
poração do Acordo TRIPS em nosso ordenamento, o Superior Tribunal de Justiça alte-
rou seu entendimento, afirmando que as patentes concedidas na vigência da lei anteri-
or (que previa, repita-se, prazo de 15 anos para patentes de invenção) não podem ter 
seu prazo estendido para 20 anos, uma vez que o Acordo TRIPS não teve aplicação 
imediata em nosso ordenamento e a atual LPI não pode ser aplicada retroativamente, 
em respeito ao ato jurídico perfeito. 
Comercial. Recurso especial. Mandado de segurança. Patentes. Pedido de 
prorrogação, por mais cinco anos, de patente concedida na vigência da Lei n.º 
5.772/71, em face da adesão do Brasil ao Acordo TRIPS. Natureza do Acor-
do. Exame das cláusulas relativas às possíveis prorrogações de prazo de vi-
gência do TRIPS para os países em desenvolvimento e das discussões legis-
lativas no Congresso brasileiro durante a adesão ao Acordo. - Quando o STJ 
acatou, em precedentes anteriores, a prorrogação do prazo de 15 anos previs-
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to na anterior Lei n.º 5.772/71 para 20 anos, com base no acordo TRIPS, to-
mou por premissa necessária um fundamento que não chegou a ser questio-
nado e que está longe de ser pacifico, segundo o qual tal Acordo, no momen-
to de sua recepção pelo Estado brasileiro, passou a produzir efeitos sobre as 
relações jurídicas privadas que tinham em um dos palas detentores de paten-
tes ainda em curso de fruição. Em reexame da questão, verifica-se, porém, 
que o TRIPS não é uma Lei Uniforme; em outras palavras, não é um tratado 
que foi editado de forma a propiciar sua literal aplicação nas relações jurídi-
cas de direito privado ocorrentes em cada um dos Estados que a ele aderem, 
substituindo de forma plena a atividade legislativa desses países, que estaria 
então limitada à declaração de sua recepção. O argumento de que o Brasil 
não demonstrou interesse em fazer valer o prazo extra de quatro anos, como, 
Nação em desenvolvimento, para aplicação do TRIPS desconsidera a exis-
tência de dois prazos de carência no corpo do Acordo, pois é nítida a diferen-
ça entre as redações dos §§ 2.º e 4.º do art. 65. Com efeito, o § 2.º quando 
cria o prazo geral de aplicação de cinco anos (na modalidade 1 + 4) fala ex-
pressamente que tal prazo é um direito do Estado em desenvolvimento; po-
rém, ao tratar do segundo prazo adicional, no § 4.º a redação muda substanci-
almente, estando ali consignado que um Estado nas condições do Brasil "po-
derá adiar" a aplicação do Acordo em alguns pontos por mais 5 anos. A se-
gunda ressalva é uma mera possibilidade, ao contrário da primeira. - O Bra-
sil, conforme demonstram as transcrições das discussões legislativas juntadas 
aos autos, abriu mão do segundo prazo especial e facultativo de mais cinco 
anos constante no art. 65.4, prazo esse destinado à extensão da proteção a se-
tores tecnológicos ainda não protegidos pelas antigas Leis de Patentes; mas 
não do primeiro prazo, porque, em relação a este e pelos próprios termos do 
Acordo, qualquer manifestação de vontade era irrelevante. Em resumo, não 
se pode, realmente, pretender a aplicação do prazo previsto no art. 65.4 do 
TRIPS, por falta de manifestação legislativa adequado nesse sentido; porém, 
o afastamento deste prazo especial não fulmina, de forma alguma, o prazo 
genérico do art. 65.2, que é um direito concedido ao Brasil e que, nesta qua-
lidade, não pode sofrer efeitos de uma pretensa manifestação de vontade por 
omissão, quando nenhum dispositivo obrigava o país a manifestar interesse 
neste ponto como condição da eficácia de seu direito. Recurso especial não 
conhecido (REsp 960.7281RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 
17.03.2009, DJe 15.04.2009). 
 Explicando novamente a decisão do STJ, o que aconteceu foi o seguinte: a antiga 
lei previa prazo de vigência de 15 anos para patentes de invenção, e a atual LPI, con-
forme vimos, aumentou esse prazo para 20 anos. Esse aumento do prazo ocorreu para 
adequar nossa legislação ao Acordo TRIPS. Diante disso, surgiu uma polêmica: o 
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novo prazo de 20 anos, previsto na atual LPI, aplicar-se-ia a patentes concedidas na 
vigência da antiga lei? Para dirimir essa dúvida, era preciso definir o momento em que 
o Acordo TRIPS ingressou em nosso ordenamento. O STJ entendeu que o acordo não 
teve aplicação imediata, uma vez que seu próprio texto estabelece que, para os países 
em desenvolvimento (caso do Brasil), sua vigência seria postergada por cinco anos, 
independentemente de opção expressa. 
1.2.5. Proteção conferida pela patente 
 Protegido pela patente devidamente concedida pelo INPI, nos termos das rei-
vindicações, do relatório descritivo e dos desenhos apresentados quando da realização 
do pedido (art. 41 da LPI), o seu titular terá o direito de exploração econômica exclu-
siva do invento patenteado, podendo "impedir terceiro, sem o seu consentimento, de 
produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar com estes propósitos: I - produto 
objeto de patente; II - processo ou produto obtido diretamente por processo patentea-
do" (art. 42 da LPI). 
 Além disso, de acordo com o § 1.º do art. 42, "ao titular da patente é assegurado 
ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos 
referidos neste artigo". E mais: "ocorrerá violação de direito da patente de processo, a 
que se refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, mediante 
determinação judicial específica, que o seu produto foi obtido por processo de fabri-
cação diverso daquele protegido pela patente" (§ 2.º). 
 Violado seu direito de exploração econômica exclusiva, o titular da patente po-
derá ingressar com ação judicial com a finalidade de obter indenização por essa explo-
ração indevida, "inclusive emrelação à exploração ocorrida entre a data da publicação 
do pedido e a da concessão da patente" (art. 44 da LPI). Complementando a regra do 
caput, há ainda os §§ 1.º, 2.º e 3.º: "§ 1.º Se o infrator obteve, por qualquer meio, co-
nhecimento do conteúdo do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-
á o período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da data de iní-
cio da exploração. § 2.º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material bi-
ológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito à indenização 
será somente conferido quando o material biológico se tiver tomado acessível ao pú-
blico. § 3.º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive com re-
lação ao período anterior à concessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu ob-
jeto, na forma do art. 41". 
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 Vale destacar, no entanto, que a própria lei se preocupou em estabelecer casos em 
que a exploração do objeto patenteado é permitida, como ocorre nos casos em que 
isso é feito com finalidade acadêmica ou meramente experimental. 
 A matéria está disciplinada no art. 43 da LPI: 
 art. 43: “o disposto no artigo anterior” não se aplica: 
 I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter privado e sem 
finalidade comercial, desde que não acarretem prejuízo ao interesse econômico do ti-
tular da patente; 
 II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade experi-
mental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou tecnológicas; 
 III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica para casos 
individuais, executada por profissional habilitado, bem como ao medicamento assim 
preparado; 
 IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de produto que 
tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo titular da patente ou com seu 
consentimento; 
 V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
sem finalidade econômica, o produto patenteado como fonte inicial de variação ou 
propagação para obter outros produtos; 
 VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria viva, utilizem, 
ponham em circulação ou comercializem um produto patenteado que haja sido intro-
duzido licitamente no comércio pelo detentor da patente ou por detentor de licença, 
desde que o produto patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 
comercial da matéria viva em causa; e 
 VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à invenção 
protegida por patente, destinados exclusivamente à produção de informações, dados e 
resultados de testes, visando à obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou 
em outro país, para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, após 
a expiração dos prazos estipulados no art. 40". 
 
 Por fim, é preciso ressalvar, também, a hipótese de um terceiro de boa-fé, ante-
riormente à data de depósito do pedido de patente, já explorar o objeto desta patente. 
Nesse caso, a LPI lhe assegura o direito de "continuar a exploração, sem ônus, na 
forma e condição anteriores" (art. 45). Complementando a regra do caput, dispõem 
seus §§ 1.º e 2.º: “§ 1.º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido 
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juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a 
exploração do objeto da patente, por alienação ou arrendamento. § 2.º O direito de que 
trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido conhecimento do objeto 
da patente através de divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido 
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação". Sobre o art. 45, confira-
se novamente a seguinte decisão do STJ: 
Processual civil e empresarial. Recurso especial. Patente. Prova juntada aos 
autos após a sentença. Inexistência de fato novo. Mera irregularidade ante a 
ausência de prejuízo. "Astreinte" imposta por: decisão fundamentada. Valo-
ração da prova. Súmula 7/STJ. 
(...) 
- Ninguém está obrigado a requerer patente para proteger as invenções que 
utiliza em atividade industrial. Se um empresário obtém proteção para inven-
ção que já era utilizada por seus concorrentes, abrem-se duas possibilidades 
aos prejudicados: (i) impugnar a patente, mediante a comprovação de ausên-
cia de novidade; ou (ii) valer-se do "direito consuetudinário" assegurado pelo 
art. 45 da Lei 9.279/96. A simples prova testemunhal não é idônea para que 
se reconheça incidentalmente a nulidade; e o tema tampouco foi objeto do 
recurso especial. A aplicação do art. 45 da Lei 9.279/96 requer que a inven-
ção tenha sido utilizada pela própria parte prejudicada, mas a prova testemu-
nhal produzida só aponta, com segurança, o uso por terceiros. 
(...) (REsp 1.096.598/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 
20.08.2009, DJe 18.11.2009). 
1.2.6. Nulidade da patente 
 Não cabe recurso (administrativo) contra a decisão que concede a patente, nos 
termos do art. 212, § 2.º, da LPI. No entanto, é possível requerer administrativamente 
a nulidade da patente, conforme previsão do art. 46 da LPI: "é nula a patente concedi-
da contrariando as disposições desta Lei". 
 A nulidade pode ser total, quando incidir sobre todas as reivindicações, ou par-
cial, quando incidir apenas sobre uma ou algumas, nos termos do art. 47 da LPI: "a 
nulidade poderá não incidir sobre todas as reivindicações, sendo condição para a nuli-
dade parcial o fato de as reivindicações subsistentes constituírem matéria patenteável 
por si mesmas". 
 O reconhecimento administrativo da nulidade da patente produz efeitos ex tune, 
ou seja, seus efeitos retroagem até a data do depósito do pedido. É o que dispõe o art. 
48 da LPI: "a nulidade da patente produzirá efeitos a partir da data do depósito do pe-
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dido". 
 Caso a nulidade da patente seja decorrente de ofensa ao art. 6.º da LPI, que dis-
põe sobre os legítimos titulares da patente (autores da invenção ou do modelo de utili-
dade), o interessado pode, alternativamente, ingressar em juízo e requerer a adjudica-
ção da patente, ou seja, requerer que o juiz transfira para ele a titularidade da patente 
concedida pelo INPI. É o que prevê o art. 49 da LPI: "no caso de inobservância do 
disposto no art. 6.º, o inventor poderá, alternativamente, reivindicar, em ação judicial, 
a adjudicação da patente". 
1.2.6.1. Processo administrativo de nulidade 
 O interessado deve requerer a nulidade ao próprio INPI, que instaurará processo 
administrativo, nos termos do art. 50: "a nulidade da patente será declarada adminis-
trativamente quando: I - não tiver sido atendido qualquer dos requisitos legais; II - o 
relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectiva-
mente; III - o objeto da patente se estenda além do conteúdo do pedido originalmente 
depositado; ou IV - no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das formalida-
des essenciais, indispensáveis à concessão". 
 Caso o interessado não requeira a declaração de nulidade da patente, isso não 
impede o INPI de abrir, de oficio, o competente processo administrativo com essa fi-
nalidade. É o que prevê o art. 51 da LPI: "o processo de nulidade poderá ser instaura-
do de oficio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no 
prazo de 6 ( seis) meses contados da concessão da patente". O parágrafo único desse 
dispositivo legal ainda prevê que "o processo de nulidade prosseguirá ainda que extin-
ta a patente". Essa regra se explica pela produção de efeitos ex tune da declaração de 
nulidade da patente. Afinal, mesmo que a patente já tenho sido extinta, ela com certe-
za produziu efeitos relevantes enquanto esteve vigente, e esses efeitos, se a patente era 
nula, devem ser anulados também. Daí a importância de o processo administrativo de 
nulidade da patente continuar mesmo após a extinção da patente. 
 Instaurado o processo administrativo denulidade, haverá o contraditório e o 
titular da patente poderá exercer seu direito de defesa. O procedimento está descrito 
nos arts. 52 a 54 da LPI: "Art. 52. O titular será intimado para se manifestar no prazo 
de 60 (sessenta) dias. Art. 53. Havendo ou não manifestação, decorrido o prazo fixado 
no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intimando o titular e o requerente para se 
manifestarem no prazo comum de 60 (sessenta) dias. Art. 54. Decorrido o prazo fixa-
do no artigo anterior, mesmo que não apresentadas as manifestações, o processo será 
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decidido pelo Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa". 
1.2.6.2. Ação judicial de nulidade 
 É possível também que essa nulidade seja decretada pelo Poder Judiciário, em 
ação que pode ser ajuizada pelo INPI ou por qualquer interessado, enquanto estiver 
vigente a patente. 
 De acordo com o art. 56 da LPI, "a ação de nulidade poderá ser proposta a 
qualquer tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer pessoa com legíti-
mo interesse". Complementando essa regra, dispõem seus §§ 1.º e 2.º: "a nulidade da 
patente poderá ser arguida, a qualquer tempo, como matéria de defesa"; "o juiz pode-
rá, preventiva ou incidentalmente, determinar a suspensão dos efeitos da patente, 
atendidos os requisitos processuais próprios". Esse dispositivo parece se referir, obvi-
amente, ao poder geral de cautela do magistrado, que exige a presença do periculum 
in mora (perigo da demora) e do fumus boni iuris (fumaça do bom direito). 
 Quando o INPI não for o autor da ação de nulidade, ele será parte interessada e 
intervirá no feito, necessariamente. Assim, a ação de nulidade deve ser ajuizada na 
Justiça Federal. É o que dispõe o art. 57 da LPI: "a ação de nulidade de patente será 
ajuizada no foro da Justiça Federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito". 
Nessa ação, a lei estabeleceu um prazo especial de resposta, bem superior ao prazo 
previsto no Código de Processo Civil: "o prazo para resposta do réu titular da patente 
será de 60 (sessenta) dias" (§ 1.º). E mais: "transitada em julgado a decisão da ação de 
nulidade, o INPI publicará anotação, para ciência de terceiros" (§ 2.º). 
 Por fim, destaque-se que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça, que já mencionamos acima, as ações contra o INPI devem ser ajuizadas em 
princípio na seção judiciária do Rio de Janeiro, local da sede da autarquia. No entanto, 
havendo pluralidade de réus, como ocorre nos casos em que a ação é ajuizada contra o 
INPI e, também, contra um particular (geralmente uma sociedade empresária), o STJ 
entende que cabe ao autor da ação ajuizá-la no Rio de Janeiro ou no foro do domicílio 
do outro réu. 
Processual civil. Recurso especial. Ação na qual o INPI figura como parte. Foro com-
petente para julgamento. O foro competente para julgamento de ação em que o INPI 
figure como parte é o de sua sede, a princípio. Contudo, o Código de Processo Civil 
faculta que o autor ajuíze a ação no foro do domicílio do outro demandado na hipótese 
de pluralidade de réus, se assim preferir. Inteligência do art. 94, § 4.º do CPC (REsp 
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346628/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3.ª Turma, j. 13.11.2001, DJ 04.02.2002, p. 
355). 
1.2.7. Cessão da patente 
 Como os direitos de propriedade industrial são considerados bens móveis para os 
efeitos legais, nos termos do art. 5.º da LPI, o titular da patente exerce sobre ela um 
direito patrimonial disponível. Assim, o titular da patente pode, por exemplo, ceder a 
patente ou mesmo o pedido de patente, isto é, pode haver a cessão antes mesmo de a 
patente ser concedida. É o que prevê o art. 58 da LPI: "o pedido de patente ou a paten-
te, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente". 
 Havendo a cessão ou qualquer alteração do pedido de patente, por exemplo, cabe 
ao INPI fazer as respectivas anotações, conforme previsão do art. 59 da LPI: "o INPI 
fará as seguintes anotações: I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do 
cessionário; II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a patente; 
e III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou titular". Comple-
mentando, dispõe o art. 60 que "as anotações produzirão efeito em relação a terceiros 
a partir da data de sua publicação”. 
1.2.8. Licenciamento da patente 
 Existe a possibilidade de o titular da patente licenciar a sua exploração, mediante 
contrato de licença que deverá ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos 
perante terceiros. 
 Há também a hipótese de o titular da patente ser obrigado a licenciá-la. Portanto, 
a licença pode ser voluntária ou compulsória. 
1.2.8.1. Licença voluntária 
 A licença voluntária está disciplinada nos arts. 61 a 67 da LPI. De acordo com o 
art. 61, "o titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato de licença para 
exploração". E o parágrafo único desse dispositivo complementa: "o licenciado pode-
rá ser investido pelo titular de todos os poderes para agir em defesa da patente". 
 Para que o contrato produza efeitos erga omnes, deverá ser registrado no INPI, 
segundo determinação do art. 62 da LPI: "o contrato de licença deverá ser averbado 
no INPI para que produza efeitos em relação a terceiros". O § 1.º desse dispositivo 
ainda dispõe que "a averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data 
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de sua publicação", e o § 2.º, por sua vez, prevê que "para efeito de validade de prova 
de uso, o contrato de licença não precisará estar averbado no INPI". 
 Para celebrar o contrato de licença voluntária, obviamente o titular da patente vai 
exigir do licenciado uma contraprestação, chamada de royalty. No caso de licencia-
mento do pedido de patente, embora a lei não vede expressamente a cobrança de 
royalties, o INPI não tem admitido tal prática, negando os pedidos de averbação que 
contenham tal previsão. Assim, os royalties só são admitidos nos casos de licencia-
mento de patente, mas não nos casos de licenciamento do pedido de patente. 
 De acordo com o art. 63 da LPI, "o aperfeiçoamento introduzido em patente 
licenciada pertence a quem o fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direi-
to de preferência para seu licenciamento". Assim, por exemplo, se uma determinada 
patente de invenção foi licenciada e, posteriormente, o antigo titular aperfeiçoar o in-
vento, o licenciado terá preferência para obter novo licenciamento quanto ao aperfei-
çoamento realizado. 
 O contrato de licença voluntária pode decorrer de tratativas particulares entre o 
titular da patente e licenciado. Mas pode decorrer também de uma oferta pública de 
licença feita pelo titular da patente, com condições e preços predeterminados. É o que 
prevê o art. 64 da LPI: "o titular da patente poderá solicitar ao INPI que a coloque em 
oferta para fins de exploração". Feita a solicitação, "o INPI promoverá a publicação 
da oferta" (§ 1º), publicação esta que será feita na já mencionada Revista da Proprie-
dade Industrial (RPI). 
 Uma vez publicada a oferta de licença, "nenhum contrato de licença voluntária 
de caráter exclusivo será averbado no INPI sem que o titular tenha desistido da oferta" 
(§ 2.º). Esta regra é óbvia, porque a exclusividade da licença voluntária firmada toma-
ria sem nenhum sentido a oferta. No mesmo sentido dessa regra, prevê o § 3.º que "a 
patente sob licença voluntária, com caráter de exclusividade, não poderá ser objeto de 
oferta". A desistência da oferta poderá ser feita a qualquer tempo, desde que nenhum 
interessado tenha aceitado seus termos: "o titular poderá, a qualquer momento, antes 
da expressa aceitação de seus termos pelo interessado, desistir da oferta, não se apli-
cando o disposto no art. 66". 
 Quanto aos royalties devidos pela licença decorrente de oferta pública, estabe-
lece o art. 65 da LPI o seguinte: "na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as 
partes poderão requerer ao INPI o arbitramentoda remuneração". O § 2.º desse artigo 
ainda prevê que "a remuneração poderá ser revista decorrido 1 (um) ano de sua fixa-
ção", revisão esta que, obviamente, também caberá ao INPI. 
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 Por fim, finalizando a disciplina da licença voluntária, o art. 67 da LPI prevê que 
"o titular da patente poderá requerer o cancelamento da licença se o licenciado não der 
início à exploração efetiva dentro de 1 (um) ano da concessão, interromper a explora-
ção por prazo superior a 1 (um) ano, ou, ainda, se não forem obedecidas as condições 
para a exploração". 
1.2.8.2. Licença compulsória 
 Além da licença voluntária, em que o titular da patente chega a acordo com o 
licenciado e com ele celebra contrato, há também a hipótese de licença compulsória, 
em que o titular da patente fica obrigado a licenciá-la, contra a sua vontade. Esta mo-
dalidade de licença tem previsão na Convenção da União de Paris. 
 A licença compulsória encontra-se disciplinada nos arts. 68 a 74 da LPI. Anali-
sando esses dispositivos legais, percebe-se que a licença compulsória será determina-
da, em alguns casos, como forma de sancionar o titular da patente (art. 68 da LPI), e, 
em outros casos, como forma de atender a imperativos de ordem pública. 
 Segundo o art. 68, "o titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsori-
amente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela pra-
ticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos da lei, por decisão adminis-
trativa ou judicial". Por sua vez, o § 1.º do art. 68 afirma que "ensejam, igualmente, 
licença compulsória: I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro 
por falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso 
integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, 
quando será admitida a importação; ou II - a comercialização que não satisfizer às ne-
cessidades do mercado". 
 Nos casos descritos no parágrafo acima, chamados pela doutrina de licença por 
abuso de direitos ou licença por abuso de direito econômico, resta claro que a licença 
compulsória da patente decorre de condutas do próprio titular da patente que não se 
coadunam com os princípios que justificam a concessão de um privilégio legal que lhe 
assegura direito de exploração exclusiva sobre seu invento. Assim, configurada uma 
dessas situações, como o exercício abusivo dos direitos decorrentes da patente, poderá 
um interessado (um concorrente, por exemplo) requerer ao INPI a licença compulsó-
ria. 
 De acordo com o § 2.º do art. 68: 
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art. 68: 
A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse 
e que tenha capacidade técnica e econômica para realizar a exploração efici-
ente do objeto da patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao 
mercado interno, extinguindo-se nesse caso a excepcionalidade prevista no 
inciso I do parágrafo anterior". 
….. 
 
§ 3.º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de 
abuso de poder econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será 
garantido um prazo, limitado ao estabelecido no art. 74, para proceder à im-
portação do objeto da licença, desde que tenha sido colocado no mercado 
diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 
§ 4.º No caso de importação para exploração de patente e no caso da 
importação prevista no parágrafo anterior, será igualmente admitida a impor-
tação por terceiros de produto fabricado de acordo com patente de processo 
ou de produto, desde que tenha sido colocado no mercado diretamente pelo 
titular ou com o seu consentimento. 
§ 5.º A licença compulsória de que trata o § l.º somente será requeri-
da após decorridos 3 (três) anos da concessão da patente. 
 
 A licença compulsória só será concedida pelo INPI após processo administrativo 
em que sejam assegurados ao titular da patente o contraditório e a ampla defesa. Nes-
se sentido, dispõe o art. 69 da LPI o seguinte: 
Art. 69 
"a licença compulsória não será concedida se, à data do requerimen-
to, o titular: I - justificar o desuso por razões legítimas; II - compro-
var a realização de sérios e efetivos preparativos para a exploração; 
ou III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstá-
culo de ordem legal". 
 Outra hipótese de licença compulsória está prevista no art. 70 da LPI, que assim 
dispõe: "a licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se ve-
rificarem as seguintes hipóteses: 
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Art. 70 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma pa-
tente em relação a outra; 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial 
progresso técnico em relação à patente anterior; e 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente 
dependente para exploração da patente anterior". Complementando 
a regra do caput, dispõem seus §§ 1.º, 2.º e 3.º o seguinte: 
§ 1.º Para os fins deste artigo considera-se patente depen-
dente aquela cuja exploração depende obrigatoriamente da utiliza-
ção do objeto de patente anterior. 
§ 2.º Para efeito deste artigo, uma patente de processo po-
derá ser considerada dependente de patente do produto respectivo, 
bem como uma patente de produto poderá ser dependente de paten-
te de processo. 
§ 3.º O titular da patente licenciada na forma deste artigo 
terá direito a licença compulsória cruzada da patente dependente". 
Essa licença prevista no art. 70 da LPI é chamada por alguns dou-
trinadores de licença de dependência. 
 
 O art. 71 da LPI também traz uma hipótese interessante de licença com-
pulsória, chamada de licença por interesse público. 
 De acordo com esse dispositivo, "nos casos de emergência nacional ou interesse 
público, declarados em ato do Poder Executivo Federal, desde que o titular da patente 
ou seu licenciado não atenda a essa necessidade, poderá ser concedida, de oficio, li-
cença compulsória, temporária e não exclusiva, para a exploração da patente, sem pre-
juízo dos direitos do respectivo titular". Segundo o parágrafo único desse dispositivo, 
"o ato de concessão da licença estabelecerá seu prazo de vigência e a possibilidade de 
prorrogação". A questão ganhou repercussão nacional recentemente, em virtude da 
discutida "quebra de patente" (trata-se de expressão de uso comum, mas atécnica) do 
medicamento Efavirenz, utilizado no combate ao vírus HIV, o que foi feito por meio 
do Decreto 6.108/2007, do Presidente da República, que determinou a licença com-
pulsória, por interesse público e para fins de uso público não comercial, do medica-
mento em questão. 
 O tema é bastante polêmico, e causou inúmeras controvérsias. De um lado, o 
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governo defendeu sua atitude ressaltando que a licença compulsória tem previsão le-
gal, trará uma economia de aproximadamente R$ 30 milhões ao país e não ignorará os 
direitos do laboratório titular da patente, já que o Decreto garante o pagamento dos 
royalties. Por outro lado, as entidades ligadas à pesquisa criticaram a decisão gover-
namental, afirmando que tal medida afugentará as empresas que investem em pesqui-
sas tecnológicas fundamentais para o desenvolvimento de novos medicamentos. 
 Vale ressaltar que no caso da licença compulsória prevista no art. 71 da LPI ela 
não atende a interesses privados de interessados (como os concorrentes do titular da 
patente, por exemplo), mas a imperativos de ordem pública. Ademais, nesse caso não 
se instaura processo administrativo no INPI, cabendo ao Chefe do Poder Executivo 
Federal tomar a decisão, de oficio. 
 Seja qual for o fundamento legal da licença compulsória, elas "serão sempre 
concedidas sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento" (art. 2º da LPI). 
 Ademais, em caso de licença compulsória determinada pelo INPI, a qual, con-
forme já mencionamos, dependerá da instauração de processo administrativo a reque-
rimento do interessado (um concorrente, por exemplo), aplicam-se as regras procedi-
mentais dos arts.73 e 74 da LPI. 
 De acordo com o art. 73, "o pedido de licença compulsória deverá ser formulado 
mediante indicação das condições oferecidas ao titular da patente". Apresentado o pe-
dido de licença, o titular será intimado para manifestar-se no prazo de 60 (sessenta) 
dias, findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada aceita a proposta nas 
condições oferecidas (§ 1.º). O requerente de licença que invocar abuso de direitos 
patentários ou abuso de poder econômico deverá juntar documentação que o compro-
ve (§ 2.º: pode-se citar, por exemplo, o caso de haver decisão do CADE Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica condenando o titular da patente por abuso de 
poder econômico no exercício dos direitos da patente, nos termos da Lei 8.884/1994). 
No caso de a licença compulsória ser requerida com fundamento na falta de explora-
ção, caberá ao titular da patente comprovar a exploração (§ 3.º). Havendo contestação, 
o INPI poderá realizar as necessárias diligências, bem como designar comissão, que 
poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros da autarquia, visando arbitrar 
a remuneração que será paga ao titular (§ 4.º). Os órgãos e entidades da administração 
pública direta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão ao INPI as informa-
ções solicitadas com o objetivo de subsidiar o arbitramento da remuneração (§ 5.º). 
No arbitramento da remuneração, serão consideradas as circunstâncias de cada caso, 
levando-se em conta, obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida (§ 
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6.º). Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a concessão e condições da licença 
compulsória no prazo de 60 (sessenta) dias (§ 7.º). O recurso da decisão que conceder 
a licença compulsória não terá efeito suspensivo (§ 8.º). 
 Por fim, estabelece o art. 74 da LPI o seguinte: "salvo razões legítimas, o licen-
ciado deverá iniciar a exploração do objeto da patente no prazo de 1 (um) ano da con-
cessão da licença, admitida a interrupção por igual prazo. § 1.º O titular poderá reque-
rer a cassação da licença quando não cumprido o disposto neste artigo. § 2.º O licen-
ciado ficará investido de todos os poderes para agir em defesa da patente. § 3.º Após a 
concessão da licença compulsória, somente será admitida a sua cessão quando reali-
zada conjuntamente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte do empreen-
dimento que a explore". 
1.2.9. Patente de interesse da defesa nacional 
 Tema interessante previsto na LPI é o referente às chamadas patentes de interesse 
da defesa nacional, que está disciplinada no art. 75 e seus §§ 1.º, 2.º e 3.º. “Art. 75”. O 
pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa nacional será pro-
cessado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações previstas nesta Lei. § 
1.º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente do Poder Execu-
tivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-se sobre o caráter sigiloso. De-
corrido o prazo a manifestação do órgão competente, o pedido será processado nor-
malmente. § 2.º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto te-
nha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como qualquer divulgação 
do mesmo, salvo expressa autorização do órgão competente. § 3.º A exploração e a 
cessão do pedido ou da patente de interesse da defesa nacional estão condicionadas à 
prévia autorização do órgão competente, assegurada indenização sempre que houver 
restrição dos direitos do depositante ou do titular". 
1.1.10. Retribuição anual 
 A existência do direito de propriedade industrial e o bom funcionamento do 
sistema normativo que congrega suas regras e princípios exigiram, conforme já vimos 
a criação de um órgão específico para regular esse tão importante sub-ramo do direito 
empresarial. Esse órgão é o INPI, autarquia federal com sede no Rio de Janeiro. 
 Para o desempenho de suas competências, o INPI precisa de recursos, razão pela 
qual o art. 84 estabelece que "o depositante do pedido e o titular da patente estão su-
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jeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da data do 
depósito". De acordo com o § 1.º desse dispositivo, "o pagamento antecipado da retri-
buição anual será regulado pelo INPI". O § 2.º por sua vez, prevê que "o pagamento 
deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) meses de cada período anual, poden-
do, ainda, ser feito, independente de notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequen-
tes, mediante pagamento de retribuição adicional". 
 Tratando-se de pedido internacional, aplica-se o art. 85 da LPI: "o disposto no 
artigo anterior aplica-se aos pedidos internacionais depositados em virtude de tratado 
em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retribuições anuais vencidas antes da 
data da entrada no processamento nacional ser efetuado no prazo de 3 (três) meses 
dessa data". 
 Tratando-se, por outro lado, de patente que foi colocada em oferta pública de 
licença, a anuidade recebe um abatimento, nos termos do art. 66 da LPI: "a patente em 
oferta terá sua anuidade reduzida à metade no período compreendido entre o ofereci-
mento e a concessão da primeira licença, a qualquer título". 
 Por fim, vale destacar que, segundo o art. 86 da LPI, "a falta de pagamento da 
retribuição anual, nos termos dos arts. 84 e 85, acarretará o arquivamento do pedido 
ou a extinção da patente". 
1.1.11. Extinção da patente 
 A LPI prevê, no seu art. 78, as hipóteses de extinção da patente, afirmando que 
ela se extingue: 
Art.78 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela caducidade; 
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos previs-
tos no § 2.º do art. 84 e no art. 87; e 
V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
 (que se refere à exigência de a pessoa domiciliada no exterior constituir e manter pro-
curador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-
la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações). 
 Em qualquer um desses casos, a extinção da patente fará com que seu objeto caia 
em domínio público, nos termos do parágrafo único do art. 78 da LPI: "extinta a pa-
tente, o seu objeto cai em domínio público". 
Página � de �32 38
 Quanto ao prazo de vigência, já vimos que ele é improrrogável. Quanto à re-
núncia, dispõe o art. 79 da LPI que ela "só será admitida se não prejudicar direitos de 
terceiros". Assim, por exemplo, o titular da patente não poderá renunciar se firmou 
contrato de licença voluntária com terceiros, porque nesses casos a renúncia os preju-
dicaria. 
 Quanto à caducidade, por sua vez, prevê o art. 80 o seguinte: "caducará a patente, 
de oficio ou a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 
2 (dois) anos da concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido 
suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis". 
Complementando, dispõe o § l.º que "a patente caducará quando, na data do requeri-
mento da caducidade ou da instauração de oficio do respectivo processo, não tiver 
sido iniciada a exploração". 
 Vê-se, pois, que o reconhecimento da caducidade depende da instauração de 
processo administrativo no INPI. Este processo administrativo será instaurado de ofi-
cio ou a requerimento de qualquer interessado. Nesse caso, havendo desistência poste-
rior do requerente, o INPI poderá dar continuidade ao processo (§ 2.º). 
 Como ocorre em qualquer processo administrativo, será assegurado ao titular da 
patente o contraditório e a ampla defesa. Nesse sentido, dispõe o art. 81 da LPI que 
ele "será intimado mediante publicação para se manifestar, no prazo de 60 (sessenta) 
dias, cabendo-lhe o ônus da prova quanto à exploração". Complementando, dispõem 
os arts. 82 e 83 o seguinte: "Art. 82. A decisão será proferida dentro de 60 (sessenta) 
dias, contados do término do prazo mencionado no