Patentes de ivecao_natureza juridica, atividade inventiva como apuracao objetiva

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PATENTES DE INVENÇÃO PATENTES DE INVENÇÃO -- NATUREZA NATUREZA 
JURÍDICA, ATIVIDADE INVENTIVA COMO JURÍDICA, ATIVIDADE INVENTIVA COMO 
APURAÇÃO OBJETIVAAPURAÇÃO OBJETIVA
Denis Borges BarbosaDenis Borges Barbosa
Do IABDo IAB
�� O Instituto dos Advogados O Instituto dos Advogados 
Brasileiros Brasileiros -- IAB é a IAB é a 
instituição máxima do instituição máxima do 
conhecimento jurídico na conhecimento jurídico na 
prática advocatícia no Brasil, prática advocatícia no Brasil, prática advocatícia no Brasil, prática advocatícia no Brasil, 
criado por ato oficial de 7 de criado por ato oficial de 7 de 
agosto de 1843, sendo a agosto de 1843, sendo a 
entidade responsável pela entidade responsável pela 
criação da Ordem dos criação da Ordem dos 
Advogados do Brasil.Advogados do Brasil.
Quem foi Quem foi 
Teixeira de 
Freitas 
Ruy
Afonso Arinos 
de Melo Franco
Clovis
Seabra 
Fagundes Levi Carneiro
Rodrigo Otávio 
Langgaard de Meneses Pedro Calmon
BibliografiaBibliografia
� BARBOSA, Denis Borges ; RAMOS, C. T. ; MAIOR, R. S. . O 
Contributo Mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva, 
originalidade, Distinguibilidade e Margem Mínima. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2010. v. 1. 578p .
�� BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento BARBOSA, Gustavo José Ferreira, A introdução no nosso ordenamento 
jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a jurídico do requisito da atividade inventiva como condição legal para a 
concessão de uma patente de invenção. Revista Forense concessão de uma patente de invenção. Revista Forense –– vol. 339, vol. 339, 
Pág. 85 e seg. Pág. 85 e seg. 
�� WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em WOLFF, M. Thereza. Matéria Óbvia e Suficiência Descritiva em 
Invenções de Biotecnologia. Revista da Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI.SãoABPI.São Paulo: Editora ABPI, Paulo: Editora ABPI, Invenções de Biotecnologia. Revista da Invenções de Biotecnologia. Revista da ABPI.SãoABPI.São Paulo: Editora ABPI, Paulo: Editora ABPI, 
1997, p. 251997, p. 25--28. RPI no. 26, janeiro28. RPI no. 26, janeiro--fevereiro; fevereiro; 
�� OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. OLIVEIRA, Maurício Lopes. Reflexão Sobre a Atividade Inventiva. 
Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23Revista da ABPI. Rio de Janeiro: Editora da ABPI, 1999, p. 23--27. RPI 27. RPI 
no.39, marçono.39, março--abril, abril, 
�� LABRUNIE, Jacques. Direito de PatentesLABRUNIE, Jacques. Direito de Patentes-- Condições Legais de Condições Legais de 
Obtenção e Nulidades. São Paulo: Manole, 2006, p. 67Obtenção e Nulidades. São Paulo: Manole, 2006, p. 67--70, 70, 
�� DANNEMANN, Siemsen DANNEMANN, Siemsen BiglerBigler & Ipanema Moreira. Comentários à Lei & Ipanema Moreira. Comentários à Lei 
de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: de Propriedade Industrial e Correlatos. Rio de Janeiro, São Paulo: 
Renovar, 2005, p. 33Renovar, 2005, p. 33--36, 36, 
�� GARCIA, GARCIA, BalmesBalmes Vega. Contrafação de Patentes, Vega. Contrafação de Patentes, LTrLTr, 2005, pp. 28, 2005, pp. 28--
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�� LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações LABRUNIE, Jacques, Requisitos Básicos para a Proteção das Criações 
Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson Industriais, In: Manoel J. Pereira dos Santos, Wilson JabourJabour. (Org.). . (Org.). 
Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. Criações Industriais. São Paulo: Saraiva, 2006, v. 1, p. 116116--119119
BibliografiaBibliografia
�� MULLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: MULLER, Ana Cristina Almeida. Patenteamento em Biotecnologia: 
Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo Abrangência e Interpretação de Reivindicações. Tese submetida ao corpo 
docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da docente do curso de tecnologia em processos químicos e bioquímicos da 
Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte Escola de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro como parte 
dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências dos requisitos necessários para a obtenção do grau de doutor em ciências 
em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com em tecnologia de processos químicos e bioquímicos, abril de 2003, com 
pequenas notas em pequenas notas em 
�� SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São SOARES, J. C. Tinoco. Lei de Patentes, Marcas e Direitos Conexos. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39--40,40,Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1997, p. 39--40,40,
�� PHILIPP, Fernando Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de PHILIPP, Fernando Eid. Patente de Invenção. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2006, p. 8Oliveira, 2006, p. 8--10; 10; 
�� DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses DIAFÉRIA, Adriana, Patente de Genes Humanos e a Tutela dos Interesses 
Difusos Difusos -- O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, O Direito ao Progresso Econômico, Científico e Tecnológico, 
Lumen Juris, 2005; Lumen Juris, 2005; 
�� BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade BARROS, Carla Eugênia Caldas, Manual de Direito da Propriedade 
Intelectual, Ed. Evocati, 2007. Intelectual, Ed. Evocati, 2007. 
�� MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a MARINHO, Maria Edelvacy Pinto, O Regime De Propriedade Intelectual: a 
inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, inserção das inovações biotecnológicas no sistema de patentes, 
Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso Dissertação apresentada como requisito parcial para conclusão do Curso 
de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa de Mestrado em Direito do Centro Universitário de Brasília, 2005 e, numa 
visão econômica, visão econômica, 
�� BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio BARBOSA, A. L. Figueira. Sobre a Propriedade do Trabalho Intelectual. Rio 
de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, P. 60de Janeiro, Editora UFRJ, 1999, P. 60--6 6 
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MaxwellMaxwell LtdLtd..,, 19341934,, pp.. 6464--7373..
OS ELEMENTOS BÁSICOS DO OS ELEMENTOS BÁSICOS DO 
SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS SISTEMA DE PROTEÇÃO DAS 
TECNOLOGIAS TECNOLOGIAS 
Tipos de ProteçãoTipos de Proteção
�� Erga omnesErga omnes
a)a) Patentes de InvençãoPatentes de Invenção
b)b) Modelos de UtilidadeModelos de Utilidade
c)c) Desenhos IndustriaisDesenhos Industriais
21/11/2013 Propriedade Intelectual 10
d)d) Variedades de PlantasVariedades de Plantas
e)e) Topografia de SemicondutoresTopografia de Semicondutores
f)f) Proteção de dados de testes Proteção de dados de testes 
�� ConcorrenciaisConcorrenciais
Segredos de empresaSegredos de empresa
Previsão constitucionalPrevisão constitucional
�� Art. 5o. Art. 5o. -- XXIXXXIX -- a lei assegurará aos autores de a lei assegurará aos autores de 
inventos industriais privilégio temporário para sua inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilizaçãoutilização, , bem como proteção às criações bem como proteção às criações 
industriaisindustriais, à propriedade das marcas, aos nomes de , à propriedade das marcas, aos nomes de 
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
21/11/2013 Propriedade Intelectual 11
empresas e a outros signos distintivos, tendo em vistao empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico e interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 
econômico do País;econômico do País;
�� 1. O conceito de monopólio pressupõe apenas 1. O conceito de monopólio pressupõe apenas 
um agente apto a desenvolver as atividades um agente apto a desenvolver as atividades 
econômicas a ele correspondentes. Não se econômicas a ele correspondentes. Não se 
presta a explicitar características da presta a explicitar características da 
propriedade, que é sempre exclusiva, sendo propriedade, que é sempre exclusiva, sendo 
redundantes e desprovidas de significado as redundantes e desprovidas de significado as 
expressões "monopólio da propriedade" ou expressões "monopólio da propriedade" ou 
"monopólio do bem". "monopólio do bem". "monopólio do bem". "monopólio do bem". 
�� 2. Os monopólios legais dividem2. Os monopólios legais dividem--se em duas se em duas 
espécies. espécies. 
•• (I) os que visam a impelir o agente (I) os que visam a impelir o agente 
econômico ao investimento econômico ao investimento ------ a a 
propriedade industrial, monopólio propriedade industrial, monopólio 
privado; privado; e e 
•• (II) os que instrumentam a atuação do Estado (II) os que instrumentam a atuação do Estado 
na economia. na economia. 
�� . . (STF; ADI 3.366(STF; ADI 3.366--2; DF; Tribunal Pleno; Rel. 2; DF; Tribunal Pleno; Rel. 
Min. Eros Grau; Min. Eros Grau; JulgJulg. 16/03/2005; DJU . 16/03/2005; DJU 
16/03/2007; Pág. 18)16/03/2007; Pág. 18)
PatentesPatentes
�� Um direito, conferido pelo Estado, que dá Um direito, conferido pelo Estado, que dá 
ao seu titular a exclusividade da ao seu titular a exclusividade da 
exploração de uma tecnologia.exploração de uma tecnologia.
Monopólio InstrumentalMonopólio Instrumental
Segredo de Empresa como opçãoSegredo de Empresa como opção
21/11/2013 Propriedade Intelectual 13
�� Segredo de Empresa como opçãoSegredo de Empresa como opção
�� Publicação como contrapartidaPublicação como contrapartida
�� Uso necessário como Uso necessário como 
contrapartidacontrapartida
InventoInvento
Invento
Invenção Modelo de Utilidade
roteiroroteiro
Invento?
Novo?
Atividade Inventiva?
Aplicável industrialmente? 
Não é proibida a patente?
Há suficiência descritiva?
A frágil novidadeA frágil novidade
A frágil novidadeA frágil novidade
� Art. 11. A invenção e o modelo de 
utilidade são considerados novos quando não 
compreendidos no estado da técnica.
� § 1º O estado da técnica é constituído 
por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido de 
patente, por descrição escrita ou oral, por uso patente, por descrição escrita ou oral, por uso 
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no 
exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 
16 e 17.
A frágil novidadeA frágil novidade
�� Objeto de apuração de novidade: a regra de Objeto de apuração de novidade: a regra de 
um só documentoum só documento
•• AfirmaAfirma--se que haverá novidade sempre que o se que haverá novidade sempre que o 
invento não seja antecipado invento não seja antecipado de forma integralde forma integral
por por um único documentoum único documento do estado da técnica do estado da técnica 
[1][1]..
•• Tal entendimento, que encontra guarida, por Tal entendimento, que encontra guarida, por •• Tal entendimento, que encontra guarida, por Tal entendimento, que encontra guarida, por 
exemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (Cexemplo, nos Parâmetros de Exame do EPO (C--
IV, 7.1), tem certas exceções IV, 7.1), tem certas exceções –– a mais a mais 
relevante das quais a que permite combinar relevante das quais a que permite combinar 
documentos quando estejam literalmente documentos quando estejam literalmente 
referenciados uns nos outros, de tal forma que referenciados uns nos outros, de tal forma que 
o homem do ofício combinaria naturalmente as o homem do ofício combinaria naturalmente as 
informações. No dizer corrente no informações. No dizer corrente no 
procedimento europeu, o estado da técnica não procedimento europeu, o estado da técnica não 
pode ser lido como um mosaico de pode ser lido como um mosaico de 
anterioridades. anterioridades. 
�� [1][1] Por exemplo, Por exemplo, DanemannDanemann, Siemsen, , Siemsen, BieglerBiegler & Ipanema & Ipanema 
Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. Moreira, Comentários à LPI, Renovar, 2001, p. 47.47.
A frágil novidadeA frágil novidade
�� Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:Dizem as Diretrizes de Exame do INPI:
�� 1.5.4 Falta de novidade1.5.4 Falta de novidade
�� (...) Como regra geral entende(...) Como regra geral entende--se que há novidade se que há novidade 
sempre que a invenção ou modelo não é sempre que a invenção ou modelo não é antecipado antecipado 
de forma integral por um único documento do de forma integral por um único documento do 
estado da técnica.estado da técnica. (...) (...) estado da técnica.estado da técnica. (...) (...) 
�� No caso de um documento (primeiro documento) No caso de um documento (primeiro documento) 
referindoreferindo--se explicitamente a um outro documento se explicitamente a um outro documento 
que fornece informação mais detalhada sobre certas que fornece informação mais detalhada sobre certas 
características, o ensinamento deste último características, o ensinamento deste último 
documento deve ser considerado como incorporado documento deve ser considerado como incorporado 
ao primeiro documento que contém a referência.ao primeiro documento que contém a referência.
A frágil novidadeA frágil novidade
�� ""Mesmo que a anterioridade encontrada seja Mesmo que a anterioridade encontrada seja 
parcial quanto à reivindicação principal, parcial quanto à reivindicação principal, 
considero que a regra de um só documento, considero que a regra de um só documento, 
trazida pela 2 ª Ré não se aplica no caso em trazida pela 2 ª Ré não se aplica no caso em 
tela. Como leciona Denis Borges em "Uma tela. Como leciona Denis Borges em "Uma 
Introdução à Propriedade Intelectual" a regra Introdução à Propriedade Intelectual" a regra 
de um só documento encontra exceções, de um só documento encontra exceções, de um só documento encontra exceções, de um só documento encontra exceções, 
sendo: "a mais relevante das quais a que sendo: "a mais relevante das quais a que 
permite combinar documentos quando permite combinar documentos quando 
estejam literalmente referenciados uns nos estejam literalmente referenciados uns nos 
outros, de tal forma que o homem do ofício outros, de tal forma que o homem do ofício 
combinaria naturalmente as informações". combinaria naturalmente as informações". 
�� Tribunal Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 1ª Regional Federal da 2ª Região, 1ª 
Turma Especializada, JC. Turma Especializada, JC. AluisioAluisio Mendes Mendes 
Gonçalves, AC 1994.51.01.010735Gonçalves, AC 1994.51.01.010735--2, DJ 2, DJ 
30.06.2008.30.06.2008.
A frágil novidadeA frágil novidade
�� Assim, o que o examinador ou Perito tem de Assim, o que o examinador ou Perito tem de 
fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra fazer é indicar qual a fonte (documento ou outra 
fonte) que reproduz integralmente o contido na fonte) que reproduz integralmente o contido na 
reivindicação da patente em questão. reivindicação da patente em questão. 
�� Uma única fonte.Uma única fonte.
O perito não pode combinar fontes. Se não for O perito não pode combinar fontes. Se não for �� O perito não pode combinar fontes. Se não for O perito não pode combinar fontes. Se não for 
possível determinar a integralidade da revelação possível determinar a integralidade da revelação 
nesta única e integral fonte, há novidade. nesta única e integral fonte, há novidade. 
�� A novidade é só isso. Novidade para engenheiros Anovidade é só isso. Novidade para engenheiros 
pode ser outra coisa. No sistema de patentes é pode ser outra coisa. No sistema de patentes é 
só isso só isso 
•• Salvo, como indicado, essa única fonte se referir Salvo, como indicado, essa única fonte se referir 
literalmente a outras fontes. Por exemplo: “esta solução literalmente a outras fontes. Por exemplo: “esta solução 
técnica é idêntica à constante do documento publicado técnica é idêntica à constante do documento publicado 
na revista tal, número tal, página tal, com a diferença na revista tal, número tal, página tal, com a diferença 
que ....”que ....”
Uma percepção genialUma percepção genial
Engenhosa combinaçãoEngenhosa combinação
�� “É sem questão que não se deve “É sem questão que não se deve 
dar privilégio exclusivo ao dar privilégio exclusivo ao 
inventor de insignificante inventor de insignificante 
novidade, e simples alteração de novidade, e simples alteração de 
forma nas obras das artes forma nas obras das artes 
ordinárias, que não manifesta ordinárias, que não manifesta ordinárias, que não manifesta ordinárias, que não manifesta 
engenhosa combinaçãoengenhosa combinação, ou lavor , ou lavor 
difícil, nem produz um novo e fixo difícil, nem produz um novo e fixo 
artigo de comércio, ou ramo de artigo de comércio, ou ramo de 
indústria, que antes não existia”. indústria, que antes não existia”. 
�� Visconde de Visconde de CayruCayru, Observações , Observações 
Sobre a Franqueza da Indústria, e Sobre a Franqueza da Indústria, e 
Estabelecimento de Fábricas no Brasil, Estabelecimento de Fábricas no Brasil, 
Imprensa Régia,Imprensa Régia, 1810.1810.
O núcleo da O núcleo da 
constitucionalidadeconstitucionalidadeconstitucionalidadeconstitucionalidade
O núcleo de constitucionalidade do O núcleo de constitucionalidade do 
sistema de patentessistema de patentes
�� Introduzido formalmente na legislação pátria pelo Introduzido formalmente na legislação pátria pelo 
art. 8º do CPI/96 art. 8º do CPI/96 –– Lei 9.279/96 Lei 9.279/96 –– a atividade a atividade 
inventiva é um elemento crucial do sistema legal inventiva é um elemento crucial do sistema legal 
das patentes.das patentes.
�� Certos autores indicam mesmo que tal requisito Certos autores indicam mesmo que tal requisito 
constrói o núcleo de constitucionalidade do constrói o núcleo de constitucionalidade do 
sistema de patentes; a história de sua latência sistema de patentes; a história de sua latência 
constrói o núcleo de constitucionalidade do constrói o núcleo de constitucionalidade do 
sistema de patentes; a história de sua latência sistema de patentes; a história de sua latência 
antes da formulação em textos legais indica que antes da formulação em textos legais indica que 
tal hipótese tem verossimilhança. tal hipótese tem verossimilhança. 
••
[1][1] SINGER, SINGER, RomualdRomuald & SINGER Margarete, rev. & SINGER Margarete, rev. 
LUNZER LUNZER RaphRaph. The . The EuropeanEuropean PatentPatent ConventionConvention –– A A 
comentarycomentary. London: . London: SweetSweet & Maxwell, 1995, pg. 176; & Maxwell, 1995, pg. 176; 
“The “The practitionerpractitioner isis confrontedconfronted withwith thethe issueissue ofof
obviousnessobviousness oror inventivenessinventiveness more more oftenoften thanthan withwith anyany
otherother single single issueissue”. ”. 
objetividadeobjetividade
�� Já de início, atividade inventiva surge Já de início, atividade inventiva surge 
como uma questão substantivamente como uma questão substantivamente 
constitucional. constitucional. 
�� A sua construção na lei ordinária A sua construção na lei ordinária 
pressupõe refinada ponderação de pressupõe refinada ponderação de 
interesses, o que se torna interesses, o que se torna 
especialmente sensível quando os especialmente sensível quando os especialmente sensível quando os especialmente sensível quando os 
elementos da inovação tocam às elementos da inovação tocam às 
necessidades humanas fundamentais. necessidades humanas fundamentais. 
�� A eficácia da ponderação realizada na A eficácia da ponderação realizada na 
lei ordinária exige extrema lei ordinária exige extrema 
objetividadeobjetividade na avaliação em cada na avaliação em cada 
caso singular, excluída a caso singular, excluída a 
discricionariedade e a subjetividade. discricionariedade e a subjetividade. 
Devido Processo LeaglDevido Processo Leagl
�� Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva Em segundo lugar, a apuração da atividade inventiva 
presume um segundo elemento constitucional, que é a de que presume um segundo elemento constitucional, que é a de que 
se faça dentro das exigências do se faça dentro das exigências do devido processo legaldevido processo legal. . 
�� Cada caso em que se alega existência ou carência de tal Cada caso em que se alega existência ou carência de tal 
atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade atributo exige avaliação técnica cuidadosa e sindicabilidade 
das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos das conclusões tanto pelos titulares dos direitos exclusivos 
quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, quanto dos titulares das situações jurídicas de outra natureza, 
em equivalência de condições. em equivalência de condições. 
�� Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, Não é aceitável, em nosso sistema, que é de direito estrito, 
que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e que o exame do requisito se faça de maneira imotivada e 
insindicávelinsindicável, com manifestações de cunho subjetivo do , com manifestações de cunho subjetivo do 
técnico ou do perito judicial. técnico ou do perito judicial. 
Atividade inventiva Atividade inventiva 
como requisito como requisito 
constitucionalconstitucional
A escolha dos meiosA escolha dos meios
�� A escolha de um sistema de direitos A escolha de um sistema de direitos 
exclusivos como um dos meios possíveis exclusivos como um dos meios possíveis 
para promover a inovação traz, para promover a inovação traz, 
necessariamente, a necessidade de necessariamente, a necessidade de 
construir um construir um mecanismo legal mecanismo legal 
equilibrado e eficienteequilibrado e eficiente. . 
��
A opção, no caso, é de um instrumento de A opção, no caso, é de um instrumento de 
poder sobre o mercado, parte da poder sobre o mercado, parte da 
liberdade geral de atuação econômica, liberdade geral de atuação econômica, 
que é apropriada e que é apropriada e delegada pelo Estadodelegada pelo Estado, , 
que o entrega à gestão privada, para se que o entrega à gestão privada, para se 
atingir fins públicos (a inovação) mediante atingir fins públicos (a inovação) mediante 
incentivos privados (a apropriação dos incentivos privados (a apropriação dos 
respectivos resultadosrespectivos resultados). ). 
Algo NovoAlgo Novo
�� A novidade A novidade –– o elemento contributivo o elemento contributivo 
da da inovação inovação -- tornatorna--se assim uma se assim uma 
figura crucial para justificar figura crucial para justificar 
constitucionalmente constitucionalmente todos os sistemas todos os sistemas 
de propriedade intelectual de propriedade intelectual 
Como tantas vezes se repetiu, a Como tantas vezes se repetiu, a �� Como tantas vezes se repetiu, a Como tantas vezes se repetiu, a 
concessão de concessão de direitos exclusivosdireitos exclusivos como como 
mecanismo de incentivo econômico de mecanismo de incentivo econômico de 
mercado presume uma criação mercado presume uma criação 
tecnológica ou expressiva que tecnológica ou expressiva que 
contribua para o acervo disponível contribua para o acervo disponível ––
algo algo novonovo. . 
Ou obolo se adequa à forma, Ou o bolo se adequa à forma, 
ou a forma ao boloou a forma ao bolo
�� Para que se justificasse esse aparato de proteção, Para que se justificasse esse aparato de proteção, 
pareceu logo aos aplicadores das leis que um pareceu logo aos aplicadores das leis que um 
mínimo de densidade do novo mínimo de densidade do novo –– um mínimo de um mínimo de 
contribuição ao conhecimento comum contribuição ao conhecimento comum -- seria seria 
necessário. É o que se denominaria necessário. É o que se denominaria o contributo o contributo 
mínimomínimo. . mínimomínimo. . 
�� Outra solução seria adequar a proteção à Outra solução seria adequar a proteção à 
contribuição, graduando o tempo e o alcance da contribuição, graduando o tempo e o alcance da 
proteção: uma inovação menor receberia meses ou proteção: uma inovação menor receberia meses ou 
poucos anos de tutela, ou direito à percepção do poucos anos de tutela, ou direito à percepção do 
fructusfructus, sem direito a exclusão de competidores. , sem direito a exclusão de competidores. 
�� Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. Vide quanto a isso o excelente estudo de J.H. ReichmanReichman e e 
outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). outros em 94 Colum.L.Rev.2308(1994). 
Ou o bolo se adequa à forma, Ou o bolo se adequa à forma, 
ou a forma ao boloou a forma ao bolo
�� A fixação de prazo mínimo e A fixação de prazo mínimo e 
alcance de proteção para as alcance de proteção para as 
patentes de invenção por TRIPs patentes de invenção por TRIPs 
enrijece o modelo, e torna a enrijece o modelo, e torna a 
atividade inventiva um requisito atividade inventiva um requisito 
crucial. crucial. crucial. crucial. 
•• Os requisitos de distinguibilidade dos Os requisitos de distinguibilidade dos 
cultivares e de originalidade autoral cultivares e de originalidade autoral 
(num sentido objetivo) parecem (num sentido objetivo) parecem 
compreendercompreender--se no mesmo plano: o de se no mesmo plano: o de 
uma margem mínima de contribuição uma margem mínima de contribuição 
social além do simples investimento, social além do simples investimento, 
dificuldade ou esforço. dificuldade ou esforço. 
O Cânone da O Cânone da 
contribuição mínimacontribuição mínima
�� ““"2."2. O O contributo mínimo, que consiste no mínimo grau contributo mínimo, que consiste no mínimo grau 
criativo necessário para que uma obra seja protegida por criativo necessário para que uma obra seja protegida por 
direito de autor , tem também status de norma direito de autor , tem também status de norma 
constitucional, devido sua qualidade de elemento presente constitucional, devido sua qualidade de elemento presente 
no cerne do balanceamento no cerne do balanceamento -- entre o exclusivo autoral e o entre o exclusivo autoral e o 
acesso à cultura acesso à cultura -- justificador do direito do autor. justificador do direito do autor. Além Além 
disso, o contributo mínimo decorre de normas disso, o contributo mínimo decorre de normas 
fundamentalmente constitucionaisfundamentalmente constitucionais, tendo em vista a , tendo em vista a fundamentalmente constitucionaisfundamentalmente constitucionais, tendo em vista a , tendo em vista a 
fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do fundamentalidade das normas constitucionais que tratam do 
direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...) direito do autor e do direito de acesso à cultura. (...) 
�� A doutrina acima apontada foi conferida face ter sido mencionada quando da A doutrina acima apontada foi conferida face ter sido mencionada quando da 
leitura da obra denominada "O Contributo Mínimo na Propriedade leitura da obra denominada "O Contributo Mínimo na Propriedade 
Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem Intelectual: Atividade Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e Margem 
Mínima", especificamente na parte "Contributo Mínimo em Direito do Autor: Mínima", especificamente na parte "Contributo Mínimo em Direito do Autor: 
o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; o mínimo grau criativo necessário para que uma obra seja protegida; 
contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito contornos e tratamento jurídico no direito internacional e no direito 
brasileiro", cujo excelente trabalho é da autoria de CAROLINA TINOCO brasileiro", cujo excelente trabalho é da autoria de CAROLINA TINOCO 
RAMOS, entre outros: DENIS BORGES BARBOSA e RODRIGO SOUTO MAIOR.RAMOS, entre outros: DENIS BORGES BARBOSA e RODRIGO SOUTO MAIOR.
�� Ensina CAROLINA TINOCO RAMOS que contributo mínimo é: Ensina CAROLINA TINOCO RAMOS que contributo mínimo é: o mínimo o mínimo 
grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por grau criativo necessário para que uma obra seja protegida por 
direito de autordireito de autor. (ob. cit. P.281). . (ob. cit. P.281). TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara TJRS, AC 70045823044, Sexta Câmara 
Cível do Tribunal de Justiça do Cível do Tribunal de Justiça do Estado,DesEstado,Des. Luís Augusto Coelho Braga, 08 . Luís Augusto Coelho Braga, 08 
de novembro de 2012de novembro de 2012
Justifique o monopólioJustifique o monopólio
�� Assim definimos tal requisito:Assim definimos tal requisito:
•• O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda O segundo critério é o da atividade inventiva. Este vai ainda 
mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que mais fundo na questão do equilíbrio de interesses para que 
seja concedida uma patente. seja concedida uma patente. 
•• É preciso que É preciso que não só haja novidadenão só haja novidade, mas também que a , mas também que a 
eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja eficácia e a importância econômica dessa nova técnica seja 
discernível, de forma que se promova não apenas mínimos discernível, de forma que se promova não apenas mínimos discernível, de forma que se promova não apenas mínimos discernível, de forma que se promova não apenas mínimos 
aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão aumentos incrementais da tecnologia, e sim algo que seja tão 
grandioso que justifique a criação de um monopólio grandioso que justifique a criação de um monopólio 
instrumental (...)instrumental (...)
•• Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja Para justificar esse monopólio instrumental é preciso que haja 
um salto inventivo que, como nota em particular a um salto inventivo que, como nota em particular a 
jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é jurisprudência da Suprema Corte dos Estados Unidos, é 
também um requisito constitucional, não só uma questão também um requisito constitucional, não só uma questão 
técnica.técnica.
Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of 
United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 
L.Ed. 438.L.Ed. 438.
�� O processo de desenvolvimento do setor O processo de desenvolvimento do setor 
manufatureiro cria manufatureiro cria uma constante demanda uma constante demanda 
para novos aplicativos, para cuja elaboração a para novos aplicativos, para cuja elaboração a 
habilidade dos engenheiros e capatazes em habilidade dos engenheiros e capatazes em 
geral é normalmente adequadageral é normalmente adequada, o que, de fato, , o que, de fato, 
é o resultado natural e devido de tal é o resultado natural e devido de tal 
desenvolvimento. desenvolvimento. 
Cada passo adiante prepara terreno para o Cada passo adiante prepara terreno para o �� Cada passo adiante prepara terreno para o Cada passo adiante prepara terreno para o 
próximo e cada um dessas etapas é usualmente próximo e cada um dessas etapas é usualmente 
formada por tentativas espontâneas em centenas formada por tentativas espontâneas em centenas 
de lugares. de lugares. 
�� Concedera um único titular o monopólio de Conceder a um único titular o monopólio de 
cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo cada mínimo avanço técnico efetuado, salvo 
quando for o exercício de invenção, de quando for o exercício de invenção, de 
alguma forma acima da habilidade mecânica alguma forma acima da habilidade mecânica 
ou de engenharia comum, seja claramente ou de engenharia comum, seja claramente 
demonstrada, é injusto como principio e tem demonstrada, é injusto como principio e tem 
consequências daninhasconsequências daninhas. . 
Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of 
United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 
L.Ed. 438.L.Ed. 438.
�� O objetivo das leis de patente é recompensar O objetivo das leis de patente é recompensar 
àqueles que façam uma àqueles que façam uma invenção invenção 
substancialsubstancial, que se soma ao nosso , que se soma ao nosso 
conhecimento e represente conhecimento e represente um passo a um passo a 
frente nas artes úteisfrente nas artes úteis. . 
�� Tais inventores são merecedores de todo Tais inventores são merecedores de todo 
favor. favor. favor. favor. 
�� Nunca foi finalidade daquelas leis Nunca foi finalidade daquelas leis 
assegurar um monopólio para cada assegurar um monopólio para cada 
pequeno artefato, para cada sombra de pequeno artefato, para cada sombra de 
esboço de uma ideiaesboço de uma ideia, que naturalmente e , que naturalmente e 
espontaneamente ocorre a qualquer operador espontaneamente ocorre a qualquer operador 
mecânico hábil no progresso comum da mecânico hábil no progresso comum da 
manufatura. Tal concessão indiscriminada de manufatura. Tal concessão indiscriminada de 
privilégios exclusivos tende mais a obstruir do privilégios exclusivos tende mais a obstruir do 
que a estimular a invenção. que a estimular a invenção. 
Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of Atlantic Works v. Brady, Supreme Court of 
United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 United States, 1882, 107 U.S, 2 S.Ct. 255 
L.Ed. 438.L.Ed. 438.
Cria uma Cria uma classe de especuladores classe de especuladores 
inescrupulosos inescrupulosos que fazem de seu negócio que fazem de seu negócio 
ficar observando uma onda crescente de ficar observando uma onda crescente de 
desenvolvimento e se aproveitar de sua desenvolvimento e se aproveitar de sua 
espuma através de monopólios patentários, espuma através de monopólios patentários, 
que os permitem impor uma tributação que os permitem impor uma tributação 
pesada sobre a indústria do país, sem nada pesada sobre a indústria do país, sem nada pesada sobre a indústria do país, sem nada pesada sobre a indústria do país, sem nada 
contribuir para o real avanço das artes. contribuir para o real avanço das artes. 
Restringe os negócios honestos com os Restringe os negócios honestos com os 
medos e receios de que hajam ônus e medos e receios de que hajam ônus e 
contingências desconhecidas que contingências desconhecidas que 
exponham o investidor a ações exponham o investidor a ações 
judiciais e imposições vexatórias sobre judiciais e imposições vexatórias sobre 
os lucros adquiridos de boa féos lucros adquiridos de boa fé..
No nosso tribunalNo nosso tribunal
� "Releva notar que a proteção constitucional de concessão 
do direito temporário de exclusividade ao titular de uma 
patente, inserta no inciso XXIX do art. 5o da Lei Maior, só 
se justifica para retribuir pesados investimentos relativos à 
novidade, à atividade inventiva, a par da utilização 
industrial, pelo que já não se pode sustentar uma industrial, pelo que já não se pode sustentar uma 
concessão de tal natureza se a matéria já se encontrava no 
estado da técnica e qualquer técnico da área poderia 
ter chegado às mesmas conclusões de utilização dos 
componentes da mesma fórmula objeto de proteção 
de patentes anteriores." 
� 2TRF, AC 2004.51.01.525105-9, Primeira Turma 
Especializada do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, 
por unanimidade,09 de setembro de 2008.
No modelo brasileiroNo modelo brasileiro
� Art. 13. A invenção é dotada de 
atividade inventiva sempre que, para 
um técnico no assunto, não decorra 
de maneira evidente ou óbvia do de maneira evidente ou óbvia do 
estado da técnica.
O modelo constitucional O modelo constitucional 
brasileirobrasileiro
�� O modelo da patente, como configurada sob o O modelo da patente, como configurada sob o 
sistema constitucional brasileiro, compreende sistema constitucional brasileiro, compreende 
uma série de elementos de configuração, dos uma série de elementos de configuração, dos 
quais são especialmente relevantes:quais são especialmente relevantes:
•• a) a) Contribuição à técnica Contribuição à técnica –– para ter direito à exclusiva para ter direito à exclusiva 
é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer é preciso que o postulante demonstre que vem oferecer 
ao conhecimento técnico da sociedade algo que ao conhecimento técnico da sociedade algo que 
represente um represente um contributo mínimocontributo mínimo, em grau , em grau 
proporcional ao privilégio fixado pela lei. proporcional ao privilégio fixado pela lei. 
•• b) A b) A suficiência descritiva suficiência descritiva -- para obter o privilégio o para obter o privilégio o 
postulante tem de revelar a tecnologia postulante tem de revelar a tecnologia de forma que de forma que 
possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo possibilite ao técnico médio da indústria o uso completo 
e eficaz na concorrênciae eficaz na concorrência em todas as hipóteses em que a em todas as hipóteses em que a 
lei o faculta . lei o faculta . 
O modelo constitucional O modelo constitucional 
brasileirobrasileiro
�� Para obter a máxima eficácia do incentivo Para obter a máxima eficácia do incentivo 
à inovação através da exclusiva, o à inovação através da exclusiva, o 
conhecimento revelado deve ser o conhecimento revelado deve ser o 
suficiente (suficiente (suficiência descritivasuficiência descritiva): ): 
•• (1) para que, (1) para que, no futurono futuro, seja possível realizar , seja possível realizar •• (1) para que, (1) para que, no futurono futuro, seja possível realizar , seja possível realizar 
a invenção na indústria, sem conhecimentos a invenção na indústria, sem conhecimentos 
além daquele detido por um técnico médio do além daquele detido por um técnico médio do 
setor considerado. setor considerado. 
•• (2) para que, (2) para que, imediatamenteimediatamente, possa ser , possa ser 
insumo do processo inovador insumo do processo inovador –– na pesquisa e na pesquisa e 
experimentação dos concorrentes experimentação dos concorrentes 
• Tribunal Constitucional alemão, acórdão no caso 
“Klinik-Versuch” (BVerfG, 1 BvR 1864/95, de 
10.5.2000)
• Até onde se tem conhecimento não se 
discute na jurisprudência ou na literatura 
que o “privilégio de pesquisa” 
(Versuchsprivileg) previsto no §§§§ 11 Nr. 2 da 
Lei de Patentes (PatG) é, em conformidade 
com essas estipulações, uma parte 
necessária do conteúdo constitucional do 
Direito de Patente. 
• A pesquisa e desenvolvimento da ciência e da 
técnica só são possíveis por meio de 
experiências que, por sua vez, são construídas a 
partir de novos resultados de pesquisas. Não há 
o que criticar frente a Constituição quando o 
legislador permite que os interesses do titular da 
patente recuem frente a esses interesses. (...)”. (...)”
German constitutional court
O modelo constitucional O modelo constitucional 
brasileirobrasileiro
�� O modelo da patente, como configurada sob o sistema O modelo da patente, como configurada sob o sistema 
constitucional brasileiro, compreende uma série de elementosde constitucional brasileiro, compreende uma série de elementos de 
configuração, dos quais são especialmente relevantes:configuração, dos quais são especialmente relevantes:
•• c)c) Prazo Prazo –– a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos a exclusiva vige, afastando os demais agentes econômicos 
empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por empenhados na concorrência do uso da tecnologia reivindicada, por 
prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.prazo certo e imutável, configurado no ato da concessão.
•• d) d) O uso conformeO uso conforme –– o uso efetivo da exclusiva, como uma o uso efetivo da exclusiva, como uma 
delegação estatal de um delegação estatal de um quantumquantum de poder potencial sobre o de poder potencial sobre o 
mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é mercado, deve se conformar aos fins sociais para os quais ela é 
configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade. configurada, sem excesso de poder ou desvio de finalidade. 
•• e) e) A exaustãoA exaustão dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do dos poderes exclusivos, uma vez que o titular do 
privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado privilégio tenha uma oportunidade de reaver o investimento efetuado 
no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou no processo inovativo, pela operação econômica, que a patente tornou 
exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou exclusiva através da venda ou outra realização econômica do bem ou 
atividade pertinente. atividade pertinente. 
•• f) Submissão às f) Submissão às limitações e exceçõeslimitações e exceções à exclusiva, como as que à exclusiva, como as que 
impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou impedem o uso do privilégio para frustrar o processo inovativo, ou 
condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, condicionam o exercício da exclusiva ao eminente interesse público, 
inclusive ao uso não comercial para fins públicos. inclusive ao uso não comercial para fins públicos. 
Uma equação de direito Uma equação de direito 
estrito estrito 
�� Todos esses elementos da equação Todos esses elementos da equação 
manifestam uma coesão de equilíbrio, e manifestam uma coesão de equilíbrio, e 
uma busca de eficácia social, uma busca de eficácia social, num num 
modelo fechadomodelo fechado. . 
�� A patente, em nosso sistema A patente, em nosso sistema 
constitucional, resulta de um constitucional, resulta de um processo processo 
administrativo vinculadoadministrativo vinculado, em que , em que não não 
há lugar para a manifestação volitiva há lugar para a manifestação volitiva 
do Estado quanto à conveniência e do Estado quanto à conveniência e 
oportunidade da concessão de cada oportunidade da concessão de cada 
privilégio singularprivilégio singular. . 
Uma equação de direito Uma equação de direito 
estrito estrito 
��
Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações Como dissemos em Bases Constitucionais das Criações 
Industriais, op. cit.; Industriais, op. cit.; 
•• “O procedimento administrativo de concessão do privilégio “O procedimento administrativo de concessão do privilégio 
essencialmente declara a existência dos pressupostos essencialmente declara a existência dos pressupostos 
desenhados na Constituição e corporificados na legislação desenhados na Constituição e corporificados na legislação 
ordinária. ordinária. ordinária. ordinária. 
•• Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele Como tal, o procedimento é necessariamente vinculado, e nele 
não cabe qualquer medida de discricionariedade. não cabe qualquer medida de discricionariedade. 
•• Não pode o órgão público competente dar patentes onde Não pode o órgão público competente dar patentes onde –– em em 
sede constitucional sede constitucional –– se veda tal concessão, como, por se veda tal concessão, como, por 
exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de exemplo, no caso de criações abstratas, inclusive a de 
programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar programas de computador em si mesmos, nem pode aplicar 
critérios de conveniência e oportunidade. critérios de conveniência e oportunidade. 
•• Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: Se há direito subjetivo constitucional, cabe ao ente público: 
�� -- Examinar a existência dos pressupostos;Examinar a existência dos pressupostos;
�� -- DeclararDeclarar--lhes a existência;lhes a existência;
�� -- Constituir o direito de exclusiva”.Constituir o direito de exclusiva”.
Sem anuênciasSem anuências
�� Pois, assim como todos os elementos do Pois, assim como todos os elementos do 
modelo configurado acima são fixados em modelo configurado acima são fixados em 
lei, sem espaço para política pública lei, sem espaço para política pública 
discricionária, a fixação do discricionária, a fixação do contributo contributo 
mínimomínimo: : mínimomínimo: : 
•• a) em que pesea) em que pese resultar de um exercício resultar de um exercício 
finíssimo de ponderação, afiníssimo de ponderação, a prioripriori, ou seja, , ou seja, no no 
momento em que a lei ordinária estabelece momento em que a lei ordinária estabelece 
impessoalmente a equação descritaimpessoalmente a equação descrita, , 
•• b) aplicab) aplica--se a cada demanda de privilégio se a cada demanda de privilégio 
como um instrumento preciso e complexo, como um instrumento preciso e complexo, 
mas mas sem qualquer espaço para subjetividadessem qualquer espaço para subjetividades. . 
A política pública vinculada A política pública vinculada 
e discricionáriae discricionária
Iniciativa Desenvolvimento
Propriedade 
Intelectual
Saúde
A política pública A política pública 
vinculada e discricionáriavinculada e discricionária
Interesses ObrigaçõesInteresses 
constitucionais 
Obrigações
Internacionais 
A política pública A política pública 
vinculada e discricionáriavinculada e discricionária
�� Fixada pelo poder legislativo o cubo Fixada pelo poder legislativo o cubo 
relativo à propriedade intelectual, relativo à propriedade intelectual, 
toda atuação da Administração é toda atuação da Administração é 
inteiramente vinculada. inteiramente vinculada. inteiramente vinculada. inteiramente vinculada. 
ObjetividadeObjetividade
�� Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade Na verdade, toda a complexidade do instituto da atividade 
inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo inventiva resulta exatamente da busca do critério objetivo 
do contributo inventivo em face do conhecimento já do contributo inventivo em face do conhecimento já 
disponível. disponível. 
�� O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, O “prêmio ao inventor” resulta, no modelo legal brasileiro, 
não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do não do montante do investimento, do gênio criativo, ou do 
esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a esforço pessoal, mas simplesmente de um fato objetivo: a 
satisfação de um mínimo de contribuição ao estado da artesatisfação de um mínimo de contribuição ao estado da arte. . 
A economia do A economia do 
contributo mínimocontributo mínimocontributo mínimocontributo mínimo
EconomiaEconomia
�� Landes e Landes e PosnerPosner apontam que o apontam que o 
requisito direciona o sistema de requisito direciona o sistema de 
monopólios instrumentais para um monopólios instrumentais para um 
problema econômico específico: as problema econômico específico: as 
inovaçõesem que a inovações em que a incertezaincerteza do do 
resultado desestimularia o resultado desestimularia o resultado desestimularia o resultado desestimularia o 
investimento. investimento. 
�� Como a incerteza, sem a patente, Como a incerteza, sem a patente, 
estimularia a concentração em estimularia a concentração em 
inovações menores, haveria um custo inovações menores, haveria um custo 
social que resulta em desestímulo ao social que resulta em desestímulo ao 
progresso técnico objetivo. progresso técnico objetivo. Des. Richard Posner,
7º. TRF (Chicago)
EconomiaEconomia
�� De outro lado, a eficácia social do De outro lado, a eficácia social do 
requisito depende de que a atividade requisito depende de que a atividade 
inventiva seja avaliada com inventiva seja avaliada com 
procedimentos que garantam que só um procedimentos que garantam que só um 
nível relativamente elevado de contributo nível relativamente elevado de contributo 
seja retribuído. seja retribuído. 
�� Exatamente por isso, as enormes críticas Exatamente por isso, as enormes críticas 
que se levantaram ao que se levantaram ao baixo nível de baixo nível de que se levantaram ao que se levantaram ao baixo nível de baixo nível de 
patentes nas Américaspatentes nas Américas, especialmente nos , especialmente nos 
setores de setores de softwaresoftware e de serviços e de serviços 
financeiros, ao abrigo de jurisprudência financeiros, ao abrigo de jurisprudência 
das cortes inferiores, levaram das cortes inferiores, levaram 
recentemente a uma reação da Suprema recentemente a uma reação da Suprema 
Corte americana, de reiterar os Corte americana, de reiterar os 
parâmetros mais elevados estipulados, parâmetros mais elevados estipulados, 
em 1966, em em 1966, em GrahanGrahan v. John Deere, v. John Deere, 
prestigiando o padrão constitucional. prestigiando o padrão constitucional. 
�� No No caso,KSRcaso,KSR InternationalInternational CoCo. v. . v. TeleflexTeleflex
Inc. Inc. 
Economia Economia 
�� Um terceiro ângulo merece igualmente ser Um terceiro ângulo merece igualmente ser 
indicado: numa economia com menor dinâmica indicado: numa economia com menor dinâmica 
inovativa, a exigência de atividade inventiva leva inovativa, a exigência de atividade inventiva leva 
a um número menor de patentes de inventores a um número menor de patentes de inventores 
locais, quando comparado ao estoque de locais, quando comparado ao estoque de 
patentes de origem estrangeira. Isso certamente patentes de origem estrangeira. Isso certamente 
ocorre no caso brasileiro . ocorre no caso brasileiro . ocorre no caso brasileiro . ocorre no caso brasileiro . 
Economia Economia 
�� ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil ALBUQUERQUE, E. Patentes de invenção de residentes no Brasil 
(1980(1980--1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos 1995): uma investigação sobre a contribuição dos direitos 
de propriedade intelectual para a construção de um sistema de propriedade intelectual para a construção de um sistema 
nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de nacional de inovação. Rio de Janeiro, UFRJ, 1998. Tese de 
Doutorado. Doutorado. 
�� “Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam “Países desenvolvidos (com sistemas maduros) combinam 
inovações radicais com inovações incrementais próximas da inovações radicais com inovações incrementais próximas da 
fronteira tecnológica internacional. fronteira tecnológica internacional. 
Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. �� Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. Inovações de primeira e de segunda geração têm lugar. 
�� Países em desenvolvimento (com sistemas Países em desenvolvimento (com sistemas 
imaturos) concentram as suas atividades imaturos) concentram as suas atividades 
tecnológicas na adaptação de tecnologias tecnológicas na adaptação de tecnologias 
estrangeiras, na imitação, na cópia e em estrangeiras, na imitação, na cópia e em 
melhoramentos marginais, em outras palavras, melhoramentos marginais, em outras palavras, 
em inovações de segunda e terceira geração.”.em inovações de segunda e terceira geração.”.
Economia Economia 
�� Países em desenvolvimento (com Países em desenvolvimento (com 
sistemas imaturos) concentram sistemas imaturos) concentram 
as suas atividades tecnológicas as suas atividades tecnológicas 
na adaptação de tecnologias na adaptação de tecnologias na adaptação de tecnologias na adaptação de tecnologias 
estrangeiras, na imitação, na estrangeiras, na imitação, na 
cópia e em melhoramentos cópia e em melhoramentos 
marginais, em outras palavras, marginais, em outras palavras, 
em inovações de segunda e em inovações de segunda e 
terceira geração.”.terceira geração.”.
EconomiaEconomia
�� Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de Resulta daí a conveniência de um sistema suplementar de 
monopólios instrumentais sem imposição do requisito de monopólios instrumentais sem imposição do requisito de 
atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas atividade inventiva, como o de modelos de utilidade, mas 
também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, também com um grau efetivo de proteção (menor prazo, 
menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de menor impacto de exclusão) compatível com a necessidade de 
desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, desenvolvimento de inovações de segunda geração (adaptação, 
etc.) . etc.) . 
��
Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade Dissemos, em nosso Uma Introdução à Propriedade 
Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: Intelectual, 2ed. Ed., Lumen Juris, 2003: 
•• "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos "Restringidos, via de regra, a aperfeiçoamentos ou melhoramentos 
em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores em ferramentas, equipamentos ou peças, tais patentes menores 
protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de protegem a criatividade do operário, do engenheiro na linha de 
produção, do pequeno inventor ou do artesão. produção, do pequeno inventor ou do artesão. 
•• Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior Em tese, é a tutela dos aperfeiçoamentos resultando na maior 
eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os eficácia ou comodidade num aparato físico qualquer. (...) Os 
requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei requisitos de concessão deste privilégio se alteraram na Lei 
9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 9.279/96, de forma que merece análise cuidadosa. Pela Lei 
5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a 5.772/71 era exigível do Modelo de Utilidade tão simplesmente a 
novidade e a utilidade novidade e a utilidade -- ou aplicação industrial. (...) ou aplicação industrial. (...) 
EconomiaEconomia
•• Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente Curiosamente, a Lei 9.279/96 introduz para esta "patente 
menor" um requisito de atividade inventiva menor, menor" um requisito de atividade inventiva menor, 
nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou nominalmente o "ato inventivo", definido como a forma ou 
disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar disposição nova que não seja decorrência comum ou vulgar 
do estado da técnica. do estado da técnica. 
•• A simples novidade, entendida como o distanciamento do A simples novidade, entendida como o distanciamento do •• A simples novidade, entendida como o distanciamento do A simples novidade, entendida como o distanciamento do 
estado da técnica, parece não ser suficiente para a estado da técnica, parece não ser suficiente para a 
concessão da proteção.concessão da proteção. 
•• No entanto, o que faz do modelo de utilidade um No entanto, o que faz do modelo de utilidade um 
instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente instrumento útil para os países como o Brasil é exatamente 
a inexistência do requisito de atividade inventiva: a inexistência do requisito de atividade inventiva: 
instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, instrumento mais pedagógico, talvez, do que de mercado, 
esta patente reconhece avanços mínimos da produção esta patente reconhece avanços mínimos da produção 
industrial, dandoindustrial, dando--lhe proteção mais curta e menos vigorosa lhe proteção mais curta e menos vigorosa 
-- exatamente por não exigir maior distância entre os níveis exatamente por não exigir maior distância entre os níveis 
inventivos".inventivos".
EconomiaEconomia
�� Há indícios veementes de que o atual Há indícios veementes de que o atual 
sistema de modelo de utilidade sistema de modelo de utilidade 
desatende o requisito constitucional de desatende o requisito constitucional de 
equilíbrio de interesses: seu prazo é de equilíbrio de interesses: seu prazo é de 
15 anos, e o poder de exclusão, em 15 anos, e o poder de exclusão, em 15 anos, e o poder de exclusão, em 15 anos, e o poder de exclusão, em 
abstrato, é igual o do sistema de abstrato, é igual o do sistema de 
patentes. patentes. 
�� A política dessa modalidade de A política dessa modalidade de 
privilégios clama por uma modificação privilégios clama por uma modificação 
atenta à sua função econômica, sob atenta à sua função econômica, sob 
pena de invalidação jurídica. pena de invalidação jurídica. 
Devido processo legal Devido processo legal 
e apuração de e apuração de e apuração de e apuração de 
atividade inventivaatividade inventiva
MotivaçãoMotivação e e 
objetividadeobjetividade..
�� No tocante especificamente à No tocante especificamente à 
apuração da atividade apuração da atividade 
inventiva, a construção do inventiva, a construção do 
devido processo legal mostra devido processo legal mostra 
uma necessidade uma necessidade uma necessidade uma necessidade 
especialíssima de especialíssima de motivaçãomotivação e e 
objetividadeobjetividade. . 
�� Tal necessidade singulariza o Tal necessidade singulariza o 
tema, mesmo em face dos tema, mesmo em face dos 
demais requisitos da patente. demais requisitos da patente. 
ObjetividadeObjetividade
�� Nota o Prof. Nota o Prof. JochenJochen PagenbergPagenberg, do Instituto , do Instituto 
Max Max PlankPlank [1][1]: : 
A decisão sobre a nãoA decisão sobre a não--obviedade requer um obviedade requer um 
julgamento que se baseia em fatos julgamento que se baseia em fatos e na e na 
sua avaliação, que devem servir como base sua avaliação, que devem servir como base 
para o que teoricamente será a única resposta para o que teoricamente será a única resposta 
"correta", uma resposta que, em teoria, deve "correta", uma resposta que, em teoria, deve "correta", uma resposta que, em teoria, deve "correta", uma resposta que, em teoria, deve 
ser a mesma independentemente da ser a mesma independentemente da 
identidade da pessoa que avalia, desde que identidade da pessoa que avalia, desde que 
essa pessoa tenha a mesma informação e essa pessoa tenha a mesma informação e 
instruções. instruções. 
�� Não se pode deixar de enfatizar Não se pode deixar de enfatizar 
energicamente que energicamente que a nãoa não-- obviedade "não obviedade "não 
é uma questão que seja deixada ao é uma questão que seja deixada ao 
critério de cada examinador ou juizcritério de cada examinador ou juiz”.”.
ObjetividadeObjetividade
�� Nota o Prof. Nota o Prof. JochenJochen PagenbergPagenberg, do Instituto Max , do Instituto Max 
PlankPlank [1][1]: : 
Disto resulta que Disto resulta que qualquer pessoa deve ser qualquer pessoa deve ser 
capaz de reconstruir cada passo da decisãocapaz de reconstruir cada passo da decisão, , 
uma vez que ela deve basearuma vez que ela deve basear--se em elementos se em elementos 
objetivos e não resultar de uma inspiração divina. objetivos e não resultar de uma inspiração divina. 
�� Portanto, Portanto, examinadores e juízes têm a examinadores e juízes têm a 
obrigação de indicar as razões da sua obrigação de indicar as razões da sua 
decisãodecisão, não só para convencer as partes quanto , não só para convencer as partes quanto 
à correção de sua análise e, assim, estabelecer a à correção de sua análise e, assim, estabelecer a 
paz judiciária, mas também porque todos os paz judiciária, mas também porque todos os 
órgãos judiciais têm sobre os ombros uma órgãos judiciais têm sobre os ombros uma 
responsabilidade para com a comunidade e estão responsabilidade para com a comunidade e estão 
sujeitos ao controle público, este geralmente sujeitos ao controle público, este geralmente 
exercido por uma instância recursal superior exercido por uma instância recursal superior 
ObjetividadeObjetividade
�� Essa sindicabilidade resulta, como natural, da Essa sindicabilidade resulta, como natural, da 
objetividade objetividade do critério legal. Como nota o do critério legal. Como nota o 
autor, não se admite critérios de julgamento autor, não se admite critérios de julgamento 
subjetivos na determinação da atividade subjetivos na determinação da atividade 
inventiva, mesmo porque a definição de nãoinventiva, mesmo porque a definição de não--
obviedade foi escolhida, entre todas que foram obviedade foi escolhida, entre todas que foram 
desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu desenvolvidas pelo Direito, exatamente por seu 
caráter objetivo. caráter objetivo. 
����
Comentando o art. 56 da Convenção Comentando o art. 56 da Convenção EuropéiaEuropéia
de Patentes, diz SINGER, de Patentes, diz SINGER, RomualdRomuald & SINGER & SINGER 
Margarete, rev. LUNZER Margarete, rev. LUNZER RaphRaph. The . The EuropeanEuropean
PatentPatent ConventionConvention –– A A comentarycomentary. London: . London: 
SweetSweet & Maxwell, 1995, pg. 176& Maxwell, 1995, pg. 176--211: 211: 
�� “The “The formulationformulation ofof thethe firstfirst sentencesentence ofof ArticleArticle
56 56 indicatesindicates thatthat, , despitedespite thethe factfact thatthat anyany
suchsuch evaluationevaluation inherentlyinherently containscontains anan
elementelement ofof subjectivitysubjectivity, , neverthelessnevertheless thethe
intentionintention isis thatthat thethe testtest shouldshould bebe mademade
as as objectiveobjective as as isis humanlyhumanly possiblepossible. . 
A sindicabilidade da A sindicabilidade da A sindicabilidade da A sindicabilidade da 
análiseanálise
A sindicabilidade da A sindicabilidade da 
análise análise 
�� Quais os procedimentos indispensáveis para a Quais os procedimentos indispensáveis para a 
manifestação de atividade inventiva?manifestação de atividade inventiva?
�� Quais permitem a sindicabilidade e, Quais permitem a sindicabilidade e, 
consequentemente, a repetibilidade do teste de consequentemente, a repetibilidade do teste de 
atividade inventiva? atividade inventiva? 
O requisito da atividade inventiva realiza uma O requisito da atividade inventiva realiza uma �� O requisito da atividade inventiva realiza uma O requisito da atividade inventiva realiza uma 
das principais exigências constitucionais para um das principais exigências constitucionais para um 
sistema de patentes: o de que, para se ter um sistema de patentes: o de que, para se ter um 
privilégio temporárioprivilégio temporário, o autor de um invento , o autor de um invento 
industrial deve reportar à sociedade uma industrial deve reportar à sociedade uma 
contribuição mínimacontribuição mínima aos conhecimentos aos conhecimentos 
tecnológicos disponíveis, de direta utilidade tecnológicos disponíveis, de direta utilidade 
industrial. industrial. 
A sindicabilidadeda A sindicabilidade da 
análise análise 
�� O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de O examinador, perito e juiz, para realizar o mandado de 
direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de direito estrito que decorre dos art. 8 e 13 do Código de 
Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista Propriedade Industrial vigente, adotará o ponto de vista 
desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes desse sujeito hipotético, para realizar as seguintes 
operações lógicas:operações lógicas:
•• a) examinar o a) examinar o estado da técnicaestado da técnica provido do provido do campo de campo de 
visãovisão de um técnico mediano atuando efetivamente no de um técnico mediano atuando efetivamente no visãovisão de um técnico mediano atuando efetivamente no de um técnico mediano atuando efetivamente no 
setor industrial pertinentesetor industrial pertinente;;
•• b) determinar b) determinar qual o problema técnico relevantequal o problema técnico relevante, ao qual , ao qual 
o invento sob análise se propõe resolver;o invento sob análise se propõe resolver;
•• c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica c) determinar qual a diferença entre o estado da técnica 
e a solução oferecida; e a solução oferecida; 
•• d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução d) determinar se, para tal técnico no assunto, a solução 
oferecida seria oferecida seria evidenteevidente ou ou óbviaóbvia, vale dizer, se a , vale dizer, se a 
contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e contribuição à técnica excede ao que seria intuitivo e 
natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento natural ao sujeito que é o parâmetro legal, no momento 
e no contexto fixado pelo depósito do pedidoe no contexto fixado pelo depósito do pedido. . 
O processo de apuraçãoO processo de apuração
de atividade inventivade atividade inventivade atividade inventivade atividade inventiva
O técnico da arteO técnico da arte
Olho do
“homem 
da arte”
Em princípio,
O mesmo olho
Do engenheiro
Que depois vai 
copiar a revelaçãocopiar a revelação
Quando a patente
Cair em domínio
Público.
O olho da suficiência
Descritiva…..
Campo de visão Campo de visão 
Identificação do Identificação do 
problema problema 
Problema
técnico
Mensuração da Mensuração da 
distância distância 
Problema
técnico
Solução
Técnica
Estado
Da
Arte
∆∆
Campo de visão Campo de visão 
Longe de mais....Longe de mais....
∆∆
��ObviedadeObviedade
O técnico que vai copiar a revelação
∆∆
Campo de visão Campo de visão 
Fora do faixoFora do faixo
Mecânica
Eng. Metalúrgico
Resistência de Materiais
Solução técnica óbviaSolução técnica óbvia
no alcance e dentro da faixano alcance e dentro da faixa
Solução
TécnicaTécnica
Problema
Técnico
Solução técnica nãoSolução técnica não--
óbvia …fora do faixoóbvia …fora do faixo
Solução
Técnica
Problema
Técnico
O que O que nãonão é óbvioé óbvio
O que é óbvioO que é óbvio
O livre convencimento O livre convencimento 
deve ser sindicáveldeve ser sindicáveldeve ser sindicáveldeve ser sindicável
A sindicabilidade da A sindicabilidade da 
análise análise 
�� A prática internacional também impõe A prática internacional também impõe 
um requisito adjetivoum requisito adjetivo, , que no Brasil tem que no Brasil tem 
um aspecto constitucional: o de que um aspecto constitucional: o de que ––
sendo a avaliação da atividade inventiva sendo a avaliação da atividade inventiva sendo a avaliação da atividade inventiva sendo a avaliação da atividade inventiva 
de direito estrita e objetiva de direito estrita e objetiva –– tal juízo tal juízo 
seja suscetível de sindicabilidade e seja suscetível de sindicabilidade e 
repetibilidade. repetibilidade. 
Não é só matéria de fatoNão é só matéria de fato
�� ConstituiConstitui--se tal exame, inclusive, uma se tal exame, inclusive, uma 
exceção à norma de que a matéria de fato exceção à norma de que a matéria de fato 
não está sujeita ao crivo de apelação. não está sujeita ao crivo de apelação. 
�� Em primeiro lugar, porque no juízo de Em primeiro lugar, porque no juízo de Em primeiro lugar, porque no juízo de Em primeiro lugar, porque no juízo de 
atividade inventiva, ainda que relevem as atividade inventiva, ainda que relevem as 
questões eminentemente técnicas, há questões eminentemente técnicas, há 
estreita e inextricável interação destas estreita e inextricável interação destas 
com a matéria de direito com a matéria de direito [1][1]. . 
•• 1]1] CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de CABANELLAS, Guillermo de las Cuevas. Derecho de 
las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: las Patentes de Invención, tomo I. Buenos Aires: 
Editora Heliasta, 2001, p. 735 e seg. Editora Heliasta, 2001, p. 735 e seg. 
Nem o juiz singular pode Nem o juiz singular pode 
julgar sozinhojulgar sozinho
�� Em segundo lugar, porque a prática Em segundo lugar, porque a prática 
jurisprudencial em matéria de atividade jurisprudencial em matéria de atividade 
inventiva efetivamente exige a motivação inventiva efetivamente exige a motivação 
da decisão, na qual a simples expressão da decisão, na qual a simples expressão 
do livre convencimento do juiz não é do livre convencimento do juiz não é do livre convencimento do juiz não é do livre convencimento do juiz não é 
suficiente suficiente [1][1]. . 
••
[1][1] CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. CHAVANNE, Albert & BURST, J. Jacques. 
Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis Droit de la Propriété Industrielle. Paris:Précis 
Dalloz, 1993, p. 51Dalloz, 1993, p. 51--61 e AZÉMA, Jacques & 61 e AZÉMA, Jacques & 
GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété GALLOUX, J. Christophe. Droit de la Propriété 
Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169Industrielle. Paris: Dalloz, 2006, p. 169--184.; 184.; 
A sindicabilidade da A sindicabilidade da 
análise análise 
�� Para assegurar a sindicabilidade e Para assegurar a sindicabilidade e 
repetibilidade do juízo de atividade repetibilidade do juízo de atividade 
inventiva, os sistemas jurídicos propõem inventiva, os sistemas jurídicos propõem 
métodosmétodos de avaliaçãode avaliação. . 
O objetivo de tais métodos é, além de O objetivo de tais métodos é, além de �� O objetivo de tais métodos é, além de O objetivo de tais métodos é, além de 
visar ao máximo de visar ao máximo de certezacerteza possível, possível, 
assegurar que a reiteração do exame, assegurar que a reiteração do exame, 
dentro dos exatos parâmetros dentro dos exatos parâmetros 
postulados, levará a igual resultado. postulados, levará a igual resultado. 
A sindicabilidade da A sindicabilidade da 
análise análise 
�� Nenhum método em especial é exigido na lei Nenhum método em especial é exigido na lei 
brasileirabrasileira. . 
�� A exigência decorrente do devido processo legal, A exigência decorrente do devido processo legal, 
no entanto, é que no entanto, é que haja um métodohaja um método e que e que este este 
método seja explicitadométodo seja explicitado para possibilitar o direito para possibilitar o direito 
de defesa dos legitimados a fazêde defesa dos legitimados a fazê--lo, e assegurar o lo, e assegurar o de defesa dos legitimados a fazêde defesa dos legitimados a fazê--lo, e assegurar o lo, e assegurar o 
interesse geral do público em que os privilégios interesse geral do público em que os privilégios 
satisfaçam os requisitos legais. satisfaçam os requisitos legais. 
�� O método O método –– qualquer que seja qualquer que seja –– deve ser deve ser 
constantemente seguido no exame, e o constantemente seguido no exame, e o 
examinador, perito ou juiz deve explicitar como as examinador, perito ou juiz deve explicitar como as 
operações lógicas indicadas imediatamente acima operações lógicas indicadas