Direito Empresarial (Prof Douglas Azevedo)(1)

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DIREITO EMPRESARIAL
Prof. Douglas Azevedo
 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 
Inicialmente, cumpre distinguir propriedade industrial da propriedade intelectual 
 
Propriedade Intelectual - gênero 
 
A tutela dos direitos intelectuais se inicia apenas após a idade média, pois até então 
inexistiam métodos que permitissem a reprodução em larga escala, estando a 
produção submetida a um processo manual. O preço do papel e demais questões 
técnicas também limitavam a plena difusão de obras. Com o advento da imprensa e da 
invenção da prensa tipográfica, contudo, este cenário passa a se alterar, tornando-se 
possível a produção em larga escala de materiais de origem intelectual. 
 
Nesse contexto, é na Inglaterra que surge o termo Copyright, referindo-se, 
inicialmente, ao direito concedido pela família real à associação de donos de papelaria 
garantindo o monopólio sobre as vendas. Em contrapartida, estas garantiam que o 
conteúdo publicado não atentaria contra a coroa. O direito, portanto, protegia os 
comerciantes, e não os autores, que só futuramente seriam incluídos no rol de 
proteção das legislações em detrimento aos responsáveis pelas cópias. 
 
O cenário é amplamente alterado com o advento da revolução industrial, a qual 
representou um salto sem precedentes na capacidade produtiva da humanidade, e, 
por óbvio, passando a exigir um cuidado especializado nas criações humanas. Assim, 
em março de 1883, diversos países, entre eles o Brasil, firmam tratado sobre o tema 
visando uniformizar o sistema internacional de proteção. 
 
Passa a ocorrer, também, a clara distinção entre direito autoral e direito industrial. 
Como explica Silveira (2014, p.70) 
 
Quando a propriedade intelectual se consolidou – como resultado da 
Revolução Francesa e da extinção das corporações de ofícios -, duas 
espécies de criadores foram contempladas pelas primeiras leis: o 
autor no campo das artes (direito do autor) e o autor no campo da 
indústria (direito de inventor) 
 
Como visto, ambas as áreas derivam do intelecto humano, mas geram efeitos 
completamente diferentes no mundo jurídico; uma volta-se ao campo da sensibilidade 
das pessoas, ao passo que a outra destina-se as alterações no âmbito material da 
realidade – maquinários, processos, fármacos, etc, bem como se incluem bens 
voltados à proteção de software e de materiais biológicos alterados pelo intelecto 
humano (como os transgênicos). 
 
A proteção da propriedade intelectual no Brasil, embora sempre presente e atualizada 
conforme as novas revisões sobre a matéria, veio positivada na Constituição Federal, 
em seu artigo 5º, incisos XXVII e XXIX: 
 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, 
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros 
pelo tempo que a lei fixar; 
 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
 
 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. 
 
Para garantir a distinção entre tais direitos, surgem legislações específicas sobre cada 
tema: a Lei de Propriedade Industrial (LPI – 9279/96) e a Lei 9.610/98 (Lei dos Direitos 
de Autor). Todavia, em virtude da já mencionada complexidade de nossos tempos, 
surge também a lei dos autores de Software (Lei 9.609/98) e a lei dos Cultivares (Lei 
9.456/97). 
 
Ainda, importante referir que tais legislações, conforme expõe Silveira (2014, p.79) 
surgem para “atender a um tratado internacional chamado de acordo TRIPs, uma sigla 
incompleta da expressão Trade Related Aspects of Intellectual Proporty Rights1”. 
 
Para melhor estruturar a propriedade intelectual, segue quadro delineando suas áreas: 
 
 
 
 
Propriedade Industrial 
 
Primeiro ponto: quem é o INPI? -> autarquia federal responsável pela concessão das 
patentes e registros no Brasil. 
 
As questões referentes à propriedade industrial encontram-se na lei 9279/96, a qual 
chamaremos de LPI. Tal legislação protege, como já dito alhures, os seguintes bens: 
patentes – invenção e modelo de utilidade; registro – desenho industrial e marca; 
indicações geográficas e concorrência desleal. 
 
 
1 Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos da Proporção Intelectual 
Propriedade Intelectual
Direito Autoral
- Obras Intelectuais, literárias e artísticas; 
- Programas de computador;
- Domínios na Internet
Propriedade Industrial
- Patentes (invenção e modelo de utilidade)
- Registro (marca e denhose industrial)
- Indicações Geográficas
- Direito da Concorrência
- Cultivares
 
 
 
O art. 2 da LPI traz um importante conceito: a proteção dos bens da lei consideram o 
interesse social e o desenvolvimento tecnológico do país. Tal aspecto deve 
sempre ser considerado, e é dele que deriva a ideia de quebra de patente após um 
determinado período de uso, nos casos de patente. 
 
O art. 3 aborda dois princípios importantes da propriedade industrial, ao determinar 
que esta lei também se aplica:: 
 
I – ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e 
depositado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado 
ou convenção em vigor no Brasil; (princípio da prioridade – qualquer 
cidadão de país signatário reivindicar prioridade de patente/registro 
no Brasil, caso já tenha obtido igual concessão fora, no prazo de 06 
meses para marca, desenho ind., / 12 meses para patentes); 
 
II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos 
brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de 
direitos iguais ou equivalentes (princípio da assimilação – não é 
admissível no direito interno a criação de distinções entre nacionais e 
estrangeiros em matéria de direito Art.industrial. Ex: lei que garantisse 
tempo maior de exploração de patente para inventor). 
 
Vejamos jurisprudência abordando o tema: 
 
DIREITO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVENÇÃO DA 
UNIÃO DE PARIS. LEI Nº 9.279-69 (LPI). PATENTE 
ESTRANGEIRA. DIREITO DE PRIORIDADE UNIONISTA. 
AUSÊNCIA DE REIVINDICAÇÃO DA PRIORIDADE. . De acordo 
com a legislação nacional e o tratado de Convenção de Paris, a 
Patente de Invenção estrangeira terá prioridade também no Brasil, 
desde que seja efetuado um depósito nacional ou reivindicada sua 
prioridade no Brasil. Trata-se do princípio da Prioridade Unionista. 
Esse princípio, estabelecido pelo artigo 4º da Convenção da União de 
Paris - CUP, dispõe que o primeiro pedido de patente ou desenho 
industrial depositado em um dos países membros serve de base para 
depósitos subsequentes relacionados à mesma matéria, efetuados 
pelo mesmo depositante ou seus sucessores legais. Tem-se, pois, o 
direito de prioridade unionista; . O artigo 16 da Lei nº 9.279/96 - LPI 
LPI
BENS PI
MARCA E DESENHO 
INDUSTRIAL REGISTRO
INVENÇÃO E 
MODELO DE 
UTILIDADE
PATENTE
REPRESSÃO À
CONCORRÊNCIA 
DESLEAL E FALSAS 
INDICAÇÕES 
GEOGRÁFICAS
 
 
consagra na legislação pátria o direito de prioridade do depositante 
previsto na CUP. O referido dispositivo dispõe que será assegurado o 
direito de prioridade ao pedido de patente depositado em país que 
mantenha acordo com o Brasil, ou em organização internacional, que 
produza efeito de depósito nacional, nos prazos estabelecidos no 
5acordo - os prazos para exercer tal direito são de doze meses para 
invenção e modelo de utilidade e seis meses para desenho industrial. 
O ato de reivindicar a prioridade de patente estrangeira perante o 
Brasil é, contudo, essencial ao direito de prioridade unionista, sob 
pena de decadência. A falta de comprovação da reivindicação de 
prioridade acarretará a perda de prioridade salvo se a parte 
comprovar que não a realizou por justa causa aplicando-se o disposto 
no artigo 221 da LPI. (TRF-4 - AC: 50103352620104047200 SC 
5010335-26.2010.404.7200, Relator: CANDIDO ALFREDO SILVA 
LEAL JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2016, QUARTA TURMA) 
 
Outro artigo relevanteé o 225, o qual estabelece o prazo prescricional para as 
ações da LPI – ou seja, 05 anos. Cuidado! O prazo inicia do conhecimento do ato 
lesivo ao direito de bem tutelado pela lei, não da concessão da patente/registro. 
 
Por fim, o artigo 5º aponta que os bens protegidos pela LPI são considerados bens 
móveis para efeitos legais. Isto significa direta incidência sobre o direito civil, razão 
pela qual é importante lembrarmos de alguns conceitos empresariais – 
estabelecimento e nome empresarial. 
 
I - Do estabelecimento – art. 1142 – 1149 Código Civil 
 
Trata-se do conjunto de bens corpóreos e incorpóreos (materiais e imateriais) 
organizados pelo empresário individual/EIRELI ou pela sociedade para o devido 
desenvolvimento de suas atividades (não se confunde, portanto, com o 
patrimônio do empresário). Uma sede campestre da empresa seria patrimônio da 
sociedade, mas não engloba o estabelecimento. 
 
Trata-se, pois, de uma Universalidade de fato – o titular escolhe quais bens a 
compõem E não de uma Universalidade de direito – você não escolhe (ex: herança) 
 
Tal conceito engloba bens como o ponto, a marca e também demais bens físicos. não 
confundir com empresa – que é uma atividade. 
 
Exemplos: 1) uma lan house – o empresário irá necessitar de computadores, mesas, 
cadeiras, um nome empresarial, uma marca, o ponto, nome comercial. 2) um polo 
petroquímico no qual são desenvolvidas diversas novas tecnologias, as quais são 
exploradas economicamente – tais bens fazem parte do acervo imaterial da empresa. 
 
Art 1143 Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios 
jurídicos, translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com a sua natureza. 
- 
> Total ou parcial 
Translativos – transferência da propriedade 
Constitutivos – não há transferência da propriedade (comodato, cessão de marca... 
Não há transferência, há cessão). 
 
II – Nome empresarial 
 
 
Nome empresarial: É a firma ou denominação social com que o empresário, a 
sociedade empresária, a sociedade simples, a associação e a fundação se 
apresentam no exercício de suas atividades. O empresário deve adotar nome que o 
distinga de qualquer outro já inscrito no mesmo registro. Trata-se, portanto, de 
elemento de identificação do empresário individual, sociedade empresária, 
cooperativas ou EIRELI – é um direito personalíssimo. 
 
FIRMA - Só pode ter por base o nome civil do empresário ou os dos sócios, que 
constitui também sua assinatura. Ex: João Antunes Vieira; J.A. Vieira; A. Vieira Joias. 
DENOMINAÇÃO – Na denominação poder-se-á usar nome civil ou um “elemento 
fantasia”, mas a assinatura, neste último caso, será sempre com o nome civil, lançado 
sobre o nome empresarial impresso carimbado. 
 
Funções: 
1) Objetiva – garantir fama, renome, reputação 
2) Subjetiva – individualizar e identificar o sujeito que exerce a atividade 
empresarial; 
 
Cuidado: e se houver COLIDÊNCIA entre a denominação e uma marca? Veremos isso 
mais à frente, quanto estudarmos o tema! 
 
 
Patentes 
 
A arte de inventar é uma das mais importantes fontes de inovação 
que permitem o desenvolvimento da sociedade. Sem as invenções a 
sociedade não estaria tão evoluída, ela não teria chegado ao 
presente nível de desenvolvimento, sobretudo econômico. Nas 
atividades econômicas em geral, a atividade inventiva do homem foi e 
é essencial para desenvolvimento, isto é, sem as invenções a 
economia não teria se expandido da maneira que o fez. Em suma, as 
invenções são uma grande fonte de desenvolvimento e de benefícios 
para a sociedade. A invenção é produto do engenho humano, é o 
“bem imaterial resultado de atividade inventiva”. Ela se opõe as 
descobertas; na medida em que representam o encontro eventual ou 
procurado de processo ou produto das forças da natureza, a 
descoberta preexiste na ordem natural. Nas invenções a criação 
humana é determinante, sem ela não há invenção. Nas descobertas o 
homem apenas reconhece algo preexistente (TOMAZETTE, 2017, p. 
187). 
 
Patente é a concessão de privilegio temporários para aquele que desenvolve invento. 
Titular da patente se submete ao desenvolvimento e o encaminha para o órgão 
competente. A patente pode ser de produto (ex: celular que dobra) ou de processo 
(ex: processo de emagrecimento). 
 
Consiste também na troca de exclusividade de fato para uma exclusividade de direito, 
ou seja, poder atuar contra outros que copiam a criação. 
 
”é o direito derivado de um recurso legal, que é conferido a uma 
pessoa em virtude da lei, de impedir terceiros, durante um período 
limitado, de realizar certos atos relativos à invenção descrita” 
(COELHO, 2010) 
 
 
 
-> direito conferido por entidade governamental para aquele que cumprir algumas 
condições previstas. 
 
I – da titularidade 
 
Ao autor da patente (invenção ou modelo de utilidade) é assegurado o direito de obter 
a patente que garante a propriedade (art. 6). 
§ 1º Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a 
obter a patente. 
 
§ 2º A patente poderá ser requerida em nome próprio, pelos herdeiros 
ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei 
ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que 
pertença a titularidade. 
 
§ 3º Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade 
realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, a patente poderá 
ser requerida por todas ou qualquer delas, mediante nomeação e 
qualificação das demais, para ressalva dos respectivos direitos. 
 
§ 4º O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não 
divulgação de sua nomeação. 
 
E caso dois autores criem (inv ou mu) de forma independente a mesma coisa, a 
quem pertence? O art 7 esclarece essa noção basilar da propriedade industrial: 
o direito de obter a patente será assegurado àquele que provar o depósito mais 
antigo, independentemente da data efetiva da invenção ou criação. 
 
Em outras palavras, é dono quem primeiro encaminhar o pedido para o INPI. 
 
II – Da patenteabilidade 
 
Pode ser patenteada a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial (art. 8). Por sua vez, é patenteável como modelo de 
utilidade o objeto de uso prático suscetível de aplicação industrial, que apresenta nova 
forma ou disposição envolvendo ato inventivo e que resulte em melhoria funcional 
no seu uso ou sua fabricação. 
 
O art. 10 nos apresenta um extenso rol acerca do que NÃO SE CONSIDERA 
INVENÇÃO. Note-se: I, II, IV e IX são entendidos como inventos não úteis; III, V, VI e 
VII podem ser soluções úteis, mas não são concretas; e VIII é útil e concreta, mas a lei 
brasileira optou por não garantir patente: 
 
I - descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; 
 
II - concepções puramente abstratas; 
 
III - esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, 
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; 
 
IV - as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou 
qualquer criação estética; 
 
V - programas de computador em si; 
 
 
VI - apresentação de informações; 
 
VII - regras de jogo; 
 
VIII - técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como 
métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo 
humano ou animal; e 
 
IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 
 
Voltando aos requisitos: 
 
1) Novidade 
 
Art. 11 – não é novidade o que é considerado como parte do estado da técnica: 
 
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público 
antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso 
ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 
e 17. 
§ 2º Para fins de aferição da novidade, o conteúdo completo de pedido depositado no 
Brasil, e ainda não publicado,será considerado estado da técnica a partir da data de 
depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subsequentemente. 
§ 3º O disposto no parágrafo anterior será aplicado ao pedido internacional de patente 
depositado segundo tratado ou convenção em vigor no Brasil, desde que haja 
processamento nacional. 
Cuidado com o art. 12: não é estado da técnica a divulgação de invenção ou modelo de 
utilidade, quando ocorrida durante os 12 (doze) meses que precederem a data de depósito ou 
a da prioridade do pedido de patente, se promovida: 
 
 I – pelo inventor; 
II - pelo INPI, por meio de publicação oficial do pedido de patente sem o consentimento do 
inventor; 
III – por terceiros, com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em 
decorrência de atos por este realizados. 
 
2) Atividade Inventiva 
 
Art. 13 – a invenção possui atividade inventiva quando, para um técnico no assunto, 
não decorre de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica. 
 
“é o exercício do intelecto que leva ao descobrimento de um objeto 
até então desconhecido; a criação de um objeto novo. Trata-se, 
portanto de uma operação criativa, intelectual, que transcende a 
normalidade das atividades desenvolvidas pelos demais técnicos no 
assunto”. (COELHO, 2010). 
 
 
 
Progresso, avanço, algo que não decorre de uma análise lógica da invenção 
anterior. 
 
3) Aplicação Industrial 
 
Art. 14 – tanto para invenção como modelo de utilidade: é suscetível de aplicação 
industrial quando podem ser produzidos em qualquer tipo de indústria. 
 
“a aplicação industrial é a mera possibilidade de industrialização ou de uso na indústria 
(qualquer tipo de indústria, inclusive agricultura) da invenção”. O produto tem de 
poder ser REPLICADO em escala industrial (repetir) 
 
4) Ausência de vedações legais 
 
Art. 18 – não é patenteável. 
 
I - o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à 
ordem e à saúde públicas; 
 
II - as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de 
qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades 
físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou 
modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; 
e 
 
III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 
8º e que não sejam mera descoberta. 
 
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos 
transgênicos são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou 
de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em 
sua composição genética, uma característica normalmente não 
alcançável pela espécie em condições naturais. 
 
Pode ser patenteado o modelo de utilidade que consista em objeto de uso prático, ou 
parte deste, suscetível de aplicação industrial e apresente nova forma ou disposição 
envolvendo ato inventivo, o qual resulta em melhora funcional no uso ou na 
fabricação. 
 
Da prioridade – art. 16 
 
 Art. 16. Ao pedido de patente depositado em país que mantenha acordo com o Brasil, ou em 
organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será assegurado direito de 
prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado nem 
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
 
Trata-se de prioridade no trâmite de concessão, nos casos em que uma empresa 
situada em país membro da CUP deseja patentear a mesma invenção no Brasil. Tal 
pedido é feito junto ao depósito junto ao INPI. 
 
Do pedido de patente 
 
 
 
O art. 19 da LPI nos mostra o que deverá constar no pedido: 
 
1) requerimento 2) relatório descritivo 3) reivindicações 4) desenhos (se for o caso) 5) 
resumos 6) comprovante do pagamento da retribuição do depósito. 
 
O fluxograma abaixo disponibilizado pelo INPI ilustra o caminho processual de um 
pedido de patente junto ao INPI, englobando os artigos 18 até 38 da LPI. 
 
 
Fonte: INPI 
 
 
 
 
Fonte: INPI 
 
 
 
 
Fonte: INPI 
 
 
Da vigência da patente – art. 40 
 
A patente de invenção vigorará por 20 anos e a de modelo de utilidade pelo prazo de 
15 anos, ambas contando da data do depósito. 
 
Muita atenção com o parágrafo único 
 
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez) anos para a patente de 
invenção e a 7 (sete) anos para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de 
 
 
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de mérito do 
pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo de força maior. 
Da proteção conferida pela patente – art. 41 e ss 
 
Art. 42. A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, 
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender 
ou importar com estes propósitos: 
 
I - produto objeto de patente; 
 
II - processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
 
§ 1º Ao titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que 
terceiros contribuam para que outros pratiquem os atos referidos 
neste artigo. 
 
§ 2º Ocorrerá violação de direito da patente de processo, a que se 
refere o inciso II, quando o possuidor ou proprietário não comprovar, 
mediante determinação judicial específica, que o seu produto foi 
obtido por processo de fabricação diverso daquele protegido pela 
patente. 
 
 
O tratado no artigo 42 não se aplica, conforme art. 43: 
 
Art. 43. O disposto no artigo anterior não se aplica: 
 
I - aos atos praticados por terceiros não autorizados, em caráter 
privado e sem finalidade comercial, desde que não acarretem 
prejuízo ao interesse econômico do titular da patente; 
 
II - aos atos praticados por terceiros não autorizados, com finalidade 
experimental, relacionados a estudos ou pesquisas científicas ou 
tecnológicas; 
 
III - à preparação de medicamento de acordo com prescrição médica 
para casos individuais, executada por profissional habilitado, bem 
como ao medicamento assim preparado; 
 
IV - a produto fabricado de acordo com patente de processo ou de 
produto que tiver sido colocado no mercado interno diretamente pelo 
titular da patente ou com seu consentimento; 
 
V - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria 
viva, utilizem, sem finalidade econômica, o produto patenteado como 
fonte inicial de variação ou propagação para obter outros produtos; e 
 
VI - a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com matéria 
viva, utilizem, ponham em circulação ou comercializem um produto 
patenteado que haja sido introduzido licitamente no comércio pelo 
detentor da patente ou por detentor de licença, desde que o produto 
patenteado não seja utilizado para multiplicação ou propagação 
comercial da matéria viva em causa. 
 
VII - aos atos praticados por terceiros não autorizados, relacionados à 
invenção protegida por patente, destinados exclusivamente à 
 
 
produção de informações, dados e resultados de testes, visando à 
obtenção do registro de comercialização, no Brasil ou em outro país, 
para a exploração e comercialização do produto objeto da patente, 
após a expiração dos prazos estipulados no art. 40. 
 
Já o art. 44 trabalha com a questão da indenização. O titular da patente possui o 
direito de obter indenização pela exploração indevida do seu objeto. Atenção a esta 
parte: INCLUSIVE à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e 
da concessão da patente. Os parágrafos do artigo complementam: 
 
1º Se o infrator obteve, por qualquer meio, conhecimento do conteúdo 
do pedido depositado, anteriormente à publicação, contar-se-á o 
período da exploração indevida para efeito da indenização a partir da 
data de início da exploração. 
 
§ 2º Quando o objeto do pedido de patente se referir a material 
biológico, depositado na forma do parágrafo único do art. 24, o direito 
à indenização será somente conferido quando o material biológico se 
tiver tornado acessívelao público. 
 
§ 3º O direito de obter indenização por exploração indevida, inclusive 
com relação ao período anterior à concessão da patente, está 
limitado ao conteúdo do seu objeto, na forma do art. 41. 
 
Outro artigo que exige cuidados e frequentemente gera confusão é o art. 45 - 
 
Art. 45. À pessoa de boa fé que, antes da data de depósito ou de 
prioridade de pedido de patente, explorava seu objeto no País, será 
assegurado o direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e 
condição anteriores. 
 
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido 
juntamente com o negócio ou empresa, ou parte desta que tenha 
direta relação com a exploração do objeto da patente, por alienação 
ou arrendamento. 
 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa 
que tenha tido conhecimento do objeto da patente através de 
divulgação na forma do art. 12, desde que o pedido tenha sido 
depositado no prazo de 1 (um) ano, contado da divulgação. 
 
Trata-se da situação em que alguém de boa fé já utilizava o invento antes mesmo 
deste ser patenteado por outrem. Nestes casos, para evitar prejuízos, a LPI autoriza 
que este terceiro continue utilizando – com as restrições previstas nos parágrafos do 
artigo. 
 
Da nulidade 
 
Determina o art. 46 que é nula a patente que contrariar dispositivos desta lei – tendo 
como marco inicial a data do depósito do pedido. A nulidade pode se dar mediante 
processo administrativo ou judicial. 
 
O procedimento administrativo resta discriminado junto ao art. 50, e aponta que esta 
ocorrerá quando: 1) não houver sido atendido qualquer requisito legal; 2) problemas 
no relatório do pedido, o qual deve ser claro e explicativo; 3) o objeto da patente se 
 
 
estenda além do conteúdo do pedido do depósito original; 4) omissão de informações 
essenciais durante o processamento. 
 
Tal processo pode ser proposto de ofício ou mediante requerimento de qualquer 
pessoa interessada, no prazo de seis meses a contar da concessão; o titular terá 60 
dias para se defender. Ao final, o presidente do INPI decidirá, esgotando a instância 
administrativa. 
 
No âmbito judicial, a ação poderá ser proposta a qualquer tempo da vigência da 
patente, seja pelo INPI ou por qualquer interessado legítimo. Na ação, é possível 
solicitar tutela provisória, como a suspensão dos efeitos da patente, contanto 
preenchidos os requisitos; o foro competente será o da Justiça Federal e o INPI, se 
não for autor, deverá intervir. Após o trânsito em julgado, cabe ao INPI publicar 
anotação para ciência de terceiros. 
 
Da cessão e anotações e das licenças 
 
Por ser associado a uma coisa móvel, uma patente pode ser cedida. Caberá ao INPI 
fazer as anotações referentes à quaisquer alterações, visando dar ciência do ato para 
terceiros. 
 
Art. 58. O pedido de patente ou a patente, ambos de conteúdo indivisível, poderão ser 
cedidos, total ou parcialmente. 
 
Art. 59. O INPI fará as seguintes anotações: 
 
I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do cessionário; 
 
II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou a 
patente; e 
 
III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou 
titular. 
 
Art. 60. As anotações produzirão efeito em relação a terceiros a partir 
da data de sua publicação. 
 
Ainda, as patentes poderão ser alvo de contrato de licença para a exploração. Esta por 
sua vez poderá ser: 
 
I – Voluntária (art. 61) – ato de vontade do autor da patente, que deseja, 
voluntariamente, licenciar outrem para realizar a exploração. Tal ato deverá ser 
averbado junto ao INPI para que produza efeitos – a contar a partir de sua publicação. 
Caso a parte que esteja utilizando, mediante licença, patente, venha a melhorá-la, tal 
melhoria lhe pertence (art. 63). 
 
II – Por oferta (64) – cuida-se de espécie de “leilão” – o titular da patente solicita ao 
INPI que este a coloque em oferta para fins de exploração. Ou seja, o INPI anuncia a 
oferta e em suas revistas no intuito de atrair interessados. 
 
III – Compulsória (68) – caso o titular exerça a patente de forma abusiva, ou pratique 
abuso de poder econômico, poderá ter sua patente licenciada de forma compulsória 
 
 
após decisão administrativa ou judicial. Tal medida também é causada, após 03 anos 
de uso (§5), por: 
 
I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por 
falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a 
falta de uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos 
de inviabilidade econômica, quando será admitida a importação; ou 
 
II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
 
Somente pessoa interessada poderá requisitar a licença compulsória, além de 
comprovar possuir capacidade técnica e econômica para realiza-la (novamente aqui 
a ideia de progresso coletivo em detrimento ao interesse do particular). 
 
Não haverá a concessão da licença compulsória caso o titular (art 69) 
 
I - justificar o desuso por razões legítimas; 
 
II - comprovar a realização de sérios e efetivos preparativos para a 
exploração; ou 
 
III - justificar a falta de fabricação ou comercialização por obstáculo 
de ordem legal. 
 
Fala-se, ainda, em licença compulsória nos casos do art. 70, se preenchidos alguns 
requisitos cumulativamente. 
 
I - ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em 
relação a outra; 
 
II - o objeto da patente dependente constituir substancial progresso 
técnico em relação à patente anterior; e 
 
III - o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente 
para exploração da patente anterior. 
 
O conceito de patente dependente é trazido no §1 do artigo – aquela cuja exploração 
depende obrigatoriamente da utilização de patente anterior. Imaginem uma invenção 
que é aplicada à uma linha de montagem recém inventada – temos duas patentes 
distintas, mas a primeira depende da segunda para funcionar. 
 
Por fim, há a patente compulsória nos casos de emergência nacional ou 
interesse público (art. 71). Nesses casos, se o titular não for capaz de suprir 
demanda emergencial (como uma epidemia, por exemplo), poderá haver a licença da 
patente de ofício – sem prejuízo dos direitos do titular. Trata-se de medida temporária 
para suprir alguma questão emergencial. 
 
Os art. 73 e 74 tratam de questões procedimentais nos casos de patente compulsória 
e das possibilidades de defesa do titular. Intimado do pedido, o titular deverá se 
manifestar em 60 dias – se não o fizer, será considerada aceita a licença. Caso o 
requerente alegue abuso de direitos patentários ou do poder econômico, deverá 
comprovar com documentação; o mesmo vale no caso de alegação da falta de 
exploração. Após concedida licença compulsória, o licenciado deverá iniciar a 
exploração em até um ano. 
 
 
 
Da patente de interesse da defesa nacional (art 75) 
 
Art. 75. O pedido de patente originário do Brasil cujo objeto interesse à defesa 
nacional será processado em caráter sigiloso e não estará sujeito às publicações 
previstas nesta Lei. 
 
Temos aqui o exemplo de armamentos ou demais artefatos bélicos que precisam 
correr de forma sigilosa. 
 
§ 1º O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao órgão competente 
do Poder Executivo para, no prazo de 60 (sessenta) dias, manifestar-
se sobre o caráter sigiloso. Decorrido o prazo sem a manifestação do 
órgão competente, o pedido será processado normalmente. 
 
§ 2º É vedado o depósito no exterior de pedido de patente cujo objeto 
tenha sido considerado de interesse da defesa nacional, bem como 
qualquer divulgação do mesmo, salvo expressa autorização do órgão 
competente. 
 
§ 3º A exploração e a cessão do pedido ou da patente de interesse da 
defesa nacional estão condicionadas à prévia autorização do órgão 
competente, assegurada indenização sempre que houver restrição 
dos direitos do depositante ou do titular 
 
Do certificado de adição (art 76) 
 
Art. 76. O depositante do pedido ou titular de patente de invençãopoderá requerer, 
mediante pagamento de retribuição específica, certificado de adição para proteger 
aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da invenção, mesmo que 
destituído de atividade inventiva, desde que a matéria se inclua no mesmo conceito 
inventivo. 
 
Trata-se do acréscimo de algo a uma patente já existente. É, ainda, elemento 
acessório da patente, razão pela qual se extingue junto desta. 
 
Da extinção da patente (art 78 – 83) 
 
 
Art. 78. A patente extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
 
III - pela caducidade; 
 
IV - pela falta de pagamento da retribuição anual, nos prazos 
previstos no § 2º do art. 84 e no art. 87; e 
 
V - pela inobservância do disposto no art. 217. 
 
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio 
público. 
 
 
 
A caducidade pode se dar de ofício ou mediante requerimento de parte interessada 
caso decorridos 02 anos da concessão da primeira licença compulsória sem haverem 
cessado os abusos ou desuso. 
 
Da retribuição (art 84) e da restauração (art 87) 
 
Retribuição é o valor pago pelo titular de registro ou patente ao INPI. No caso destas 
últimas, estamos falando de retribuição anual. 
 
Já a restauração é a possibilidade de não perder a patente pela falta de pagamento: 
Art. 87. O pedido de patente e a patente poderão ser restaurados, se o depositante ou 
o titular assim o requerer, dentro de 3 (três) meses, contados da notificação do 
arquivamento do pedido ou da extinção da patente, mediante pagamento de 
retribuição específica. 
 
Da realização de invento e modelo de utilidade por empregado ou prestador de serviço 
(art 88+) 
 
Muito comum que um invento seja desenvolvido não na garagem ou quintal de um 
inventor, mas no laboratório especializado de uma grande empresa que fornece 
diversos recursos para que os seus funcionários desenvolvam inventos e melhorias. 
Nesse sentido se dá o desenho legislativo, ao proteger o empregador que fornece os 
meios para o desenvolvimento das patentes: 
 
Resumindo: tudo pertence ao empregador, se a patente foi desenvolvida no meio de 
trabalho com recursos fornecidos pelo empregador. Salvo designação contratual em 
sentido contrário, o empregado recebe tão somente seu salário como pagamento. 
Ademais, salvo prova em contrário, considera-se desenvolvido em ambiente de 
trabalho patentes a contar até um ano da saída do empregado, para evitar que este se 
demita e tente imediatamente se beneficiar de invento. 
 
Cuidado: se o empregado desenvolveu algo sem o auxílio da empresa, o invento é 
seu (art 90). 
 
Todavia, o empregador poderá conceder ao empregado autor de invento participação 
nos ganhos econômicos – o que difere do salário, logo, não incide em verbas 
trabalhistas. 
 
Há também a possibilidade de propriedade comum – quando o empregador fornece os 
meios mas o empregado utiliza de recursos pessoais para o resultado final. O mesmo 
vale para autônomos e estagiários 
 
§ 1º Sendo mais de um empregado, a parte que lhes couber será 
dividida igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. 
 
§ 2º É garantido ao empregador o direito exclusivo de licença de 
exploração e assegurada ao empregado a justa remuneração. 
 
§ 3º A exploração do objeto da patente, na falta de acordo, deverá ser 
iniciada pelo empregador dentro do prazo de 1 (um) ano, contado da 
data de sua concessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade 
do empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hipóteses de 
falta de exploração por razões legítimas. 
 
 
§ 4º No caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade de 
condições, poderá exercer o direito de preferência. 
 
Dos registros 
Desenho industrial e marca 
A característica de fundo do DI é a sua futilidade: a alteração não amplia a utilidade do 
objeto, apenas o reveste de um aspecto diferente. Esse traço também aproxima o DI 
da obra de arte, com a diferença de que o objeto revestido de desenho industrial tem 
necessariamente função utilitária, ao contrário da arte, desprovida dessa função. 
 
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que passa ser aplicado a um produto, proporcionando 
resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo 
de fabricação industrial. 
 
Cuidado para não confundir com modelo de utilidade! Aqui há somente um 
ganho estético. Também não se fala de bens de caráter artístico (art 98), pois 
estes não possuem o requisito da industriabilidade. 
 
Temos aqui novamente requisitos específicos para o registro. 
 
I – Novo – quando não compreendido no estado da técnica, ou seja, aquilo que ainda 
não foi tornado acessível ao público antes do depósito do pedido, no Brasil ou exterior. 
 
Interessante notarmos o disposto no §3 do art. 96. Temos aqui a situação na qual a 
empresa já deseja iniciar as campanhas publicitárias antes de terminarem o design 
final do produto e realizarem o depósito. 
 
 § 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja 
divulgação tenha ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do 
depósito ou a da prioridade reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a 
III do art. 12. 
 
II – Original – quando dele resulte uma configuração visual distintiva em relação a 
outros objetos anteriores. 
 
III – Ausência de vedações legais (art 100): 
 
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial: 
 
 I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou 
imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso 
ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração; 
 
 II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela determinada 
essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. 
 
 
O pedido de registro (art 101) 
 
 
 
O pedido de registro, tal qual o da patente, contem alguns requisitos. Deverá 
apresentar: 1) requerimento 2) relatório, se houver 3) reivindicações, se for o caso 4) 
desenhos ou fotografias 5) campo de aplicação do objeto 6) comprovante do 
pagamento da retribuição. 
 
No geral, o procedimento aqui é mais célere e prático – art. 104 e ss. 
 
 
Da concessão e da vigência do registro (art 107); da proteção conferida (art 109) 
 
Concedido o registro (art 107), este vigorará pelo prazo de 10 anos da data do 
depósito, prorrogável por mais 03 período de 05 anos cada (art. 108). O pedido deve 
ser formulado no último ano de vigência e envolve o pagamento de nova retribuição. 
 
Conferido o registro, adquire-se a propriedade do desenho industrial. Contudo, tal 
como nas patentes, a pessoa que, de boa fé, antes da data do depósito ou da 
prioridade do pedido de registro explorava seu objeto no País, será assegurado o 
direito de continuar a exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores (art. 110). 
Algumas ressalvas: 
 
§ 1º O direito conferido na forma deste artigo só poderá ser cedido juntamente com o 
negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com a exploração do 
objeto do registro, por alienação ou arrendamento. 
 
§ 2º O direito de que trata este artigo não será assegurado a pessoa que tenha tido 
conhecimento do objeto do registro através de divulgação nos termos do § 3º do art. 
96, desde que o pedido tenha sido depositado no prazo de 6 (seis) meses contados da 
divulgação. 
 
 
Da nulidade do registro; do processo administrativo e judicial de nulidade 
 
O registro concedido em desconformidade com esta lei é nulo. Está poderá ser 
declarada administrativamente, quando houver infringência aos art 94 a 98 (atinentes 
aos requisitos do registro de desenho industrial). No restante, como já vimos: processo 
instaurado de ofício ou por parte com legitimo interesse, no prazo de 05 anos da 
concessão do registro; caso seja solicitado em até 60 dias da concessão, os efeitosdo 
registro serão suspensos. 
 
Quanto à ação judicial, o próprio art. 118 faz remissão direta aos art 56 e 57 – ação 
judicial de nulidade de patente. 
 
 
Da extinção e da retribuição 
 
Art. 119. O registro extingue-se: 
 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
 
 
 
III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 120; 
ou 
 
IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 
 
Quanto à retribuição, esta será quinquenal. 
 
Das marcas 
 
Inicialmente, importante trazer à tona o inciso XXIX, do art. 5º da Constituição, vez que 
o mesmo trabalha a questão da finalidade social da marca. Ou seja, o artigo nos 
esclarece que à propriedade das marcas precisa estar sempre em consonância com o 
interesse social e o desenvolvimento econômico e tecnológico do país. Nas palavras 
de Denis Borges Barbosa: 
 
É de se notar que, também para o caso das marcas, seu uso social 
inclui um compromisso necessário com a utilidade (uso efetivo do 
direito, ou, não ocorrendo, a caducidade que lança o signo na res 
nullius), com a veracidade e licitude [...] (BARBOSA, 2017 Pg 410). 
 
Dito isto, conforme. artigo 122, é suscetível de registro como marca os sinais 
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais. No 
ordenamento brasileiro temos três tipos de marca (art 123): 
 
I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto 
ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa; 
 
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade 
de um produto ou serviço com determinadas normas ou 
especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, 
material utilizado e metodologia empregada; e 
 
II - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços 
provindos de membros de uma determinada entidade. 
 
Ver ainda art. 128 
 
§ 2º O registro de marca coletiva só poderá ser requerido por pessoa jurídica 
representativa de coletividade, a qual poderá exercer atividade distinta da de seus 
membros. 
 
§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem 
interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado 
 
Ainda sobre o tema, ver art 147 e ss. No caso do registro de marca coletiva, o pedido 
deverá conter regulamento de utilização dispondo sobre condições e proibições de uso 
da marca. 
 
Já o pedido de marca de certificação deverá conter as características do produto ou 
serviço objeto da certificação e as medidas de controle que serão adotadas pelo titular. 
 
Já o art. 124 apresenta aquilo que não é registrável como marca: 
 
 
 
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e 
monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou 
internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou 
imitação; 
 
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de 
suficiente forma distintiva; 
 
III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à 
moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de 
pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto 
religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração; 
 
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não 
requerido o registro pela própria entidade ou órgão público; 
 
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou 
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de 
terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes 
sinais distintivos; 
 
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou 
simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou 
serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar 
uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, 
nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de 
 
(...) 
 
Da classificação das marcas 
 
As marcas podem ser: 
 
1) nominativas (compostas exclusivamente por palavras, sem apresentar particular 
forma de letras); 
2) figurativas (consistentes de desenhos ou logotipos); 
3) mistas (palavras escritas com letras revestidas de uma particular forma, ou 
inseridas em logotipos). 
Para fins jurídicos, qualquer que seja o tipo de marca, a proteção é idêntica. 
\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marca de alto renome (art 125) e marca notoriamente conhecida (art. 126) 
 
A marca de alto nome registrada no Brasil possui proteção especial em todos os 
ramos de atividade. 
 
A marca notória, por sua vez, terá proteção em seu ramo de atividade, 
independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. 
 
Em outras palavras, a diferença entre marca notória e marca de alto renome: MN é de 
reconhecimento INTERNACIONAL NAQUELA ÁREA; não precisa de registro por ser 
signatário da Convenção da união de Paris; tem que ser dentro do seu RAMO DE 
ATIVIDADE. Proteção referente ao RAMO DE ATIVIDADE CONHECIDO. (art. 126) 
 
Alto renome: só tem proteção se tiver registro; possui proteção especial do INPI EM 
TODOS OS RAMOS DE ATIVIDADE; não precisa ser conhecida internacionalmente. 
(art. 125). Exemplos: Coca-Cola, Petrobrás, Consul... 
 
Da prioridade e dos requerentes de registro 
 
Art. 127. Ao pedido de registro de marca depositado em país que mantenha acordo com o 
Brasil ou em organização internacional, que produza efeito de depósito nacional, será 
assegurado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no acordo, não sendo o depósito 
invalidado nem prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos. 
 
O art. 128 ensina quem pode registrar uma marca: pessoa física ou jurídica. No caso 
das PJ, é essencial que o registro da marca seja relativo à atividade exercida pela 
empresa – não cumprir esta observação pode gerar indeferimento ou nulidade. 
 
 
Da aquisição (art 129) e da proteção conferida (art. 130) 
 
A propriedade da marca se adquire pelo registro validamente expedido, o qual garante 
exclusividade em todo o território nacional. Todavia, quem de boa fé, na data do 
depósito, utilizava no Brasil por pelo menos 06 meses marca idêntica ou muito 
semelhante terá direito de precedência ao registro. Tal direito só poderá ser cedido 
junto do negócio da empresa por alienação ou arrendamento. 
 
Jurisprudência do STJ sobre o tema 
 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO. 
MARCA. 
DIREITO DE PRECEDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. 
 
 
SÚMULA 284/STF. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO 
E A 
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. 
SÚMULA 211/STJ. 
1- Ação distribuída em 8/8/2011. Recurso especial interposto em 
17/7/2013 e atribuído à Relatora em 25/8/2016. 
2- Controvérsia que se cinge em definir se o registro da marca 
PADRÃO GRAFIA deve ou não ser anulado em virtude do direito de 
precedência alegado pela recorrida. 
3- A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou 
contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do 
recurso especial. 
4- O capítulo do acórdão recorrido que adota orientação firmada pela 
jurisprudênciado STJ não merece reforma. 
5- Não havendo manifestação do Tribunal de origem acerca de 
dispositivos legais indicados como violados, não obstante a 
interposição de embargos de declaração, a irresignação não pode ser 
conhecida. 
6- É possível o reconhecimento judicial da nulidade do registro de 
marca com fundamento em direito de precedência (art. 129, § 1º, da 
Lei 9.279/1996). 
7- A Lei de Propriedade Industrial protege expressamente aquele que 
vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por 
terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o 
direito de precedência de registro. 
8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do 
acervo probatório – concluíram que a recorrida, de boa-fé, fazia uso 
de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de 
seis meses antes do pedido de registroformulado pela interessada. 
9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 
 
 
Após o registro, o titular pode ceder o registro (ou o pedido de registro); licenciar seu 
uso e zelar pela integridade material ou reputação da marca. Não poderá, contudo (art 
132): 
 
Art. 132. O titular da marca não poderá: 
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais 
distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, 
na sua promoção e comercialização; 
 
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para 
indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas 
leais de concorrência; 
 
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado 
interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o 
disposto nos §§ 3º e 4º do art. 68; e 
 
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou 
literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação 
comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. 
 
 
Da vigência (art. 133) e das anotações (136) 
 
 
 
O registro de marca vigorará por 10 anos contados da concessão do registro, podendo 
ser prorrogado por períodos iguais e sucessivos – ou seja, a cada dez anos é possível 
renovar o registro por mais dez anos. Nesse período, o titular pode ceder a marca (art. 
134). 
 
Qualquer alteração na titularidade deverá ser informada em uma anotação (art 136), 
realizada pelo INPI. Nela deve constar as cessões (com a qualificação do cessionário); 
eventuais limitações ou ônus que recaem sobre o pedido; alterações de nome, sede 
ou endereço do depositante. Após publicadas, as anotações passam a ter efeito 
perante terceiros. 
 
Da licença de uso (art. 139) 
 
O titular do registro poderá celebrar contrato de licença para uso da marca, sem 
prejuízo de exercer controle efetivo sobre as especificações, natureza e 
qualidade dos produtos ou serviços. O licenciado pode ser investido pelo titular de 
poderes para agir em defesa da marca. O contrato de licença deve ser averbado junto 
ao INPI para que produza efeitos perante terceiros, a contar da publicação da 
averbação. 
 
Da perda dos direitos (art. 142) 
 
Cf. art. 142, o registro da marca se extingue: 
 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
 
II - pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos 
produtos ou serviços assinalados pela marca; 
 
III - pela caducidade; ou 
 
IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 
 
A caducidade ocorre após 05 anos do não uso da marca após sua concessão ou de 
05 anos de uso interrompido e pode ser requisitada por qualquer pessoa com legítimo 
interesse. Pode ainda caducar caso haja alteração de seu caráter distintivo original. 
Não se opera a caducidade caso existam razões legitimas para a não utilização. Ao 
titular é dado o prazo de 60 dias para se defender, cabendo-lhe o ônus da prova. 
 
Do depósito (art. 155) 
 
O pedido deve ser somente de um único sinal distintivo, e conter o requerimento e os 
comprovantes de pagamento da retribuição, todos em língua portuguesa. Feito o 
pedido, inicia-se o exame formal preliminar e, logo após, inicia-se o exame, ocasião na 
qual o pedido é publicado para que surjam eventuais oposições, no prazo de 60 dias. 
Em havendo oposição, o depositante será intimado, podendo se manifestar em 60 
dias. Após, o INPI pode fazer algumas exigências para o prosseguimento do feito. Ao 
fim, é expedido certificado de registro. 
 
Da nulidade do registro (art. 165) - administrativa (art. 168) e da ação de nulidade (art 
173) 
 
 
 
Há nulidade quando o registro for concedido em desacordo com a LPI – ou seja, o 
registro não deveria ter sido concedido. 
 
Opção alternativa à requisição de nulidade do registro é a ação de adjudicação do 
registro. 
 
A nulidade administrativa ocorre quando houver alguma infringência à LPI no registro. 
O procedimento pode ser instaurado de ofício ou por requerimento de qualquer 
interessado, em até 180 dias da expedição do registro. Ao titular é dado o prazo de 60 
dias para se manifestar, sendo que após isso caberá ao presidente do INPI decidir. 
 
A ação de nulidade pode ser proposta pelo INPI ou qualquer um com legitimo 
interesse. Aqui poderá haver suspensão liminar dos efeitos do registro, se preenchidos 
os requisitos legais (perigo na demora, presunção de bom direito). A ação de nulidade 
prescreve após 05 anos da concessão do registro e será obrigatoriamente proposta na 
justiça federal, devendo o INPI sempre fazer parte do processo 
 
E se um sócio registrar em nome pessoal e sair da sociedade? 
 
Atenção! Os próximos títulos em vermelho são fundamentações jurídicas de autoria 
do professor em alguns casos envolvendo direito marcário! 
 
Resta evidente, portanto, que embora registrados em nome do ex-sócio, tais bens 
foram lapidados, desenvolvidos e utilizados pela sociedade. Seria completamente 
desproporcional a manutenção da propriedade destes bens em nome do ex-sócio, o 
qual, inclusive, já recebeu valores referentes à valorização da empresa quando de sua 
retirada e agora busca beneficiar-se novamente. Sobre o tema, cumpre ser feita 
menção ao doutrinador Denis Borges Barbosa2: 
 
Assim, exatamente como ocorre em relação às patentes, existe um 
direito constitucional à proteção das marcas, direito esse que nasce 
da criação, ou ocupação do signo como signo marcári e sua 
vinculação a uma atividade (BARBOSA, 2017, pg. 408). 
 
Em outras palavras, Barbosa (2017) fala de um direito formativo gerador ao direito 
de marca, direito este que surge da criação e ocupação de um sinal visual e sua 
atribuição a uma atividade. Claro que esse direito ainda é uma pretensão de direito 
real de constituição de propriedade, a qual se consolida ao final do processo 
administrativo de registro. 
 
E se houver colidência entre nome empresarial e marca? 
 
Os institutos do registro do nome empresarial e da marca possuem notória diferença: 
ao passo que o primeiro volta-se para a identificação da sociedade, o segundo 
concentra-se na proteção dos produtos ou serviços prestados pela empresa. Contudo, 
apesar desta distinção, há um ponto convergente: o intuito de se proteger a marca ou 
o nome da empresa contra usurpação e também o de proteger o consumidor. Tanto é 
 
2 BARBOSA, Denis Borges. Tratado de Propriedade Intelectual. Tomo. 1. Rio de Janeiro. 
Editora: Lumen Juris. 2017. 
 
 
que o próprio artigo 124, V, veda a utilização de marca que reproduza ou imite 
elemento característico ou diferenciado de título de estabelecimento ou nome de 
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com esses sinais 
distintivos. 
 
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já fixou jurisprudência no entendimento 
de que existem alguns critérios para se determinar a existência ou não de colidência, a 
saber: a anterioridade, a especificidade e a territorialidade. 
 
1. Apesar de as formas de proteção ao uso das marcas e do 
nome de empresa serem diversas, a dupla finalidade que está 
por trás dessa tutela é a mesma: proteger a marca ou o nome da 
empresa contra usurpação e evitar que o consumidor seja 
confundido quanto à procedência do produto. 2. A nova Lei de 
Propriedade Industrial, ao deixar de lado a linguagem parcimoniosa 
do art. 65, V, da Lei 5.772/71 – corresponde na lei anterior ao inciso 
V, do art. 124 da LPI –, marca acentuado avanço, concedendo à 
colisão entre nome comercial e marca o mesmo tratamento conferido 
à verificação de colidência entre marcas, em atenção ao princípio 
constitucional da liberdade concorrencial, que impõe a lealdade nas 
relações de concorrência. 3. A proteção de denominações ou de 
nomes civis encontra-se prevista como tópico da legislação marcária 
(art. 65, V e XII, da Lei nº 5.772/71), pelo que o exame de eventual 
colidência não pode ser dirimido exclusivamente com base no critério 
da anterioridade, subordinando-se, ao revés, em atenção à 
interpretação sistemática, aos preceitos legais condizentes à 
reprodução ou imitação de marcas, é dizer,aos arts. 59 e 65, XVII, da 
Lei nº 5.772/71, consagradores do princípio da especificidade. 
Precedentes. 4. Disso decorre que, para a aferição de eventual 
colidência entre denominação e marca, não se pode restringir-se 
à análise do critério da anterioridade, mas deve também se levar 
em consideração os dois princípios básicos do direito marcário 
nacional: (i) o princípio da territorialidade, ligado ao âmbito 
geográfico de proteção; e (ii) o princípio da especificidade, 
segundo o qual a proteção da marca, salvo quando declarada 
pelo INPI de “alto renome” (ou “notória”, segundo o art. 67 da Lei 
5.772/71), está diretamente vinculada ao tipo de produto ou 
serviço, como corolário da necessidade de se evitar erro, dúvida 
ou confusão entre os usuários. 5. Atualmente a proteção ao nome 
comercial se circunscreve à unidade federativa de jurisdição da Junta 
Comercial em que registrados os atos constitutivos da empresa, 
podendo ser estendida a todo território nacional se for feito 
pedido complementar de arquivamento nas demais Juntas 
Comerciais. Precedentes. 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI 
que melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial 
é no sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros 
constitua óbice ao registro de marca – que possui proteção nacional –
, necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial 
não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha a 
exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional e (ii) 
que a reprodução ou imitação seja “suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos”. Não sendo essa, 
incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência 
 
 
entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada”. 
(REsp. 1.204.488, 2011) 
 
Da decisão supra, entendeu-se que não haveria colidência entre o nome empresarial e 
a marca caso não houvesse possibilidade de confusão entre os consumidores e 
também a atuação em áreas de atividade diversas e inconfundíveis. Caso haja a 
incompatibilidade perante os dois princípios, haverá precedência do registro mais 
antigo. 
 
Sobre possível confusão patrimonial 
 
Precisamente esta é a questão levantada por Denis Borges Barbosa em seu Tratado 
da Propriedade Intelectual: 
 
O interesse do público é o de reconhecer e valorar uma marca em 
uso e o de seu conhecimento. O interesse constitucional nas marcas 
é o de proteger o investimento em imagem empresarial, mas sem 
abandonar, e antes prestigiar, o interesse reverso, que é o da 
proteção do consumidor. Assim, aquele que se submete ao registro, e 
usa continuamente o signo registrado, pode adquirir do seu público o 
respeito ao investimento que fez, com a responsabilidade de quem se 
assegura que tal investimento não é passageiro, irresponsável ou 
descuidado (BARBOSA, 2017, pg 409). 
 
Diferente não é o entendimento levantado pela ministra Nancy Andrighi quando do 
julgamento do Resp. 989105, na qual, em sua fundamentação, menciona: 
 
a proteção da marca tem um duplo sentido. Por um lado, garante o 
interesse de seu titular. Por outro lado, protege o consumidor, 
que não pode ser enganado quanto ao produto que compra ou 
ao serviço que lhe é prestado. 
 
Da possibilidade de pedidos de tutela provisória em ações marcárias 
 
Ementa: Agravo de instrumento. Direito da propriedade industrial. 
Ação reivindicatória de marca. Pedido de antecipação de tutela 
deferido na origem. Empresa que usa a marca há vários anos, 
tendo inclusive a anterioridade da sua razão social coincidente. 
Registro da marca feito por sócio da empresa, na época, mas em 
nome próprio. Discussão sobre a má-fé e reserva mental na sua 
conduta, posto que saiu da empresa e montou empresa concorrente. 
Decisão que se confirma por seus próprios fundamentos. A medida 
pretendida pelo agravante pode acarretar a paralisação das 
atividades do agravado, levando-o ao risco da quebra. Já o risco 
inverso pode ser compensado, ao final, com indenização. Ou seja, a 
tutela que o agravante quer revogar pode causar prejuízos maiores 
do que aqueles que a medida visa evitar, cerceando o livre 
desempenho da atividade empresarial do agravado, que resta 
autorizado a continuar utilizando a marca, sendo a agravante vedado 
o seu uso ou alienação. Verificando o juiz que o atendimento ou não 
ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela pode gerar dano a 
uma das partes, deve decidir de modo a evitar o de maior potencial 
lesivo. Agravo de instrumento não provido.(Agravo de Instrumento, Nº 
 
 
70053002200, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 
Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em: 31-07-2013) 
 
Das indicações geográficas 
Além de proteger os bens da propriedade industrial – invenção, modelo de utilidade, 
desenho industrial e marca –, também reprime a concorrência desleal – matéria 
relacionada ao direito econômico – e as chamadas indicações geográficas. 
 
De acordo com o art. 176 da LPI, “constitui indicação geográfica a indicação de 
procedência ou a denominação de origem”. A repressão às falsas indicações 
geográficas é de extrema importância, uma vez que a indicação inverídica do local de 
origem ou de procedência do produto ou serviço pode induzir o consumidor em erro. 
 
A indicação de procedência está disciplinada no art. 177 da LPI, que assim dispõe: 
“considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou 
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, 
produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado 
serviço”. 
 
A denominação de origem, por sua vez, está disciplinada no art. 178 da LPI, que 
assim prescreve: “considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, 
cidade, região ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio 
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos”. 
 
A cidade paulista de Franca, por exemplo, é um polo produtor de calçados, razão pela 
qual pode ser considerada uma indicação de procedência no que se refere a esse 
produto específico. O mesmo acontece com a região de Petrópolis, no Rio de Janeiro, 
que pode ser considerada indicação de procedência para artigos de malharia, em 
razão da grande quantidade de fábricas desse setor lá sediadas. 
 
Já a região de Champagne, na França, é um local que designa produto específico 
cujas qualidades estão a ela diretamente associadas, razão pela qual é considerada 
uma denominação de origem. Já no que se refere à cachaça, registre-se, a título de 
curiosidade, que a expressão “cachaça do Brasil” é considerada indicação geográfica 
pelo Decreto 4.062/2001. 
 
O art. 179 da LPI prevê ainda que “a proteção estender-se-á à representação gráfica 
ou figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica de país, 
cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja indicação geográfica”. 
 
Já o art. 180 da LPI faz uma ressalva à proteção legal, determinando que “quando o 
nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, 
não será considerado indicação geográfica”. 
 
 
Não sendo o caso do art. 180, todavia, só podem usar a indicação geográfica aqueles 
produtores ou prestadores de serviços que (i) sejam estabelecidos no local e (ii) 
atendam requisitos de qualidade para tanto. É o que determina o art. 182 da LPI: “o 
uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o 
atendimento de requisitos de qualidade 
 
Dos crimes contra a propriedade industrial 
 
Esta sessão da LPI se divide entre os crimes contra as patentes, contra os desenhos 
industriais e contra as marcas, além dos crimes cometidos por meio das marcas, titulo 
de estabelecimento e sinalde propaganda e dos crimes contra indicações geográficas 
e demais indicações. Ao fim, a LPI trata dos crimes de concorrência desleal. 
 
Art. 183. Comete crime contra patente de invenção ou de modelo de 
utilidade quem: 
 
I - fabrica produto que seja objeto de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade, sem autorização do titular; ou 
 
II - usa meio ou processo que seja objeto de patente de invenção, 
sem autorização do titular. 
(...) 
I - exporta, vende, expõe ou oferece à venda, tem em estoque, oculta 
ou recebe, para utilização com fins econômicos, produto fabricado 
com violação de patente de invenção ou de modelo de utilidade, ou 
obtido por meio ou processo patenteado; ou 
 
II - importa produto que seja objeto de patente de invenção ou de 
modelo de utilidade ou obtido por meio ou processo patenteado no 
País, para os fins previstos no inciso anterior, e que não tenha sido 
colocado no mercado externo diretamente pelo titular da patente ou 
com seu consentimento. 
Já contra as marcas: 
 
Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 
 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 
 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado 
no mercado. 
 
Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, 
exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 
 
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, 
de outrem, no todo ou em parte; ou 
 
 
 
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, 
recipiente ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. 
 
Já os crimes por meio das marcas: 
 
Art. 191. Reproduzir ou imitar, de modo que possa induzir em erro ou 
confusão, armas, brasões ou distintivos oficiais nacionais, 
estrangeiros ou internacionais, sem a necessária autorização, no todo 
ou em parte, em marca, título de estabelecimento, nome comercial, 
insígnia ou sinal de propaganda, ou usar essas reproduções ou 
imitações com fins econômicos. 
 
Contra indicações geográficas: 
 
Art. 192. Fabricar, importar, exportar, vender, expor ou oferecer à 
venda ou ter em estoque produto que apresente falsa indicação 
geográfica. 
 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
Art. 193. Usar, em produto, recipiente, invólucro, cinta, rótulo, fatura, 
circular, cartaz ou em outro meio de divulgação ou propaganda, 
termos retificativos, tais como "tipo", "espécie", "gênero", "sistema", 
"semelhante", "sucedâneo", "idêntico", ou equivalente, não 
ressalvando a verdadeira procedência do produto. 
 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa. 
 
Art. 194. Usar marca, nome comercial, título de estabelecimento, 
insígnia, expressão ou sinal de propaganda ou qualquer outra forma 
que indique procedência que não a verdadeira, ou vender ou expor à 
venda produto com esses sinais. 
 
 
Já o art. 195 aborda os crimes de concorrência desleal. Vemos, no tipo legal, várias 
ações visando prejudicar concorrentes no intuito de se obter vantagens comerciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	EMPRESARIAL DOUGLAS
	Apostila LPI CEISC
	Contra_Capa