Os principais requisitos para o Registro de uma Marca

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Os principais requisitos para o Registro de
uma Marca
As normas definidas pela Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) se referem
aos elementos presentes na marca, tanto nome quanto símbolos, e é bastante clara
quanto ao que pode e não pode ser registrado.
Ter caráter distintivo
É necessário que os elementos da marca se diferenciem o suficiente das outras
marcas cujos produtos ou serviços sejam semelhantes aos seus. Além disso, não
são registráveis termos ou expressões de uso comum ou genérico.
Apresentar novidade relativa
O critério de novidade é cumprido quando o sinal ou expressão utilizado como
marca se apresenta de uma forma nova.
Trocando em miúdos, não necessariamente um sinal ou expressão devem ser
inéditos, desde que este conjunto nome + marca seja exibido de uma forma visual
diferente dos demais. Dessa forma, se cumpre a finalidade de identificar o seu
produto ou serviço.
Desimpedimento
Para ser registrada a marca não deve possuir nenhum impedimento e deve ser lícita.
Ou seja, deve estar em acordo com a Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96),
que possui uma série de outras normas a serem avaliadas para a aprovação do
pedido de registro.
A legislação vigente apresenta limitações do registro de alguns tipos de sinais e
nomes:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de
marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico,
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
a) Possuir brasão, armas, medalha, bandeira, emblema ou distintivo. Assim como
monumentos oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, como
também figura ou imitação desses elementos;
b) Conter letra, algarismo ou data, de forma isolada. Exceto quando acompanhados
e apresentados de maneira que diferencie esses elementos dos de uso comum.
c) Apresentar expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e
aos bons costumes. Também é proibido qualquer elemento que ofenda a honra ou
imagem de pessoas ou seja contra a liberdade de consciência, crença ou culto
religioso.
d) Contenha designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não
requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
f) Que sejam cores ou suas denominações. Exceto se apresentada ou combinadas
de modo peculiar e que cause distinção;
g) Contenha nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, que seja oficial ou oficialmente reconhecido. Assim
como imitação que possa criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade
competente ou entidade promotora do evento;
h) Nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
i) Pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores.
e) Que seja uma reprodução/imitação de elemento característico de
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, que possa causar confusão ou
associação entre as duas empresas ou produtos;
XIX – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com marca alheia;
Colidência
A análise da possibilidade de colidência entre os sinais em cotejo compreende a
avaliação de seus aspectos gráfico, fonético e ideológico com o objetivo de verificar
se as semelhanças existentes geram risco de confusão ou associação indevida.
Trata-se, portanto, de etapa essencial do exame do requisito da disponibilidade,
juntamente com a análise da afinidade mercadológica.
Como regra geral, a análise das marcas precisa levar em consideração o seu
conjunto, sendo insuficiente a análise isolada dos aspectos subjetivos.
Neste sentido, o manual de marcas:
DEFINIÇÃO: “O conjunto marcário é formado pela combinação de elementos
nominativos, figurativos ou tridimensionais, sujeitos a diversos níveis de
integração, destinando-se a identificar produtos ou serviços, com variável
grau de eficácia distintiva e capaz de gerar uma impressão imediata junto ao
público-alvo. A impressão de conjunto corresponde à percepção originada
pela combinação de todos os seus elementos”.
Aspecto gráfico
O uso de formas geométricas, imagens, cores e/ou combinações de cores
semelhantes pode contribuir para gerar ou aumentar o risco de confusão ou
associação indevida entre conjuntos marcários. Desta forma, a comparação dos
aspectos gráficos dos sinais é fundamental no exame da possibilidade de
colidência.
Embora seja evidentemente importante no exame de marcas figurativas, mistas e
tridimensionais, a avaliação das similaridades gráficas também tem relevância no
exame de sinais nominativos, nos quais a repetição de sequências de letras,
número de palavras e estrutura das frases e expressões podem, em alguns casos,
contribuir para gerar confusão ou associação indevida.
Aspecto fonético
A ocorrência de reprodução ou imitação fonética é um dos fatores determinantes
para caracterizar a colidência entre dois conjuntos. Vale lembrar que as marcas,
mesmo aquelas de apresentação mista, são lembradas e mencionadas
frequentemente em sua forma verbal.
Na comparação fonética, são avaliadas as semelhanças e diferenças na sequência
de sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões
presentes nos sinais em cotejo. Convém lembrar, contudo, que termos ou
expressões visualmente semelhantes podem produzir impressões fonéticas
totalmente distintas.
Aspecto ideológico
Sinais que, apesar de distintos do ponto de vista fonético e/ou gráfico, evocam
ideias idênticas ou semelhantes também podem levar o público-alvo à confusão ou
associação indevida. Tal fenômeno pode ocorrer mesmo no caso de marcas com
diferentes formas de apresentação (sinal nominativo X sinal figurativo), uma vez que
se trata da reprodução ou imitação de um conceito.
No caso de vocábulos ou expressões em idiomas diferentes, é necessário levar em
consideração o domínio dos idiomas pelo público-alvo, bem como a semelhança
entres os sinais e ideias evocadas.
Marca registrada de terceiro formada por elemento nominativo irregistrável
A mera presença de expressão não distintiva, irregistrável a título exclusivo, em marcas
registradas de terceiros pelo INPI não acarreta o afastamento automático da avaliação quanto à
possibilidade de confusão ou associação de que trata o inciso XIX do art. 124 da LPI. Assim, o
que é levado em consideração é o grau de semelhança ou diferença entre os conjuntos
marcários, tendo em mente os critérios elencados no item 5.11.1 Análise da colidência entre
sinais.
A possibilidade de conflito entre marcas mistas cujo elemento nominativo é formado unicamente
por termo ou expressão não distintiva levará em consideração a semelhança entre os elementos
principais dos conjuntos comparados. Neste sentido, observa-se que o elemento principal de
uma marca exerce papel dominante no conjunto, sendo usado comumente pelo consumidor
para designar os produtos ou serviços assinalados, de modo que sua reprodução ou imitação
em conjunto de terceiro acarreta risco de confusão ou associação indevida por parte do
público-alvo.
Exemplos:
Registro anterior Pedido em exame
para assinalar vestuário
X
para assinalar vestuário
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5111-An%C3%A1lise-da-colid%C3%AAncia-entre-sinais
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#5111-An%C3%A1lise-da-colid%C3%AAncia-entre-sinais
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#Elementos-principais-x-secund%C3%A1rioshttp://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#Elementos-principais-x-secund%C3%A1rios
Deferimento. Ademais de os conjuntos serem distintos, a presença do termo "UNIFORMES" no pedido em
exame tem função meramente informativa e secundária, não oferecendo risco de confusão ou associação
indevida entre os sinais em cotejo, já que somente identifica o produto que a marca visa assinalar.
Registro anterior Pedido em exame
para assinalar vestuário
X
para assinalar vestuário
Deferimento. O termo "UNIFORMES" exerce função secundária e informativa no conjunto em exame, não
oferecendo risco de confusão ou associação indevida por parte do público.
Registro anterior Pedido em exame
para assinalar peixe fresco
X PEIXE
para assinalar peixe fresco
Indeferimento pelos incisos VI e XIX do art. 124 da LPI. A marca em análise não atende ao requisito básico
da distintividade, já que é constituída unicamente por termo necessário. O sinal também não cumpre os critérios
de disponibilidade, uma vez que reproduz marca registrada de terceiro, visando assinalar produto idêntico. Em
que pese a irregistrabilidade do termo “PEIXE”, a reprodução do elemento principal da marca registrada geraria
risco de confusão por parte do público-alvo.
Registro anterior Pedido em exame
BRASIL TELECOM
para assinalar
serviços de telecomunicação
X CLARO BRASIL TELECOM
para assinalar serviços de comunicação
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca
registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos BRASIL" e
"TELECOM" irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão
por parte do público-alvo.
Registro anterior Pedido em exame
BRASIL TELECOM
para assinalar
serviços de telecomunicação
X OI TELECOM
para assinalar serviços de comunicação
Deferimento. A reprodução do termo não distintivo "TELECOM" no pedido em exame não é capaz de gerar
confusão com a marca anterior em vista da suficiente distinção entre os conjuntos. Neste sentido, observa-se
que se trata da reprodução parcial de termo que, isoladamente, é considerado irregistrável para assinalar
serviços de comunicação.
Registro anterior Pedido em exame
COURO & CIA
para assinalar
vestuário de couro
X COMENDADOR COURO & CIA
para assinalar vestuário de couro
Indeferimento pelo inciso XIX do art.124 da LPI. A marca em análise reproduz com acréscimo marca
registrada de terceiro, visando assinalar serviços idênticos. Em que pese serem os termos COURO" e "CIA"
irregistráveis isoladamente, a reprodução integral do conjunto registrado geraria risco de confusão por parte do
público-alvo.
5.11 Análise do requisito da disponibilidade do sinal marcário
Processo administrativo de nulidade
A nulidade de um registro de marca poderá ser declarada administrativamente
quando tiver sido concedida com infringência aos dispositivos da Lei da Propriedade
Industrial - LPI, nos termos e condições previstas no artigo 168 da LPI.
O processo administrativo de nulidade (PAN) poderá ser instaurado de ofício ou
mediante requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse, no prazo de 180
(cento e oitenta) dias contado da data da expedição do certificado de registro (data
de publicação da concessão do registro na RPI).
Entre outras alegações constantes da petição de nulidade administrativa, serão
apreciadas aquelas fundadas em direito de precedência, nos termos do art. 129,
§1º, da LPI.
Art. 129. (...) § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo
menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço
idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro.
A decisão do processo administrativo de nulidade é de competência exclusiva do
Presidente do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
Por força do que disciplina o art. 172 da LPI, o processo administrativo de nulidade
instaurado deverá ser prosseguido ainda que extinto o registro, mesmo que por
meio de renúncia ao registro por parte de seu titular.
Conforme disposto no art. 170 da LPI, o titular será intimado e poderá se manifestar
no prazo de 60 (sessenta) dias.
Na petição de nulidade administrativa, deverão ser indicadas as classes para as
quais a nulidade é requerida, bem como as razões para a nulidade de cada uma
destas classes.
http://manualdemarcas.inpi.gov.br/projects/manual/wiki/5%C2%B711_An%C3%A1lise_do_requisito_da_disponibilidade_do_sinal_marc%C3%A1rio#Casos-de-colid%C3%AAncia
Cabe ressaltar que o valor referente à petição de nulidade administrativa de registro
de marca será calculado com base na quantidade de classes objeto do
requerimento de nulidade. Neste sentido, poderão ser formuladas exigências para
complementação da retribuição devida.
Fundamentação legal
Quando o recurso ou o processo administrativo de nulidade vier desacompanhado
de razões que fundamentem sua apresentação, a petição relativa ao requerimento
não será conhecida por falta de fundamentação legal, conforme previsto no artigo
219, inciso II, da LPI. Todavia, havendo apresentação de razões, mesmo que não
elencada a base legal, deverá ser verificada a possibilidade de aplicação da teoria
da substanciação, quando, por meio dos fatos narrados, seja possível a
identificação do direito reivindicado, aplicando-se assim a norma legal cabível ao
caso.