MODELO

Prévia do material em texto

Manifestação (Em Processo de Registro)
Petição de Marca
850230191407
29409172303288405
26/04/2023 17:17
928314979Número do Processo:
850230191407Número da Petição:
Dados Gerais
Nome: TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA
CPF/CNPJ/Número INPI: 30496086000156
Endereço: Av. Andrade Neves, 1379 - Conj. 01 - Centro
Cidade: Campinas
Estado: SP
CEP: 13013-161
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno Porte assim definidas em lei
e-mail: processo@icamp.com.br
Dados do Procurador/Escritório
54675251000103CNPJ:
Nome: Icamp Marcas e Patentes Ltda
Nº API: 119
e-mail: processo@icamp.com.br
CPF: 42767148853
Nome: Adauto Silva Emerenciano
UF: SP
Nº OAB: 163405SP
Procurador:
Escritório:
MANIFESTAÇÃO COM SUBSÍDIOS
Assunto da Petição
Página 1 de 23
Nome do ArquivoDescrição
Anexos
12.01.2023 - TEKHOUSE ENERGIA SOLAR
LTDA.pdf
Procuração
MANIFESTACAO COM SUBSIDIOS -
928.314.979.pdf
Manifestação com subsídios
Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 26/04/2023 às 17:17
Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.
A partir de agora, o número 850230191407 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o,
a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível
em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de
serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva
GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste
Obrigado por acessar o e-Marcas.
Página 2 de 23
PROCURAÇÃO 
 
TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 
30.496.086/0001-56, com sede localizada na Av. Andrade Neves, 1379 – Conjunto 1 – Centro, município de Campinas, Estado de 
São Paulo, (CEP 13013-161), neste ato representada por seu administrador, Sr. MARCIO LIGERI SACOMANO, brasileiro, 
divorciado, empresário, inscrito no CPF n° 296.745.118-57, RG n° 27.250.935-8 SSP/SP, por meio deste instrumento, nomeia e 
constitui seus procuradores: 
ICAMP MARCAS E PATENTES LTDA. com sede à Avenida Dr. Heitor Penteado n.º 1654, no município de Campinas, estado de 
São Paulo, regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 54.675.251/0001-03, bem como seus representantes: ROSANGELA LIMA LINS 
EMERENCIANO, brasileira, casada, Agente da Propriedade Industrial inscrita no INPI sob o n.º 124 e inscrita no CPF sob o n.º 
492.659.207-00; e os (as) advogados (as) ADAUTO SILVA EMERENCIANO, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 
163.405 e Agente da Propriedade Industrial inscrito no INPI sob nº 119; MARCELO DOMINGOS, brasileiro, casado, inscrito na 
OAB/SP sob o n.º 201.440 e Agente da Propriedade Industrial inscrito no INPI sob n.º 259; LUIS GUSTAVO DAVOLI RAMOS, 
brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob o n.º 164.562; BRUNO COSTA DE PAULA, brasileiro, casado, inscrito na OAB/SP sob 
o nº 247.595; ROSE MARY DA ROCHA OLIVEIRA, brasileira, casada, inscrita na OAB/SP sob o nº142.835; e FERNANDA LINS 
EMERENCIANO, brasileira, solteira, inscrita na OAB/SP sob o n.º 356.686, aos quais confere amplos poderes de representação 
perante o INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) para: 
requerer e obter registros de marcas, de desenhos industriais, de programas de computador; processar depósito de pedido de 
patentes de invenção e de modelo de utilidade; promover consultas, averbações e registros de contratos tecnológicos, como 
fornecimento ou transferência de tecnologia, licença e ou cessão de marcas, patentes ou desenhos industriais e prestação de 
serviços de assistência técnica; pagar taxas e retribuições para obtenção, manutenção e prorrogação de direitos; apresentar provas 
de uso e exploração; retirar certificados; apresentar oposições, impugnações, contestações e demais manifestações administrativas; 
prestar e pedir esclarecimentos; promover pedidos de anotação de alteração de nome, endereço e demais transferências; 
apresentar réplicas; interpor recursos; apresentar pedidos de caducidade, reconsideração e nulidade; receber e passar recibos de 
restituições de taxas, de devolução de documentos e valores; notificar e contranotificar; desistir e renunciar processos, podendo 
ditos (as) procuradores (as) agir em conjunto ou separadamente, independente da ordem de nomeação; ratificar e/ou retificar atos 
já eventualmente praticados, sendo os aludidos poderes extensivos, no que couber, para os assuntos perante as serventias 
extrajudiciais em geral assim como perante as juntas comerciais de todos os estados da Federação e o Departamento Nacional de 
Registro Empresarial e Integração; enfim, praticar todos os demais atos análogos, necessários para preservação dos direitos do (a) 
mandante e ao fiel desempenho do presente mandato, podendo os (as) aludidos (as) representantes receber citação nos termos 
dos artigos 216 e 217 da Lei nº 9.279 de 1996, ratificando-se todos atos já praticados, podendo ainda substabelecer, com ou sem 
reserva de iguais poderes. 
Cláusula especial de renúncia, substabelecimento e validade: Em caso de renúncia e substabelecimento dos poderes expressos 
nesta procuração e para estes fins, ficam eleitos, desde já, o advogado ADAUTO SILVA EMERENCIANO e a Sra. ROSANGELA 
LIMA LINS EMERENCIANO que, assinando isoladamente, representarão todos e todas que figurem neste instrumento ou que 
venham a ter poderes conferidos posteriormente. Os (as) outorgados (as), nomeados (as) no presente instrumento ou por 
substabelecimento, poderão agir somente enquanto integrantes, direta ou indiretamente, do escritório ICAMP MARCAS E 
PATENTES LTDA, considerando automaticamente revogados e, independente de qualquer notificação os poderes daquele (s) que, 
por qualquer motivo, deixar (em) de integrar o referido escritório. 
 
Campinas, 12 de janeiro de 2023. 
 
 
 
TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA - EPP 
MARCIO LIGERI SACOMANO 
Página 3 de 23
 
 1
ILUSTRÍSSIMO SENHOR DOUTOR DIRETOR CHEFE DA DIRETORIA DE 
MARCAS – DIRMA – DO INPI 
 
 
 
 
Processo: 928.314.979 de 11/10/2022 
Marca: “TECHOUSE ENERGIA SOLAR” (M) 
 
Classe: NCL (11) 35 – Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre 
produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio 
realizado pela internet;Comércio (através de qualquer meio) de aparelhos e 
instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar 
eletricidade;Comércio (através de qualquer meio) de cabos e fios de metal comuns não 
elétricos;Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, 
processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas 
licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições ? administração 
de negócios];Gestão de franquia;Intermediação na compra e venda de energia e 
capacidade elétrica;Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes 
(intermediação de negócios comerciais);Provimento de mercado on-line para 
compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace];Representação 
comercial;Serviços de agências de importação-exportação;comércio através de 
qualquer meio de placas solares; comércio através de qualquer meio de materiais 
elétricos 
 
 
 
 
 TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA., por seus 
procuradores in fine assinados, vem, mui respeitosamente, perante esse r. Instituto apresentar a 
 
MANIFESTAÇÃO COM SUBSÍDIOS 
 
para análise do Pedido de Registro da Marca em epígrafe, pelos motivos de fato e de direito a 
seguir expostos: 
 
Página 4 de 23
 
 2
PRELIMINAR: Da Fundamentação legal para o ato de peticionar neste Instituto. 
 
 A Manifestante exerce seu direito de apresentar esta 
petição, o que lhe é assegurado constitucionalmente, no artigo 5º, XXXIV, alínea ‘a’, da CFB/88, 
a seguir reproduzido: 
 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquernatureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
(...) 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de 
taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; Grifo nosso. 
 
 O exercício do direito de peticionar neste Instituto se 
complementa juridicamente com a disposição do artigo 220 da LPI, a seguir reproduzido: 
 
Art. 220. O INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo 
as exigências cabíveis. Grifos nossos. 
 
 Assim, lança-se mão desta petição a fim de subsidiar o 
examinador deste Instituto para efeito da tomada de decisão com a maior segurança e retidão de 
argumentos. 
 
I – DO QUADRO FÁTICO E DAS ATIVIDADES DA MANIFESTANTE 
 
 Trata-se a Manifestante de uma sociedade empresarial séria 
e honrada, que tem os atos constitutivos de empresa regularmente arquivados na Junta Comercial 
do Estado de São Paulo (JUCESP) desde o mês de maio de 2018 e explora, com ética, 
Página 5 de 23
 
 3
profissionalismo e organização, a atividade econômica de comércio varejista de artigos de 
iluminação, comércio de coletor solar fotovoltaica, Comercio de Inversores e 
Transformadores, Comércio de Motobombas, Comércio de Filtros de água, Comercio 
de Vaso de Expansão, Comércio de material hidráulico, Comércio de material elétrico, 
Comércio de Equipamentos para piscina, Comercio de Cisternas e Caixa de água, 
Comercio de Trocadores de Calor, Comercio de Metais Sanitários e Duchas; Prestação 
de serviços de Projetos de Energia Solar Fotovoltaica, de Aquecedor; Solar de Água, de 
Bombas de Calor, de Refrigeração, de Hidráulica, de Elétrica e de Piscinas; Prestação 
de serviços em instalação, manutenção e conserto de equipamentos de aquecimento, 
iluminação, equipamentos de sauna, ar condicionados e purificadores e umidificadores 
de ar. 
 
 Dentro de uma atuação e condução natural de seus 
negócios e interesses, a Manifestante não poderia deixar de proteger os ativos que compõem seu 
estabelecimento empresarial, sobretudo os intangíveis. Assim, ingressou perante este Instituto 
com pedido, e obteve concessão, do registro das marcas “TEK-HOUSE”: 
 
Número Prioridade Marca Situação Titular Classe
902452363 29/03/2010 TEK-HOUSE 
Registro 
de 
marca 
em 
vigor 
TEKHOUSE ENERGIA SOLAR 
LTDA NCL(9) 35 
910488495 07/01/2016 TEKHOUSE 
Registro 
de 
marca 
em 
vigor 
TEKHOUSE ENERGIA SOLAR 
LTDA NCL(10) 11 
 
 Além das marcas registradas acima, tem-se ainda o registro 
de domínio eletrônico homônimo https://tekhouse.com.br/ : 
Página 6 de 23
 
 4
 
 
 Em continuação das expansões de proteção das marcas 
“TEKHOUSE”, mais recentemente depositou novos pedidos de registros de marcas, conforme 
a seguir: 
 
Número Prioridade Marca Titular Classe 
930.200.276 24/04/2023 TEKHOUSE TECHOUSE ENERGIA 
SOLAR LTDA NCL(11) 37 
930.200.667 24/04/2023 TEKHOUSE TECHOUSE ENERGIA 
SOLAR LTDA NCL(11) 42 
 
 
 Assim, foi com grande surpresa e irresignação que a 
Manifestante se deparou com a publicação do pedido do registro da marca em tela 
“TECHOUSE ENERGIA SOLAR”, articulado pela TECHOUSE ENERGIA SOLAR 
LTDA, sua concorrente de mercado: 
Página 7 de 23
 
 5
Número Prioridade Marca Situação Titular Classe
 
928314979 
11/10/2022 TECHOUSE 
ENERGIA SOLAR
Aguardando exame 
de mérito A.L.V. DE OLIVEIRA LTDA NCL(11) 35 
 
 
 Da simples observância, constata-se a PROXIMIDADE 
GRÁFICA, FONÉICA e IDEOLÓGICA existente entre as marcas em epígrafe, sendo hialino 
que a eventual concessão do sinal distintivo, além de imitar indevidamente a marca da 
Manifestante, causará confusão e dúvidas junto aos consumidores, em patente afronta a 
legislação da Propriedade Industrial. 
 
 A Manifestante é consciente de que foi graças à sua marca 
que se fez conhecer do público; que conseguiu consolidar sua imagem institucional, afirmar sua 
reputação corporativa, seus princípios, missão, visão e valores, assim como a qualidade dos 
produtos disponibilizados no mercado, não podendo permitir que a Manifestada, prejudique 
todo o esforço por ela até então empregado para a expansão de seus negócios. 
 
Logo, não há que se questionar a ilegalidade da situação e 
os evidentes danos materiais e morais que poderá a Manifestante sofrer caso o pedido da 
Manifestada não seja indeferido. 
 
II – DA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA 
 
DA ANTERIORIDADE DO USO DA MARCA E DA FLAGRANTE IMITAÇÃO DA 
MARCA DA MANIFESTANTE 
 
O direito sobre a propriedade das marcas possui respaldo 
em nossa Constituição Federal, no artigo 5º, inciso XXIX, in verbis: 
 
Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
Página 8 de 23
 
 6
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
[...] 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 
e econômico do País. (Grifo Nosso) 
 
 Tal direito é atribuído àquele que PRIMEIRO 
DEPOSITOU O PEDIDO DE REGISTRO DA MARCA, tendo em vista que a pretensão ao 
direito de propriedade de marca nasce da criação de um sinal como signo marcário vinculado a 
uma atividade (produto ou serviço). 
 
 A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), nos 
artigos 129 e 130, dispõe que o titular detém para si direitos de EXCLUSIVIDADE de 
exploração, por todo o território nacional, sobre o conjunto marcário protegido, podendo 
defende-lo da ameaça de terceiros: 
 
Art. 129 – A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente 
expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular 
seu uso exclusivo em todo território nacional, observado às marcas 
coletivas e de certificação o disposto nos artigos 147 e 148. (Grifo Nosso) 
 
Art. 130 – Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o 
direito de: 
I – ceder seu registro ou pedido de registro; 
II - licenciar seu uso; 
III – zelar pela sua integridade material ou reputação. (Grifo Nosso) 
 
 Em complemento, o artigo 124, XIX, da LPI, estabelece 
que terceiros não podem utilizar-se de designação marcaria já tutelada juridicamente: 
 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
[...] 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com 
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com marca alheia. (Grifo Nosso) 
Página 9 de 23
 
 7
Transformando o texto legal em doutrina, nos ensina Gama 
Cerqueira: 
 
O registro da marca, qualquer que seja o sistema adotado pela lei, tem como 
efeito assegurar a sua propriedade e uso exclusivo. O direito de uso 
exclusivo, assegurado ao titular de registro, importa, em seu aspecto negativo, 
o de impedir que terceiros empreguem marcas idênticas ou 
semelhantes à sua.1 (Grifo Nosso) 
 
 O E. Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido se 
pronuncia: 
 
CIVIL E COMERCIAL. CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. 
DEPÓSITO EFETUADO JUNTO AO INPI. PENDÊNCIA DE 
REGISTRO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. [...] 3. A 
finalidade da proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-
la contra usurpação, proveito econômico parasitário e o desvio desleal 
de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido 
quanto à procedência do produto. 4. O art. 129 da Lei 9.279/96 
subordina o direito de uso exclusivo da marca ao seu efetivo registro no 
INPI, que confere ao titular o direitoreal de propriedade sobre a marca. 
Mas a demora na outorga do registro não pode andar a favor do contrafator. 
[...]2 (Grifos nossos) 
 
 Aplicando-se o até então exposto ao caso concreto, 
depreende-se que a Manifestante DEPOSITOU e conseguiu o REGISTRO da marca “TEK-
HOUSE”, ANTES do depósito do pedido de registro da marca “TECHOUSE ENERGIA 
SOLAR” pela Manifestada. 
 
 Evidente, pois, que a eventual concessão do registro da 
marca “TECHOUSE ENERGIA SOLAR” da Manifestada caracteriza eminente 
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA MARCA, vez que corresponde à 
 
1 Tratado da Propriedade Industrial, 2ª. Edição, Volume 2, Editora Revista dos Tribunais. 
2 REsp 1032104/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 
24/08/2011. 
Página 10 de 23
 
 8
CÓPIA das marcas da Manifestante (primeiro idealizadas e registradas), passível de levar 
qualquer pessoa a confusão ou associação indevida: 
 
MARCAS DA MANIFESTANTE MARCA DA 
MANIFESTADA 
 
TEK-HOUSE 
 
TEKHOUSE 
TECHOUSE 
ENERGIA 
SOLAR 
 
TEKHOUSE – TECHOUSE ENERGIA SOLAR – TEKHOUSE – 
TECHOUSE ENERGIA SOLAR – TEKHOUSE – TECHOUSE 
ENERGIA SOLAR – TEKHOUSE – TECHOUSE ENERGIA SOLAR – 
TEKHOUSE – TECHOUSE ENERGIA SOLAR – TEKHOUSE 
 
 Inclusive no presente caso, é notável a existência de 
imitação não apenas nominativa, mas do conjunto que compõem as marcas, veja-se: 
 
MARCAS DA MANIFESTANTE MARCA DA 
MANIFESTADA 
 
 
 
 
 
 
Página 11 de 23
 
 9
 Não é necessário ser nenhum especialista em análise de 
colidência para verificar que ao criar sua marca, não houve por parte da Manifestada qualquer 
tipo de criatividade no sentido de provocar uma distinção entre a sua marca e as marcas 
anteriores da Manifestante, conformando precisamente na hipótese do supratranscrito artigo 
124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial. 
 
 Até porque, não seria razoável entender que a mera 
diferença de logotipo seria suficiente para permitir a coexistência pacífica das marcas. É sabido 
que no ramo comercial e de serviços, o reconhecimento e fama de uma marca se dá através de 
sua menção verbal, pouco importando sua configuração visual. 
 
 Conforme dispõe o Manual de Diretrizes para Análise de 
Marcas (Resolução INPI/PR nº 177/2017), tal “proximidade” configura IMITAÇÃO, uma vez 
que esta “refere-se ao sinal que tenta reproduzir o estilo, a maneira, o modelo ou a ideia 
invocada por marca alheia”, abrangendo “toda aproximação gráfica, fonética e/ou ideológica da 
marca pleiteada com relação à anterioridade de terceiro, podendo ser confundida ou associada por semelhança com 
essa última”. 
 
 Sobre a indução do consumidor a erro em decorrência da 
“imitação ideológica ou ideal”, leciona Gama Cerqueira: 
 
Há marcas que despertam a ideia do produto a que se aplicam ou de alguma 
de suas qualidades, ou que sugerem uma ideia qualquer, sem relação direta 
com o produto assinalado. O emprego de marca que desperta a mesma 
ideia que a marca legítima, mesmo que seja materialmente diversa, 
pode estabelecer confusão no espírito do consumidor, induzindo-o a 
erro.3 
 
 Para que não restem dúvidas de que as marcas são 
PARECIDAS e CONFLITANTES, destaca-se a lição do jurista José Carlos Tinoco Soares: 
 
3 “Tratado da Propriedade Industrial”, vol. II, Tomo II, parte III, Ed. Ver Forense, 1956, pág. 917/918 
Página 12 de 23
 
 10
 
A reprodução distingue-se em total, parcial ou com acréscimo. (...) A 
reprodução em parte ou com acréscimo é a cópia quase integral de marca 
anteriormente registrada para distinguir os mesmos ou artigos afins. Nesta 
figura os usuários ou requerentes de pedidos de registro suprimem ou 
acrescentam letras ou sílabas às marcas registradas, de modo que o 
consumidor tenha uma variação da marca principal. Este é levado a 
erro, pensando adquirir novo produto ou da mesma origem daquele que 
já está habituado a comprar. A reprodução, algumas vezes, é flagrante, 
noutras é preciso exame apurado por parte dos examinadores para chegar a 
comprovar a malícia com que foi levado o pretendente. A sua punição deverá 
ser feita com mais severidade, não se admitindo a coincidência dada a intenção 
que tem o requerente em se aproximar de marca anteriormente registrada.2 
(Grifo Nosso) 
 
 Também a Manifestante ressalta que as marcas encontram-
se nas mesmas classes NCL, voltadas às mesmas atividades em suas especificações. 
 
 O próprio E. Superior Tribunal de Justiça já aclarou que a 
diferença de classes é irrelevante quando há afinidade entre os produtos e serviços identificados 
pelas marcas colidentes: 
 
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DE 
MARCA. 1. MARCAS SEMELHANTES. DUPLICIDADE DE 
REGISTRO. CLASSES DISTINTAS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. 
ATUAÇÃO NO MESMO [...] 1. Na esteira dos precedentes do STJ, o 
registro de marcas semelhantes, ainda que em classe distintas, porém 
destinadas a identificar produtos ou serviços que guardem relação de 
afinidade, inseridos no mesmo segmento mercadológico, devem ser 
obstados. 2. O princípio da especialidade não se restringe à 
Classificação Internacional de Produtos e Serviços, devendo levar em 
consideração o potencial concreto de se gerar dúvida no consumidor e 
desvirtuar a concorrência. Precedentes. [...]4 (grifos nossos) 
 
 
2 SOARES José, Comentários ao Código da Propriedade Industrial, Editora Resenha Universitária, São Paulo, 
1981, pág. 178. 
4 REsp 1258662/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 
02/02/2016, DJe 05/02/2016. 
Página 13 de 23
 
 11
 A Manifestante não pode correr o risco de, pela utilização 
indevida de suas marcas, vir a ser prejudicada, moral e materialmente, ou ainda perder a boa 
fama e respeito que conquistou ao longo dos anos no ramo em que atua. A Manifestada, por 
outro lado, está claramente tentando se aproveitar ilegalmente do bom conceito e do 
reconhecimento das marcas da Manifestante, para poupar gastos com marketing e divulgação, 
tendo em vista que copia termo já difundido e aceito no mercado. 
 
 Portanto, dada a afinidade mercadológica e identidade 
gráfica, fonética e ideológica entre os signos, é evidente que a marca da Manifestada IMITA a 
marca da Manifestante, conformando precisamente a hipótese do supramencionado art. 124, 
XIX, da LPI. Exatamente nesse sentido, já se manifestou o r. INPI, no Manual de Diretrizes 
para Análise de Marcas (Resolução INPI/PR nº 249/2019): 
 
 
 
Página 14 de 23
 
 12
 
 
 Persiste, por conseguinte, a NÃO REGISTRABILIDADE 
da marca da Manifestada, dada a COLIDÊNCIA entre os signos marcários e a 
ANTERIORIDADE do registro da marca da Manifestante. 
 
 
DO APROVEITAMENTO PARASITÁRIO DE MARCA E FAMA ALHEIA 
PROTAGONIZADO PELA MANIFESTADA 
 
 Conforme demonstrado, qualquer consumidor, ao ler 
“TECHOUSE ENERGIA SOLAR” associará a marca a Manifestante, acarretando graves 
prejuízos a esta e ao público em geral. Isso porque, se por ventura, o serviço ou produto de 
qualquer das partes gerar o descontentamento do público, a parte inocente será prontamente 
atingida, ocasionando, na diluição da marca por motivo alheio, risco que ninguém deseja 
suportar. 
 
 O ordenamento jurídico, visando minimizar tais 
externalidades negativas, condena as empresas que tentam ilicitamente auferir benefício gracioso 
às custas do renome das marcas de terceiro, caracterizando tal conduta como PRÁTICA DE 
CONCORRÊNCIA DESLEAL OU PARASITÁRIA. 
 
 A par do assunto, este E. Instituto emitiu parecer intitulado 
“Aproveitamento parasitário da fama do signo distintivo alheio no exame de pedido de registro 
de marcas no Brasil”, no qual destaca-se o seguinte entendimento: 
 
Página 15 de 23
 
 13
A concorrência parasitáriaconsiste na procura, por um concorrente, de 
inspiração nas realizações do outro, no tirar partido, indevidamente do 
resultado dos esforços e das inovações do concorrente no plano tecnológico, 
artístico ou comercial, sem estar agindo em manifesta violação dos direitos do 
concorrente. Os atos do parasita, tomados isoladamente, não constituíram 
atos ilícitos; mas a sua repetição, a sua constância e o claro objetivo de “colar-
se” na direção tomada pelo concorrente, indicam uma situação de 
concorrência parasitária. 
 
 Neste mesmo sentido nos ensina José Roberto 
D’Affonseca Gusmão: 
 
[...] No entanto, em se tratando de marca afamada, a apropriação 
pretendida resulta num prejuízo ao título original, à reputação da marca 
em si e, finalmente, num ato de enriquecimento sem causa. O exercício 
do direito, portanto, não é mais regular; ao contrário, é irregular, 
abusivo, fraudador do espírito da lei. Gera dano ao valor atrativo da marca 
afamada como também enriquecimento sem causa àquele que deposita e se 
aproveita do seu renome sem qualquer mérito. 1. Que o depósito de marca 
constituída de signo de terceiro, ainda que para assinalar produto ou serviço 
distinto e inconfundível, constitui-se, objetivamente, de aproveitamento 
parasitário da fama e prestígio alheios. 2. que o aproveitamento parasitário 
constitui-se de claro e indiscutível desvio de função das regras de 
proteção à propriedade industrial, caracterizando-se como fraude à lei, 
portanto nulo, independentemente do elemento intencional; 3. que o 
examinador do INPI, seja em primeira instância recursal, ao tomar 
conhecimento do pedido de registro nestas condições, deve indeferi-lo com 
base no artigo 160, I, CC, por aproveitamento parasitário e fraude à lei. 
 
 No presente caso, a tentativa da Manifestada de associar-se 
a expressiva marca “TEK-HOUSE” da Manifestante para beneficiar-se ilicitamente do apelo 
mercadológico que elas possuem, evidencia-se pela ausência de um elemento 
diferenciador/criativo na marca da Manifestada. 
 
 É fato inegável que as marcas serão utilizadas num mesmo 
universo mercadológico, direcionadas ao mesmo público consumidor. 
 
 Portanto, haja vista a AFINIDADE GRÁFICA, 
FONÉTICA, MERCADOLÓGICA e IDEOLÓGICA existente, grandes são as possibilidades 
Página 16 de 23
 
 14
de o consumidor acreditar que produtos identificados pela marca da Manifestada são da 
Manifestante ou, vice-versa. 
 
 Tal possibilidade é devastadora aos interesses da 
Manifestante, visto que configuram DESVIO DE CLIENTELA, soando em óbvia 
DESLEALDADE CONCORRENCIAL, a qual é veementemente banida pelo artigo 2º, V da 
LPI: 
 
Art. 2º - A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado 
o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, 
efetua-se mediante: 
[...] 
V – repressão à concorrência desleal. (Grifo nosso) 
 
 Vale dizer que a conduta da Manifestada de IMITAR 
expressão já utilizada por terceiro também esta tipificada como crime nos artigos 189 e 195, da 
LPI: 
 
Art. 189. Comete crime de registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão. 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no 
mercado. 
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Grifo nosso) 
 
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
[...] 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem; 
[...] 
Pena - detenção de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa. (Grifo nosso) 
 
 E, ainda, na legislação vigente sobre a matéria tem-se no 
artigo 4º, inciso VI do Código de Defesa do Consumidor o seguinte: 
 
Art. 4º. A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 
atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito a sua dignidade, 
saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 
Página 17 de 23
 
 15
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de 
consumo, atendidos os seguintes princípios: 
[...] 
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais 
e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores; (Grifo 
nosso) 
 
 De todo o exposto depreende-se que estão presentes os 
pressupostos para caracterização da CONCORRÊNCIA DESLEAL. Efetivamente, há a colisão 
de interesses sobre a mesma divisa, gerando um desrespeito ao direito marcário da Manifestante, 
na medida em que a Manifestada faz de um conjunto marcário que evoca o mesmo sentido que 
a marca previamente registrada “TEK-HOUSE”. 
 
 Aliás, o pedido de registro da marca da Manifestada 
também encontra dirimente legal no dispositivo 124, inciso XXIII, da Lei da Propriedade 
Industrial, abaixo reproduzido, uma vez que por atuarem no mesmo seguimento de mercado, 
não há como alegar que a Manifestada não conhecia a marca da Manifestante, verbis: 
 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
[...] 
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou 
em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade 
de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela 
marca alheia. 
 
De rigor, portanto, o indeferimento do pedido de registro 
da marca da Manifestada, tendo em vista a tentativa de aproveitar-se da confusão marcaria 
existente entre os signos em tela. 
 
 
DA JURISPRUDÊNCIA APLICÁVEL À ESPÉCIE 
Página 18 de 23
 
 16
 
A jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça, por 
igual, sufraga a linha de raciocínio imprimida na presente impugnação e, por consequência, o 
pleito da Manifestante. Vejamos: 
 
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. DIREITO 
MARCÁRIO. AÇÃO DE NULIDADE. SINAIS EVOCATIVOS. 
REGISTRABILIDADE. SUFICIENTE DISTINTIVIDADE. IMITAÇÃO 
IDEOLÓGICA. OFENSA AO ART. 124, XIX, DA LEI DE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 1- Ação ajuizada em 29/6/2012. 
Recurso especial interposto em 9/11/2016 e concluso ao Gabinete em 
15/12/2017. 2- O propósito recursal é verificar a higidez do ato 
administrativo que concedeu o registro da marca MEGAFRAL ao 
primeiro recorrido, a partir da análise de eventual colidência 
ideológica com a marca BIGFRAL, titulada pelo recorrente. 3- Sinais 
evocativos ou sugestivos - aqueles formados por expressões que evocam ou 
sugerem características do produto ou serviço assinalado pela marca, 
mediante relações de referência indireta -, mesmo quando guardam relação 
com o produto ou serviço por eles designados, admitem registro marcário 
quando dotados de suficiente distintividade (art. 124, VI, parte final, da LPI). 
4- A Lei 9.279/96 contém previsão específica que impede o registro de marca 
quando se constar a ocorrência de "reprodução ou imitação, no todo ou em 
parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir 
ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível 
de causar confusão ou associação com marca alheia" (art. 124, XIX). 5- A 
imitação ideológica ocorre quando uma marca reproduz a mesma ideia 
transmitida por outra, anteriormente registrada e inserida no mesmo 
segmento mercadológico, levando o público consumidor à confusão 
ou à associação indevida. 6- Na espécie, contrapondo-se as marcas 
em disputa (BIGFRAL e MEGAFRAL), a conclusão inafastável é no 
sentido do reconhecimento da existência de sensível afinidade 
ideológica entre elas (pois transmitem a ideia de "fralda grande"),o 
que pode gerar confusão ou associação indevida por parte do público 
consumidor, caracterizando a hipótese fática defesa pelo art. 124, XIX, 
da LPI. 7- Vale consignar que, para a tutela da marca, basta a possibilidade de 
confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por parte de clientes ou 
consumidores específicos. Precedentes. 8- No particular, contribui para 
evidenciar a impossibilidade de convivência das marcas em questão o fato 
de o próprio INPI ter negado dois pedidos de registro formulados pela 
empresa recorrida envolvendo a marca aqui impugnada, justamente com 
fundamento no inc. XIX do art. 124 da LPI. 9- Hipótese fática distinta 
daquela tratada em precedentes desta Corte que admitem a mitigação 
da regra de exclusividade do registro de marcas "fracas", haja vista 
Página 19 de 23
 
 17
ter-se constatado, na espécie, a ocorrência de imitação ideológica. 10- 
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.5 (grifos nossos) 
 
 Na mesma linha são os recentes julgados dos E. Tribunais 
Federais e Estaduais de Segundo Grau: 
 
APELAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. PROPRIEDADE 
INTELECTUAL. EMPRESAS ATUANTES NO RAMO ALIMENTÍCIO. 
MARCAS. SIMILARIDADE ORTOGRÁFICA E FONÉTICA. 
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO EVIDENCIADA. I. A proibição de 
reprodução ou imitação de marca alheia encontra-se regulamentada através do 
art. 124, incisos V e XIX, da Lei nº 9.279/96. II. Dos referidos dispositivos, 
infere-se que a negativa do registro de marca é baseada em dois requisitos, a 
saber, a similaridade ortográfica e fonética e a possibilidade de confusão pela 
sua utilização. III. In casu, de fato, de fato, como bem salientou a r. 
sentença recorrida, a marca cujo registro pretende ver reconhecido a 
apelante - "ZEBU" - reproduz de forma integral o nome de empresa 
anteriormente registrada - "DOCES ZEBU", a qual utiliza a 
mencionada denominação desde 1963. IV. Assim sendo, evidente é a 
possibilidade de confusão, podendo ser levado à uma associação 
equivocada quanto à origem dos serviços/produtos prestados pelas 
partes. V. Apelação da parte autora improvida.6 (grifos nossos) 
 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA 
MARCA METALBO. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. 
POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. 
OCORRÊNCIA. ANTERIORIDADE DA MARCA METABO. 
SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS. PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE. INAPLICÁVEL. ART. 124, XIX E XXIII DA LPI. 
RECURSO DESPROVIDO. 1. Preliminarmente, acerca do indeferimento do 
pedido autoral de produção de prova pericial, pelo Juízo de primeiro grau, esta 
Egrégia Corte já decidiu reiteradas vezes que, em se tratando de matéria 
eminentemente de direito e/ou que traga discussão sobre marcas, cuja aferição 
da colisão possa ser percebida por outros meios de prova, como no caso em 
tela, afigura-se perfeitamente possível que o magistrado conheça do pedido e 
sentencie sem a realização de perícia, a qual é reservada para os casos de 
imprescindível exame técnico. Não houve cerceamento de defesa ou violação 
a qualquer princípio constitucional na condução do presente processo, ao 
contrário, o Juízo de primeiro grau atuou em estrita conformidade com o 
previsto no art. 464, § 1º, I e II do CPC/2015. 2. Na presente lide, observa-
 
5 STJ - Acórdão Resp 1721697 / Rj, Relator(a): Min. Nancy Andrighi, data de julgamento: 22/03/2018, data de 
publicação: 26/03/2018, 3ª Turma. 
6 TRF3 - Acórdão Ap - Apelação Cível - 1723022 / Sp 0011310-65.2010.4.03.6100, Relator(a): Des. Fausto de 
Sanctis, data de julgamento: 21/08/2018, data de publicação: 28/08/2018, 11ª Turma 
Página 20 de 23
 
 18
se que os sinais em análise são formados pelo mesmo elemento 
nominativo, com um simples acréscimo da letra “L” à marca da 
apelante (METABO x METALBO) e atuam no mesmo segmento 
mercadológico, relativo a área de ferragens, ferramentas, metais, 
máquinas. In casu, apesar de a marca da apelante ter sido registrada na 
forma mista, ao observar os elementos figurativos, percebe-se que a 
empresa apelante buscou aproximar-se da marca da apelada, não 
alcançando suficiente distintividade. Há nítida colidência entre as 
marcas em conflito, na medida em que são extremamente semelhantes 
e os produtos comercializados pelas partes estão inseridos em 
mercados afins. 3. Inviável a aplicação do princípio da especialidade 
com o fim de respaldar a coexistência das marcas em cotejo, pois, 
justamente ao contrário do que sustenta a empresa-apelante, há a 
possibilidade de ocorrência de erro, dúvida ou confusão a consumidor, 
ante a identidade gráfica e fonética das marcas, além da afinidade entre 
os produtos, inexistindo a afirmada distinção quanto ao público alvo. 4. 
Como a marca da apelante reproduz a marca da apelada, ainda que com 
acréscimo, ela é nula, nos termos do art. 124, XIX e XXIII da LPI, pois 
existe real possibilidade de associação indevida ou confusão entre as 
marcas, pelo consumidor - que pode inclusive acreditar se tratar de uma 
família de marcas. Ressalte-se que a marca da empresa apelada 
“METABO” foi depositada em sua forma nominativa em 08/03/1971 e 
em sua forma mista em 27/10/2000. Nos termos do inciso XXIII do art. 
124 da LPI, a empresa ré não pode alegar desconhecimento da marca 
da ré ao depositar a marca mista “METALBO”, muitos anos depois, 
em 29/05/2009, especialmente por ambas as empresas atuarem em 
segmentos mercadológicos afins. 5. Aplicando-se o art. 85, § 11 do CPC, o 
qual faz remissão ao seu § 2º, o percentual de honorários sucumbenciais deve 
ser majorado, por força do dispositivo legal, em 1% (um por cento), passando 
para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa atualizado. 6. Apelação 
desprovida.7 (grifos nossos) 
 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE 
MARCA - COLIDÊNCIA - MARCAS BAVÁRIA E BAVIERA HOUSE 
BEER - ARTIGO 124, XIX, DA LPI - Apelação interposta por CASA DA 
CERVEJA BAVIERA LTDA ME contra a sentença que julgou procedente o 
pedido de BAVARIA S/A, nos autos da ação ordinária prManifestada em face 
da apelante e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL, visando a declaração da nulidade do registro nº 902.459.830, 
referente à marca BAVIERA HOUSE BEER. - A função principal das marcas 
é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens 
diversas, nos termos do artigo 123, I, da Lei nº 9279/96, bem como de 
identificação da origem dos produtos. - Verifica-se que a marca mista 
"BAVIERA HOUSE BEER" foi registrada em 2010, na classe NCL(9) 35, 
 
7 TRF2, Apelação Cível nº 0033016-77.2017.4.02.5101 (2017.51.01.033016-0), RELATOR: Desembargador Federal 
GUSTAVO ARRUDA MACEDO, Data de Julgamento: 17/01/2019, Data de Disponibilização: 23/01/2019 
Página 21 de 23
 
 19
para especificar "comércio (através de qualquer meio) de tabaco;Comércio 
(através de qualquer meio) de xaropes e preparações para bebidas;Comércio 
(através de qualquer meio) de produtos alimentícios;Comércio (através de 
qualquer meio) de gelo;Comércio (através de qualquer meio) de água mineral 
engarrafada; comercialização de água bruta". - Constata-se que os signos 
BAVÁRIA e BAVIERA decorrem do nome BAYERN, região da 
Alemanha, que traduzido para o latim torna-se "Bavaria", e para a 
língua portuguesa traduz-se como "Baviera", sendo, portanto, 
BAVÁRIA e BAVIERA, sinônimos, ou formas diferentes de se traduzir 
o nome "Bayern". - Os signos em tela possuem 
similaridade/identidade gráfica, fonética e ideológica. Uma vez as 
marcas encontrarem-se inseridas em segmento mercadológico afim, é 
razoável concluir ser perfeitamente possível a ocorrência de erro, dúvida 
e confusão em relação ao público consumidor. - Precedentes 
Jurisprudenciais. - Inteligência do artigo 124, inciso XIX, da Lei 
9.279/96. - Recurso desprovido.8 (grifos nossos) 
 
 
 Como se vê, é uníssono o entendimento jurisprudencial 
em prol da tese esgrimida pela Manifestante. 
 
III. DAS CONSIDERAÇÕESFINAIS E DO PEDIDO 
 
Despiciendo tecer maiores considerações, eis que hialina a 
IMITAÇÃO DE MARCA levada a efeito pela Manifestada, haja vista a AFINIDADE 
GRÁFICA, FONÉTICA, IDEOLÓGICA e MERCADOLÓGICA existente entre os sinais em 
debate. 
 
Inequívoco, ainda, que a Manifestante detém direitos de 
exclusividade sobre a marca “TEK-HOUSE”, em consonância com o PRINCÍPIO DA 
ANTERIORIDADE MARCÁRIA, bem como que a Manifestada incorreu em 
DESLEALDADE CONCORRENCIAL, o que merece a pronta e imediata repulsa do Órgão 
Técnico. Comprovada, dessa forma, a violação à Constituição Federal, art. 5º, XXIX; bem como 
aos artigos 124, incisos XIX e XXIII; 129, §1º; 195, incisos III e V, todos da Lei n.º 9.279/96. 
 
8 TRF2, Apelação Cível nº 0009503-22.2013.4.02.5101 (TRF2 2013.51.01.009503-6), Relator: PAULO ESPIRITO 
SANTO; Data de decisão: 29/06/2015; Data de disponibilização: 02/07/2015. 
Página 22 de 23
 
 20
DIANTE TODO O EXPOSTO e, em atenção aos 
argumentos anteriormente editados, requer o recebimento desta Manifestação, com o 
reconhecimento dos subsídios apresentados para o efeito de considera-los quando ocorrer o 
Exame de Mérito. 
 
São Paulo, 26 de abril de 2023. 
 
 
ADAUTO SILVA EMERENCIANO 
OAB/SP 163.405 
 
BRUNO COSTA DE PAULA 
OAB/SP 247.595 
 
Página 23 de 23
	Registro de Marca
	Formulário
	Procuração
	Manifestação com subsídios
		2023-04-26T17:17:23-0300
	Brasil
	Documento Assinado - INPI