aula10_registro_de_marcas

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Registro de marcas 
 
A Lei 9279/96 traz inovações interessantes em relação à legislação anterior. 
Primeiramente, introduz os conceitos de marca de certificação e de marca coletiva. 
De fato, ainda que preexistentes na prática do comércio as marcas coletivas e de 
certificação, a dogmática não lhes dava o tratamento específico de que 
necessitavam. 
Vejamos abaixo os itens que não podem ser registrados como marca: 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
 I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, 
públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, 
figura ou imitação; 
 II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma 
distintiva; 
 III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons 
costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de 
consciência, crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração; 
 IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro 
pela própria entidade ou órgão público; 
 V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de 
estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou 
associação com estes sinais distintivos; 
 VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, 
quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente 
para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, 
peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando 
revestidos de suficiente forma distintiva; 
 VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda; 
 VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e 
distintivo; 
 IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa 
falsamente induzir indicação geográfica; 
 X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, 
qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina; 
 XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de 
padrão de qualquer gênero ou natureza; 
 XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou 
de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154; 
 XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, 
econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível 
de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade 
promotora do evento; 
 
 
 
 
 
 
 
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 XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, 
do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país; 
 XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de 
terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
 XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou 
coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; 
 XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam 
protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo 
com consentimento do autor ou titular; 
A lei 9276/96 dá tratamento mais adequado às condições de registro dos sinais 
originalmente ao amparo do instituto do direito do autor. Primeiramente, faz 
distinção, como vimos, entre os nomes e símbolos de eventos, disciplinados no 
inciso XIII, excetuando as obras do espírito com suas denominações. A proibição de 
se registrarem, a título de marca de sinais que, em sua essência, constituem obras 
tuteladas pelo deriva de mandamento constitucional inequívoco. O inciso XXVII, 
Artigo 5º1 da Constituição Federal confere o mais amplo esteio às criações no 
campo da cultura, assegurando ao autor direito pleno à sua fruição. Ora fosse 
possível, a mingua de anuência do autor, o registro na propriedade industrial de obra 
que lhe pertença, estariam esvaziadas as garantias constitucionais e legais. A par de 
qualquer consideração na esfera da personalidade, as obras, e sobretudo aquelas 
que ganham projeção, têm inflexão no campo econômico. Além disso, as marcas, 
por princípio, nada mais são que captadoras de clientela, tendo, por excelência, 
repercussão econômica direta. O uso de obra para identificação de produto ou 
serviço, portanto, propicia ganhos desprovidos de causa. 
A lei de Propriedade Industrial – 9279/96 – retomando o caminho acertado do 
diploma precedente, vai mais longe ainda, não admitindo nem mesmo o registro 
desautorizado dos próprios títulos. Ao fazê-lo, coaduna-se com o disposto no Artigo 
10 da Lei 9610/982 que disciplina o instituto do Direito de Autor. 
 
 
 
 
 
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 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 
XXVII - aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
 
2 Art. 10. A proteção à obra intelectual abrange o seu título, se original e inconfundível 
com o de obra do mesmo gênero, divulgada anteriormente por outro autor. 
 
 
 
 
 
 
 
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XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o 
produto ou serviço a distinguir; 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca 
alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou 
afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; 
Esses incisos disciplinam com muito mais amplitude e técnica a proibição de se 
registrarem sinais que interfiram com outros pré-registrados. A noção de confusão 
derivada da natureza do produto ou serviço tornou-se insuficiente na atualidade para 
apontar outro fenômeno: a vinculação de marcas a determinadas empresas, 
independentemente do campo de aplicação dos sinais. O mundo de hoje, 
redesenhado pela informática e pelas telecomunicações, não derrubou apenas 
fronteiras físicas, mas também afrouxou as linhas divisórias entre os diversos 
segmentos. Não que tenha deixado de haver segmentação e que o velho princípio 
da especialidade das marcas tenha perdido a sua “ratio assendi”3. É que, por 
conveniência mercadológica, os diversos setores podem interpenetrar-se, de forma 
que, hoje, o princípio da especialidade tem valor relativo referencial. Assim, por 
exemplo, no decorrer das últimas décadas, tornou-se comum as empresas dos mais 
variados setores fazerem amplo uso de suas marcas em artigos de consumo, como 
roupas e perfumes, seja com a finalidade de protegê-las, no caso de marcas 
originalmente designativas do produtos ou serviços voltados para um círculo 
específico, seja com o objetivo de criar toda uma linha dirigida a pessoa com 
determinado perfil. 
 
 XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, 
no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva; 
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, 
aquela que não possa ser dissociada deefeito técnico; 
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e 
 
Esses três incisos merecem comentário conjunto, na medida que cuidam da 
espinhosa questão do registro de marca consistente na forma do produto. Dando um 
disciplinamento mais científico à matéria, o inciso XXI não proíbe o registro da forma 
“de” produto, mas, isto sim, da forma “do” produto ao qual a marca se presta a fixar. 
A vedação é correlata à proibição de se registrarem palavras ou quaisquer outros 
sinais que se ressintam de poder distintivo, ou porque constituam o próprio nome do 
produto, ou porque dele sinalizem atributos. Ora, a forma necessária, comum ou 
vulgar do produto é desprovida de qualquer poder distintivo, pois não possui 
 
 
 
 
3 Ratio essendi: Razão de ser 
 
 
 
 
 
 
 
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qualquer plus particularizante, definidor que “estreme” o produto do concorrente. O 
inciso XXII, por seu turno, ocupa-se também do registro de formas de produtos, mas 
enfrenta a situação diversa: a existência de “direito de terceiros” em relação à forma 
pretendida. Se a forma constituir desenhos industriais de terceiro, o seu registro se 
chocaria com a esfera jurídica alheia. 
 
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente 
evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 
ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou 
que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com 
aquela marca alheia. 
 
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada 
proteção especial, em todos os ramos de atividade. 
Por marca de alto renome entende-se pela lei 9279/96 se referir aos sinais antes 
impropriamente denominados “notórios”. Na sistemática da nova lei, a tutela mais 
ampla a esses sinais depende de verificação do fenômeno no momento em que se 
dá a controvérsia. Não se cogita de declaração “a priori”, não se exige que, antes do 
litígio, a marca tenha sido objeto de juízo oficial a respeito da latitude de seu 
conhecimento. O princípio que informa a proteção às marcar de alto renome é a 
repressão ao enriquecimento sem causa. Pelo seu valor distintivo muito mais alto, é 
natural que o direito lhes conceda amparo especial. Trata-se de proteção objetiva, 
ou seja, apurada a qualidade da marca, não há de se cogitar da questão de saber se 
seu emprego não autorizado deriva de enriquecimento ilícito. Basta o fator 
notoriedade para que se presuma o uso indevido. Há marcas que perduram, 
atravessando décadas, como COCA-COLA, MERCEDES, XEROX etc.; são sinais 
que exercem magnetismo próprio, pairando sobre todas as categorias de produtos 
ou serviços e conservando o poder de distinção ainda que desvinculados da sua 
função originária. 
 
 Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do 
art. 6º bis4 (I), da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, 
 
 
 
 
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 Artigo 6 bis 
1) Os países da União comprometem-se a recusar ou invalidar o registro, quer administrativamente, se a lei do 
país o permitir, quer a pedido do interessado e a proibir o uso de marca de fábrica ou de comércio que 
constitua reprodução, imitação ou tradução, suscetíveis de estabelecer confusão, de uma marca que a 
autoridade competente do país do registro ou do uso considere que nele é notoriamente conhecida como sendo 
 
 
 
 
 
 
 
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goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada 
no Brasil. 
 § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. 
 § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que 
reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida. 
O legislador transpôs para o próprio corpo da lei a regra da Convenção de Paris, 
dando amparo aos sinais que, mesmo sem prévio registro no país, tenham-se 
tornado notoriamente conhecidos, como já pertencentes à pessoa física ou jurídica 
domiciliada em país pertencente ao convênio internacional. A rigor, a lei não 
precisaria invocar e chamar para dentro de seu conteúdo uma norma de tratado que, 
em pleno vigor no Brasil, integra o direito nacional. Cabe anotar que o avanço das 
telecomunicações e da informática tornou desnecessário o apego excessivo a noção 
de territorialidade, pois, seja pela televisão, seja pela Internet, o que ocorre em um 
país alcança, simultaneamente, os demais. 
 
 
 
 
 
já marca de uma pessoa amparada pela presente Convenção, e utilizada para produtos idênticos ou similares. O 
mesmo sucederá quando a parte essencial da marca constitui reprodução de marca notoriamente conhecida ou 
imitação suscetível de estabelecer confusão com esta.