Aula 5 Nome empresarial e marca

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NOME EMPRESARIAL
&
MARCA
Proteção legal
• Convenção união Paris – art. 8º. Art. 8º O nome commercial será 
protegido em todos os paizes da União, sem obrigação de 
deposito, quer faça ou não parte de uma marca de fabrica ou de 
commercio.
• Constituição Federal - Art. 5º, CF, XXIX - XXIX - a lei assegurará 
aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua 
utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País;
• Código Civil – 1.155 a 1.168
• Lei 9.279/96 – Propriedade industrial
Distinções em relação nome empresarial
Marca
designa um produto ou 
serviço
Insígnia
sinal, emblema, desenho 
emblemático do 
estabelecimento
Título de 
estabelecimento 
designação de um objeto de 
direito 
UDF
Nome
atributo da personalidade que 
identifica a pessoa do 
empresário, nominativo do 
estabelecimento
Centro de Ensino Unificado do 
Distrito Federal Ltda.
NOME EMPRESARIAL
 Princípios da Formação do nome (1.163 CC)
 Veracidade – (pessoa, objeto e tipo societário)
 Novidade/Exclusividade – primeiro se registrar na 
Junta Comercial
 Em caso de conflito - (§ único 1.163 CC)
a
 Proteção ao nome empresarial (1.166 CC)
 Registro na junta comercial – proteção estadual
 Possibilidade de extensão a todo território 
nacional - (§ único 1.166 CC)
 Motivo – proteção da clientela, direito do consumidor, 
concorrência desleal, direito de crédito
NOME EMPRESARIAL
 Firma = nome dos sócios
 Obrigatório – ilimitada (1.157)
 Facultado – em limitadas (1.158)
 Permitido apenas aos fundadores da S.A. (§ 1.160) 
 Denominação = Objeto desenvolvido
 Obrigatório - S.A.
 Facultado – limitadas e ilimitada
 Designativo da Responsabilidade = 
 Obrigatório – limitada ou, responsabilidade ilimitada 
dos sócios – § 3º do art. 1.158 CC
Formação dos Nomes - art. 1.155 CC
Responsa
bilidade
Tipo 
societário
Obrigatório Facultativo Exemplos
Firma Ilimitada Não há Nome civil da 
pessoa
Denominação
EIRELI Limitada EIRELI Nome civil e o
termo EIRELI
Denominação
Socieda
des
Ilimitadas
Em nome 
Coletivo
Nome dos sócios
Ou designativo 
dos nomes
Comandita
Simples
Denominação
Comandita
por Ações
Comandita 
por Ações
Nome de sócios + e 
companhia + 
comandita por ações
Denominação
Limitadas Ltda. designativo da 
responsabilidade 
“limitada”
Nome e 
denominação
Anônimas S/A Denominação e a 
sociedade 
anônima, S.A. ou 
companhia
Nome dos sócios
Mercearia
e Cia
Mota
e irmãos
Mota 
Mota e Souza
Mota e Souza
Mercearia Limitada
Mota Alimentos
Ltda.
Mota EIRELI
Mota 
Alimentos S.A.
José Companhia
de AlimentosCompanhia
Comandita 
por ações
Mota
e Cia
Mercearia
ALTERAÇÃO DO NOME
 Morte, retirada e exclusão – sob pena de 
responsabilidade
 Alteração do tipo societário
 Alienação do estabelecimento – Não se vende o nome, 
vendido o estabeleci/ pode acrescer “sucessor de”
PERDA DO NOME
 Fim do prazo – Sociedade por tempo determinado
 Cancelamento – 10 anos sem arquivamentos
REGISTRO DE MARCAS - LEI Nº 9.279
Conceito de marca 
designativo do produto 
(sinais distintivos visualmente perceptíveis):
distingue (marca de produto ou serviço),
atesta a conformidade (certificação)
associa a uma entidade (coletiva)
Classes para Registro no INPI
02
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidaçao e contra deterioraçao
da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; 
metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
03
Preparaçoes para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; 
produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; saboes; perfumaria, 
óleos essenciais, cosméticos, loçoes para os cabelos; dentifrícios.
25 Vestuário, calçados e chapelaria.
32
Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas nao
alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras 
preparaçoes para fabricar bebidas.
37 Construçao civil; reparos; serviços de instalaçao.
38 Telecomunicaçoes.
39
Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; 
organizaçao de viagens.
40 Tratamento de materiais.
DIREITO INDUSTRIAL - LEI Nº 9.279
 Conceito – Protege os bens imateriais dando o 
direito de exclusividade na exploração econômica
 Proteção - patente de invenção, modelo de utilidade, 
registro de desenho industrial e marca
 Concessão – depende de autorização/licença ou 
alienação
 Órgão responsável – INPI – autarquia Federal
 Limites de proteção do registro –
regra, dentro da mesma classe
Marcas Alto 
renome
Notórias
Extensão Território nacional Brasil e signatários
Aplicação por 
Ramo de atividade
Todos Para produtos idênticos e 
similares
Fonte legislativa Art. 125 CPI Art. 126 CPI e 6º da CUP 
conv. União Paris
Necessidade de 
registro
Indispensável Dispensável - Proteção 
automática 
Marcas de alto renome (resolução 107/13)
Para comprovar a condição do alto renome de marca 
registrada, o seu titular deverá demonstrar:
(i) o reconhecimento do signo de sua titularidade por 
ampla parcela do público em geral; 
(ii) a qualidade, reputação e prestígio que o público 
associa à marca e aos produtos e serviços por ela 
assinalados, preferencialmente por meio de pesquisas 
de mercado; e 
(iii) o grau de distintividade e exclusividade do sinal 
marcário.
Obs. Será necessário reiteração por todos os anteriores.
PATENTES
 Invenção – ato de criação originário
 Modelo de utilidade – descoberta de uso prático aplicável 
a produção industrial (acréscimo de utilidade)
 Duração – 20 anos (invenção) – 15 anos (modelo de 
utilidade) não prorrogável
 Licença compulsória a terceiros – abuso do poder 
econômico, relevante interesse social ou inatividade por 3 anos
Abertura de fecho para guarda sol
Ex. Máquina para separação e destroçamento de 
casca de toros ou ramos de árvores 
REGISTRO INDUSTRIAL 
• Conceito – Forma dos objetos que permitem imediata 
identificação – cadeira Hill House
• Duração – 10 anos (invenção) contado do pedido-
prorrogável 3 X 5anos
• Licença compulsória a terceiros – abuso do poder 
econômico, relevante interesse social ou inatividade por 
3 anos (art. 68 §§)
Procedimento de registro
CONFLITO NOME x MARCA
Princípios regentes:
 Novidade - Art. 8º lei 9297/96 novidade
 Especialidade – classes do INPI
 Territorialidade - Jurisprudência
 Anterioridade – o primeiro a usar quando não há 
registro
A jurisprudência do STJ entende que o sistema declarativo 
de proteção de marcas e patentes, aquele que prioriza o 
primeiro a utilizar a marca, deve ser considerado (REsp
964.780).
CONFLITO NOME x MARCA
REsp 1.204.488
 registrada em 1979 no INPI localizado em São Paulo -
Instituto Superior de Educação Vera Cruz 
 X
Colégio Vera Cruz
 registro na Junta Comercial do Pará desde 1957 
(acusado de uso indevido da marca)
disposição territorial das duas empresas, não havia no caso nenhum risco 
de confusão entre os produtos e serviços das duas partes, o que afastava a 
possibilidade de perda de clientela. Ou seja, a convivência entre o nome 
empresarial e a marca é possível, porém, aquela registrada na Junta Comercial 
do Pará só pode ser utilizada na região.
Expressões comuns x MARCA
REsp 1.107.558
Páginas Amarelas (anterior)
X
Classificadas Amarelas (posterior)
Para os ministros, a marcaé composta de um elemento comum 
inapropriável – o “amarelas” –, que além disso expressa uma 
característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade 
de seu uso seria contrária à livre iniciativa.
Expressões comuns x MARCA
REsp 1.107.558
Páginas Amarelas (anterior)
X
Classificadas Amarelas (posterior)
Para os ministros, a marca é composta de um elemento comum 
inapropriável – o “amarelas” –, que além disso expressa uma 
característica essencial ao objeto comercializado. A exclusividade 
de seu uso seria contrária à livre iniciativa.
Uso comuns x MARCA
REsp 1.315.621 
Paleteiras
(carrinho de levantar caixas em supermercado)
X
www.paleteiras.com (posterior)
Segundo os ministros no REsp 1.315.621, o monopólio de um nome em 
benefício de um comerciante geraria exclusividade, favorecendo o comércio de 
forma única e impedindo que a divulgação de produtos semelhantes fosse feita 
por seu nome comum. Os similares teriam de buscar nomes aleatórios 
desconhecidos, o que dificultaria sua identificação pelos consumidores.
Contrariando:
Marca “bota fora” é registrada 
no INPI e uso é exclusivo de 
shopping paulista
Alto Renome - reconhecimento
REsp 1.162.281 – antes de 2013
vodca Absolut
X
INPI
A resolução é incompleta e omissa na regulamentação do artigo 125 da LPI, o 
que justifica a intervenção da Justiça. Porém essa omissão não pode ser 
suprida pelo Poder Judiciário, que não pode decidir o mérito administrativo, 
apenas determinar que o procedimento seja concluído em tempo razoável.
Solução:
Resolução 107/2013 traz 
critérios objetivos de 
reconhecimento
Marca notória X auto renome
REsp 1.232.658, 
Yahoo! Inc. e Yahoo! do Brasil (site)
X
Yahoo 
(goma de mascar da Arcor do Brasil)
Segundo os autos, embora a marca possua uma notoriedade em seu 
ambiente, o digital, e goze de proteção legal independentemente de registro, 
ela não é uma marca de alto renome, que possibilite alcançar outros ramos de 
atividade.
Solução:
Resolução 107/2013 traz 
critérios objetivos de 
reconhecimento