Propriedade Industrial e Direito Civil

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Tribunal Regional Federal da 2ª Região
2ª Edição - Ampliada
Fevereiro de 2007
Cadernos Temáticos
PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Encarte da Revista da EMARF
Publicação de Monografias apresentadas no Curso
de Extensão em Propriedade Industrial em
Convênio com a Pontifícia Universidade Católica
do Rio de Janeiro (PUC-RJ)
Esta revista não pode ser reproduzida total ou parcialmente
sem autorização
Revista da Escola da Magistratura Regional Federal /
Escola da Magistratura Regional Federal, Tribunal Regional
Federal : 2ª Região. Cadernos Temáticos - Propriedade
Industrial.
Rio de Janeiro: EMARF - TRF 2ª Região / RJ 2007 -
Fevereiro 2007
Irregular.
ISSN 1518-918X
1. Direito - Periódicos. I. Escola da Magistratura
Regional Federal.
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3
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4
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Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO
Desembargadora Federal LILIANE RORIZ
Juiz Federal Convocado GUILHERME CALMON
Juiz Federal Convocado JOSÉ ANTONIO NEIVA
Juiz Federal Convocado LUIZ PAULO ARAÚJO FILHO
5
SumárioSumárioSumárioSumárioSumário
CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE EMPRESA E MARCA
Antônio Carlos Esteves Torres .......................................................... 7
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA
OBTIDO DE MÁ-FÉ
Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida ....................................... 37
O CONFLITO ENTRE MARCAS E NOMES DE DOMÍNIO
Theophilo Antonio Miguel Filho ..................................................... 57
PATENTES DE MEDICAMENTOS: QUESTÕES ATUAIS
Maria Alice Paim Lyard .................................................................. 73
A RETRIBUIÇÃO ECONÔMICA DEVIDA AOS EMPREGADOS PELA
EXPLORAÇÃO DE INVENÇÃO MISTA
Júlio Emílio Abranches Mansur ..................................................... 113
MARCA NOTORIAMENTE CONHECIDA: ESPECTRO DE PROTEÇÃO LEGAL
Maria de Lourdes Coutinho Tavares .............................................. 147
CONSIDERAÇÕES SOBRE A PERDA DA DISTINTIVIDADE DAS MARCAS
REGISTRADAS
Hudson Targino Gurgel .............................................................. 193
INTRODUÇÃO ÀS MARCAS
José Carlos Zebulum ................................................................. 215
PATENTES FARMACÊUTICAS E CONTROLE DE MERCADOS
Caroline Medeiros e Silva ............................................................ 249
DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES REFERENTES À PROPRIEDADE INDUSTRIAL
Dario Ribeiro Machado Junior ....................................................... 373
CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL,
NOME DE EMPRESA E MARCA
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
9
CONSTITUIÇÃO, DIREITO CIVIL, NOME DE
EMPRESA E MARCA
INTRODUÇÃO
A conjunção de temas constitucionais, de direito civil e direito
comercial, pode parecer, numa primeira análise, esdrúxula tentativa
de conjugar lápis e ovo. Estabelecer o liame entre os dados componentes
da intitulação será o resultado final deste trabalho, propugnando-se
pela tese de que nome de empresa e marca, após a entrada em vigor
do Código Civil de 2002, se aproximaram significativamente através
do caminho comum da proteção, agora mais nítida no seio legislativo
e, portanto, mais viável no trabalho dos profissionais do direito.
Muitos obstáculos se apresentaram na senda definidora das
conseqüências do significado de nome comercial, título de
estabelecimento e marca, designativo de produto. Os dois institutos
estiveram afastados quase como sol e lua durante diversas etapas da
história do direito. Em parte, este divórcio consensual se deveria aos
critérios separatistas absolutos que enfrentavam o direito civil e o direito
comercial, muito embora, como os grandes autores já definiram:
... diria que esta exigência de sistema de lógica coerência e
portanto — vamos repetir — de ciência, se faz sentir sempre
mais viva nos tempos modernos, no qual o Código Civil não é
mais um depósito de regras escritas apenas para definir a relação
daquela categoria de cidadãos que vive de seu patrimônio; hoje
o Código é a carta da vida de todos os concidadãos, muitos dos
quais vivem dia-a-dia; e isto vai dito não só para o direito das
pessoas e da família mas até para as relações econômicas... 1
O autor mencionado, quase antecipando o que adotaram, a título de
filosofia, os articuladores do Código Civil de 2002, é enfático:
O reclamo ao espírito do Direito moderno nos servirá para
acentuar o significado e o valor sempre maior que em qualquer
1 TRABUCCHI, Alberto, Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Itália: La Carangola, 32 ed.,
1991, p 33.
10
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
ramo do direito privado deva ser reconhecido, de um lado, aos
princípios éticos, de boa-fé e de retidão, de outro, as exigências
da certeza e da confiança que juntas formam a coluna do inteiro
sistema, dominando a interpretação e aplicação do ius in civitate
positum. P. XI e XII – Istituzioni di diritto civile. 2
Um velho sonho dos cientistas jurídicos sempre foi a união do
direito comercial com o direito civil. De certa forma, mesmo com
ceticismo de alguns inspirados juristas nacionais, o fato é que a
comunidade jurídica hoje considera, ao menos, que o direito das
obrigações está morando sob um mesmo teto. O Código Civil de
2002 afastou a parcela inicial do Código Comercial integrando-a no
tecido de suas disposições.
Animado por este fato novo, somado ao cânone constitucional do
artigo 5º, inciso XXIX, em conjunção com o artigo 125, inciso IV, da
Lei 9.279/ 96, e 52 do Código Civil, que casam os dois institutos,
nome de empresa e marca, penso que chegou a hora de eliminar
dissensões que se fazem para privilegiar a roupagem digna da marca
em desfavor da denominação de empresa.
Para o desenvolvimento do trabalho, é necessário transitar pelo
conceito de nome comercial, hoje, nome de empresa, e do de marca.
Com efeito, a singeleza unificadora dos dois institutos,num ramo dos
designativos em geral, nome de empresa a distinguir estabelecimentos
ou pessoas jurídicas, e marca a especificar produtos, não é suficiente
para dirimir as questões que se originam do confronto entre eles. O
paradoxo pantográfico, que ora equipara e ora separa, teve, ao longo
de todo o transcorrer do século passado, papel de destaque a fomentar
as discussões acirradas acerca da prevalência de um ou de outro.
A incidência do conflito entre os dois sistemas redundou em
divergências de opiniões, que, hoje, com estes aspectos legislativos e
doutrinários, correspondentes à equiparação axiológica da Lei Maior e
à unificação obrigacional, estão, indubitavelmente, diluídas.
Em síntese, a tarefa é confirmar esta conclusão, ressaltando-se, por
oportuno, que o texto é apresentado como esboço de dissertação a ser
submetida em término de curso de mestrado na Universidade Estácio de Sá.
2 TRABUCCHI, A. Op. cit., p 34.
11
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
CAPÍTULO 1 – ASPECTOS LEGAIS
1.1. A CONSTITUIÇÃO
A Constituição tem, em virtude de seus múltiplos significados, seja
no âmbito político, seja no âmbito social, papel único na organização
de um país. Mesmo os sistemas que não se apóiam diretamente na
materialização de um texto constitutivo, cujo exemplo didático mais
notório é o da Inglaterra, acabam por se referir a um conjunto
principiológico organizador, com as facetas que lhe são peculiares.
As constituições, de forma ampla, ora exponenciam o desempenho
político das suas finalidades, ora se entregam ao exercício substitutivo
dos paradigmas do ordenamento civil. A doutrina supranacional tem
citado a Constituição de Weimar, do início do século passado, como a
inauguradora desta amplitude sociológica na organização de um país.
Com a Constituição de Weimar, de 1919, inaugura-se, na
Europa, a idade das constituições interventivas em matéria social.
Para além da parte orgânica, de estruturação do poder político,
esse diploma incorpora, na verdade, uma extensa
regulamentação, ao longo de nada menos do que cinqüenta e
sete artigos, de uma pluralidade de matérias, algumas das quais
atinentes às relações jurídico-privadas. E basta atentarmos nas
cinco epígrafes sob que se agrupam essas normas para nos
capacitarmos da profundidade desta intervenção reguladora.3
Os doutrinadores, em geral, já vinham esboçando as funções sociais
em textos de Constituição, fundamentando a tese no que se denomina
o imobilismo dos Códigos:
Esta noção se cristaliza na fórmula da função social que foi incluída
nos textos constitucionais. Devido ao imobilismo dos códigos,
a concepção social de propriedade é adotada pelo legislador
constitucional em diversos países.4
Para evitar repetições cansativas, sob o risco de se considerar
arrogante tentativa de demonstração erudita, vale reeditar a lição de
Carvalho de Mendonça, cujo gênio antecipa a proposta de união do
3 Constitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito Civil, escritos, BFD 74, 1998, p. 729-735.
4 ANDRADE, Fábio Siebeneicheler de, Da Codificação: Crônica de um conceito.Da Codificação: Crônica de um conceito.Da Codificação: Crônica de um conceito.Da Codificação: Crônica de um conceito.Da Codificação: Crônica de um conceito.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997, p.121.
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CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
direito privado que hoje, de certa forma, está em vigência, na parcela
obrigacional. Vejamos a seqüência dos fatos doutrinários, nesta oportuna
exposição:
O direito comercial vem a ser, destarte, a disciplina jurídica
reguladora dos atos de comércio e, ao mesmo tempo, dos direitos
e obrigações das pessoas que os exercem profissionalmente e
dos seus auxiliares.
.........................................................................
A definição salienta, para tanto ela serve, que o direito comercial
brasileiro se filia ao sistema misto, subjetivo e objetivo ao mesmo
tempo. Ele regula, os atos de comércio praticados por
profissionais ou não-profissionais, contém, igualmente, a
disciplina específica dos comerciantes e dos seus auxiliares,
isto é, as normas relativas à organização interna da qualidade de
comerciante e ao exercício da profissão.
Com a sua força naturalmente expansiva, como produto histórico,
imposto pela realidade econômica, o direito comercial veio a
objetivar-se sem prejuízo do seu principal escopo. As normas
relativas ao exercício da profissão mercantil e aos negócios
jurídicos do comércio entraram desse modo para um sistema
jurídico, mais extenso do que o traçado pela ciência econômica
à industria comercial.
O direito comercial é o direito dos que se dedicam não somente
ao comércio, mas ainda à indústria manufatureira, ao transporte
e outras atividades auxiliares do comércio; todos esses
industriais são juridicamente denominados comerciantes; é
também o direito regulador de certas relações decorrentes de
negócios jurídicos alistados sob a etiqueta de atos de comércio,
já em virtude de longa tradição, exatamente por se formarem
eles dentro da periferia do comércio no sentido econômico, já
por serem declarados tais em virtude da intenção daquele que
os realiza, já pela forma que revestem ou pelo liame que mantêm
com o comércio no aludido sentido, já, finalmente, pela disposição
da lei, equiparando outras relações da vida civil, sem a
intervenção de comerciantes, às provenientes da indústria
comercial, em virtude de motivos de utilidade prática ou de
simples oportunidade, para se subordinarem todos à mesma
disciplina jurídica fundamental e formal.
.........................................................................
13
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
Qual, porém o critério para traçar a linha divisória entre a matéria
comercial e a matéria civil?
Eis o árduo problema inicial no estudo do direito comercial. São
sempre dificílimas as questões que surgem quando se trata de fixar
a aplicação do direito, não somente na sua estrutura geral, como
relativamente aos institutos de cada um dos seus ramos.
.........................................................................
Entram em jogo elementos arbitrários, que levam o direito
comercial a invadir o direito civil, perturbando a construção de
firme sistema científico.
.........................................................................
As diferenças que subsistem entre o direito civil e o comercial
nada têm de essencial. Bem podíamos fundir as matérias que lhes
são comuns, isto é, os contratos e as obrigações e ainda a falência,
estendendo-a, oportunamente (não hoje), aos não-comerciantes.
.........................................................................
A influência do direito comercial sobre o direito civil foi
extraordinária, mormente entre nós...
O caráter dos tempos modernos é, na frase de Spencer, o
mercantilismo e o industrialismo.
.........................................................................
O direito comercial e o direito civil são dois sistemas de regras
que tiveram o mesmo ponto de partida, seguindo, depois, cada
qual, vida autônoma, sem sujeição ou dependência de um para
com o outro.
A verdade é que se tem dado à expressão direito civil um
conteúdo amplíssimo, incluindo na sua esfera noções jurídicas
fundamentais de caráter geral, aplicáveis igualmente ao direito
comercial. O direito civil figura como se fosse direito privado in
genere, que Van Hemmelen denominou, não sem felicidade, o
direito privado econômico.
No direito privado compreendem-se as duas zonas, o direito
civil e o direito comercial, cada qual com seu objeto legalmente
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CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
especializado; mas, havendo aquele precedidohistoricamente
a este, acumulou em si o fundo comum de todas as noções, que
servem de base ou de materiais para as construções jurídicas.
Veio ele, assim, a assumir nesse particular o caráter de
pressuposto do direito comercial. 5
O art. 121, do Código Comercial (cuja parte geral já foi
expressamente revogada pelo Código Civil de 2002) já adiantava este
destino inevitável: “... as regras e as disposições do direito civil para
os contratos em geral são aplicáveis aos contratos comerciais...”. A
tendência unificadora era irreversível.
Os anseios para que o novo Código Civil escoimasse a zona cinzenta em
que o direito comercial se encontrou com relação ao direito privado podem
muito bem ser resumidos na palavra de Fábio Ulhoa Coelho:
Desta forma, quem pretenda responder com rigor à questão
acerca da natureza do critério de identificação do campo de
abrangência do direito comercial brasileiro da atualidade não
poderá deixar de observar esta situação transitória e concluir
pela inexistência de um critério seguro. 6
A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe em
seu arcabouço princípios genéricos, preceituais, como os que inauguram
o texto fundamental em seu art. 1º e, via da diluição pelos diversos setores
do direito positivo, aplicáveis às mais diversas relações sociais:
A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como fundamento:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III - a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político; 7
5 MENDONÇA, J. X. Carvalho, TTTTTratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comercial Brasileircial Brasileircial Brasileircial Brasileircial Brasileiro.o.o.o.o.
Campinas: Bookseller, 2000, Vol. 1, p 24/25, 26/27, 28/29, 30/32, 34/35, 38/39.
6 COELHO, Fábio Ulhoa, Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva,
12.ed., 2000, p.12.
7 Constituição FederalConstituição FederalConstituição FederalConstituição FederalConstituição Federal, 1988
15
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
Por outro lado, a Lei Fundamental desce às minúcias da proteção
individualista, subjetiva, do cidadão, no artigo 5º, de cujos parágrafos
importam exponenciar os da supremacia do estado de direito baseado na lei:
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos
termos desta Constituição;
.........................................................................
XXII – é garantido o direito de propriedade;
...........................................................................
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização,
publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei fixar;
.........................................................................
XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o
desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 8
Nos primórdios de sua vigência, a denominada Constituição Cidadã
mereceu comentos que lhe reservaram ampla parcela dos repertórios
preservativos típicos do Direito Privado:
O Código Civil perde, assim, definitivamente, o seu papel de
Constituição de direito privado. Os textos constitucionais,
paulatinamente, definem princípios relacionados a temas antes
reservados exclusivamente ao Código Civil ao império da vontade:
a função social da propriedade, os limites da atividade econômica,
a organização da família, matérias típicas do direito privado, passam
8 Idem, ibidem.
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CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
a integrar uma nova ordem pública constitucional. Por outro lado, o
próprio direito civil, através da legislação extracodificada, desloca sua
preocupação central, que já não se volta tanto para o indivíduo, senão
para as atividades por ele desenvolvidas e os riscos dela decorrentes.9
1.2. O CÓDIGO CIVIL
O Código Civil, na realidade, mesmo diante de valiosas opiniões
contrárias, recupera este papel condutor do comportamento social, ao
tracejar, esquematicamente, o uso do direito à propriedade, a garantia
da sucessão e a explicitação do moderno conceito de família. Carlos
Alberto Bittar, antecipando a necessidade do projeto que se transformou
no Código Civil de 2002, esclareceu:
Os mandamentos constitucionais são, pois, normas
hierarquicamente superiores que, uma vez lançadas, revogam as
de ordem anterior, funcionando no mais como diretrizes, como limites
ou como balizas para o intérprete, vinculando-os todos a seus
ditames, tanto ao legislador, quanto ao hermeneuta e quanto ao juiz.
Desse modo, a estruturação do Estado, os direitos fundamentais da
pessoa, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos econômicos
passaram, imediatamente, à égide da nova ordem (pois, o próprio
legislador constituinte, para dirimir dúvidas, assim dispôs).
As relações privadas, no entanto, somente se conduzirão pelos
novos princípios uma vez adaptada a legislação interna
correspondente. Entendemos, assim, que as normas sobre
Direito de Família somente terão eficácia plena quando ajustado
o Código próprio ou leis especiais vigentes. Daí por que
consideramos se devam tomar iniciativas imediatas para a
promulgação de um novo Código, eis que, quanto àquele livro,
os princípios e as regras ora postas rompem toda a textura,
exigindo nova regulamentação, a exemplo do que ocorreu em
9 TEPEDINO, Gustavo, TTTTTemas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p.
116, in FACHIN, Luiz Edson, Repensando FRepensando FRepensando FRepensando FRepensando Fundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civil
BrasileirBrasileirBrasileirBrasileirBrasileiro Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, Nota explicativa.
17
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
Portugal, na Itália e em outros países e, que se procedeu a
reforma constitucional 10
Com a recuperação do papel de Estatuto do Direito privado, ainda
que sob forma tímida e, para alguns, canhestra (examine-se o
pensamento de Cavalieri, por exemplo:
O dano moral — o grande vilão atual da responsabilidade civil —
recebeu singela referência no art. 186 do Código, não obstante o
enorme prestígio que mereceu na Constituição ... Outra questão
relevante e tormentosa ... o novo Código Civil deixou de disciplinar
é a que diz respeito ao nexo causal. Limitou-se, neste ponto, a
repetir, em seu art. 403, a regra do art, 1.060 do Código revogado.11,
o Código Civil, com a versão 2002, passou a tratar, como um
todo, do Direito Obrigacional, incluindo aí o Direito Comercial, tanto
é assim que revoga (melhor se diria, trata de forma mais ampla) a
parte geral do Código Comercial de 1850, focalizando o aspecto
mais central de todo o setor, a empresa. Nesta linha de raciocínio, o
Código Civil trata do nome comercial (do empresário), utilizando-se
da seguinte definição:
Art. 1.155. Considera-se nome empresarial a firma ou a
denominação adotada, de conformidadecom este Capítulo, para
o exercício de empresa.
Parágrafo único. Equipara-se ao nome empresarial, para os
efeitos da proteção da lei, a denominação das sociedades simples,
associações e fundações.
Art. 1.163. O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer
outro já inscrito no mesmo registro.
Parágrafo único. Se o empresário tiver nome idêntico ao de
outros já inscritos, deverá acrescentar designação que o distinga.
10 BITTAR, Carlos Alberto, O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. Rio de
Janeiro: Revista dos Tribunais, 2.ed., 1991, p.
11 FILHO, Sergio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo:
Malheiros Editores Ltda., 4. Ed., 2003, p. 20/21.
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CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
É preciso não deixar esmaecer a idéia de que o desdobramento da
matéria parte das linhas gerais da Constituição e, agora, se lança na
própria definição, genérica e abrangente, do que seja empresa. Vale
transcrever o art. 966, do Código Civil: Considera-se empresário quem
exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a
produção ou a circulação de bens ou de serviços.
O artigo 52 do Código Civil torna expresso o fundamento justificador
da proteção ao nome de empresa, ao equiparar os direitos das pessoas
jurídicas, nas sendas protetivas da lei, aos da personalidade.
CAPÍTULO 2 – ASPECTOS DOUTRINÁRIOS
2.1. NOME COMERCIAL (NOME EMPRESARIAL NO CÓDIGO
CIVIL DE 2002)
Ao substituir a exigüidade conotativa do instituto do fundo de
comércio, em termos de definição legal, pela largueza do conceito de
empresa, a lei, neste caso, o mesmíssimo Código Civil, que aborda o
nome comercial, também, abordou o assunto marca. Gama Cerqueira,
de há muito esclarecia, especificando: que é o sinal designativo de
produto por conseguinte da atividade.
O histórico dos conflitos entre marcas e nomes comerciais está bem
escandido em trabalho de Luiz Leonardos publicado na revista da ABPI,
nº 41. O professor destaca, de forma incisiva o histórico da dissidência:
Assim, não há dúvida que o titular de marca pode impedir a sua
reprodução ou imitação para ser usada como nome comercial ou
como título de estabelecimento de terceiros. Era o que dispunham
expressamente os artigos 111, nº 2, e 120, nº 5, do antigo
Decreto-Lei nº 7.903/45, cujos princípios forma mantidos nos
artigos 94, inciso 1º, e 100, nº 5, do Decreto-Lei nº 254/67,
todos proibindo o registro como nome comercial ou como título
de estabelecimento às denominações suscetíveis de confusão
com marcas de terceiros. Ainda que estas normas estejam, hoje,
revogadas, como também o está o Decreto-Lei nº 1.005/69,
que dispunha de modo semelhante quanto aos títulos de
estabelecimento (artigo 91, nº 5) e abolia, pela primeira vez, os
19
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
registros de nomes comerciais, fazendo sua proteção decorrer
de simples adoção nos atos constitutivos da sociedade arquivados
no Registro do Comércio (art. 166), permanecem em pleno
vigor os princípios expostos, que decorrem da proteção
outorgada às marcas, garantindo sua propriedade e exclusividade
e pelo que dispõe o artigo 124, V, da atual Lei da Propriedade
Industrial Lei 9.279/96). Pelo artigo 119, do Código da
Propriedade Industrial anterior (Lei nº 5.772/71) o nome
comercial e o título de estabelecimento continuariam a gozar
de proteção através de legislação própria, a qual se encontra na
própria Constituição, no art. 3º, § 2º, da Lei de Sociedades
Anônimas, no artigo 35, V, da Lei 8.934/94 (dispõe sobre o
registro público de empresas mercantis), mantendo o que se
encontrava no art. 38, IX, da Lei de Registro do Comércio
anterior (Lei nº 4.726/65) e no art. 195, V, da lei 9.279/96,
além da regra de proteção aos nomes comerciais
independentemente de qualquer registro, contido no art. 8º da
Convenção de Paris, aplicável internamente por força do artigo
4º, da Lei 9.279/96. Não tem razão, portanto, Rubens Requião
e aqueles que seguem sua opinião (Constituição Federal. Curso
de Direito Comercial, pg. 132) de que teria havido, a respeito,
vacatio legis, acarretando a falta de proteção aos nomes
comerciais e títulos de estabelecimento pois, mesmo à falta de
qualquer outra legislação, encontrariam guarida no âmbito da
repressão geral à concorrência desleal.
.........................................................................
É claro, então, que a lei contemplava expressamente a possibilidade
de conflito entre a marca e o nome comercial, regra esta que tem
sua origem no artigo 110 do antigo Decreto-Lei nº 7.903/45,
que mandava sustar o arquivamento dos atos constitutivos de
sociedades cujas denominações contivessem expressão de fantasia
até que se comprovasse o respectivo registro, ou pedido de
registro, como marca. Outra coisa não se buscava, com esta norma,
senão impedir a confusão entre os negócios de sociedades que
adotem nomes comerciais ou marcas idênticas ou semelhantes.
Hoje, os artigos 124, V, e 195, V, da Lei 9.279/96 afastaram
qualquer dúvida, garantindo a proteção da marca contra o seu uso
não autorizado em nomes comerciais e a proteção destes face a
seu uso indevido por terceiros. 12
12 LEONARDOS, Luiz, Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.Apreciação do conflito entre marcas e nomes comerciais.
20
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
2.2. MARCA
O consenso geral admite que marca tenha um sentido
individualizador, com reflexos econômicos e, hoje, ninguém mais
duvida, de interesse público, porque é através desses sinais que o
consumidor pondera e se decide.
Generalizando, marca é um sinal que permite distinguir produtos
industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros
do mesmo gênero, da mesma atividade, semelhantes ou afins, de
origem diversa. É para o seu titular o meio eficaz para a constituição
de uma clientela. Para o consumidor representa a orientação para
a compra de um bem, levando em conta fatores de proveniência
ou notórias condições de boa qualidade e desempenho.
Além disso, a marca atua como um veículo de divulgação, formando
nas pessoas o hábito de consumir um determinado bem material,
induzindo preferências através do estímulo ocasionado por uma
denominação, palavra, emblema, figura, símbolo ou outro sinal
distintivo. É, efetivamente, o agente individualizador de um
produto, de uma mercadoria ou de um serviço, proporcionando à
clientela uma garantia de identificação do produto ou serviço de
sua preferência.
A marca pode exercer múltiplas funções. Entre outras,
proporcionar ao seu titular o direito, através de medidas
administrativas e judiciais, de agir contra o seu uso indevido, ou
não autorizado, por parte de concorrentes desleais. Auxilia o
adquirente (comprador) na operação de compra impelindo-o a
reclamar o produto identificado pela marca e não o sucedâneo
apresentado pelo vendedor.
Em seu amplo sentido, a marca pretende diferenciar e divulgar um
bem material, informando e persuadindo as pessoas a comprá-lo.13
A Constituição, como regra maior, fonte dos preceitos e princípios
explicitados pelo Código Civil e pela legislação infraconstitucional,
tornando os institutos nome comercial e marca abrangidos num mesmo
universo protetivo, dispõe, como já se adiantou, no início da exposição:
Art. 5º, inciso XXIX. A lei assegurará aos autores de inventos
industriais privilégiotemporário para sua utilização, bem como
13 BLASI, Gabriel di, et al, A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Forense, 2002, p. 162.
21
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos
nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em
vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico, tendo
em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e
econômico do País;
Através da via indireta da exclusão, a Lei 9.279/96 destina atenção
protetiva contra a usurpação do nome comercial:
Art. 124. Não são registráveis como marca:
.........................................................................
V – reprodução ou imitação de elemento característico ou
diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresas
de terceiros, suscetível de causa, confusão ou associação com
estes sinais distintivos;
A finalidade, em termos preservadores, do registro da marca e da
do nome comercial é a mesma: excluir os concorrentes ou outros
quaisquer da possibilidade de uso inautorizado.
Gama Cerqueira, indispensável no cenário, tem seu pensamento
lembrado por Celso Oliveira:
Gama Cerqueira traçou o conceito, asseverando que o “direito
sobre o nome comercial constitui uma propriedade em tudo
idêntica à das marcas de fábrica e de comércio, que se exerce
sobre uma coisa incorpórea, imaterial, exterior à pessoa do
comerciante ou industrial, e encontra seu fundamento no direito
natural do homem aos resultados de seu trabalho. Essa
propriedade abrange não só o nome do comerciante singular,
como, também, a firma das sociedades em nome coletivo, as
denominações das sociedades anônimas e por quotas, a insígnia
dos estabelecimentos e os demais elementos que entram no
conceito do nome comercial (n. 780, supra), considerados como
objetos autônomos de direito.”14
A realidade do campo doutrinário jamais deixou de observar que o
conceito de nome comercial esteve andando lado a lado com o conceito
de marca. É irrefutável a lição de João da Gama Cerqueira:
14 OLIVEIRA, Celso Marcelo de, Direito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do Novo
Código CivilCódigo CivilCódigo CivilCódigo CivilCódigo Civil . Campinas/SP, LZN, 2003, p 379 e 384.
22
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
Fica, assim, dependendo de prévio registro ou depósito da marca
a constituição definitiva das sociedades anônimas e das
sociedades por quotas, cujas denominações geralmente se
caracterizam por expressões de fantasia, o que constitui
injustificado estôrvo à liberdade de comércio. Mas, cumprida
que seja a formalidade do depósito da marca, ainda assim a
organização da sociedade não se poderá considerar definitiva,
pois se a expressão de fantasia colidir com marca anteriormente
registrada, a denominação social terá de ser modificada (art.
117, parág. único), o que importará na modificação dos atos
constitutivos da sociedade para alterar-se a denominação que
nêles figura. Acresce que um registro de marca não se obtém
em menos de 10 ou 12 meses, quando não há oposição ou
recursos, não sendo raros os casos em que êsse prazo se dilata
por dois ou três anos. Durante êsse tempo a sociedade terá de
funcionar sob denominação provisória, sujeita a modificações
que se refletirão prejudicialmente sôbre a sua vida comercial,
como facilmente se compreende. E todos êsses embaraços podem
repetir-se, se a nova expressão adotada em substituição da
primeira colidir também com outra marca registrada. 15
2.2.1. LITÍGIOS NO JUDICIÁRIO
Os conflitos sobre a matéria se multiplicam no Judiciário e a tendência,
mesmo antes da vinda à lume do Código Civil de 2002, era de preservar,
seja a marca, seja o nome comercial, congraçando, reunindo, estes dois
institutos na seara da proteção igual, para ambos. Vale repetir:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE REGISTRO DE
MARCA. AÇÃO DE NULIDADE. ANTECIPAÇÃO DA
TUTELA. LEI 9.279/DE 1996. 1. O uso da mesma marca por
duas empresas concorrentes acarreta não apenas prejuízos
àquela que seja legítima titular do direito de PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, como também aos consumidores, que ficam
sujeitos à natural e inevitável confusão decorrente da identidade
de marca para atividades comerciais semelhantes desenvolvidas
na mesma região por pessoas jurídicas distintas.
15 CERQUEIRA, João da Gama, TTTTTratado da Prratado da Prratado da Prratado da Prratado da Propriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. Rio de
Janeiro: Forense, 1946, Vol I, p 515/516.
23
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
2. É cabível, em situações dessa natureza, a outorga de tutela
jurisdicional, ainda que provisoriamente, em favor daquela
demandante cuja posição jurídica guarda grau mais elevado de
verossimilhança. Trata-se de providência cabível genericamente
no procedimento comum (CPC, art. 273) e que tem igualmente
previsão específica para a proteção do direito de PROPRIEDADE
INDUSTRIAL, inclusive nas ações de nulidade de registro de
marca(Lei nº 9.279, de 1996, art. 173, parágrafo único).
3. No caso, é a autora quem ostenta posição jurídica mais
verossímil. A expressão “via porto” integra a sua denominação
social (Via Porto Veículos Ltda.). Razão pela qual, à primeira
vista, não pode ser registrada como marca por outra pessoa,
ainda mais por empresa concorrente, conforme prevê o artigo
124, V, da Lei 9.279, de 1996 16.
O art. 65, 5, DO CPI, veda o registro como marca do título do
estabelecimento, ou de seu nome comercial, complementando, o
art. 119, que ambos gozam de proteção através de legislação
própria, e não do CPI, independentemente de obrigatoriedade de
depósito ou de registro no órgão marcário, o que, aliás, atende ao
acordado pelos países unionistas, através da Convenção da União
de Paris, em seu art. 8º. 17
Marca e nome comercial são coisas distintas ... Entretanto, a
relação existente entre eles reflete-se, indubitavelmente, no
universo mercantil. O emprego de nomes e expressões marcárias
semelhantes deve ser de imediato afastado para que não produza
dúvidas a influir na vontade do consumidor.
No ordenamento jurídico nacional, tanto a marca, pelo código de
Propriedade Industrial, quanto o nome comercial, pela Convenção
de Paris, do qual o Brasil é signatário, são protegidos juridicamente,
conferindo ao respectivo titular o direito de sua utilização.
O direito decorrente do registro de marca exclui seu emprego
por todos os demais no mesmo ramo de atividade.
No que tange ao nome comercial, sua proteção não se restringe
ao ramo de atividade. Desse modo, não deve ser permitida a
16 Agravo de Instrumento nº 65.771, Tribunal da Quarta Região, RS, Terceira Turma,
Decisão de 15.05.2001.
17 Trecho da sentença proferida no Juízo Federal da 21ª Vara, Processo nº 94.0067136-
9, pela Juíza Liliane do Espírito Santo Roriz de Almeida.
24
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
coexistência de nomes comerciais idênticos ou muito
semelhantes, ainda que para ramos de indústria e comércio
diversos. 18
São inúmeros os julgados na mesma direção.
Não fora pelos temas genéricos de abrangente proteção,
indistintamente, destinados pela Constituição a marcas e nomes
comerciais, a Convenção de Paris, a que o Brasil aderiu, dispensa até
mesmo a necessidade de registro como requisito desta prerrogativa.
Seja qual for a situação de desrespeito a qualquer dos institutos, a
possibilidade de defesa é ampla e irrecusável. Agora mesmo, ratificando
a amplitude do espectro preservativo, diante do fenômeno da informática,
a imprimir veloz caracterização dasmodernas fórmulas das relações
humanas, a iniciativa registral, levada a efeito perante a Fundação de
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, sofre as restrições ditadas
pelos princípios atinentes ao ramo, como se extrai do julgado da Terceira
Câmara Cível, do TJRJ:
INTERNET. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME
COMERCIAL. DIREITO À EXCLUSIVIDADE. SEMELHANÇA
CAPAZ DE GERAR CONFUSÃO. USO INDEVIDO. AÇÃO
ORDINÁRIA DE ABSTENÇÃO DE ATO. CONCESSÃO DE
LIMINAR. LEI Nº 9.279, DE 1996.
Propriedade industrial. Ação ordinária objetivando a cessação
do uso de nome de domínio na internet. Confronto entre nome
de domínio registrado na FAPESP – Fundação de Amparo à
Pesquisa do Estado de São Paulo e, de outro lado, outros nomes
de domínio registrados na mesma entidade e marcas nominativas
e mistas de indústria e comércio depositadas no INPI – Instituto
Nacional de Propriedade Industrial, todos possuindo como sinal
distintivo e característico a expressão “IG”. Pedido de liminar
específica prevista na Lei 9.279/96, art. 209, 1º, da Lei de
Propriedade Industrial, inicialmente denegado pelo Juízo
monocrático, seguindo-se indeferimento do efeito suspensivo
ativo. Sentença de procedência do pedido, determinando, após
o trânsito em julgado, expedição de ofício à FAPESP para
cancelamento do registro do nome de domínio
18 Trecho do voto proferido em recurso de apelação interposto contra sentença citada
anteriormente.
25
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
“ignoticias.com.br” . Interposição de apelo pela agravada,
recebido no duplo efeito. Persistência do interesse processual
no julgamento do agravo, diante da possibilidade de deferimento
da liminar inicialmente denegada. Verificação, pelos elementos
contidos nos autos do recurso e pelo exame da sentença
proferida na ação ordinária da presença dos requisitos para a
concessão da liminar pleiteada. Presença da aparência do bom
direito e do perigo na demora quanto à prática de atos de
concorrência desleal passíveis de prejudicar a reputação ou os
negócios da agravante, pelo estabelecimento de confusão entre
produtos e serviços. Provimento do agravo com a concessão de
liminar para abstenção pela agravada, até o julgamento da apelação
em curso, de utilização do nome de domínio “ignoticias.com.br”,
sob pena de multa diária no valor de vinte salários mínimos, oficiando-
se à FAPESP para as medidas pertinentes.19
2.3. CONCORRÊNCIA DESLEAL
A concorrência desleal, como reconhecem os mais destacados
tratadistas, dadas as correlações de ordem moral, ainda não tem uma
definição absolutamente satisfatória, esclarecendo Thomas Leonardos
que a razão deste óbice é “a multiplicidade de forma que a malícia
humana pode engendrar”. 20
Sempre tendo em vista o andar comum das marcas e do nome
comercial, é preciso que se ressalte, ainda, que a concorrência, fator
das relações comerciais, em algumas situações, atinge ao grau do ilícito,
sob forma civil ou penal. Retorna-se, daqui, ao ponto inicial do trabalho
em que se exponenciaram os valores constitucionais e infraconstitucionais
preservadores da dignidade da pessoa humana e de seus interesses no
mar social. A concorrência, quando é deslealmente operada sob suas
multifacetadas formas, em especial, nas hipóteses em que o infrator
aproveita-se do prestígio de um nome ou de uma marca de reputação
reconhecida, para comerciar produtos que estejam fortalecidos pela
19 AGRAVO DE INSTRUMENTO 12.221/2001 – Reg. em 01.10.2002. Niterói. Terceira
Câmara Cível – Unânime – Des. LUIZ FERNANDO DE CARVALHO – Julg. 13.08.2002.
20 Concorrência Desleal, Rio, 1936, p. 11, depois ampliado na Revista Forense, p. 88 e 351.
26
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
nomenclatura do designativo, torna-se viciada e consubstancia ato ilícito
produtor do direito punitivo estatal e de indenização.
Os critérios de definição sobre concorrência desleal são vários, mas a
palavra de Gama Cerqueira, mais uma vez, nos ajuda a compor este trabalho:
A evolução das doutrinas que têm por objeto a concorrência desleal
processa-se de modo contínuo, mas lento. O problema da
concorrência desleal e de sua repressão só se impôs à consideração
dos juristas, de modo mais agudo, nos tempos modernos, depois
que o crescente progresso das indústrias e do comércio, aliado a
outros múltiplos fatôres que aqui não poderíamos examinar, deu
lugar ao aparecimento de uma competição sem regras e sem
limites, entre comerciantes e industriais empenhados em obter
vantagens 21cada vez maiores sobre os seus concorrentes, A livre
concorrência econômica é conseqüência da liberdade de comércio
e indústria e age como elemento do progresso econômico de
cada país. Mas degenera, transformando-se em agente perturbador
desse progresso, quando os comerciantes e industriais, no afã de
vencerem seus competidores, lançam mão de práticas e métodos
ilícitos ou desleais.22
Uma vez mais, deve-se reforçar a noção de que a marca bem
conhecida, o nome comercial de reputação ilibada interessam ao
comerciante para divulgação de seus produtos ou serviços, mas
interessam também ao consumidor, que ao procurar um
estabelecimento ou produto, já estará certo de que as suas possibilidades
de engano ou risco de prejuízo são vastamente diminuídas. Para que
não se venha a produzir um inconveniente comercial nesta exposição
sobre o alcance do universo dos distintivos da espécie, basta lembrar
o forte apelo popular de obras cinematográficas que se tornaram cults
e, hoje, parcela integrante dos expoentes da sétima arte: Breakfast at
Tiffany’s ( a famosa loja de jóias em New York); Moulin Rouge, das
lembranças Lautrequianas. Some-se a isto a presença constante de
Dior, Saint Laurent ou Chanel, das elegantes indumentárias, até mesmo
da perfumosa e metafórica roupagem noturna da senhora Norma Jean
(ficou célebre a frase de Marilyn Monroe, indagada sobre o que
usava para dormir: “duas gotas de Chanel”); não há quem não conheça
21 CERQUEIRA, J. Op. cit.
22 CERQUEIRA, J.Op. cit. P.81.
27
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
o Champanhe ou se incline, respeitosamente, quando conhecedor,
perante um Château Mouton Rothschild, das inalcançáveis delícias
vinículas, que habitam a dieta cotidiana dos consumidores abastados e
os sonhos dos que até mesmo para as necessidades básicas encontram
obstáculos dificultosos. Exemplos como esses são legião no mundo da
propriedade intelectual e do comércio em geral, demonstrando a
amplitude dos efeitos análogos dos dois institutos no universo das
relações da espécie.
Para que se reforce a idéia do trabalho, cumpre relembrar que marca
e nome comercial são espécies de gênero designativo identificador.
Colhe-se em Pierangeli, citando Justino Cruz:
A marca se distingue da insígnia e do nome comercial. O nome
comercial é a designação pela qual é o estabelecimento referido
ou conhecido. “Assim como a firma individualiza o comerciante
e a marca os produtos, o nome identifica o estabelecimento”.23
e para complemento:
Conseqüentemente, o nome representa para o estabelecimento
o mesmoo mesmoo mesmoo mesmoo mesmo (grifei) que a marca significa para o produto ou
serviço.24
Em termos doutrinários analógicos, locação, compra e venda e
mandato materializam acordo de vontades sob o manto comum da
teoria dos contratos; homicídio, infanticídio e induzimento ao suicídio
são figuras típicas penais diferentes mas integrantes do sistema protetivo
da vida contra o evento morte.
CAPÍTULO 3. PROTEÇÃO DA MARCA E DO NOME DA
EMPRESA
O próprio teor do art. 1.116, do Código Civil de 2002, refere-se
à exclusividade do uso — deveria ser do direito ao uso — nos limites
23 PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial e
Crimes de ConcorCrimesde ConcorCrimes de ConcorCrimes de ConcorCrimes de Concorrência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 74.....
24 Idem, ibdem. P. 75.
28
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
do Estado, como decorrência da impropriamente chamada inscrição
no registro próprio.
É evidente que o legislador descreve, embora sem merecer aplausos,
a principal conseqüência do registro. Mas o que se procura definir
neste trabalho é o confronto entre marca e nome da empresa, partindo-
se do entendimento de que os dois institutos pertencem à mesma
natureza identificadora, equiparando-se, em termos de proteção. Não
há prevalência de um sobre o outro. Se, como se extrai da Constituição
(art, 5º, XXIX), da Lei nº 9.279/96 (art. 124, V) e do Código Civil/
2002 (art. 1.166), o uso de marca ou de nome é objeto de proteção,
não importa a diferença ontológica entre eles, que têm a mesma
finalidade designativa.
Em termos de sistema, como observam os doutos estudiosos da
matéria, pelo art. 33, da Lei 8.934/94, as disposições da Convenção
de Paris, cujo art. 8 protegia marcas de indústria e comércio, estariam
revogadas. O conteúdo do art. 1.166, do Código Civil de 2002,
apenas ratificaria a tendência, inspirado no entendimento de que os
tratados são internalizados sob a égide analógica de lei ordinária,
aplicando-se ao art. 2º da Lei de Introdução do Código Civil.
No entanto, as nossas observações transitam em área que
independeria deste movimento temporal das leis. A uma, porque o
próprio art. 1.166 prevê forma especial para salvaguarda do nome
das empresas em todo o território nacional e, a duas, porque o fato de
se restringir o uso exclusivo do nome ao respectivo Estado, não significa
expungi-lo do caráter protetivo incidente na Constituição e no próprio
artigo 124, V, da Lei 9.279/96. O conflito se reduz ao caminho da
mera aparência. Não exclui o pensamento de que, em termos
protetivos, marca e nome de empresa se aproximaram com a incidência
dos princípios obrigacionais do Código Civil de 2002.
CONCLUSÃO
Embora ousando expor fórmula contraditória da maneira de pensar
de ilustres juristas nacionais e até estrangeiros (Canotilho e Jorge
Miranda, por exemplo, ilustres professores das universidades
portuguesas, talvez não concordem integralmente com o pensamento
29
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
que se esposa), o fato é que o Código Civil, ao se firmar em estacas
conotativas de valores humanos, sociabilidade, eticidade, operabilidade,
obedece aos ditames principiológicos da Lei Fundamental. Valemo-nos
do magistério de Judith Martins-Costa, mais uma vez, para ressaltar do
trabalho publicado na Revista da Universidade de Direito do Rio Grande
do Sul, o excerto resumidor do fundamento deste projeto monográfico:
Como exemplo da possibilidade de reconstrução sistemática
ensejada pelo novo Código tomo o caso de danos à pessoa,
espécie do gênero danos extrapatrimoniais, pois aí é nítida a
conexão intersistemática (entre diversos sistemas ou
subsistemas integrantes de um mesmo ordenamento) e
intrassistemática (entre normas integrantes de um mesmo
sistema, ou subsistema). 25
O Código Civil, abrangendo, em termos de princípios doutrinários
intrassistemáticos comuns, a integralidade do direito obrigacional, há
de servir de anteparo e fundamento para a solução dos conflitos
existentes entre marca e nome de empresa, os quais, como já se viu,
n’hurlent pas de se trouver ensembles.
Para o fundamento de que esta tese, sobre nome comercial e marca,
já tinha a proteção legal e hoje, com a reunião do direito obrigacional,
se estreita nas sendas da preservação, está o acoplamento
interdisciplinar, que não dispensa a sociologia, a filosofia, os demais
ramos do direito (direito penal, crime de concorrência desleal, por
exemplo), não havendo como se apartarem deste corpo monolítico as
agressões que venham a sofrer tanto a marca quanto o nome comercial,
igualados no sistema protetivo pelos princípios constitucionais,
esmiuçados e esclarecidos no Código Civil, e especificados nas
legislações infraconstitucionais extravagantes.
Extrai-se de Silveira Bueno, Relator em julgado do Tribunal Regional
Federal:
A questão sub judice resume-se em saber se o nome do
estabelecimento comercial estrangeiro merece proteção da
legislação nacional ou se, ao contrário, essa proteção inexiste, de
25 COSTA, Judith Martins-, O Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil Brasileiro: em busca dao: em busca dao: em busca dao: em busca dao: em busca da
“Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS., v. 20, out/2001.
30
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
tal sorte que é perfeitamente válido o registro pela apelante da
expressão “Timberland” para designar os seus produtos.
O nome comercial será protegido em todos os países da União
sem obrigação de depósito ou registro, quer faça ou não parte de
uma marca de fábrica ou de comércio (Decreto legislativo nº 78,
de 31.10.74).
Vê-se, portanto, que a lei protege o nome do estabelecimento
comercial, tornando ilícita a apropriação dos esforços do comerciante
em proveito de terceiro. Em outras palavras, a lei proíbe a concorrência
desleal. A concorrência, de outro lado, pode se caracterizar, dentre
outras possibilidades, pela aproximação entre produtos e
estabelecimentos. (Constituição Federal. José Tinoco Soares,
“Crimes contra a Propriedade Industrial e Concorrência Desleal”,
p. 7, Revista dos Tribunais, 1980). 26
Complementa-se o pensamento com as conjecturas estimuladas
pelo Código Civil de 2002 no sentido da confirmação de que o sistema
protetivo de marcas e nomes de empresas tem a mesma natureza e se
mantém dentro dos critérios da Constituição e das disposições
infraconstitucionais.
Gabriel Leonardos, em exposição realizada na EMERJ, aos
13.06.2003, teve ocasião de lembrar trabalho seu, referente ao assunto,
do qual se extrai a confirmação da tese extensiva do alcance protetivo
ao nome comercial, nos mesmos moldes da que se destina às marcas.
Assim, parece-nos que, segundo o melhor direito, nada impede
que terceiro interessado apresente recurso contra o
arquivamento de ato de empresa que adote nome semelhante
ao seu, ainda que este terceiro esteja sob a jurisdição de outra
Junta Comercial. E, a fortiori, tal alegação de colidência deverá
ser examinada pelo Judiciário, pois o regime legal, sob o ponto
de vista de direito material, em nada foi alterado com a Lei 8.934/94.
O sistema de requerimentos voluntários às demais Juntas para
o fim de assegurar administrativamente a proteção ao nome
comercial pode e deve continuar existindo, possibilitando às
Juntas a negativa ex-officio ao arquivamento de atos de empresas
com nomes semelhantes. Não obstante, as Juntas não devem se
26 Apelação Cível nº 90.03.03499-0, Tribunal Federal da Terceira Região, 1ª Turma.
31
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
furtar a cumprir as nobres tarefas que lhes foram cometidas por
lei com relação à proteção dos nomes de empresas estabelecidas
em outros Estados ou até mesmo em outros países —
independentemente de ter havido o requerimento prévio para a
extensão da proteção — sempre que um terceiro interessado
apresentar recurso administrativo, chamando a atenção da Junta
para a infração dos direitos sobre seu nome comercial. 27
Em conclusão, o professor afirma, com a experiência acadêmica e
profissional de que dispõe:
A importância do nome comercial da empresa rivaliza com a das
marcas de indústria, comércio ou serviços por ela utilizadas. A
marca é a assinatura do fabricante ou comerciante no produto,enquanto o nome comercial é a assinatura da empresa sobre
todos os negócios por ela realizados. A proteção firme e rápida
do nome comercial é um imperativo da lealdade no comércio. 28
A evolução do direito, como ciência, mais a mais, se conjumina
com ramificações interdisciplinares, a ponto de já haver alguma
necessidade de esclarecimentos suplementares das lições kelsenianas,
na obra Teoria Pura do Direito:
Isto parece-nos algo de per si evidente. Porém, um relance de
olhos sobre a ciência jurídica tradicional, tal como se desenvolveu
no decurso dos sécs. XIX e XX, mostra claramente quão
inteiramente acrítico, a jurisprudência tem-se confundido com
a psicologia e a sociologia, com a ética e a teoria política. Esta
confusão pode porventura explicar-se pelo fato de estas ciências
se referirem a objetos que indubitavelmente têm uma estreita
conexão com o Direito. Quando a Teoria Pura empreende
delimitar o conhecimento do Direito em face destas disciplinas,
fá-lo não por ignorar ou, muito menos, por negar essa conexão,
mas porque intenta evitar um sincretismo metodológico que
obscurece a essência da ciência jurídica e dilui os limites que
lhe são impostos pela própria natureza do seu objeto. 29 ,
 ao menos para os desprovidos de ciência, como os de minha estirpe,
27 LEONARDOS, Gabriel F., A PrA PrA PrA PrA Proteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comercial, aocial, aocial, aocial, aocial, ao
Título de Estabelecimento e à Insígnia no BrasilTítulo de Estabelecimento e à Insígnia no BrasilTítulo de Estabelecimento e à Insígnia no BrasilTítulo de Estabelecimento e à Insígnia no BrasilTítulo de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. In Revista da ABPI, Nº 13.
28 Idem, ibidem.
29 KELSEN, Hans, TTTTTeoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 6.ed., 2000, p. 1/2.
32
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
até porque separar ética, sociologia e economia do conceito de matéria
jurídica, diante da letra expressa dos artigos 187, 422, 927, do Código
Civil de 2002, não será tarefa das mais confortáveis, o que já não era para
ele, Kelsen, mesmo, como se extrai da leitura atenta do texto reproduzido.
O que se acaba de demonstrar é que, proveniente do campo
doutrinário dos princípios, tomando-se princípio como causa, no
entender de Aristóteles, ponto de partida e fundamento de um processo
qualquer30, o fenômeno do sinal designativo de um estabelecimento e
o de um produto, ontologicamente reunidos num mesmo significado,
vêm há muito sendo assimilados através da evolução sistemática do
direito, na totalidade dedutiva do discurso31, obstando a que as noções,
antes divorciadas, dos compartimentos cíveis e comerciais, impedissem
a visão lógica desta igualdade indissociável.
Esta assimilação, no campo doutrinário e legal, hoje, com a reunião
obrigacional do Código Civil de 2002, não significa que, em termos de
apreciação jurídica, num possível litígio entre os detentores dos direitos
relativos àqueles institutos, não possam tê-lo dimensionado
geograficamente, a ponto de garantir o exercício do uso de um nome
comercial restrito a um pequeno município da vastidão brasileira, sem
prejuízo das operações de uma marca, mais ampla, que passaria a subsistir,
com as limitações regionais, em concomitância com o nome comercial.
Vale lembrar que, em recente julgado, do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro, o ponto revelador da emergência de ilicitude e da
conseqüente indenização pela utilização da marca registrada no INPI foi o
fato de o uso indevido estar sendo veiculado no mesmo ambiente de mercado:
30ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes,
2000, p. 792. “Princípio. (...lat. Principium; in. Principle; fr. Principe; al. Prinzip,
Grundsatz; it. Princípio) – Ponto de partida e fundamento de um processo qualquer.”
Os dois significados, “ponto de partida “ e “fundamento” ou “causa”, estão
estreitamente ligados na noção desse tema.”
“Sistema – (in System; fr. Système; al. System; it. Sistema)
1. Uma totalidade dedutiva de discurso. Essa palavra, desconhecida neste sentido no
período clássico, foi empregada por Sexto Empírico para indicar o conjunto formado
por premissas e conclusão ou o conjunto de premissas, ... e passou a ser usada em
filosofia para indicar principalmente um discurso organizado dedutivamente...”
31 ABBAGNANO, N. Op. Cit. P. 908.
33
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA REGISTRADA.
VIOLAÇÃO DO DIREITO DE MARCA. RESSARCIMENTO
DOS DANOS.
Propriedade industrial. Marca Mista. Uso indevido da mesma
no mesmo ambiente de mercado. Ato ilícito configurado.
Indenização devida. Comprovada a utilização indevida da marca
registrada pela autora no INPI, para o lançamento de
empreendimento imobiliário, atuando a ré no mesmo ambiente
de mercado, o dano resulta do próprio ato ofensivo ao direito de
propriedade, sendo devida a indenização, nos termos do art.
210, inciso III, da Lei nº 9.279/96, apurando-se, em liquidação
de sentença, a remuneração que o autor da violação teria pago
ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que
lhe permitisse utilizar a referida marca, pelo período em que a
mesma foi empregada. Recurso ao qual se nega provimento.32
 Este ponto, embora ainda sujeito a dúvidas, não opõe obstáculos
à presente conclusão equiparadora, para efeitos protetivos, de nome
comercial e marca, até porque os que operam o direito, sejam
advogados ou juízes, estão comprometidos com a contribuição
evolutiva da sociedade.
Neste passo, os conflitos entre marca e nome de empresas desafiam
a inteligência julgadora no sentido de estabelecer diferenças entre
institutos dessa mesma natureza e que têm vida em locais recônditos,
contrapondo-se aos que se desenvolvem em regiões de maior grandeza
geográfica. A decisão que viesse a fixar a possibilidade de coexistência
entre marca e nome de empresa semelhantes mas de alcances
diversificados quanto ao seu uso, local, nacional ou até mesmo
internacional, poderia preservar a existência de ambas, impondo-lhes
os limites tópicos. Em caso concreto, uma borracharia da cidade de
Rio Branco, no Acre, cujo nome era Borrachil (altera-se a denominação
por falta de possibilidade de angariar manifestação autorizativa para o
uso do caso meramente conjectural), defrontou-se com uma marca
registrada no INPI, idêntica, mas com largueza internacional. Para
casos como esses, nada obstaria a que a possibilidade do uso
simultâneo do identificador pudesse estar limitada, no caso do nome
32 APELAÇÃO CÍVEL 4.453/2002 – Reg. em 16/12/2002. CAPITAL. QUINTA
CÂMARA CÍVEL. Unânime. Des. FERNANDO CABRAL. Julg.:20.08.2002.
34
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
comercial (de empresa), à cidade do Rio Branco, mormente se se
tratasse de um negócio diminuto, que operava com artigos de látex,
estendendo-se os lindes da marca aos seus efeitos nacionais e
internacionais, excluindo-se apenas aquela cidade do norte brasileiro
em que a pequena organização praticaria as suas atividades. A hipótese
de crescimento da organização de menor escala provocaria, não se
podendo impedir o progresso, a obrigatória alteração de seu nome,
quando menos, com a inclusão de parcela diferenciadora do nome
comum, Borrachil do Acre, por exemplo. Nada impediria, até porque
o universo da espécie prevê na Lei nº 9.279/96 cessões (art. 134) e
licenças (art. 139).
Não está longe desta sugestão o decidido pelo Tribunal Regional
Federal da Segunda Região no caso da Livraria Leonardo Da Vinci Ltda.,
que encontrouuma competidora chamada Nova Livraria Leonardo da
Vinci Ltda., uma mais antiga, mas sem registro, no Rio de Janeiro, e
outra na cidade de São Paulo. A conclusão do julgado especificou:
Deve, portanto, ser mantida a r. sentença a quo, que declarou a
nulidade dos registros nº 816.851.980 e 816.851.999 a fim
de que a 2ª ré se abstenha de utilizar tal marca.
No que concerne à modificação da denominação social da 2ª ré,
por envolver as Juntas Comerciais Estaduais, a competência é
da Justiça Estadual e não da Justiça Federal.
Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária.33
Como se vê, embora preservando o nome comercial notoriamente
conhecido, não se afastou a possibilidade de a disputa continuar em
termos de registro na Junta Comercial, o que, virtualmente, provoca
a manutenção de ambos os designativos.
Para conclusão do trabalho, vale lembrar a palavra de Orlando Gomes:
Se a função judiciária é também contribuir para o progresso do
Direito, tirando da flexibilidade das leis todo o partido para
adaptá-las às novas
realidades que vão surgindo, então, os magistrados podem e
devem concorrer, sob a inspiração das leis polêmicas de caráter
33 Julgado proferido aos 25.06.2002, tendo como relatora a Desembargadora TANIA
HEINE, da 16ª Vara Federal da 2ª Região; Processo nº 2000.01.01.059115-8; 3ª Turma.
35
ANTÔNIO CARLOS ESTEVES TORRES
social, não só para a humanização do Direito, mas, igualmente,
para a “estabilização das transformações sociais.” 34
E o renomado e saudoso jurista conterrâneo de Rui, corroborando
premonitoriamente a tese de que “... a justiça é o verdadeiro tema do
direito...” 35lembra a todos que, numa evolução social sempre infinita,
é tarefa dos juízes rejuvenescer as leis, fazendo-as viver segundo a
exigência do presente: “Numa sociedade em transformação, eles não
devem ser a viva vox legis. Impõe-se que sejam a viva vox júris.” 36
 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
1. SARTRE, Jean Paul, Qu’Qu’Qu’Qu’Qu’est-cest-cest-cest-cest-ce que la littérature?e que la littérature?e que la littérature?e que la littérature?e que la littérature? Paris: Gallimard, 1970.
2. TRABUCCHI, Alberto, Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Istituzioni di Diritto Civile. Itália: La Carangola, 32
ed., 1991.
3. TEPEDINO, Gustavo, Del Rey, nº1, Dezembro, 1997.
4. FACHIN, Luiz Edson, Sobre o PrSobre o PrSobre o PrSobre o PrSobre o Projeto do Código Civil Brasileirojeto do Código Civil Brasileirojeto do Código Civil Brasileirojeto do Código Civil Brasileirojeto do Código Civil Brasileiro: Críticao: Críticao: Críticao: Críticao: Crítica
à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista. à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista. à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista. à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista. à Racionalidade Patrimonialista e Conceitualista. BFD 76, 2000.
5. Constitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito CivilConstitucionalização do Direito Civil, escritos, BFD 74, 1998.
6. ANDRADE, Fábio Siebeneicheler de, Da Codificação: Crônica de UmDa Codificação: Crônica de UmDa Codificação: Crônica de UmDa Codificação: Crônica de UmDa Codificação: Crônica de Um
Conceito. Conceito. Conceito. Conceito. Conceito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1997.
7. MENDONÇA, J. X. Carvalho, TTTTTratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comerratado de Direito Comercial Brasileircial Brasileircial Brasileircial Brasileircial Brasileiro.o.o.o.o.
Campinas: Bookseller, 2000.
8. COELHO, Fábio Ulhoa, Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. Manual de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva,
12.ed., 2000.
9. TEPEDINO, Gustavo, TTTTTemas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil.emas de Direito Civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1998,
10. FACHIN, Luiz Edson, Repensando FRepensando FRepensando FRepensando FRepensando Fundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civilundamentos do Direito Civil
BrasileirBrasileirBrasileirBrasileirBrasileiro Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. o Contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2000.
11. BITTAR, Carlos Alberto, O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. O Direito Civil na Constituição de 1988. Rio de
Janeiro: Revista dos Tribunais, 2.ed., 1991.
12. LEONARDOS, Luiz, Apreciação do Conflito entre Marcas e NomesApreciação do Conflito entre Marcas e NomesApreciação do Conflito entre Marcas e NomesApreciação do Conflito entre Marcas e NomesApreciação do Conflito entre Marcas e Nomes
Comercia is .Comercia is .Comercia is .Comercia is .Comercia is .
13. BLASI, Gabriel di, et al, A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. A Propriedade Industrial. Rio de Janeiro, Forense, 2002.
34 GOMES, Orlando. Raízes Históricas e SRaízes Históricas e SRaízes Históricas e SRaízes Históricas e SRaízes Históricas e Sociológicas do Código Civilociológicas do Código Civilociológicas do Código Civilociológicas do Código Civilociológicas do Código Civil
BrasileiroBrasileiroBrasileiroBrasileiroBrasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 114.
35 KOLM, Serge-Christophe. TTTTTeorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. São Paulo: Martins
Fontes, 2000, p. 4.
36 Gomes, Orlando. Op. Cit. P. 115.
36
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
14. OLIVEIRA, Celso Marcelo de, Direito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do NovoDireito Empresarial – À Luz do Novo
Código CivilCódigo CivilCódigo CivilCódigo CivilCódigo Civil . Campinas/SP, LZN, 2003.
15. CERQUEIRA, João da Gama, TTTTTratado da Prratado da Prratado da Prratado da Prratado da Propriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. opriedade Industrial. Rio de
Janeiro: Forense, 1946.
16. Concorrência DeslealConcorrência DeslealConcorrência DeslealConcorrência DeslealConcorrência Desleal, Rio, 1936, p. 11, depois ampliado na Revista Forense.
17. COSTA, Judith Martins, O Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil BrasileirO Novo Código Civil Brasileiro: em Busca dao: em Busca dao: em Busca dao: em Busca dao: em Busca da
“Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. “Ética da Situação”. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, v. 20, out/
2001.
18. FILHO, Sergio Cavalieri, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo:::::
Malheiros Editores Ltda., 4. ed., 2003.
19. LEONARDOS, Gabriel F., A PrA PrA PrA PrA Proteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comeroteção Jurídica ao Nome Comercial, aocial, aocial, aocial, aocial, ao
Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. Título de Estabelecimento e à Insígnia no Brasil. In Revista da ABPI, Nº
13.
20. KELSEN, Hans, TTTTTeoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoria Pura do Direito. eoriaPura do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 6.ed.,
2000.
21. ABBAGNANO, Nicola, Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia.Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes,
2000.
22. GOMES, Orlando. Raízes Históricas e Sociológicas do Código CivilRaízes Históricas e Sociológicas do Código CivilRaízes Históricas e Sociológicas do Código CivilRaízes Históricas e Sociológicas do Código CivilRaízes Históricas e Sociológicas do Código Civil
BrasileiroBrasileiroBrasileiroBrasileiroBrasileiro. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
23. KOLM, Serge-Christophe. TTTTTeorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. eorias Modernas da Justiça. São Paulo: Martins
Fontes, 2000.
24. PIERANGELI, José Henrique. Crimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial eCrimes Contra a Propriedade Industrial e
Crimes de ConcorCrimes de ConcorCrimes de ConcorCrimes de ConcorCrimes de Concorrência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. rência Desleal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003.
LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA
Desembargadora do Tribunal Regional Federal da 2ª Região
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE
MARCA OBTIDO DE MÁ-FÉ
LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA
39
IMPRESCRITIBILIDADE DA AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA
OBTIDO DE MÁ-FÉ
SUMÁRIO
1 - Introdução. 2 - O acesso à proteção. 2.1 - A distintividade
do signo. 2.2 - A disponibilidade do signo. 3 - A aquisição do
direito. 4 - A defesa da marca. 4.1 - Observações gerais.
4.2 - A ação de nulidade. 5 - Os registros obtidos de má-fé.
5.1 - Observações gerais . 5.2 - Conflito aparente entre a CUP
e a LPI. 5.3 - Imprescritibilidade da ação de nulidade. 6 - Um
caso concreto. 7 - Conclusão. Bibliografia
1. INTRODUÇÃO
O presente estudo é uma monografia e tem por tema central a
imprescritibilidade da ação anulatória de registro de marca obtido de
má-fé.
Sua natureza monográfica implica na exclusão da discussão de
outros aspectos interessantes do Direito da Propriedade Industrial,
mas que ampliariam, de forma indevida, o âmbito da pesquisa,
dispersando os esforços investigativos.
A redução do tema, por sua vez, viabiliza um conhecimento mais
detalhado da matéria.
O interesse pelo tema foi despertado pela própria formação
profissional da autora, ex-servidora do Instituto Nacional da
Propriedade Industrial – INPI, pretendendo, assim, prosseguir nos
estudos da área, e por voto que proferiu, como Juíza Convocada do
Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão se encontra
transcrito no final do trabalho, sem que com isso se pretenda uma
auto-citação, mas sim uma divulgação da jurisprudência, que é rara
nesse campo.
A monografia está dividida em itens ou capítulos e sub-itens, para
melhor sistematização da exposição.
40
CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
O primeiro deles se destina aos antecedentes do tema.
O segundo, por sua vez, descreve como ter acesso à proteção do
Estado garantida ao signo marcário, desde a sua escolha, passando
pelos requisitos, enquanto o terceiro indica o sistema vigente no Brasil
para aquisição do respectivo direito.
Já o quarto ressalta os meios para se defender essa marca, com
destaque especial para a ação de nulidade do registro, com suas
características próprias, principalmente o prazo prescricional.
No quinto capítulo, enfim, aborda-se a questão dos registros obtidos
de má-fé, destacando-se a questão do aparente conflito havido entre
a CUP e a LPI e a imprescritibilidade das respectivas ações de nulidade.
No sexto capítulo é exposto um caso concreto de acórdão que
aborda a questão.
O encerramento recolherá, afinal, as conclusões a que se chegou
com a investigação.
2. O ACESSO À PROTEÇÃO
Marca é um sinal distintivo, visualmente perceptível, que distingue
produtos e serviços, indicando que foram produzidos ou fornecidos
por determinada empresa ou pessoa e servindo para diferenciá-los de
seus próprios produtos ou dos de seus concorrentes, o que auxilia o
consumidor a reconhecê-los, levando-o a adquiri-los porque a natureza
e a qualidade dos mesmos atendem às suas necessidades.
Cinco requisitos devem presidir a escolha do signo, dos quais depende
a validade da marca: ser suscetível de uma representação gráfica –
perceptibilidade visual –, ser verdadeiro, lícito, distintivo e disponível.
Desses requisitos, limitar-se-á a comentar os dois últimos, por serem
os que mais interessam ao tema da monografia.
2.1. A DISTINTIVIDADE DO SIGNO
Toda marca é constituída de um signo distintivo. Para que seja
dotado de distintividade, o signo deve revestir-se de características
próprias, não colidindo com outros sinais registrados anteriormente.
41
LILIANE DO ESPÍRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA
Esta condição é essencial, pois atinge a essência e a função própria
das marcas, em outras palavras, um signo não distintivo não pode ser
uma marca, pois não cumpre suas funções primordiais, quais sejam:
garantir a origem do produto ou serviço, permitindo que o consumidor
faça sua escolha, e evitar práticas anti-concorrenciais.
Paul Roubier logrou, de maneira precisa, sintetizar essa função
distintiva da marca, asseverando:
“Une marque de fabrique ne peut faire l’objet d’un droit privatif
protégé contre la contrefaçon, que si elle est, comme on dit,
distinctive. Et elle ne peut être distinctive que si elle ne se
confond pas avec des marques existantes, ou si les signes choisis
n’appartiennent pas nécessairement au domaine public.
Toutefois, par des adaptations ou des combinaisons spéciales,
on pourait encore donner à ces signes du domaine public une
forme particulière; avec des éléments connus, on peut faire des
combinaisons nouvelles: on pourra alors obtenir um droit privatif,
mais qui se limitera naturellement à la forme spéciale dans
laquelle le signe usuel ou vulgaire aura été présenté. Le principe
restera donc toujours le même: on peut proteger ce qui est
distinctif, mais seulement cela”.1
Já Pontes de Miranda, com a sua acuidade de sempre, escreveu:
“A marca tem de distinguir. Se não distingue, não é sinal
distintivo, não assinala o produto, não se lhe podem mencionar
elementos característicos. Confundir-se-ia com as outras marcas
registradas, ou apenas em uso, antes ou após ela. A distinção da
marca há de ser em relação às marcas registradas ou em uso, e
em si mesma; porque há marcas a que falta qualquer elemento
característico, marcas que são vulgaridades notórias”.2
Assim, o verdadeiro sentido da proteção jurídica à marca deve
recair sempre sobre sua capacidade distintiva, como, aliás, destaca o
próprio art. 122, da LPI, que, ao conceituar a marca, define serem
suscetíveis de registro como marca os sinais distintivosos sinais distintivosos sinais distintivosos sinais distintivosos sinais distintivos.
1 Lê Droit de Propriété Industrielle,partie générale, tome 1, Librairie du Recueil Sirey,
1952, p. 110; apud Revista da ABPI, n. 38, A Imprecisão na Definição Legal de Marca,
Maurício Lopes de Oliveira, p. 20/21.
2 Tratado de Direito Privado, parte especial, tomo XVII, Editor Borsoi, 1956, p. 7;
apud idem, p. 21.
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CADERNOS TEMÁTICOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - ENCARTE DA REVISTA DA EMARF - JANEIRO 2007
2.2. A DISPONIBILIDADE DO SIGNO
Para que um signo possa ser escolhido como marca, ele deve estar
disponível, isto é, ele não pode já ser objeto de um direito de
exclusividade, pois não é possível haver dois direitos de exclusividade
sobre o mesmo objeto. Assim, certos direitos anteriores podem ser
opostos eficazmente ao depositante, por seus titulares.
O art. 124, inciso XIX, da LPI dispõe que não é