Legislação de Marcas e patentes

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Legislação de Marcas 
e Patentes
Material Teórico
Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Dr. Reinaldo Zychan de Moraes
Revisão Textual:
Prof. Me. Luciano Vieira Francisco
Proteção dos Atos de Criação
• Introdução;
• Breves Apontamentos Históricos;
• Organização Mundial da Propriedade Intelectual;
• Organização Mundial do Comércio;
• Instituto Nacional da Propriedade Industrial;
• Direitos sobre Criações do Intelecto;
• Regime Jurídico;
• Princípios Básicos de Proteção dos Direitos Industriais;
• Proteção Internacional dos Direitos Industriais;
• Registro de Programas de Computador.
• Conceituar a propriedade industrial;
• Compreender os mecanismos de proteção nacional e internacional.
OBJETIVOS DE APRENDIZADO
Proteção dos Atos de Criação
Orientações de estudo
Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem 
aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua 
formação acadêmica e atuação profissional, siga 
algumas recomendações básicas: 
Assim:
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e 
horário fixos como seu “momento do estudo”;
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos 
e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você tam-
bém encontrará sugestões de conteúdo extra no item Material Complementar, que ampliarão sua 
interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discus-
são, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o 
contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e 
de aprendizagem.
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Determine um 
horário fixo 
para estudar.
Aproveite as 
indicações 
de Material 
Complementar.
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
Não se esqueça 
de se alimentar 
e de se manter 
hidratado.
Aproveite as 
Conserve seu 
material e local de 
estudos sempre 
organizados.
Procure manter 
contato com seus 
colegas e tutores 
para trocar ideias! 
Isso amplia a 
aprendizagem.
Seja original! 
Nunca plagie 
trabalhos.
UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
Introdução
Caro(a) aluno(a),
O desenvolvimento econômico de um país está diretamente relacionado à pro-
teção e respeito aos chamados direitos de propriedade industrial, pois estes são 
essenciais para que haja um efetivo fomento da atividade produtiva, bem como 
para que os produtos e serviços disponibilizados no mercado internacional não 
encontrem barreiras para serem comercializados.
Um produto ou serviço brasileiro disponibilizado para o mercado externo sofrerá 
incontornáveis barreiras se ficar caracterizado que em sua cadeia produtiva houve o 
desrespeito às normas internacionais que dizem respeito à proteção desses direitos.
Por outro lado, deve haver clara proteção para que as criações de uso industrial 
produzidas em nosso país possuam o mesmo nível de proteção, caso contrário ha-
verá um desestímulo para a pesquisa e o desenvolvimento das atividades produtivas 
nacionais, com consequências diretas para a economia, sociedade, para os empre-
gos, entre outros segmentos.
A proteção à propriedade industrial é um evidente elemento que, se mal gerido, 
acarretará uma perda de competitividade para a indústria nacional, razão pela qual 
há clara postura, em nosso país, para estabelecer uma forte legislação que prevê, 
inclusive, a caracterização de crimes para aqueles que desrespeitam o sistema pro-
tetivo vinculado a esses direitos.
Breves Apontamentos Históricos
Muito embora se reconheça a existência de formas anteriores de proteção, foi 
somente no século XV, com a invenção da imprensa – ou da tipografia – pelo 
alemão Johannes Gutenberg, é que a questão dos direitos intelectuais passou a ter 
maior relevância.
Antes dessa invenção, a divulgação das obras intelectuais era realizada, especial-
mente, por meio de manuscritos confeccionados pelo próprio autor ou por alguém 
que, sob as ordens deste, realizava essa demorada atividade. O trabalho era rústico 
e de pouca produtividade, o que limitava substancialmente a possibilidade de serem 
criados diversos exemplares. Em razão dessas características, a obra era tratada 
como um objeto material, ou seja, havia maior valorização do suporte em detrimen-
to do seu conteúdo e das ideias expostas pelo seu autor.
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Somente com a venda dos exemplares manuscritos é que o autor recebia uma 
retribuição pelo seu trabalho.
Figura 1
Fonte: Pixabay
Na verdade, podemos afirmar que havia, nesse período, grande desvalorização 
do autor, sendo que isso se devia, em grande parte, à concepção da Igreja de que 
o homem era um mero emissário que levava as criações divinas para a socieda-
de. Essa concepção, originada na obra de Santo Agostinho, com fundamento no 
pensamento de Platão, indicava que as obras eram criadas em outro plano e que, 
posteriormente, eram reveladas aos homens.
Somente com a Idade Moderna a concepção dos direitos intelectuais se aproxi-
mou com aquela que temos em nosso cotidiano.
Um grande marco para que essa situação se modificasse se deu, como se men-
cionou, com a criação da imprensa – ou tipografia – por Gutenberg, pois se iniciou 
um período de rápida expansão da produção e distribuição de obras literárias, em 
razão da grande rapidez com que passaram a ser produzidas.
A modificação da forma de reprodução da obra, contudo, não trouxe maiores 
benefícios para o seu autor, que foi mantido à margem da proteção normativa. 
Porém, iniciou-se uma crescente preocupação na proteção dos editores dessas obras. 
A criação das primeiras normas sobre o trabalho dos editores teve dupla função:
1. Incrementar um controle da monarquia e Igreja sobre a produção, pois es-
sas instituições perderam o domínio sobre as ideias que eram propagadas 
para a população, colocando em risco a situação política e social dada;
2. Estabelecer mecanismos de proteção para os editores que arcavam com 
grandes custos para a produção dos livros, os quais, posteriormente, eram 
copiados por outros, sem que houvesse qualquer mecanismo para evitar 
que isso ocorresse.
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UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
Figura 2
Fonte: Pixabay
Es sas primeiras normas estabeleceram os privilégios de impressão, por meio do 
qual um editor era autorizado a produzir exemplares de uma determinada obra, sendo 
ilegal a produção de impressos de qualquer tipo por quem não detinha esses privilégios.
Em relação à criação intelectual com aplicação industrial, foram também estabe-
lecidos privilégios que nem sempre buscavam estabelecer proteção para o inven-
tor, mas formas de monopólio de produção.
São famosas as primeiras concessões de privilégio para industrialização 
de determinados produtos. Foi o que ocorreu em 1330, quando o rei da 
França garantiu a exploração do fabrico de vidros, com exclusividade, ao 
seu inventor Philippe de Cacquery. Vale ressaltar também o privilégio 
concedido pelo feudo de Veneza para exploração de uma indústria gráfi-
ca, ou ainda o privilégio que aquele mesmo feudo concedeu ao inventor 
Galileu Galilei para a fabricação de um dispositivo hidráulico de irrigação. 
(BERTOLDI; RIBEIRO, 2016, p. 126)
Fugindo desse modelo de privilégios, foi somente em 1623, na Inglaterra, que 
surgiu a primeira lei que estabelecia a proteção das criações de emprego industrial, 
o denominado Statute of Monopolies, sendo que essa norma previa a outorga de 
patentes para invenção pelo prazo de quatorze anos. Posteriormente, outras inicia-
tivas desse tipo surgiramnos Estados Unidos – inserindo em sua Constituição as 
bases da proteção de autores e inventores –, na França e em diversos outros países.
Essa maior preocupação com a proteção das obras criadas pela genialidade 
humana acabou por contar com uma proteção normativa mais efetiva no final do 
século XIX, com duas importantes convenções internacionais, a de:
• Paris, de 1883, que tratava da proteção das criações com aplicação industrial;
• Berna, de 1886 que, especificamente, tratava dos direitos autorais.
A Convenção de Berna, que ainda se encontra em vigor, é o principal instru-
mento internacional de proteção dos direitos autorais em obras literárias, artísticas 
e científicas, servindo de base para a legislação de muitos países, inclusive o nosso, 
que aderiu a esse tratado em 1922.
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Além dessa convenção, outro importante instrumento internacional instituído para 
a proteção dos direitos autorais é a Convenção Universal de Genebra, de 1952.
Já em relação à Convenção de Paris – oficialmente chamada de Convenção de 
Paris para a Proteção da Propriedade Industrial, deve ser pontuado que o Brasil 
fez parte dos onze países que participaram de sua criação. Essa convenção já pas-
sou por sete revisões em seu conteúdo, sendo a atual versão – realizada em 1967 e 
conhecida como Revisão de Estocolmo –, adotada pelo Brasil desde 1992.
A aplicabilidade da versão atual da Convenção de Paris é estabelecida pelo Decreto 
n.º 635/92, disponível em: https://bit.ly/2NllIP0 Ex
pl
or
Além desses instrumentos internacionais de proteção, deve também ser des-
tacado o Acordo sobre Aspectos Relacionados ao Comércio dos Direitos de 
Propriedade Intelectual, conhecido pela sua sigla em inglês Trips – Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights –, que busca firmar elementos mínimos que 
os governos dos diversos países devem observar em relação às suas normas sobre 
a proteção da propriedade intelectual. Esse acordo é fruto das negociações realiza-
das pela denominada Rodada Uruguai do Acordo Geral de Tarifas e Comércio 
(Gatt), que se desenvolveu entre 1989 e 1990.
Esses diplomas internacionais sofreram algumas revisões ditadas, em especial, 
pela necessidade de adequação às evoluções tecnológicas, sendo que, atualmente:
• As Convenções de Berna e de Paris são administradas pela Organização Mundial 
da Propriedade Intelectual – World Intellectual Property Organization (Wipo);
• A Convenção Universal de Genebra é administrada pela United Nations 
Educational, Scientific and Cultural Organization (Unesco) ou, em por-
tuguês, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura; e
• Já o acordo Trips é administrado pela Organização Mundial do Comércio 
(OMC) – World Trade Organization (WTO). 
Em nosso país, a primeira forma de proteção desses direitos se deu em 1809, quan-
do o príncipe regente D. João VI estabeleceu, por meio de um alvará, que os inventores 
teriam privilégio de exploração de suas criações pelo prazo de quatorze anos.
Essa forma de proteção se repetiu na Constituição de 1824 e nas demais normas que 
tratam do assunto até a atual Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei n.º 9.279/96.
No campo dos direitos autorais, somente com o Código Civil de 1916 foi firma-
da uma metodologia de proteção. Contudo, as disposições dessa norma não eram 
suficientes para dar estabilidade nas relações jurídicas que envolviam esse tema. 
Tais disposições eram, basicamente, as seguintes:
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UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
• Da propriedade literária, científica e artística – do Artigo 649 ao 673;
• Do direito de edição – do Artigo 1.346 ao 1.358;
• Da representação dramática – do Artigo 1.359 ao 1.362.
Apesar de terem sido elaboradas outras leis sobre esse assunto, somente com a 
Lei n.º 5.988/73 é que o nosso país passou a contar com uma lei verdadeiramente 
vocacionada a regular os diversos aspectos do direito autoral.
A Lei de 1973 acabou por ser 
substituída, em grande parte, pela 
nossa atual Lei de direitos autorais 
(Lei n.º 9.610/98).
Em nossa atual Carta de Direitos, as disposições sobre a proteção dos direitos 
autorais estão no Artigo 5º, conforme a seguir:
XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação 
ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que 
a Lei fixar;
XXVIII – são assegurados, nos termos da Lei:
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à repro-
dução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas;
b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que 
criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respec-
tivas representações sindicais e associativas. (BRASIL, 1988)
Em relação à proteção das criações com aplicação industrial, encontramos a 
seguinte disposição no Artigo 5º da Constituição Federal:
XXIX – a Lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações indus-
triais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros sig-
nos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País. (BRASIL, 1988)
Organização Mundial da 
Propriedade Intelectual
Essa organização internacional, mais conhecida por seu nome em inglês, World 
Intellectual Property Organization (Wipo), é uma agência especializada ligada à 
Organização das Nações Unidas, sendo sediada em Genebra, Suíça. 
O principal objetivo dessa entidade é buscar a regulação de direitos do intelecto, 
assim entendidos os direitos autorais e os direitos de propriedade industrial.
Estão ainda em vigor as disposições da Lei n.º 
5.988/73, que tratam de alguns temas específi-
cos, tais como o registro de obras intelectuais.
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Essa organização também possui mecanismos de arbitragem e mediação para a 
solução de conflitos envolvendo esses direitos.
Particularmente em relação aos direitos de propriedade industrial, há uma liga-
ção dessa entidade com o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi), sendo 
que essas duas entidades também desenvolveram um mecanismo conjunto de reso-
lução de controvérsias nessa área.
O site do Inpi está disponível em: http://www.inpi.gov.br
Ex
pl
or
Organização Mundial do Comércio
A OMC é uma organização internacional voltada para 
o trato da regulamentação do comércio internacional. Lo-
calizada na Cidade de Genebra, Suíça, iniciou as suas ati-
vidades em primeiro de janeiro de 1995, sendo que a sua 
criação se deu por força do Tratado de Marraquexe, ela-
borado em 1994.
Essa organização internacional resultou de uma série de negociações realizadas 
no âmbito do Gatt, especificamente na chamada Rodada Uruguai.
Trata-se da maior organização econômica do mundo, contando, atualmente, com 
164 Estados-membros, representando cerca de 98% do comércio internacional. 
Disponível em: https://bit.ly/36JFVFZ 
Os principais objetivos da OMC estão ligados à eliminação de barreiras protecio-
nistas que dificultam a expansão do comércio internacional, sendo que, para isso, 
a organização busca:
• Estabelecer maior regulamentação do comércio internacional de bens e serviços;
• Adotar medidas para a proteção da propriedade intelectual.
Um destaque em sua atuação está na disponibilização, aos Estados-membros, de 
uma estrutura para a negociação de acordos comerciais, bem como para a resolu-
ção de disputas, sendo estas tratadas por juízes independentes.
Se um Estado nacional desejar ingressar nessa organização internacional deverá 
realizar alterações em sua legislação interna – a fim de se adequar aos padrões 
estabelecidos pela qual, inclusive no que se refere à proteção aos bens de natureza 
industrial –, além de ser necessária a adesão de uma série de acordos anteriormente 
firmados em seu âmbito – inclusive o Trips.
A OMC é mais 
conhecida por 
seu nome em 
inglês, World Trade 
Organization e a sua 
respectiva sigla, WTO.
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UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
Assim como ocorre nasdemais organizações internacionais, as deliberações da 
OMC são, em regra, estabelecidas por consenso entre os Estados-membros da or-
ganização. Por esse motivo, há sempre intensa negociação sobre os temas antes da 
aprovação de qualquer medida.
Instituto Nacional da Propriedade Industrial
O Inpi é uma autarquia federal, sediada na Cidade do Rio de Janeiro, criada pela 
Lei n.º 5.648/70, sendo que a sua finalidade precípua está descrita no Artigo 2º 
dessa norma, vejamos:
Art. 2º – O Inpi tem por finalidade principal executar, no âmbito nacional, 
as normas que regulam a propriedade industrial, tendo em vista a sua fun-
ção social, econômica, jurídica e técnica, bem como pronunciar-se quanto 
à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tra-
tados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. (BRASIL, 1970)
Na execução de suas finalidades, ao Inpi cabe realizar a concessão de patentes 
de invenção e de modelo de utilidade, bem como de registro de desenho industrial 
e marcas, além de atuar na repressão de falsas indicações geográficas e a ações 
que, por ferirem direitos relativos à propriedade industrial, acabam por caracterizar 
atos de concorrência desleal.
Direitos sobre Criações do Intelecto
Quando tratamos de direitos originados de criações do intelecto, necessariamen-
te, precisamos fazer uma distinção da forma como se dá a proteção, considerando 
as obras destinadas:
• À solução de problemas que envolvam o campo técnico são protegidas pela 
Lei da propriedade industrial (Lei n.º 9.279/96), em que podemos destacar, do 
seu Artigo 2º, o seguinte dispositivo:
Art. 2º – A proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, con-
siderado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econô-
mico do País, efetua-se mediante:
I – concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade;
II – concessão de registro de desenho industrial;
III – concessão de registro de marca;
IV – repressão às falsas indicações geográficas; e
V – repressão à concorrência desleal. (BRASIL, 1996)
• Ao campo estético, com a criação do belo, são protegidas pela Lei dos Direitos 
Autorais (Lei n.º 9.610/98). 
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Há, contudo, um elemento estranho nessa diferenciação: os programas de 
computador – softwares –, pois apesar de guardarem características mais pró-
ximas dos direitos protegidos pela Lei da propriedade industrial, são objetos de 
específica proteção pela Lei dos direitos autorais, bem como da Lei do software 
(Lei n.º 9.609/98).
Outro elemento que distingue a proteção desses direitos imateriais ocorre em 
relação à necessidade de registro das criações, pois:
• Nos direitos autorais o registro é sempre facultativo; assim, os direitos do autor 
nascem com a criação de sua obra, conforme Lei n.º 9.610/98:
Art. 18 – A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro.
Art. 19 – É facultado ao autor registrar a sua obra no órgão público defi-
nido no Caput e no § 1º do Art. 17 da Lei n.º 5.988, de 14 de dezembro 
de 1973. (BRASIL, 1998)
• Na propriedade industrial é sempre necessário o registro da criação para que 
haja a atribuição da titularidade sobre o qual, conforme a Lei n.º 9.279/96:
Art. 6º – Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o 
direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade, nas condições 
estabelecidas nesta Lei.
§ 1º – Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a 
obter a patente. (BRASIL, 1996)
Em razão dessa diferença, podemos afirmar que o registro, no caso da proprie-
dade industrial, é constitutivo do direito, ou seja, somente ao se cumprir essa exi-
gência estabelecida pela Lei é que, efetivamente, nasce o direito daquele que criou 
os itens patenteáveis ou registráveis.
Regime Jurídico
Muito embora no passado se discutisse a natureza jurídica dos direitos dessas 
formas de criação do intelecto, atualmente não há mais dúvida de que se trata de 
verdadeiro direito de propriedade sobre coisa imaterial, sendo que, para todos os 
fins, a Lei n.º 9.279/96 da propriedade industrial determina que sejam tratados 
como bens móveis.
“Art. 5º – Consideram-se bens móveis, para os efeitos legais, os direitos 
de propriedade industrial”. (BRASIL, 1996)
Trata-se de direito que por natureza é transitório. Uma vez encerrado o prazo de 
vigência da patente ou do registro, o produto da criação cairá em domínio público, 
ou seja, não haverá mais direito de exclusividade em seu uso por parte do seu cria-
dor, podendo ser livremente utilizado.
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UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
Princípios Básicos de Proteção 
dos Direitos Industriais
Considerando os elementos apresentados pela Convenção de Paris, chamada 
também de Convenção da União de Paris, podemos indicar alguns princípios que, 
por força da adesão de nosso país a esse instrumento internacional, são plenamen-
te incorporados à nossa legislação.
Princípio do Tratamento Nacional
Segundo este princípio é vedada qualquer forma de tratamento diferenciado 
entre os titulares de direitos industriais, sejam nacionais ou estrangeiros. Dessa for-
ma, qualquer tipo de benefício dado aos nacionais também é aplicado para titulares 
desses direitos que sejam domiciliados fora de nosso território.
Art. 2º [...] 
1) Os nacionais de cada um dos países da União gozarão em todos os 
outros países da União, no que respeita à proteção da propriedade in-
dustrial, das vantagens que as leis respectivas concedem atualmente ou 
venham a conceder no futuro aos nacionais, sem prejuízo dos direitos 
especialmente previstos na presente Convenção. Por consequência, terão 
a mesma proteção que estes e o mesmo recurso legal contra qualquer 
ofensa dos seus direitos, desde que observem as condições e formalidades 
impostas aos nacionais. (CONVENÇÃO DE PARIS..., 1967)
Princípio da Prioridade Unionista
Segundo este princípio, o titular da criação que apresentar um pedido de con-
cessão de patente ou de registro em um dos países signatários da Convenção, tem 
a prioridade de requerer esse mesmo reconhecimento nos demais Estados que 
aderiram a esse instrumento internacional. 
Dessa forma, por exemplo, se um brasileiro apresentar um pedido de concessão 
de patente ao Inpi para uma invenção, poderá, com prioridade sobre possíveis outros 
interessados, apresentar, dentro do prazo estabelecido pela Convenção, pedidos seme-
lhantes nos demais países que aderiram a esse pacto internacional. Assim, terá ampla 
proteção, seja em nosso país, seja nas demais nações que compõem esse tratado.
Art. 4º [...] 
A) Aquele que tiver apresentado, em termos, pedido de patente de inven-
ção, de depósito de modelo de utilidade, de desenho ou modelo indus-
trial, de registo de marca de fábrica ou de comércio num dos países da 
União, ou o seu sucessor, gozará, para apresentar o pedido nos outros 
países, do direito de prioridade durante os prazos adiante fixados. (CON-
VENÇÃO DE PARIS..., 1967)
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Princípio da Territorialidade
Em razão deste princípio, os efeitos protetivos decorrentes da concessão de uma 
patente ou registro sobre a propriedade industrial somente podem ser opostos no 
âmbito do país que o concedeu.
Dessa forma, o interessado, para que tenha ampla proteção, deve buscar esse 
reconhecimento também nos demais países que aderiram a esse instrumento inter-
nacional. Isso pode ser feito com o depósito do pedido de concessão de patente em 
cada um dos países signatários da Convenção de Paris, ou por meio de um sistema 
de pedido internacional de patentes, chamado de Patent Cooperation Treaty (PCT).
Art. 4º [...] 
1) As patentes requeridas nos diferentes países da União por nacionais de 
países da União serão independentes das patentes obtidas para a mesma 
invenção nos outros países, aderentes ou não à União. (CONVENÇÃO 
DE PARIS..., 1967)
Princípio da Independência da Concessão 
das Patentes e dos Registros
Igualmente com base no mesmo dispositivo citado no princípio da territorialidade, 
o da independência da concessão das patentese dos registros estabelece que cada 
um dos Estados que aderiram à Convenção possui independência para apreciar os 
pedidos de reconhecimento de direitos industriais que lhe sejam apresentados, deven-
do, contudo, observar a questão da prioridade na concessão – conforme mencionado.
Proteção Internacional dos Direitos Industriais
A questão da proteção dos direitos industriais de interessados estrangeiros é 
regulada pelo Artigo 3º da Lei n.º 9.279/96.
Art. 3º – Aplica-se também o disposto nesta Lei:
I – ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depo-
sitado no País por quem tenha proteção assegurada por tratado ou con-
venção em vigor no Brasil; e
II – aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país que assegure aos brasi-
leiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais 
ou equivalentes. (BRASIL, 1996)
LPI é um instrumento de proteção dos direitos industriais dos brasileiros e es-
trangeiros residentes em nosso país, pessoas físicas e jurídicas.
Em relação aos autores estrangeiros que não sejam residentes em nosso país há 
dupla possibilidade:
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UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
1. É assegurado o respeito aos direitos estabelecidos em tratados e convenções 
internacionais – cabendo ser destacado aqueles apresentados na Convenção 
de Paris;
2. Mas para a aplicação do sistema protetivo criado pela LPI, há necessidade 
de que haja reciprocidade em relação ao respeito dos direitos dos brasilei-
ros em seus países de domicílio.
Como vimos, trata-se de clara aplicação dos princípios decorrentes da Convenção 
de Paris em nossa legislação nacional.
Registro de Programas de Computador
A Lei do software, na linha da Lei dos direitos autorais, estabelece que es-
ses programas não precisam ser registrados para que os seus autores sejam 
protegidos, contudo, esse registro poderá, de forma facultativa, ocorrer, confor-
me a Lei n.º 9.609/98:
Art. 2º – O regime de proteção à propriedade intelectual de programa 
de computador é o conferido às obras literárias pela legislação de direitos 
autorais e conexos vigentes no País, observado o disposto nesta Lei. 
[...]
§ 3º – A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. 
(BRASIL, 1998)
Por força do Artigo 3º da Lei do software, o Artigo 1º do Decreto n.º 2.556/98 
estabeleceu que:
“Os programas de computador poderão, a critério do titular dos respec-
tivos direitos, ser registrados no Instituto Nacional da Propriedade Indus-
trial – Inpi”. (BRASIL, 1998) 
Dessa forma, os programas de computador possuem proteção que se aproxima 
àquela própria dos direitos autorais, mas tem registro – facultativo – como se fos-
sem obras afetas à propriedade industrial.
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Material Complementar
Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:
 Leitura
Lei n.º 9.609/98 - Lei do software
BRASIL. Lei n.º 9.609/98 – Lei do software. Brasília, DF, 1998a.
https://bit.ly/2ClJow9
Lei n.º 9.610/98 – Lei do direito autoral
BRASIL. Lei n.º 9.610/98 – Lei do direito autoral. Brasília, DF, 1998b
https://bit.ly/2JWe2Rg
Lei n.º 9.279/96 – Lei da propriedade industrial
BRASIL. Lei n.º 9.279/96 – Lei da propriedade industrial. Brasília, DF, 1996.
https://bit.ly/2WP409s
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
BRASIL. Presidência da República. Constituição da República Federativa do Brasil 
de 1988. Brasília, DF, 1988.
https://bit.ly/2PZmRgZ
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial - 1967
http://bit.ly/34HeuKK
19
UNIDADE Proteção dos Atos de Criação
Referências
ABRÃO, E. Y. Comentários à Lei de direitos autorais e conexos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017.
BARBOSA, D. B. Proteção das marcas. Uma perspectiva semiológica. 2. ed. São 
Paulo: Lumen Juris, 2017.
BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P. Curso avançado de Direito Comercial. 
10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
BRASIL. Lei n.º 9.609/98 – Lei do software. Brasília, DF, 1998a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
______. Lei n.º 9.610/98 – Lei do direito autoral. Brasília, DF, 1998b. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
______. Lei n.º 9.279/96 – Lei da propriedade industrial. Brasília, DF, 1996. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Leis/L9279.htm>. Aces-
so em: 5 nov. 2019.
______. Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
CONVENÇÃO de Paris para a proteção da propriedade industrial. 1967. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO–World–
Intellectual–Property–Organization–Organiza%C3%A7%C3%A3o–Mundial–de–
Propriedade–Intelectual/convencao–de–paris–para–a–proteccao–da–propriedade–
industrial.html>. Acesso em: 5 nov. 2019.
GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil: parte 
geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil: direitos reais e direitos intelectuais. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009.
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Legislação de 
Marcas e Patentes
Material Teórico
Responsável pelo Conteúdo:
Prof. Dr. Reinaldo Zychan de Moraes
Revisão Textual:
Prof. Me. Luciano Vieira Francisco
Patente
• Introdução;
• Patente;
• Invenções;
• Modelos de Utilidade;
• Itens que não Podem ser Considerados como 
Invenções ou Modelos de Utilidade;
• Itens não Passíveis de Serem Patenteáveis;
• Concessão da Patente;
• Proteção Conferida pela Patente;
• Licenças;
• Certificado de Adição de Invenção;
• Extinção da Patente;
• Invenção e Modelo de Utilidade Criados por 
Empregado ou Prestador de Serviço.
• Conceituar invenções e modelos de utilidade;
• Compreender a concessão da patente, o direito de privilégio, a função social da proprie-
dade e a extinção da patente.
OBJETIVOS DE APRENDIZADO
Patente
Orientações de estudo
Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem 
aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua 
formação acadêmica e atuação profissional, siga 
algumas recomendações básicas:
Assim:
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e 
horário fixos como seu “momento do estudo”;
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos 
e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você tam-
bém encontrará sugestões de conteúdo extra no item Material Complementar, que ampliarão sua 
interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discus-
são, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o 
contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e 
de aprendizagem.
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Determine um 
horário fixo 
para estudar.
Aproveite as 
indicações 
de Material 
Complementar.
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
Não se esqueça 
de se alimentar 
e de se manter 
hidratado.
Aproveite as 
Conserve seu 
material e local de 
estudos sempre 
organizados.
Procure manter 
contato com seus 
colegas e tutores 
para trocar ideias! 
Isso amplia a 
aprendizagem.
Seja original! 
Nunca plagie 
trabalhos.
UNIDADE Patente
Introdução
A propriedade industrial é um destacado elemento para o desenvolvimento tec-
nológico e econômico de qualquer país, razão pela qual esse patrimônio precisa ser 
protegidoe estimulado.
É claro que nenhuma empresa investiria, durante vários anos, quantias consi-
deráveis na realização de pesquisas se não houvesse uma garantia de que as suas 
descobertas seriam abrangidas por mecanismos de proteção que propiciariam um 
retorno do capital investido.
Vejamos, por exemplo, o caso da indústria farmacêutica, que realiza pesquisas 
para desenvolver medicamentos para enfrentar uma doença grave. Em primeiro lu-
gar, essa pesquisa é extremamente cara e demorada, pois precisam ser respeitados 
rígidos protocolos para que a nova droga desenvolvida combata a doença e não cause 
outros males ou efeitos indesejados. Aqui há, também, um grande risco de que toda a 
pesquisa seja ser descartada, pois, depois de muito tempo e capital investido, pode-se 
descobrir a impossibilidade de se atingir a cura da doença por aquele meio. 
Como se vê, há enorme risco nesse tipo de pesquisa, razão pela qual, sem uma 
segura garantia, não haveria investimento nela e, por consequência, não seria rea-
lizada a cura da grave doença.
Por outro lado, precisamos considerar a necessidade de que toda forma de pro-
priedade, inclusive a industrial, precisa cumprir com a sua função social, conforme 
o estipulado em nossa Constituição Federal, no Artigo 5º, conforme a seguir:
XXII – é garantido o direito de propriedade;
XXIII – a propriedade atenderá a sua função social. (BRASIL, 1988)
Dessa forma, deve haver equilíbrio entre o direito de propriedade e a função 
social que deve desempenhar. É na busca desse equilíbrio que foram criadas as 
normas de proteção da propriedade industrial.
Patente
A patente é um reconhecimento de que ocorreu uma inovação tecnológica aplicá-
vel a inventos e modelos de utilidade que atende aos requisitos estabelecidos na Lei, 
razão pela qual estabelecerá um direito temporário de exclusividade de uso por parte 
do seu detentor. Trata-se de um ato formal, representado pela expedição da carta-pa-
tente, que faz nascer o direito de propriedade sobre esse bem imaterial que constitui 
o seu objeto. A Lei de propriedade industrial (Lei n.º 9.279/96) diz, em seu Artigo 6º:
Art. 6º – Ao autor de invenção ou será assegurado o direito de obter a pa-
tente que lhe garanta a propriedade, nas condições estabelecidas nesta Lei.
§ 1º – Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a 
obter a patente. (BRASIL, 1996)
8
9
O reconhecimento da inovação patenteável se faz por meio de um procedimento 
que, em nosso país, está a cargo do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 
(Inpi), sendo que há presunção relativa de que a pessoa – física ou jurídica – que re-
quer a sua concessão é o legitimado para a sua obtenção, ou seja, é a que produziu 
a inovação que agora busca o reconhecimento.
O depósito do pedido de patente pode ser realizado:
• Pelo próprio autor do invento ou modelo de utilidade;
• Pelos herdeiros ou sucessores do autor;
• Pelo cessionário, ou seja, quem adquiriu, por forma reconhecida pela Lei, o 
direito de buscar o reconhecimento do invento ou modelo de utilidade;
• Por quem, em razão da Lei, contrato de trabalho ou contrato de prestação de 
serviços pertença a titularidade da inovação.
Se a inovação representada pela invenção ou pelo modelo de utilidade foi reali-
zada de forma conjunta por duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida 
coletivamente por essas, por um ou alguns dos inovadores, sendo que, nestes últi-
mos casos, deve haver a nomeação e qualificação dos demais.
No ato do depósito do pedido de patente, o inventor deve ser nomeado e apre-
sentada a sua qualificação; contudo, pode requerer a não divulgação desses dados 
pessoais, conforme pode ser observado no seguinte trecho do Ato Normativo Inpi 
n.º 127/97:
1.1 – A solicitação de não divulgação do nome do inventor, de acordo 
com o § 4º do Artigo 6º da LPI, deverá ser indicada no requerimento de 
depósito, devendo ser apresentados, como anexo, em envelope fechado, 
documento do depositante nomeando e qualificando o inventor e a decla-
ração do inventor solicitando a não divulgação de sua nomeação.
1.1.1 – Após conferência pelo INPI, os documentos e a declaração referi-
dos acima serão mantidos em envelope lacrado.
1.2 – Solicitada a não divulgação do nome do inventor, o INPI omitirá tal 
informação nas publicações relativas ao processo em questão, bem como 
nas cópias do processo fornecidas a terceiros. (BRASIL, 1997)
A data em que o depósito do pedido de patente é realizado é de grande impor-
tância para a sistemática de atribuição da propriedade industrial, conforme pode 
ser observado no Artigo 7º da Lei da Propriedade Industrial (LPI).
Art. 7º – Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção ou 
modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente 
será assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, independen-
temente das datas de invenção ou criação.
Parágrafo único – A retirada de depósito anterior sem produção de 
qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. 
(BRASIL, 1996)
9
UNIDADE Patente
Invenções
Os requisitos para a obtenção de uma patente de uma invenção são apresenta-
dos pelo Artigo 8º da LPI.
Art. 8º – É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, 
atividade inventiva e aplicação industrial. (BRASIL, 1996)
Além desses três requisitos expressamente indicados pela LPI, deve ser apresen-
tado um quarto: a suficiência descritiva.
Entenderemos no que consiste cada um dos quais.
Novidade
O conceito de novidade é descrito na Lei como tudo aquilo que não está compreendi-
do no estado da técnica, ou seja, dos conhecimentos já disponíveis para as pessoas em 
geral, mas especialmente os técnicos no assunto, antes do depósito do pedido de patente. 
A Lei da propriedade industrial, no primeiro Parágrafo de seu Artigo 11 diz que:
Art. 11 [...]
§ 1º – O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível 
ao público antes da data de depósito do pedido de patente, por descrição 
escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, 
ressalvado o disposto nos arts. 12, 16 e 17. (BRASIL, 1996)
Deve ser observado que o conceito de estado da técnica não se refere somente aos ele-
mentos de conhecimento divulgados ao público em nosso país, mas também no exterior.
Atividade Inventiva
Esse conceito busca destacar a necessidade de que a caracterização da invenção 
deve ser produto da combinação de técnicas e processos para se chegar ao novo, 
não podendo este ser resultado de práticas normais e óbvias, já conhecidas pelos 
técnicos da específica área do conhecimento. A Lei da propriedade industrial, em 
seu Artigo 13, diz que:
Art. 13 – A invenção é dotada de atividade inventiva sempre que, para 
um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do 
estado da técnica. (BRASIL, 1996)
Aplicação Industrial
Esse requisito é essencial para se verificar se o produto da atividade intelectual pode 
ser enquadrado no sistema protetivo da Lei da propriedade industrial. Não havendo 
10
11
o seu atendimento, eventualmente, o objeto pode ser passível de proteção na Lei dos 
direitos autorais (Lei n.º 9.610/98). A Lei da propriedade industrial diz que:
Art. 15 – A invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetí-
veis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos 
em qualquer tipo de indústria. (BRASIL, 1996)
Suficiência Descritiva
A suficiência descritiva diz respeito ao processo de reconhecimento da patente, 
sendo um elemento imprescindível para se aferir o atendimento dos requisitos an-
teriormente mencionados.
Ao realizar o depósito do pedido de patente, o interessado deverá apresentar 
um detalhado relatório com clara e suficiente descrição do objeto. A LPI, em seu 
Artigo 24, diz que:
Art. 24 – O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, 
de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, 
quando for o caso, a melhor forma de execução. (BRASIL, 1996)Esse relatório é essencial no processo de concessão de patente, razão pela qual 
a descrição pormenorizada do objeto se mostra extremamente importante.
Modelos de Utilidade
O conceito de modelo de utilidade é apresentado no Artigo 9º da LPI.
Art. 9º – É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso práti-
co, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova 
forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria 
funcional no seu uso ou em sua fabricação. (BRASIL, 1996)
Trata-se, na verdade, de uma criação que busca dar maior utilidade para um 
invento já existente. É como se caracterizaria, por exemplo, em uma forma de bolo 
que internamente atinge a temperatura adequada para assar a massa, mas que 
externamente possui um isolamento já conhecido que permite ser manuseada sem 
queimar as mãos de quem a segura.
Para essas formas de criação, a atividade inventiva decorre da observância dos 
requisitos do Artigo 14 da LPI.
Art. 14 – O modelo de utilidade é dotado de ato inventivo sempre que, 
para um técnico no assunto, não decorra de maneira comum ou vulgar 
do estado da técnica. ( BRASIL, 1996)
11
UNIDADE Patente
Itens que não Podem ser Considerados 
como Invenções ou Modelos de Utilidade
A Lei da propriedade industrial apresenta, em seu Artigo 10, uma série de ele-
mentos que não podem ser considerados como invenções ou modelos de utilidade 
em razão da falta de atendimento de seus requisitos ou de passividade de serem 
protegidos pela legislação própria dos direitos autorais.
Art. 10 – Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II – concepções puramente abstratas;
III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, fi-
nanceiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer 
criação estética;
V – programas de computador em si;
VI – apresentação de informações;
VII – regras de jogo;
VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos te-
rapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos en-
contrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma 
ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos 
naturais. (BRASIL, 1996)
Itens não Passíveis de Serem Patenteáveis
Já o Artigo 18 da LPI apresenta uma relação de elementos que, mesmo que cum-
pram os requisitos para obter uma patente, não podem receber esse reconhecimento.
Trata-se de escolha do legislador, baseada em conveniências de ordem pública e 
filosófica e que representam insuperável obstáculo para as pretensões dos interessados.
Art. 18 – Não são patenteáveis:
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à or-
dem e à saúde públicas;
II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer 
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e 
os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes 
de transformação do núcleo atômico; e
III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microrganismos transgê-
nicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, 
12
13
atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no Art. 8º e que não 
sejam mera descoberta.
Parágrafo único – Para os fins desta Lei, microrganismos transgênicos 
são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que 
expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição ge-
nética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em 
condições naturais. ( BRASIL, 1996)
Concessão da Patente
Com o depósito do pedido de patente ao Inpi será realizada uma profunda aná-
lise sobre a presença dos requisitos para o seu reconhecimento e a sua concessão.
Deferido o pedido e efetuado o pagamento da retribuição correspondente, o Inpi 
expedirá a carta-patente, ou seja, o título representativo da propriedade industrial. 
A Lei da propriedade industrial, em seu Artigo 39, diz que:
Art. 39 – Da carta-patente deverão constar o número, o título e a na-
tureza respectivos, o nome do inventor, observado o disposto no § 4º 
do Art. 6º, a qualificação e o domicílio do titular, o prazo de vigência, o 
relatório descritivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os dados 
relativos à prioridade. (BRASIL, 1996)
Proteção Conferida pela Patente
O detentor da patente possui o chamado direito de exclusividade na sua explo-
ração, podendo realizá-la:
• Diretamente: é o caso, por exemplo, de uma indústria farmacêutica que, após 
grande pesquisa, descobre uma droga com comprovada eficiência na cura de 
uma doença e, posteriormente ao reconhecimento da patente, fabrica sozinha 
o remédio com o princípio ativo inventado;
• Mediante licenciamento: que autoriza que terceiro, licitamente e de forma 
onerosa, realize a utilização do invento ou modelo de utilidade.
Igualmente decorre do direito de exclusividade a possibilidade do detentor da 
patente, por meio de ação judicial, buscar que terceiros que ilicitamente utilizam do 
invento ou modelo industrial cessem essas práticas. A Lei da propriedade industrial, 
em seu Artigo, 42 diz que:
Art. 42 – A patente confere ao seu titular o direito de impedir terceiro, 
sem o seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou 
importar com estes propósitos:
I – produto objeto de patente;
II – processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado. 
(BRASIL, 1996)
13
UNIDADE Patente
Licenças
O detentor da patente, como mencionado, pode realizar diretamente a sua ex-
ploração, contudo, poderá atribuir esse privilégio a terceiro mediante licenciamen-
to, o que denominamos licenciamento voluntário.
Outra possibilidade se dá com o chamado licenciamento compulsório.
Licenciamento Voluntário
O licenciamento voluntário é aquele em que o titular da patente autoriza terceiro 
a utilizar a invenção ou modelo de utilidade que é o seu objeto, sendo que, em geral, 
isso ocorre de forma limitada e em caráter oneroso. Os valores desembolsados são 
denominados royalties. A LPI, em seu Artigo 61, diz que:
Art. 61 – O titular de patente ou o depositante poderá celebrar contrato 
de licença para exploração.
Parágrafo único – O licenciado poderá ser investido pelo titular de todos 
os poderes para agir em defesa da patente. (BRASIL, 1996)
Sendo um direito de propriedade que se caracteriza pela disponibilidade, nada 
impede que esse licenciamento se dê por meio de um contrato gratuito. Entretanto, 
é imprescindível que tudo isso seja formalizado por meio de contrato que estipule as 
condições para o uso do invento ou do modelo de utilidade. Tal contrato deverá ser 
averbado à patente junto ao Inpi. A Lei da propriedade industrial, no Artigo 62, diz: 
Art. 62 – O contrato de licença deverá ser averbado no INPI para que 
produza efeitos em relação a terceiros. (BRASIL, 1996)
Licenciamento Compulsório
Como vimos, a Constituição Federal estipula que a propriedade deve cumprir 
com a sua função social, sendo que isso não é diferente em relação à propriedade 
industrial (Art. 5º, Inc. XXIII).
Por outro lado, igualmente no texto constitucional, encontraremos a necessidade 
de que haja o pleno respeito ao direito de propriedade (Art. 5º, Inc. XXII).
Buscando um equilíbrio entre essas duas premissas, estipula a nossa legislação 
a possibilidade de que, em processo judicial ou administrativo, ser determinado o 
licenciamento compulsório, que se caracteriza por:
• Independer da vontade do titular da patente, em razão de sua compulsoriedade;
• Ser oneroso, de modo que quem receber a permissão de utilização da patente 
deverá efetuar pagamento de royalties para o detentor desse direito.
Isso ocorre, em especial, quando ficar caracterizado que o detentor dessa pro-
priedade industrial age de forma abusiva ou com abuso do poder econômico.14
15
É o que se dá, por exemplo, com um remédio contra uma doença grave que, por 
motivos meramente de estratégia comercial, é colocado pelo detentor da patente e 
que a explora diretamente em mínimas quantidades no mercado e com alto preço, 
conduta esta que priva o acesso de grande quantidade de pessoas a esse tratamen-
to. A Lei da propriedade industrial diz que:
Art. 68 – O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoria-
mente se exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por 
meio dela praticar abuso de poder econômico, comprovado nos termos 
da Lei, por decisão administrativa ou judicial.
§ 1º – Ensejam, igualmente, licença compulsória:
I – a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta 
de fabricação ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de 
uso integral do processo patenteado, ressalvados os casos de inviabilida-
de econômica, quando será admitida a importação; ou
II – a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 
(BRASIL, 1996)
É claro que se faz necessário dar prazo razoável para que o detentor da patente 
se organize para iniciar a exploração do invento ou modelo de utilidade, razão pela 
qual a Lei estabelece que o pedido de licenciamento compulsório somente poderá 
ocorrer após três anos da concessão da patente.
Outro ponto importante: aquele que recebe a licença compulsoriamente concedida 
não terá exclusividade, ou seja, vários interessados podem ser autorizados a utilizar 
a patente, sendo que todos não podem realizar qualquer forma de sublicenciamento.
Certificado de Adição de Invenção
Após o depósito do pedido de concessão da patente ou depois que foi outor-
gada, pode o seu titular requerer o denominado certificado de adição, que se 
caracteriza por ser um aperfeiçoamento ou desenvolvimento introduzido no ob-
jeto da invenção.
Esse aperfeiçoamento ou desenvolvimento não apresenta elementos necessários 
para a concessão de uma nova patente, sendo considerado um acessório à qual, logo:
• Não altera o prazo de vigência da patente; e
• Apesar de acessório, é um elemento que, necessariamente, deve acompanhar 
a patente para todos os fins.
A Lei da propriedade industrial diz: 
Art. 77 – O certificado de adição é acessório da patente, tem a data final de 
vigência desta e acompanha-a para todos os efeitos legais. ( BRASIL, 1996)
15
UNIDADE Patente
Extinção da Patente
Como vimos, o direito de propriedade industrial possui importante particularida-
de de ser temporário, ou seja, o tempo é importante elemento para a sua cessação; 
contudo, há outros que precisamos considerar.
Com o encerramento dos direitos decorrentes da invenção ou do modelo de uti-
lidade essas criações caem em domínio público, ou seja, podem ser utilizadas por 
qualquer pessoa, sem a necessidade de pagamento ou licenciamento.
Conheceremos as hipóteses em que esse direito se extingue.
Extinção pela Expiração do Prazo de Vigência
Contado do depósito do pedido de concessão, o prazo de vigência da patente 
perdurará por:
• 20 anos, no caso de invenções; 
• 15 anos, no caso de modelos de utilidade.
Contudo, podem ocorrer dificuldades para que haja essa concessão, o que cau-
sará demora no reconhecimento do direito de propriedade. Em razão desse tipo 
de situação, estipula a Lei que o prazo de vigência não pode ser inferior a 10 anos 
para as patentes de invenção e a 7 anos para as patentes de modelo de utilidade, a 
contar da data de concessão.
Extinção pela Renúncia de seu Titular
A disponibilidade desse direito faz com que o seu titular possa deste renunciar, 
colocando, imediatamente, o invento ou modelo de utilidade em domínio público.
Contudo, essa renúncia não pode prejudicar direitos de terceiros, tal como no 
caso de a patente ser licenciada.
Extinção pela Caducidade
A caducidade é o segundo passo no caso de o titular da patente praticar condu-
tas abusivas em seu direito. 
Em primeiro lugar, deve ser realizado o licenciamento compulsório, sendo que se 
no prazo de 2 anos da primeira concessão desse tipo de licenciamento ainda ficar 
caracterizado o desrespeito à função social da propriedade, será aplicada a caduci-
dade, com a consequente extinção do direito de propriedade industrial, conforme 
a Lei n.º 9.279/96:
Art. 80 – Caducará a patente, de ofício ou a requerimento de qualquer 
pessoa com legítimo interesse, se, decorridos 2 (dois) anos da concessão da 
primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido suficiente para preve-
nir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis. (BRASIL, 1996)
16
17
Extinção pela Falta de Pagamento da Retribuição Anual
O pagamento dessa retribuição anual ao Inpi é obrigatório e deve ser iniciado 
após 3 anos do depósito do pedido de patente naquela autarquia, conforme a Lei 
n.º 9.279/96:
Art. 84 – O depositante do pedido e o titular da patente estão sujeitos 
ao pagamento de retribuição anual, a partir do início do terceiro ano da 
data do depósito.
§ 1º – O pagamento antecipado da retribuição anual será regulado pelo 
INPI.
§ 2º – O pagamento deverá ser efetuado dentro dos primeiros 3 (três) 
meses de cada período anual, podendo, ainda, ser feito, independente de 
notificação, dentro dos 6 (seis) meses subsequentes, mediante pagamento 
de retribuição adicional. (BRASIL, 1996)
Extinção pela Falta de Procurador
Constitui obrigação do titular de uma patente que seja domiciliado no exterior 
manter em nosso país um procurador que o represente, principalmente para que 
seja possível, de forma válida, iniciar e desenvolver um processo judicial ou admi-
nistrativo relacionado ao direito inerente à propriedade industrial, conforme a Lei 
n.º 9.279/96:
Art. 217 – A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter 
procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes 
para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber 
citações. (BRASIL, 1996)
A inobservância desse dever acarreta a extinção da patente.
Invenção e Modelo de Utilidade Criados 
por Empregado ou Prestador de Serviço
Uma situação que ocorre com alguma frequência – e que gera conflitos – refere-
-se à invenção e ao modelo de utilidade criados por empregado ou prestador de 
serviço e o direito do empregador sobre o produto da criação.
Sobre isso, a Lei da propriedade industrial (Lei n.º 9.279/96) é bem clara em 
estabelecer que a patente, em regra, deve ser concedida, com exclusividade, ao 
empregador, sendo que o empregado não faz jus a qualquer outra forma de retri-
buição, salvo o seu salário.
Art. 88 – A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente 
ao empregador quando decorrerem de contrato de trabalho cuja execução 
17
UNIDADE Patente
ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou a atividade inventi-
va, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o empregado 
contratado.
§ 1º – Salvo expressa disposição contratual em contrário, a retribuição 
pelo trabalho a que se refere este Artigo limita-se ao salário ajustado. 
(BRASIL, 1996)
Para que essa consequência ocorra deve a invenção ou o modelo de utilidade ter 
sido desenvolvido em decorrência do contrato de trabalho; ou seja, o empregado foi 
contratado para realizar a pesquisa e o desenvolvimento daquele objeto, ou o ato de 
criação decorra da natureza dos serviços que presta ao seu empregador.
Há, contudo, a possibilidade de o empregador titular da patente conceder ao 
empregado uma participação nos valores auferidos com a exploração do invento 
ou modelo de utilidade, sem que isso represente uma afronta ao seu direito.
Outra situação que se apresenta possível é o empregado comprovar que desen-
volveu uma invenção ou um modelo de utilidade sem qualquer relação com os ser-
viços que presta ao seu empregador, situação em que não haverá, por parte deste, 
qualquer direito sobre o objeto protegido, conforme a Lei n.º 9.279/96:
Art. 90 – Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o mo-
delo de utilidade porele desenvolvido, desde que desvinculado do contra-
to de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, 
materiais, instalações ou equipamentos do empregador. (BRASIL, 1996)
Por fim, há também a possibilidade de a patente ser concedida, em partes iguais, 
para o empregado e empregador, quando resultar na conjunção dos seguintes fatores:
• Contribuição pessoal do empregado;
• Recursos, dados, meios, materiais, instalações ou equipamentos do emprega-
dor; e 
• Não houver disposição em contrário no contrato de trabalho ou outro instru-
mento que impeça a caracterização dessa partilha de direitos.
18
19
Material Complementar
Indicações para saber mais sobre os assuntos abordados nesta Unidade:
 Leitura
Lei n.º 9.609/98 – Lei do software
http://bit.ly/36B9TM2
Lei n.º 9.610/98 – Lei do direito autoral
http://bit.ly/2JYM1s6
Lei n.º 9.279/96 – Lei da propriedade industrial
http://bit.ly/2JYGj9v
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
http://bit.ly/2roTmeb
Convenção de Paris para a proteção da propriedade industrial
http://bit.ly/2NUdUTc
19
UNIDADE Patente
Referências
ABRÃO, E. Y. Comentários à Lei de direitos autorais e conexos. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2017.
BARBOSA, D. B. Proteção das marcas. Uma perspectiva semiológica. 2. ed. São 
Paulo: Lumen Juris, 2017.
BERTOLDI, M. M.; RIBEIRO, M. C. P. Curso avançado de Direito Comercial. 
10. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.
BRASIL. Lei n.º 9.609/98 – Lei do software. Brasília, DF, 1998a. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9609.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
________. Lei n.º 9.610/98 – Lei do direito autoral. Brasília, DF, 1998b. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9610.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
________. Lei n.º 9.279/96 – Lei da propriedade industrial. Brasília, DF, 1996. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/Leis/L9279.htm>. Aces-
so em: 5 nov. 2019.
________. Presidência da República. Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988. Brasília, DF, 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm>. Acesso em: 5 nov. 2019.
CONVENÇÃO de Paris para a proteção da propriedade industrial. 1967. 
Disponível em: <http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/WIPO–World–
Intellectual–Property–Organization–Organiza%C3%A7%C3%A3o–Mundial–de–
Propriedade–Intelectual/convencao–de–paris–para–a–proteccao–da–propriedade–
industrial.html>. Acesso em: 5 nov. 2019.
GAGLIANO, P. S.; PAMPLONA FILHO, R. Novo curso de Direito Civil: parte 
geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2014.
LISBOA, R. S. Manual de Direito Civil: direitos reais e direitos intelectuais. 4. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009.
20
Legislação de Marcas 
e Patentes
Material Teórico
Responsável pelo Conteúdo:
 Prof. Dr. Reinaldo Zychan de Moraes
Revisão Textual:
Prof.ª Dr.ª Selma Aparecida Cesarin
Registro
• Introdução;
• O Registro;
• Desenhos Industriais;
• Marcas.
• Apresentar o conceito de marca e desenho industrial: Concessão do registro, Direito de 
privilégio e Extinção do registro.
OBJETIVO DE APRENDIZADO
Registro
Orientações de estudo
Para que o conteúdo desta Disciplina seja bem 
aproveitado e haja maior aplicabilidade na sua 
formação acadêmica e atuação profissional, siga 
algumas recomendações básicas: 
Assim:
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
da sua rotina. Por exemplo, você poderá determinar um dia e 
horário fixos como seu “momento do estudo”;
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
alimentação saudável pode proporcionar melhor aproveitamento do estudo;
No material de cada Unidade, há leituras indicadas e, entre elas, artigos científicos, livros, vídeos 
e sites para aprofundar os conhecimentos adquiridos ao longo da Unidade. Além disso, você tam-
bém encontrará sugestões de conteúdo extra no item Material Complementar, que ampliarão sua 
interpretação e auxiliarão no pleno entendimento dos temas abordados;
Após o contato com o conteúdo proposto, participe dos debates mediados em fóruns de discus-
são, pois irão auxiliar a verificar o quanto você absorveu de conhecimento, além de propiciar o 
contato com seus colegas e tutores, o que se apresenta como rico espaço de troca de ideias e 
de aprendizagem.
Organize seus estudos de maneira que passem a fazer parte 
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Mantenha o foco! 
Evite se distrair com 
as redes sociais.
Determine um 
horário fixo 
para estudar.
Aproveite as 
indicações 
de Material 
Complementar.
Procure se alimentar e se hidratar quando for estudar; lembre-se de que uma 
Não se esqueça 
de se alimentar 
e de se manter 
hidratado.
Aproveite as 
Conserve seu 
material e local de 
estudos sempre 
organizados.
Procure manter 
contato com seus 
colegas e tutores 
para trocar ideias! 
Isso amplia a 
aprendizagem.
Seja original! 
Nunca plagie 
trabalhos.
UNIDADE Registro
Introdução
Um conceito bastante utilizado em Direito Empresarial é o de estabelecimento, 
cuja conceituação é apresentada pelo artigo 1.142 do Código Civil.
Código Civil
Art. 1.142. Considera-se estabelecimento todo complexo de bens organizado, 
para exercício da empresa, por empresário, ou por sociedade empresária.
Diversamente do que possa indicar a sua nomenclatura, o estabelecimento em-
presarial não abrange somente o imóvel onde está situada a sede ou filial da Pessoa 
Jurídica Empresária. 
Trata-se, na verdade, de um conceito bem mais amplo que abarca todos os bens 
que ele utiliza para o desenvolvimento de suas atividades.
Esses bens não podem ser considerados de forma isolada, pois existe uma com-
plexidade e organização dadas pelo empresário que acabam como acarretar um 
maior valor do conjunto se comparado a simples somatória de cada bem conside-
rado de forma isolada. 
Nessa estruturação, temos os imóveis, os veículos, o cadastro de clientes, o cadastro 
de fornecedores, os computadores e os móveis de escritório, dentre diversos outros.
Devemos observar que faz parte desse complexo de bens uma série de elemen-
tos não tangíveis, ou seja, bens imateriais que possuem valor e relevante proteção 
dada pelo Direito. 
Nesse conceito, estão os bens industriais, ou seja, as invenções, os modelos de 
utilidade, as marcas e os desenhos industriais.
Se as invenções e os modelos de utilidade se relacionam com o ato inventivo, as 
marcas e os desenhos industriais são associados com a reputação que determina-
dos empresários, seus produtos e serviços gozam perante os consumidores.
Dessa forma, o consumidor, ao realizar a aquisição de um produto ou um servi-
ço de determinado fornecedor busca atender às suas expectativas, pois vê naquele 
bem as qualidades que procura. 
Essa relação, em razão da sua importância, deve receber uma dupla proteção:
• Em relação ao fornecedor: que busca manter a sua reputação perante os con-
sumidores que, mesmo não conhecendo detalhes dos produtos ou serviços, asso-
ciam a identidade da marca a um certo padrão qualidade, que é por eles desejada;
• Em relação aos consumidores: pois eles, com frequência, criam uma iden-
tificação de expectativas, confiança e valores que, muitas vezes, vão além do 
produto ou serviço, tal como ocorre com marcas que associam a sua imagem 
com conceitos de preservação ambiental, sustentabilidade, não realização de 
testes de seus produtos em animais etc.
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Com essas considerações, podemos ver quanto a “pirataria” de produtos e ser-
viços se mostra como algo bastante pernicioso para os interesses sociais. Não se 
trata, simplesmente, da proteção de interesses econômicos empresariais, mas tam-
bém da valorização da proteção do consumidor.
Vamos, então, conhecer mais sobre esse sistema protetivo, que é materializado 
pelo registro.
O Registro
O registro é o ato que reconhece a presença de uma série de requisitos necessá-
rios para a proteção da marca e do desenho industrial.
Trata-se deum ato administrativo realizado pelo INPI – Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial que atribui a alguém uma propriedade imaterial decorrente da 
criação, que recebe reconhecimento e proteção, especialmente, pelos mecanismos 
da Lei da Propriedade Industrial (LPI) – Lei n.º 9.279/96, sendo materializada pelo 
certificado de registro.
Essa proteção dada pela Lei, por se alinhar com normas internacionais de pro-
teção, ultrapassa, em algumas situações, as fronteiras de nosso país, muito embora 
tenha plena aplicação, na sua concessão, o Princípio da Territorialidade.
Como veremos, a propriedade industrial decorrente da concessão do registro se 
caracteriza por ser temporária, muito embora, em algumas situações se admita a 
sua prorrogação após esgotado o prazo inicial de vigência.
Também devemos destacar que é pela concessão do registro que esse direito é 
concedido, razão pela qual também tem grande importância o depósito do pedido 
desse registro, pouco importando a data em que, efetivamente, ocorreu a criação 
da marca ou do desenho industrial.
Como não poderia deixar de ser, ao autor cabe realizar o depósito do pedido de 
registro da marca e da marca junto ao INPI.
Desenhos Industriais
A definição de desenho industrial é apresentada pelo Artigo 95 da Lei da Pro-
priedade Industrial (LPI).
Lei da Propriedade Industrial
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de 
um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser apli-
cado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua 
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
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UNIDADE Registro
Não se trata de um objeto que agrega maior utilidade ou melhoria em algo anterior-
mente já existente, mas sim de um resultado estético (decorrente de sua forma, material, 
conjunto de cores empregadas etc.) que, em razão de suas características, possui uma 
identidade que pode ser associada a um fornecedor, um produto ou um serviço.
Outro importante elemento que deve ser considerado na caracterização do dese-
nho industrial é que não se trata de um produto meramente artístico, pois é neces-
sário que o objeto de criação possa ser fabricado de forma industrializada.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 98. Não se considera desenho industrial qualquer obra de caráter 
puramente artístico.
É o que ocorre, por exemplo, com as garrafas de vidro de refrigerantes de algu-
mas marcas, pois elas possuem uma elaboração estética que as distingue de outras 
garrafas, de forma que o consumidor, ao vislumbrá-las, pode associá-las a um de-
terminado produto que nelas está envasado.
Para ser reconhecido e protegido, o desenho industrial deve ser considerado 
como algo novo algo, não estando compreendido no chamado estado da técnica 
(Artigo 96 da LPI). 
Aproveitando o exemplo acima, é o que ocorre com as tradicionais garrafas de 
vidro utilizadas para o envasamento de cerveja – garrafas cilíndricas, com 600ml e 
na cor âmbar. 
Nelas, sem que tenhamos acesso ao rótulo, há uma clara dificuldade em se iden-
tificar o produto oferecido ao consumidor.
Requisitos para o Registro do Desenho Industrial
Vamos conhecer os requisitos para que ocorra o registro de um desenho 
industrial.
Novidade
A novidade significa que a forma e as características do desenho industrial não 
podem estar dentre do chamado estado da técnica, ou seja, a concepção estética 
que ele apresenta não pode estar “acessível ao público antes da data de depósito do 
pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio” (§ 1º do artigo 
96 da LPI).
Aplicabilidade Industrial
Como vimos, não se enquadra nesse conceito criações de cunho puramente 
artístico, sendo necessário que o objeto produto do desenho industrial possa ser 
fabricado, especialmente, em larga escala.
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11
Originalidade
Esse requisito é apresentado pelo Artigo 97 da LPI.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 97. O desenho industrial é considerado original quando dele resulte 
uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores.
Parágrafo único. O resultado visual original poderá ser decorrente da 
combinação de elementos conhecidos.
Assim, não pode ser uma concepção estética antiga e já associada a outros ob-
jetos que fazem parte do conhecimento público.
Concessão do Registro e Direitos do Titular
O pedido de registro pode ser depositado no INPI pelo autor do desenho indus-
trial, que deve apresentar com detalhado relatório descritivo, com fotos e desenhos, 
devendo indicar o seu campo de aplicação.
Com o término do processo de concessão do registro, se atendidos os requisitos 
estabelecidos pela Lei, será atribuída a propriedade industrial.
Essa concessão faz com que o titular do desenho industrial tenha direito de ex-
clusividade em seu uso, fabricação, colocação à venda, importação etc. Em decor-
rência, caracteriza-se como ilícita a conduta de quem, sem autorização do detentor 
desse direito, realiza essas práticas.
O que não é Registrável Como desenho Industrial
O Artigo 100 da LPI estabelece limites para o que pode ser registrado na forma de 
desenho industrial, abrangendo situações em que, por considerações técnicas ou jurí-
dicas, não se caracteriza a possibilidade de reconhecimento da propriedade industrial.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 100. Não é registrável como desenho industrial:
I - o que for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra 
ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade de consciência, cren-
ça, culto religioso ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração;
II - a forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela 
determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais.
Extinção do Registro do Desenho Industrial
Tal como ocorre na propriedade industrial concedida por meio de patente, o 
registro do desenho industrial concede um direito temporário. 
11
UNIDADE Registro
Além da fluência do prazo de vigência, o Artigo 119 da LPI estabelece outras 
formas de extinção desse direito.
Extinção pela expiração do prazo de vigência
O prazo de vigência do direito de propriedade industrial para o desenho indus-
trial é de 10 anos, contados da data do depósito do pedido de registro, sendo que:
• Esse prazo pode ser prorrogado por até 3 períodos sucessivos;
• Essas prorrogações têm duração de 5 anos cada.
Assim, no máximo em 25 anos, o desenho industrial cairá em domínio público.
Extinção pela renúncia de seu titular
A disponibilidade do direito de propriedade em geral permite que haja renúncia 
dos direitos do detentor do registro do desenho industrial, contudo, esse ato não 
pode acarretar prejuízos a terceiros que, por exemplo, utilizam-no em razão de um 
contrato de licenciamento. 
Extinção pela falta de pagamento da retribuição quinquenal
A LPI estabelece a necessidade de que o titular do direito de propriedade do 
desenho industrial tenha de realizar o pagamento de uma retribuição quinquenal 
para o INPI, sendo que o inadimplemento dessa obrigação acarreta a extinção 
desse direito.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição 
quinquenal, a partir do segundo quinquênio da data do depósito.
§ 1º O pagamento do segundo quinquênio será feito durante o 5º (quinto) 
ano da vigência do registro.
[...]
Extinção pela falta de procurador
Se o titular do registro do desenho industrial for pessoa física ou jurídica estran-
geira, é imprescindível que ele tenha instituído procurador, domiciliado em nosso 
país, com legitimidade para representar o titular desse direito em eventuais proces-
sos administrativos ou judiciais.
A falta dessa providência acarreta a extinção do seu direito de propriedade.
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Marcas
O conceito de marca é o seguinte:
As marcas correspondem a sinais gráficos que se agregam a determinado 
produto ou serviço, especificando-os, a consolidar determinada cliente-
la, a registrar determinado padrão de qualidade(marca de certificação) 
ou, ainda, a distinguir determinado empresário ou sociedade empresária 
(marca coletiva), nos termos dos arts. 122 e 123, da Lei n. 9.279/96. 
(CHAGAS, 2016, p. 129)
Na LPI, vamos encontrar a seguinte disposição.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 122. São suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos 
visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais.
Como pode ser verificado, a marca deve ser, necessariamente, um elemento visual 
– não comportando registro elementos sonoros ou de outra natureza. Ela pode ser com-
posta de várias formas, tais como nomes específicos, desenhos, logotipos, símbolos etc. 
Normalmente, essa associação ocorre em segmentos específicos, razão pela 
qual é possível, por exemplo, que haja uma marca que, sem qualquer vinculação de 
produtos, possa ser usada como nome de revista e marca de uma linha de produtos 
de limpeza – isso ocorre sem que tenhamos qualquer risco de o consumidor ser 
induzido, de forma equivocada, a consumir um produto pelo outro. 
Dessa forma, o mesmo nome pode ser registrado como marca de ambos os produtos.
Outra característica que deve ser destacada é a imediata associação da marca 
com elementos protegidos pelo Direito, tais como determinado produto ou serviço.
Vamos encontrar na LPI (Artigo 123) algumas das classificações das marcas, 
com algumas particularidades de sua destinação:
• Marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou servi-
ço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
• Marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produ-
to ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamen-
te quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
• Marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos 
de membros de uma determinada entidade, em geral uma associação de pro-
dutores, sendo esta de uso restrito pela entidade e seus associados.
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UNIDADE Registro
O Que não Pode ser Registrado Como Marca
O artigo 124 da LPI apresenta uma detalhada relação de sinais que não podem 
ser registrados como marca, particularmente, em razão de:
• Representarem criações coletivas da humanidade, tais como números, letras, 
cores etc.;
• Poderem ser associadas a outros detentores, tais como designação de sigla ou 
denominação de órgão público;
• Poderem ter utilização que possui alto potencial de causar confusão com a 
marca original ou que possam causar prejuízos para o público em geral.
A lista dessas situações é bem robusta, razão pela qual vamos destacar algumas 
dessas previsões.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 124. Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento 
oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a 
respectiva designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de su-
ficiente forma distintiva;
(...)
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não reque-
rido o registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador 
de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível 
de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
(...)
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de 
modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou 
sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natu-
reza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
(...)
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, 
social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconheci-
do, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando au-
torizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
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XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da 
União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, 
ou de país;
[...]
Marcas de Alto Renome e Marcas Notoriamente Conhecidas
Duas situações particularizadas pela LPI ocorrem com as marcas de alto renome 
e aquelas notoriamente conhecidas.
A marca de alto renome é aquela que, em razão de ser muito conhecida dos 
consumidores em geral, ultrapassa o segmento que atua, razão pela qual goza de 
proteção especial em todos os ramos de atividade.
É o caso de algumas marcas de refrigerante e de veículos que, em razão de 
sua relevante participação no Mercado por décadas ou por serem associadas com 
modernidade e tecnologia, são amplamente conhecidas, fazendo com que sejam 
utilizadas, por exemplo, em roupas, em adereços de decoração, etc. 
A caracterização dessa situação faz com que não se possa registrar essa marca 
em qualquer outro Setor, mesmo que não guarde relação com aquele de maior 
aderência da marca de alto renome.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 125. À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será 
assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade.
Outra situação impeditiva de registro se refere à marca notoriamente conhecida, 
ou seja, aquela que, mesmo não tendo registro em nosso país, é muito conhecida 
em outros Mercados. 
É o caso, por exemplo, de uma marca de roupas que, apesar de ser muito conhe-
cida na Europa e nos Estados Unidos, não teve interesse em se instalar em nosso 
país ou ter qualquer representante por aqui. 
Lei da Propriedade Industrial
Art. 126. A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade 
nos termos do art. 6º bis (I), da Convenção da União de Paris para Prote-
ção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independente-
mente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.
§ 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço.
§ 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que re-
produza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida.
Essa forma de tratamento tem uma tripla finalidade:
• Impedir que alguém possa, indevidamente, apossar-se da marca em nosso país, 
com claro prejuízo para aquele que a criou e a explora em outros Mercados;
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UNIDADE Registro
• Impedir que o consumidor seja levado a erro, pois poderia acreditar estar con-
sumindo produtos e serviços da marca original;
• Possibilitar que o criador da marca, a qualquer momento, possa se instalar em 
nosso país ou estabelecer por aqui representação, sem ter qualquer ônus na 
sua utilização.
Registro de Marca e os Direitos Sobre Ela
O depósito do pedido de marca pode se dar por pessoas físicas ou jurídicas de 
direito público ou de direito privado.
No caso de pessoas de direito privado (pessoas físicas, sociedades empresárias 
etc.) no depósito do pedido de registro deve haver a indicação da ligação da marca 
com a atividade efetivamente exercida pelo requerente.
Com o depósito, o INPI – Instituto Nacional da Propriedade Industrial realiza a 
verificação dos requisitos estipulados pela Lei para a confirmação dos requisitos. 
Cumprida essa etapa, é expedido o certificado de registro.
Lei da Propriedade Industrial
Art. 161. O certificado de registro será concedido depois de deferido o 
pedido e comprovado o pagamento das retribuições correspondentes.
Outras situações particulares se referem:
• Ao caso das marcas coletivas, pois para elas somente pode ser deferido o re-
gistro em favor da Pessoa Jurídica representativa de coletividade, a qual poderá 
exercer atividade distinta da de seus membros;
• No caso das marcas de certificação, visto que o registro só poderá ser re-
querido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou 
serviço atestado.
Assim como ocorre com as demais formas de direitos industriais, a propriedade 
da marca se dá com a efetivação