Juiz Federal - Temas Especiais - Lei Da Propriedade Industrial

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TÉCNICAS ESPECIAIS PARA JUIZ FEDERAL
DIREITO EMPRESARIAL
Lei da Propriedade Industrial e a sua interpretação pela Justiça
Federal (Lei nº 9.279/1996)
1. Introdução
A tutela à propriedade industrial decorre de norma constitucional, conforme
o art. 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988):
XXIX – A lei assegurará aos autores de inventos industriais
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros
signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico e econômico do País;
Muito importante! 
Esse dispositivo constitucional foi regulado pela Lei nº 9.279/1996
que, levando em conta o interesse social e o desenvolvimento
tecnológico do País, confere proteção à propriedade industrial pelos
seguintes institutos:
a) concessão de patentes de invenção e de modelo de
utilidade;
b) concessão de registro de desenho industrial e de marca;
c) repressão às falsas indicações geográficas e concorrência
desleal.
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Além da CF/1988 e da Lei nº 9.279/1996, a proteção da propriedade industrial
no Brasil é feita pela Convenção da União de Paris.
A concessão de patente e de registro é feita pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (INPI), uma autarquia federal.
Por ser o INPI um órgão federal, a Justiça Federal tem competência para
julgamento de ação, cujo objeto seja propriedade industrial. Porém, há outras
ações em que a competência é da Justiça Estadual.
Em primeiro lugar, caso haja concessão de patente ou de registro sem a
presença dos requisitos legais, o próprio INPI por meio de procedimento
administrativo pode anular a concessão da patente e do registro.
a) Esse procedimento administrativo deve se iniciar no prazo de seis meses
contados da concessão da patente ou 180 dias contados da concessão do
registro. Transcorrido o prazo mencionado, somente por meio de ação
judicial de nulidade do registro que tem as seguintes características:
Legitimidade ativa: o INPI ou qualquer interessado, sendo que, caso o INPI não seja o
autor, deve intervir no processo.
Legitimidade passiva: o titular da patente ou do registro.
Competência: Justiça Federal.
Prazo: a ação para anulação de patente ou de registro de desenho industrial pode ser
proposta a qualquer tempo, enquanto há a vigência da proteção; no que se refere ao registro
de marca, o prazo prescricional é de cinco anos da data do registro.
Efeito da sentença: declarada a nulidade, a sentença retroage à data do depósito do pedido
de patente ou de registro.
b) Além da ação de nulidade da patente ou do registro, há ação judicial, cujo
objeto é a proteção dos direitos de propriedade industrial, cujas
características são:
Legitimidade ativa: titular da patente ou do registro, que deverá fazer prova do título pela
carta-patente ou certificado de registro.
Legitimidade passiva: pessoa que violar os direitos decorrentes da patente ou do registro.
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Competência: Justiça Estadual.
Sentença: cessação da violação à patente ou ao modelo de utilidade, com apreensão de
produtos, mercadorias, objeto e embalagens que contenham a marca flagrantemente
falsificada ou imitada.
Ademais, existe ação contra concorrência desleal a ser manejada pelo
titular da patente ou do registro na Justiça Estadual com o objetivo de que
cessem os atos de deslealdade concorrencial, quais sejam:
i) atos confusórios;
ii) atos tendentes ao descrédito;
iii) atos tendentes a erro;
iv) atos prejudiciais à organização do concorrente.
Indenização: o titular de patente ou de registro, bem como o empresário
vítima de concorrência desleal, tem direito à indenização pelos danos
decorrentes de violação de seu direito e que será fixado pelo critério mais
favorável ao prejudicado.
Além da indenização por danos materiais, é possível o reconhecimento de
danos morais indenizáveis.
A ação para reparação de dano causado ao direito de propriedade industrial
prescreve em cinco anos.
2. Patente
A patente é concedida para a tutela de invenções e modelo de utilidade,
mediante requerimento administrativo feito ao INPI em nome próprio, pelos
herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei
ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviços determinar que
pertença a titularidade.
Não há conceito legal de invenção, mas a doutrina aponta que invenção é
um produto ou um processo de produção novo e possível de aplicação
industrial, resultado de um ato inventivo.
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Por sua vez, na forma do art. 9º da Lei nº 9.279/1996, modelo de utilidade é
“o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação
industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato
inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação” (grifos nossos).
Muito importante! 
Para a concessão de patente, seja de invenção, seja de modelo de
utilidade, deve-se preencher os seguintes requisitos:
a) Novidade: novo é o que não está compreendido no estado da
técnica, que é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao
público antes da data de depósito do pedido de patente, por
descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil
ou no exterior. Com isso, só são patenteáveis a invenção ou o
modelo de utilidade que não eram conhecidos na data do depósito
de pedido de patente junto ao INPI.
b) Atividade inventiva: a invenção é dotada de atividade inventiva
sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira
evidente ou óbvia do estado da técnica. Já o modelo de utilidade é
dotado de ato inventivo sempre que, para um técnico no assunto,
não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
c) Aplicação industrial: a invenção e o modelo de utilidade são
patenteáveis somente caso possam ser utilizados ou produzidos em
qualquer tipo de indústria.
d) Ilicitude: a própria Lei nº 9.279/1996 impede a concessão de
patentes a determinadas invenções ou modalidades de utilidade.
Assim, o art. 10 da Lei nº 9.279/1996 estipula que não são considerados
invenção e modalidade de utilidade e, portanto, não podem ser
patenteados:
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I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos;
II – concepções puramente abstratas;
III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis,
financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização;
IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer
criação estética;
V – programas de computador em si;
VI – apresentação de informações;
VII – regras de jogo;
VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos
terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e
IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o genoma ou
germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
Além disso, em complemento, o art. 18 da Lei nº 9.279/1996 estabelece que
“Não são patenteáveis: (...)” (grifos nossos).
I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à
saúde públicas;
II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer
espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os
respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de
transformação do núcleo atômico; e
III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade – novidade, atividade
inventiva e aplicaçãoindustrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera
descoberta.
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Por fim, a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos
dependerá da prévia anuência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA), conforme art. 229-C da Lei nº 9.279/1996.
A proteção legal não surge da mera invenção ou do modelo de utilidade, mas
da concessão da patente pelo INPI, após o devido processo administrativo,
consoante arts. 19 a 37 da Lei nº 9.279/1996.
Questão que surge é a respeito da patente de combinação em que o titular
faz a combinação de outras duas patentes. Tal patente é possível desde que
haja o preenchimento dos requisitos legais, notadamente, no que tange à
novidade e, especificamente, ao estado da técnica.
Assim, uma invenção é desprovida de atividade inventiva quando se pode
perceber que a solução trazida pela invenção não passa de uma combinação
dos meios divulgados no estado da técnica, ou seja, tudo que se tornou
acessível ao público antes da data do depósito do pedido de patente, no
Brasil ou no exterior.
Muito importante! 
A patente confere um privilégio temporário, pois ela tem prazo de
validade fixado em lei:
a) Patente de invenção: 20 anos a contar da data do depósito.
b) Patente de modelo de utilidade: 15 anos a contar da data do
depósito.
Após o período de vigência da patente, a invenção ou o modelo
de utilidade cai em domínio público.
A patente gera os seguintes direitos ao seu titular:
a) uso exclusivo da invenção ou do modelo de utilidade no
território nacional;
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b) impedir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar à venda, vender ou importar o produto objeto da patente ou
o processo patenteado;
c) indenização pela exploração indevida da invenção ou do modelo
de utilidade patenteado, inclusive pela exploração no período
compreendido entre a publicação oficial do pedido de depósito e
da efetiva concessão pelo INPI;
d) cessão (transferência definitiva) ou licença de uso
(transferência temporária) da patente a um terceiro, com
necessidade de averbação do contrato perante o INPI para ter
eficácia perante terceiros.
Licença compulsória: denominada também de quebra da patente,
consiste em sanção ao titular da patente pelas seguintes condutas:
a) abuso do poder econômico na exploração da patente,
devidamente comprovado em processo administrativo;
b) falta de exploração da patente, sem justa causa, após três
anos da concessão da patente;
c) comercialização que não satisfaça as necessidades do
mercado.
A licença compulsória será ainda concedida quando, cumulativamente, se
verificarem as seguintes hipóteses:
a) ficar caracterizada situação de dependência de uma patente em relação a
outra;
b) o objeto da patente dependente constituir substancial progresso técnico em
relação à patente anterior; e
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Atenção!
c) o titular não realizar acordo com o titular da patente dependente para
exploração da patente anterior.
Outras hipóteses de licenciamento compulsório são os casos de emergência
nacional ou interesse público, declarados em ato do Poder Executivo
Federal, desde que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a essa
necessidade. Poderá ser concedida, de ofício, licença compulsória,
temporária e não exclusiva para a exploração da patente, sem prejuízo dos
direitos do respectivo titular.
Por questão de emergência nacional, já houve o licenciamento compulsório
de medicamentos para tratamento contra o vírus HIV.
Hipóteses de extinção da patente: uma vez extinta a patente, a invenção ou
o modelo de utilidade caem em domínio público, conforme o art. 78, I e
parágrafo único, da Lei nº 9.279/1996:
Art. 78. A patente extingue-se:
I – pela expiração do prazo de vigência; (...)
Parágrafo único. Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
São hipóteses de extinção da patente:
a) pela expiração do prazo de vigência: 20 anos da invenção; 15 anos do
modelo de utilidade, conforme art. 40 da Lei nº 9.279/1996.
A Lei nº 9.279/1996 previa uma regra adicional no parágrafo único
do art. 40, qual seja, a contar da data de concessão da patente, o
prazo de vigência não será inferior a 10 anos para a patente de
invenção e a 7 anos para a patente de modelo de utilidade,
vejamos:
Art. 40. (...).
Parágrafo único. O prazo de vigência não será inferior a 10 (dez)
anos para a patente de invenção e a 7 (sete) anos para a patente
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de modelo de utilidade, a contar da data de concessão, ressalvada
a hipótese de o INPI estar impedido de proceder ao exame de
mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou por motivo
de força maior.
Contudo, o procurador-geral da República ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade (ADI) contra o parágrafo único, do art. 40, da
Lei de Propriedade Industrial, e o STF, por maioria, julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade:
É inconstitucional o parágrafo único do art. 40 da Lei nº 9.279/1996,
segundo o qual os prazos de vigência de patentes e de modelos de
utilidade podem ser prorrogados na hipótese de o Instituto Nacional
de Propriedade Industrial (INPI) estar impedido de proceder ao
exame de mérito do pedido, por pendência judicial comprovada ou
por motivo de força maior (STF – Plenário. ADI nº 5.529/DF,
rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 12.05.2021 – Informativo nº 1.017).
E, em 27 de agosto de 2021, foi publicada a Lei nº 14.195/2021,
que revogou o parágrafo único em comento, não estando mais sua
regra em vigor:
Lei nº 14.195/2021, art. 57. Ficam revogados:
XXVI ‒ o parágrafo único do art. 40 e o art. 229-C da Lei nº 9.279,
de 14 de maio de 1996; (...)
b) pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros;
c) pela caducidade: caducará a patente, de ofício ou a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos dois anos da
concessão da primeira licença compulsória, esse prazo não tiver sido
suficiente para prevenir ou sanar o abuso ou desuso, salvo motivos
justificáveis;
d) pela falta de pagamento da retribuição anual devida ao INPI;
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e) pela inobservância do disposto no art. 217 da Lei nº 9.279/1996, segundo o
qual “A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter
procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes
para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber
citações” (grifos nossos).
3. Registro
O registro é o título de proteção ao desenho industrial e às marcas pelo INPI.
O desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto ou o
conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto,
proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e
que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Trata-se o desenho industrial na modificação externa de um objeto conhecido,
suscetível de fabricação industrial. Essa modificação torna o objeto diferente
dos demais objetos similares. Pode ser reconhecido como desenho industrial
um sofá, uma tela de computador, uma mesa etc.
Para que o desenho industrial seja registrado no INPI, deve-se preencher os
seguintes requisitos:
a) novidade: o resultado do objeto deverá ser novo, ou seja, não
compreendido no estado da técnica;
b) originalidade: a modificação feita no objeto deve o distinguir dos demais
similares existentes;
c) licitude: o objeto não pode contrariar a moral e os bons costumes ou
representar forma comum ou vulgar do objeto;
d) aplicação industrial: só pode ser registrado o desenho de objeto que
possa ser produzido industrialmente.
No caso de desenho industrial, o registro perdura por 10 anos, contados da
data do depósito,prorrogáveis por três períodos de cinco anos. Depois
desse prazo, o desenho industrial cai em domínio público.
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O registro também é o título de proteção da marca.
Muito importante! 
Marca é o sinal distintivo visualmente perceptível, não
compreendido nas proibições legais.
São espécies de marca:
a) marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou
serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
b) marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas,
notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia
empregada; e
c) marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços
provindos de membros de uma determinada entidade.
A marca ainda pode ser classificada em:
a) Marca tridimensional: a forma plástica de uma embalagem ou produto
pode ser registrada como marca, desde que tal forma seja suficientemente
distintiva e não esteja associada a algum benefício técnico. Formas ordinárias
e comumente utilizadas em um setor não podem ser registradas, como
acontece com as garrafas PET de refrigerantes, por exemplo.
b) Marca figurativa: é uma marca constituída por desenho, imagem, figura,
símbolo, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, palavras
compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, ideogramas
etc. Por exemplo, o “ê” estilizado do curso Ênfase.
c) Marca nominativa: é uma marca constituída por uma ou mais palavras,
neologismos ou combinações de letras e/ou números.
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d) Marca mista: é uma marca constituída pela combinação de elementos
nominativos e figurativos ou mesmo apenas por elementos nominativos cuja
grafia se apresente sob forma fantasiosa ou estilizada.
São requisitos para que o INPI conceda o registro de uma marca:
a) Novidade relativa: o princípio da novidade deve ser conjugado com o
princípio da especialidade, pois a marca deverá ser nova somente no ramo de
atividade econômica de seu titular. Nada impede que a marca “Têmis” seja
registrada por uma editora de livros jurídicos e por outra empresa, fabricante
de veículos.
b) Não colidência com outra marca notória ou de alto renome: as marcas
notórias e de alto renome têm especial proteção, porque têm maior aceitação
junto ao público consumidor, o que pode fazer com que empresários as utilize
indevidamente para atrair clientela, a caracterizar concorrência desleal.
A marca de alto renome é aquela reconhecida notoriamente em todo território
nacional e por isso protegida em todos os ramos de atividade. A marca será
considerada de alto renome depois de processo administrativo no INPI para
tal fim, conforme art. 125 da Lei nº 9.279/1996: “À marca registrada no Brasil
considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os
ramos de atividade”.
As marcas notórias são aquelas notoriamente conhecidas no seu ramo de
atividade e que merecem proteção ainda que não registradas no Brasil. Sua
tutela decorre da Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade
Industrial, conforme art. 126 da Lei nº 9.279/1996: “A marca notoriamente
conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza
de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou
registrada no Brasil”.
c) Inexistência de uma das causas de impedimento previstas no art. 124,
incisos I a XXIII, da Lei nº 9.279/1996.
O registro de marca tem a proteção pelo prazo de 10 anos, contados a partir
da concessão, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, a pedido do
titular, no último ano de vigência do registro.
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Muito importante! 
Uma diferença marcante entre patente e registro é que a
patente não é prorrogável, enquanto o registro admite a
prorrogação do prazo de proteção.
Conferido o registro de marca, o seu titular tem os seguintes direitos:
a) uso com exclusividade da marca em todo o território nacional, limitado ao
ramo de atividade econômica do titular (exceto as marcas de alto renome, em
que a tutela se refere a todos os ramos de atividade; e as marcas
notoriamente conhecidas em que a tutela é internacional;
b) impedir o uso indevido por terceiros;
c) zelar pela reputação e integridade da marca;
d) ceder ou licenciar o uso da marca, como ocorre nos contratos de
franquia. Caso ocorra falecimento, reclusão ou retirada de sócio, seu nome
deve ser retirado da firma social (art. 1.165 do Código Civil – CC).
São causas de extinção do registro da marca:
a) Pela expiração do prazo de vigência.
b) Pela renúncia, que poderá ser total ou parcial em relação aos produtos ou
serviços assinalados pela marca.
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c) Pela caducidade: caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa
com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua concessão, na data
do requerimento: I – o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II – o
uso da marca tiver sido interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou
se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique
alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado
de registro. Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o desuso da marca
por razões legítimas.
d) Pela inobservância do disposto no art. 217 da Lei nº 7.279/1996: “A
pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador
devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-
la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.”
Por fim, em relação à marca, um importante julgado pelo STJ – Recurso
Especial nº 1.583.007 (Informativo nº 693), no sentido da nulidade do registro
de marca nominativa de símbolo olímpico ou paraolímpico.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA
AJUIZADA PELO COMITÊ OLÍMPICO BRASILEIRO - COB. "FOGO
OLÍMPICO" PARA IDENTIFICAR ÁLCOOL E ÁLCOOL ETÍLICO. 1. Como de
sabença, a distintividade é condição fundamental para o registro da marca,
razão pela qual a Lei nº 9.279/1996 enumera vários sinais não registráveis, tal
como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos,
porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua
apropriação a título exclusivo (artigo 124, inciso VI). 2. De outro lado, o inciso
XIII do mesmo artigo 124 preceitua que não são registráveis como marca
"nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social,
político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como
a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela
autoridade competente ou entidade promotora do evento". 3. Tal norma
retrata hipótese de vedação absoluta de registro marcário de designações e
símbolos relacionados a evento esportivo? assim como artístico, cultural,
social, político, econômico ou técnico? que seja oficial (realizado ou
promovido por autoridades públicas) ou oficialmente reconhecido (quando
organizado por entidade privada), o que inviabiliza "a utilização do termo
protegido em qualquer classe" sem a anuência da autoridade competente ou
da entidade promotora do evento. 4. Em complemento à LPI, sobreveio a Lei
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9.615/1998? apelidada de Lei Pelé?, que, em seu artigo 87, conferiu às
entidades de administração do desporto ou de prática esportiva a propriedade
exclusiva das denominações e dos símbolos que as identificam, preceituando
que tal proteção legal é válida em todo o território nacional, por tempo
indeterminado, sem necessidade de registro ou averbação no órgãocompetente. 5. Em observância ao compromisso assumido pelo Estado
brasileiro no Tratado de Nairóbi sobre Proteção do Símbolo Olímpico
(ratificado pelo Decreto 90.129/1984), a citada Lei Pelé estabeleceu, em seu
artigo 15, que o Comitê Olímpico Brasileiro (COB) - associação civil de
natureza desportiva filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI) - detém a
propriedade exclusiva dos símbolos olímpicos (a exemplo dos aros
interligados representativos dos cinco continentes; da tocha e da pira
olímpicas; do hino; das mascotes; do lema; e das medalhas), bem como das
denominações "jogos olímpicos" e "olimpíadas", sendo vedado o registro e o
uso, para qualquer fim, de sinal que consubstancie imitação ou reprodução
dos referidos signos distintivos sem a prévia autorização do titular. 6.
Consequentemente, procedendo-se à interpretação sistemática do
ordenamento jurídico? Decreto nº 90.129/1984; artigo 124, inciso XIII, da Lei
nº 9.279/1996; e artigos 15, §§ 2º e 4º, e 87 da Lei nº 9.615/1998 (todos
anteriores ao depósito do pedido de registro da marca debatida nos autos)?,
ressoa inequívoca a existência de proteção especial, em todos os ramos de
atividade e por tempo indeterminado, dos sinais integrantes da "propriedade
industrial Olímpica", cujo reconhecimento (ex lege) como marcas de alto
renome (exceção ao princípio da especialidade) decorre da incontroversa boa
reputação e do acentuado magnetismo do megaevento esportivo, consagrado
mundialmente e orientado pela filosofia de vida chamada Olimpismo. 7. Diante
da popularidade e da relevância socioeconômica de eventos esportivos como
as Olimpíadas, a proibição do registro e do uso dos respectivos signos
distintivos em qualquer ramo de atividade? sem a anuência prévia da entidade
titular do direito de propriedade imaterial? tem por escopo evitar a associação
comercial indevida (com marcas, produtos ou serviços de terceiros),
potencialmente ensejadora de aproveitamento parasitário ou de diluição da
distintividade dos símbolos ou nomes relacionados aos Jogos, cuja realização
periódica depende, sobremaneira, da obtenção de vultosos recursos
financeiros mediante contratos de patrocínio ou de licenciamento pautados na
expectativa de lucros decorrentes da grande exposição midiática. 8. Na
hipótese dos autos, o COB ajuizou ação de nulidade do registro da marca
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nominativa "FOGO OLÍMPICO" (821.741.837) para identificar álcool e álcool
etílico, referente à classe NCL (8) 01 (substâncias químicas destinadas à
indústria). O pedido de registro da referida marca foi depositado em 8.6.1999,
tendo sido concedido pelo INPI em 16.09.2003 (fl. 203). 9. De acordo com
fotografia descrita no voto vencido (fls. 299 e 415), observa-se que, além da
expressão "FOGO OLÍMPICO", consta da embalagem o desenho dos aros
olímpicos e da tocha olímpica, o que configura evidente imitação ideológica
dos símbolos titularizados pelo COB. 10. Diante desse quadro, deve ser
reconhecida a nulidade do registro marcário, tendo em vista: (i) a proteção
especial, em todos os ramos de atividade, conferida pelo ordenamento
jurídico brasileiro aos sinais integrantes da "propriedade industrial Olímpica",
que não podem ser reproduzidos ou imitados por terceiros sem a autorização
prévia do COB; (ii) o necessário afastamento do aproveitamento parasitário
decorrente do denominado "marketing de emboscada" pelo uso conjugado de
expressão e símbolos olímpicos cujo magnetismo comercial é inegável; e (iii)
o cabimento da aplicação da teoria da diluição a fim de proteger o titular
contra a perda progressiva da distintividade dos signos olímpicos, cujo
acentuado valor simbólico pode vir a ser maculado, ofuscado ou adulterado
com a sua utilização em produto de uso cotidiano. 11. Recurso especial
provido para julgar procedente a pretensão autoral, declarando nulo o registro
da marca "FOGO OLÍMPICO". (REsp. nº 1.583.007/RJ, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, 4ª Turma, DJ 20.04.2021, DJe 10.05.2021.)
4. Convenção da União de Paris
O Brasil é signatário da Convenção da União de Paris, motivo pelo qual não
pode fazer distinções entre nacionais e estrangeiros em matéria de
propriedade industrial, assim como deve assegurar o direito de
prioridade.
Com isso, aquele que depositou o pedido de patente ou registro em qualquer
um dos países unionistas gozará de prioridade sobre os pedidos realizados
posteriormente em outros países signatários da Convenção, conforme arts.
16, 99 e 127 da Lei nº 9.279/1996.
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5. Indicações geográficas
Há duas espécies de indicações geográficas (art. 176 da Lei nº 9.279/1996):
a) Indicação de procedência: o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de
extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de
determinado serviço.
b) Denominação de origem: o nome geográfico de país, cidade, região ou
localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades
ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao meio geográfico,
incluídos fatores naturais e humanos.
O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de
serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em relação às
denominações de origem, o atendimento de requisitos de qualidade.
O registro de indicação geográfica é feito pelo INPI.
Obra coletiva do Curso Ênfase produzida a partir da análise estatística de incidência dos temas
em provas de concursos públicos. 
A autoria dos e-books não se atribui aos professores de videoaulas e podcasts. 
Todos os direitos reservados. 
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	TÉCNICAS ESPECIAIS PARA JUIZ FEDERAL
	DIREITO EMPRESARIAL
	Lei da Propriedade Industrial e a sua interpretação pela Justiça Federal (Lei nº 9.279/1996)
	1. Introdução
	2. Patente
	3. Registro
	4. Convenção da União de Paris
	5. Indicações geográficas