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Recurso contra indeferimento de pedido de registro de marca - valor por classe Petição de Marca 850220309478 31123251952833144 18/07/2022 16:43 923382712Número do Processo: 850220309478Número da Petição: Dados Gerais Nome: ANTONIO CARLOS DA SILVA 11648470823 CPF/CNPJ/Número INPI: 32384750000109 Endereço: Rua Silvestre Prado, 964, Donaria Cidade: Bonito Estado: MS CEP: 79290-000 Pais: Brasil Natureza Jurídica: Microempreendedor Individual - MEI e-mail: atendimento@consolidesuamarca.com.br Dados do Procurador/Escritório 04891620000119CNPJ: Nome: CONSOLIDE ASSESSORIA EMPRESARIAL ONLINE LTDA Nº API: e-mail: atendimento@consolidesuamarca.com.br CPF: 05017883959 Nome: Alan Marcos da Silva UF: SC Nº OAB: 037422SC Procurador: Escritório: Classes objeto do recurso NCL(11) 37 Página 1 de 14 Nome do ArquivoDescrição Anexos Recurso - Carlinhos Piscinas.pdfRecurso - carlinhos piscinas Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 18/07/2022 às 16:43 Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras. A partir de agora, o número 850220309478 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não conhecida. Obrigado por acessar o e-Marcas. Página 2 de 14 INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI ILUSTRÍSSIMO SR. PRESIDENTE RECURSO CONTRA O INDEFERIMENTO DE MARCA Processo nº: 923382712 Marca: CARLINHOS PISCINAS Apresentação: MISTA Classe: NCL (11) 37 Titular: ANTONIO CARLOS DA SILVA 11648470823 CNPJ: 32.384.750/0001-09 ANTONIO CARLOS DA SILVA 11648470823, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.384.750/0001-09, com sede à Rua Silvestre Prado, nº. 964, Bairro Donária, Cidade de Bonito/MS, CEP 79290-000, neste ato representada por seu procurador, ALAN MARCOS DA SILVA, inscrito na OAB/SC 37.422, com escritório de Advocacia situado à Rua Antônio Manoel Paulino, 678, Alto Feliz, Araranguá/SC, com fundamento no artigo 212 da LPI 9.279/96, apresentar RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE MARCA Face a publicação do indeferimento do pedido de registro da marca CARLINHOS PISCINAS, publicado na RPI 2680 de 17/05/2022. Página 3 de 14 I - DA TEMPESTIVIDADE Ab initio, verifica-se que o presente recurso é tempestivo, haja vista a publicação do indeferimento do pedido ter ocorrido na data de 17 de maio de 2022, sendo que há o prazo de 60 (sessenta) dias para efetuar o protocolo do recurso contra o indeferimento, tem-se que o prazo se encerra na data de 16 de julho de 2022, sábado, estendendo-se até a data de 18 de julho de 2022, segunda-feira, primeiro dia útil seguinte, sendo assim, protocolado na data de hoje esta peça preenche o requisito da tempestividade. II - DO INDEFERIMENTO DA MARCA Em 17 de maio de 2022, foi publicado na Revista da Propriedade Industrial (RPI) nº. 2680 o indeferimento do Pedido de Registro da Marca CARLINHOS PISCINAS com o seguinte despacho: Detalhes do despacho: Fica ainda consignada, a título de subsídio a eventual recurso, a identificação das seguintes anterioridades, ainda não decididas, consideradas igualmente colidentes com o presente sinal: PED. 921147619 (CARLOS DRYWALL FORROS E DIVISÓRIAS). A marca reproduz ou imita os seguintes registros de terceiros, sendo, portanto, irregistrável de acordo com o inciso XIX do Art. 124 da LPI: Processo 918636272 (CARLOS CONSTRUÇÕES). Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia; III – RAZÕES DO RECURSO Prefacialmente, cumpre esclarecer que a marca citada no despacho de indeferimento, trata-se do registro de titularidade de CARLOS ALEXANDRE DE SOUZA SA EIRELI, cujo registro fora concedido na data de 16 de junho de 2020, por meio do Processo nº. 918636272, sendo a marca CARLOS CONSTRUÇÕES. Página 4 de 14 Porém, é sabido que a proteção marcária outorga direito de uso exclusivo ao titular, dentro do segmento de mercado assinalado no Certificado de Registro. Isto se chama princípio da especialidade das marcas, que está bem cristalizado no texto do inciso XIX do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial, quando não admite o registro de marca idêntica ou semelhante a outra anteriormente protegida “para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim”. Destarte, a marca de um produto ou serviço deve ser nova, no sentido que não pode existir outra colidente no mesmo segmento mercadológico, nada impedindo a existência de marcas literalmente idênticas, desde que usadas para identificar produtos e serviços que não guardem afinidade mercadológica. Allart assim define esse princípio: “(...) a novidade exigida em matéria de marcas consiste na especialização do sinal adotado pela sua aplicação a certo produto; é o que se costuma exprimir dizendo-se que a marca deve ser especial, isto é, não deve confundir-se com qualquer outra anteriormente empregada para objetos semelhantes” (GAMA CERQUEIRA, João. Tratado da Propriedade Industrial: Volume 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1982, p 778). No mesmo sentido: “Vale lembrar que um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que designa”. (BARBOSA, Denis Borges. Uma Introdução à Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2003. P, 833) Sendo assim, o presente recurso manifesta-se, no sentido de demonstrar que as marcas, embora semelhantes, atuam em segmentos de mercado distintos. A RECORRENTE trata-se de uma marca mista de serviços que atua nas atividades de instalação, manutenção e reparos de piscinas, conforme as Página 5 de 14 especificações do seu Pedido de Registro junto ao INPI (nº. 923382712), atuando exclusivamente nesse ramo de atividade. A Recorrente salienta que desconhecia a marca citada no despacho de indeferimento, passando a conhecê-la em razão do indeferimento. Sendo importante frisar que não há que se falar em confusão entre consumidores, pois referidas marcas atuam em segmentos completamente diferentes. Importante ressaltar que a marca indicada como colidente atua como uma marca que presta serviços de construção civil. Logo, a marca citada como colidente atua em ramo completamente diferente da marca da RECORRENTE, que atua exclusivamente prestando serviços de instalação, manutenção e reparos de piscinas. Na análise do grau de semelhança entre os conjuntos marcários, essa I. Autarquia deve comparar os sinais a fim de verificar se o consumidor médio poderia se confundir quanto à origem dos serviços. Ocorre que os serviços oferecidos pela marca RECORRENTE e pela marca apontada como colidente divergem. Enquanto o público consumidor da recorrente procura os serviços de instalação, manutenção e reparos de piscinas, o consumidor da marca indicada como impeditiva procura os serviços de construção civil. Página 6 de 14 Assim, uma vez que atuam em ramos distintos, tem-se que o princípio da especialidade tem por finalidade delimitar o campo de abrangência da proteção de uma marca, conforme o segmento mercadológico no qual está inserido o produto ou serviço a ser por ela designado. Nesse sentido, é possível que marcas semelhantes ou mesmo idênticas sejam registradas por diferentes titulares, em classes diferentes ou até mesmo dentro da mesma classe, desde que destinadas a mercados diferentes e inconfundíveis entre si, comoé o presente caso. Portanto é de fácil constatação que a marca tem capacidade de se diferenciar no mercado da marca apontada como colidente, sendo que seus consumidores facilmente a reconhecem pela atividade que exerce, qual seja instalação, manutenção e reparo de piscinas. Deste modo, sabe-se que a proteção jurídica da marca encontra limitação na atividade mercadológica que identifica, valendo dizer que “o direito do proprietário da marca é exclusivo somente em relação a produtos da mesma espécie, inexistindo inconveniente na aplicação da mesma marca em produtos de espécies diferentes” (OLIVEIRA, Maurício Lopes. Propriedade Industrial – O Âmbito de Proteção das Marcas Registradas. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2000, p.46). Além do mais, a fim de diferenciar-se perante seus consumidores, a RECORRENTE apresenta-se de forma mista, possuindo um logotipo capaz de distinguir seus serviços no seu segmento mercadológico. Como pode ser observado abaixo, a marca indeferida e a marca citada no despacho de indeferimento possuem características totalmente distintas entre si em razão das suas logomarcas que possuem cores, fontes e elementos figurativos que são capazes de distinguir cada serviço dos demais, impossibilitando que seu público consumidor seja levado ao erro ou prejuízo. Página 7 de 14 Assim, não há que se falar em confusão entre as marcas, perfeitamente capazes de subsistir, por que além das atividades possuírem um público alvo distinto, até as composições ortográficas e os desenhos são diferentes, como se pode observar acima. Nesse sentido é o entendimento dos Tribunais Regionais, vejamos: “MARCA – REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO OU CONFUSÃO. “As marcas devem ser sempre examinadas sob o seu aspecto de conjunto, incluindo-se nesse exame a sua formação figurativa, gráfica e fônica, procurando-se nesse confronto, a possibilidade de erro ou engano prejudiciais ao consumidor e, por outro lado, a intenção de concorrência não lícita que a lei reprime. Não se pode, positivamente, cindir o nome todo, para se dizer que houve infração aos requisitos legais e, consequentemente, vir-se o órgão administrativo impedido de conceder o registro à autora. É que a marca deve ser examinada em seu aspecto global e se indagar, essencialmente, sobre o elemento típico que a diferencia das demais.” TFR – 5ª Turma – Ac. n.º 38.484/SP (grifo nosso) Não há, portanto, o que falar em colidência entre as marcas “CARLINHOS PISCINAS” e “CARLOS CONSTRUÇÕES”, pois conforme demonstrado, as marcas atuam em segmentos completamente diferentes. Página 8 de 14 IV - DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA No caso em questão, é mister salientar que no exame de eventual colidência, doutrina e jurisprudência têm tradicionalmente se utilizado da teoria da distância, que, fundamentando-se nos princípios da equidade e da igualdade, sustenta a coexistência de marcas quando a situação fática atual possibilite o convívio harmônico de signos semelhantes ou afins. Deste modo, na hipótese de pretensão a novo registro, examina-se, em regra, a distância entre o sinal pretendido e os que se lhe precedem no tempo, realizando um juízo a partir de um confronto entre os aspectos gráficos e/ou fonéticos das marcas. José Antonio B. L. Faria Corrêa explica como se aplica a Teoria da Distância: “A mensuração da distância ocorre diante de um quadro pré-existente do status quo. Não se mede necessariamente a distinguibilidade intrínseca, genética dos sinais pré-existentes, mas o fato de elas conviverem, apesar das semelhanças. Não se questiona se as marcas anteriores deveriam ou não conviver: faz-se um juízo de realidade , não um juízo de valor.” Bem como, para Lélio Schmidt: “Seu postulado consiste no princípio segundo o qual a análise de colidência entre duas marcas deve levar em consideração o maior ou menor grau de distintividade que elas possuem, quando comparadas com as demais marcas já existentes em seu segmento.” Nesse sentido, nota-se que o pedido de registro da marca mista FABI PRATAS não foi tratado com isonomia, porquanto, recebeu tratamento diferente de outras marcas requeridas com a mesma ideologia e que foram concedidas. Página 9 de 14 Em uma breve pesquisa no INPI foi possível encontrar algumas marcas que possuem nomes semelhantes e atuam em atividades parecidas, que obtiveram a concessão aos seus pedidos de registro. Todas as marcas possuem a mesma ideologia, porém, diferentemente da requerente, receberam a concessão do registro requerido perante o INPI e convivem pacificamente no mercado. Página 10 de 14 As marcas em questão trazem elementos nominativos semelhantes, mas cada uma delas reveste-se de suficiente forma distintiva por meio do seu conjunto marcário composto pelo elemento nominativo mais a logomarca, o que faz com que nenhum cliente/consumidor possa ser induzido a erro. Página 11 de 14 Desta forma, tem-se que a decisão de indeferimento fora proferida em desacordo com a CRFB/88, que traz o princípio da igualdade previsto no artigo 5º da Carta Magna: Art. 5º - “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, (...)”. Celso Antônio Bandeira de Mello assim preceitua: “O que a Administração não pode fazer é servindo-se deste expediente imprescindível às convivências administrativas, estabelecer favoritismo para alguns e excluir outros de eventuais benefícios, procurando marginalizar a estes e favorecer àqueles. Isonomia é igualdade entre os iguais, isto é, entre os que preenchem as mesmas condições ou se encontram em situações comparáveis.” Quanto mais fraca a marca, via de regra, mais reduzida será a proteção. Assim, o titular de uma marca fraca está suscetível à possível convivência entre registros e com outros sinais semelhantes, formados ou compostos de elementos ou palavras iguais ou similares à sua, exatamente como ocorre no caso em tela, no que tange à expressão CARLINHOS. O titular da marca tem a liberdade de escolher como quer compô-la de modo a atrair melhor sua clientela, utilizando expressões de fácil assimilação, expressas no dicionário, porém, deve ter em mente que se sujeitará a conviver com outras marcas que usem expressões semelhantes. No caso em tela, a RECORRENTE entendeu que seria mais vantajoso utilizar a expressão FABI PRATAS para compor sua marca. O que torna possível o registro e a convivência pacífica das marcas no mercado, em que pese estarem posicionadas na mesma classe de registro, é o fato de possuírem certos aspectos que podem ser reconhecidos pelo Página 12 de 14 público e que acabam por distanciá-las umas das outras, como acontece com as logomarcas. Importante observar que, para a análise do risco de confusão entre marcas mistas, deve-se considerar a marca como um todo (desenho e parte escrita), não apenas os elementos verbais. Nesse contexto, não se evidencia probabilidade alguma de confusão por parte do consumidor, muito menos de indução a erro quanto à origem dos serviços. Os elementos distintivos das marcas acima colacionadas, são suficientes para que o consumidor exerça, adequadamente, seu direito de compra, sem se confundir. Deste modo, é possível o registro e a coexistência mercadológica da marca informada como impeditiva com a marca da RECORRENTE. Conforme nos ensina o professor Carlos Olavo, não se pode exigir que um sinal concorrente, formado por um vocábulo corrente, tenha maior distância e seja tão diferente dos demais existentes no mercado. Nesse sentido, a marca RECORRENTE cumpre o requisito da veracidade, e não visa enganar ou confundir o público, nem tampouco é suscetível de induzir o consumidor em erro acerca de seu segmento mercadológico. Ora, considerando todos os elementos que compõem a marca da RECORRENTE e todas as circunstâncias de fato do caso concreto, não resta dúvida que tratam-se de Marcas cujos segmentos são diferentes, podendo ambas conviverem nomercado, como por exemplo as marcas: 1- CONTINENTAL Registro nº 815906358 NCL (8) 11; 2- CONTINENTAL Registro nº 840606680 NCL (10) 11; Pois, embora estejam registradas na mesma Classe NCL 11, possuem atividades e produtos distintos. Ademais, tendo em vista a questão das proibições legais, a decisão que negou o pedido de registro da marca CARLINHOS PISCINAS, salvo melhor juízo, Página 13 de 14 incorreu na extrapolação precipitada de decidir o direito pleiteado quanto ao interesse de agir do Estado, uma vez que a Lei 9.279 ao ordenar sobre a questão, prescreveu em seu Art. 158, caput, que “o pedido será publicado para apresentação de oposição no prazo de 60 (sessenta) dias”. Desta feita, EM NÃO HAVENDO NENHUMA OPOSIÇÃO APRESENTADA PELO DETENTOR DO REGISTRO APONTADO COMO COLIDENTE, o que demonstra não só a falta de interesse por parte deste, mas principalmente a falta de concorrência entre as marcas comparadas, a falta de disputa tanto de mercado como da mesma clientela. Assim, é questionável a decisão denegatória, porque se entre as empresas que atuam no mercado este pedido não lhes causam prejuízo, não cabe ao INPI pôr-se como paladino de um único direito, mas o ente que examina o direito como um todo. Assim, a RECORRENTE não pode concordar com o indeferimento de seu pedido, pois este preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos para obtenção do registro de marca, quais sejam, cunho distintivo, novidade, veracidade e licitude. IV - DO PEDIDO ANTE O EXPOSTO, requer seja reformada a decisão que indeferiu a marca em questão, para conceder a mesma, pois seu deferimento não fere o disposto no art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. Nestes termos, pede e espera deferimento. Araranguá, 18 de julho de 2022. Página 14 de 14 Registro de Marca Formulário Recurso - carlinhos piscinas 2022-07-18T16:43:36-0300 Brasil Documento Assinado - INPI
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