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EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI Processo: 926872990 (40) 926872095 (35) Marca: “QUALICOPY” Apresentação: Mista Classe: NCL (11) 35 - 40 Indeferimento: RPI 2739 de 04/07/2023 QUALICOPY SERVIÇOS DE REPROGRAFIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 88.075.692/0001-88, já qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, não se conformando com o indeferimento do pedido de registro de marcas, publicado na RPI 2739, de 04 de julho de 2023, vem perante Vossa Excelência, por meio de seu procurador signatário interpor o presente RECURSO, pelo que passa a expor e ao final requerer o quanto segue: Consoante se depreende da decisão em apreço, o pedido de registro da marca “QUALICOPY” fora indeferido com fulcro no inciso XIX do artigo 124 da LPI considerando-se, para tanto, o processo n. 819409421, na qual a empresa QUALYCÓPIAS possui registro colidente, sendo identificada a ausência da disponibilidade do sinal marcário da Requerente1: 2095 1 Art. 124 - Não são registráveis como marca: XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia I - DA DECISÃO RECORRIDA 990 Sem menoscabo aos argumentos trazidos na decisão recorrida, entende a recorrente que marca proposta apresenta TODOS os requisitos de registrabilidade, senão vejamos: A RECORRENTE é pessoa jurídica, constituída desde 04/03/1982, e atuante como empresa de fotocópias, conforme seu comprovante de inscrição no CNPJ: II - DA RECORRENTE Ressaltamos ainda que, ao longo de sua atuação, conseguiu obter uma posição de destaque em seu ramo de atividade, o qual foi atingido a partir de um trabalho sério e honesto, sempre voltado para a satisfação de seus clientes. Esses fatores, aliados à originalidade de sua marca, fizeram da RECORRENTE uma empresa altamente conceituada no mercado, conhecida de todo o público, especialmente por oferecer serviços de excelente qualidade. Assim sendo, a marca de natureza mista “QUALICOPY” foi legalmente depositada em nome da RECORRENTE, na Classe NCL (11) 16, 42 – DEFERIDOS E EM VIGOR - para assinalar suas especificações em seus produtos e pesquisas em desenhos gráficos. Outrossim, teve seu pedido de registro indeferido nos processos 926872095, na classe 35, e 926872990, na classe 40, em razão de suposta anterioridade impeditiva. Portanto, trata-se a RECORRENTE de pessoa legitimada a requerer registro de marca na classificação internacional escolhida, conforme Lei nº 9.279: “Art. 128 - Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado. Parágrafo 1o.- As pessoas de direito privado só podem requerer registro de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licitamente, de modo direto ou através de empresas que controlem direta ou indiretamente, declarando, no próprio requerimento, esta condição, sob as penas da lei.” Por fim, sinala que a RECORRENTE possui na sua rede social Instagram a apresentação dos seus serviços, bem como do corpo profissional responsável pela execução, de forma clara e distintiva em seu negócio, conforme abaixo colacionado: Recorte realizado do site: https://www.instagram.com/qualicopy_oficial;Acesso em: 28/08/2023. Ao analisar o pedido de registro de marcas o Julgador apontou como anterioridade impeditiva a marca “QUALYCÓPIAS”, a qual possui registro nas classes nacionais 40.15 e 40.65, apontando o seguinte: *Classe Nacional: 40.15 e 40.65 Especificação: Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação. Serviços de reprodução de cópias e plastificação de papéis. (da classe 40.15) (...) (...) e Serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação. Serviços de reprodução de cópias e plastificação de papéis. (da classe 40.65) III - PRELIMINARMENTE III.I - DA CADUCIDADE DA MARCA “QUALYCÓPIAS” – APONTADA COMO ANTERIORIDADE IMPEDITIVA – DE FORMA DISTINTA DA REQUERIDA NO REGISTRO n. 819409421 Neste processo, a QUALICÓPIAS teve seu registro deferido na forma de apresentação mista, apresentando a seguinte logomarca: O processo foi deferido em 17/11/1998, através da RPI 1454, sendo renovado em 17/09/2019, na RPI 2541. No entanto, ao acessar os portais eletrônicos da QUALYCÓPIAS, não foi possível localizar a logomarca registrada, mas sim uma completamente diferente da qual postulada em seu processo originário: Recorte realizado do site: https://www.instagram.com/qualycopiasonline/;Acesso em: 28/08/2023. Bem como no seu site próprio: Recorte realizado do site: https://qualycopiasonline.com.br/;Acesso em: 28/08/2023. Com efeito, a comparação gráfica das imagens não condiz a atual, amplamente divulgada em sites e redes sociais, com a qual foi registrada: Nesse sentido, a LPI dispõe em seu prevista nos artigos 142 e 143 da Lei 9.279/96 (LPI), como se verifica abaixo: “Art. 142 - O registro da marca extingue-se: (...) III - pela caducidade. (...) (...) Art. 143 - Caducará o registro, a requerimento de qualquer pessoa com legítimo interesse se, decorridos 5 (cinco) anos da sua concessão, na data do requerimento: I - o uso da marca não tiver sido iniciado no Brasil; ou II - o uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 (cinco) anos consecutivos, ou se, no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, tal como constante do certificado de registro. (...)” Assim, considerando que a marca QUALYCÓPIAS não está mais utilizando o seu sinal figurativo postulado no registro, fazendo alterações substanciais, que implicam na apresentação da marca para o consumidor, em desconformidade com o Manual de Marcas, a Requerente informa que requereu o pedido de caducidade (protocolo anexo) do processo impeditivo nº 819409421 de titularidade da QUALYCÓPIAS Imobiliários Ltda. Desta forma, imprescindível se faz o SOBRESTAMENTO DO EXAME DO RECURSO AO INDEFERIMENTO do pedido de marca “QUALICOPY” em nome da Recorrente, até a decisão final do Requerimento de CADUCIDADE da marca tida como impeditiva, pelas razões já expostas a fim de que se comprove o desuso das marcas por seu titular, verificando-se nestes registros a impossibilidade de inviabilizar o registro da marca do Recorrente. Todo depósito de pedido de registro de marca é precedido de uma criteriosa análise, que objetiva identificar se o signo pretendido preenche ou não os requisitos de registrabilidade. São vários filtros, que vão desde a direta e objetiva análise de liceidade e veracidade da marca, quanto a análise, mais subjetiva, do grau de distintividade e disponibilidade. Além da legislação aplicável a espécie, os precedentes do próprio INPI são fundamentais para conferir segurança jurídica ao crivo de registrabilidade de um signo marcário, validando e servindo de regra e guia aos depósitos de marcas. Inobstante as avaliações de registrabilidade sejam adjetivadas pela subjetividade, sempre se busca uma segurança relativa nos precedentes do próprio INPI que, de ordinário, representa a orientação e entendimento do Instituto em casos análogos. É importante mencionar, que antes de pleitear a proteção marcaria auferida, a Requerida realizou uma busca criteriosa no banco de dados do Instituto de Propriedade Industrial - INPI, e somente realizou o depósito da sua marca, após certificar-se de estarem presentes todos os requisitos exigidos emlei a respeito da registrabilidade do seu sinal distintivo. Desta forma, o que se espera, é que as decisões futuras guardem relação com as antigas, estabilizando o sistema, com fulcro no princípio da confiança, já que os precedentes causam expectativas legítimas aos usuários. IV. NO MÉRITO IV. I - DOS PARADIGMAS E DA SEGURANÇA JURÍDICA Neste sentido, a decisão de indeferimento da marca: QUALICOPY, sob a alegação de que ela reproduz ou imita, em todo ou em parte marca alheia registrada, destoa de diversos outros registros semelhantes concedidos por este órgão federal, e merece ser afastada, conforme restará demonstrado. O Manual de Marcas desse Instituto, em seu item 5.9.1, estabelece que a apreciação de uma possível colidência “leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição” (grifou-se). Trata-se de uma análise do conjunto marcário como um todo, o tout indivisible, do direito francês. Isso quer dizer que os elementos das marcas não devem ser analisados em sua individualidade, mas sim o conjunto marcário como um todo. Clóvis da COSTA RODRIGUES, citando as decisões do CPI/45, ensinava o seguinte: “b) De mais a mais, em se tratando de examinar se uma marca imita a outra, devem as duas ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado da marca não influi, se se encontra basicamente diferenciada a impressão do conjunto. c) A marca dessa Requerente nº 25.545, de 1928, cuja cópia se anexa, é complexa, formada pelos vários elementos ali descritos, constituindo um conjunto, do qual não pode sua propriedade destacar qualquer dos elementos que o constituem, e elegê-lo, a seu critério, como sendo elemento essencial e característico de sua marca; quando, em verdade, o que a deve caracterizar é a fisionomia do conjunto, o seu aspecto geral, jamais esse ou aquele dos seus elementos componentes considerados isoladamente.”2 No mesmo sentido, na percepção quase poética de MERLEAU-PONTY, na análise entre dois objetos: 2 RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência Desleal, Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 201 IV. II - ANÁLISE DOS CONJUNTOS DE MARCAS COMO UMA TOTALIDADE INDIVISÍVEL E COM DISTINÇÃO SUFICIENTE ENTRE ELES “não percebemos de início as folhas, depois a árvore; não ouvimos inicialmente as notas, depois a melodia; é o conjunto da árvore ou da melodia que é inicialmente percebida; e é nele [o conjunto] que aprendemos a distinguir as folhas ou as notas”3. Feitas tais considerações, a análise da distintividade entre as marcas aqui em exame não deve ser feita em suas minúcias, em seus detalhes separadamente considerados, mas sim analisando-se o seu todo, toda a impressão do conjunto perante o consumidor. É que, ao deferir o registro de uma marca, o que o INPI faz não é conceder a exclusividade de utilização de cada um de seus elementos individualmente considerados, mas sim a exclusividade de utilização de todo aquele conjunto, como um todo, incluídos os elementos nominativos, figurativos, disposição espacial, jogo de cores, tipografia utilizada etc. O próprio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar o tema, deixando claro que a análise de distintividade não pode ignorar o conjunto marcário como um todo: “(...) 4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto. 4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora. (...)” (REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015) Dito isso, apesar do termo similar, a utilização do conjunto “QUALICOPY” pela Recorrente diferencia-se nos elementos gráficos, bem como na especialização dos serviços – este que será pormenorizado, em tópico próprio. 3 MERLEAU-PONTY, Phénomélogie de la Perception. Paris: Gallimard, 1945, p. 46 Sobre esse último aspecto, sabe-se que o que a LPI veda não é a identidade ou semelhança pura e simples das marcas, mas sim aquela que seja “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”, conforme claramente estabelecido no inciso XIX do art. 124. Sobre esse detalhe, confira-se os dizeres da doutrina: “A parte final do inciso é de suma importância e concretiza a preocupação do legislador em evitar excessos ou injustiças na aplicação da proibição legal. Com efeito, o dispositivo obriga o examinador a analisar, no caso concreto, a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, uma vez que, dependendo das circunstâncias fáticas, duas marcas idênticas ou semelhantes, identificando produtos ou serviços da mesma natureza, podem conviver pacificamente, sem induzir consumidores a erro.” Em um aparente conflito de marcas, além da análise do conjunto marcário como um todo, é fundamental identificar a possibilidade ou não de sinais, acaso ela não seja apta a causar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor, não há que se falar na impossibilidade de convivência entre elas. Isto posto uma vez afastada qualquer semelhança entre os conjuntos marcários de cada um dos sinais aqui em análise, não há que se falar em infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI. Nesse sentido, a “QUALICOPY” e a “QUALYCÓPIAS” não são idênticas e/ou colidentes, considerando os critérios estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que regula o direito marcário no Brasil. Destaca-se que o sobredito dispositivo legal não encontra incidência no presente caso, visto que as APRESENTAÇÕES DAS MARCAS são completamente DISTINTAS, conforme se observa através da comparação entre o conjunto imagem que compõe a marca da Recorrente e a marca das anterioridades, de tal sorte que NÃO causam nenhum tipo de confusão ao público consumidor, assim como as especificações são diferentes, pois a recorrente pretende o registro classe NCL 16 e 42 , com a especificação em: IV. III - DILUIÇÃO DA MARCA “LZ” – IMPRESSÃO DE CONJUNTO – GRAU DE DISTINTIVIDADE SUFICIENTE NA FIGURA Bem como a apresentação figurativa da Logo estilizada e da destinação dos serviços: NCL 16 Agenda; Álbuns; Almanaques; Artigos de papelaria; Artigos para encadernação; Banners [faixas] de papel; Blocos [papelaria];Blocos de papel em múltiplas vias [papelaria];Blocos para desenho; Capa plástica para encadernação ou para disco; Capas [papelaria];Carimbo; Cartão impresso para crachá ;Cartões *;Cartões de participação [papelaria];Catálogos; Chapas ou placas para gravar; Cópias heliográficas [plantas];Crachás de identificação [material de escritório];Cupons impressos; Desenhos impressos; Embalagens de papel ou plástico; Envelopes [papelaria];Etiquetas adesivas [papelaria];Etiquetas de papel ou papelão; Etiquetas para fichas;Fichários para papéis soltos; Fichas [papelaria];Figurinhas adesivas de papel para álbuns ;Fios para encadernação; Fitas autoadesivas enquanto artigo de papelaria ou para uso doméstico; Folhas de papel [papelaria];Formulários [impressos];Fotografias [impressos];Fotogravuras; Impressos [gravuras];Livro encadernado; Manuais [impressos];Material impresso; Papel *;Papel adesivo [artigo de papelaria];Papel para cópias [papelaria];Papel para gráfica; Papel para máquinas registradoras; Plantas [impressos];Plastificadora de documentos [material de escritório];Substâncias adesivas [colas] para papelaria ou uso doméstico; Suportes de livros; Suportes para carimbos; Suportes para fotografias; Tábua ou chapa para desenho; Testes, exercícios ou provas de inteligência [material impresso];Transparências [papelaria] NCL 42 Assessoria, consultoria e informações sobre artes gráficas; Composição gráfica [criação em arte gráfica];Concepção e projetos de maquetes e protótipos; Criação de homepage; Desenho de arte gráfica, inclusive para homepage; Design gráfico de material promocional; Realização de estudos para projetos técnicos; Serviços de criação em artes gráficas; Serviços de desenho de embalagens; Serviços de ilustrações gráficas, técnicas e simulações gráficas de projeto; serviços de desenhos de assinaturas visuais; serviços de desenhos de logomarcas É nesse sentido que na análise da registrabilidade, devem ser confrontados, não apenas os elementos nominativos das marcas, mas o conjunto que estes formam com os elementos pictóricos, sendo que neste sentido entenderam não haver colidências, tampouco infrações aos dispositivos legais por parte da Recorrente. Dessa forma observa-se que a apresentação da Recorrente na forma mista, conduz a um grau ainda mais amplo de distintividade entre as marcas em cotejo. E mais, basta que esse grau de novidade seja relativo para que seja possível o deferimento do registro de uma marca; não se exigindo, segundo as normas de diretrizes de análise de marcas, a novidade absoluta. Para isso, assinala o Superior Tribunal de Justiça: É neste sentido que a o radical, de uso comum deve ser analisado, pois se trata de vocábulo de uso comum para o segmento, devendo ser apreciado no conjunto marcário “QUALICOPY”, combinado de seu caráter figurativo único: Observa-se da imagem acima, que a marca apresenta figura artística criada com o fim exclusivo de ser usada como marca em conjunto com o elemento nominativo, contendo características próprias e formando um sinal distintivo totalmente exclusivo, utilizada para a identificação do seu produto. Cabe referir, que o exame sobre a distintividade de um sinal marcário, deve levar em consideração todos os seus elementos reunidos, e não se limitar a analisar isoladamente os elementos nominativos que compõem o conjunto marcario. Nesse particular, já que a marca, objeto do pedido de registro em testilha, foi requerida na forma MISTA, o sinal em apreço, comtempla suficiente cunho de originalidade e distintividade. É justamente neste sentido que os tribunais entendem: “MARCA – REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO OU CONFUSÃO. “As marcas devem ser sempre examinadas sob o seu aspecto de conjunto, incluindo-se nesse exame a sua formação figurativa, gráfica e fônica, procurando-se nesse confronto, a possibilidade de erro ou engano prejudiciais ao consumidor e, por outro lado, a intenção de concorrência não lícita que a lei reprime. Não se pode, positivamente, cindir o nome todo, para se dizer que houve infração aos requisitos legais e, consequentemente, vir-se o órgão administrativo impedido de conceder o registro à autora. É que a marca deve ser examinada em seu aspecto global e se indagar, essencialmente, sobre o elemento típico que a diferencia das demais.” TFR – 5ª Turma – Ac. n.º 38.484/SP (sem grifos no original) Logo, a distintividade do sinal marcário da Recorrente, é alcançado com a utilização da expressão do conjunto “QUALICOPY”, assim como pode ser alcançado com qualquer outra expressão, considerada genérica quando analisada isoladamente, desde que agregada com outros elementos diferenciadores. Nesse sentido, muito embora o termo “LZ” seja amplamente empregado por empresas para designar seus produtos e serviços, neste caso a IMPRESSÃO DE CONJUNTO é de grau completamente distinto das anterioridades apontadas pelo julgador. Cumpre esclarecer que a recorrente, pessoa jurídica, é titular de 4 regisros deferidos, sendo que 2 deles (926872281 e 926874861) com a mesmíssima disposição gráfica, nominativa e mercadológica da requerida, sendo que àqueles, o julgador entendeu pela anterioridade aqui apontada não ser motivo ensejador de impedimento para a concessão dos registros: Nesta digressão, ainda é possível, analisando os registros em vigor, que cada marca que utiliza o radical comum se destina e propõe assinalar um produto ou serviço único, sendo que no presente caso a análise da especialidade seja por produto ou serviço não restam suficientemente evidenciadas a ponto de caracterizar infração ao disposto no artigo 124, inciso XIX da LPI, pelo grau de distintividade do conjunto. Outrossim, ressalvadas as particularidades e peculiaridades de cada processo de registro, entende a Requerente pela aplicação do princípio da isonomia dos julgamentos, aplicando a este caso a especialidade das marcas, bem como a análise do conjunto figurativo e nominativo do radical próprio para assinalar seus produtos e serviços. IV. IV – DOS DEMAIS REGISTROS DEFERIDOS DA RECORRENTE Modernamente o direito administrativo, assim como os demais ramos do direto, sofreram uma transformação, este fenômeno é conhecido como “constitucionalização do direito”, pois todas as áreas foram levadas a patamares constitucionais. Com essa transformação, diversos institutos que anteriormente eram tratados na legislação infraconstitucional, passaram a ser disciplinados na própria constituição federal. Conforme Rafael Carvalho, o fenômeno da constitucionalização do ordenamento jurídico abalou alguns dos mais tradicionais dogmas do Direito Administrativo, a saber: a) a redefinição da ideia de supremacia do interesse público sobre o privado e a ascensão do princípio da ponderação de direitos fundamentais. Neste sentido, a constitucionalização do direito administrativo, criou um sistema onde os princípios fundamentais irradiam cada vez mais seus efeitos para a seara administrativa, devendo ser observados a isonomia, a razoabilidade, a proporcionalidade, e também a proteção da confiança. Todo ordenamento brasileiro deve ser lido com as lentes da constituição federal, e isso se deve ao fato de que com o advento da mesma, os princípios foram levados a patamares superiores, sendo equiparados as regras. Neste sentido, com base nos princípios da isonomia, da proporcionalidade e da razoabilidade, assim como o princípio da proteção da confiança, a recorrente espera que seu sinal distintivo receba o mesmo tratamento que os demais sinais semelhantes ao seu. Sob o crivo dos citados princípios, que devem reger as relações tratadas por este órgão federal, pois integrante da administração direta do Estado, e, portanto, prestador de um serviço público, a recorrente espera que seja dispensado tratamento igualitário, sem distinções entre os administrados. IV. V - DA CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DA FORÇA VINCULANTE DOS PRINCÍPIOS À VISTA DO EXPOSTO, protesta o recorrente pelo recebimento e provimento do presente recurso para, reformada a decisão recorrida, DEFERIR o pedido de registro da marca “QUALICOPY”, na NCL (11) 40 e 35, modalidade mista, processo nº 926872990 (40) e 926872095 (35). Ijuí/RS, 29 de agosto de 2023.LUIZ FERNANDO SOARES COSTA OAB/RS nº 66.379 Ricardo De Luca Rossetto Assessor de Marcas V - DO PEDIDO
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