AULA 6 PROPRIEDADE INDUSTRIAL

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PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
AULA 6 
Prof. Alberto Wunderlich 
Decisões do Tribunal de Justiça do Rio Brande do Sul sobre Concorrência Desleal. 
 1. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. UTILIZAÇÃO 
DE SINAL COLIDENTE COM A MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NECESSIDADE DE ASSEGURAR 
EFICÁCIA AO SISTEMA REGISTRAL MARCÁRIO. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. Trata-se de agravo de 
instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo, que deferiu a medida antecipatória de 
tutela e, de conseguinte, determinou que o recorrente se abstenha imediatamente de utilizar a marca “FUMO 
DO SUL”, pois viola a marca de titularidade da autora, mas especificamente o chamado Trade Dress, pois 
o conjunto de elementos utilizados na apresentação do produto comercializado pelas requeridas é 
efetivamente similar ao conjunto visual do produto comercializado pela autora, bem como se abstenha do 
uso de qualquer marca semelhante e capaz de gerar confusão, por qualquer meio ou modo, em qualquer 
material publicitário (físico ou eletrônico), pena de multa diária de R$ 5.000,00(...), bem como recolha os 
produtos indevidamente comercializados, no prazo de 15 dias, pena de multa de R$ 100,00(...) por produto 
não recolhido, após o referido prazo. O artigo 129 da Lei nº. 9.279/96 prevê que a propriedade da marca se 
adquire pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu 
uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos 
artigos 147 e 148. 
Por sua vez, o artigo 5º, em seu inciso XXIX, estipula que a lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do País. No caso telado não estão presentes a probabilidade do 
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo em juízo de cognição sumária, consoante o 
disposto no artigo 300, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o documento de fl. 44 atestou 
que, a parte agravada detém o registro da marca FLÔR DO SUL, classe NCL (8) 34 e seus elementos 
figurativos, tabaco em bruto ou manufaturado, registro nº 825069971 com data da concessão INPI em 02 de 
Maio de 2007 e como marca de serviço, pelo que, é assegurado o seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, nos termos do artigo 129 da Lei nº. 9.279/96. Ademais, ao contrário do que sustenta a recorrente, 
vislumbra-se, através da documentação acostada aos autos, a comprovação da indevida utilização de 
marca (FUMO SUL), que viola a marca de titularidade da autora, eis que conforme constou na decisão 
recorrida , o conjunto de elementos utilizados na apresentação do produto comercializado pelas 
requeridas é efetivamente similar ao conjunto visual do produto comercializado pela autora, em 
especial cores, fontes gráficas, formas, o que pode sim acarretar em confusão ao consumidor. 
Considerando que os litigantes atuam no mesmo ramo de atividade, qual seja, o comércio de tabaco bruto e 
manufaturado, e conforme se depreende da documentação de fls.36/42, sendo que a titularidade da marca 
FLÔR do SUL pertence a requerente, e a marca constante da fl. 11 dos autos originários, pertencente à 
agravante, de modo inequívoco, afigura-se similar, não só pelo nome, mas pelos designativos, pelo desenho 
e conjunto de cores, fatos que podem gerar prejuízos à parte agravada e em especial ao público consumidor 
que facilmente pode ser levado ao equívoco, confusão e erro, uma vez que os consumidores poderiam 
facilmente ser induzidos a erro, dúvida ou confusão, tipificando o delito da concorrência desleal. AGRAVO DE 
INSTRUMENTO DESPROVIDO(Agravo de Instrumento, Nº 70084623792, Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 11-02-2021) 
2. Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. DESENHO INDUSTRIAL. SAPATILHA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. 
COMPROVAÇÃO. DANOS MATERIAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 
I. Preliminar. Impossibilidade jurídica do pedido. Primeiramente, diga-se que a parte autora pretende que a 
requerida se abstenha de fabricar e comercializar qualquer calçado que copie e imite o modelo 
“Melissa Campana Fitas”, bem como a condenação da demandada ao pagamento de indenização por 
danos materiais e morais, não havendo falar em ocorrência da alegada hipótese prevista no art. 295, III, do 
CPC/1973, vigente à época do ajuizamento da ação. De outro lado, não há óbice para o ajuizamento da 
presente ação sem a prévia notificação acerca da alegada concorrência desleal praticada pela requerida, 
especialmente considerando o direito de ação previsto ao prejudicado no art. 207, da Lei nº 9.279/96. II. 
Preliminar. Cerceamento de defesa. Ausência de intimação da ré para participar da prova técnica. De igual 
forma, não prospera a preliminar arguida, uma vez que o conjunto probatório atesta, realmente, que a perita 
judicial sempre possibilitou às partes e inclusive aos respectivos assistentes técnicos o acompanhamento da 
diligência. Tal fato percebe-se claramente através da troca de e-mails, nos quais resta incontroverso que a 
parte requerida informa que nenhum de seus representantes poderá comparecer na diligência agendada, 
por conta de dificuldades financeiras. Outrossim, a perita judicial informou nos autos a possibilidade das 
partes encaminharem quaisquer materiais relevantes para a análise quando da elaboração do laudo, 
momento em que a demandada não apresentou nenhuma manifestação. III. Preliminar. Cerceamento de 
defesa. Indevido indeferimento dos quesitos de esclarecimentos da parte ré. Efetivamente, nos termos do 
art. 477, § 2º, I, do CPC, o perito judicial tem o dever de esclarecer os pontos de dúvida de qualquer uma 
das partes. No entanto, os mencionados quesitos foram indeferidos naquele momento por serem idênticos 
àqueles apresentados anteriormente. E, diga-se que houve a resposta, de forma satisfatória, dos 
mencionados quesitos de esclarecimentos, nos termos da manifestação da perita judicial. Na verdade, a 
irresignação da demandada é efetivamente relacionada com o resultado da lide, não havendo motivos para 
a desconstituição da sentença. 
IV. No caso, não restam dúvidas de que a autora possui o registro do desenho industrial BR 30 2013 002390 
7, referente a configurações aplicadas em sapatilhas, com concessão em 03/06/2014. V. Por certo, o direito 
de propriedade industrial está protegido pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial. 
Inteligência do art. 5º, inciso XXIX, da Carta Magna e do art. 2º, e 95, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade 
Industrial). VI. E, no caso concreto, durante a instrução processual, foi efetuada perícia judicial, na qual a 
perita entendeu pela ocorrência da violação do referido desenho industrial, mormente levando em 
consideração que a sapatilha das requeridas foi desenvolvida com características visuais e ornamentais 
presentes no registro protegido da autora (a partir do design das originais – Melissa Campana). Inclusive, 
conforme a perita judicial, a semelhança entre os produz claramente induz os consumidores à associação 
indevida destes, sendo caracterizada a concorrência desleal. VII. Nestas circunstâncias, a autora 
comprovou, suficientemente, os fatos constitutivos de seu direito, a teor do art. 373, I, do CPC, restando 
caracterizada a concorrência desleal, tendo em vista a violação do desenho industrial. VIII. Em relação aos 
danos materiais, é certo que a violação aos desenhos industriais causou prejuízo à parte autora, devendo a 
questão ser resolvida mediante liquidação de sentença, em conformidade com o art. 208 e seguintes,da Lei 
nº 9.279/96. IX. De outro lado, a hipótese dos autos reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro, em 
razão da violação do desenho industrial à parte autora, o que caracteriza a concorrência desleal, 
conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de outras provas. 
X. Fixação da indenização, tendo em vista o potencial econômico das partes, a gravidade do fato, o caráter punitivo-
pedagógico da reparação e os parâmetros adotados por esta Câmara em casos semelhantes. A correção monetária pelo 
IGP-M incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ. Os juros moratórios de 1% ao mês 
contam-se a partir do evento danoso, por se tratar de relação extracontratual, observada a Súmula 54, do STJ. XI. No 
mais, assiste razão à requerida no que concerne ao afastamento da obrigação de fazer no sentido de retirar os produtos já 
comercializados e colocados no mercado, sob pena de multa diária, uma vez que tal determinação, além de 
desproporcional, não é possível de ser cumprida, especialmente considerando que tais sapatilhas não se encontram mais 
em posse da ré. XII. Os artigos de lei suscitados pelas partes consideram-se incluídos no acórdão para fins de 
prequestionamento, a teor do art. 1.025, do CPC, sendo desnecessária a referência expressa a todos os dispositivos 
aventados. Ante o exposto, rejeito as preliminares recursais, dou parcial provimento à apelação da autora para 
condenar a demandada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, acrescidos de 
correção monetária pelo IGP-M, a contar do presente arbitramento, e dos juros moratórios de 1% ao mês, a partir do 
evento danoso, bem como dou parcial provimento à apelação da ré tão somente para afastar a determinação de retirada 
dos produtos indevidamente comercializados e já colocados no mercado. Em razão do acolhimento da pretensão de 
indenização pelos danos morais suportados, deve ser redimensionada a sucumbência preconizada na sentença. Então, 
condeno a demandada ao pagamento das custas e dos honorários do procurador da autora, fixados em 20% sobre o valor 
atualizado das condenações, observado o art. 85, § 2º, do CPC. .(Apelação Cível, Nº 70083606756, Quinta Câmara Cível, 
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 27-05-2020) 
3. Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAL. USO 
DA MARCA RESENHA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO CARACTERIZADA. 
Sentença de extinção do feito com relação ao pedido de abstenção do uso do 
nome e de improcedência do pedido de indenização por danos materiais e moral. 
Apelação da autora. A parte autora é a titular perante o Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial - INPI da marca "Resenha Sports Bar". Apenas quando o 
nome de domínio gerar confusão e desvio de clientela é que haverá uma prática 
ilegal. Os elementos constantes dos autos não autorizam a conclusão de que houve 
confusão do público alvo, considerando que as fotos de fls. 54/55, por si só, não 
demonstram tal situação e que o estabelecimento da autora está localizado em Campos 
dos Goytacazes e os da ré, na capital do Rio de Janeiro. Não restou demonstrada a 
indevida utilização da marca da autora, tampouco a alegada concorrência desleal. A 
parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, 
nos termos do art. 373, I, do NCPC. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO 
RECURSO -Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS - Julgamento: 19/05/2021 - VIGÉSIMA 
TERCEIRA CÂMARA CÍVEL -Data de Julgamento: 19/05/2021 - PROC. nº. 0003973-
52.2019.8.19.0014. TJ/RJ. 
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
http://www4.tjrj.jus.br/ejud/ConsultaProcesso.aspx?N=2021.001.12144
4. Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - USO 
DE MARCA - GRAFIA IDÊNTICA - CAPACIDADE DE CONFUSÃO JUNTO AO 
CONSUMIDOR E, EVENTUALMENTE, CONCORRÊNCIA DESLEAL. A Lei 
9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), a fim de evitar 
a concorrência desleal, garantiu o uso exclusivo da marca a quem primeiro 
adquire sua propriedade, através do registro. A marca representa o sinal 
relacionado a um produto ou indicativo de um serviço, aposto com o fito de 
individualizá-lo em relação aos demais. Através de uma simples análise de 
ambas as marcas, é possível constatar com grande facilidade que a usada pelo 
agravante é idêntica àquela titularizada pelo agravado, possuindo a mesma 
grafia e especificação do serviço. Como a marca tem como função permitir que 
o consumidor possa identificar a origem de um produto ou serviço, 
possibilitando-lhe distinguir este produto ou serviço de outros similares 
existentes no mercado, é evidente que o uso da marca InBody pelo agravante 
pode provocar confusão entre os consumidores. Desprovimento ao recurso. 
Data de Julgamento: 16/03/2021. Relator: DES. EDSON VASCONCELOS – Proc. nº. 
0082976-64.2020.8.19.0000 TJ/RJ. 
 
 
TRADE DRESS – CONFLITO DE 
EMBALAGENS 
http://www.brunner.com.br/trade-dress-conflito-de-embalagens/
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https://www.migalhas.com.br/quentes/215064/uai-in-box-
nao-pode-utilizar-caixa-igual-a-da-rede-china-in-box 
UAI IN BOX NÃO PODE UTILIZAR CAIXA IGUAL À DA REDE CHINA IN BOX 
Empresa de comida mineira também está proibida de utilizar a expressão "in Box". 
 A empresa de comida mineira Uai in Box deve se abster, definitivamente, de utilizar a 
expressão "in Box" em todos os ramos de sua apresentação e publicidade, bem como de 
utilizar caixas semelhantes às da rede China in Box, que obteve o registro do desenho 
industrial. 
A determinação foi confirmada no mérito pelo juiz de Direito Alexandre Batista Alves, da 3ª 
vara Cível de SP. A antecipação de tutela foi concedida em setembro de 2012 pela 1ª câmara 
Reservada de Direito Empresarial do TJ/SP. 
Em contestação, a Uai in Box sustentou que não há qualquer identidade entre as marcas e 
embalagens, visto que se destina à culinária mineira, enquanto a autora trabalha com comida 
oriental. Argumentou ainda que não há identificação entre os cardápios e que a expressão "in 
box" é de uso comum. 
Entretanto, para o magistrado, a semelhança entre os nomes e as embalagens pode levar o 
consumidor a crer que se trata de uma ramificação do China in Box. 
"Nesse contexto, configurada a ilicitude da conduta da ré, procede a pretensão de obrigação 
de fazer e não fazer, confirmando-se a antecipação de tutela concedida em grau recursal." 
Processo: 0038734-97.2012.8.26.0002 
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Suspensa proibição da venda de "Futurinhos Black" por semelhança com 
marca Oreo 
Biscoitos "Futurinhos Black" podem continuar a ser comercializados.Assim decidiu o desembargador 
Renato Lopes de Paiva, da 6ª câmara Cível do TJ/PR, ao derrubar liminar que determinava paralisação na 
comercialização do produto por violação de trade dress da marca de biscoitos Oreo. 
Ao interpor agravo, a fabricante alegou que já possui o registro com elementos essenciais de sua 
apresentação, como o fundo azul e branco e disposição das mesmas fontes. Disse que o juízo se baseou 
na decisão do INPI, que indeferiu o pedido de registro da marca "Futurinhos Black", mas que esta decisão 
é objeto de recurso e ainda não tem decisão final, e que se trata apenas de uma atualização da 
embalagem. 
 Por fim, destaca não haver risco de confusão por parte do consumidor e que a marca Oreo não possui 
exclusividade do conjunto imagem, o qual "está totalmente vulgarizado" na categoria dos biscoitos de 
chocolate com recheio de baunilha. Lembra que recentemente o INPI concedeu registro de marca de outro 
biscoito que utiliza fundo azul e imagem de biscoitos com "splash" na cor do recheio. Argumenta, ainda, 
que, ao contrário do que afirmado na inicial, não foi a Oreo a precursora no mercado brasileiro das cores 
azul e branco atrelado ao splash de leite, mas sim a Negresco. 
Decisão - O magistrado observou que é usual que consumidores 
identifiquem determinado produto pela percepção visual, mais do que pela 
marca propriamente dita. Destacou, ainda, que, conforme assentado pelo 
STJ, "a análise de eventual violação ao conjunto-imagem não pode se 
limitar a conclusões alcançadas pelas máximas da experiência, mormente 
diante das sutilezas que separam a concorrência desleal da legítima 
prática competitiva". E, pela análise, o magistrado concluiu que a decisão 
agravada concedeu a tutela inibitória apenas com base na comparação 
visual das embalagens e do indeferimento do registro no INPI, não 
havendo análise técnica. "O caso em tela versa sobre nicho específico, 
cujos produtos tendem, invariavelmente, a seguir um padrão de mercado 
com as mesmas cores e imagens de biscoitos mergulhados no leite.“ Ele 
também destacou que a retirada do produto de mercado poderia levar a 
marca a vultosos e imediatos prejuízos. Assim, ante a probabilidade do 
direito alegado, deferiu o pedido suspendendo a decisão anterior. Processo: 
0051225-77.2019.8.16.0000 
 https://www.migalhas.com.br/quentes/313037/suspensa-proibicao-da-venda-de--
futurinhos-black--por-semelhanca-com-marca-oreo 
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. AÇÃO DE 
ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. 
MARCA MISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE MARCAS. DISTINÇÃO DE SERVIÇOS. 
SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA. 1. Cuida-se de ação de abstenção de uso de marca e 
de indenização por alegado uso indevido da marca SANTA SERVIÇOS, bem como 
pelo concorrência desleal realizada pela ré. 2. O art. 5º, inciso XXIX, da Constituição 
Federal, dispõe acerca da tutela da propriedade da marca. A propriedade da marca, 
segundo dispõe o art. 129 da Lei n° 9.279/96, é obtida com o seu registro, que 
garante ao titular seu uso exclusivo. 3. O conjunto de elementos nominativos e 
figurativos da marca da ré não se destaca como reprodução ou imitação do elemento 
diferenciador do conjunto da autora, nos termos do art. 124, V, da Lei nº 9.279/96, 
tampouco se percebe intenção de reprodução ou imitação em parte da marca 
autoral, nos termos do art. 124, XIX, da Lei nº 9.279/96, haja vista a distinção dos 
serviços realizados. 4. Considerando que a autora detém o registro de marca mista e 
que o conjunto marcário da ré é composto por elementos nominativos e figurativos 
distintos do conjunto autoral, não há falar em abstenção do uso da marca. 5. 
Sucumbência redistribuída. APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50043605220208210026, 
Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em: 01-03-2023) 
APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Sentença de improcedência. 
Decisão mantida. Uso exclusivo de marca registrada que abarca tão somente a 
completude do elemento nominativo que a integra, salvo comprovação de 
parasitismo. Impossibilidade de aplicação para conferir proteção a elementos 
comuns isoladamente. Aplicação da teoria do “tout indivisible. Partícula “in box” que 
não se reveste da distintividade necessária para que seja conferida exclusividade de 
uso. Inteligência do artigo 124, inciso VI, da Lei n.º 9.279/96. Ausência de conduta 
parasitária. Concorrência em nichos comerciais diferentes, a revelar inexistência de 
risco de confusão do mercado consumidor. Marcas e embalagens dos produtos 
dotados de características absolutamente distintas. RECURSO DESPROVIDO. Apelação 
Cível nº 1114126-18.2015.8.26.0100 TJ/SP 
 
Bibliografia: 
 
CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito Empresarial Esquematizado. 10ª ed. 
Saraiva, São Paulo, 2023. 
 
MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e atuação 
empresarial. 15ª ed. Atlas, São Paulo, 2023. 
 
NEGRÃO, Ricardo. Manual de Direito Empresarial. 13ª ed. Saraiva, São 
Paulo, 2023.