Direito da propriedade intelectual

Prévia do material em texto

<p>DESCRIÇÃO</p><p>Introdução à propriedade intelectual, seus fundamentos, designadamente marcas e patentes, e</p><p>sua proteção.</p><p>PROPÓSITO</p><p>Compreender os principais conceitos e importância da proteção à propriedade intelectual, com</p><p>foco no direito de marcas e patentes, no direito brasileiro. Discutir conceitos básicos da tutela</p><p>judicial de marcas e patentes. Apresentar o conceito de visual law e suas principais vantagens</p><p>para o efetivo conhecimento de direitos e acesso à justiça.</p><p>PREPARAÇÃO</p><p>Antes de iniciar o conteúdo deste tema, tenha em mãos uma cópia da Constituição Federal,</p><p>bem como da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/1996).</p><p>OBJETIVOS</p><p>MÓDULO 1</p><p>Reconhecer os principais institutos que integram o sistema brasileiro de proteção à propriedade</p><p>intelectual</p><p>MÓDULO 2</p><p>Identificar as principais classificações e a importância dos direitos derivados da proteção</p><p>através de marcas e patentes</p><p>MÓDULO 3</p><p>Listar as formas cíveis de tutela de marcas e patentes regularmente concedidas pelo INPI</p><p>MÓDULO 4</p><p>Definir as características e fundamentos do legal design e visual law</p><p>MÓDULO 1</p><p> Reconhecer os principais institutos que integram o sistema brasileiro de proteção à</p><p>propriedade intelectual</p><p>INTRODUÇÃO: O QUE É PROPRIEDADE</p><p>INDUSTRIAL?</p><p>Em nosso dia a dia, é corriqueiro o contato com os chamados direitos de propriedade industrial.</p><p>Basta caminhar na rua, abrir o computador ou assistir à televisão para ter contato com marcas,</p><p>ouvir músicas protegidas por direitos autorais, ou utilizar um aparelho celular coberto por</p><p>centenas de patentes.</p><p>Ainda que o contato com a matéria seja frequente e a área de propriedade industrial esteja</p><p>cada vez mais difundida no país, vê-se que são poucos os profissionais que possuem</p><p>familiaridade com a matéria. Também são poucos os estados brasileiros que possuem juízes,</p><p>turmas e câmaras especializados no julgamento de ações envolvendo propriedade intelectual.</p><p>A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (ABPI), de acordo com o site</p><p>da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual define nosso tema de estudo como:</p><p></p><p>[...] A SOMA DOS DIREITOS RELATIVOS ÀS OBRAS</p><p>LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS, ÀS</p><p>INTERPRETAÇÕES DOS ARTISTAS INTÉRPRETES E</p><p>ÀS EXECUÇÕES DOS ARTISTAS EXECUTANTES, AOS</p><p>FONOGRAMAS E ÀS EMISSÕES DE RADIODIFUSÃO,</p><p>ÀS INVENÇÕES EM TODOS OS DOMÍNIOS DA</p><p>ATIVIDADE HUMANA, ÀS DESCOBERTAS</p><p>CIENTÍFICAS, AOS DESENHOS E MODELOS</p><p>INDUSTRIAIS, ÀS MARCAS INDUSTRIAIS,</p><p>COMERCIAIS E DE SERVIÇO, BEM COMO ÀS FIRMAS</p><p>COMERCIAIS E DENOMINAÇÕES COMERCIAIS, À</p><p>PROTEÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E</p><p>TODOS OS OUTROS DIREITOS INERENTES À</p><p>ATIVIDADE INTELECTUAL NOS DOMÍNIOS</p><p>INDUSTRIAL, CIENTÍFICO, LITERÁRIO E ARTÍSTICO.</p><p>(ABPI, s.d.)</p><p>Trata-se, portanto, de disciplina que possui amplo escopo de atuação, com uma notável</p><p>riqueza de assuntos e especificidades, que vão, por exemplo, da proteção do direito autoral às</p><p>patentes de invenção. É através dos direitos de propriedade intelectual que compositores</p><p>garantem que serão devidamente remunerados pela execução de suas obras, mas também</p><p>lojas possam registrar os cheiros de seus ambientes físicos em outros países (no Brasil, como</p><p>veremos, não existe essa possibilidade), e empresas desenvolvedoras de vacinas possam</p><p>proteger os resultados de seus investimentos em pesquisa.</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>A matéria, que ao mesmo tempo garante a proteção daqueles que criam novas ideias, também</p><p>é importante fator para a apuração do grau de desenvolvimento econômico do país e do grau</p><p>de risco a estrangeiros que nele pretendem investir. Um país que não assegura a proteção de</p><p>inventos, por exemplo, naturalmente terá maior resistência de empresas quanto à inserção de</p><p>novos produtos, considerando o risco de não garantir a justa compensação caso terceiros</p><p>violem a invenção. Por isso, economias sólidas internacionalmente costumam ter, como</p><p>regra, maior tradição de proteção desses direitos, que são fator relevante para o</p><p>desenvolvimento nacional e o acesso a produtos de ponta pelo mercado consumidor.</p><p>A regulamentação da matéria deriva muitas vezes de tratados internacionais, como:</p><p>A Convenção da União de Paris;</p><p>A Convenção de Berna;</p><p>O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao</p><p>Comércio (comumente chamado de TRIPs);</p><p>O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, entre outros.</p><p>Assim, a legislação nacional aplicável, em especial a lei de propriedade industrial, que</p><p>trataremos adiante e regula as marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais,</p><p>em diversos aspectos, reproduz o pactuado pelo país no cenário internacional.</p><p>ESPÉCIES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE</p><p>INTELECTUAL</p><p>Os direitos de propriedade intelectual abrangem diferentes institutos, como as patentes de</p><p>invenção, as patentes de modelos industriais, os desenhos industriais, os direitos autorais,</p><p>entre outros. A seguir, exemplificamos alguns, embora seja uma lista não taxativa:</p><p>• AS PATENTES DE INVENÇÃO E PATENTES DE</p><p>MODELO INDUSTRIAL</p><p>Visam garantir exclusividade temporária à concretização de uma ideia para um produto ou</p><p>processo que busque resolver, como regra, um problema até então existente. Preenchidos os</p><p>requisitos legais, a patente deverá ser concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade</p><p>Industrial, sem que haja uma análise de conveniência ou oportunidade pela autarquia. Ao ser</p><p>concedida a patente, busca-se garantir que o inventor seja compensado pelos investimentos de</p><p>tempo e recurso para o desenvolvimento da tecnologia.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p>Enquanto patentes de invenção protegem efetivamente uma nova tecnologia, patentes de</p><p>modelo de utilidade buscam proteger novas formas de utilização em objetos de uso prático,</p><p>como utensílios e ferramentas, que apresentem melhorias no seu uso ou na sua fabricação.</p><p>Considerando o maior grau de inventividade do primeiro grupo de patentes, o legislador lhe</p><p>garante uma exclusividade de vinte anos a contar da data de depósito perante o INPI, enquanto</p><p>as patentes de modelo de utilidade terão exclusividade de quinze anos, sempre a contar da</p><p>data de depósito.</p><p> EXEMPLO</p><p>Patentes de invenção podem cobrir um produto final, como um medicamento específico, como</p><p>a Neosaldina® (patente de produto), ou podem cobrir o método inventivo que leva ao produto</p><p>final (patente de processo). Já em relação ao modelo de utilidade, um objeto conhecido, mas</p><p>que tenha um aperfeiçoamento, pode ser protegido. Imagine eventualmente um dispositivo de</p><p>segurança que possa prender determinada ferramenta a um prestador de serviços nas alturas</p><p>para evitar acidentes com a queda do objeto. Isso não necessariamente será uma invenção,</p><p>mas possivelmente um aperfeiçoamento de algo já existente e utilizado para outro fim.</p><p>• AS MARCAS</p><p>São sinais distintivos que identificam certos bens ou serviços produzidos ou prestados por</p><p>determinadas pessoas ou empresas. Seu uso ajuda consumidores a identificarem e comprarem</p><p>produtos ou serviços, na medida em que a marca se torna indicador de procedência e</p><p>qualidade. No Brasil, a proteção das marcas é restrita a sinais visualmente perceptíveis,</p><p>mas, em outros países, é possível registrar sons (como vinhetas) e odores como marcas, por</p><p>exemplo.</p><p>Foto: Semir Sakic / Shutterstock.com</p><p>O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do</p><p>registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos.</p><p> EXEMPLO</p><p>Marcas como Petrobras, Redley, Pacheco etc., por serem visualmente perceptíveis, caso</p><p>preencham os requisitos legais, podem ter seus registros concedidos pelo INPI. O cheiro de</p><p>determinada loja ou produto, ou a vinheta de um programa ou quadro de televisão (como a</p><p>vinheta do Plantão da TV Globo, por exemplo) não podem ser protegidos como marcas no</p><p>Brasil, sem prejuízo de eventualmente poderem ser resguardados por outros direitos de</p><p>propriedade intelectual, se aplicável.</p><p>• DESENHOS INDUSTRIAIS (OU DESIGN)</p><p>Protegem uma forma ornamental ou estética de um objeto</p><p>"a", do Código de Processo Civil:</p><p></p><p>[...] SUSPENDE-SE O PROCESSO: (...) QUANDO A</p><p>SENTENÇA DE MÉRITO: (…) DEPENDER DO</p><p>JULGAMENTO DE OUTRA CAUSA OU DA</p><p>DECLARAÇÃO DE EXISTÊNCIA OU DE INEXISTÊNCIA</p><p>DE RELAÇÃO JURÍDICA QUE CONSTITUA O OBJETO</p><p>PRINCIPAL DE OUTRO PROCESSO PENDENTE.</p><p>(LEI Nº 13.105, 2015)</p><p>O artigo estabelece dois requisitos claros: i) que não haja sentença de mérito na ação</p><p>logicamente subordinada (neste caso, a ação de infração); ii) que a questão subordinante seja</p><p>objeto principal de outro processo pendente (neste caso, a nulidade é objeto da ação autônoma</p><p>de nulidade).</p><p> ATENÇÃO</p><p>Em relação ao primeiro requisito, é importante notar que só estará autorizada a suspensão</p><p>prevista no CPC quando na ação de infração ainda não houver sido proferida sentença de</p><p>mérito. Ainda que a norma seja clara, há casos em que tribunais optaram por mitigar tal</p><p>requisito, entendendo que as consequências advindas da não suspensão no caso concreto</p><p>seriam graves.</p><p>Já em relação ao segundo requisito, a princípio se extrai da lei que uma vez pendentes,</p><p>simultaneamente, ações de infração e de nulidade com base nas mesmas patentes, que</p><p>guardam uma relação de subordinação lógica, estará autorizada a suspensão da primeira com</p><p>base no artigo 313, V, "a" d CPC. Contudo, parte da doutrina e da jurisprudência interpretam a</p><p>expressão “processo pendente” de forma diferenciada, criando aquilo que poderia ser chamado</p><p>de um terceiro requisito condicionante da suspensão.</p><p>Para essa corrente, o sobrestamento da ação de infração com base na prejudicialidade externa</p><p>só estará autorizado quando esta tiver sido proposta após a ação de nulidade que tramita</p><p>perante a Justiça Federal. Assim, para aqueles que se filiam a tal corrente, permitir a</p><p>suspensão da ação de infração com base em ação de nulidade proposta em momento posterior</p><p>nada mais seria do que dar à parte infratora o poder de dispor sobre a suspensão processual.</p><p>Em resumo, atualmente a questão segue sendo alvo de decisões conflitantes, que podem ser</p><p>divididas em três grupos:</p><p>GRUPO 1</p><p>GRUPO 2</p><p>GRUPO 3</p><p>GRUPO 1</p><p>Decisões judiciais que entendem que a patente, quando concedida pelo INPI, possui presunção</p><p>de validade, razão pela qual produzirá efeitos até que o contrário seja declarado em ação</p><p>judicial. Por isso, independentemente do momento em que a ação de nulidade for ajuizada (se</p><p>antes ou depois da ação de infração), ela não suspenderá a ação de infração.</p><p>GRUPO 2</p><p>Decisões judiciais que entendem que a ação de infração deverá ser suspensa se a ação de</p><p>nulidade tiver sido ajuizada antes daquela.</p><p>GRUPO 3</p><p>Decisões judiciais que entendem que, sempre em que houver coexistência de ações de</p><p>infração e de nulidade sobre a mesma patente, a primeira deverá ser suspensa, já que a ação</p><p>de nulidade poderá impactá-la de forma substancial.</p><p>VERIFICANDO O APRENDIZADO</p><p>1. A EXCLUSIVIDADE CONTRA TERCEIROS DE MARCAS E PATENTES</p><p>ADVÉM DA CONCESSÃO DE UM REGISTRO VÁLIDO PELO INPI. UMA VEZ</p><p>CONCEDIDOS TAIS REGISTROS, PODERÁ O TITULAR DO REGISTRO</p><p>OBSTAR ATOS DE TERCEIROS QUE CONSIDERE VIOLAR SEUS</p><p>DIREITOS DE EXCLUSIVIDADE. COMO RESPOSTA, É COMUM QUE O</p><p>CONCORRENTE CONSIDERADO INFRATOR BUSQUE A NULIDADE DA</p><p>MARCA OU DA PATENTE QUE SUPOSTAMENTE INFRINGE, DE MODO A</p><p>TER LIBERDADE DE ATUAR NO MERCADO. MARQUE A OPÇÃO</p><p>CORRETA ACERCA DA COMPETÊNCIA NAS AÇÕES DE NULIDADE:</p><p>A) Justiça Federal.</p><p>B) Juizados Especiais Cíveis.</p><p>C) Vara Cível especializada em patentes.</p><p>D) Tribunais de Justiça Estaduais.</p><p>E) Ação Administrativa perante o INPI.</p><p>2. NAS AÇÕES DE NULIDADE DE MARCAS, HÁ DIVERSAS DISCUSSÕES</p><p>PROCESSUAIS. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE NÃO CORRESPONDE A</p><p>ALGUMA CARACTERÍSTICA NAS AÇÕES DE NULIDADE COMO MATÉRIA</p><p>DE DEFESA:</p><p>A) O INPI não é litisconsorte passivo necessário.</p><p>B) Competência é a da Justiça Estadual, uma vez que a nulidade é arguida como matéria de</p><p>defesa.</p><p>C) Produção de efeitos inter partes.</p><p>D) A patente segue existindo no mundo jurídico, afastando-se tão somente a suposta infração.</p><p>E) A competência é a da Justiça Federal.</p><p>GABARITO</p><p>1. A exclusividade contra terceiros de marcas e patentes advém da concessão de um</p><p>registro válido pelo INPI. Uma vez concedidos tais registros, poderá o titular do registro</p><p>obstar atos de terceiros que considere violar seus direitos de exclusividade. Como</p><p>resposta, é comum que o concorrente considerado infrator busque a nulidade da marca</p><p>ou da patente que supostamente infringe, de modo a ter liberdade de atuar no mercado.</p><p>Marque a opção correta acerca da competência nas ações de nulidade:</p><p>A alternativa "A " está correta.</p><p>Isso porque, como a LPI prescreve o INPI, autarquia federal responsável pelo ato</p><p>administrativo impugnado, a ação deverá ser ajuizada na Justiça Federal (artigo 109 da CF).</p><p>2. Nas ações de nulidade de marcas, há diversas discussões processuais. Assinale a</p><p>alternativa que não corresponde a alguma característica nas ações de nulidade como</p><p>matéria de defesa:</p><p>A alternativa "E " está correta.</p><p>A letra “e” está errada porque a Justiça Federal é competente para julgar as ações nas quais o</p><p>INPI é parte no processo.</p><p>MÓDULO 4</p><p> Definir as características e fundamentos do legal design e visual law</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>Embora não comumente classificado como campo abrangido pela propriedade intelectual, a</p><p>disciplina do visual law tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, de modo a</p><p>garantir mais acessibilidade do direito aos cidadãos, sejam eles clientes ou até mesmo</p><p>servidores da Justiça.</p><p>Como se sabe, o linguajar jurídico muitas vezes acaba por empregar expressões pouco usuais</p><p>ou termos rebuscados que embora sejam compreendidos por advogados, excluem justamente</p><p>os titulares de direito que precisam ter acesso pleno à jurisdição. Por isso, não é incomum que</p><p>pessoas, ainda que tenham acesso à legislação, não conheçam seus direitos, justamente por</p><p>não compreenderem o texto legal, ou como esse deve ser interpretado.</p><p>A visual law surge, então, como um dos meios de melhora no acesso à justiça, permitindo, em</p><p>especial por meio de recursos gráficos, que haja uma efetiva comunicação e tradução que</p><p>beneficie aqueles que são destinatários de contratos, processos, e textos legais.</p><p>Imagem: Shutterstock.com</p><p>O QUE É VISUAL LAW E SUA RELAÇÃO</p><p>COM O LEGAL DESIGN</p><p>Como mencionado, o visual law tem como objetivo tornar mais acessível o acesso à Justiça, e</p><p>comumente faz uso de recursos visuais, como fluxogramas, infográficos, boards, de forma a</p><p>passar a mensagem pretendida de forma simplificada e direta, buscando melhor traduzir textos</p><p>complexos e captar a atenção daquele a quem a mensagem é direcionada.</p><p>O visual law é parte do que comumente se denomina de legal design, que busca interação</p><p>entre o design, a tecnologia e o direito. Assim, embora os conceitos estejam relacionados, o</p><p>visual law é uma das estratégias de legal design, mas não a esgota. O objetivo do legal design</p><p>é sempre buscar transmitir a mensagem de forma mais direta e acessível, permitindo, assim,</p><p>que se tenha uma comunicação focada no destinatário, de forma a ampliar a transparência na</p><p>comunicação.</p><p>VANTAGENS DO VISUAL LAW</p><p>O visual law desempenha função relevante não apenas em processos judiciais, mas também</p><p>como forma de mitigá-los. Contratos extensos podem ser resumidos por meio de recursos</p><p>visuais, que garantirão que seus destinatários tenham maior clareza na mensagem passada.</p><p>Isso faz com que não só a mensagem seja transmitida de forma mais efetiva, mas também que</p><p>ela seja retida pelo destinatário com mais sucesso, permitindo um processo comunicativo mais</p><p>adequado.</p><p>A mesma coisa ocorre em processos judiciais, pois a comunicação por meio de recursos</p><p>gráficos e simplificada pode fazer com que o magistrado tenha acesso mais direcionado às</p><p>informações, permitindo que, de fato, foque sua análise nos elementos jurídicos mais</p><p>relevantes para a solução da demanda. O uso de recursos como tabelas ou elementos que</p><p>sumarizem os elementos probatórios e as teses jurídicas em debate poderá fazer com que seja</p><p>proferida uma sentença</p><p>de forma mais célere e com melhor qualidade.</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>De modo a comunicar a mensagem da forma mais clara o possível, técnicas indicadas</p><p>envolvem:</p><p>o uso de linguagem simples;</p><p>organização da mensagem de forma lógica e com o uso de artifícios visuais, como</p><p>tabelas, títulos descritivos, possíveis fontes e cores diversas, entre outros.</p><p>Como ponto de partida da estratégia de visual law, é importante que seja internalizado qual é o</p><p>destinatário da mensagem, e quais os principais aspectos da mensagem que se pretende</p><p>passar. A partir daí, discute-se as melhores técnicas e recursos para que aquela pessoa tenha</p><p>acesso rápido e claro à informação.</p><p> EXEMPLO</p><p>Termos de usos de site são com alguma frequência considerados contratos de adesão com</p><p>cláusulas abusivas, em especial por lhes faltar clareza ou informações suficientes para o</p><p>consumidor médio. A utilização de técnicas como cláusulas em destaque, tabelas, e resumos</p><p>das cláusulas principais do contrato é capaz de passar a mensagem de forma mais</p><p>transparente, o que poderá ter um efeito direto na defesa da validade dessas cláusulas e na</p><p>redução do número de litígio envolvendo aquelas.</p><p>Podemos mencionar dois exemplos de uso de estratégia do visual law. A primeira se relaciona</p><p>ao projeto do Centro de Pedagogia Urbana de Nova York, que visava navegar no sistema penal</p><p>para menores da cidade. O pôster, utilizado no projeto, mostra as principais etapas envolvidas</p><p>no processo relacionado a ofensas praticadas por menores.</p><p>Também na cidade mencionada, foi lançado o projeto para vendedores de rua, que pretendia</p><p>traduzir normas da cidade para vendedores de forma acessível e clara, em especial porque</p><p>muitos deles não falavam inglês de forma nativa. O guia, de forma simples, traz em diferentes</p><p>idiomas as principais regras aplicáveis aos vendedores por meio de desenhos.</p><p>O QUE É O VISUAL LAW?</p><p>Assista o vídeo para saber mais sobre o que é visual law e as suas vantagens.</p><p>VERIFICANDO O APRENDIZADO</p><p>1. O NOVO CAMPO DE ESTUDO QUE TEM COMO OBJETIVO TORNAR</p><p>MAIS ACESSÍVEL O ACESSO À JUSTIÇA, E COMUMENTE FAZ USO DE</p><p>RECURSOS VISUAIS PARA PASSAR A MENSAGEM PRETENDIDA DE</p><p>FORMA SIMPLIFICADA E DIRETA, BUSCANDO MELHOR TRADUZIR</p><p>TEXTOS COMPLEXOS E CAPTAR A ATENÇÃO DAQUELE A QUEM A</p><p>MENSAGEM É DIRECIONADA, É COMUMENTE CHAMADO DE</p><p>A) trade dress.</p><p>B) visual law.</p><p>C) direito da concorrência.</p><p>D) marca mista.</p><p>E) propriedade intelectual.</p><p>2. O VISUAL LAW TEM GANHADO CADA VEZ MAIS ESPAÇO NO BRASIL E</p><p>NO MUNDO, DE MODO A GARANTIR MAIS ACESSIBILIDADE DO DIREITO</p><p>AOS CIDADÃOS, SEJAM ELES CLIENTES OU ATÉ MESMO SERVIDORES</p><p>DA JUSTIÇA. EM SENDO UMA DAS ESTRATÉGIAS DO LEGAL DESIGN,</p><p>QUE EMPREGA ELEMENTOS VISUAIS PARA TORNAR O DIREITO MAIS</p><p>CLARO E COMPREENSÍVEL, UTILIZAM-SE ALGUMAS TÉCNICAS PARA</p><p>TRANSFORMAR A INFORMAÇÃO JURÍDICA. APONTE-NOS QUAL</p><p>TÉCNICA NÃO ESTÁ ABRANGIDA PELO LEGAL DESIGN:</p><p>A) Uso de linguagem simples.</p><p>B) Organização da mensagem de forma lógica.</p><p>C) Uso de artifícios visuais na mensagem.</p><p>D) Utilização de vídeos.</p><p>E) Uso de linguagem complexa e com termos rebuscados.</p><p>GABARITO</p><p>1. O novo campo de estudo que tem como objetivo tornar mais acessível o acesso à</p><p>Justiça, e comumente faz uso de recursos visuais para passar a mensagem pretendida</p><p>de forma simplificada e direta, buscando melhor traduzir textos complexos e captar a</p><p>atenção daquele a quem a mensagem é direcionada, é comumente chamado de</p><p>A alternativa "B " está correta.</p><p>Embora não comumente classificado como campo abrangido pela propriedade intelectual, a</p><p>disciplina do visual law tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, de modo a</p><p>garantir mais acessibilidade do direito aos cidadãos, sejam eles clientes ou até mesmo</p><p>servidores da Justiça. Por conseguinte, há surgido porque, como se sabe, o linguajar jurídico</p><p>muitas vezes acaba por empregar expressões pouco usuais ou termos rebuscados que,</p><p>embora sejam compreendidos por advogados, excluem justamente os titulares de direito que</p><p>precisam ter acesso pleno à jurisdição.</p><p>2. O visual law tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil e no mundo, de modo a</p><p>garantir mais acessibilidade do direito aos cidadãos, sejam eles clientes ou até mesmo</p><p>servidores da Justiça. Em sendo uma das estratégias do legal design, que emprega</p><p>elementos visuais para tornar o Direito mais claro e compreensível, utilizam-se algumas</p><p>técnicas para transformar a informação jurídica. Aponte-nos qual técnica não está</p><p>abrangida pelo legal design:</p><p>A alternativa "E " está correta.</p><p>O visual law é exatamente o oposto de utilizar-se de técnica cujo conteúdo seja transmitido</p><p>com o uso de linguagem complexa e com termos rebuscados, pois o visual law foi criado para</p><p>que haja uma efetiva comunicação e tradução que beneficie aqueles que são destinatários de</p><p>contratos, processos, e textos legais.</p><p>CONCLUSÃO</p><p>CONSIDERAÇÕES FINAIS</p><p>Como se há visto antecedentemente, embora seja um ramo específico e pouco difundido do</p><p>Direito, a propriedade intelectual, além de possuir base constitucional entre os direitos</p><p>fundamentais, abrange uma pluralidade de áreas, como direitos autorais, segredos de</p><p>negócios, entre outros.</p><p>Nesta senda, as marcas e patentes contam com uma regulamentação detalhada pela LPI, que</p><p>traz diversas classificações e requisitos para que venha a ser deferido um registro que</p><p>garantirá a exclusividade do titular em relação a um signo visualmente distintivo ou uma</p><p>invenção.</p><p>Por outro lado, face a lei não ser sempre clara quanto aos requisitos, diversas demandas</p><p>surgem no judiciário. Conseguintemente, na esfera cível as principais demandas judiciais</p><p>envolvem ações de infração ou nulidade de marcas e patentes. Enquanto ações de marcas</p><p>costumam ser mais simples, ações de patentes exigem amplo conhecimento técnico, muitas</p><p>vezes exigindo a nomeação de um perito. Nas ações de infração de ambos os institutos, além</p><p>do pedido inibitório, é costumeiramente pedido a indenização pelos danos causados.</p><p>Por fim, e não menos importante, a visual law pretende auxiliar na comunicação efetiva dentro</p><p>da cultura jurídica, tendo como foco a transmissão da mensagem de forma clara e</p><p>transparente, de modo que se tenha como foco o destinatário e o que efetivamente precisa ser</p><p>comunicado. Para tanto, o visual law faz uso de diferentes técnicas visuais para facilitar a</p><p>absorção e entendimento do conteúdo transmitido.</p><p>AVALIAÇÃO DO TEMA:</p><p>REFERÊNCIAS</p><p>ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. O que é Propriedade</p><p>Intelectual? Consultado na internet em: 22 jun. 2021.</p><p>BARBOSA, Denis Borges (org.) et al. Aspectos polêmicos da propriedade intelectual. Rio</p><p>de Janeiro: Lumen Juris, 2004. 203 p. (Coleção Propriedade Intelectual; v. 3).</p><p>BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro:</p><p>Lumen Juris, 2003.</p><p>BRASIL. Lei nº 9279, de 14 de maio de 1996. Consultado na internet em: 22 jun. 2021.</p><p>BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Consultado na internet em: 29 jun. 2021.</p><p>BRUNSCHWIG, Colette Reine. On Visual Law: Visual Legal Communication Practices and</p><p>Their Scholarly Exploration (2014). In: SCHWEIHOFER, Erich et al. (eds.). Zeichen und Zauber</p><p>des Rechts: Festschrift für Friedrich Lachmayer. Bern: Editions Weblaw, 2014.</p><p>CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial, vol. II, Tomo II, Parte III.</p><p>Atualizado por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.</p><p>INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE</p><p>INTELECTUAL. Comentários à Lei da Propriedade Industrial. 2. ed. Rio de Janeiro:</p><p>Renovar, 2005.</p><p>INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL et</p><p>al. Legislação sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.</p><p>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. 2021.</p><p>Consultado na internet em: 22 jun. 2021.</p><p>INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretrizes de Exame de Pedidos</p><p>de Patente – Bloco II – Patenteabilidade. Publicado em: 16 mar. 2015.</p><p>JABUR, Amelin. A Brief Introduction to Visual Law.</p><p>Consultado na internet em: 22 jun. 2021.</p><p>LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. A lei da propriedade industrial comentada:</p><p>Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996. São Paulo: LEJUS, 1999.</p><p>MAIOR, Rodrigo de Azevedo. O contributo mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade</p><p>Inventiva, Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris,</p><p>2010.</p><p>OLIVEIRA, Bruno Stefani de. “Era obvio que isso iria acontecer”: Considerações sobre o</p><p>viés retrospectivo. Revista de Psicologia da UFC, v. 8, n. 2, 2017. Consultado na internet em:</p><p>23 jun. 2021.</p><p>ROCHA, Fabiano Bem da. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de</p><p>Janeiro: Lumen Juris, 2009.</p><p>ROCHA, Fabiano Bem da. Temas de processo civil na propriedade industrial. Porto Alegre:</p><p>Thomson IOB, 2006.</p><p>RODRIGUES, Mauricio Pallotta; RAVAGNANI, Giovani dos Santos. Novas habilidades</p><p>jurídicas: dicas para a capacitação profissional. Jota. Publicado em: 2 dez. 2019.</p><p>SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,</p><p>cultivares. 3. ed. Barueri: Manole, 2005.</p><p>SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais: propriedade</p><p>industrial, direito de autor, software, cultivares. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.</p><p>SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nº</p><p>17.059/DF, Rel. Min. Raphael de Barros Monteiro, DJ, p. 5527, 27/12/68. Revista Trimestral</p><p>de Jurisprudência, v. 49, p. 648, 1969. Consultado na internet em: 22 jun. 2021.</p><p>TAVARES, Marcio Ney. Propriedade industrial: manual prático e legislação. Rio de Janeiro:</p><p>Esplanada - ADCOAS, 2001.</p><p>VARELLA, Marcelo Dias (org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. São Paulo: Lex</p><p>Editora S. A., 2005.</p><p>EXPLORE+</p><p>Para maior aprofundamento na matéria, leia os livros:</p><p>Direito de Autor, de Carlos Alberto Bittar, da editora Gen, 2015.</p><p>Tratado da Propriedade Industrial, 2. ed., de João da Gama Cerqueira, da editora Lumen</p><p>Juris, 2010.</p><p>Pesquise na internet sobre a Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual.</p><p>CONTEUDISTA</p><p>Felipe Zaltman Saldanha</p><p>que tenha fim industrial ou</p><p>comercial. Para ser protegido, o desenho industrial deve proporcionar resultado visual novo e</p><p>original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.</p><p>Os desenhos industriais asseguram uma exclusividade de dez anos contados da data do</p><p>depósito, prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.</p><p> EXEMPLO</p><p>É comum a proteção de uma pluralidade de objetos, como relógios, copos, escovas de dente</p><p>etc., por meio de desenhos industriais.</p><p>• DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS CONEXOS</p><p>Regulam "as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras</p><p>intelectuais estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências" (BITTAR, 2000,</p><p>p. 8). Tais direitos buscam a um só tempo garantir que o autor de determinada obra seja</p><p>creditado como tal (os chamados direitos morais do autor), mas também que ele seja</p><p>compensando pela exploração de sua obra (os chamados direitos patrimoniais). Esse tópico</p><p>não será alvo de nosso estudo, pois possui regulação específica pela Lei de Direitos Autorais,</p><p>demandando um estudo individualizado, considerando sua robusta regulamentação pelo</p><p>legislador brasileiro.</p><p>• INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS</p><p>São utilizadas para caracterizar um bem como derivado de uma região específica, possuindo</p><p>qualidades e reputação derivadas do local de produção do bem.</p><p> EXEMPLO</p><p>É o caso dos espumantes produzidos na região de Champagne. No Brasil, para vinhos, é o</p><p>caso do Vale dos Vinhedos; Goiabeiras, para artesanato; Cerrado Mineiro, para café; Canastra,</p><p>para queijo; Divina Pastora, para rendas; Franca, para calçados; Linhares, para cacau; Salinas,</p><p>para aguardente.</p><p>Foto: Luiz Barrionuevo / Shutterstock.com</p><p> Vale dos Vinhedos.</p><p>DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL</p><p>Vamos entender melhor o conceito de propriedade intelectual e suas espécies assistindo ao</p><p>vídeo a seguir.</p><p>OBJETIVOS DA PROTEÇÃO À</p><p>PROPRIEDADE INTELECTUAL</p><p>Ao se observar os objetos de proteção da propriedade intelectual, verifica-se uma dificuldade</p><p>inerente à matéria, que está no fato de que se busca proteger, na maioria das vezes, bens</p><p>imateriais, como ideias. Não estando diante de um bem concreto, palpável, a facilidade de</p><p>copiá-lo faz com que haja a necessidade de criação de regras específicas que impeçam aquele</p><p>que nada investiu na criação, ainda que momentaneamente, de usufruir os frutos advindos da</p><p>invenção.</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>Sem isso, incentivos incorretos estariam sendo dados, pois aquele que nada investiu, uma vez</p><p>divulgada a ideia (um novo produto, uma marca, uma obra escrita), teria ampla liberdade de</p><p>apenas reproduzi-la, lucrando com ela, e potencialmente impedindo o benefício daquele que</p><p>investiu tempo e dinheiro na criação.</p><p>E pior: o concorrente que não investiu na criação seria capaz de comercializar o produto final</p><p>em valor inferior àquele que criou a ideia, pois não teria que recuperar os custos com a</p><p>invenção, diferentemente do inventor.</p><p>HAVERIA, ENTÃO, O QUE SE CHAMA COMUMENTE DE</p><p>UMA FALHA DE MERCADO, POIS O MERCADO,</p><p>ATUANDO SOZINHO, NÃO ATINGIRIA UM RESULTADO</p><p>CONSIDERADO EFICIENTE, FORNECENDO</p><p>INCENTIVOS INCORRETOS.</p><p>Assim, a proteção à propriedade industrial garante àquele que investiu e criou determinada</p><p>ideia um monopólio temporário (ou um direito de exclusiva, como menciona parte da doutrina)</p><p>para que em determinado intervalo de tempo seja capaz de explorar, sem concorrência</p><p>desautorizada, o objeto de sua invenção. Através desse período de exclusividade, o legislador</p><p>considera que o inventor da tecnologia, marca, do objeto de direito autoral será capaz de ser</p><p>compensado pelo seu esforço criativo e que terá incentivos para seguir com novas invenções,</p><p>contribuindo para o desenvolvimento industrial e econômico do país.</p><p>A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA</p><p>A importância da propriedade intelectual no país se extrai, desde um primeiro momento,</p><p>da opção do legislador constituinte de reconhecer, como direito fundamental, a proteção</p><p>a tais direitos. Não sem críticas de parte da doutrina, que considera que a proteção à</p><p>propriedade deveria constar como um derivado da proteção à ordem econômica, e não como</p><p>um direito fundamental da pessoa humana, consta no artigo 5º, XXIX, da Constituição.</p><p> RESUMINDO</p><p>Considerando a importância desses institutos para o interesse social, o desenvolvimento</p><p>tecnológico e econômico do país, o legislador optou por proteger a propriedade industrial por</p><p>meio de uma cláusula pétrea, que não pode ser alterada com uma emenda constitucional, mas</p><p>apenas por meio de nova Constituição.</p><p>A mesma coisa ocorre em relação aos chamados direitos autorais e conexos, trazendo o</p><p>legislador constituinte a sua proteção nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da CF.</p><p>NA PRÁTICA, AS DISCUSSÕES SOBRE OS DIREITOS</p><p>DE PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL OS</p><p>DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ESTÃO SEMPRE</p><p>RELACIONADAS À LIBERDADE DE ATIVIDADE</p><p>ECONÔMICA E DE CONCORRÊNCIA.</p><p>Isso porque a regra geral no ordenamento jurídico é a da livre concorrência, justamente para</p><p>evitar a criação de monopólios, que são considerados uma falha de mercado. Posto de forma</p><p>superficial, monopolistas, como regra, não possuem incentivos para reduzir seus preços, ou</p><p>desenvolver novos e melhores produtos (salvo para reduzir seus próprios custos), já que não</p><p>possuem concorrência, afetando negativamente consumidores.</p><p>Contudo, para corrigir outra falha de mercado, que seria impedir que titulares de invenções,</p><p>marcas, obras literárias fossem compensados por seus esforços, o legislador fez a escolha de</p><p>criar direitos de exclusividade temporários sobre as criações para que houvesse a</p><p>compensação devida do criador e, ao mesmo tempo, um incentivo a novas criações.</p><p>Considerando esse cenário de confronto entre a livre concorrência e o estímulo ao</p><p>ressarcimento do inventor, tem-se que, na prática, as principais discussões envolvendo direitos</p><p>de propriedade intelectual seguem relacionadas aos limites da exclusividade devida e em que</p><p>momento isso passa a se caracterizar como abuso do direito de propriedade intelectual (artigo</p><p>36, XIX, Lei n.º 12.529/11).</p><p>Daí o surgimento da necessidade de modalidades de limitação desses direitos. No</p><p>ordenamento jurídico atual, existem diferentes alternativas para restringir os direitos da</p><p>propriedade intelectual. A mais comum advém de prazo fixado por lei. No caso das patentes, a</p><p>Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996 - LPI) garante que, após o fim do termo</p><p>prescrito, aqueles conhecimentos que eram tidos como exclusivos durante a validade da</p><p>patente integrarão o chamado domínio público, que constitui a regra para os bens imateriais.</p><p>Outros termos são trazidos pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) para a</p><p>exclusividade sobre obras literárias, fonogramas etc. Além do termo legal, outra restrição</p><p>presente na legislação está nos limites territoriais do exercício dos direitos de exclusividade</p><p>garantidos. Nos direitos relativos à propriedade intelectual, prevalece o chamado princípio da</p><p>territorialidade, que limita geograficamente o escopo da oponibilidade de direitos de</p><p>propriedade industrial, como marcas e patentes, ao próprio país. Tais pontos serão tratados</p><p>com mais especificidade ao se analisar em detalhe as marcas e patentes.</p><p>Imagem: Shutterstock, adaptada por Thiago Lopes</p><p>Ainda sobre o arcabouço legislativo brasileiro, tem-se que a LPI (BRASIL, 1996), nosso maior</p><p>alvo de análise neste conteúdo, afirma que "a proteção dos direitos relativos à propriedade</p><p>industrial, considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do</p><p>País, efetua-se mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II -</p><p>concessão de registro de desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV -</p><p>repressão às falsas indicações geográficas; e V - repressão à concorrência desleal".</p><p> RESUMINDO</p><p>Essa lei, chamada por diversos autores de Código da Propriedade Industrial, realiza um recorte</p><p>temático, abordando as principais</p><p>matérias que trataremos ao longo dos próximos módulos.</p><p>Além disso, especialmente no que se refere a marcas e patentes, por exemplo, há uma série</p><p>de normativas internas do INPI que são aplicáveis na regulação dos direitos trazidos pelas leis</p><p>citadas acima (Lei nº 5.468/70). Assim, o INPI emite frequentemente novas normas e regras</p><p>aplicáveis a pedidos que tramitam perante a autarquia, e que por ela precisam ser concedidos</p><p>para que se tornem oponíveis a terceiros pelo seu titular.</p><p> VOCÊ SABIA</p><p>Não é incomum que regulações internas do INPI sejam questionadas no Poder Judiciário, já</p><p>que há casos em que se verifica que pode ser visto que a autarquia excede seu poder</p><p>regulamentador, passando a limitar direitos previstos na LPI, sem que haja base legal para</p><p>tanto.</p><p>VERIFICANDO O APRENDIZADO</p><p>1. AFIRMA-SE QUE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL</p><p>ABRANGEM DIFERENTES INSTITUTOS DO DIREITO. COM BASE NISTO,</p><p>ASSINALE A ALTERNATIVA QUE NÃO CORRESPONDE A UM INSTITUTO</p><p>JURÍDICO PROTEGIDO PELO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL:</p><p>A) Patentes de invenção</p><p>B) Patentes de modelos industriais</p><p>C) Desenhos industriais</p><p>D) Direitos autorais</p><p>E) Odores como marca</p><p>2. IMAGINE, POR EXEMPLO, EVENTUALMENTE UM DISPOSITIVO DE</p><p>SEGURANÇA QUE POSSA PRENDER DETERMINADA FERRAMENTA A UM</p><p>PRESTADOR DE SERVIÇOS NAS ALTURAS PARA EVITAR ACIDENTES</p><p>COM A QUEDA DO OBJETO. POR MEIO DE QUAL INSTITUTO O CRIADOR</p><p>DESSE DISPOSITIVO DEVERÁ BUSCAR O SEU REGISTRO? ASSINALE A</p><p>OPÇÃO CORRETA:</p><p>A) Patentes de invenção</p><p>B) Patentes de modelos industriais</p><p>C) Desenhos industriais</p><p>D) Direitos autorais</p><p>E) Patente de modelo de utilidade</p><p>GABARITO</p><p>1. Afirma-se que os direitos de propriedade intelectual abrangem diferentes institutos do</p><p>Direito. Com base nisto, assinale a alternativa que não corresponde a um instituto</p><p>jurídico protegido pelo Direito de Propriedade Intelectual:</p><p>A alternativa "E " está correta.</p><p>No Brasil, segundo a LPI, a proteção das marcas é restrita a sinais visualmente perceptíveis,</p><p>sendo permitido, em outros países, registrar sons (como vinhetas) e odores como marcas, por</p><p>exemplo.</p><p>2. Imagine, por exemplo, eventualmente um dispositivo de segurança que possa prender</p><p>determinada ferramenta a um prestador de serviços nas alturas para evitar acidentes</p><p>com a queda do objeto. Por meio de qual instituto o criador desse dispositivo deverá</p><p>buscar o seu registro? Assinale a opção correta:</p><p>A alternativa "E " está correta.</p><p>Enquanto patentes de invenção protegem efetivamente uma nova tecnologia, patentes de</p><p>modelo de utilidade buscam proteger novas formas de utilização em objetos de uso prático,</p><p>como utensílios e ferramentas, que apresentem melhorias no seu uso ou na sua fabricação.</p><p>MÓDULO 2</p><p> Identificar as principais classificações e a importância dos direitos derivados da</p><p>proteção através de marcas e patentes</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>Dentre os direitos de propriedade industrial, o ordenamento jurídico brasileiro, como visto,</p><p>tutela as marcas e patentes que possuem requisitos específicos na Lei de Propriedade</p><p>Industrial (LPI). Na prática, dentre os direitos de propriedade industrial mencionados no módulo</p><p>anterior, esses são os institutos que normalmente buscam ser mais protegidos pelas empresas</p><p>e, muitas vezes, possuem, inclusive, valor superior àquele dos ativos corpóreos da empresa,</p><p>como sua sede, materiais etc.</p><p>Diante da relevância desses direitos para a empresa e seus concorrentes, marcas e patentes</p><p>são comumente judicializadas, gerando um contencioso altamente especializado, que, muitas</p><p>vezes, envolvem o conhecimento técnico de profissionais fora do campo do direito. As</p><p>principais formas de judicialização serão tratadas no módulo a seguir.</p><p>MARCAS</p><p>VISÃO GERAL</p><p>As marcas são um dos principais direitos de propriedade industrial. Por serem um</p><p>instituto de trato cotidiano, grande parte dos debates envolvendo o direito marcário exigem,</p><p>antes de tudo, a visão de determinado cenário fático pelas lentes do consumidor médio.</p><p>Esse consumidor, para determinados produtos, pode ser extremamente cauteloso (como um</p><p>médico gastroenterologista comprando um aparelho de endoscopia); e, para outros, compra</p><p>sem o menor grau de atenção (um estudante comprando um sabonete para lavar as mãos). O</p><p>consumidor pode ser especialista ou absolutamente leigo. O consumidor pode trocar um</p><p>produto pelo outro, ou que jamais considere determinado produto ou serviço substituível. Por</p><p>isso mesmo, o estudo das marcas não deixa de ser o estudo da ótica do consumidor.</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>Ao tratar das marcas, Denis Borges Barbosa as qualifica como aquelas que "ao designar um</p><p>produto, mercadorias ou serviço, servem para em princípio para identificar a sua origem; mas,</p><p>usada como propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente</p><p>incitar ao consumo, ou valorizar a atividade empresarial do titular" (BARBOSA, 2010, p. 698).</p><p>Além disso:</p><p></p><p>AS MARCAS SÃO SINAIS DISTINTIVOS APOSTOS A</p><p>PRODUTOS FABRICADOS, A MERCADORIAS</p><p>COMERCIALIZADAS, OU A SERVIÇOS PRESTADOS,</p><p>PARA A IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER LANÇADO</p><p>NO MERCADO, VINCULANDO-O A UM DETERMINADO</p><p>TITULAR DE UM DIREITO DE CLIENTELA. PODENDO</p><p>SER REGISTRADAS, SÃO DIREITOS DE EXCLUSIVA A</p><p>PARTIR DO REGISTRO, NÃO SE CONCEBENDO, NO</p><p>DIREITO BRASILEIRO VIGENTE, DIREITO DE</p><p>EXCLUSIVA RESULTANTE DA SIMPLES OCUPAÇÃO DA</p><p>MARCA.</p><p>(BARBOSA, 2010, p. 42)</p><p>Não por acaso, em diferentes empresas, o valor atribuído a tal ativo supera, muitas vezes, a</p><p>estrutura física do negócio, demonstrando a importância que deve ser dada a tal instituto da</p><p>propriedade industrial. Também por isso, empresas bem assessoradas juridicamente sempre</p><p>buscarão registrar suas marcas perante os órgãos competentes (como no INPI), bem como</p><p>impedir que terceiros venham a fazer uso ou registrar marcas próximas às suas, já que isso</p><p>poderia levar à confusão por consumidores, associação indevida, ou mesmo à chamada</p><p>diluição, isto é, aquilo que ocorre quando a marca, por conta da proximidade de outras, passa a</p><p>perder sua distintividade no mercado.</p><p>PRINCÍPIOS INTRODUTÓRIOS</p><p>A tutela das marcas no Brasil é guiada principalmente por três princípios:</p><p>TERRITORIALIDADE</p><p>ESPECIALIDADE</p><p>SISTEMA ATRIBUTIVO</p><p>TERRITORIALIDADE</p><p>Trazido no artigo 129, da LPI (BRASIL, 1996), quando é afirmado que o registro garante o uso</p><p>exclusivo em território nacional. Assim, concedida uma marca pelo INPI após o devido</p><p>processo administrativo, seu titular poderá usufruir sua exclusividade apenas no país, como</p><p>regra, sendo a exceção mais comumente conhecida a das "marcas notoriamente conhecidas",</p><p>que serão tratadas no momento oportuno.</p><p>ESPECIALIDADE</p><p>Significa que a exclusividade marcária será garantida "sobre produtos ou serviços</p><p>correspondentes à atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou</p><p>similares, de origem diversa". Dessa forma, ao se garantir a exclusividade sobre determinado</p><p>sinal, o titular da marca poderá excluir o uso daquele contra terceiros que pretendam fazer uso</p><p>semelhante, não obtendo, contudo, exclusividade em todos os ramos de atividade. Tal princípio</p><p>também comporta exceções, como as chamadas "marcas de alto renome”.</p><p>SISTEMA ATRIBUTIVO</p><p>Prescreve que a propriedade e o uso exclusivo só são garantidos com a concessão de um</p><p>registro válido (art. 129 da LPI). A exceção a tal princípio está no chamado "usuário anterior".</p><p>O QUE É PASSÍVEL DE PROTEÇÃO</p><p>Segundo a LPI, são registráveis como marcas "os sinais distintivos visualmente perceptíveis,</p><p>não compreendidos nas proibições legais". O legislador brasileiro optou, então, principalmente</p><p>por uma questão prática, por permitir que apenas signos visuais fossem passíveis de proteção.</p><p>Não havendo permissão, a princípio, para a proteção de sons, cheiros etc., como marcas.</p><p>A LPI divide as marcas como:</p><p>DEFINIÇÃO FUNÇÃO EXEMPLO</p><p>De produto</p><p>ou serviço</p><p>Usada para distinguir produto ou serviço</p><p>de outro idêntico, semelhante ou afim, de</p><p>origem diversa.</p><p>Sadia, Perdigão,</p><p>Vivo, Osklen etc.</p><p>Certificação</p><p>Usada para atestar a conformidade de um</p><p>produto ou serviço com determinadas</p><p>normas ou especificações técnicas,</p><p>notadamente quanto à qualidade,</p><p>natureza, material utilizado e metodologia</p><p>empregada.</p><p>ISO.</p><p>Coletiva</p><p>Aquela usada para identificar produtos ou</p><p>serviços provindos de membros de uma</p><p>determinada entidade.</p><p>Associação de</p><p>Assistência à</p><p>Criança Deficiente</p><p>(AACD), Unimed,</p><p>entre outras.</p><p>Atenção! Para visualizaçãocompleta da tabela utilize a rolagem horizontal</p><p>Na classificação usual, as marcas também são divididas como:</p><p>Imagem: 360b / Shutterstock.com</p><p>NOMINATIVAS</p><p>Aquelas que possuem apenas letras escritas.</p><p>Imagem: Rede Bandeirantes / Wikimedia Commons / Domínio Público</p><p>FIGURATIVAS</p><p>Aquelas que possuem apenas elementos gráficos, como imagens ou ideogramas.</p><p>Imagem: Rose Carson / Shutterstock.com</p><p>MISTAS</p><p>Aquelas que são uma combinação de letras escritas e elementos gráficos.</p><p>Foto: MilletStudio / Shutterstock.com</p><p>TRIDIMENSIONAIS</p><p>Aquelas que protegem a forma ou o formato de um produto.</p><p>I. EXCEÇÕES LEGAIS</p><p>Vimos acima que podem ser registradas como marcas signos visualmente perceptíveis, e as</p><p>diferentes formas de classificá-las de forma geral. Contudo, o legislador trouxe que</p><p>determinados tipos de marcas não são passíveis de proteção (art. 124). Após definir as marcas</p><p>que em tese seriam passíveis de proteção, a LPI traz uma lista de sinais que não são</p><p>registráveis como marcas, por exemplo:</p><p></p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>I – Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos,</p><p>nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou</p><p>imitação. Exemplo: uma marca com a figura do Cristo Redentor, a bandeira brasileira, Arcos da</p><p>Lapa etc. O INPI admite, contudo, o registro em hipótese de "suficiente estilização das imagens</p><p>oficiais ou de seus elementos, apenas sugerindo o símbolo oficial".</p><p>II - Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma</p><p>distintiva. Exemplo: 19.05.2021, XXIII etc.</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p></p><p></p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>III - Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes</p><p>ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência,</p><p>crença, culto religioso ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Esse é um dos</p><p>dispositivos mais polêmicos da LPI, na medida em que o legislador atribui aos examinadores</p><p>do INPI o dever de zelar pela moral e bons costumes no campo marcário, sendo tal ponto</p><p>absolutamente subjetivo. Além disso, determinados produtos, como aqueles relacionados ao</p><p>sexo, por exemplo, muitas vezes, terão público específico, que não se sentiria ofendido com</p><p>determinada marca de conotação sexual, razão pela qual há hipóteses em que a autarquia</p><p>admite o registro para marcas específicas para públicos específicos. Ainda, o dispositivo busca</p><p>proteger os valores constitucionais de liberdade de consciência ou crença.</p><p>IV – Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela</p><p>própria entidade ou órgão público. Exemplo: INPI, IBAMA etc.</p><p>Foto: Tarcisio Schnaider / Shutterstock.com</p><p></p><p></p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>V – Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de</p><p>estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou</p><p>associação com estes sinais distintivos. Exemplo: Pedido de marca para ANIMALÍSSIMO</p><p>quando existente uma empresa com o nome ANIMALÍSSIMO LTDA., sendo ambas as</p><p>empresas atuantes no ramo de moda.</p><p>VI – Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando</p><p>tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para</p><p>designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso,</p><p>valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de</p><p>suficiente forma distintiva. Exemplo: Pedido para a marca Sabonete para designar o próprio</p><p>produto; pedido para a marca FAST FOOD, para serviços de alimentação.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p></p><p></p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p>VII – Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Exemplo: Pedido para</p><p>a marca "Compre Já", ou pedidos para expressões que na realidade são slogans, e não</p><p>utilizadas como marca.</p><p>VIII - Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e</p><p>distintivo. Exemplo: enquanto não pode haver marca para uma cor per se, a utilização daquela</p><p>marca de forma distintiva pode ser coberta como: PIZZARIA VERDE E ROSA; MARROM</p><p>YOGURTERIA etc.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p></p><p></p><p>Imagem: Shutterstock.com</p><p>IX – Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa</p><p>falsamente induzir indicação geográfica.</p><p>X – Sinal que induza à falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou</p><p>utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina. Exemplo: MINEIRO, para produtos</p><p>advindos de outro estado.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p></p><p>Embora todas as hipóteses acima regulem situações relacionadas à impossibilidade de</p><p>exclusividade sobre determinado signo, na prática, vê-se de forma mais comum ações de</p><p>nulidade de marcas baseadas nos incisos XIX e XXIII do artigo 124, da LPI, razão pela qual tais</p><p>dispositivos merecem ser aprofundados.</p><p>II. O INCISO XIX TRATA DA PROIBIÇÃO DE PROTEÇÃO</p><p>DE UMA NOVA MARCA QUANDO EXISTENTE NO PAÍS</p><p>REGISTRO ANTERIOR E AS CONDIÇÕES PRESENTES</p><p>NAQUELE INCISO</p><p>REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO</p><p>Em primeiro lugar, deve-se estar diante de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda</p><p>que com acréscimo". A reprodução se dará quando houver cópia total ou parcial da marca</p><p>registrada, por exemplo: a nova marca Tramontina ou Tamontina S. reproduzindo a marca</p><p>Tramontina. A imitação, por sua vez, se dará quando "não há uma cópia servil da marca</p><p>registrada, mas semelhança capaz de criar confusão prejudicial ao titular da marca original e</p><p>aos próprios consumidores" (GAMA CERQUEIRA, 2010, p. 47). Ex. uso da marca COPETTO</p><p>para sorvetes, em imitação à marca CORNETTO.</p><p>MARCA ALHEIA REGISTRADA</p><p>Além desses elementos, para a incidência do inciso XIX, a marca reproduzida ou imitada deve</p><p>estar registrada no Brasil ("marca alheia registrada"), isto é, ter sido concedida após a análise</p><p>administrativa pelo INPI.</p><p>USO PARA DISTINGUIR OU CERTIFICAR PRODUTO OU</p><p>SERVIÇO IDÊNTICO, SEMELHANTE OU AFIM</p><p>Outro elemento trazido pela legislação está no próprio uso que é feito pela marca que se</p><p>pretende registrar, e leva em consideração um aspecto iminentemente concorrencial. Assim,</p><p>para que a nova marca não seja aceita, ela deve ter como finalidade denominar um produto ou</p><p>serviço que seja idêntico (i.e., exato mesmo produto ou serviço), semelhante (ocorrerá na</p><p>maioria das vezes quando os produtos não forem idênticos, porém intercambiáveis) ou afim</p><p>(i.e., diferentes características podem marcar a afinidade entre produtos e serviços, como o fato</p><p>de terem o mesmo público consumidor, canais de distribuição análogos etc.).</p><p>USO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU</p><p>ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA</p><p>O último elemento está na capacidade da nova marca causar confusão ou associação com a</p><p>anterior. Haverá cenário de confusão quando o consumidor puder ser levado pela nova marca a</p><p>confundir o produto ou serviço ou questão com aquele denominado pela marca anterior. Haverá</p><p>associação, por sua vez, quando ainda que o consumidor não troque uma marca pela outra, ao</p><p>visualizar a marca nova, a associe com a marca mais antiga, havendo um aproveitamento</p><p>indireto da higidez e sucesso da última.</p><p>Todos os elementos mencionados possuem algum grau de subjetividade, razão pela qual</p><p>deverão ser sempre analisados em conjunto e diante dos possíveis usos da nova marca para</p><p>que se conclua pela aplicabilidade ou não do inciso mencionado. Além disso, como traz o</p><p>Manual de Marcas:</p><p></p><p>COMO REGRA</p><p>GERAL, QUANTO MENOR A</p><p>SEMELHANÇA ENTRE OS SINAIS, MAIOR DEVERÁ</p><p>SER A AFINIDADE MERCADOLÓGICA ENTRE OS</p><p>PRODUTOS OU SERVIÇOS ASSINALADOS A FIM DE</p><p>CARACTERIZAR O RISCO DE CONFUSÃO OU</p><p>ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. CONTUDO, FATORES COMO</p><p>GRAU DE ATENÇÃO DO CONSUMIDOR, NÍVEL DE</p><p>ESPECIALIZAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO, ORIGEM</p><p>HABITUAL, PERMUTABILIDADE E</p><p>COMPLEMENTARIEDADE DOS PRODUTOS OU</p><p>SERVIÇOS PODEM AMPLIAR OU REDUZIR A</p><p>POSSIBILIDADE DE CONFLITO ENTRE OS</p><p>CONJUNTOS.</p><p>(INPI, 2021)</p><p>III. INCISO XXIII.</p><p>Além da regra do inciso XIX do artigo 124 da LPI, regra costumeiramente citada como óbice ao</p><p>registro de marca nova está no inciso XXIII do mesmo artigo. Embora muitos dos elementos</p><p>entre os incisos se assemelhem, o inciso XXIII (BRASIL, 1996) traz como requisito à sua</p><p>aplicação que se esteja diante de "marca que o requerente evidentemente não poderia</p><p>desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território</p><p>nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de</p><p>tratamento".</p><p>Em primeiro lugar, diferentemente do inciso XIX, não se faz necessária a existência de um</p><p>registro prévio para a aplicação do inciso; ou seja:</p><p>NÃO APENAS MARCAS REGISTRADAS PODERÃO SER</p><p>CONSIDERADAS IMPEDITIVAS AO REGISTRO DE</p><p>NOVAS MARCAS.</p><p>Aqui, basta que se esteja diante de marca prévia (e não necessariamente registro de marca), e</p><p>que esta não possa ser desconhecida por aquele que agora pleiteia o registro de uma nova</p><p>marca perante o INPI.</p><p>A grande questão discutida pela doutrina e pela jurisprudência está em como saber na prática</p><p>que aquele que requer o novo registro não poderia deixar de conhecer a marca anterior. Há</p><p>casos em que marca anterior, ainda que não registrada no país, é tão conhecida que a prova é</p><p>de maior facilidade.</p><p> EXEMPLO</p><p>A mesma coisa ocorre quando se está diante de relação empresarial prévia entre empresas,</p><p>como um ex-sócio de determinada empresa que possui a marca INDEX, ao deixar de ser sócio</p><p>daquela, busca registrar perante o INPI a marca INDEXA, para seguir com suas atividades fora</p><p>da empresa. Ou cenário semelhante em que determinada empresa atua como distribuidora de</p><p>produtos da outra, mas que, ao término do contrato de distribuição, busca proteger a marca do</p><p>produto que até então distribuía para também seguir atuando no mercado, agora como</p><p>concorrente da empresa.</p><p>Para os demais cenários, as chances de êxito na aplicação do inciso XXIII dependerão</p><p>fortemente da produção de provas que sejam capazes de demonstrar que determinada</p><p>empresa não poderia deixar de conhecer a marca da outra em razão de sua atividade.</p><p>TUTELA DIFERENCIADA: AS MARCAS DE ALTO</p><p>RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS</p><p>Como mencionamos ao tratar dos princípios gerais que regem as marcas, há tipos que são</p><p>considerados pela lei como merecedores de nível de tutela diferenciado, como as marcas de</p><p>alto renome e as marcas notoriamente conhecidas.</p><p>A marca de alto renome é aquela que é amplamente conhecida em determinado país, fazendo</p><p>com que o legislador considere que é merecedora de tutela em todos os ramos de atividade.</p><p>No Brasil, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já reconheceu o alto renome das</p><p>seguintes marcas: BARBIE, PLAYSTATION, HONDA, TOYOTA, SONHO DE VALSA,</p><p>PETROBRAS, BAUDUCCO, VIVO, FERRARI, TIGRE, IBOPE, COCA-COLA, entre outras.</p><p>Foto: josefkubes / Shutterstock.com</p><p>Ou seja, se normalmente um registro marcário é merecedor de proteção contra outros sinais</p><p>que pretendam afetar sua distintividade no mesmo ramo de atividade, a tutela fornecida para</p><p>as marcas de alto renome é qualitativamente superior, pois impede até mesmo a utilização de</p><p>signo semelhante para ramo diverso de atividade.</p><p> EXEMPLO</p><p>A marca HONDA não poderia ser utilizada nem mesmo para a venda de roupas.</p><p>Foto: JL IMAGES / Shutterstock.com</p><p>Já a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial, independentemente de estar</p><p>previamente depositada ou registrada no Brasil, excepcionando, portanto, o princípio da</p><p>territorialidade. Isto advém do artigo 6º, bis, da Convenção da União de Paris:</p><p>A DIFICULDADE EM RELAÇÃO A TAL MARCA ESTÁ EM</p><p>SABER QUAIS OS CRITÉRIOS PARA QUE UMA MARCA</p><p>SEJA RECONHECIDA COMO TANTO.</p><p>Diante da ausência de critérios legislativos claros, coube à doutrina e à jurisprudência trazerem</p><p>as sugestões para concretizar tal definição, valendo citar, a título de exemplo, os critérios</p><p>sugeridos pelo Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI:</p><p></p><p>(A) Para determinar se a marca é marca notória, a autoridade competente deve ter em conta</p><p>todas as circunstâncias a partir das quais pode-se inferir que a marca é notória.</p><p>(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as informações apresentadas a ele</p><p>com relação aos fatores dos quais pode-se inferir que a marca é, ou não, notória, incluindo,</p><p>mas não se limitando a, informações sobre o seguinte:</p><p>o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público;</p><p>a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca;</p><p>a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo</p><p>anúncios ou publicidade e a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e / ou</p><p>serviços a que a marca se aplica;</p><p>da duração e da área geográfica dos registros e / ou os pedidos de registro, da marca, na</p><p>medida em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca;</p><p>o registro da execução bem sucedida de direitos sobre a marca, em particular, na medida</p><p>em que a marca foi reconhecida como bem conhecido pelas autoridades competentes;</p><p>o valor associado à marca.</p><p>(BARBOSA, 2010)</p><p>Ainda assim, a prova acerca da notoriedade de determinada marca é assunto que atrai grande</p><p>polêmica, sendo alvo de diferentes questionamentos perante as cortes brasileiras.</p><p>SURGIMENTO E EXTINÇÃO DA EXCLUSIVIDADE</p><p>MARCÁRIA</p><p>Por conta do já mencionando sistema atributivo, a exclusividade marcária no país é</p><p>obtida por meio de seu registro perante o INPI. Quando concedida, o titular poderá ceder</p><p>seu registro, licenciar a marca e deverá zelar pela sua integridade material e reputação, nos</p><p>termos do artigo 130, da LPI.</p><p>A exceção ao sistema atributivo está no chamado usuário anterior de boa-fé, que nos termos</p><p>do artigo 129, §1º, da LPI (BRASIL, 1996), é "toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade</p><p>ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante,</p><p>para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito</p><p>de precedência ao registro".</p><p>Embora haja discussão sobre tal ponto, diferentes autores entendem que o exercício do direito</p><p>à precedência está condicionado à apresentação, pelo usuário anterior de boa-fé, de uma</p><p>oposição administrativa ao pedido de registro da marca posterior e comprovação de que</p><p>depositou pedido de marca para aquela vinha fazendo uso anteriormente.</p><p> ATENÇÃO</p><p>Nessa oposição administrativa, o usuário anterior de boa-fé deverá também trazer provas de</p><p>que de fato fazia o uso da marca anterior há, pelo menos, 6 (seis) meses antes do pedido de</p><p>registro feito da nova marca em questão. Ainda, segundo o INPI, aquele que realiza o uso</p><p>anterior deverá, para se opor ao uso de terceiro, depositar seu próprio pedido perante o INPI.</p><p>Quando apresentada a oposição com base no uso anterior, e esta for considerada procedente</p><p>pelo INPI, será indeferido o primeiro pedido, com base no uso anterior da outra</p><p>empresa/indivíduo. Caso, ao contrário, a tese de uso anterior for indeferida, será concedido o</p><p>registro para o pedido de marca depositado primeiro.</p><p>Feito tal breve aparte, como regra, o titular do registro marcário terá a possibilidade de excluir</p><p>terceiros do uso da marca ou de variações que busquem causar associação indevida ou</p><p>confusão no público consumidor. Essa exclusividade, contudo, é limitada pela própria LPI,</p><p>que, em seu artigo 132, traz que o titular não poderá se opor a determinados usos de sua</p><p>marca.</p><p>COMO REGRA, AS MARCAS SERÃO PROTEGIDAS</p><p>PELO PRAZO DE DEZ ANOS CONTADOS DA</p><p>CONCESSÃO DO REGISTRO.</p><p>Uma vez expirado o prazo, a marca poderá ser prorrogada a requerimento do titular, e sempre</p><p>por igual período. As especificidades relacionadas ao momento de pedir a prorrogação do</p><p>registro são trazidas pelo artigo 133 da LPI.</p><p>O fim da exclusividade marcária se dá, como regra, pela extinção do registro marcário. Isso</p><p>ocorrerá:</p><p>(a) ao fim do período de exclusividade da marca;</p><p>(b) pela renúncia do titular total ou parcial em relação à marca (i.e., o titular poderá abrir mão</p><p>do registro marcário como um todo, ou de parte dele – Exemplo: embora o registro marcário</p><p>cubra uma linha de produtos, o titular poderá abrir mão do uso da marca para a designação de</p><p>um tipo de produto específico);</p><p>(c) pela caducidade - mais bem explicada a seguir;</p><p>(d) caso o titular da marca não tenha cumprido o que determina o artigo 217 da LPI, i.e., caso o</p><p>titular seja uma empresa estrangeira, deverá constituir e manter procurador devidamente</p><p>qualificado e domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e</p><p>judicialmente, inclusive para receber citações.</p><p>Como visto, uma das hipóteses de extinção do registro marcário (e, consequentemente, da</p><p>exclusividade do uso da expressão no ramo de negócio no país) poderá se dar por meio da</p><p>caducidade. O procedimento da caducidade é regulado pelo artigo 217 da LPI (BRASIL, 1996),</p><p>que traz que um registro marcário será considerado caduco através de procedimento iniciado</p><p>por pessoa com legítimo interesse, e se após cinco anos da concessão, na data do</p><p>requerimento:</p><p></p><p>I - O USO DA MARCA NÃO TIVER SIDO INICIADO NO</p><p>BRASIL; OU</p><p>II - O USO DA MARCA TIVER SIDO INTERROMPIDO</p><p>POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS, OU</p><p>SE, NO MESMO PRAZO, A MARCA TIVER SIDO USADA</p><p>COM MODIFICAÇÃO QUE IMPLIQUE ALTERAÇÃO DE</p><p>SEU CARÁTER DISTINTIVO ORIGINAL, TAL COMO</p><p>CONSTANTE DO CERTIFICADO DE REGISTRO.</p><p>(LEI Nº 9.279, 1996)</p><p>Como defesa no procedimento de caducidade, o titular poderá demonstrar o uso ou justificar o</p><p>desuso da marca por razões legítimas. Uma vez rejeitado o pedido de caducidade, um novo</p><p>pedido nesse sentido só poderá ocorrer cinco anos depois, conforme determina o artigo 145,</p><p>da LPI.</p><p>PATENTES: VISÃO GERAL</p><p>Como mencionamos no primeiro módulo, as patentes visam garantir a um inventor o direito</p><p>de exclusividade temporário sobre determinado invento. O raciocínio por detrás do sistema</p><p>de patentes é garantir àquele que investiu tempos e recursos na solução de um problema</p><p>técnico, tempo de exclusividade no mercado, de modo que possa ser recompensado por todo o</p><p>investimento feito. Para tanto, deve o inventor divulgar em sua patente a forma de reprodução</p><p>de seu invento, de modo que, findo o período de exclusividade, terceiros possam ingressar no</p><p>mercado.</p><p>A LPI traz duas formas de patentes:</p><p>INVENÇÃO (ARTIGO 8º DA LPI)</p><p>MODELO DE UTILIDADE (ARTIGO 9º DA LPI)</p><p>INVENÇÃO (ARTIGO 8º DA LPI)</p><p>Cobre uma invenção que preencha os requisitos de novidade, atividade inventiva, e aplicação</p><p>industrial.</p><p>MODELO DE UTILIDADE (ARTIGO 9º DA LPI)</p><p>Cobre "o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que</p><p>apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria</p><p>funcional no seu uso ou em sua fabricação". Alguns exemplos de modelo de utilidade são:</p><p>tesoura para canhotos, lacres de garrafas etc.</p><p>OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS</p><p>Assim como se dá com o direito de marcas, as patentes também são regidas pelos princípios</p><p>da anterioridade e pelo sistema atributivo.</p><p>OS CHAMADOS REQUISITOS DE</p><p>PATENTEABILIDADE</p><p>Antes de tudo, ressaltamos que o ato de concessão de uma patente é estritamente vinculado a</p><p>requisitos legais e objetivos, não havendo margem para a chamada discricionariedade</p><p>administrativa ou judicial. Os órgãos administrativos e judiciais competentes têm, pois, apenas</p><p>duas opções:</p><p>Deferir o pedido</p><p>Caso ele preencha os requisitos legais.</p><p></p><p>Indeferir o pedido</p><p>Caso não preencha, sem margem para um juízo de conveniência e oportunidade.</p><p>A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já era clara nesse sentido em 1968: "EMENTA: -</p><p>Patente de invenção. Ocorrência dos requisitos ou pressupostos legais, para o seu</p><p>deferimento, a caracterizarem o ato vinculado ou regrado, obrigatório, para a Administração</p><p>Pública. Recurso ordinário provido." (STF, 1969).</p><p>A LPI traz em seu artigo 8º alguns dos chamados requisitos de patenteabilidade, quais sejam:</p><p>NOVIDADE</p><p>ATIVIDADE INVENTIVA</p><p>APLICAÇÃO INDUSTRIAL</p><p>A esses se somam outros requisitos trazidos na lei, como a suficiência descritiva, vedação à</p><p>adição de matéria, vedação à dupla proteção, dentre outros.</p><p>I. NOVIDADE</p><p>O primeiro requisito trazido pela legislação está na novidade daquilo que se reivindica como</p><p>invenção. De forma simples, haverá novidade para determinada invenção quando à época do</p><p>depósito do pedido de patente (ou de sua prioridade), não houver documento no estado da</p><p>técnica que revele integralmente a invenção cuja exclusividade se pretende.</p><p>Ao regular o requisito da novidade, o artigo 11 (BRASIL, 1996) da LPI traz que "o estado da</p><p>técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do</p><p>pedido de patente, por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou</p><p>no exterior, ressalvado o disposto nos arts. 12 [período de graça], 16 e 17 [prioridade]". A</p><p>definição do que se deve considerar como estado da técnica para fins de aferição dos</p><p>requisitos de patenteabilidade também nem sempre é matéria simples na prática.</p><p>UMA PATENTE SERÁ CONSIDERADA COMO</p><p>PREENCHENDO O REQUISITO DA NOVIDADE QUANDO</p><p>NÃO FOR REVELADA POR UM DOCUMENTO ÚNICO</p><p>PRESENTE NO ESTADO DA TÉCNICA.</p><p>II. ATIVIDADE INVENTIVA</p><p>Em comparação com a novidade, a atividade inventiva é um requisito muito mais refinado e de</p><p>aplicação muito mais complexa. Ao analisar tal requisito, é preciso realizar uma verdadeira</p><p>viagem no tempo para que se verifique se um técnico no assunto, na época de depósito do</p><p>pedido de patente, com base nos conhecimentos disponíveis à época, chegaria na dita</p><p>invenção de forma óbvia. Assim, é preciso verificar, com as lentes desse terceiro fictício, se, ao</p><p>analisar o estado da técnica, este estaria motivado de forma óbvia a atingir o objeto da patente.</p><p>As dificuldades de aplicação desse requisito são teoricamente claras, mas se tornam ainda</p><p>mais evidentes em casos concretos. Em diversos casos, o INPI demora anos para começar a</p><p>análise de determinado pedido de patente, o que faz com que, ao examinar a suposta</p><p>invenção, tenha que fazer esse exercício neutro de volta no tempo, ignorando todos os</p><p>conhecimentos que surgiram depois.</p><p>A DIFICULDADE DESSA ATIVIDADE FAZ COM QUE O</p><p>REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA SEJA UM DOS</p><p>MAIS SUBJETIVOS DOS DIREITOS DE PATENTES.</p><p>Justamente por conta das dificuldades de aplicação do requisito de forma neutra, surgiram</p><p>testes aplicados ao redor do mundo para se buscar objetivar a análise da atividade inventiva.</p><p>No Brasil, o INPI adota o chamado método "problema-solução", que pode ser descrito da</p><p>seguinte forma:</p><p></p><p>5.10 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia</p><p>quando em comparação com o estado da técnica: (i) determinar o estado da técnica mais</p><p>próximo; (ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de</p><p>fato solucionado pela invenção; e (iii) determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico</p><p>no assunto. (...)</p><p>5.11 Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas</p><p>resulta em óbvia ou não, o Examinador deverá atender os seguintes critérios: (i) se o conteúdo</p><p>dos documentos é tal que um técnico no assunto seria capaz de combiná-los diante do</p><p>problema solucionado pela invenção; e (ii) se os documentos são provenientes de campos</p><p>técnicos similares ou próximos e, caso não, se os documentos são pertinentes a um problema</p><p>particular com o qual a invenção está relacionada; (iii) a combinação de duas ou mais partes de</p><p>um mesmo documento poderia ser óbvia se existe</p><p>uma base razoável para que um técnico no</p><p>assunto associe estas partes entre si.</p><p>(INPI, 2015)</p><p>O critério em questão é verificado através de outros testes em outros países, sendo que a</p><p>interferência jurisprudencial na construção de tal conceito é também marcante no direito</p><p>americano e europeu, por exemplo.</p><p>III. O PROBLEMA DO VIÉS RETROSPECTIVO</p><p>(HINDSIGHT BIAS)</p><p>Diante do grau de subjetividade do requisito em questão, é comum que haja uma tentação</p><p>daquele que analisa determinado pedido de patente em adotar o chamado viés retrospectivo</p><p>(ou hindsight bias), que deve ser evitado. O viés retrospectivo é um fenômeno estudado no</p><p>campo da Psicologia, sendo conhecido por criar uma distorção entre a análise de</p><p>previsibilidade de um determinado evento no passado e a recordação futura do momento em</p><p>que feita a previsão, tratando a questão como óbvia (OLIVEIRA, 2017).</p><p>No âmbito do direito patentário, tal fenômeno é fatal, pois sob o efeito dele, o examinador</p><p>consideraria óbvias invenções que a seu tempo revolucionaram o estado da técnica, como o</p><p>clip (que nada mais é do que um fio de arame dobrado de forma especial), ou blocos de notas</p><p>adesivas (um conjunto de folhas capazes de grudar em objetos e lugares).</p><p>Imagem: Pixabay</p><p>Nas palavras de Denis Borges Barbosa, o exame da atividade inventiva não comporta tal viés,</p><p>sendo necessário que o examinador se coloque no lugar de um técnico no assunto à época</p><p>do pedido de patente. É preciso, assim, se transportar no tempo, e realizar uma análise</p><p>prospectiva da invenção a partir do documento mais próximo da invenção disponível no</p><p>estado da técnica:</p><p></p><p>COMO, NECESSARIAMENTE, A AVALIAÇÃO DO QUID</p><p>IMPREVISUM SE FARÁ EM DATA POSTERIOR,</p><p>FREQUENTEMENTE MUITO POSTERIOR, A DOUTRINA</p><p>E A JURISPRUDÊNCIA REITERAM ESTRENUAMENTE</p><p>QUE O EXAMINADOR OU JUIZ NÃO AVALIARÁ A</p><p>ATIVIDADE INVENTIVA A POSTERIORI. UMA VEZ</p><p>CONSEGUIDA A NOVA SOLUÇÃO, TUDO PARECE</p><p>ÓBVIO. A POSTURA DA ANÁLISE SERIA SEMPRE</p><p>PROSPECTIVA A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS</p><p>PRÓXIMO, E NÃO RETROSPECTIVA, A PARTIR DA</p><p>NOVA INVENÇÃO.</p><p>(BARBOSA, s.d., p. 69)</p><p>Dito de outro modo: é preciso que um técnico no assunto (e não um inventor), analisando o</p><p>estado da arte à época do pedido, verifique se havia algo no “campo de visão natural do</p><p>homo habilis [técnico no assunto] que o motivasse a formular a solução técnica com uma</p><p>razoável expectativa de sucesso” (BARBOSA, s.d., p. 64). Do contrário, há o risco de que seja</p><p>feito o caminho inverso: partir da solução técnica descrita na patente, para buscar, no estado</p><p>da técnica, elementos que supostamente justificassem sua obviedade, o que tornaria qualquer</p><p>invenção óbvia.</p><p>IV. OS FATORES SECUNDÁRIOS COMO FORMA DE</p><p>BUSCAR MITIGAR A SUBJETIVIDADE DO EXAME</p><p>Diante do grau de subjetividade da análise, a doutrina também indica a possibilidade de</p><p>utilização de "fatores secundários", que podem reforçar a inventividade da patente. Tais</p><p>elementos, conhecidos como objective criteria, são amplamente utilizados por escritórios de</p><p>patentes estrangeiros e pelo próprio INPI, e dão mais segurança ao aplicador do direito ao</p><p>determinar ou não a presença de atividade inventiva, como também ensina a doutrina:</p><p></p><p>ESTES FATORES, VERDADEIROS SUBTESTES, VÃO</p><p>SUGERIR SE A INVENÇÃO ERA OU NÃO INVENTIVA,</p><p>TENDO FOCO EM QUESTÕES ECONÔMICAS E</p><p>MOTIVACIONAIS. NISSO SE CONTRAPÕE ÀS</p><p>QUESTÕES ALTAMENTE TÉCNICAS QUE</p><p>NORMALMENTE PERMEIAM OS EXAMES DE</p><p>PATENTEABILIDADE, MOTIVO PELO QUAL SERIAM</p><p>MAIS SUSCETÍVEIS À ANÁLISE JUDICIAL.</p><p>(MAIOR, 2010, p. 184).</p><p>A utilização de tais critérios evita justamente o viés retrospectivo do qual foi acometido o laudo</p><p>pericial, encampado pela r. sentença. Entre esses estão, de acordo com Maior (2010, p.84):</p><p>sucesso comercial;</p><p>demanda antiga e não suprida no mercado;</p><p>tentativas fracassadas de solucionar o mesmo problema técnico;</p><p>cópia por terceiros;</p><p>licenciamento da tecnologia para terceiros;</p><p>resultados inesperados;</p><p>ceticismo de técnicos sobre a possibilidade de sucesso.</p><p>Alguns deles estão, inclusive, previstos nas Diretrizes de Exame do próprio INPI, como o</p><p>sucesso comercial.</p><p>V. APLICAÇÃO INDUSTRIAL</p><p>Embora não haja precisão legislativa ou doutrinária sobre o requisito, o art. 15 da LPI busca a</p><p>proteção de invenções que tenham aplicação na indústria, não se podendo tratar apenas de</p><p>ideias ou criações puramente literárias, científicas ou artísticas (CERQUEIRA, 2010, p. 81-83).</p><p>VI. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA</p><p>Além dos requisitos acima, para ser concedida, a patente deve preencher o requisito da</p><p>suficiência descritiva (artigo 24 da LPI), i.e., deve permitir que um técnico no assunto seja,</p><p>lendo a patente, capaz de reproduzi-la.</p><p> ATENÇÃO</p><p>Toda a premissa do sistema de patentes se extrai de um quid pro quo, segundo a qual o</p><p>inventor descreve para a coletividade o objeto da sua efetiva invenção de forma a permitir que</p><p>desde a publicação do pedido, terceiros possam estar cientes da invenção e aprender com</p><p>aquele conhecimento efetivamente descrito para o desenvolvimento de pesquisas adicionais.</p><p>Tal previsão produz efeitos desde o momento do depósito, pois é naquele momento que o</p><p>suposto inventor deve demonstrar já estar diante de um invento ou algo concreto, até mesmo</p><p>para que, quando publicado o pedido, terceiros possam ver do que se trata a suposta invenção,</p><p>e possam iniciar processos inventivos com base em novas tecnologias.</p><p>Diante do dever legal de que a invenção seja descrita de forma clara no relatório descritivo, o</p><p>legislador também instituiu no artigo 25, da LPI (BRASIL, 1996), de forma lógica, que o inventor</p><p>só poderia reivindicar exclusividade sobre algo que estava efetivamente descrito no relatório</p><p>descritivo. Por isso, "[a]s reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo,</p><p>caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria</p><p>objeto da proteção".</p><p>Foto: Shutterstock.com</p><p>Quando isso não ocorre, estamos diante de cenário da chamada "falta de suporte no</p><p>relatório", quando o depositante busca proteger algo que extrapola o que descreveu,</p><p>demonstrando que pretende exclusividade sobre algo que deixou de ensinar para o público.</p><p>VII. ADIÇÃO DE MATÉRIA</p><p>A LPI veda que seja a chamada adição de matéria no processamento administrativo de uma</p><p>patente. Para melhor compreender tal requisito, é importante esclarecer que o pedido de</p><p>patente é depositado, permanece em sigilo por 18 meses (artigo 30 da LPI), e que seu exame</p><p>se inicia quando o titular o requer, o que deve se dar em até 36 meses do depósito do pedido</p><p>(artigo 33 da LPI).</p><p>Segundo o artigo 32 da LPI, não pode o inventor buscar ampliar aquilo que pretendia</p><p>originalmente proteger, para buscar exclusividade sobre conhecimentos que surgiram (seja por</p><p>mérito seu, seja por mérito de terceiros), em momento posterior ao depósito de seu pedido.</p><p>Poderá, contudo, ampliar o escopo daquilo a que se buscava proteção desde que efetivamente</p><p>descrito no pedido de patente, e desde que isso se dê até o pedido de requerimento de exame.</p><p>Após o requerimento de exame, o titular só poderá abrir mão de partes da proteção que</p><p>pretende, mas nunca ampliar aquele que originalmente pretendia.</p><p>Tal previsão é relevante porque o processo administrativo de concessão de uma patente não é</p><p>naturalmente rápido, sendo comum que tramite por anos antes de ser decididos em seu mérito.</p><p>Anos nos quais novas tecnologias são inventadas (seja pelo próprio suposto inventor, seja por</p><p>terceiros), o que não pode permitir que o suposto inventor então aumente seu pedido para</p><p>buscar proteger algo que sequer imaginou quando depositou seu pedido de patente.</p><p>VIII. DUPLA PROTEÇÃO</p><p>A vedação à dupla proteção está na intenção do legislador de impedir que a mesma invenção</p><p>seja alvo de períodos de exclusividade indevidos. Por isso mesmo, uma invenção deve ser alvo</p><p>de uma patente, não se podendo proteger a mesma exata invenção em diferentes patentes,</p><p>sob pena de se permitir períodos de exclusividade alongados, incompatíveis com a intenção</p><p>constitucional de um direito de exclusividade</p><p>temporário.</p><p>REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE PATENTE</p><p>Assista ao vídeo para conhecer mais dos diversos requisitos das patentes.</p><p>FIM DA EXCLUSIVIDADE</p><p>I. TERMO LEGAL</p><p>A LPI estabelece que patentes terão prazo de duração de 20 anos, enquanto modelos de</p><p>utilidade terão de 15 anos, sempre a contar da data de depósito do pedido perante o INPI</p><p>(artigo 40, caput, da LPI).</p><p>O cenário brasileiro relacionado à concessão de patentes é mundialmente conhecido por sua</p><p>morosidade. Há hipóteses, por exemplo, em que o INPI tardava quase 20 anos para finalizar a</p><p>análise administrativa do pedido de patente, o que fazia com que, na prática, a patente fosse</p><p>concedida já expirada. Por isso, ainda durante o trâmite legislativo do projeto de lei que gerou a</p><p>LPI, foi inserida a regra do artigo 40, parágrafo único, que previa prazo mínimo de dez anos de</p><p>validade para patentes e sete anos para modelos de utilidade, a contar de sua concessão.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p>Dito de outro modo: a regra seria que a patente, se concedida, teria sempre prazo de 20</p><p>anos a contar de sua data de depósito. Contudo, se a demora administrativa fizesse com</p><p>que tal prazo fosse inferior a dez anos, a LPI garantiria que o inventor tivesse sempre um prazo</p><p>mínimo de exclusividade, que seria contado a partir da concessão da patente pelo INPI.</p><p>O dispositivo legal, contudo, foi declarado inconstitucional pelo STF em 2021 ao julgar a Ação</p><p>Direita de Inconstitucionalidade nº 5.529. O STF também aprovou uma modulação de efeitos</p><p>da decisão, fazendo com que a declaração de inconstitucionalidade afetasse patentes</p><p>farmacêuticas já em vigor, mas não as de outras áreas. O quadro a seguir resume como a</p><p>decisão do Supremo Tribunal Federal afeta o panorama das patentes brasileiras:</p><p>SITUAÇÃO FÁTICA</p><p>SOLUÇÃO</p><p>PROPOSTA</p><p>EFEITO PRÁTICO</p><p>Patentes já deferidas com a</p><p>aplicação do parágrafo único do</p><p>art. 40 quando houver ação</p><p>judicial em curso (proposta até o</p><p>dia 7 de abril de 2021) que</p><p>tenha como objeto a</p><p>constitucionalidade do</p><p>dispositivo</p><p>Sem</p><p>modulação</p><p>(Efeito ex</p><p>tunc)</p><p>Independentemente do setor</p><p>tecnológico, as patentes</p><p>perdem o período adicional</p><p>de exclusividade que</p><p>decorreria do parágrafo</p><p>único. Passam a ter o termo</p><p>do caput do art. 40.</p><p>Patentes já deferidas com a</p><p>aplicação do parágrafo único do</p><p>art. 40 quando se tratar de</p><p>produtos e processos</p><p>farmacêuticos e equipamentos</p><p>e/ou materiais em uso de saúde</p><p>Sem</p><p>modulação</p><p>(Efeito ex</p><p>tunc)</p><p>Perdem o período adicional</p><p>de exclusividade que</p><p>decorreria do parágrafo</p><p>único. Passam a ter o termo</p><p>do caput do art. 40.</p><p>Ficam resguardados</p><p>eventuais efeitos concretos já</p><p>produzidos em decorrência</p><p>da vigência de patentes com</p><p>prazo estendido.</p><p>Demais patentes já deferidas</p><p>com a aplicação do parágrafo</p><p>único do art. 40 da LPI, que não</p><p>incidam nos itens acima</p><p>Com</p><p>modulação</p><p>(Efeito ex</p><p>nunc)</p><p>Permanecem com o prazo</p><p>estendido decorrente do</p><p>parágrafo único.</p><p>Pedidos de patentes já</p><p>depositados e ainda em</p><p>tramitação no INPI</p><p>Efeito imediato</p><p>(não</p><p>incidência do</p><p>parágrafo</p><p>único)</p><p>Independentemente do tempo</p><p>de tramitação do processo, a</p><p>patente vigerá pelo prazo</p><p>previsto no caput do art. 40.</p><p>Novos pedidos de patentes</p><p>depositados após a declaração</p><p>de inconstitucionalidade</p><p>Efeito imediato</p><p>(não</p><p>incidência do</p><p>parágrafo</p><p>único)</p><p>A patente vigerá pelo prazo</p><p>previsto no caput do art. 40.</p><p>Atenção! Para visualizaçãocompleta da tabela utilize a rolagem horizontal</p><p>II. OUTRAS HIPÓTESES</p><p>Além da expiração do termo legal, a patente também será extinta pela renúncia de seu titular,</p><p>ressalvado o direito de terceiros, pela caducidade (hipótese relacionada à licença compulsória,</p><p>cuja regulamentação, diante de sua complexidade e extensão, não será alvo de nosso</p><p>programa), pela falta de pagamento da retribuição anual; e pela inobservância do disposto no</p><p>art. 217 da LPI.</p><p>VERIFICANDO O APRENDIZADO</p><p>1. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CORRESPONDE A UM PRINCÍPIO</p><p>CORRESPONDENTE À TUTELA DAS MARCAS NO BRASIL:</p><p>A) Territorialidade, especialidade e sistema atributivo.</p><p>B) Sistema atributivo, não especialidade e territorialidade.</p><p>C) Especialidade, autonomia e invenção.</p><p>D) Internacionalidade, territorialidade e invenção.</p><p>E) Especialidade, invenção e sistema atributivo.</p><p>2. NA CLASSIFICAÇÃO USUAL DAS MARCAS, ESTAS SÃO DIVIDIDAS DE</p><p>ALGUMAS MANEIRAS. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE NÃO</p><p>CORRESPONDE COMO UMA CLASSIFICAÇÃO DE MARCAS:</p><p>A) Tridimensionais</p><p>B) Mistas</p><p>C) Letra</p><p>D) Figurativas</p><p>E) Nominativas</p><p>GABARITO</p><p>1. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio correspondente à tutela das</p><p>marcas no Brasil:</p><p>A alternativa "A " está correta.</p><p>Os princípios estão expostos no art. 129 da LPI. O princípio da territorialidade garante o uso</p><p>exclusivo em território nacional. Já a exclusividade visa garantir a exclusividade sobre</p><p>determinado sinal. O titular da marca poderá excluir o uso daquele contra terceiros que</p><p>pretendam fazer uso semelhante, não obtendo, contudo, exclusividade em todos os ramos de</p><p>atividade. O sistema atributivo, por sua vez, prescreve que a propriedade e o uso exclusivo só</p><p>são garantidos com a concessão de um registro válido.</p><p>2. Na classificação usual das marcas, estas são divididas de algumas maneiras. Assinale</p><p>a alternativa que não corresponde como uma classificação de marcas:</p><p>A alternativa "C " está correta.</p><p>Letra sequer é um tipo de marca que seja possível de patenteamento (art. 124 da LPI).</p><p>MÓDULO 3</p><p> Listar as formas cíveis de tutela de marcas e patentes regularmente concedidas pelo</p><p>INPI</p><p>INTRODUÇÃO</p><p>Como visto no módulo anterior, a exclusividade contra terceiros de marcas e patentes advém</p><p>da concessão de um registro válido pelo INPI. Uma vez concedidos tais registros, poderá o</p><p>titular do registro obstar atos de terceiros que considere violar seus direitos de exclusividade.</p><p>Como resposta, é comum que o concorrente considerado infrator busque a nulidade da marca</p><p>ou da patente que supostamente infringe, de modo que tenha liberdade de atuar no mercado.</p><p>As principais formas de disputas judiciais envolvendo marcas e patentes serão tratadas a</p><p>seguir.</p><p>AÇÕES DE MARCAS</p><p>AÇÕES DE INFRAÇÃO</p><p>Como regra, as chamadas ação de infração de marcas são ajuizadas por seu titular em face</p><p>daquele considerado infrator na justiça estadual. Como regra, as ações poderão ser ajuizadas</p><p>no foro de domicílio do réu (artigo 46, do CPC) ou do lugar do ato ou fato se houver pedido</p><p>indenizatório (artigo 53, IV, a, do CPC).</p><p>Em tal ação, o titular buscará demonstrar que o terceiro faz uso indevido de sua marca, seja</p><p>reproduzindo-a ou imitando-a, normalmente com o objetivo parasitário de se aproveitar de</p><p>reputação construída por determinada empresa com investimentos nas marcas.</p><p>Imagem: Shutterstock.com</p><p>As ações, de forma mais corriqueira, envolvem um pedido de abstenção de uso, bem como</p><p>pedido de reparação de danos, que comumente são danos emergentes (i.e., danos sofridos</p><p>pelo titular da marca), lucros cessantes (i.e., o que o titular da marca deixou de receber com a</p><p>infração), e danos morais.</p><p> SAIBA MAIS</p><p>Especificamente sobre os lucros cessantes, o artigo 210 da LPI traz diferentes critérios que</p><p>podem ser utilizados para sua apuração, cabendo ao titular da marca escolher entre eles.</p><p>Embora seja até hoje de certa forma controvertido o ponto acerca da reparação de danos</p><p>morais por empresas, a jurisprudência em casos de marcas costuma ser tranquila no sentido</p><p>de que havendo infração, haverá presunção de que o dano moral se deu, sem necessidade de</p><p>sua comprovação. É o que se chama de dano in re ipsa, sendo seu valor normalmente fixado</p><p>com base em diferentes critérios, que consideram não só a extensão da violação, o porte das</p><p>empresas envolvidas, mas também a finalidade de servir de desincentivo para que o dano não</p><p>mais aconteça no futuro.</p><p>É também bastante comum que tais ações envolvam pedidos liminares de busca e apreensão</p><p>de produtos contrafeitos, de abstenção imediata de uso, de destruição de mercadorias, entre</p><p>outros.</p><p>AÇÕES</p><p>DE NULIDADE</p><p>Diferentemente do que ocorre com ações de infração, as ações de nulidade são, como regra,</p><p>ajuizadas perante a Justiça Federal, pois a LPI prescreve que o INPI, autarquia responsável</p><p>pelo ato administrativo impugnado, deverá obrigatoriamente participar da ação. Isso não</p><p>significa, contudo, que o INPI sempre atuará defendendo seu ato administrativo, não sendo</p><p>incomum que a autarquia, se convencida de seu erro, passe a defender a nulidade do ato em</p><p>questão.</p><p>AS AÇÕES DE NULIDADE TERÃO COMO OBJETIVO</p><p>DECLARAR QUE O ATO ADMINISTRATIVO QUE</p><p>CONCEDEU A MARCA VIOLA AS HIPÓTESES</p><p>PRESENTES, EM ESPECIAL, DO ARTIGO 124, DA LPI,</p><p>JÁ TRATADOS NO MÓDULO ANTERIOR.</p><p>AÇÕES DE PATENTES</p><p>AÇÕES DE INFRAÇÃO</p><p>Assim como nas ações de infração de marcas, a ação poderá ser movida no foro de domicílio</p><p>do réu (artigo 46, do CPC) ou do lugar do ato ou fato se houver pedido indenizatório (artigo 53,</p><p>IV, a, do CPC).</p><p>A AÇÃO DE INFRAÇÃO PODERÁ SER MOVIDA PELO</p><p>TITULAR DA PATENTE, OU POR LICENCIADO,</p><p>QUANDO EXISTENTE UM ATO DE INFRAÇÃO,</p><p>DISPOSTOS NO ART. 42 DA LPI.</p><p>Ações envolvendo patentes são normalmente amplamente conectadas a uma análise técnica</p><p>que comparará o que está sendo objeto de proteção da patente com o produto ou processo</p><p>considerado infrator. Diante dessa complexidade, é muito comum que seja nomeado um perito</p><p>técnico com conhecimento da área de tecnologia envolvida na patente, que fará o cotejo em</p><p>questão para verificar ou não a existência de infração.</p><p>Assim como nas ações de infração de marcas, é comum que seja requerida uma</p><p>indenização pelos danos ocorridos, que também serão danos emergentes, lucros cessantes</p><p>e danos morais.</p><p>AÇÕES DE NULIDADE</p><p>Assim como nas ações de nulidade de marcas, o INPI figurará como parte necessária, seja</p><p>para defender, seja para concordar com a nulidade do ato administrativo questionado. Diante</p><p>da participação do INPI, a ação tramitará, como regra, perante a Justiça Federal.</p><p>No objeto da ação, o autor buscará o reconhecimento de que a patente não preenche os</p><p>chamados requisitos de patenteabilidade, ou que houve violação de alguma regra</p><p>procedimental pelo INPI, que levou à concessão indevida da patente.</p><p>Ações de nulidade de patente também possuem alta complexidade técnica, e necessitam de</p><p>um olhar de um "técnico no assunto", como tratamos no módulo 2. Assim, é comum que seja</p><p>nomeado um perito com conhecimento da área tecnológica em debate.</p><p>Por fim, reconhecida a nulidade da patente, esta terá efeitos:</p><p>EX TUNC</p><p>ERGA OMNES</p><p> RESUMINDO</p><p>A patente será considerada como se nunca tivesse existido, já que os efeitos retroagem à data</p><p>do depósito, e não só para o autor da ação, mas para todos.</p><p>TUTELA JURISDICIONAL DAS MARCAS E</p><p>PATENTES</p><p>Acompanhe agora a explicação do professor sobre as ações para proteção das marcas e</p><p>patentes.</p><p>DISCUSSÕES PROCESSUAIS (1): A NULIDADE</p><p>COMO MATÉRIA DE DEFESA NAS AÇÕES DE</p><p>PATENTE</p><p>Um dos aspectos processuais controvertidos em casos envolvendo patentes está na</p><p>interpretação que deve ser dada ao artigo 56, §1º, da LPI, que possibilita a chamada arguição</p><p>da nulidade de patente como matéria de defesa em ação na qual se discute suposta infração</p><p>da mesma patente. Dessa forma, em determinada ação de infração, poderá o réu não só se</p><p>defender alegando que não infringe determinada patente, bem como apontar que esta é nula</p><p>de pleno direito, por não preencher os requisitos legais de validade.</p><p>Além da previsão do artigo mencionado, aqueles que defendem tal possibilidade consideram</p><p>que essa se extrai do artigo 350 do CPC (BRASIL, 2015): "se o réu alegar fato impeditivo,</p><p>modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 15 (quinze) dias,</p><p>permitindo-lhe o juiz a produção de prova".</p><p>Para aqueles que defendem a impossibilidade de se levantar a nulidade como matéria de</p><p>defesa em ação de infração pendente perante a Justiça Estadual, o argumento principal está</p><p>no fato de que a patente é um ato administrativo, e, como tal, possui presunção de validade e</p><p>legalidade. Para desconstituir tal presunção, seria necessário a propositura de ação autônoma</p><p>de invalidade perante a Justiça Federal, em que o INPI é corréu necessário, a teor do artigo 57</p><p>da LPI. Isso porque, se foi a autarquia que concedeu a patente em questão, não há como se</p><p>desconstituir a patente em ação em que a própria autarquia não tenha condições de defender a</p><p>validade de seu ato administrativo.</p><p>Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes</p><p>Sem que se pretenda aqui se posicionar sobre a correta interpretação da questão, ainda</p><p>controvertida nos tribunais, fato é que os efeitos advindos da declaração de nulidade nos dois</p><p>cenários descritos são distintos. Ao se propor uma ação de nulidade autônoma,</p><p>necessariamente perante a Justiça Federal, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário</p><p>do INPI, busca-se uma declaração que produzirá efeitos erga omnes, de que determinado título</p><p>patentário é nulo de pleno direito. Tal declaração, que possuirá efeitos ex tunc por força do</p><p>artigo 48 da LPI, retira a patente do mundo jurídico, tornando-a inoponível a qualquer terceiro.</p><p>Já a apresentação da nulidade como matéria de defesa em ação de contrafação, essa é uma</p><p>questão prejudicial interna. Caso esta seja constatada, não haverá infração, já que não se pode</p><p>violar algo que é nulo. Todavia, tal análise da nulidade se dá tão somente entre os sujeitos</p><p>daquele processo, não produzindo efeito erga omnes, e não invalidando a patente como um</p><p>todo.</p><p>EMBORA LONGE DE PACIFICADA, A DECISÃO MAIS</p><p>RECENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA</p><p>SOBRE O TEMA ENTENDE PELA POSSIBILIDADE DE</p><p>ARGUIÇÃO DA NULIDADE COMO MATÉRIA DE</p><p>DEFESA, NO RESP 1843507/SP.</p><p>DISCUSSÕES PROCESSUAIS (2): A CHAMADA</p><p>PREJUDICIALIDADE EXTERNA E A</p><p>POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA AÇÃO DE</p><p>INFRAÇÃO</p><p>Em disputas judiciais relacionadas ao direito de patentes, é muito comum a coexistência de</p><p>ações de infração e de nulidade baseadas nos mesmos títulos patentários. Isso porque, sendo</p><p>atribuída a infração de determinada patente a uma empresa, por exemplo, um dos mecanismos</p><p>de defesa possíveis está no ajuizamento de ação autônoma contestando a própria validade das</p><p>patentes em questão, como visto. Afinal, anulada a patente pelo não preenchimento dos</p><p>requisitos legais previstos na LPI, não haveria de se falar na suposta infração.</p><p>O ponto mencionado é reforçado pelo próprio artigo 48 da LPI, que estabelece a produção de</p><p>efeitos retroativos da declaração de nulidade da patente à data do depósito do pedido.</p><p>Portanto, tendo sido declarada a nulidade, tem-se um cenário em que os efeitos são aqueles</p><p>em que a patente nunca existiu.</p><p> ATENÇÃO</p><p>Diante desse cenário, muito se discute se, havendo pendentes ações de infração e nulidade de</p><p>patentes de forma simultânea, deveria ser suspensa a ação de infração (na maioria das vezes</p><p>pendente perante a Justiça Estadual) até que julgada a própria validade da patente (na maioria</p><p>das vezes, em discussão perante a Justiça Federal). Afinal, o reconhecimento da nulidade gera</p><p>uma questão prejudicial à análise da própria infração, já que inexistindo patente válida,</p><p>tampouco existirá uma infração.</p><p>AO MESMO TEMPO QUE A SUSPENSÃO PODE SER</p><p>VISTA COMO UMA QUESTÃO LÓGICA, E ATÉ MESMO</p><p>DE ECONOMIA PROCESSUAL, NÃO SE PODE NEGAR</p><p>OS EFEITOS PRÁTICOS QUE ADVÊM DESSA</p><p>CONCLUSÃO.</p><p>Se reconhecida a relação de prejudicialidade entre ações de infração e nulidade, parece</p><p>evidente a vantagem que a suspensão de uma ação de infração traria ao suposto infrator que</p><p>vem a pleitear a nulidade de determinada patente em ação autônoma (mesmo que infundada),</p><p>uma vez que interromperia o trâmite da ação de infração, postergando uma possível</p><p>condenação. Assim, na prática, poderia estar mitigando os poderes do titular de direito de</p><p>patente, ou retardando sua compensação, considerando os danos que foram causados à sua</p><p>invenção que, ao menos naquele momento, segue patenteada.</p><p>A discussão acerca da necessidade de suspensão ou não da ação de infração tem como base</p><p>o artigo 313, V,</p>