PI_Aula10

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• Aula 10: Proteção legal de Marcas 
(parte III); Outros sinais distintivos. 
Disciplina Eletiva de Propriedade Intelectual 
Prof. Alysson H. Oikawa 
Marcas: quem pode requerer o registro 
(art. 128, LPI) 
• Todas as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado. 
– As pessoas de direito privado só podem requerer registro se exercer 
atividade efetiva e lícita. 
– Necessidade de declaração/comprovação de atividade. 
• Marcas coletivas: pessoa jurídica representativa da coletividade. 
• Marcas de certificação: requerente não pode ter interesse comercial ou 
industrial direto no produto ou serviço atestado. 
 
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Marcas: aquisição de propriedade 
• “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, 
conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso 
exclusivo em todo o território nacional [...].” (art. 129, LPI) 
• Direito de precedência: utilização, de boa-fé, de marca semelhante, há 
pelo menos 6 meses antes do depósito. (art. 129, § 1º, LPI) 
• Prioridade internacional: 6 meses, contados da data do primeiro 
depósito. (art. 4 (C.1), CUP) 
 
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Marcas: outras espécies de direitos 
(art. 130, LPI) 
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• “Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado o direito de:” 
– “I - ceder seu registro ou pedido de registro;” 
• Necessidade de submeter a cessão à averbação do INPI. 
– “II - licenciar seu uso;” 
• Licença celebrada sem prejuízo do direito do Licenciante em exercer 
controle efetivo. (art. 139, LPI) 
• Necessidade de averbação para que se produza efeitos perante terceiros. 
– “III - zelar pela sua integridade material ou reputação.” 
 
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Marcas: limitações aos direitos 
(art. 132, LPI) 
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“O titular da marca não poderá: 
I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos 
que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua 
promoção e comercialização; 
II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a 
destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de 
concorrência; 
III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, 
por si ou por outrem com seu consentimento [...]; e 
IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou 
qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem 
prejuízo para seu caráter distintivo.” 
 
Marcas: vigência dos direitos 
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• 10 anos a partir da concessão do registro, renováveis por iguais e 
sucessivos períodos. (art. 133, LPI) 
– art. 18, TRIPs: não menos que 7 anos, renováveis por iguais e sucessivos 
períodos. 
• Extinção ou perda dos direitos (art. 142, LPI): 
– Expiração do prazo de vigência; 
– Renúncia (total ou parcial); 
– Caducidade, quando (art. 143, LPI): 
• O uso da marca não tiver iniciado após 5 anos da concessão do registro; 
• O uso da marca tiver sido interrompido por mais de 5 anos consecutivos. 
– Falta de procurador qualificado e domiciliado no País. 
 
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Crime de violação de marca registrada 
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Art. 189, LPI. “Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no 
mercado. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” 
Art. 190. “Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, 
vende, oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 
I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de 
outrem, no todo ou em parte; ou 
II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente 
ou embalagem que contenha marca legítima de outrem. 
Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) meses, ou multa.” 
 
Violação de marca registrada: sanções civis 
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• Busca e Apreensão do material contrafeito. 
• Suspensão/sustação da divulgação. 
• Destruição dos produtos falsificados. 
• Indenização por perdas e danos. 
• Lucros cessantes: critério mais favorável ao prejudicado. (art. 210, LPI) 
– benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; 
ou 
– benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 
– a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado 
pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 
 
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Outros sinais distintivos 
Sinais ou expressões de propaganda 
Indicações Geográficas 
Nomes empresariais 
Nomes de domínio 
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Sinais ou expressões de propaganda: 
definição 
• art. 73, Lei nº 5.772/71 (Antigo Código da Propriedade Industrial): 
“Entende-se por expressão ou sinal de propaganda toda legenda, 
anúncio, reclame, frase, palavra, combinação de palavras, desenhos, 
gravuras, originais e característicos que se destinem a emprego como 
meio de recomendar quaisquer atividades lícitas, realçar qualidades de 
produtos, mercadorias ou serviços, ou a atrair a atenção dos 
consumidores ou usuários.” 
• Até a LPI, registráveis junto ao INPI. Atualmente, “[n]ão são registráveis 
como marca: [...] VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio 
de propaganda;” (art. 124, LPI) 
 
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Sinais ou expressões de propaganda: 
alternativas de proteção 
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• Tese de Concorrência Desleal: 
Art. 195, LPI. “Comete crime de concorrência desleal quem: [...] 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 
clientela de outrem; 
IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar 
confusão entre os produtos ou estabelecimentos;” 
• Direitos Autorais: quando dotados de originalidade. 
Sinais ou expressões de propaganda: 
alternativas de proteção 
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• Na Atividade Publicitária, via Código Brasileiro de Autorregulamentação 
Publicitária: 
– art. 41. “Este Código protege a criatividade e a originalidade e condena 
o anúncio que tenha por base o plágio ou imitação, ressalvados os 
casos em que a imitação é comprovadamente um deliberado e 
evidente artifício criativo.” 
– art. 42. “Será igualmente condenado o anúncio que configure uma 
confusão proposital com qualquer peça de criação anterior.” 
– art. 43. “O anúncio não poderá infringir as marcas, apelos, conceitos e 
direitos de terceiros, mesmo aqueles empregados fora do país, 
reconhecidamente relacionados ou associados a outro Anunciante.” 
 
 
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Indicações geográficas: definição 
• art. 22, TRIPs: “Indicações Geográficas são, para os efeitos deste Acordo, 
indicações que identifiquem um produto como originário do território 
de um Membro, ou região ou localidade deste território, quando 
determinada qualidade, reputação ou outra característica do produto 
seja essencialmente atribuída à sua origem geográfica.” 
• art. 176, LPI: “Constitui indicação geográfica a indicação de procedência 
ou a denominação de origem.” 
 
 
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Indicações geográficas: definição 
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• Indicação de procedência (IP): nome geográfico de país, cidade, região 
ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como 
centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou 
de prestação de determinado serviço. (art. 177, LPI) 
• Denominação de origem (DO): o nome geográfico de país, cidade, região 
ou localidade de seu território, que designe produto ou serviço cujas 
qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao 
meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. (art. 178, LPI) 
– Clima, solo ou outra característica exclusiva da região tem influência direta no 
produto ou serviço; ou 
– Notório saber da população é imprescindível à confecção do produtoou no 
oferecimento do serviço. 
 
 
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Indicações geográficas: particularidades 
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• art. 179, LPI. “A proteção estender-se-á à representação gráfica ou 
figurativa da indicação geográfica, bem como à representação geográfica 
de país, cidade, região ou localidade de seu território cujo nome seja 
indicação geográfica.” 
• Nomes geográficos que se tornem comuns perdem proteção. (art. 180, 
LPI) 
• Nome geográfico que não sejam indicações geográficas podem ser 
utilizados da constituição de marcas, desde que não induza falsa 
procedência. (art. 181, LPI) 
• art. 182, LPI. “O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e 
prestadores de serviço estabelecidos no local, exigindo-se, ainda, em 
relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de 
qualidade.” 
 
Alguns registros de IGs concedidos pelo INPI 
• IG970002, para “Região dos Vinhos Verdes” (DO, nominativa, Portugal), 
depositado em 19/09/1997, e concedido em 10/08/1999, para designar “Vinhos”; 
• IG980001, para “Cognac” (DO, nominativa, França), depositado em 12/03/1998, e 
concedido em 11/04/2000, para designar “Destilado vínico ou aguardente de vinho”; 
• IG990001, para “Região do Cerrado Mineiro” (IP, nominativa, Brasil), depositado 
em 28/01/1999, e concedido em 14/04/2005, para designar “Café”; 
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• IG200002, para “Vale dos Vinhedos” (IP, mista, Brasil), 
depositado em 06/07/2000, e concedido em 19/11/2002, para 
designar “Vinho tinto, branco e espumantes”; 
• IG200501, para “Pampa Gaúcho da Campanha 
Meridional” (IP, mista, Brasil), depositado em 08/08/2005, e 
concedido em 12/12/2006, para designar “Carne Bovina e seus 
derivados”; 
• IG200602, para “Paraty” (IP, mista, Brasil), depositado em 
27/11/2006, e concedido em 10/07/2007, para designar 
“Aguardentes, tipo cachaça e aguardente composta azulada”. 
 
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Nomes empresariais: definição 
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• “[A]quêle com que se distinguem as pessoas e sociedades que exercem 
um comércio, ou os seus estabelecimentos.” (CERQUEIRA, João da Gama. 
Tratado da Propriedade Industrial. v. I., Rio de Janeiro: Forense, 1946, p. 364) 
• “[F]irma ou a denominação adotada [...] para o exercício da empresa.” 
(art. 1.155, CC) 
• “Nome empresarial é aquele sob o qual o empresário e a sociedade 
empresária exercem suas atividades e se obrigam nos atos a elas 
pertinentes.” (art. 1º, Instrução Normativa nº 104, de 30/04/2007, do 
Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC) 
• “O nome empresarial não pode ser objeto de alienação.” (art. 1.164, CC) 
 
 
 
Nomes empresariais: âmbito da proteção 
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• Proteção resultante da inscrição/arquivamento, âmbito estadual. (art. 
1.166, CC; art. 61, § 1º , Decr. nº 1.800/96; e art. 11, IN DNRC nº 104) 
– Proteção conferida pelas Juntas de Comércio e, esparsamente, pelo Registro 
Civil de Pessoas Jurídicas. 
– Possibilidade de extensão da proteção a outras unidades da federação, a 
requerimento da empresa interessada. (art. 1.166, parág. único, CC; art. 61, § 2º , 
Decr. nº 1.800/96; e art. 11, § 1º, IN DNRC nº 104) 
• Por outro lado, a CUP estabelece proteção internacional independente 
de registro. 
– “O nome comercial será protegido em todos os países da União sem 
obrigações de depósito ou de registro, quer faça ou não parte de uma marca 
de fábrica ou de comércio.” (art. 8º, CUP) 
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Nomes empresariais: 
tese de concorrência desleal 
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Art. 195, LPI. “Comete crime de concorrência desleal quem: [...] 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem; [...] 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque 
produto com essas referências; 
VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de 
outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento;” 
Nomes empresariais: 
prescrição da ação de modificação 
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• “Cabe ao prejudicado, a qualquer tempo, ação para anular a inscrição do 
nome empresarial feita com violação da lei ou do contrato.” (art. 1.167, 
CC) 
– Impropriedade na redação “anular a inscrição do nome empresarial”. A 
redação correta seria “ação de modificação”. 
– Princípio da segurança jurídica: tendência em se aplicar a imprescritibilidade 
somente aos casos de má-fé. 
• “A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo 
menor.” (art. 205, CC) 
• “Prescreve em 5 (cinco) anos a ação para reparação de dano causado ao 
direito de propriedade industrial.” (art. 225, LPI) 
– “Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca 
comercial.” (Súmula 143, STJ) 
 
 
 
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Nomes de domínio: definição 
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• Nome de domínio (ex.: www.icann.org) utilizado como alternativa aos 
endereços Protocolo Internet Númerico – IP (ex. 192.0.34.65), para 
identificar mais facilmente endereços na Internet 
• Globalmente únicos. Consistem de duas partes: 
– TLDs (Top Level Domains): .gov, .edu, .com, .br 
– SLDs (Second-Level Domains): unicuritiba 
• O sistema de nomes de domínio (Domain Name System - DNS) é 
administrado pela ICANN, por delegação do governo dos EUA. 
– Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (Corporação para 
Atribuição de Nomes e Números na Internet). Mais informações disponíveis 
em: <http://www.icann.org.br/>. 
 
 
 
Nomes de domínio: 
regulamentação no Brasil 
• Resolução CGI.br/RES/2008/008/P (Comitê Gestor Internet do Brasil – 
“CGI.br”, mais informações disponíveis em: <http://www.cgi.br/>). 
– Não há análise de legitimidade: “Art. 1º. Um nome de domínio disponível 
para registro será concedido ao primeiro requerente que satisfizer, quando 
do requerimento, as exigências para o registro do mesmo, conforme as 
condições descritas nesta Resolução.” 
• Competência: Maio 2005, criação do Núcleo de Informação e 
Coordenação do Ponto BR (NIC.br), braço executivo do CGI. 
– Resolução CGI nº 001/2005 (publicada em 05/12/2005): “Art. 1º. Ficam 
atribuídas ao [...] NIC .br, a execução do registro de Nomes de Domínio, a 
alocação de Endereços IP (Internet Protocol) e a administração relativa ao 
Domínio de Primeiro Nível.” 
 
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Nomes de domínio: origens das disputas 
• Conflitos de interesses legítimos; e 
• Registros de má-fé: 
– Cybersquatting: registro de nome de domínio sem qualquer relação 
com o requerente, com vistas à obtenção de lucro com a transferência 
para o real interessado. 
– Typosquatting: registro de nome de domínio similar à marca ou nome 
de terceiro, com pequenos erros de digitação (ex.: <uniccuritiba.edu.br>; 
<wwwunicuritiba.br>). 
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Nomes de domínio: possíveis teses 
• Violação de marca registrada (arts. 129, 189, LPI) 
– Direito de zelar pela integridade material ou reputação (art. 130, III, LPI) 
• Concorrência desleal (art. 195, LPI) 
– Desvio de clientela (inciso III) 
– Uso indevido de expressão ou sinal de propaganda (inciso IV) 
– Uso indevido de nome empresarial (inciso V) 
• Violação de direitos de personalidade (Código Civil) 
– Uso indevido de nome civil ou pseudônimo (arts. 16 a 19) 
• Violação de designação de entidade desportiva (art. 87, Lei nº 9.615/98) 
• Violação de direitos do consumidor 
– Art. 4º, VI, art. 6º, IV, Lei nº 8.078/90 
 
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Nomes de domínio: 
Solução das disputas pela“UDRP” 
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• Política de Resolução de Conflitos de Nomes de Domínio (sigla em inglês 
“UDRP”). 
• Implantada desde out/99 pela ICANN (mais informações disponíveis em: 
<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm>). 
• Adotada por órgãos de registro aprovados para ND “.com”, “.net” e “.org”, 
e em alguns administradores de ND de primeiro nível com códigos de 
países. 
– O Brasil não adotou aUDRP, mas desde 01/10/2010 há o Sistema 
Administrativo de Conflitos de Internet Relativos a Nomes de 
Domínios sob “.Br” – Saci-Adm (<http://registro.br/dominio/saci-
adm.html>; vide Resolução CGI.br/RES/2010/003/P). 
• Participação obrigatória nos procedimentos administrativos. 
– Requerente obrigado a declarar que o registro não viola direitos de terceiros 
(alocar responsabilidade). 
Nomes de domínio: UDRP 
<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> 
• Disputas às quais se aplica (Parágrafo 4º): 
– Nome de domínio é idêntico ou similar, de forma a causar confusão ou relação 
com a marca do Reclamante; 
– Reclamado não tem direitos ou interesses legítimos; 
– Registro realizado de má-fé. 
• Todos os elementos devem estar presentes. 
• Reclamante tem o ônus da prova. 
 
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Nomes de domínio: UDRP 
<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> 
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• Comprovando interesses legítimos – para manter seu ND, a Reclamada 
pode demonstrar que: 
– antes de qualquer notificação, usava ou se preparava para usar o ND de boa-fé 
em relação a seus produtos ou serviços; 
– é comumente conhecida pelos termos utilizados no ND; 
– existe interesse legítimo não-comercial e justo, sem a intenção de confundir 
consumidores, ou prejudicar a reputação da marca da Reclamante com fins de 
lucro. 
 
Nomes de domínio: procedimento UDRP 
<http://www.icann.org/en/udrp/udrp.htm> 
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1. Qualquer pessoa física ou jurídica pode apresentar Reclamação 
(formatos impresso ou digital). 
2. Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) faz análise preliminar. 
3. Reclamação enviada à parte reclamada (3 dias). 
4. Reclamada tem 20 dias para contestar. 
5. Painel administrativo (1 ou 3 árbitros) é escolhido. 
6. Painel tem 14 dias da escolha para proferir decisão. 
7. OSC tem 3 dias para notificar as partes, a ICANN e o órgão de registro 
responsável. 
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Nomes de domínio: 
UDRP – OSCs aprovados pela ICANN 
(mais informações disponíveis em <http://www.icann.org/en/dndr/udrp/approved-providers.htm>) 
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• Organização Mundial da Propriedade Intelectual – OMPI 
<http://www.wipo.int/amc/en/domains>. 
• Asian Domain Name Dispute Resolution Centre 
<http://www.adndrc.org/>. 
• National Arbitration Forum <http://domains.adrforum.com/>. 
• Czech Arbitration Court <http://www.adr.eu/>. 
 
Nomes de domínio: UDRP 
<veja.com> (Caso OMPI D2001-0314) 
• Reclamada alegava que “veja” era termo genérico: “monopólio é contra a 
democracia.” 
• Conclusões do Painel: 
– Presente a identidade entre o ND e a marca da Reclamante 
– Não havia interesses legítimos. 
– “VEJA” é marca de renome, evocativa para designar revistas. 
– Reclamada retinha o ND de maneira inativa. 
– O registro foi adquirido em má-fé: 
• Má-fé não se restringe à ação positiva: Reclamada manteve-se silenciosa 
por mais de um ano após receber notificação. 
• Reclamada detinha outros ND compostos por marcas famosas 
(“meridional.com”, “bancoalfa.com”, “datafolha.com”, “globorural.com”, 
“americanas.net”). 
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Nomes de domínio: 
A UDRP e NDs “brasileiros” 
Casos analisados pelo Centro de Mediação e Arbitragem da OMPI: 
<http://www.wipo.int/amc/en/domains/> 
• <guaranaantarctica.com> (Caso D2005-0634) 
– ND registrado pela empresa brasileira "Indústria Amazônia Ltda.", com vistas 
a trocá-lo pelo ND <guaranaamazonia.com>. 
– Companhia Brasileira de Bebidas - CBB (Ambev/Inbev). 
• <ronaldinhogaucho.com> (Caso D2004-0827) 
– Empresa "Goldmark - Cd Webb", dos EUA, registrou o ND, e passou a utilizá-lo 
em página oferecendo links. 
– Ronaldo de Assis Moreira consegue a transferência. 
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Nomes de domínio: 
Casos práticos na justiça brasileira 
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<ayrtonsenna.com.br> 
(TJ-PR, 2a Câm. Cível - AC nº 86.382-5, Rel. Des. Sidney Mora, j. 29/03/2000) 
• Decisão unânime mantendo sentença que determinava a abstenção do uso do 
nome de domínio até que fosse definitivamente transferido à Ayrton Senna 
Promoções e Empreendimentos Ltda. 
• A então titular sustentava, dentre outros argumentos: 
– que a perda do registro constituía abuso de direito que foi conferido ao titular do 
domínio, que não a utiliza como marca, mas como endereço na internet; 
– que era entidade educacional e não explorava nenhum serviço ou possuía algum 
produto que guarde qualquer relação com o automobilismo ou a figura pública do 
ídolo; 
– que tinha direito ao uso do nome de domínio por tê-lo registrado primeiro junto à 
FAPESP; 
– que o único objetivo da disputa pelo nome de domínio era a criação do fã-clube Ayrton 
Senna na internet, com o intuito de homenagear o notável piloto e cidadão, que em vida 
foi impecável representante dos valores maiores do povo brasileiro. 
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Nomes de domínio: 
Casos práticos na justiça brasileira 
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<lapidin.com.br> 
(TJ-SP, 1a Câm. Dir. Priv. - AC c/ Rev. nº 546.418-4/4-00, Rel. Des. Paulo Alcides, j. 15/07/2008) 
• Acórdão que manteve decisão determinando a abstenção de uso do nome 
“lapidim” em qualquer meio, especialmente comercial, sob pena de multa diária 
de R$200,00, com fulcro no art. 461, §§ 4º e 5º, do CPC; e condenando a ré ao 
pagamento de R$10.000,00 por danos morais. 
• “Restou incontroverso pelas provas apresentadas que a apelante registrou, 
indevidamente, a mesma marca da empresa da apelada na Internet: 
‘www.lapidin.com.br’, com direcionamento automático dos clientes para o seu 
site: ‘www.wmioias.com.br’, violando o disposto no art. 90 da Lei n° 5.772/71, 
art. 2º, III, ‘b’, anexo I, da Resolução n° 01, de 15/04/1998 e arts. 129 e 130 da 
Lei n° 9.279/96.” 
Nomes de domínio: 
Casos práticos na justiça brasileira 
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<abac.com.br> 
(TJ-RJ, 17a Câm. Cível - Apel. Civ nº 2008.001.17335, Rel. Des. Antonio Iloizio Barros Bastos, j. 30/04/2008) 
• Associação titular da marca registrada “ABAC” e do domínio <abac.org.br>. 
• “Uma empresa pode ter marca registrada no INPI e não possuir domínio 
registrado no CGI. E alguém com domínio registrado pode não ter marca 
depositada no INPI. São instâncias, assim, independentes.” 
• “ABAC” não foi considerada marca notória. 
• Sufixo “com.br” destinado ao comércio, enquanto a Autora era entidade sem fins 
lucrativos, razão pela qual lhe coube o sufixo “org.br”. 
• “[O] domínio na internet se distingue basicamente pelos diversos sufixos ou 
categorias. Assim, são distintos e não se confundem os endereços 
www.abac.org.br e www.abac.com.br. A Autora é quem deve promover, nos 
meios de comunicação e em suas publicações, o seu site, o www.abac.org.br, 
para perfeito conhecimento de seu público.”