Registro de Desenho Industrial

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Propriedade Industrial – Tiago Carapetcov 
 Aula 6 | Registro de Desenho Industrial 
 
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SUMÁRIO 
1. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL ............................................... 2 
1.1. CERTIFICADO DE REGISTRO ............................................................. 3 
1.2. PRAZO ........................................................................................................ 4 
1.3. LICENÇA, CESSÃO E RELAÇÃO EMPREGADO X EMPREGADOR
 ............................................................................................................................. 4 
1.4. EXTINÇÃO DO REGISTRO .................................................................... 4 
1.5. REVISÃO .................................................................................................... 5 
 
 
 
 
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Do sumário apresentado no início do curso, foi visto na aula anterior a introdução e a 
análise das patentes, com a invenção e o modelo de utilidade. Na aula de hoje estudaremos o 
registro de desenho industrial, o registro de marca e o registro de indicações geográficas. 
Depois do estudo da matéria prevista, será apresentada uma pesquisa. Serão analisados 
todos os Enunciados do Conselho de Justiça Federal (CJF) sobre propriedade industrial, todas 
as súmulas e julgados relevantes e contemporâneos de propriedade industrial. 
 
1. REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL 
Conceito de desenho: Art. 95 da LPI (Lei 9279/96). 
Art. 95. Considera-se desenho industrial a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto 
ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo 
e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. 
O art. 95 da LPI traz o conceito de desenho industrial e nos esclarece pontos importantes 
passíveis de cobrança em prova: 
- Conjunto de linhas e cores; 
- Aplicabilidade em produto; 
- Ineditismo e originalidade; 
- Industriabilidade. 
Desenho industrial é, por exemplo, o desenho de um novo IPhone, o design de um novo 
veículo, de um novo microfone, de um novo passador de slides, etc. Certa doutrina critica 
considerar como ineditismo e originalidade a união de cores e formas, afirmam que não seria 
possível criar uma nova cor. No entanto, não é essa a ideia, o objetivo é juntar cores e linhas 
para realizar um desenho novo. O desenho industrial é uma forma que se dá a um produto. Um 
excelente exemplo é o novo IPhone, seu desenho é diferenciado. Todos esses elementos 
compõem o conceito de desenho industrial. 
A aula passada deverá servir de base para tudo que vai ser estudado daqui para a frente. 
Na aula passada foram analisados os requisitos para se conseguir uma patente. Hoje estamos 
falamos de uma nova documentação, que não a patente, mas sim um registro, que protegeria 
esse desenho industrial. Todavia, cabe ressaltar que se aplicam ao desenho industrial os 
requisitos para a obtenção de uma patente: Licitude, novidade, industriabilidade e originalidade. 
Todas as observações feitas anteriormente em relação a estes requisitos de patente se aplicam 
neste momento. 
Deve ser salientado o requisito novidade, na aula de patentes estudamos que a novidade 
seria não estar no estado da técnica, não ter sido divulgado. Se tivesse sido divulgado, ainda 
havia o prazo de 12 meses para depósito do pedido como se fosse algo novo; ou então a 
característica da prioridade: Registrado no exterior, o registro no Brasil deveria ser feito na 
sequência. 
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Apesar de termos os mesmos requisitos, ao estudarmos desenho industrial o requisito 
novidade (não estar presente o estado da técnica – não ter sido divulgado, caído nas mãos do 
público em geral) tem uma exceção diferente: O prazo para registro como novidade de um 
desenho já divulgado não será de 12 meses, mas sim de 180 dias. 
Art. 96. O desenho industrial é considerado novo quando não compreendido no estado da técnica. 
§ 1º O estado da técnica é constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de 
depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio, ressalvado o disposto no § 
3º deste artigo e no art. 99. 
§ 2º Para aferição unicamente da novidade, o conteúdo completo de pedido de patente ou de registro 
depositado no Brasil, e ainda não publicado, será considerado como incluído no estado da técnica a partir 
da data de depósito, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser publicado, mesmo que 
subseqüentemente. 
§ 3º Não será considerado como incluído no estado da técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha 
ocorrido durante os 180 (cento e oitenta) dias que precederem a data do depósito ou a da prioridade 
reivindicada, se promovida nas situações previstas nos incisos I a III do art. 12. 
 A segunda observação a ser feita é relativa à originalidade. Na patente, esse requisito se 
configura quando algo é novo para um técnico, ou seja, não poderia ser banal para um técnico. 
É neste ponto que se encaixa a crítica doutrinária citada anteriormente de que no desenho 
industrial não haveria nada de novo que se pudesse fazer para um técnico, não seria possível 
juntar cores e criar cor nova. Porém, não se pode aceitar esta posição, porque com a união de 
cores, novos traços, novas curvas e novas retas é possível formar algo novo. A crítica é de uma 
doutrina minoritária. A originalidade se refere a um conjunto, a um ornamento que se faz 
realizando algo novo. Com isso, existe o requisito novidade para o desenho industrial. 
 
1.1. CERTIFICADO DE REGISTRO. 
É o documento que protege aquele que inventou um desenho industrial. Qualquer um que 
venha a infringir os direitos do inventor de um desenho industrial achará o remédio na lei de 
propriedade industrial. Se o direito de alguém que inventou um desenho industrial, que possui 
certificado de registro, for ofendido, se aplicarão as regras da lei de propriedade intelectual: 
Responsabilidade civil e penal, em vários artigos espalhados pela lei (penalidades, ações 
possessórias, etc.). 
Art. 198. Poderão ser apreendidos, de ofício ou a requerimento do interessado, pelas autoridades 
alfandegárias, no ato de conferência, os produtos assinalados com marcas falsificadas, alteradas ou 
imitadas ou que apresentem falsa indicação de procedência. 
Art. 200. A ação penal e as diligências preliminares de busca e apreensão, nos crimes contra a propriedade 
industrial, regulam-se pelo disposto no Código de Processo Penal, com as modificações constantes dos 
artigos deste Capítulo. 
 Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 
seguintes: 
I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou 
II - os benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou 
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III - a remuneração que o autor da violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma 
licença que lhe permitisse legalmente explorar o bem. 
 
1.2. PRAZO 
Quem conseguir registrar um desenho industrial está protegido pelo Estado. O art. 108 
estabelece que terá a exclusividade pelo prazo de 10 anos, podendo serprorrogado por três 
vezes para períodos de 5 anos. 
Art. 108. O registro vigorará pelo prazo de 10 (dez) anos contados da data do depósito, prorrogável por 3 
(três) períodos sucessivos de 5 (cinco) anos cada. 
§ 1º O pedido de prorrogação deverá ser formulado durante o último ano de vigência do registro, instruído 
com o comprovante do pagamento da respectiva retribuição. 
§ 2º Se o pedido de prorrogação não tiver sido formulado até o termo final da vigência do registro, o titular 
poderá fazê-lo nos 180 (cento e oitenta) dias subseqüentes, mediante o pagamento de retribuição adicional. 
O prazo é contado a partir da data do depósito, e não da concessão do registro. 
 
1.3. LICENÇA, CESSÃO E RELAÇÃO EMPREGADO X EMPREGADOR 
Não há necessidade de se repetir as questões atinentes à licença, cessão do desenho 
industrial e propriedade do empregado ou empregador, pois estes três pontos foram vistos na 
aula passada para patentes e se aplicam, também, ao registro de desenho industrial. 
 
1.4. EXTINÇÃO DO REGISTRO 
O registro de desenho industrial se encerra pelo decurso do prazo, renúncia expressa do 
titular, falta de pagamento da retribuição e ausência de procurador no Brasil (art. 217)1. 
Art. 119. O registro extingue-se: 
I - pela expiração do prazo de vigência; 
II - pela renúncia de seu titular, ressalvado o direito de terceiros; 
III - pela falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120; ou 
IV - pela inobservância do disposto no art. 217. 
Prazo: Com o encerramento do prazo visto anteriormente, o desenho industrial perde a 
exclusividade. 
Renúncia do titular: É plenamente possível, desde que não prejudique terceiros de boa-
fé. 
 
1 Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e 
domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações. 
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Falta de retribuição: Aqui é um ponto relevante para provas. Nas patentes, viu-se que a 
retribuição seria anual. No registro é diferente, a retribuição é quinquenal (de cinco em cinco 
anos), e a falta de pagamento é um dos motivos que leva à extinção do registro. 
Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a partir do segundo 
qüinqüênio da data do depósito. 
§ 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro. 
§ 2º O pagamento dos demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedido de prorrogação a que se 
refere o art. 108. 
§ 3º O pagamento dos qüinqüênios poderá ainda ser efetuado dentro dos 6 (seis) meses subseqüentes ao 
prazo estabelecido no parágrafo anterior, mediante pagamento de retribuição adicional. 
Diferentemente da aula passada, não foi citada a caducidade, que não é motivo de 
extinção do desenho industrial. O autor do desenho não é obrigado a colocar na indústria o seu 
desenho, como era na invenção ou no modelo de utilidade. A caducidade, ou seja, o não uso do 
desenho industrial, não encerra o direito do titular. 
 
1.5. REVISÃO 
Como conversado, o primeiro ponto da aula de hoje foi o registro de desenho industrial. 
Foi visto o conceito de desenho industrial, previsto no art. 95 da LPI. Tem-se um conjunto de 
linhas e cores (um desenho) trazendo algo inovador, um design (exemplos: IPhone, microfone, 
passador de slides, novo veículo, etc.). 
Os requisitos para se conseguir uma patente, que foram estudados na aula passada, são os 
mesmos para se conseguir um certificado de registro de desenho industrial. Algumas ressalvas 
feitas: Na novidade, ou seja, sobre não estar contido no conceito de estado da técnica, não ter 
sido divulgado, existiam exceções na patente que permitiam a sua concessão mesmo após a 
divulgação. Observação 1: Se o desenho industrial é divulgado, tem-se o prazo de 180 dias para 
que seja aceito como se não tivesse sido divulgado. Observação 2: a crítica doutrinária no 
sentido de que não existiria o requisito da originalidade (ineditismo para os técnicos), sob o 
argumento de que ninguém seria capaz de criar uma nova linha ou uma nova cor, é absurdo, 
posto que unindo fatores tanto de coloração como de linhas, retas e curvas, faz-se um novo 
desenho. A originalidade está, sim, presente no desenho industrial. 
O documento conferido pelo INPI é o certificado de registro. Se o inventor do desenho 
registrado for agredido em seu direito, a lei está repleta de instrumentos protetivos e sanções, 
sejam penais ou civis, inclusive instrumentos possessórios são utilizados, pois se está falando 
em um bem incorpóreo. 
Na sequência, tratou-se do prazo de proteção, de exclusividade, que será de 10 anos, 
podendo ser prorrogado por três vezes de cinco anos. É uma diferença em relação à patente, 
que não poderia ser prorrogada. Frise-se que o prazo de 10 anos é contado do depósito. 
Todas as informações sobre cessão, licença e relações de empregado e empregador são 
iguais às fornecidas na aula passada sobre patentes. 
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A extinção do registro de desenho industrial ocorre pelo prazo, renúncia do titular (sem 
prejudicar terceiros), falta de retribuição (que aqui é quinquenal e não anual) e pela ausência do 
procurador no Brasil. Não se fala em caducidade no registro de desenho industrial.