CONCORRÊNCIA DESLEAL POR MEIO DA IMITAÇÃO DO TRADE DRESS

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UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 
 FACULDADE DE DIREITO- FD/UnB 
 
 
 
 
 DARA ALDENY LIMA ALVES 
 
 
 
 
 
CONCORRÊNCIA DESLEAL POR MEIO DA IMITAÇÃO DO TRADE DRESS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brasília/DF 
 Novembro de 2019 
 
 
CONCORRÊNCIA DESLEAL POR MEIO DA IMITAÇÃO DO TRADE DRESS 
 
1. INTRODUÇÃO 
Dentre os sinais distintivos de uma empresa está o trade dress ou conjunto 
imagem, que consiste no conjunto de elementos visuais ou sensoriais de um produto ou 
serviço que permite ao consumidor diferenciá-los facilmente dos outros disponíveis no 
mercado, pode ser entendido como a “vestimenta”, a imagem total, a forma como a 
empresa apresenta-se ao público. 
Contudo, esse instituto não possui definição legal, ou proteção expressa no 
ordenamento jurídico brasileiro, ficando sua proteção a cargo da repressão da 
concorrência desleal como um todo, visto que a doutrina e jurisprudência pacificaram 
entendimento no sentido de que a imitação do trade dress corresponde ao desvio de 
clientela por indução ao erro. 
Apesar das definições doutrinárias, por não ter previsão legal, a configuração de 
imitação de conjunto-imagem está, inteiramente, sujeita à interpretação do julgador, 
sendo observadas interpretações muito distintas em casos consideravelmente 
semelhantes. Assim sendo, é questionável se a repressão à concorrência desleal tem se 
mostrado eficaz na proteção a esse sinal distintivo, ou se a definição e previsão legal 
expressas proporcionariam defesa mais efetiva a esse elemento diferenciador de uma 
empresa. 
O trabalho tem por objetivo refletir criticamente sobre os seguintes 
questionamentos: É coerente o enquadramento do trade dress em propriedade industrial? 
Em que medida o, neste caso, absoluto poder de livre interpretação do juiz deixa as 
empresas desprotegidas e abre margens para o desvio de clientela? Atualmente mostra-
se necessário ou não a definição e previsão legal expressa deste instituto para fins de sua 
proteção? A repressão à concorrência desleal é um mecanismo eficaz para isso? 
 
 
 
2. PROPRIEDADE INTELECTUAL: DIREITO INDUSTRIAL X DIREITO 
AUTORAL 
 
 
Para compreender como o instituto do trade dress insere-se em propriedade 
industrial e relaciona-se com concorrência desleal, antes é necessário conceituar esses 
dois últimos institutos, sendo que, a isso deve-se antecipar a conceituação de um 
instituto mais amplo, o da Propriedade intelectual. 
A Organização Mundial da Propriedade Intelectual- OMPI estabelece em seu art. 
2º que Propriedade intelectual é o conjunto de direitos relativos: 
 
VIII. 
— às obras literárias, artísticas e científicas, 
— às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 
artistas executantes, aos fonogramas e às emissões 
de radiodifusão, 
— às invenções em todos os domínios da actividade humana, 
— às descobertas científicas, 
— aos desenhos e modelos industriais, 
— às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 
firmas comerciais e denominações comerciais, 
— à protecção contra a concorrência desleal; e todos os outros 
direitos inerentes à actividade intelectual nos domínios 
industrial, científico, literário e artístico. 
 
Como explica Ulhoa (2012), o conjunto desses elementos é assim chamado em 
virtude de seu caráter imaterial e no fato de originarem-se por meio da aptidão e 
criatividade dos detentores de seus direitos. Assim, define Propriedade Intelectual como 
o gênero do qual são espécies a propriedade industrial (ou direito industrial) e o direito 
autoral, sendo apontado por Ulhoa que o estudo deste segundo, no entanto, é reservado 
aos doutrinadores de direito civil, enquanto o primeiro é tratado pelos comercialistas. 
Ressalte-se, porém, que ambos são protegidos também pela Constituição Federal 
(Brasil, 1988) que assim dispõe: 
Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico 
e econômico do País. 
Ainda que semelhantes, os dois institutos não se confundem, sendo algumas de 
suas diferenças mais relevantes: 
a) Quanto à legislação específica: O direito autoral é regulado pela Lei nº , 
9.610/98, enquanto a propriedade industrial é regida pela Lei nº 9.279/96. 
b) Quanto à origem do direito: O reconhecimento da propriedade intelectual se 
origina em um ato administrativo constitutivo, assim é, depende do registro 
ou da patente. Deste modo, o titular do direito é quem primeiro registrou ou 
patenteou o bem imaterial, não sendo juridicamente relevante saber quem 
realmente foi o primeiro a utilizar a marca, inventar ou projetar o bem. Por 
sua vez, o reconhecimento do direito autoral depende da comprovação de 
anterioridade da criação, assim sendo, o criador de uma obra pode 
reivindicar os direitos sobre ela mesmo sem registro, apenas comprovando 
que é sua a criação (Ulhoa, 2012) 
c) Quanto à extensão da proteção: O direito industrial protege tanto a criação 
em si, o resultado da invenção, quanto à ideia que ocasionou aquela criação. 
Por sua vez, o direito autoral protege apenas a criação em si, assim é, a obra, 
e não a ideia. Assim sendo, um individuo pode registrar, por exemplo, um 
romance com a mesma premissa de um já registrado, desde que não copie 
efetivamente a obra. 
Como visto, os dois institutos possuem diferenças que vão além da legislação, 
tendo aplicabilidades e funcionalidades diversas para campos diferentes, sendo ambos 
de grande relevância para a proteção de bens imateriais, contudo, voltadas a 
profissionais e mercados distintos. 
Superada a diferenciação superficial entre as espécies contidas em propriedade 
intelectual, este artigo passará a aprofundar-se apenas em uma dessas espécies, qual 
seja, a propriedade industrial, que é o que está vinculado ao tema central deste trabalho, 
o conjunto-imagem ou trade dress. 
 
3. CONCORRÊNCIA DESLEAL 
3.1. Propriedade Industrial e Concorrência Desleal 
 
 A propriedade industrial, conforme se depreende da Lei nº 9.279/96- Lei de PI, 
abarca a invenção, a marca, o desenho industrial e o modelo de utilidade. 
Como dito anteriormente, os bens da propriedade industrial são protegidos por 
meio de patente ou registro. Conforme dispõe a Lei de PI (1996), são patenteáveis a 
invenção e o modelo de utilidade, por outro lado, são registráveis a marca e o desenho 
industrial. 
Segundo o art.8º dessa lei, para ser patenteável a invenção deve ter três 
requisitos, sendo eles, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Já o modelo 
de utilidade, para ser patenteável, também deve ter aplicação industrial e, além disso, 
apresentar “uma nova forma ou disposição envolvendo um ato inventivo que resulte em 
melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação” (Brasil, 1996). 
As marcas, por sua vez, são sinais distintivos que podem ser percebidos 
visualmente, podendo ser nominativas (o nome da empresa), figurativas (o logotipo), ou 
mistas. Já o desenho industrial é definido como: “a forma plástica ornamental de um 
objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, 
proporcionandoresultado visual novo e original na sua configuração externa e que 
possa servir de tipo de fabricação industrial” (Brasil, 1996). 
Estando claro o que é propriedade industrial, passe-se a refletir sobre sua 
importância e reverberações no mercado. Em um mundo globalizado há um intenso 
fluxo de desenvolvimento e disponibilização de produtos e serviços, contudo, a 
demanda caminha na direção oposta da oferta ou, ao menos, está sempre um nível 
abaixo. 
Isto é, a procura pelos serviços e produtos não aumenta na mesma proporção que 
o surgimento de novas opções no mercado; são produzidos mais produtos e serviços do 
que a sociedade é capaz de consumir, em virtude disso, as empresas precisam investir 
em diversas estratégias para captar clientes e conquistar espaço eu seus ramos, 
lembrando que a economia brasileira é pautada nos princípios de livre iniciativa e livre 
concorrência. 
Assim diz Afonso da Silva (1988, apud Rodrigues, 2017) sobre o tema: 
A livre concorrência está configurada no art. 170, IV, como um dos 
princípios da ordem econômica. Ele é uma manifestação da liberdade de 
iniciativa e, para garanti-la, a Constituição estatui que a lei reprimirá o 
abuso de poder econômico que vise à dominação dos mercados, à 
eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. Os dois 
dispositivos se complementam no mesmo objetivo. Visam tutelar o sistema 
 
de mercado e, especialmente, proteger a livre concorrência contra a tendência 
açambarcadora da concentração capitalista (grifo nosso) 
 
Ou seja, os empresários podem utilizar todas as estratégias possíveis de captação 
de clientela, desde que lícitas, pois, como visto na citação anterior e como será mais 
explanado adiante, o ordenamento incentiva e protege a livre concorrência, mas 
condena e reprime a concorrência desleal. 
Retorne-se agora à Lei de PI (Brasil, 1966) que assim dispõe: 
Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem: 
 I - publica, por qualquer meio, falsa afirmação, em detrimento de 
concorrente, com o fim de obter vantagem; 
 II - presta ou divulga, acerca de concorrente, falsa informação, com o 
fim de obter vantagem; 
 III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio 
ou alheio, clientela de outrem; 
 IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo 
a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; 
 V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque 
produto com essas referências; 
 VI - substitui, pelo seu próprio nome ou razão social, em produto de 
outrem, o nome ou razão social deste, sem o seu consentimento; 
 VII - atribui-se, como meio de propaganda, recompensa ou distinção que 
não obteve; 
 VIII - vende ou expõe ou oferece à venda, em recipiente ou invólucro de 
outrem, produto adulterado ou falsificado, ou dele se utiliza para negociar 
com produto da mesma espécie, embora não adulterado ou falsificado, se o 
fato não constitui crime mais grave; 
 IX - dá ou promete dinheiro ou outra utilidade a empregado de 
concorrente, para que o empregado, faltando ao dever do emprego, lhe 
proporcione vantagem; 
 X - recebe dinheiro ou outra utilidade, ou aceita promessa de paga ou 
recompensa, para, faltando ao dever de empregado, proporcionar vantagem a 
concorrente do empregador; 
 XI - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos, 
informações ou dados confidenciais, utilizáveis na indústria, comércio ou 
prestação de serviços, excluídos aqueles que sejam de conhecimento público 
ou que sejam evidentes para um técnico no assunto, a que teve acesso 
 
mediante relação contratual ou empregatícia, mesmo após o término do 
contrato; 
 XII - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de conhecimentos 
ou informações a que se refere o inciso anterior, obtidos por meios ilícitos ou 
a que teve acesso mediante fraude; ou 
 XIII - vende, expõe ou oferece à venda produto, declarando ser objeto 
de patente depositada, ou concedida, ou de desenho industrial registrado, que 
não o seja, ou menciona-o, em anúncio ou papel comercial, como depositado 
ou patenteado, ou registrado, sem o ser; 
 XIV - divulga, explora ou utiliza-se, sem autorização, de resultados de 
testes ou outros dados não divulgados, cuja elaboração envolva esforço 
considerável e que tenham sido apresentados a entidades governamentais 
como condição para aprovar a comercialização de produtos. (grifo nosso) 
 
São muitas as estratégias reconhecidas pela legislação como práticas de 
concorrência desleal, mas este trabalho se aterá à contida no inciso III, o qual proíbe a 
utilização de fraude para confundir e, deste modo, desviar clientela. O inciso não 
especifica o quê exatamente seriam esses meios fraudulentos, sendo, diferentemente dos 
outros incisos, genérico e, consequentemente, muito abrangente; é exatamente essa falta 
de definição e especificidade que facilita sua aplicação aos casos de imitação do trade 
dress, como será visto mais adiante. 
 
3.2. Pressupostos Configuradores de Concorrência Desleal 
 Ainda que não encontrados na lei, existem elementos definidos pela doutrina 
nacional, acompanhada pela jurisprudência, que precisam estar presentes para que seja 
configurada a concorrência desleal. São eles a culpa do agente; risco de dano; a coalisão 
de interesses; existência de clientela; e ato ou procedimento suscetível de repreensão 
(Bittar, 1985). 
Segundo Bittar (1985), é assente o entendimento de que não é necessário 
comprovar o dolo ou a fraude, bastando a caracterização da culpa. Também não é 
preciso que tenha efetivamente ocorrido um dano, basta que haja essa possibilidade, ou 
seja, é dispensável a concretude do dano, sendo suficiente o risco de sua ocorrência, 
Aponta que é indispensável que as práticas ou atos de concorrência sejam 
repreensíveis, assim é, que sejam desleais, desrespeitosos, abusivos ou ausentes de 
preceitos de moral ou de direito. 
 
Outro requisito é a existência de clientela, porquanto a concorrência desleal visa 
prejudicar um concorrente visando a captação de clientela, então, naturalmente, se a 
empresa ofendida não tem clientela não há concorrência, tampouco se poderia falar em 
concorrência desleal. 
Quanto à coalisão de interesses, o autor explica que a concorrência desleal só 
resta configurada quando as empresas envolvidas, praticante e alvo, pertencem ao 
mesmo ramo. Assim é, só há concorrência entre empresas que visam um mesmo 
público, então é preciso que essas empresas sejam de uma mesma atividade negocial e 
de um mesmo território. 
Vale destacar, contudo, que o critério de especialidade (referente ao ramo) e o de 
territorialidade (referente ao território no qual se localiza a empresa, neste caso, o 
Brasil), comportam exceções, quais sejam, a marca de alto renome e a marca 
notoriamente conhecida. Conforme os art. 125 e 126 da Lei de PI (Brasil, 1966), a 
marca de alto renome registrada no Brasil está protegida em todos os ramos de 
atividade, enquanto a marca notoriamente conhecida em seu ramo está protegida 
internacionalmente, independente de localizar-se ou ser registrada no Brasil. 
 
4. DESVIO DE CLIENTELA POR MEIO FRAUDULENTO- A IMITAÇÃO 
DO TRADE DRESS 
 
4.1.O Instituto do Trade Dress 
Ante a liberdade de concorrência, a alta oferta e uma demanda que não a 
acompanha, é imprescindível que as empresas inovem e possuam elementos que vão 
além do produto que oferecem ou do serviço que prestam para que consigam se 
distinguir de outras empresas de seu ramo e se destacar no campo comercial. 
Essas características diferenciadoras e identificadoras são chamadas de sinaisdistintivos e o mais conhecido e que está definido em lei é, sem dúvidas, a marca, seja 
nominativa, figurativa ou mista. 
Contudo, mesmo que não expressos na legislação, são admitidos outros signos 
distintivos, conforme se depreende da leitura desse dispositivo: 
Art. 5º da Constituição Federal: 
XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 
 
distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento 
tecnológico e econômico do País; (grifo nosso) 
 
Como visto, a Constituição reconhece e protege “outros signos distintivos”, 
mesmo sem que haja especificação e definição deles, é aí que se introduz o elemento 
central deste trabalho, o trade-dress ou conjunto-imagem. 
O trade-dress é um sinal distintivo não previsto na legislação e, portanto, não 
possui definição legal, ficando seu conceito a cargo dos doutrinadores e da 
jurisprudência. Assim, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, o 
conjunto-imagem consiste no conjunto de elementos visuais ou sensoriais de um 
produto ou serviço que permite ao consumidor diferenciá-los facilmente dos outros 
disponíveis no mercado, pode ser entendido como a “vestimenta”, a imagem total, a 
forma como a empresa apresenta-se ao público. Deste modo, pode ser composto por 
uma gama de elementos, como cores, texturas, sons, aromas, ornamentação, decoração, 
disposição da mobília, estilo de iluminação, sonorização específica, formatos exclusivos 
de embalagens e tudo o que torne o produto ou estabelecimento perceptivelmente único 
aos olhos dos clientes, elementos que distanciam o produto ou estabelecimento de 
outros, os tornando inconfundíveis (Minada, 200-?). 
A princípio, o trade-dress é mais facilmente identificável em embalagens, a 
exemplo da cerveja Heineken, cujo fundo verde e branco com a estrela vermelha e a 
propria fonte com a qual a marca nominativa foi desenhada, num primeiro momento, já 
a identificam e a destacam de outras cervejas, assim, um consumidor que deseja 
comprar uma Heineken jamais compraria outra cerveja por confundir as embalagens. 
Quanto a isso, aponta Pinho (2001, p. 103, apud Schultz; Hundertmarch, 2016) 
que a embalagem, para que tenha caráter de trade-dress, deve apresentar elementos que 
ultrapassem a necessidade de proteção e conservação do produto, é preciso que ela 
satisfaça: 
às condições necessárias para cumprir sua função mercadológica: ser um 
anúncio, atrair a atenção do consumidor, destacar-se no ponto-de-venda, 
identificar rapidamente o produto, propagar eficientemente a marca, ter 
aspecto limpo e higiênico, ser de fácil manuseio, gerar credibilidade e 
acrescer um novo valor ao produto. (grifamos) 
Todavia, ainda que mais difíceis de identificar, muitos desses elementos também 
devem estar presentes nos estabelecimentos, o que, como dito anteriormente, será 
 
observado na decoração, ornamentação, disposição da mobília, a composição 
arquitetônica, dentre outros, desde que sejam característicos daqueles estabelecimento. 
Pode-se usar como exemplo uma das maiores redes de fast-food do mundo, o 
McDonald's, cujos restaurantes são identificados imediatamente, não sendo confundidos 
com outras redes de fast-food, mesmo que também famosas e mesmo que as cores 
utilizadas neste tipo de estabelecimento costumem ser as mesmas, como amarelo, 
laranja e vermelho. 
Como visto na citação anterior, são elementos que atraem a clientela e conferem 
credibilidade ao produto ou estabelecimento por representarem uma empresa conhecida 
e renomada, sendo que os consumidores que adquirem aquele produto ou frequentam 
aquele lugar, fazem questão consumirem especificamente daquela empresa, não se 
contentando com outras semelhantes. 
Rememore-se que o trade-dress não tem previsão legal expressa e, assim sendo, 
não é passível de registro como uma marca ou desenho industrial, deste modo, pode-se 
questionar como se daria a proteção deste instituto que tem tanta importância para as 
empresas como quaisquer outros bens previstos na Lei de Propriedade Industrial ou na 
Constituição Federal. Esse questionamento será respondido nos tópicos que se seguem. 
 
4.2. A Imitação do Trade Dress Como Forma de Desviar Clientela e a 
Possibilidade de Seu Reconhecimento como Propriedade Industrial 
Mais do que proteger os direitos pela criação de um produto, a legislação 
também visa proteger as características que diferenciam uma empresa de outra, para 
evitar ou reprimir os casos em que a liberdade de concorrência se transforma em abuso. 
Já foi dito que a proteção aos sinais distintivos está prevista no art. 5º, inciso 
XXIX, da Constituição Federal que garante a proteção da marca, nome e “outros signos 
distintivos”. Pela definição, inclusive intuitiva, de sinal distintivo, fica claro que o trade-
dress corresponde a um destes sinais, superado isso, sendo um sinal distintivo, ainda 
que sem definição expressa, sua proteção é garantida, primeiramente, por esse artigo 
que, ao não especificar quais seriam esses outro signos distintivos, deu margens a 
interpretações expansivas e aplicações analógicas. 
Ocorre que, frequentemente, empresas valem-se de estratégias desonestas para 
usufruir parasitariamente do sucesso e popularidade de outras empresas, sendo que, 
dentre as várias formas de concorrência desleal, a que estás sendo tratada aqui é o 
 
desvio de clientela por indução ao erro ou, nos termos do art. 195, inciso III, da Lei de 
PI, o emprego de meio fraudulento para desviar para si a clientela de outrem. 
A forma mais comum deste tipo de prática é exatamente a imitação do trade 
dress de produtos ou estabelecimentos renomados para confundir o público que findará 
por consumir erroneamente o produto ou serviço de uma empresa acreditando estar 
consumindo o de outra, no caso, o da empresa copiada. 
O que se quer dizer é, o art. 195 também não especifica quais são os meios 
fraudulentos que levam o consumidor à confusão, mas a doutrina e jurisprudência 
pacificaram entendimento no sentido de que a imitação do trade-dress, estando 
presentes certos requisitos que serão tratados adiante, corresponde a um meio 
fraudulento de desvio de clientela, assim sendo, a imitação do conjunto-imagem é uma 
prática de concorrência desleal. 
Além disso, há mais uma abertura em outro dispositivo da Lei de PI, qual seja, o 
art. 209, o qual dispõe: 
Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito de haver perdas e 
danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de 
direitos de propriedade industrial e atos de concorrência desleal não 
previstos nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais 
ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no 
comércio (Brasil, 1966) 
Isolando os trechos negritados deste artigo, tem-se que: “Fica ressalvado ao 
prejudicado o direito de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados 
por atos de concorrência desleal não previstos nesta Lei, tendentes a criar confusão entre 
estabelecimento comerciais, industriais ou prestadores de serviços”. 
Vê-se que encaixa-se perfeitamente aí a imitação do conjunto-imagem que é um 
algo que não está prevista em lei, posto que o trade-dress também não está, mas é uma 
prática que provoca a confusão entre produtos, estabelecimentos ou prestadores de 
serviços, devendo, portanto, ser reprimida. Assim, mais uma vez são encontradas 
brechas na legislação que permitem abarcar o trade-dress e protege-lo de cópia. 
Bem, está claro que o trade-dress é um sinal distintivo e que sua imitação é uma 
prática de concorrência desleal,mas, pode-se afirmar que juntamente deste 
entendimento vem a ideia de que ele é de fato um bem de propriedade industrial? 
Como visto, a inclusão do conjunto-imagem no ordenamento se dá por meio de 
brechas deixadas pelo legislador, o que permitiu aplicar a ele os dispositivos aqui 
 
citados por analogia e, além disso, pelas necessidades fáticas percebidas por meio das 
demandas judiciais envolvendo o tema. 
É possível sim, no entanto, pensar no trade dress como propriedade industrial, se 
refletir-se sobre duas teorias: 
a) Primeiro, o art.5º, inciso XXIX, da Constituição põe os sinais distintivos ao 
lado da marca e das invenções que são bens de propriedade industrial, assim, 
já aceita a ideia de que trade-dress é um sinal distintivo, poder-se-ia pensar 
que a CF da a ele o mesmo tratamento dispensado aos bens previstos na Lei 
de PI. 
b) O art. 1º, caput, da Lei de PI afirma: “Esta Lei regula direitos e obrigações 
relativos à propriedade industrial”. Ou seja, todas as questões sobre as quais 
esta lei dispõe adentram o campo da propriedade industrial, sendo uma delas 
a repressão à concorrência desleal com fins de proteger a propriedade 
industrial. Assim, uma vez que o trade dress está dentre os bens que são 
protegidos por meio da repressão à concorrência desleal que, por sua vez, 
visa proteger a propriedade industrial, então, consequentemente, poder-se-ia 
concluir que o trade dress está inserido no rol de bens de PI, mesmo que de 
forma subentendida. 
 
Bem, teorias à parte, a conclusão a que se chega com certeza, conforme destaca 
Minada (200-?), é que, pela falta de previsão expressa no ordenamento jurídico, a 
proteção deste instituto só é efetivada por meio da repressão à concorrência desleal. 
Como afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça quando julgamento do RESP 
1.677.787: “A proteção ao trade dress, mesmo sem previsão expressa na Lei de 
Propriedade Industrial, é autônoma e se fundamenta na repressão à concorrência 
desleal- não dependendo necessariamente dos institutos formais de direito de 
propriedade intelectual.” 
Veja-se o que ensina Gama Cerqueira (1952, p. 378-379 apud Barbosa, 2011) 
sobre essa questão: 
 
Entre os meios de criar confusão com os produtos ou artigos de um 
concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais distintivos 
idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando esses sinais 
distintivos se acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio 
da lei respectiva, sendo punível como contrafação (Código, art. 175, II). 
 
Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à ação 
baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os 
requisitos intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir 
marcas, estejam em uso prolongado, de modo a se tornarem conhecidos 
como marcas dos produtos concorrentes. Aplica-se o mesmo princípio 
quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto característico do 
produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, 
recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio 
público. 
Equiparam-se aos produtos, para o efeito de sua proteção contra a 
concorrência desleal, como já foi dito, os serviços oferecidos ao público por 
uma empresa ou estabelecimento. 
Ou seja, por ser um instituto autônomo, ainda que se considere inconcebível a 
ideia do trade dress como propriedade industrial e ainda que ele não seja registrável, sua 
proteção está garantida pela Lei de PI em decorrência da necessidade de se verem 
reprimidas as práticas fraudulentas que visem captar indevidamente a clientela alheia. 
Veja-se também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 
A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico 
pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço 
legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque 
sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 
Incidência de normas de direito de propriedade industrial, de direito do 
consumidor e do Código Civil. 
(STJ.3ªTurma.REsp1677787/SC,Rel.Min.NancyAndrighi,julgadoem26/09/20
17.) 
Dizendo de outra forma, a repressão à concorrência desleal é a forma existente, 
atualmente, de proteger esse sinal distintivo que, por não ter previsão legal, não pode ser 
protegido por registro. Para isso, contudo, conforme destacou o autor acima, é preciso 
que o sinal seja realmente uma “marca” daquela empresa, que seja amplamente 
conhecido como representativo dela, não podendo ser elementos de uso comum ou 
domínio público, se assim fossem, não seriam distintivos. 
Assim, além dos requisitos de configuração de concorrência desleal 
mencionados em tópico anterior, para que esteja configurada, especificamente, a 
imitação do trade dress reprimível e punível como prática de concorrência desleal, é 
necessária a existência de mais outros dois requisitos, os quais serão tratados no tópico 
seguinte. 
 
 
4.3.Pressupostos Configuradores 
Como já explanado, a imitação do trade dress visa confundir o consumidor para 
fazê-lo levar um produto acreditando que está levando outro, ou frequentar um 
estabelecimento acreditando que está em outro. 
Para que o trade dress de uma empresa, caso seja imitado, possa ser protegido 
por meio do combate à concorrência desleal devem estar presentes dois requisitos: 
distintividade e possibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor 
(Adolfo, Moraes e Manara, 2008 apuda Minada, 200-?). 
Quanto à distintividade, como já exposto, para ser um sinal distintivo é natural 
que seja algo diferenciado, original, peculiar, e não algo corriqueiro e comumente visto, 
posto que precisa identificar de imediato a origem daquele produto ou serviço. 
Para exemplificar, retome-se um exemplo dado anteriormente, o McDonald's, há 
diversos elementos que compõem seu trade dress, contudo, um desses elementos não é 
a escolha das cores, visto que laranja, vermelho e amarelo são cores usadas 
frequentemente no comercio de alimentos em virtude de estudos psicológicos afirmarem 
que são cores capazes de despertar a fome nas pessoas. Assim, uma rede de lanches não 
pode alegar ser vitima de concorrência desleal porque um concorrente está usando essas 
mesmas três cores em seu estabelecimento e embalagens. 
Enfim, para ser protegido, é imprescindível que o produto ou estabelecimento 
tenha características tão próprias que, ao olhá-los, o cliente saiba de pronto qual 
empresa está por trás. 
Em relação à possibilidade de confusão ou associação indevida, tem-se que é 
preciso que a cópia tenha se dado de forma tão intensa que seja consideravelmente 
difícil ao consumidor distinguir os dois produtos ou estabelecimentos. Todavia, 
destaque-se que essa análise deve ser feita considerando dois fatores: 
a) O conjunto do trade dress supostamente copiado e o conjunto de sua 
suposta cópia. Assim é, não são considerados os elementos individualmente, 
como apenas as cores, a fonte das letras ou o estilo da mobília, mas o todo, a 
junção de todos os elementos deve tornar os produtos ou estabelecimentos 
semelhantes o suficiente para confundir os dois. 
b) O público para o qual o produto ou serviço se destina. Deve ser considerado 
o nível de instrução e atenção do consumidor, o Superior Tribunal de Justiça 
entende que devem ser levados em consideração os “consumidores 
desatentos”. Veja-se o seguinte julgado: 
 
Para a Lei, basta que os produtos sejam parecidos a ponto de gerar confusão. 
Naturalmente, uma pessoa atenta percebe a diferença entre duas marcas, 
ainda que sejam quase idênticas. Entretanto, é necessário que se tenha em 
mente que não se trata de um ‘jogo de sete erros’. A Lei se destina, não aoconsumidor atento, mas justamente ao consumidor que, por qualquer 
motivo, não se encontra em condições de diferenciar os produtos 
similares. 
Não se pode descurar o fato de que, muitas vezes, o consumidor não pode 
ler a embalagem de um produto ou, ao menos, tem dificuldade de fazê-lo, 
seja por seu grau de instrução, por problemas de saúde ocular ou mesmo 
por pressa. Nesses casos, tudo o que o consumidor distinguirá será a 
forma da embalagem, as características gerais do produto, as cores 
apresentadas e assim por diante. 
Ora, ao observar as fotografias dos produtos com a marca ‘Brilhante’ e dos 
produtos com a marca ‘BioBrilho’ que constam do processo, é nítida a 
possibilidade de confusão. Num olhar rápido, as embalagens são muito 
parecidas. 
(Recurso Especial no 698.855. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Relatora: 
Min. Nancy Andrighi, julgado em 25.09.2007.) 
 
Depreende-se do julgado que para analisar se há risco de confusão deve-se levar 
em consideração os consumidores menos instruídos ou menos atentos que facilmente 
seriam induzidos ao erro ao se depararem com embalagens parecidas ou 
estabelecimentos com fachadas e decorações muito semelhantes. 
 
5. EFICÁCIA DA PROTEÇÃO DO TRADE DRESS POR MEIO DA 
REPRESSÃO À CONCORRÊNCIA DESLEAL 
 Bem, na ocorrência de imitação do trade dress e estando presentes todos os 
requisitos mencionados, levando à configuração de concorrência desleal, o agente 
poderá ser punido civil ou penalmente a depender do caso concreto. 
Contudo, será que deixar a proteção deste importante e complexo instituto a 
cargo da repressão à concorrência desleal mostra-se a maneira mais eficiente de 
protegê-lo? 
Para refletir, não responder, mas apenas pensar sobre essa questão, vale a análise 
de dois casos concretos envolvendo trade dress e concorrência desleal: 
 
a) NESTLÉ X ELEGÊ- APC nº 70025756552 
 
 
Neste caso, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande Do sul, a famosa 
empresa de alimentos e bebidas denominada Nestlé ajuizou ação contra a Elegê 
alegando prática de concorrência desleal por imitação de sua embalagem de leite. O 
Tribunal decidiu por dar procedência à ação, conforme se vê neste trecho: 
[...] os produtos ostentam semelhanças visuais inescondíveis–cores de fundo 
coincidentes (azul e branco) em tonalidades idênticas, elemento 
nominativo em posição de relevo e destaque nas embalagens–dispostos 
em ângulo levemente acentuado –e tingidos com tonalidade de cor 
vermelha análoga e copos de leite em movimento, localizados em 
posições símiles. [...] Não há dúvida quanto à suscetibilidade de repreensão 
pelo ato perpetrado pela ré, posto que configura concorrência desleal 
descortinando, a parte ré, sob a ótica que campeia o mercado, conduta 
incongruente com ostandard do agir negocial. (grifamos) 
 
b) NESTLÉ X DANONE- APL nº 0046192-31.2013.8.26.0100 
 
Nesta ação, julgada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, também 
movida pela Nestlé, desta vez em face da Danone, uma de suas maiores concorrentes, 
foi analisada a similitude entre as embalagens do iogurte grego. Deste vez, o tribunal 
 
entendeu que não houve a configuração de concorrência desleal por imitação de trade 
dress, defendendo que as características presentes nestas embalagens são comuns ao 
tipo de produto, ou seja, não estaria presente o requisito da distintividade. Veja-se a 
ementa da decisão: 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL – Trade Dress – Iogurte grego – Danone e 
Nestlé – Design das embalagens são comuns ao tipo de produto – Cores 
(azul e branco) e elementos que remetem ao país grego, aonde foi criado 
esse tipo de produto – Expressão "grego", ademais, escrita em 
estilizações diferentes – Cores azul e branca compõem linha "O 
Verdadeiro Danone", lançada pela Danone no ano de 2012 – Conjunto-
imagem distintos – Impossibilidade de confundir consumidor – Inibitória 
improcedente – Apelação improvida LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 
Indeferimento da liminar no Poder Judiciário bandeirante – Desistência da 
ação pela autora – Superveniente repropositura da ação no Estado 
Fluminense – Evidente tentativa de burla ao Juiz natural – Condenação ao 
pagamento de multa e indenização decorrentes da litigância de má-fé – 
Apelação improvida. Dispositivo: negam provimento. 
 
Bem, os dois caso em tela são muito semelhantes, não por terem o mesmo polo 
ativo, mas por trazerem a análise de produtos com praticamente as mesmas 
características, mas que, contudo, tiveram desfechos completamente distintos. 
Os quatro produtos são laticínios e possuem elementos que realmente são 
comuns a este tipo de produto, principalmente no que tange às cores azul e branco. 
Destaque-se, contudo, que a disposição das figuras, nomes e as fontes utilizadas não 
necessariamente são comuns em produtos similares, mas, nos produtos em tela, as 
semelhanças são notáveis. 
Na ação envolvendo as caixas de leite, o tribunal enfatizou a mesma escolha de 
cores (azul e branco) e, inclusive no mesmo tom, e a ação foi julgada procedente. Já no 
segundo caso, as mesmas cores, com os mesmos tons, foram utilizadas em produtos 
semelhantes (laticínios) e o tribunal entendeu que são cores comuns ao tipo de produto, 
negando provimento à apelação da autora. 
É verdade que os elementos não devem ser analisados isoladamente, e sim o 
todo, mas olhando o todo na primeira e imagem e depois na segunda imagem, não se vê 
muita diferença entre os dois comparativos. O questionamento é, sendo os quatro 
produtos tão parecidos, não seria coerente que, se a primeira ação fosse julgada 
 
procedente, a segunda também fosse, ou, se a primeira fosse improcedente, a segunda 
também fosse? 
Ocorre que, devido à falta de definição e previsão expressa, a configuração da 
imitação do conjunto-imagem fica, quase, exclusivamente a mercê do julgador, uma vez 
que mesmo que existam requisitos a serem cumpridos e observados, estes são 
carregados de subjetividade, assim é, a conclusão sobre se estão preenchidos ou não os 
requisitos também depende da interpretação do julgador. 
Assim, decisões contraditórias podem ser facilmente encontradas na 
jurisprudência, sendo que é, muitas vezes, dispensado um tratamento diferente a casos 
muito semelhantes, como os mencionados neste artigo. Essa abertura da legislação e do 
conceito de trade dress, bem como de seus requisitos, pode ser um gerador de 
insegurança jurídica e deixar as empresas desprotegidas, tanto na hipótese de não ser 
concedida uma tutela jurisdicional devida, quanto na hipótese de ser concedida 
indevidamente. 
 
6. CONCLUSÃO 
Apesar de não ter definição legal e previsão expressa, o trade-dress já é aceito 
atualmente como um importante sinal distintivo das empresas e que deve ser protegido 
por meio da repressão à concorrência desleal, visto que sua imitação corresponde a um 
meio fraudulento de desvio de clientela. 
Não é pacífica a ideia de considerar o trade dress como efetivamente um bem de 
propriedade industrial, parte disto deve se dar ao fato de que ainda é algo muito 
subjetivo e até mesmo de difícil análise, compreensão e definição, o que inclusive pode 
ser a razão de ainda não ter uma legislação específica que abarque o conjunto-imagem. 
Mesmo que o combate à concorrência desleal não deixe o trade dress 
inteiramente desprotegido, é questionável se é mesmo a forma mais eficaz para a sua 
proteção, posto que a subjetividade dos requisitos configuradores podem dificultar ou, 
as vezes, até mesmo inviabilizar uma prestação jurisdicional adequada e eficiente. 
O excesso de liberdade do julgador, consequente dessa falta de definição legal, 
dá margens a interpretações muito distintas em casos iguais, o que deixa as empresas 
vulneráveis e provoca insegurança jurídica. 
Assim, se faz necessária uma legislação específica parareger o instituto do trade 
dress, definindo claramente seus requisitos, determinando quais elementos podem ser 
protegidos, a exemplo dos elementos auditivos e olfativos que ainda são motivo de 
 
muitas incertezas, e, também, que preveja a possibilidade de registro do trade dress, o 
que sem dúvidas já diluiria muitos questionamentos em torno dos direitos e deveres 
envolvidos neste tema e reduziria substancialmente o número de demandas deste tipo no 
judiciário. 
 
7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
BRASIL. Constituição federal da república federativa do brasil de 
1988. 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. Acesso em: 01 
dez. 2019 
 
BITTAR, Carlos Alberto. Concorrência desleal: a imitação de marca (ou de seu 
componente) como forma de confusão entre produtos. 1985. Disponível em: 
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/181586/000415513.pdf?sequence
=3>. Acesso em: 01 dez. 2019. 
 
BARBOSA, Denis Borges. Do trade dress e suas relações com a significação 
secundária. 2011. Disponível em: 
<http://www.denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/trade_dress.pdf>. 
Acesso em: 01 dez. 2019. 
 
BRASIL. Lei de Propriedade Industrial. Brasília, DF, Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9279.htm#:~:targetText=Regula%20direit
os%20e%20obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0%20propriedade%
20industrial.&targetText=Art.,obriga%C3%A7%C3%B5es%20relativos%20%C3%A0
%20propriedade%20industrial.&targetText=6%C2%BA%20Ao%20autor%20de%20in
ven%C3%A7%C3%A3o,nas%20condi%C3%A7%C3%B5es%20estabelecidas%20nest
a%20Lei.>. Acesso em: 01 dez. 2019 
 
BRUNNER. TRIBUNAL PROÍBE USO DE EMBALAGEM 
SIMILAR. 2016. Disponível em: < http://www.brunner.com.br/tribunal-proibe-uso-de-
embalagem-similar/> Acesso em: 01 nov.2019. 
 
 
BRASIL. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Ementa nº 00. São 
Paulo, SP, 28 de agosto de 2017. São Paulo, 28 ago. 2017. Disponível em: <https://tj-
sp.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/509674228/461923120138260100-sp-0046192-
3120138260100/inteiro-teor-509674246?ref=juris-tabs>. Acesso em: 28 ago. 2017. 
 
GENEBRA. Convenção que institui a Organização Mundial da Propriedade 
Intelectual. 1979. Disponível em: 
<https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/pt/wipo_pub_250.pdf>. Acesso em: 01 dez. 
2019. 
 
 COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de direito comercial: direito de empresa. 16. 
ed. São Paulo: Saraiva, 2012. 
<http://www.brunner.com.br/tribunal-proibe-uso-de-embalagem-similar/>. 
Acesso em: 01 dez. 2019. 
 
MINADA, Luciana Yumi Hiane. O instituto do trade dress no Brasil – a 
eficácia da repressão à concorrência desleal enquanto mecanismo de 
proteção. 2000. Disponível em: <https://www.kasznarleonardos.com.br/files/artluciana-
trade-dress.pdf>. Acesso em: 01 dez. 2019. 
 
RODRIGUES, Daniel Almeida. Https://jus.com.br/artigos/58775/principios-
da-livre-iniciativa-e-da-livre-concorrencia-intervencao-estatal-no-dominio-
economico. 2017. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/58775/principios-da-livre-
iniciativa-e-da-livre-concorrencia-intervencao-estatal-no-dominio-economico>. Acesso 
em: 01 dez. 2019. 
 
SCHULTZ, Margôt da Rocha; HUNDERTMARCH, Bruna. A IMITAÇÃO DO 
INSTITUTO DO TRADE DRESS: UMA ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. 2016. Disponível em: 
<https://online.unisc.br/acadnet/anais/index.php/sidspp/article/view/15755>. Acesso 
em: 01 dez. 2019.