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ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCESSO Nº 927482789 de 29/07/2022
CLASSE – 42
OPOSTA: MAX 1, MAX 2, MAX 3, MAX 4 MAX...
TITULAR: AST ENGENHARIAS LTDA
OPOENTE – MAX 12
RPI Nº 2694 DE 23/08/2022
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 03021334000130, Vem por seu procurador devidamente assinado, através desta apresentar tempestivamente.
OPOSIÇÃO
ao pedido de registro em destaque, o fazendo pelas seguintes razões:
PRELIMINARMENTE
A presente medida é tempestiva, eis que está sendo apresentada dentro do prazo estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial, devendo, ser apreciada somente quanto ao mérito.
A RPI em epígrafe, publicou o pedido de registro N° 927482789 de 29/07/2022, marca “MAX 1, MAX 2, MAX 3, MAX 4, MAX n...” em nome de AST ENGENHARIAS LTDA, para identificar os serviços consignados na classe em referência (NCL) 42.
Em que pese as razões que levaram esse orgão a publicar o pedido de registro do sinal distintivo em tela, não pode a Opoente com as mesmas concordar, pois colide com seu registro de marca, conforme abaixo.
É evidente a colidência nominativa entre as marcas, uma vez que o sinal marcário oposto indica númeração até o infinito, devido a expressão “MAX N...”, ao final de seu elemento nominativo, O QUE CONSEQUENTEMENTE ABRANGE O SINAL “MAX 12” DESTA OPOENTE;
DA ANTERIORIDADE DA OPOENTE
A opoente é titular da marca MAX 12, cujo registro foi concedido em 15/02/2022, de forma mista:
922704660
20/04/2021
MAX12
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 11
Por oportuno, pode se verificar que o grupo “FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA” titular do sinal distintivo opoente, contém grande variedade de sinais marcários, e está presente em diversos segmentos mercadológicos, ofertando produtos e serviços de qualidade desde 1947.
Neste sentido, o grupo titular do sinal marcário “MAX12”, tambem atua no mercado em que a oposta está solicitando registrar seu sinal, e por esta razão, o mesmo não pode ser concedido, pois a concessão de dois registros de sinais distintivos que se confundem, e que por sua vez exercem atividades no mesmo segmento, geraria grande prejuízo aos consumidores, que não seriam capazes de diferencia-los.
Número
Prioridade
Marca
Situação
Titular
Classe
817740635
15/03/1994
AIRMASTER
Registro
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
09 : 20
819090670
09/04/1996
AIR MASTER
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
09 : 20
819739499
13/03/1997
CONTROL MASTER
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
09 : 10
819739502
13/03/1997
TERMO MASTER
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
09 : 10
820104060
24/06/1997
STC MASTER
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
09 : 10
905128281
08/08/2012
ECOTANQUE
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDUSTRIAS ELETRICAS LTDA
NCL(10) 11
907348149
18/02/2014
SUPREMO
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(10) 07
907348157
18/02/2014
SUPREMO
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(10) 21
913493317
02/10/2017
ECOPUMP PLUS
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 07
914222821
23/02/2018
AIR MASTER ECON
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 09
914223143
23/02/2018
SUPREMO PLUS
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 11
914235532
27/02/2018
SUPREMO PLUS
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 11
914278282
06/03/2018
ECOBOOSTER
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 07
922701423
20/04/2021
FOCKINK
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 07
922701644
20/04/2021
FOCKINK
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 35
922701792
20/04/2021
FOCKINK
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 40
922701970
20/04/2021
FOCKINK
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 42
922704180
20/04/2021
ESSENCIAL
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 35
922704520
20/04/2021
MAX12
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 35
922704660
20/04/2021
MAX12
Registro de marca em vigor
FOCKINK INDÚSTRIAS ELÉTRICAS LTDA.
NCL(11) 11
O grupo FOCKINK possui proteção em várias classes junto a este renomado orgão federal, inclusive na classe 42, justamente aquela em que a oposta pretende proteger seu sinal marcário, o que não se pode admitir diante da flagrante colidencia nominativa com o sinal “MAX12” de titularidade do grupo FOCKINK INDÚSTRIA ELÉTRICA LTDA.
DA AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE DO SINAL MARCÁRIO OPOSTO
Na análise acima, nota-se claramente que opoente e oposta colidem de tal forma direta e frontalmente, apresentando o mesmo sinal nominativo. Não se pode distinguir uma da outra, ressaltando-se que ambas visam identificar serviços colidentes no mercado, sendo impraticável a coexistência de ambas as marcas no mesmo segmento.
Com a registrabilidade no órgão competente, a Opoente tem assegurado o direito a exclusividade de seu nome comercial, conforme preceitua o art.º 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, vejamos:
“art.º 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
xxix – A lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.
Com efeito, o legislador ao elaborar o dispositivo acima, pretende que não haja reprodução ou imitação de elemento característico do nome comercial e/ou título de estabelecimento de terceiros, passível de causar confusão com os sinais anteriormente registrados nos órgãos competentes.
Para maior apreciação, traz a Opoente, a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA TIDA POR INTERPOSTA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL E PROCESSUAL CIVIL - MARCAS "BONELLI" E "LA BONNELLI" - ELEMENTOS NOMINATIVOS SEMELHANTES - MESMO MERCADO RELEVANTE - EMPRESAS CONCORRENTES - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E ASSOCIAÇÃO INDEVIDA - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 124, XIX, DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDAS. I - Nas ações de nulidade de registros em que o INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI não figure como autor, sua atuação se limitará à mera intervenção no feito, conforme os artigos 57, 118 e 175 da Lei de Propriedade Industrial, na condição de assistente especial. II - Os elementos nominativos das marcas da apelante e da apelada contêm termos praticamente idênticos ("BONELLI" e "LA BONNELLI SORVETES PASTEURIZADOS") e ambas atuam no mercado alimentício. III - Validade do ato administrativo que anulou o registro nº 827.712.189, referente à marca "BONELLI", depositada na classe NCL (8) 33, ante a evidente possibilidade de confusão e associação indevida com a marca "LA BONNELLI SORVETES PASTEURIZADOS", conforme o inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279/96. IV - Apelação e remessa necessária providas. Ônus da sucumbência invertidos.
A lei de propriedade industrial é clara ao afirmar:
Artigo 124 – Não são registráveis como marca:
xix – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguirou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Por estarem ambas as marcas enquadradas em segmento mercadológico considerando afim, causando confusão no mercado consumidor, é impraticavel a convivência dos sinais, pois ao público não lhe será dado conhecer a origem dos bens desejados visto que o sinal distintivo da Oposta é colidente, conforme se depreende pela análise nominativa.
Sob o aspecto de reprodução marcária, o Mestre JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ao tratar sobre o assunto, assevera que:
“O Código proíbe o registro de marca que constitua reprodução, no todo ou em parte ou com acréscimo de marca alheia anteriormente registrada. Tratando-se de reprodução de marca, não seria necessário dizer “com acréscimo”, pois é óbvio que qualquer elemento a ela acrescido não exclui a reprodução. A reprodução da marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.”
À vista do exposto, não há dúvidas de que a marca ora contestada está violando o artº 189, I, da Lei da Propriedade Industrial, que é claro ao afirmar:
“Artigo 189 - Comete crime contra registro de marca quem:
I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
DA ILEGITIMIDADE DA OPOSTA PARA REQUERER A CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL -INPI
Cumpre mencionar que a Oposta não possui legitimidade para requerer concessão de sinal marcário junto a esta autarquia, pois a mesma encontra-se com CNPJ baixado junto a Receita Federal.
Em consulta ao site da Receita Federal, é possivel constatar a situação cadastral da Oposta:
Assim , devido a extinção da AST ENGENHARIAS LTDA em 20/12/2021, a titular do sinal distintivo oposto já não detinha legitimidade para requerer a concessão do registro depositado em 29/07/2022.
Por todas as razões expendidas, espera a Opoente que este renomado Órgão CONHEÇA À OPOSIÇÃO apresentada, e NEGUE A CONCESSÃO DO REGISTRO Á OPOSTA, visto a impossibilidade de coexistência pacífica das expressões em confronto, tendo em vista a COLIDÊNCIA de seu registro de MARCA, para assinalar aos serviços na mesma área mercadológica, além da flagrante ilegitimidade da OPOSTA, e na defesa de seus legítimos direitos e interesses e em obediência a Lei que rege a matéria, com base nos dispositivos apontados, por ser medida de direito e da mais lídima.
Nestes termos,
Pede deferimento.
Ijuí, 20 de outubro de 2022.
Luiz Fernando Soares Costa Émile Paim Bernardo
OAB/RS nº 66.379 OAB/RS nª 94.769
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