MANIFESTAÇÃO NOVO IMPEDIMENTO LEGAL

Prévia do material em texto

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL – INPI
	Processo nº 920186513 de 17/07/2020
CLASSE: NCL (11) 35 
Indeferimento: RPI 2703 de 25.10.2022
Marca: MISTA: “H HÓRUS”
Titular: MARQUIORO & SILVA LTDA
	 
MARQUIORO & SILVA LTDA, já qualificado nos autos do processo administrativo em epígrafe, vêm perante Vossa Excelência, por meio de seu procurador, apresentar manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso, pelo que passam a expor e ao final requerer: 
	DO PARECER
Da digressão do despacho, depura-se que este Instituto afirmou ter identificado impedimento diverso daquele constante na decisão originária, que indeferiu o pedido de registo de marca em questão:
“Identificação de anterioridade impeditiva diversa da anteriormente apontada. Violação do inciso XIX do art. 124 da LPI, uma vez que há anterioridade pendente de decisão definitiva em exame de recurso contra o indeferimento, colidente com o pedido em exame, a saber, pedido n° 919774946, marca "Óptica Hórus", classe internacional NCL (11) 35. Notifica-se a recorrente para apresentação de manifestação sobre parecer proferido em grau de recurso (código 376, isento de pagamento). Garantia do contraditório e da ampla defesa. PARECER NORMATIVO INPI PROC/CJCONS/N.º 02/08.”. (sem grifos no original)
O dispositivo legal apontado pelo examinar apresenta a seguinte redação: 
Art. 124 - Não são registráveis como marca: 
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
BREVE RELATO DOS FATOS
A Manifestante depositou em 17 de julho de 2020, junto a este órgão, pedido de concessão de registro marcario para o sinal distintivo “H HÓRUS” de titularidade de MARQUIORO & SILVA LTDA. 
Contudo, o mesmo foi indeferido por este órgão, nos seguintes termos: 
Após o indeferimento veiculado na revista de propriedade industrial 2618, datada em 09/03/2021, esta manifestante apresentou o devido recurso, apresentando as razões pelas quais a decisão merece reforma.
 Após a apresentação do recurso, o INPI decidiu pelo sobrestamento do exame de mérito, para exame de caducidade ao registro de uma das marcas apontadas como anterioridade impeditiva ao registro desta manifestante (processo nº 83003836). Cumpre informar, que o processo em analise fora extinto, não mais sendo objeto de discussão. 
Ainda, o órgão deixou consignado, como subsídio a eventual recurso, a identificação da seguinte anterioridade, ainda não decididas à época, e considerada igualmente colidente com o presente sinal: PED.919774946 (Óptica Hórus).
Em que pese o recurso contra indeferimento, interposto por esta manifestante, ainda não tenha sido objeto de análise meritória, o eventual subsidio apontado como impeditivo, foi deferido em 16 de agosto de 2022, veiculado na RPI 2693. 
Desta forma, diante da concessão de registro ao sinal distintivo apontado como subsidio para o indeferimento, anteriormente, a situação fática se alterou, passando a ser esta a anterioridade considerada como fundamento impeditivo para o deferimento do sinal distintivo H HÓRUS. 
Portanto, a manifestante requer o sobrestamento do processo administrativo de registro do seu sinal distintivo, até que ocorra decisão definitiva sobre a respeito do pedido de nulidade da suposta anterioridade impeditiva. 
	NOVO IMPEDIMENTO LEGAL CONSIDERADO
	
	PEDIDO
	ANTERIORIDADE
	PROCESSO
	920186513
	919774946
	CLASSE
	NCL (11) 35
	NCL (11) 35
	APRESENTAÇÃO
	MISTA
	MISTA
	MARCA
	H HÓRUS 
	ÓPTICA HÓRUS
	DO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO 
Tendo em vista, o pedido de nulidade administrativa, em face da anterioridade que fora apontada por este órgão, como subsidio ao indeferimento do pedido de registro da marca H HÓRUS, é essencial que ocorra o sobrestamento do processo de registro desta Manifestante.
É relevante mencionar que a análise quanto ao mérito do recurso interposto por esta manifestante, já havia sofrido sobrestamento anteriormente, enquanto aguardava exame quanto a caducidade da marca HÓRUS ÓTICA (PEDIDO Nº 830038361).
Entretanto, agora, um novo sobrestamento se faz necessário, pois a decisão sobre a nulidade ou não, da marca apontada como impeditivo para a concessão de registro desta manifestante, é imprescindível para o desdobramento da situação registral do sinal distintivo “H HÓRUS.
Ocorrendo a decisão de nulidade quanto a marca “HÓRUS ÓPTICA”, desaparece o alegado impedimento para concessão do registro desta manifestante. Por outro lado, afastando-se a nulidade, ocorrerá a proteção, por parte deste órgão, de mais um precedente para subsidiar o deferimento ao pedido de registro do sinal manifestante.
Nota-se então, que qualquer decisão irá afetar substancialmente a situação fática desta manifestante, sendo cabível o SOBRESTAMENTO do presente processo administrativo, até que advenha decisão quanto o processo de nulidade da suposta anterioridade alegada.
Entretanto, por questão de oportunidade processual, esta manifestante pede vênia, para expor, nesta ocasião, os fundamentos pelos quais o seu sinal distintivo merece ter a proteção marcária concedida por este instituto de propriedade industrial. 
DOS PARADIGMAS E DA SEGURANÇA JURÍDICA
Todo depósito de pedido de registro de marca é precedido de uma criteriosa análise, que objetiva identificar se o signo pretendido preenche ou não os requisitos de registrabilidade. 
São vários filtros, que vão desde a direta e objetiva análise de liceidade e veracidade da marca, quanto a análise, mais subjetiva, do grau de distintividade e disponibilidade. Além da legislação aplicável a espécie, os precedentes do próprio INPI são fundamentais para conferir segurança jurídica ao crivo de registrabilidade de um signo marcário, validando e servindo de regra e guia aos depósitos de marcas. 
Vale mencionar que, antes de realizar o depósito do seu pedido junto a este órgão federal, a manifestante realizou pesquisa de registrabilidade para avaliar a viabilidade do seu registro, e que na ocasião, o sinal apontado como impedimento legal por este órgão, não tinha registro concedido, portanto a situação fática era completamente diversa desta em que esta manifestante se encontra obrigada a defender-se hoje.
Portanto, o pedido de sobrestamento de exame do mérito, em relação ao recurso interposto por esta manifestante, vai de encontro aos postulados de segurança jurídica, que devem ser observados nas decisões aqui discutidas.
Ademais, fundamenta-se nos princípios da ampla defesa e do devido processo legal, aplicados crescentemente em âmbito administrativo, a concessão de sobrestamento, até que sobrevenha a decisão sobre o pedido de nulidade da marca impeditiva. 
DA SUFICIENTE DISTINTIVIDADE ENTRE AS MARCAS EM CONFRONTO
O signo marcário desta MANIFESTANTE, embora formado por elemento nominativo que possa eventualmente ser considerado genérico, é dotado de uma estilização distintiva própria. 
Observa-se da imagem acima que a marca apresenta figura artística criada com o fim exclusivo de ser usada como marca em conjunto com o elemento nominativo, contendo características próprias e formando um conjunto distintivo totalmente exclusivo, utilizada no seu conjunto, para a identificação de seus serviços.
Cumpre registrar, que a marca é um binômio, formado de um lado pelo elemento nominativo, figurativo, tridimensional ou misto que o compõe, e de outro, pelo produto ou serviço a que é aplicada.
Desta feita, a distintividade de um sinal marcário deve levar em consideração todos os seus elementos em conjunto, e não se limitar a analisar isoladamente os elementos que compõem o conjunto marcario. 
 Nesse particular, a Recorrente pede vênia para ressaltar que a marca objeto do pedido de registro em testilha foi requerida na forma MISTA, de maneira a conferir ao sinal em apreço suficiente cunho de originalidade e distintividade em relação ao signoapontado como suposta anterioridade impeditiva.
Ademais, cumpre ressaltar, que em relação ao elemento nominativo dos sinais, especificamente, ambos também não se confundem, pois a manifestante se denomina: “H HÓRUS”, e a suposta anterioridade por sua vez é denominada: “ÓPTICA HÓRUS”.
 MANIFESTANTESUPOSTO IMPEDIMENTO
 Os sinais distintivos só tem sentido se analisados em conjunto, por isso, H HÓRUS, não é a marca distintiva, mas apenas o elemento nominativo dessa marca, a marca em si é composta pela soma dos elementos nominativos, figurativos, gráficos, suas cores, e o uso dado a todos esses elementos em conjunto.
É justamente neste sentido que os tribunais entendem: 
“MARCA – REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO OU CONFUSÃO. “As marcas devem ser sempre examinadas sob o seu aspecto de conjunto, incluindo-se nesse exame a sua formação figurativa, gráfica e fônica, procurando-se nesse confronto, a possibilidade de erro ou engano prejudiciais ao consumidor e, por outro lado, a intenção de concorrência não lícita que a lei reprime. Não se pode, positivamente, cindir o nome todo, para se dizer que houve infração aos requisitos legais e, consequentemente, vir-se o órgão administrativo impedido de conceder o registro à autora. É que a marca deve ser examinada em seu aspecto global e se indagar, essencialmente, sobre o elemento típico que a diferencia das demais.” TFR – 5ª Turma – Ac. n.º 38.484/SP (sem grifos no original)
Em razão da distintividade dos sinais, o deferimento de registro de marca para a Manifestante, não colide com os direitos da alegada anterioridade, pois ambos sinais possuem suficiente originalidade, não havendo possibilidade de causar confusão ou associação indevida.
Ademais, esse entendimento corrobora com a postura da marca tida como impeditiva, pois a mesma sequer se opôs ao pedido de registro realizado pela Manifestante, entendendo que o deferimento de tal registro em nada colide com a sua proteção marcária. 
DA POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DOS SINAIS 
Conforme já mencionado, antes de dar início ao processo de registro da marca “H HÓRUS”, a Manifestante preocupou-se em diligenciar uma busca de anterioridade no banco de dados dessa Autarquia Federal.
O resultado de busca apontou a existência de várias marcas contendo como Radical o termo “HORUS”, entre processos/registros, respectivamente, depositados/concedidos junto a esse Instituto, razão pela qual a Recorrente não identificou qualquer barreira legal ao registro da marca registranda, na forma como restou requerida a essa Autarquia Federal.
Por este ponto de vista, como esse Instituto considerou lícita a coexistência das marcas acima, também o será a convivência com a marca “H HÓRUS”, da Manifestante, mormente se considerarmos a Teoria da Distância.
Ora, a marca “H HÓRUS”, da Manifestante, encontra-se amparada pela Teoria da Distância, cujo fundamento se dá pelo PRINCÍPIO DA ISONOMIA E EQUIDADE, em face, da flagrante constatação fática de menor potencial de risco, ou da impossibilidade de confusão do consumidor, que já acostumado com a convivência de marcas semelhantes para o mercado de serviços objeto da presente discussão. 
Se este não fosse o entendimento deste órgão federal, ao deferir os sinais marcários depositados em seu banco de dados, não haveria tantos registros concedidos neste sentido.
Esse entendimento, aliás, encontra amparo nas decisões jurisprudenciais proferidas, destacando-se os julgados do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, senão vejamos:
DIREITO COMERCIAL E DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. CRITÉRIOS PARA A DETERMINAÇÃO DA COLIDÊNCIA. TEORIA DA DISTÂNCIA. (...) 2. A existência de outros sete registros marcários na mesma classe que contém o termo “CONNECT” possibilita em hipótese o registro da marca analisada, porque não se pode exigir que a referida seja mais distinta das marcas supostamente colidentes e registradas do que elas são entre si, por aplicação da teoria da distância. (TRF/2ª Região, Apelação Cível nº 2001.02.01.001862-1, Relator: Desembargador André Fontes, Data Julgamento: 29/11/2005). (grifos nossos)
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA E DE ABSTENÇÃO DE USO. ELLE / ELLE ELLA. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA. AUSÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. TEORIA DA DISTÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 18/12/2015. Recurso especial interposto em 4/7/2018. Autos conclusos à Relatora em 20/5/2019. 2. O propósito recursal é verificar a higidez do ato administrativo que concedeu a marca ELLE ELLA à recorrida. 3. Para que fique configurada a violação de marca, é necessário que o uso dos sinais distintivos impugnados possa causar confusão no público consumidor ou associação errônea, em prejuízo ao titular da(s) marca(s) supostamente infringida(s). Precedentes. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, marcas dotadas de baixo poder distintivo, formadas por elementos de uso comum, evocativos, descritivos ou sugestivos, podem ter de suportar o ônus de coexistir com outras semelhantes.5. O fato de existirem diversas marcas em vigor também formadas pela expressão ELLE atrai a aplicação da teoria da distância, fenômeno segundo a qual não se exige de uma nova marca que guarde distância desproporcional em relação ao grupo de marcas semelhantes já difundidas na sociedade.6. O reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial. Súmula 7/STJ. 7. Diante do contexto dos autos, portanto, e a partir da interpretação conferida à legislação de regência pela jurisprudência consolidada nesta Corte, impõe-se concluir que as circunstâncias fáticas subjacentes à hipótese - grau de distintividade/semelhança, ausência de confusão ou associação errônea pelos consumidores, tempo de coexistência, proximidade entre marcas do mesmo segmento - impedem que se reconheça que a marca registrada pela recorrida deva ser anulada. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ANULAÇÃO DE REGISTRO DE MARCA COMPOSTA POR TERMOS GENÉRICOS. SUFICIENTE TRAÇO DISTINTIVO DO CONJUNTO MARCÁRIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA. (...) II – Se referidos termos genéricos “MAX” e “GRILL” compõem marca mista – “MAX PIZZA GRILL”, a despeito de encontrarem-se diluídos no respectivo segmento, o que torna fraca a marca e impede a proteção marcaria em seu aspecto nominal, comprovado o suficiente traço distintivo do conjunto (termos e signos), a esse último há de se conferir proteção. III – Uma marca nova em seu segmento não precisa ser mais diferente das marcas já existentes do que estas são entre si, o que enuncia a aplicabilidade da Teoria da Distância. (TRF/2ª Região, Apelação Cível nº 2000.51.01.022524-7, Relator: Desembargador André Fontes, Data do Julgamento: 29/11/2005).
Para corroborar essa posição, a Manifestante socorre-se, ainda, dos ensinamentos do ilustre Professor CARLOS ALBERTO BITTAR, lecionados em sua obra intitulada “A CONCORRÊNCIA DESLEAL E A CONFUSÃO ENTRE PRODUTOS”, RT 550 (agosto/1981 – pág.31), in verbis: 
“Com efeito, a possibilidade de confusão deve existir à primeira vista; isto é, deve ser suscetível de estabelecer-se de imediato, induzindo o homem comum a inclinar-se para o produto (ou estabelecimento) concorrente. Fora dos limites expostos inexistirá a figura em tela, mesmo que presentes pequenos pontos de coincidência possíveis de ocorrência dentro do infinito universo de ideações e de realizações que forma o acervo cultural comum da humanidade.”
Portanto, é possível a convivência dos sinais em apreço, já que em conjunto, os sinais possuem suficiente traço distintivo, ademais já existem na classe NCL (11) 35, diversos outros sinais contendo expressões semelhantes, conforme colacionado acima, não havendo razão para negar a esta Manifestante a proteção que lhe é de direito. 
A situação atenua-se ainda mais quando se considera que as empresas titulares das marcas em confronto estão sediadas em ESTADOS diferentes, fato esse que afasta, por completo, qualquer possibilidadede confusão e/ou associação por parte do público consumidor daqueles serviços. 
Cabe destacar, mais uma vez, que em momento algum a SUPOSTA ANTERIORIDADE se manifestou contra o pedido da Manifestante, ficando claro que as marcas podem conviver pacificamente em suas localidades. 
O que se constata, isto sim, como restou cabalmente comprovado acima, é que a marca “H HÓRUS”, da Manifestante, está por merecer o devido DEFERIMENTO, e posterior concessão, por parte dessa r. Autarquia Federal.
	DO PEDIDO
À VISTA DO EXPOSTO, protesta o recorrente pelo recebimento da presente manifestação e, pelo SOBRESTAMENTO do presente processo, até que sobrevenha decisão definitiva no processo nº 919774946, e ainda, ao final, pelo provimento do recurso para, reformada a decisão recorrida, DEFERIR o pedido de registro da marca “H HÓRUS”, na NCL (11) 35, modalidade mista, processo nº 920186513.
Ijuí, 19 de dezembro de 2022.
LUIZ FERNANDO SOARES COSTA-
OAB/RS nº 66.379
ÉMILE PAIM BERNARDO
OAB/RS nº 94.769
image3.png
image4.png
image5.png
image6.png
image7.png
image8.png
image9.png
image10.png
image11.png
image1.png
image2.png
image12.png
image13.png