CONTRANOTIFICAÇÃO

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Ijuí, 19 de dezembro de 2023
À COMERCIAL PONTELAC LTDA
REF.: CONTRANOTIFICAÇÃO 3 MARIAS AGROPECUÁRIA
Contranotificação à Notificação Extrajudicial “JUR/136/23”
Prezados Senhores, pela presente, e na qualidade de procuradores da empresa ADEMIR FRANCISCO KROTH, pessoa física, CPF n. 586.462.990-15, empresário, endereço comercial na Linha Potreirinhos, n. 01, Interior, em Jóia/RS, para assuntos atinentes à Propriedade Industrial, vimos apresentar a seguinte
CONTRANOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos, para que, ulteriormente, Vossas Senhorias não aleguem desconhecimento das implicações jurídicas nas quais poderão incorrer.
SÍNTESE DA NOTIFICAÇÃO
A Notificante informa ser titular da marca “TRÊS MARIAS”, encontrando-se amparada pelo princípio da anterioridade no registro de sua marca.
Assinala que a doutrina afirma que as marcas devem ser inconfundíveis em sua fundação, e que o pedido registro da Notificada infringe as disposições marcárias.
Requereu, ao final, a cessação imediata do uso da expressão “TRÊS MARIAS” em suas atividades, inclusive com a desistência do pedido de registro 932310575.
DO ENTENDIMENTO DO INPI
Divergente do entendimento da Notificante, não é este o entendimento do INPI, senão vejamos:
A titular, ora Notificante, é detentora dos seguintes processos de registro de marcas:
 
Outrossim, para além dos registros da Notificante, existem outros OUTROS DIVERSOS REGISTROS COM O RADICAL “TRÊS (3) MARIAS” PALAVRA DE TITULARES DIVERSOS:
 
Dessa forma, já resta comprovado pelo próprio INPI que podem conviver marcas chamadas “TRÊS MARIAS”, de forma pacífica, até mesmo em classes iguais, ou até mesmo com colidências de ideologia mercadológica.
Até porque existem marcas com o radical “TRÊS MARIAS” registrados de forma nominativa para alimentação, conforme se percebe:
Nesse sentido, a Notificada aponta também, que a detentora das marcas da Notificante, à época, seja ela TRÊS MARIAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, não galgou êxito em postular a Nulidade da marca TRÊS MARIAS, n. 900903341, NCL (09) 30:
Dessa forma, acompanhando o entendimento do INPI, entende a Notificada “3 MARIAS AGROPECUÁRIA”, pela possibilidade de coexistência dos sinais, levando em consideração a diluição marcária, com a subsequente aplicação da teoria da distância.
Veja-se, quando a questão se trata de marcas com sinais distintivos diluídos perante o INPI, deve-se analisar o conjunto. DA NECESSÁRIA ANÁLISE DOS CONJUNTOS DE MARCAS COMO UMA TOTALIDADE INDIVISÍVEL E COM DISTINÇÃO SUFICIENTE ENTRE ELES.
O próprio Manual de Marcas do INPI, em seu item 5.9.1, estabelece que a apreciação de uma possível colidência “leva em conta a capacidade distintiva do conjunto em exame, inibindo a apropriação a título exclusivo de sinais genéricos, necessários, de uso comum ou carentes de distintividade em virtude da sua própria constituição” (grifou-se).
Trata-se de uma análise do conjunto marcário como um todo, o tout indivisible, do direito francês. Isso quer dizer que os elementos das marcas não devem ser analisados em sua individualidade, mas sim o conjunto marcário como um todo. Clóvis da COSTA RODRIGUES, citando as decisões do CPI/45, ensinava o seguinte:
“b) De mais a mais, em se tratando de examinar se uma marca imita a outra, devem as duas ser apreciadas conforme a impressão de conjunto deixada no observador. Um ou outro elemento isolado da marca não influi, se se encontra basicamente diferenciada a impressão do conjunto. c) A marca desso Opoente nº 25.545, de 1928, cuja cópia se anexa, é complexa, formada pelos vários elementos ali descritos, constituindo um conjunto, do qual não pode sua propriedade destacar qualquer dos elementos que o constituem, e elegê-lo, a seu critério, comosendo elemento essencial e característico de sua marca; quando, em verdade, o que a deve caracterizar é a fisionomia do conjunto, o seu aspecto geral, jamais esse ou aquele dos seus elementos componentes considerados isoladamente.”[footnoteRef:1] [1: RODRIGUES, Clóvis da Costa. Concorrência Desleal, Rio de Janeiro: Peixoto, 1945, p. 201] 
No mesmo sentido, na percepção quase poética de MERLEAU-PONTY, na análise entre dois objetos:
“não percebemos de início as folhas, depois a árvore; não ouvimos inicialmente as notas, depois a melodia; é o conjunto da árvore ou da melodia que é inicialmente percebida; e é nele [o conjunto] que aprendemos a distinguir as folhas ou as notas”[footnoteRef:2]. [2: MERLEAU-PONTY, Phénomélogie de la Perception. Paris: Gallimard, 1945, p. 46] 
Feitas tais considerações, a análise da distintividade entre as marcas aqui em exame não deve ser feita em suas minúcias, em seus detalhes separadamente considerados, mas sim analisando-se o seu todo, toda a impressão do conjunto perante o consumidor.
É que, ao deferir o registro de uma marca, o que o INPI faz não é conceder a exclusividade de utilização de cada um de seus elementos individualmente considerados, mas sim a exclusividade de utilização de todo aquele conjunto, como um todo, incluídos os elementos nominativos, figurativos, disposição espacial, jogo de cores, tipografia utilizada etc.
O próprio Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de enfrentar o tema, deixando claro que a análise de distintividade não pode ignorar o conjunto marcário como um todo:
“(...) 4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto. 4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora. (...)” (REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015)
Dito isso, apesar do termo em comum “TRÊS MARIAS”, a utilização da “AGROPECUÁRIA” pela Notificada diferencia-se no elemento fonético, bem como na especialização dos serviços – este que será pormenorizado, em tópico próprio.
Sobre esse último aspecto, sabe-se que o que a LPI veda não é a identidade ou semelhança pura e simples das marcas, mas sim aquela que seja “suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”, conforme claramente estabelecido no inciso XIX do art. 124. Sobre esse detalhe, confira- se os dizeres da doutrina:
“A parte final do inciso é de suma importância e concretiza a preocupação do legislador em evitar excessos ou injustiças na aplicação da proibição legal. Com efeito, o dispositivo obriga o examinador a analisar, no caso concreto, a possibilidade de confusão ou associação entre as marcas, uma vez que, dependendo das circunstâncias fáticas, duas marcas idênticas ou semelhantes, identificando produtos ou serviços da mesma natureza, podem conviver pacificamente, sem induzir consumidores a erro.”
Em um aparente conflito de marcas, além da análise do conjunto marcário como um todo, é fundamental identificar a possibilidade ou não de confusão do público consumidor. Mesmo existindo uma semelhança entre os sinais, acaso ela não seja apta a causar confusão ou associação entre as marcas no mercado consumidor, não há que se falar na impossibilidade de convivência entre elas.
Isto posto uma vez afastada qualquer semelhança entre os conjuntos marcários de cada um dos sinaisaqui em análise, não há que se falar em infringência ao disposto no art. 124, XIX, da LPI.
Além disso, a Notificante possui apenas dois registros nominativos da marca, enquanto a Notificada busca o registro misto, este que da uma maior especificidade e especialidade da marca: 
Nesse sentido, a os sinais dispostos pela Notificada e Notificante não são idênticas e/ou colidentes, considerando os critérios estabelecidos pela Lei da Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), que regula o direito marcário no Brasil.
DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA DISTÂNCIA
Como se notará adiante, não resta dúvida, portanto, de que a marca da Notificante possui, de maneira absoluta e inequívoca, suficiente distintividade, e não há mesmo nenhum motivo para impedir o registro de seu pedido em comento, vez que as marcas em comento SÃO COMPLETAMENTE DIFERENTES não havendo a mínima associação entre as mesmas.
Não obstante o fato dos registros impeditivos apontados no tópico “DO ENTENDIMENTO DO INPI” já conviverem, existem outras marcas que também se fazem presentes (e registradas) no mesmo ramo de mercado, que assim como todas as outras mencionadas, também convivem entre si.
Entende a Notificada que a situação se aplica da mesma forma no presente caso, considerando que o INPI permitiu a coexistência pacífica de várias marcas formadas pelo mesmo radical, acreditamos que não se deve exigir da Notificada uma distância maior do que a concedida aos demais proprietários de marcas. 
Portanto, s.m.j, é de entendimento da Notificada que a Autarquia deva conceder o registro à Notificada, como já permitiu, a coexistência das marcas em questão, caso contrário, estaria violando o princípio constitucional da Isonomia e a Segurança Jurídica de suas decisões.
Dessa forma, diante de tantas marcas registradas na mesma classe, contendo de diversas composições diferentes dos termos “3 MARIAS/TRÊS MARIAS” em comum, torna evidente a impossibilidade de erro, dúvida ou associação entre as marcas por parte do consumidor.
É neste sentido que a o radical, de uso comum “TRÊS(3) MARIAS” deve ser analisado, pois se trata de vocábulo de uso comum, devendo ser apreciado no conjunto marcário “3 MARIAS AGROPECUÁRIA”, combinado de seu caráter figurativo único: 
Observa-se da imagem acima, que a marca apresenta figura artística criada com o fim exclusivo de ser usada como marca em conjunto com o elemento nominativo, contendo características próprias e formando um sinal distintivo totalmente exclusivo, utilizada para a identificação dos seus produtos.
Cabe referir, que o exame sobre a distintividade de um sinal marcário, deve levar em consideração todos os seus elementos reunidos, e não se limitar a analisar isoladamente os elementos nominativos que compõem o conjunto marcario.
Nesse particular, já que a marca, objeto do pedido de registro em testilha, foi requerida na forma MISTA, o sinal em apreço, comtempla suficiente cunho de originalidade e distintividade.
É justamente neste sentido que os tribunais entendem: 
“MARCA – REGISTRO – INEXISTÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE ERRO OU CONFUSÃO. “As marcas devem ser sempre examinadas sob o seu aspecto de conjunto, incluindo-se nesse exame a sua formação figurativa, gráfica e fônica, procurando-se nesse confronto, a possibilidade de erro ou engano prejudiciais ao consumidor e, por outro lado, a intenção de concorrência não lícita que a lei reprime. Não se pode, positivamente, cindir o nome todo, para se dizer que houve infração aos requisitos legais e, consequentemente, vir-se o órgão administrativo impedido de conceder o registro à autora. É que a marca deve ser examinada em seu aspecto global e se indagar, essencialmente, sobre o elemento típico que a diferencia das demais.” TFR – 5ª Turma – Ac. n.º 38.484/SP (sem grifos no original)
Logo, a distintividade do sinal marcário da Notificada, é alcançado com a utilização da expressão do conjunto “3 MARIAS AGROPECUÁRIA”, assim como pode ser alcançado com qualquer outra expressão, considerada genérica quando analisada isoladamente, desde que agregada com outros elementos diferenciadores. 
Assim, seria um contrassenso dar um tratamento diferenciado à marca da Notificada, devendo ela beneficiar-se da possibilidade de coexistência que assiste aos titulares dos registros anteriores. 
Ora, exigir que marcas novas guardem uma distância maior do que as outras, já registradas, guardam entre si, é um tanto ilógico, bem como injusto. 
Esta consideração encontra apoio na chamada “Teoria da Distância”, desenvolvida pela doutrina alemã e amplamente reconhecida no direito marcário de inúmeros países. 
Com efeito, dentro de um determinado ramo de atividade não se pode exigir que a marca nova mantenha uma distância (entendida como grau de diferenciação) maior em relação a outras marcas, pertencentes a titulares diferentes, do que estas mantêm entre si. 
Data máxima vênia, imaginar que o consumidor vai confundir ou associar as origens dos produtos com as marcas COMPLETAMENTE DIFERENTES que já convivem pacificamente, é subestimar sua inteligência!! 
Desta forma, não pode a marca da Notificada participar de qualquer exame de colidência que não a considere de forma intrínseca, vez que possui características novas e distintivas, como também de forma extrínseca, tendo em vista todo o cenário demonstrado pelas marcas já existentes!
DAS ATIVIDADES SEM AFINIDADE MERCADOLÓGICA DAS MARCAS
Ao requerer a cessação imediata do uso da expressão “TRÊS MARIAS” pela Notificada, a Notificante quedou-se a analisar a marca de forma FONÉTICA.
Outrossim, tratando-se de MARCAS, quando aplicada a Teoria da Distância, deve-se, também, levar em consideração a atividade pela qual estas estão envolvidas.
Veja, a Notificante possui registro para:
“Comércio (através de qualquer meio) de produtos alimentícios” (NCL 35 – processo 900915951); e
“Laticínios em geral. Margarina. Laticínios em geral. Margarina. (Classe Nacional 31, Sub-Classe Nacional 10/20)
Enquanto a Notificada postula registro para:
“Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Comércio [através de qualquer meio] de animais vivos; Comércio [através de qualquer meio] de sementes; Franchising [sistema pelo qual empresa detentora de uma marca registrada, processo patenteado de produção ou direitos similares concede a outras empresas licença de utilização dessas marcas ou processos, sob certas condições ? administração de negócios];Gestão de franquia; Licenciamento, compra e venda, leasing de marcas e patentes [intermediação de negócios comerciais];Serviços de agências de importação-exportação; GESTAO E ADMINISTRAÇÃO DE NEGOCIOS, CONSULTORIA E ASSISTENCIA, SERVIÇO DE RECEBIMENTO DE GRÃOS. Comércio [através de qualquer meio] de alimentos para animais; Comércio [através de qualquer meio] de plantas e flores naturais; Comércio [através de qualquer meio] de sementes.” (NCL 35, processo 932310575)
No conjunto, entende a Notificada que as especificações dos produtos não colidem de forma alguma, pois a Notificante “TRÊS MARIAS” é voltada para o comércio de alimentos;
Enquanto a Notificada presta serviços agropecuários, evidentemente com o comércio de animais vivos, sementes, alimentos para animais, plantas e flores naturais através de qualquer meio.
DO PROCESSO DE REGISTRO DA MARCA DA NOTIFICADA
Nos autos do processo administrativo da Notificada, foi interposta OPOSIÇÃO por parte da Notificante, não tendo sido publicado, até a presente resposta o teor da manifestação da Oposição, para que a Notificada possa realizar a Manifestação.
Havendo tempestividade, com o exame forma do INPI concluído sem intercorrências de ausências de pressupostos formais para análise de registrabilidade da marca da Notificante, entendendo porquanto a não incidência de colidência entre os sinais das marcas ora em tela, a Notificada vem, através de seus procuradores, informar que:
a) Aguarde-se a publicação da Oposição no processo administrativo n. 932310575, interpostopela Notificante;
b) Havendo interesse na continuidade do processo de registro de marcas da 3 MARIAS AGROPECUÁRIA, após a Manifestação, aguarde-se a decisão de mérito do INPI;
c) Em caso de procedência, a manutenção da decisão da Autarquia;
d) Havendo a improcedência por razões de anterioridade impeditiva no presente processo pela colidência com a marca “TRÊS MARIAS” da Notificante, em caso de indeferimento de possível recurso, sejam esgotadas as tratativas com a abstenção do uso da marca 3 MARIAS AGROPECUÁRIA, por parte da Notificada, caso o INPI entenda pela impossibilidade de convivência entre os sinais.
Ijuí, 19 de dezembro de 2023. 
Luiz Fernando Soares da Costa
OAB/RS nº 66.379
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