Oposição ZANETTI

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ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 
PROCESSO Nº 930227239 E 930227620 de 26/04/2023 
 MARCA – “ZANETTI TERRAPLANAGENS E SILAGENS” 
MISTA CLASSE – NCL (12) 39 
TITULAR – ZANETTI TERRAPLANAGENS E SILAGENS RECUPERADORA LTDA 
OPOENTE – J A ZANETTI & CIA LTDA– J A ZANETTI & CIA LTDA 
RPI Nº 2738 de 27/06/2023 
 
J A ZANETTI & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, nome 
fantasia “ZANETTI EMPREENDIMENTOS”, devidamente inscrita no 
CNPJ sob nº 13.001.576/0001-15, Vem por seu procurador 
devidamente assinado, através desta apresentar 
tempestivamente 
 
OPOSIÇÃO 
 
ao pedido de registro em destaque, o fazendo pelas seguintes 
razões: 
 
I - DA OPOENTE 
 
Cumpre consignar que a ora Opoente, desde a sua constituição galgou uma 
posição de destaque e prestígio no mercado, posição atingida a partir de um trabalho 
sério, eficiente e honesto, sempre voltado para a satisfação de seu público 
consumidor, exercendo assim com lisura e competência suas atividades. 
Com efeito, junta captura de tela de seu perfil na rede social Instagram, fins de 
apontar os serviços prestados: 
 
 
 
Recorte disponível em: https://www.instagram.com/zanetti_empreendimentos/; Acesso em: 23/08/2023 
https://www.instagram.com/marasca_estetica_automotiva/ 
 
E desta forma, o Opoente buscou junto ao INPI, para proteger e assegurar seu 
direito marcário, o registro de sua marca, a qual é fonéticamente e ideológicamente 
IGUAL à do Oposto, o que será demonstrado no decorrer das razões de Oposição. 
 
II - DOS FATOS FORMAIS E MATERIAIS 
 
A presente medida é tempestiva, eis que está sendo apresentada dentro do 
prazo estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial, devendo ser apreciada 
somente quanto ao mérito. 
A RPI em epígrafe, publicou o pedido de registo Nº 930541057 de 27/06/2023, 
MARCA – “ZANETTI TERRAPLANAGENS E SILAGENS” em nome de ZANETTI 
TERRAPLANAGENS LTDA, para identificar os serviços consignados na classe em 
referência (NCL - 12) 39. 
Em que pese as razões que levaram esse INPI a publicar o pedido de registo 
do sinal distintivo em tela, não pode a ora Opoente com as mesmas concordar, pois 
https://www.instagram.com/zanetti_empreendimentos/
https://www.instagram.com/marasca_estetica_automotiva/
 
 
colide com seus de pedidos de registro de marcas, conforme abaixo. 
 
Processo Prioridade Marca Titular Classe 
927714175 18/08/2022 ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS 
J A ZANETTI & 
CIA LTDA 
NCL (11) 35 
927714493 18/08/2022 ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS 
J A ZANETTI & 
CIA LTDA 
NCL (11) 36 
927714680 18/08/2022 ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS 
J A ZANETTI & 
CIA LTDA 
NCL (11) 37 
927714680 18/08/2022 ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS 
J A ZANETTI & 
CIA LTDA 
NCL (11) 42 
 
Por enquanto a oposta pretende o registro da seguinte marca: 
 
Processo Prioridade Marca Titular Classe 
930541057 24/05/2023 ZANETTI 
TERRAPLANAGENS E 
SILAGENS 
ZANETTI 
TERRAPLANAGENS 
E SILAGENS 
NCL (12) 39 
 
III - DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIEDADE 
 
Conforme exposto, a titular da opoente postulou registro em data anterior ,no dia 
18/08/2022, publicado na RPI 2696 em 06/09/2022, em classes colidentes por afinidade 
mercadológica na da oposta. 
Diante desses fatos, a empresa titular da "ZANETTI EMPREENDIMENTOS" está 
protegida pelo no princípio da anterioridade do pedido de registro, que prevalece 
sobre o princípio da especificidade da marca. 
Esse princípio determina que, em caso de conflito entre marcas idênticas ou 
 
 
semelhantes, prevalece aquela que foi requerida primeiro junto ao INPI. 
Neste sentido, com a utilização do mesmo elemento nominativo e a oferta dos 
mesmos serviços, os consumidores são levados a acreditar tratar-se do mesmo grupo 
de empresas, o que é inaceitável para nossa Constituinte. 
O nosso ordenamento jurídico adota o princípio da “PRIOR IN TEMPORI, POTIOR 
IN JURE”, ou seja, quando colidentes os sinais, como se verifica no presente caso, deve 
sempre prevalecer o direito daquele que primeiro efetuou os registros nos órgãos 
competentes. 
Portanto, gozando da prioridade temporal junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial, nossa Constituinte tem o direito de exclusividade do uso da 
expressão “ZANETTI EMPREENDIMENTOS”, podendo impedir que outros empresários se 
identifiquem e/ou identifiquem seus serviços com expressão idêntica ou semelhante, 
que possa provocar confusão, erro ou associação entre os consumidores ou ainda no 
meio empresarial. 
 
IV - QUANTO À SIMILARIDADE FONÉTICA, MERCADOLÓGICA E A CONCORRÊNCIA 
DESLEAL 
 
Da mesma banda, assinala-se que a expressão das marcas posuem 
“ZANETTI” de forma COMPLETAMENTE SEMELHANTE E INDISTINTA. 
Com a registrabilidade no órgão competente, a Opoente tem assegurado 
o direito a exclusividade de seu nome comercial, conforme preceitua o art.º 5º, 
inciso XXIX, da Constituição Federal, vejamos: 
 
“art.º 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
xxix – A lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio 
temporário para sua utilização, bem como proteção às criações 
industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o 
desenvolvimento tecnológico e econômico do país”. 
 
Com efeito, o legislador ao elaborar o dispositivo acima, pretende que não 
haja reprodução ou imitação de elemento característico do nome comercial e/ou 
título de estabelecimento de terceiros, passível de causar confusão com os sinais 
 
 
anteriormente registados nos órgãos competentes. 
 
Para maior apreciação, traz a Opoente, a seguinte ementa: 
 
“APELAÇÃO CIVEL Nº 105.460 – SP – 6ª . TURMA TFR – 09.03.88 REL. SR. MIN. 
CARLOS M. VELLOSO APELANTE – FABRIZIO FASANO E CIA LTDA. APELADA 
–FASANO COM. E EXP. S/A . EMENTA – Administrativo. Comercial. Propriedade 
Industrial, Marca, CPI – Artº 65, item 5. Não é registrável como marca, título de 
estabelecimento ou nome comercial. CPI, artº 65, item 5. Impossibilidade de 
registro da marca FASANO, tendo em vista a existência do registro do nome 
FASANO, para assinalar estabelecimentos comerciais da autora, Fasano 
Comércio e Exportação SA . Recurso Improvido. DI de 26.05.88 – pág. 12844”. 
 
Com efeito, analisando-se as expressões em apreço, conclui-se, 
imediatamente, que a Oposta não hesitou em REPRODUZIR o nome comercial da 
Opoente, é inegável a COLIDÊNCIA FONÉTICA entre as marcas, nos aspectos e 
fonéticos, bem como, dos serviços que visam identificar, de tal forma que não se pode 
distinguir uma da outra, conforme se pode verificar na confrontação de ambas as 
marcas abaixo, vejamos: 
 
OPOENTE: ZANETTI EMPREENDIMENTOS = OPOSTA: ZANETTI TERRAPLANAGENS E SILAGENS 
 
Neste sentido, o artº 195, alínea V, da Lei da Propriedade Industrial, é claro ao 
afirmar: 
 
“Artigo 195 – Comete crime de concorrência desleal quem: 
v – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque 
produto com essas referências”. 
 
Havendo identidade dos segmentos mercadológicos, considerando que 
as marcas em testilha encontram-se sob a mesma disposiçãofonética, como é 
sabido, no caso de marcas mistas prevalece o elemento verbal, pelo qual a marca 
é reconhecida e solicitada pelo consumidor, bem como a imitação da expressão 
que é o nome comercial pela Opoente, CONFUNDINDO-SE, portanto, está o pedido 
de registro da Oposta incurso nas proibições do artigo 124, incisos V e XIX, da Lei 
da Propriedade Industrial, abaixo transcrito, norteando o direito marcário de tal 
 
 
modo a não permitir a proliferação de concorrência desleal. 
 
Artigo 124 – Não são registráveis como marca: 
v- Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador 
de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível 
de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos; 
xix – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com 
acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com marca alheia”. 
 
Constata-se o texto legal acima, não merecer o pedido de registro em 
epígrafe, ora atacado, a proteção requerida, já que trata-se de imitação da 
expressão marcária da Opoente, com insofismável igualdade nos aspectos visuais, 
fonéticos e ideológica, bem como ferindo o Princípio de Especialidade de Marcas 
por estarem ambas as marcas enquadradas em segmento mercadológico 
considerando afim, causando confusão no mercado consumidor, com a marca 
da Opoente, pois ao público não lhe será dado conhecer a origem dos bens 
desejados visto que o sinal distintivo da Oposta é colidente, conforme se depreende 
pela simples confrontação visual e fonética. 
 
Sob o aspecto de reprodução marcária, o Mestre JOÃO DA GAMA 
CERQUEIRA, ao tratar sobre o assunto, assevera que: 
 
“O Código proíbe o registo de marca que constitua reprodução, 
no todo ou em parte ou com acréscimo de marca alheia 
anteriormente registada. Tratando-se de reprodução de marca, não 
seria necessário dizer “com acréscimo”, pois é óbvio que qualquer 
elemento a ela acrescido não exclui a reprodução. A reprodução da 
marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a 
marca levada a registo é igual a outra anteriormente registada e em 
vigor, o registo não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.” 
 
Agrava-se a situação, visto que a anterioridade pedido das marcas ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS, em classe com afinidade mercadológica evidente, levará o 
público consumidor a erro, dúvida e confusão, gerando, consequentemente, 
concorrência desleal. 
Assim, mesmo que os produtos identificados pelas marcas sejam diferentes 
dentro da mesma categoria, há risco de confusão ou associação indevida entre eles, 
 
 
pois as marcas são muito parecidas fonética e visualmente. 
O direito à propriedade de marca e nome empresarial, bem como o direito a 
zelar por eles, é assegurado por nossa legislação pátria, conforme dispõe o artigo 130, 
da Lei da Propriedade Industrial, incisos “in verbis”: 
 
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL: 
“Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado: 
I - ceder seu registro ou pedido de registro; 
II - licenciar seu uso; 
III - zelar pela sua integridade material e reputação.” 
 
Tais garantias legais são imprescindíveis, pois funcionam como escudo 
protetivo aos consumidores, que são expostos a diversos produtos e serviços, sendo 
suscetíveis associações errôneas quanto sua origem. 
Além de proteger os consumidores, a legislação marcária protege também os 
titulares das marcas, pois garante a exclusividade sobre o uso em todo território 
nacional, resguardando seu patrimônio, na medida que impede o uso e a apropriação 
indevida de seu sinal distintivo, para identificar produtos e serviços de terceiros. 
No caso em exame, depura-se que a oposta vem utilizando sinal distintivo 
alheio para designar seus serviços, situação que não pode ocorrer, uma vez que a 
mesma não possui autorização para tanto. 
Vale mencionar, que as empresas em combate atuam em SEGMENTO 
MERCADOLÓGICO IDÊNTICO, OFERECENDO OS MESMOS SERVIÇOS AOS 
CONSUMIDORES, fato este passível a agravar e tornar insustentável a presente situação, 
e que é veemente proibido pela legislação que rege a proteção das marcas. 
 
Inclusive, esse é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios. Senão vejamos: 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZ 
CARACTERÍSTICO DE NOME COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE 
GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS TERMOS -EMPRESAS QUE ATUAM EM 
SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS E ÁREAS DE CONSUMO 
COINCIDENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA 
ESPECIALIDADE.1 - A marca da apelada, "CULTURA AMERICANA", é uma 
reprodução do elemento característico do nome comercial da 
apelante. No caso, não se trata de mera semelhança, mas sim de 
termos que possuem identidade gráfica e fonética, além das empresas 
prestarem o mesmo tipo de serviço, que é o serviço de exploração e 
comércio de material didático, acarretando para o consumidor dúvida 
quanto à origem dos serviços prestados pelas empresas em litígio que 
 
 
atuam no mesmo segmento mercadolágico e no Estado de São Paulo 
registraram seus objetos comerciais;2- A doutrina tem entendido que no 
caso de colisão entre marcas e nomes comerciais, aplica-se o princípio 
da especialidade o qual implica basicamente uma limitação da regra 
da novidade relativa a um mercado específico, onde se dá a efetiva 
competição;3- A coexistência da marca da apelada com o nome 
comercial está ao arrepio do artigo 124, inciso V da Lei de Propriedade 
Industrial. Proibição esta que já se encontrava prevista no artigo 65, 5 do 
CPI; AMS 59528 RJ 2002.51.01.507813-4 
 
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Colidência entre nome e marca comercial 
- registros na junta comercial e no INPI - Prevalência de quem registrou 
em primeiro lugar, sendo vedada a utilização da marca por terceiro, 
que deverá abster do uso do nome - Prazo de 10 dias para as alterações 
- Exiguidade ficando aumentado para 60 dias - Multa diária de R$ 
2.000,00 pelo descumprimento da Exarcebação, ficando diminuída 
para R$1.000,00 - Apelo provido em parte.(Apelação Cível n.° 63.177-4, 
São Paulo - 6a Câmara de Direito Privado - Relator: Testa Marchi - 
16.12.99 ) 
 
No presente caso, além dos interesses da Opoente, também estão sendo 
violados os direitos do consumidor como mencionado anteriormente, atraindo a 
incidência do art. 4°, inciso VI, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor): 
 
“Art. 4° A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo 
o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua 
dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 
transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 
seguintes princípios: 
(...) 
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 
mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização 
indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes 
comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos 
consumidores;” 
 
Ainda é mister destacar que o uso de nome comercial e marca de titularidade 
de outrem é vedado expressamente pela lei e, poderá configurar crime contra registro 
de marca e crime de concorrência desleal, conforme segue demonstrado pela Lei da 
Propriedade Industrial: 
 
“Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca 
registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou; 
II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto 
colocado no mercado. 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” (Grifos e 
 
 
negritos nossos) 
“Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: (...) 
III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou 
alheio, clientela de outrem; 
(...) 
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou 
insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em 
estoque produto com essas referências; 
(...) 
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” 
 
Conforme se pode apreender de todo o transcrito, nossa Constituinte POSSUI 
O DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “ZANETTI EMPREENDIMENTOS" em seu 
segmento mercadológico, não sendo permitido conviver com a marca “ZANETTI 
TERRAPLANAGENS E SILAGENS" para assinalar exatamenteos mesmos serviços 
empresariais. 
Desta forma, não há como se cogitar a manutenção da utilização do 
expressão “ZANETTI TERRAPLANAGENS E SILAGENS” pela Oposta, para assinalar 
exatamente os mesmos serviços que o OPOENTE, sendo inviável a coexistência 
pacífica das expressões em tela, uma vez que seu uso causará enormes prejuízos à 
Opoente, que verá dispersar a sua clientela, formada ao longo dos onos, pois, o 
público consumidor associará os empresários mercantis, acreditando tratar-se de uma 
única empresa. 
Por consequente, estando as razões de oposição devidamente qualificadas 
em forma e matéria, passa ao requerimento. 
 
V – DA AFINIDADE MERCADOLÓGICA 
 
Apesar da Oposta ter postulado o registro de sua marca na NCL 12 – 39 
“Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.”, 
com a seguinte especificação: 
“Armazenagem;Armazenagem de mercadorias; Assessoria, consultoria 
e informação em armazenagem;Depósito;Descarregamento 
[carga];Logística de distribuição para terceiros [armazenagem e 
transporte]; Provimento de informações sobre armazenamento”; 
 
Nesse sentido, entende a Opoente que não há a menor hipótese de 
convivência pacífica entre as marcas, sem o risco de associação e/ou confusão 
 
 
perante o público consumidor. 
Isso porque a Oposta utiliza, em seu conjunto, ZANETTI 
TERRAPLANAGENS E SILAGENS, além da figura marcária, para 
assinalar seu segmento mercadológico: 
Ou pelo próprio CNPJ da titular: 
 
 
Todos estes, apontando no mesmo sentido, qque as atividades da empresa 
são destinadas à TERRAPLANAGEM, o que, conforme lista Auxiliar de Serviços1, tem-se 
que este pertence a classe 37, esta com prioridade da Opoente: 
Processo Prioridade Marca Titular Classe 
927714680 18/08/2022 ZANETTI 
EMPREENDIMENTOS 
J A ZANETTI & 
CIA LTDA 
NCL (11) 37 
 
 
1https://www.gov.br/inpi/ptbr/servicos/marcas/arquivos/classificacao_de_marcas/PortalINPIListaAuxiliarDeServicosNC
L122023_20230215.pdf 
 
 
Nesse sentido, considerando as hipóteses do Manual de Marcas, a Oposta não 
preenche os requisitos de disponibilidade do sinal marcário (5.11), bem como em 
confronto por afinidade mercadológica, encontra colidência com a opoente nos os 
requisitos de natureza, finalidade e modo de utilização, complementariedade, público 
alto, grau de atenção e canais de distribuição (5.11.2) 
 
VI - DO REQUERIMENTO 
 
Por todas as razões expendidas, espera a Opoente que este renomado 
Órgão DÊ PROVIMENTO À OPOSIÇÃO apresentada, visto a impossibilidade de 
coexistência pacífica das expressões em confronto, tendo em vista a COLIDÊNCIA 
de seu registo de MARCA, para assinalar aos serviços na mesma área 
mercadológica, colidência fonética, e na defesa de seus legítimos direitos e 
interesses e em obediência a Lei que rege a matéria, com base nos dispositivos 
apontados, por ser medida de direito e da mais lídima. 
 
Nestes termos, 
Pede deferimento. 
 
Ijuí/RS, 24 de agosto de 2023. 
 
Luiz Fernando Soares Costa 
OAB/RS nº 66.379 
 
Ricardo De Luca Rossetto 
Assessor de Marcas