Propriedade intelectual e Universidade

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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Reitor
Prof. Lúcio José Botelho
Vice-Reitor
Prof. Ariovaldo BoIzan
Pró-Reitora de Pesquisa
Profa. Thereza Christina Monteiro de Lima Nogueira
Diretor do Departamento de Projetos
Prof. Jorge Mário Campagnolo
Diretor do Departamento de Propriedade Intelectual
Prof. Luiz Otávio Pimentel
Pesquisadores ad hoc período 2003-2005
Alessandra Juttel Almeida, mestre
Astrid Coromoto Uzcátegui Ângulo, doutoranda
KarIa Closs Fonseca, mestranda
Liliana Locatelli, doutoranda
Loris Baena Cunha Neto, mestre
Milene Dantas Cavalcante, mestranda
Monica Steffen Guise, mestranda
Nilton Cêsar da Silva Flores, doutorando
Patrícia Aurélia DeI Nero, doutora
Patrícia de Oliveira Areas, mestranda
Pesquisadores ad hoc externos - serviço voluntário
Fabíola Wüst Zibetti, especialista em Direito Empresarial
KeIly Lissandra Bruch, mestranda UFRGS
Diretora do Centro de Ciências Jurídicas
Profa. Olga Maria B. Aguiar de Oliveira
Chefe do Departamento de Direito
Profa. Thais· Luzia Colaço
Coordenador do Curso de Graduação em Direito
Prof. Ubaldo César Balthazar
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito
Prof. Orides Mezzaroba
ASSOCIAÇÃO CATARlNENSE DAPROPRIEDADE INTELECTUAL
Presidente
Luiz Otávio Pimentel
Vice-Presidente
Henry Herbert Mühlbach
Primeiro Secretário
José Cristiano Schmitt
Segundo Secretário
Mário Sérgio de Castro Faria
Primeiro Tesoureiro
Edemar Soares Antonini
Segundo Tesoureiro
Julio Santiago da Silva Filho
Luiz Otávio Pimentel
PROPRIEDADE INTELECTUAL
E UNIVERSIDADE
ASPECTOS LEGAIS
FUNDAÇÃO
BOITEUX
~"'" -._4-C t.-.;~ to; '.,17
UNICAMP
•••••.....------------------~~---
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 9
1. INTRODUÇÃO: O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO BRASIL 17
2. O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UFSC 27
3. PATENTES 39
4. CULTIVAR 65
5. DESENHO INDUSTRIAL 83
6. MARCAS 95
7. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 115
8. TOPOGRAFIAS DE CIRCmTOS INTEGRADOS 121
9. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 123
10. CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM
CONTRATOS DE LICENÇA E TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 127
11. DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS 131
12. PROGRAMA DE COMPUTAOOR 157
REFERÊNCIAS 167
OBRAS DO AUTOR SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 173
VOCABULÁRIO DOS DIREITOS AUTORAIS 175
VOCABULÁRIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE CULTIVAR 179
APRESENTAÇÃO
O doutor Luiz Otávio Pimentel nos oferece neste li-vro o seu mais recente trabalho de pesquisa sobre
os aspectos legais da propriedade intelectual no Brasil.
Trata-se de uma compilação que reúne as normas
do direito de propriedade intelectual na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a legislação federal
sobre patentes, cultivar, desenho industrial, marcas, indi-
cações geográficas, topografias de circuitos integrados
(que tramita no Congresso Nacional), proteção de infor-
mação confidencial, controle de práticas de concorrência
desleal em contratos de licença, direito de autor e direitos
conexos e programa de computador.
No que se refere ao autor, cabe recordar que é pro-
fessor do Centro de Ciências Jurídicas, lotado no Depar-
tamento de Direito, aprovado em primeiro lugar no con-
curso público para a matéria de Direito Comercial, exer-
cendo a docência e a pesquisa na UFSChá cinco anos.
O doutor Pimentel é um dos mais destacados juris-
tas do Curso de Pós-Graduação em Direito, fundado em
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
1973, cujos programas de mestrado e doutorado vêm,sen-
do sucessivamente avaliados entre os melhores do paIS no
campo da Ciência do Direito. Na pesquisa e docência ele se
destacou a partir dos estudos sobre a integração regional
de países, desde 1991, reconhecimento express~ ~ecente-
mente na indicação do seu nome pelo senhor Minístro de
Estado das Relações Exteriores para integrar a lista de árbi-
tros brasileiros do MERCOSUL, apto para solucionar con-
trovérsias entre Estados-Partes do bloco regional.
O tema central da especialidade de Pimentel é o
Direito da Propriedade Intelectual, proteção internacio-
nal e transferência de tecnologia, consubstanciado nas re-
lações contratuais que movimentam empresas e centros
de pesquisa tecnológica, seja na P&D, seja no uso da
tecnologia pela industria e prestadores de serviços técni-
cos. Sua especialização teórica iniciada com o Direito Ci-
vil das Obrigações, focalizando os Contratos, logo Teoria
e Análise Econômica, avançou depois com o mestrado na
UFSC e o doutorado sobre o Direito Econômico e a Pro-
priedade Intelectual, na Universidade de Barcelona e Uni-
versidade Nacional de Assunção.
Pimentel possui várias publicações, organizou e
participa ativamente de eventos nacionais e internacio-
nais, preside a Associação Catarinense da Propriedade
Intelectual e dirige o Departamento de Propriedade Inte-
lectual da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC.
Após recordar alguns dos aspectos do autor, que
por certo dispensa apresentações, na qualidade de Reitor
da UFSC, cabe fazer algumas considerações sobre a im-
portância da propriedade intelectual na economia contem-
10
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
porânea, no desenvolvimento econômico brasileiro e na
universidade pública.
Na economia mundial, hoje, observa-se uma
multiplicidade de agentes, públicos e privados, países in-
dustrializados e em vias de industrialização, empresas
gigantescas e microempresários. As relações econômicas,
dentro e fora dos países, são marcadas pela concorrência
entre os agentes econômicos que disputam um espaço no
mercado para oferecer produtos e serviços.
Podemos dimensionar essa realidade da concor-
rencia empresarial com alguns dados do Brasil e de Santa
Catarina. Segundo as estatísticas mais recentes publicadas
pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio
(disponível em: <http:j jwww.dnrc.gov.brj>;acessoem
15 mar. 2005), no período de janeiro a dezembro de 2003,
alcança-se um total geral de 1.514.910empresas registradas
nas Juntas Comerciais dos estados da federação. O nosso
estado, que ocupa a sexta posição do ranking, registrou
77.028 empresas, o que corresponde a 5,08% do total. Da-
dos que permitem duas observações gerais: que existem
muitas empresas em concorrência no mercado e que será
muito difícil encontrar alguma espécie rara de empreen-
dimento sozinho dentro de sua ultra-especialidade.
Focalizando os fatores de produção, os fatores im-
prescindíveis em qualquer atividade empresarial, por certo
que a tecnologia é um dos elementos mais fundamentais.
A tecnologia é estratégica porque otimiza o uso dos
insumos e matérias-primas de forma racional dentro do
quadro de esgotamento de muitas fontes naturais, é es-
tratégica porque agrega valor em serviços, é estratégica
11
••••••.......-----------------,.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
porque permite um diferenci~l na concorrência em~resa-
. I e' importante para a sociedade porque permite en-na, .
contrar soluções necessárias, como, por exemplo, medi-
camentos para enfermidades antes incuráveis, alimentos
mais saudáveis, comunicações, transportes, etc.
A expansão da indústria, o crescimento dos servi-
ços como gerador de trabalho e o avanço na difusão do
conhecimento (arte, literatura e ciência), juntamente com
o desenvolvimento das tecnologias, projetaram a propri-
edade intelectual como uma riqueza importante do
patrimônio das pessoas naturais e jurídicas. Ao lado dos
bens materiais, cada vez tem mais valor os ativos intangí-
veis como as marcas, patentes e copyrights. A propriedade
intelectual protegida pelo Direito permite a exclusivida-
de da utilização do seu objeto, o que assegura um benefí-
cio econômico aos seus titulares.
A publicação dos dados estatísticos da Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual (disponível em:
<http://www.wipo.int/ edocs/ prdocs / es/2005/
wipo_pr_2005 _403.htm1, WIPO/ PR/ 2005/4_03>;acesso
em 15 mar. 2005), tomando como exemplo o movimento
dos pedidos no âmbito do Tratado de Cooperação em
Matéria de Patentes (PCT), que reúne 126 países no siste-
ma, permite aferir o reconhecimento do valor estratégico
da propriedade intelectual, a seguir.
Neste ano de 2005, em janeiro, foi protocolada a so-
licitação internacional número 1.000.000 de patente. So-
mente no ano de 2004, foram 120.100 solicitações interna-
cionais de patentes pelo sistema PCT: os países industria-
lizados, como Estados Unidos (35,7%),Japão (16,6%),Ale-
12
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
manha (12,4%)e França (4,4%) lideram o ranking; entre os
países em desenvolvimento (conjunto que representa ape-
nas 6,6 % do total), destacam-se a República da Coréia
(3.521 solicitações), China (1.782), Índia (784), África do
Sul (416), Singapura (415), Brasil (280) e México (137).
Esses dados permitem uma conclusão genérica, os
brasileiros ainda não se deram conta da importância da
propriedade intelectual.
Observando, agora, as estatísticas do Brasil, publica-
das pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (dis-
ponível em: <http://www.inpi.gov.br/>; acesso em 15
mar. 2005), exemplificando com dois setores, no ano de
2004, computados os meses de janeiro a setembro, obser-
va-se que: foram averbados 1.115 certificados de transfe-
rência de tecnologia, dos quais apenas 50 eram do Brasil
(1.065 do estrangeiro); em termos de programas de com-
putador, Santa Catarina que foi o estado com mais desta-
que em 2003, no ano seguinte passou para o segundo lu-
gar, com 179 dos 671 registros outorgados.
O primeiro dado acima demonstra que as empresas
que operam no Brasil usam tecnologia importada e, obvi-
amente, não estão investindo nos centros de pesquisa na-
cionais. E o segundo dado permite supor que as centenas
de empresa que desenvolvem programas de computador
nos pólos de Florianópolis, Blumenau e Joinville, em San-
ta Catarina, com destaque pela qualidade dos serviços
prestados, não têm como política a proteção dos progra-
mas de computador por um regime jurídico da Proprie-
dade Intelectual, inclusive perdendo espaço para Pernam-
buco, que passou a liderar o ranking.
13
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Analisando os dados disponíveis e o papel da uni-
versidade, especialmente a pública, para contribuir e par-
ticipar ativamente no desenvolvimento do Brasil, conclu-
ímos que a UFSC, através da sua massa crítica (pesquisa-
dores: docentes e estudantes), com apoio dos demais ser-
vidores, tem um potencial e um papel fundamental a de-
sempenhar. A história registra que sempre estivemos na
vanguarda entre os que transmitem o saber acumulado e
buscam novos conhecimentos.
Hoje a UFSCtem uma política definida no que tan-
ge à importância de acumular, desenvolver, transmitir e
transferir conhecimentos, sejam tecnológicos, sejam cien-
tíficos, artísticos ou literários, e na sua proteção jurídica.
A Reitoria apóia plenamente a pesquisa, o ensino e a ex-
tensão. Em face do tema do livro, destacamos especial-
mente que a propriedade intelectual integra o patrimônio
da Universidade e deve ser cuidada como os demais bens
(terrenos, veículos, instalações, etc.).
Destacamos que entre os pontos mais importantes
da política de difusão e proteção da propriedade intelec-
tual na UFSCestão: a valorização do conhecimento gera-
do no campus e pelo pessoal da universidade; a participa-
ção dos pesquisadores nos resultados econômicos que
emergem da proteção jurídica; a promoção da conscien-
tização do assunto na comunidade universitária; a inclu-
são do tema "propriedade intelectual" nos diversos cur-
sos, sendo imprescindível entre os pesquisadores da área
tecnológica; a disseminação da busca em bancos de pa-
tentes (pesquisa) como etapa prévia necessária de qual-
quer projeto de P&D tecnológico; o controle estrito dos
14
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
conhecimentos e informações tecnológicas (segredo) até
que sejam tomadas as medidas administrativas para apre-
sentação das solicitações de proteção pelos órgãos da pro-
priedade intelectual (como por exemplo, solicitação de
patente, pedido de registro de desenho industrial e pro-
grama de computador, etc.); o acompanhamento das re-
lações com instituições públicas e privadas desde as ne-
gociações preliminares até o final cumprimento dos con-
vênios e contratos, visando à segurança jurídica e velar
pelo interesse da UFSC; com relação à titularidade, por
ser uma obrigação legal, a priorização da propriedade
exclusiva e, excepcionalmente, permitir a titularidade con-
junta (que pode ser viável em projetos financiados ou con-
tratos com terceiros); o melhoramento do atendimento e
assistência aos criadores de obras intelectuais.
A administração central tem consciência de que ain-
da são poucas as universidades brasileiras que produzem
conhecimento, que são poucos os recursos destinados à
pesquisa e à proteção dos seus resultados, que a proprie-
dade intelectual ainda é desconhecida pelos seus princi-
pais beneficiários ...
Todavia, o quadro, rapidamente esboçado acima,
anima a UFSC a buscar o aperfeiçoamento da gestão da
propriedade intelectual e incluir o tema nas suas priori-
dades. Sendo um serviço público federal, mantido com
recursos públicos e, também, com investimentos priva-
dos, esta instiuição deve zelar e velar pela sua proprieda-
de intelectual.
Esta obra do doutor Luiz Otávio Pimentel traz para a
comunidade universitária importantes informações sobre
15
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
os principais aspectos da proteção jurídica da propr~edade
intelectual, razão pela qual recomendamos a sua leitura.
Florianópolis, 15 de março de 2005
Professor Lúcio José Botelho
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina
16
1. INTRODUÇÃO:
o DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO BRASIL
OBrasil foi um dos primeiros países do mundo a re-gular os direitos de propriedade intelectual. Antes
mesmo da independência de Portugal houve o Alvará de
1809,do Príncipe Regente Dom João VI, que previa a con-
cessão de privilégio de exclusividade aos inventores e
introdutores de novas máquinas e invenções, como um
benefício para a indústria e as artes.
O Direito de Propriedade Intelectual brasileiro com-
preende hoje o conjunto da legislação federal, oriunda do
legislativo e executivo, de caráter material, processual e
administrativo. Este Direito abrange as espécies de cria-
ções intelectuais que podem resultar na exploração comer-
cial ou vantagem econômica para o criador ou titular e na
satisfação de interesses morais dos autores. O ordena-
mento jurídico neste campo é um conjunto disperso de
normas (princípios e regras).
--
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Os direitos de propriedade intelectual aplicam-se
aos nacionais ou pessoas dorniciliadas em país que asse-
gure aos brasileiros ou pessoas dorniciliadas no Brasil ~
reciprocidade na proteção a estes direitos. Os cstrangei-
ros dorniciliados no exterior gozarão da proteção assegu-
rada nos tratados internacionais em vigor no Brasil.
1.1. Objeto dos direitos de propriedade intelectual
Os direitos de propriedade intelectual têm por ob-
jeto de proteção os 11 elementos diferenciado~e~" d.e ou-
tras criações, razão pela qual a novidade, a ongmalidade
e a distinguibilidade são da sua essência. A novidade é
um elemento que diferencia quanto ao tempo; a originali-
dade diferencia quanto ao autor; e a distinguibilidade di-
ferencia quanto ao objeto protegido. 1
A propriedade intelectual protegida pelo Direito co-
bre os resultados da atividade criativa e inventiva. Além dis-
so, alcança as indicações de procedência geográfica, exem-
plos de objetos de proteção, que não resultam de criatividade
ou inventividade, mas que não deixam de ser importantes
como elementos de diferenciação e por isso são também ob-
jetos de direitos de propriedadeintelectual?
1.2. Conceito de direito de propriedade intelectual
Adotamos, neste livro, o conceito de propriedade
intelectual usado por Nuno Pires de Carvalho, como "0
conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisi-
1 CARVALHO, UFSC, 2004.
2 Ibidem.
18
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ção, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses
sobre ativos intangíveis diferencia dores que são suscetí-
veis de utilização no comércio".'
A propriedade intelectual, como observa Carvalho,
não cobre todos os ativos intangíveis, mas somente aque-
les que servem de elementos de diferenciação entre con-
correntes. Por exemplo, os direitos de crédito e outras
obrigações pessoais são ativos intangíveis, mas nem por
isso pertencem à propriedade intelectual.'
1.3. Classificaçãodos direitos de propriedade intelectual
A doutrina, na ciência jurídica, divide esses direitos
em dois grandes ramos, os direitos autorais e a proprie-
dade industrial. Podemos indicar entre os elementos co-
muns a todos eles a imaterialidade do seu objeto
(incorpóreo, intangível) e a classificação para os efeitos
do Código Civil brasileiro como bens móveis.
Diferem, entre outros, no que se refere à obrigato-
riedade ou não do registro, que é facultativo (efeito
declaratório) nos <:illeitos~e autor e obrigatório na pro-
priedade industrial e de cultivar (efeito constitutivo com
exceção). Todavia é imprescindível na prática o registro do
programa de computador e das obras literárias, artísticas e
científicas que são objeto dos direitos autorais (copyright).
Na propriedade industrial, são objetos de patentes a
invenção e o modelo de utilidade, e de registros o desenho
industrial, as marcas e as indicações geográficas (nas indica-
3 Ibidem.
4 Ibidem.
19
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
ções O registro tem caráter declaratório). A cultivar é prote-
gida por um certificadoe as topografias de circuitos integra-
dos" ainda não foram reguladas pela legislação brasileira.
Carvalho salienta que 1/a diferença entre direitos de
autor e direitos de propriedade industrial decorre essencial-
mente da diferença entre os respectivos objetos de proteção
e reflete-sena diferente natureza dos direitos concedidos"."
Os direitos de autor incidem sobre expressões, e os
direitos de propriedade industrial incidem sobre idéias
(com exceções).7
Os direitos de autor e os direitos conexos consistem
no direito de proibir que terceiros copiem, ou que prati-
quem, os diversos atos que constituem modalidades de
cópia, como reproduzir, traduzir, adaptar, comunicar,
transmitir e fixar as obras protegidas,"
Os direitos de propriedade industrial consistemno di-
reito de proibir que terceirosutilizem os ativos protegidos."
Nuno Pires de Carvalho apresenta outras conside-
rações importantes que reproduzimos, a seguir.
A propriedade industrial cobre três áreas, parcial-
mente sobrepostas:
a) criações técnicas - patentes, modelos de utilidade, cul-
tivares, topografias de circuitos integrados, desenhos
industriais;
5 Ver mais adiante neste livro comentário sobre o projeto de lei.
6 CARVALHO, UFSC, 2004.
7 Ibidem.
8 Ibidem. Nota de Carvalho: "nem sempre os direitos conexos se conectam com
os direitos de autor; por exemplo: o direito de transmissão por televisão de
jogos de futebol".
9 Ibidem.
20
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
b) sinais distintivos - marcas de comércio, indústria e
serviços, marcas de certificação, nomes comerciais, tí-
tulo: d~ estabelecimento e insígnias, indicações de pro-
cedência e denominações de origem;
c) vantagens competitivas não proprietárias _ repressão
da concorrência desleal: segredos, dados de testes, ou-
tros elementos do fundo de comércio (como a reputa-
ção, a clientela e o trade dress).
Exemplos de sobreposição parcial dentro da propri-
edade industrial:
a) o irade dress não é proprietário, mas não deixa de ser
um sinal distintivo;
b) os desenhos industriais são criações geralmente técni-
cas, mas também podem ser sinais distintivos (por ve-
zes, modelos podem ser registrados como marcas).
Também existe sobreposição parcial entre os direi-
tos de autor e a propriedade industrial:
a) os.desenhos industriais podem ser protegidos pelo di-
reíto de autor;
b) os programas de computador são designados pelo
TRlpslo e pelo WCTll como objetos do direito de au-
tor, mas podem ser patenteáveis em alguns países;
to ~mrs:The wro's Agreement on Trade-Re/ated Aspects of lniellectual Property
RI1'tS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
11 ..; a~onados ao Comércio da OMC, Organização Mundial do Comércio).
20C;99V:'P~Copynght Treaty, adopted by tire Diplomatic Conference on December
, .' orld lntelleaual Property Organization (Organização Mundial d
Propnedade Intelectual). a
21
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
c) as cultivares e os microorganísmos geram um direito
muito semelhante ao do direito de autor: o de proibir a
reprodução do objeto de proteção."
1.4. O direito patrimonial de propriedade intelectual
O direito patrimoníal que decorre da propriedade
intelectual é temporário, variável segundo cada uma das
espécies, e o seu principal efeito econômico é que permite
a exclusividade de uso do seu objeto no território do país
onde está protegido. Neste sentido podemos exemplificar
que o titular de uma patente de invenção de um produto
no Brasil pode impedir que outra pessoa industrialize ou
comercialize este bem no mesmo território, o que será
possível somente através de um negócio lícito.
1.5. Otitular de direito de propriedade intelectual
Nos direitos de propriedade intelectual, é comum o
uso das expressões: autor, inventor, obtentor e titular. Cabe
estabelecer a diferença de significado.
O uso do vocábulo "autor", "inventor" e "obtentor"
designa o produtor de alguma coisa, ou o criador, de uma
obra artística, literária, científica ou tecnológica; é com este
sentido que selhes reservam osdireitos de propriedade (usar,
gozar e dispor) da obra por si criada, inventada ou obtentada,
quer dizer que é um direito originário da criação.
A expressão "titular" é a designação do sujeito ati-
vo, pessoa física ou jurídica, que possui um direito reco-
12 CARV ALfIO, UFSC, 2004.
22
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
nhecido ou declarado por lei a seu favor; portanto, pode
ser originário ou derivado. Resulta, pois, que a titula-
ridade na propriedade intelectual é uma qualidade de
quem é proprietário.
Duas situações gerais podem ocorrer: a primeira, é
a do autor, inventor ou obtentor, que, por ser titular origi-
nário, vai explorar os seus direitos ou transferi-los a ter-
ceiros; e a segunda, é a do contratante cessionário ou li-
cenciado (empresa), que obtém a titularidade para nesta
qualidade exercer os direitos de exploração econômica.
A propriedade intelectual se exerce sobre direitos, e
os contratos que permitem a sua livre disposição podem
ser de cessão ou licença voluntária. A cessão implica a
transferência dos direitos, onerosa ou gratuita, tomando
geralmente o caráter de venda. A licença exprime uma
autorização para o uso ej ou gozo dos direitos, pode ser
onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o
caráter de uma locação, sendo a retribuição designada por
royalty, que geralmente é calculado em percentual sobre a
comercialização de produto."
1.6. Odireito internacional de propriedade intelectual
no Brasil
O Brasil é signatário e ratificou os principais instru-
mentos jurídicos do Direito Internacional relativos à pro-
priedade intelectual, entre estes citamos:
13 Existe a licença compulsória, que independe da vontade do titular e será
examinada mais adiante. '
23
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade
Industrial."
• a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Lite-
rárias e Artísticas:"
• oAcordo sobre a Classificação Internacional de Patentes:"
• o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes:"
• a Convenção Internacional para a Proteção das Obten-
ções Vegetais:" e
• o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Proprieda-
de Intelectual Relacionados ao Comércio da Organiza-
ção Mundial do Comércio."
1.7. O direito brasileiro de propriedade intelectual
A Constituição Federal, ao estabelecer a ordem jurí-
dica interna, a base de todo o ordenamento jurídico naci-
onal, no título que trata dos direitos e garantias funda-
mentais, garante aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no Brasil, entre outros, a inviolabilidade do direito
à propriedade, determinando que:
• aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu-
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei infraconstitucional fixar;
• são asseguradas a proteção às participações individu-
ais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
,. Decreto n,? 75.572, de 1975; Decreto n° 635, de1992; e Decreto n," 1.263, de 1994.
is Decreto n.? 75.699, de 1975.
16 Decreto n.? 76.472, de 1975
17 Decreto n." 81.742, de 1978.
18 Decreto n.? 3.109, de 1999.
19 Decreto n, o 1.355, de 1994.
24
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
humanas, inclusive nas atividades desportivas; o di-
reito de fiscalização do aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos seus cri-
adores, os intérpretes, e às respectivas representações
sindicais e associativas;
• a lei assegurará aos autores de inventos industriais pri-
vilégio temporário para sua utilização, bem como pro-
teção às criações industriais, à propriedade das mar-
cas, aos nomes de empresas e a outros signos distinti-
vos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do país. 20
Cabe destacar que a ordem constitucional econômica
brasileíra," funda-se na livre iniciativa e na observância dos
princípios da propriedade privada, função social da propri-
edade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do .
meio ambiente e no tratamento favorecido para as empre-
sas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no país. Assegurando
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, sal-
vo nos casos previstos em lei infraconstitucional.
A seguir, apresentamos a compilação dos principais
aspectos dos direitos de propriedade intelectual na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, na legislação fede-
ral brasileira, as referências bibliográficas dos textos le-
gais utilizados e um vocabulário com a terminologia bási-
ca do Direito Autoral e de Cultivar.
20 Constituição Federal de 1988, art. 5°, XXVII, XXVIII, XXIX.
2! Constituição Federal de 1988, art. 170.
25
2. O DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NA UFSC
Noâmbito da Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), a norma em vigor, que dispõe sobre a
titularidade e a gestão de direitos relativos à propriedade
intelectual é a Resolução n,? 14 do Conselho Universitá-
rio, de 25 de junho de 2002.22
A Resolução surgiu da necessidade de promover
políticas de desenvolvimento e fortalecimento da ciência
e da tecnologia, por meio do incremento da pesquisa bá-
sica e da pesquisa aplicada; de estabelecer normas para a
proteção ao uso dos resultados das pesquisas desenvolvi-
das na UFSC ou com a sua participação; de fixar critérios
para a participação dos pesquisadores nos ganhos finan-
ceiros obtidos com a exploração comercial da criação in-
telectual protegida.
A iniciativa da elaboração da norma ocorreu na ges-
tão dos professores Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Álva-
ro Toubes Prata e Cláudia Maria Oliveira Simões, com o
22 Parecer n.? 016/CUn/2002, Processo n.023080.002843/2001-92.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
apoio técnico da procuradora federal Maristela Cecheto e
do economista Cláudio Moita Guedes.
A Resolução foi elaborada em consonância expres-
sa com as seguintes normas de âmbito federal:
• Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990;23
• Lei n." 9.279,de 14de maio de 1996,e Decreto n." 2.553,
de 16 de abril de 1998;
• Lei n." 9.456, de 25 de abril de 1997, e Decreto
n.? 2.366,de 5 de novembro de 1997;
• Lei n." 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e Decreto n."
2.556, de 20 de abril de 1998;
• Lei n.? 9.610,de 19 de fevereiro de 1998;
• Portaria n." 322, de 16 de abril de 1998, do Ministério
de Educação.
2.1. Definições no âmbito da UFSC
Para os efeitos da Resolução da UFSC:
• propriedade intelectual: é toda criação e expressão da
atividade inventiva humana, fixada em qualquer su-
porte, tangível ou intangível, em seus aspectos cientí-
ficos, tecnológicos e artísticos [ao qual acrescentamos
que deve cumprir os requisitos legais];
• criação intelectual: é toda obra que possa ser objeto
do direito de propriedade intelectual, em seu sentido
mais amplo, como por exemplo a invenção, aperfei-
çoamento [adição de invenção ],modelo de utilidade,
2:l Art. 117, inciso XII.
28
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
processo e desenho industrial, marca, programa de
computador e cultivar;
• premiação: é a participação do servidor, a título de in-
centivo, nos ganhos econômicos decorrentes da explo-
ração econômica da criação intelectual;
• ganhos econômicos: é qualquer resultado pecuniário
(patrimonial) da exploração econômica direta ou indi-
reta, através de cessão ou licença de direito de propri-
edade intelectuaL
A criação intelectual é considerada como feita no
âmbito da UFSC quando realizada por:
• servidores docentes e técnico-administrativos que te-
nham vínculo permanente ou eventual com a UFSC,
no exercício de suas funções, sempre que a sua criação
tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas
instalações, ou com o emprego de recursos, dados,
meios, informações e equipamentos da UFSC;
• alunos e estagiários que realizem atividades
curriculares de cursos de graduação ou de programas
de pós-graduação na UFSC,ou que participem de pro-
jeto que decorra de [convênio] específico ou contrato
de prestação de serviços, ou desenvolvido mediante o
uso de instalações, ou com o emprego de recursos, da-
dos, meios, informações e equipamentos da UFSC;
• qualquer pessoa, cuja situação não esteja contempla-
da nos itens anteriores, que use as instalações, ou em-
pregue recursos, dados, meios, informações e equi-
pamentos da UFSC.
29
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
As pessoas acima indica das responderão adminis-
trativa, civil e penalmente pelos prejuízos decorrentes da
inobservância das normas que regulam a propriedade in-
telectual e o disposto na Resolução.
2.2. Órgão encarregado da propriedade intelectual
na UFSC
oDepartamento de Propriedade Intelectual, vincu-
lado à Pró-Reitoria de Pesquisa, é o órgão responsável pela
gestão da propriedade intelectual. Obrigação que é leva-
do a cabo na medida do interesse da UFSCe que consiste
em exercer e fazer cumprir as disposições da Resolução,
apoiar a transferência de tecnologias, interna ou externa-
mente, estimular e promover a proteção jurídica e a ex-
ploração econômica das criações intelectuais.
2.3. As obrigações pessoais e o segredo das criações
intelectuais
Todas as pessoas que atuam na UFSC24devem co-
municar as suas criações intelectuais, obrigando-se aman-
ter segredo sobre estas e a apoiar as ações, visando à pro-
teção jurídica e à exploração econômica pertinentes.
A obrigação de manter segredo, de que trata a Re-
solução, estende-se a todo o pessoal envolvido no proces-
so de criação intelectual (grupo de pesquisa e desenvolvi-
mento ou equipe integrante de um projeto), até que de-
" Servidores, pesquisadores, alunos, estagiários e todas as pessoas que desen-
volvem atividades nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados,meios, informações e equipamentos da UFSC.
30
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
corram pelo menos noventa dias da comunicação ao De-
partamento de Propriedade Intelectual.
O prazo estipulado visa otimizar as providências e
formalidades para encaminhar o pedido de patente, ou
outra espécie de propriedade intelectual, que, por exigir a
novidade como requisito de proteção jurídica, obviamente
impõe todo o sigilo até que seja assegurada a proteção via
trâmites legais de patenteamento, registro e certificado.
Nó caso de intercâmbio de pessoal entre a UFSC e
outras instituições (como por exemplo outras universida-
des ou centros de pesquisa) ou empresas, nacionais ou
estrangeiras, deverá ser celebrado convênio ou contrato,"
elaborado pelo Departamento, que estabelecerá as condi-
ções de segredo, direitos de publicação, divulgação e uti-
lização dos resultados das atividades desenvolvidas.
O envio de material ou informações relacionados à
criação intelectual da UFSC para outras instituições ou
empresas, nacionais ou estrangeiras, só poderá ser efetu-
ado após a formalização, pelos responsáveis das institui-
ções envolvidas, de convênio ou contrato que tratem dos
direitos de propriedade intelectual.
2.4. Titularidade da propriedade intelectual no âmbi-
to da UFSC
Será propriedade da UFSCa criação intelectual de-
senvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de re-
25 Considera-se "contrato" todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual
for a denominação utilizada - Lei n.o 8.666, de 1993, art. Z', parágrafo único.
31
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
cursos humanos, da aplicação de dotações orçamentárias
com ou sem utilização de dados, meios, informações e
equipamentos da Universidade, independentemente da
natureza do vínculo existente com o criador.
A titularidade do direito de propriedade, referido
antes, poderá ser exercida em conjunto com outras insti-
tuições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo
ser fixado expressamente o percentual dos benefícios
(royalties) e as obrigações das partes no instrumento contra-
tual celebrado entre elas.
A relação da UFSC com instituição estrangeira, seja
na pesquisa e desenvolvimento, seja na transferência de
tecnologia, deverá seguir normas especiais aplicáveis a
convênios e contratos de autarquias que integram o servi-
ço público federal brasileiro com pessoa jurídica estran-
geira e providências de legalização diplomática dos res-
pectivos instrumentos e documentos.
A criação intelectual desenvolvida parcialmente fora
da UFSC pelas pessoas sujeitas ao regime jurídico da Re-
solução, mas que tenham utilizado recursos e instalações
da UFSC, pertencerá conjuntamente às instituições envol-
vidas, através da atividade do criador. Deve ser celebra-
do convênio ou contrato, regulando os direitos de propri-
edade e as condições de exploração da criação, expressa-
mente a titularidade e a proporcionalidade dos ganhos
econômicos entre as instituições parceiras.
Nos casos de criação intelectua! resultante de proje-
to ou atividade financiada ou realizada em conjunto com
outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangei-
32
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ras, figurarão como depositantes ou requerentes a UFSC
e as demais entidades, sendo a divisão dos direitos de
propriedade e as condições de exploração, também, esta-
belecidas em conformidade com o que dispuser o contra-
to ou convênio firmado entre as partes.
É importante observar que se enquadram nas situa-
ções previstas, acima, os servidores afastados para for-
mação ou aperfeiçoamento.
2.5. Pedido de proteção jurídica cÍascriações
O Departamento de Propriedade Intelectual é o ór-
gão da UFSC incumbido de requerer e acompanhar os pe-
didos de proteção das criações intelectuais da instituição
junto aos órgãos encarregados do registro, patente e certi-
ficado de propriedade intelectual no Brasil e no exterior.
Sendo possível que a UFSC contrate agente especializado
na matéria, sempre que as especificidades e potencialidades
da criação intelectual assim o determinarem.
No pedido de proteção de criação intelectual figu-
rará sempre, como depositante ou requerente, a UFSC e,
se for o caso, a pessoa jurídica que realizou o projeto con-
junto. Sempre nomeando o criador ou criadores (autor,
inventor ou obtentor).
O coordenador ou encarregado de projeto poderá
indicar os membros de sua equipe ou grupo, docentes ou
não, que participaram efetivamente da criação intelectu-
al, na qualidade de co-críadores, e o percentual de contri-
buição de cada um, a fim de serem apurados os direitos
ao incentivo, que é a participação nos ganhos econômicos
33
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
futuros com a exploração da propriedade intelectual ou
transferência da tecnologia protegida.
As despesas decorrentes dos pedidos de proteção
de criação intelectual, dos encargos periódicos de ma-
nutenção de proteção da propriedade intelectual, bem
como de quaisquer encargos administrativos ou judici-
ais, caberá à UFSC, ao criador e, se for o caso, à pessoa
jurídica que participou conjuntamente do projeto, de
acordo com as obrigações previstas no convênio ou con-
trato firmado entre as partes.
A UFSC poderá custear as despesas de proteção da
propriedade intelectual que seriam da responsabilidade
do criador, ressarcindo-se posteriormente da parte que lhe
couber nos ganhos econômicos a serem compartilhados.
2.6. A manifestação do interesse da UFSC
A análise do interesse da UFSC no pedido de prote-
ção da criação intelectual leva em conta a viabilidade de
exploração comercial do produto ou processo desenvol-
vido pelo criador, através de parecer do Departamento
de Propriedade Intelectual.
A decisão sobre a extensão da proteção dá criação
intelectual para outros países será tomada pelo Reitor, em
conjunto com o Departamento e o criador, observando a
potencialidade econômica e a necessidade de garantir ex-
clusividade em outros territórios.
O resultado do estudo de viabilidade econômica
pode recomendar a não-proteção jurídica da criação inte-
lectual; neste caso, a UFSC renunciará ao direito de re-
34
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
querer a respectiva proteção, cedendo gratuitamente ao
pesquisador o direito de fazê-lo em seu nome (e por sua
conta), sendo vedada a indicação do nome da UFSC. To-
davia, o exercício desse direito não poderá conflitar com
as normas que regulamentam as atividades de docentes
em regime de dedicação exclusiva e as referentes às ativi-
dades de consultoria.
2.7. Exploração econômica da criação intelectual
protegida
Caberá à UFSC o direito exclusivo de exploração da
criação intelectual concebida e desenvolvida segundo os
termos da Resolução, assegurado ao criador o comparti-
lhamento nos resultados financeiros daí decorrentes. O
convênio ou contrato celebrado com instituições ou em-
presas, nacionais ou estrangeiras, pode dispor expressa-
mente sobre a exploração conjunta.
A exploração dos resultados de propriedade inte-
lectual poderá ocorrer direta ou indiretamente pela UFSC,
através da cessão ou de licenciamento de direitos a ser
formalizados através de convênio ou contrato.
O criador deverá prestar assessorias técnica e cien-
tífica necessárias à utilização ou transferência da tecnologia
objeto de propriedade intelectual.
2.8. Ganhos econômicos
Os ganhos econômicos resultantes da exploração da
criação intelectual protegida por direitos de propriedade
intelectual, consubstanciados nos rendimentos líquidos
35
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
efetivamente auferidos pela UFSC, serão divididos em
parcelas iguais entre:
• o Departamento de Propriedade Intelectual,
• as unidades acadêmicas ou órgãos onde foram realiza-
das as atividadesdas quais resultou a criação intelec-
tual protegida e
• o criador ou grupo de criadores.
A parcela destinada ao Departamento de Proprie-
dade Intelectual formará um fundo, visando à gestão e ao
custeio das despesas de proteção da propriedade intelec-
tual, cujo excedente poderá financiar atividades de pes-
quisa na UFSC.
A parcela das unidades acadêmicas ou órgãos da
UFSC será alocada onde foram realizadas as atividades
das quais resultou a criação intelectual protegida, para que
determine a destinação desta parcela, respeitada a obriga-
toriedade da sua aplicação em atividades de pesquisa e a
prioridade ao local de pesquisa de onde se originou a re-
ferida criação intelectual.
A parcela do criador ou grupo de criadores será re-
passada a título de premiação, obedecida a periodicidade
da percepção dos ganhos econômicos por parte da UFSC,
durante toda a vigência da proteção intelectual, descon-
tadas as despesas de proteção da propriedade intelectual.
A premiação destinada ao criador não se incorpora-
rá, a qualquer título, aos vencimentos do servidor para
efeitos dos direitos trabalhistas.
36
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Se a autoria da criação intelectual for compartilha-
da por um grupo, obviamente, a parte que couber a cada
um será dividida na proporção definida previamente.
OsAen~argose obrigações legais decorrentes dos gan-
hos.econorrucospela exploração dos direitos de proprieda-
de m~e~:c~al serão da responsabilidade dos respectivos
beneficiáríos (como por exemplo, o imposto de renda).
APró-Reitoriade Orçamento, Administração eFinan-
ças adotará os procedimentos cabíveis, no orçamento da
UFSC,para permitir a distribuição das parcelas dos ganhos
econômicos pela exploração da propriedade intelectual.
2.9. Menção do nome da UFSC nas publicações e do-
cumentos
Será obrigatória a menção expressa do nome da
Universidade Federal de Santa Catarina em todo traba-
lho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens,
como dados, meios, informações e equipamentos, servi-
ç~s ~u pessoal da UFSC,sob pena de o infrator perder os
direitos referentes à premiação fixada na forma da Reso-
lução, em favor da instituição.
2.10. Direitos autorais na UFSC
Os direitos autorais, patrimoniais e morais, sobre
publicação pertencerão integralmente aos seus autores. Os
direitos patrimoniais poderão ser cedidos à UFSC,medi-
ante contrato de cessão ou licença de direitos autorais.
37
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
2.11. Pesquisa ou projeto desenvolvido em conjunto
No caso de pesquisa ou projeto desenvolvido em
conjunto com instituições ou empresas, nacionais ou es-
trangeiras, em cujo contrato tiver sido expressamen~e~re-
visto eventual pedido de privilégio, a divisão dos direitos
de propriedade, as condições de exploração, a cláusula
de segredo e a distribuição de qualquer benefício econô-
mico serão definidas no instrumento firmado entre as
partes para tal fim.
38
3. PATENTES
Patente é um titulo de propriedade temporária que con-tém importantes informações tecnológicas.
O regime jurídico de proteção à propriedade inte-
lectual de patentes é o mesmo conferido à propriedade
industrial pela legislação brasileira." Aplica-se ao pedi-
do de patente proveniente do exterior e depositado no
país por quem tenha proteção assegurada por tratado em
vigor no Brasil; e aos nacionais ou pessoas domiciliadas
em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domici-
liadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equi-
valentes. As disposições dos tratados em vigor no Brasil
são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas fí-
sicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país.
3.1. Patenteabilidade
Épatenteável a "invenção" que atenda aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
26 Lei n." 9.279, de 19%.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
É patenteável como "modelo de utilidade" o objeto
de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação in-
dustrial, que apresente nova forma ou disposição, envol-
vendo ato inventiva, que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabricação.
Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
• descobertas, teorias científicas emétodos matemáticos;
• concepções puramente abstratas;
• esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais,
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sor-
teio e de fiscalização;
• as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científi-
cas ou qualquer criação estética;
• programas de computador em si;
• apresentação de informações;
• regras de jogo;
• técnicas emétodos operatórios ou cirúrgicos, bem como
métodos terapêuticas ou de diagnóstico, para aplica-
ção no corpo humano ou animal; e
• o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bio-
lógicos encontrados na natureza, ou ainda que dela iso-
lados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer
ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
A invenção e omodelo de utilidade são considerados
"novos" quando não compreendidos no estado da técnica.
O "estado da técnica" é constituído por tudo aquilo
que é tomado acessível ao público antes da data de depó-
sito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral,
40
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
com ressalvas.
Na aferição da novidade, o conteúdo completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será
considerado estado da técnica a partir da data de depósi-
to, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqüentemente. Isto será apli-
cado ao pedido internacional de patente depositado se-
gundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja
processamento nacional.
Não será considerada como estado da técnica a
divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quan-
do ocorrida durante os doze meses que precederem a
data de depósito ou a da prioridade do pedido de pa-
tente, se promovida:
• pelo inventor;
• pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), através de publicação oficial do pedido de pa-
tente depositado sem o consentimento do inventor,
baseado em informações deste obtidas ou em decor-
rência de atos por ele realizados; ou
• por terceiros, com base em informações obtidas direta
ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos
por este realizados.
O INPI, nos casos acima, poderá exigir do inventor
declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de
provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
41
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
A invenção é dotada de "atividade inventiva" sem-
pre que, para um técnico no assunto, não decorra de ma-
neira evidente ou óbvia do estado da técnica.
O modelo de utilidade é dotado de "ato inventivo"
sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
A invenção e o modelo de utilidade são considerados
suscetíveis de" aplicação industrial" quando possam ser uti-
lizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
3.2. Invenções e modelos de utilidade não patenteáveis
Não são patenteáveis: o que for contrário à moral,
aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pú-
blicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação
de suas propriedades físico-químicas e os respectivos pro-
cessos de obtenção ou modificação, quando resultantes
de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte
dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - no-
vidade, atividade inventiva e aplicação industrial - pre-
vistos no art. 8° e que não sejam mera descoberta.
Para os fins da lei, "microorganismos transgênicos"
são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de ani-
mais, que expressem, mediante intervençãohumana direta
em sua composição genética, uma característicanormalmente
não alcançável pela espécie em condições naturais.
42
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
3.3. Titularidade da patente
Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a
propriedade. Salvo prova em contrário, presume-se o re-
querente legitimado a obter a patente.
A patente poderá ser requerida em nome próprio,
pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário
ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de
prestação de serviços determinar que pertença a titula-
ridade. O inventor será nomeado e qualificado, podendo
requerer a não-divulgação de sua nomeação.
Quando se tratar de invenção ou de modelo de uti-
lidade realizado conjuntamente por duas ou mais pesso-
as, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer
delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para
ressalva dos respectivos direitos.
Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma
invenção ou modelo de utilidade, de forma independen-
te, o direito de obter patente será assegurado àquele que
provar o depósito mais antigo, independentemente das
datas de invenção ou criação.
A retirada de depósito anterior sem produção de
qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamen-
te posterior.
3.4. Prioridade
Ao pedido de patente depositado em país que man-
tenha acordo com o Brasil, ou em organização internacio-
nal, que produza efeito de depósito nacional, será assegu-
43
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
rado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudica-
do por fatos ocorridos nesses prazos.
A reivindicação de prioridade será feita no ato de
depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta
dias por outras prioridades anteriores à data do depósi-
to no Brasil.
A reivindicação de prioridade será comprovada por
documento hábil da origem, contendo número, data, títu-
lo, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e
desenhos, acompanhado de tradução da certidão de de-
pósito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor será de inteira res-
ponsabilidade do depositante.
Senão efetuada por ocasião do depósito, a compro-
vação deverá ocorrer em até cento e oitenta dias contados
do depósito.
.Para os pedidos internacionais depositados em vir-
tude de tratado em vigor no Brasil, a tradução deverá ser
apresentada no prazo de sessenta dias contados da data
da entrada no processamento nacional.
No caso de o pedido depositado no Brasil estar fiel-
mente contido no documento da origem, será suficiente
uma declaração do depositante a este respeito para subs-
tituir a tradução.
Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o do-
cumento correspondente deverá ser apresentado dentro
de cento e oitenta dias contados do depósito, ou, se for o
caso, em até sessenta dias da data da entrada no proces-
44
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
samento nacional, dispensada a legalização consular no
país de origem.
A falta de comprovação nos prazos acarretará a per-
da da prioridade.
O pedido de patente de invenção ou de modelo de
utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivin-
dicação de prioridade e não publicado, assegurará o di-
reito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma
matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de um ano. A prioridade será
admitida apenas para a matéria revelada no pedido ante-
rior, não se estendendo à matéria nova introduzida. O
pedido anterior ainda pendente será considerado defini-
tivamente arquivado. O pedido de patente originário de
divisão de pedido anterior não poderá servir de base à
reivindicação de prioridade.
3.5. Pedido de patente
O pedido de patente, nas condições estabelecidas
pelo INPI, conterá: requerimento; relatório descritivo; rei-
vindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e compro-
vante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Apresentado o pedido, será ele submetido à exa-
me formal preliminar e, se devidamente instruído, será
protocolizado, considerada a data de depósito a da sua
apresentação.
O pedido que não atender às formalidades, mas que
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao in-
ventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao
45
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas,
no prazo de trinta dias, sob pena de devolução ou arqui-
vamento da documentação.
Cumpridas as exigências, o depósito será conside-
rado como efetuado na data do recibo.
O "pedido de patente de invenção" terá de se refe-
rir a uma única invenção ou a um grupo de invenções
inter-relacionadas de maneira a compreender um único
conceito inventivo.
O "pedido de patente de modelo de utilidade" terá
de se referir a um único modelo principal, que poderá in-
cluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais
ou variantes construtivas ou configurativas, desde que
mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.
O relatório deverá descrever clara e suficientemen-
te o objeto, de modo a possibilitar sua realização por téc-
nico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execução. No caso de material biológico essen-
cial à realização prática do objeto do pedido, que não
possa ser descrito e que não estiver acessível ao público,
o relatório será suplementado por depósito do material
em instituição autorizada pelo INPI ou indica da em acor-
do internacional. 27
As reivindicações deverão ser fundamentadas no
relatório descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da proteção.
TI Ver Resolução n.? 82, de 2001, do INPI.
46
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
O pedido de patente poderá ser dividido em dois
ou mais, ex officio ou a requerimento do depositante, até o
final do exame, desde que o pedido dividido faça referên-
cia específica ao original, e não exceda àmatéria revelada
constante deste. O requerimento de divisão em desacor-
do será arquivado.
Os pedidos divididos terão a data de depósito do
pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o
caso. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento
das retribuições correspondentes.
O pedido de patente retirado ou abandonado será
obrigatoriamente publicado. O pedido de retirada deverá
ser apresentado em até 16 meses, contados da data do
depósito ou da prioridade mais antiga. A retirada de um
depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará
prioridade ao depósito imediatamente posterior.
3.6. Processo e exame do pedido de patente
O pedido de patente será mantido em sigilo durante
18meses contados da data de depósito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à
exceçãodo caso de patente de interesse da defesa nacional.
A publicação do pedido poderá ser antecipada a requeri-
mento do depositante. No caso de material biológico, este
tornar-se-á acessível ao público com a publicação.
Publicado o pedido de patente e até o final do exa-
me, será facultada a apresentação, pelos interessados, de
documentos e informações para subsidiarem o exame, o
qual não será iniciado antes de decorridos sessenta dias
da publicação do pedido.
47
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Para melhor esclarecer ou definir o pedido de pa-
tente, o depositante poderá efetuar alterações até o reque-
rimento do exame, desde que estas se limitem à matéria
inicialmente revelada no pedido.
O exame do pedido de patente deverá ser requeri-
do pelo depositante ou por qualquer interessado, no pra-
zo de trinta e seis meses contados da data do depósito,
sob pena do arquivamento do pedido. O pedido de pa-
tente poderá ser desarquivado se o depositante assim o
requerer,dentro de sessenta dias contados do arquiva-
mento, mediante pagamento de uma retribuição específi-
ca, sob pena de arquivamento definitivo.
Requerido o exame, deverão ser apresentados, sem-
pre que solicitados, sob pena de arquivamento do pedido:
objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame
para concessão de pedido correspondente em outros paí-
ses, quando houver reivindicação de prioridade; documen-
tos necessários à regularização do processo e exame do
pedido; e tradução do documento referente à prioridade.
Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatá-
rio de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido;
adaptação do pedido à natureza reivindicada; refonnulação
do pedido ou divisão; ou exigências técnicas.
Quando o parecer for pela não-patenteabilidade ou
pelo não enquadramento do pedido na natureza reivin-
dicada ou quando formular qualquer exigência, o
depositante será intimado para manifestar-se no prazo de
noventa dias. Não respondida a exigência, o pedido será
definitivamente arquivado. Respondida a exigência, ain-
48
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
da que não cumprida, ou contestada sua formulação, e
havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade
ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.
Concluído o exame, será proferida decisão, deferin-
do ou indeferindo o pedido de patente.
3.7. Concessão e tempo de duração da patente
A patente será concedida depois de deferido o pe-
dido e comprovado o pagamento da retribuição corres-
pondente, expedindo-se a respectiva carta patente. O pa-
gamento da retribuição e respectiva comprovação deve-
rão ser efetuados no prazo de sessenta dias contados do
deferimento. Reputa-se concedida a patente na data de
publicação do respectivo ato.
Da carta patente deverão constar o número, o título
e a natureza respectivos, o nome do inventor (podendo
requerer a não-divulgação do seu nome), a qualificação e
o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório des-
critivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os da-
dos relativos à prioridade.
A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo quinze anos
contados da data de depósito. O prazo de vigência não será
inferior a dez anos para a patente de invenção e a sete anos
para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência
judicial comprovada ou por motivo de força maior.
49
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
3.8. Direitos conferidos pela patente
A extensão da proteção conferida pela patente será
determinada pelo teor das reivindicações, interpretado
com base no relatório descritivo e nos desenhos.
A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, co-
locar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
produto objeto de patente; processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. Ao titular da pa-
tente é assegurado ainda o direito de impedir que tercei-
ros contribuam para que outros pratiquem estes atos.
Ocorrerá violação do direito de patente de processo
quando o possuidor ou proprietário não comprovar, me-
diante determinação judicial específica, que o seu produ-
to foi obtido por processo de fabricação diverso daquele
protegido pela patente.
Não se aplicam os direitos de patente, nos seguin-
tes casos:
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, em
caráter privado e sem finalidade comercial, desde que
não acarretem prejuízo ao interesse econômico do ti-
tular da patente;
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, com
finalidade experimental, relacionados a estudos ou pes-
quisas científicas ou tecnológicas;
• à preparação de medicamento de acordo com prescri-
ção médica para casos individuais, executada por pro-
fissional habilitado, bem como ao medicamento as-
sim preparado;
50
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• a produto fabricado de acordo com patente de proces-
so ou de produto que tiver sido colocado no mercado
interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento (exaustão nacional);
• a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o
produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos; e
• a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou
comercializem um produto patenteado que haja sido in-
troduzido licitamente no comércio pelo detentor da pa-
tente ou por detentor de licença, desde que o produto
patenteado não sejautilizado para multiplicação ou pro-
pagação comercial da matéria viva em causa (exaustão).
Ao titular da patente é assegurado o direito de ob-
ter indenização pela exploração indevida de seu objeto,
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da patente.
Se o infrator obteve, por qualquer meio, conheci-
mento do conteúdo do pedido depositado, anteriormen-
te à publicação, contar-se-á o período da exploração
indevida para efeito da indenização a partir da data de
início da exploração.
O direito de obter indenização por exploração
indevida, inclusive com relação ao período anterior à con-
cessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto.
À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito
ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
objeto no país será assegurado o direito de continuar a
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. Este
direito só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou
empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a
exploração do objeto da patente, por alienação ou arren-
damento. O direito não será assegurado em alguns casos.
3.9. Nulidade da patente e seu processo
É nula a patente concedida contrariando as disposi-
ções da lei. A nulidade poderá não incidir sobre todas as
reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o
fato de as reivindicações subsistentes constituírem maté-
ria patenteável por si mesmas.
A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da
data do depósito do pedido.
No caso de patente concedida para requerente que
não era o autor da invenção e nem estava legitimado para
o pedido, o inventor poderá, alternativamente, reivindi-
car, em ação judicial, a adjudicação desta.
A nulidade da patente será declarada administrati-
vamente quando: não tiver sido atendido qualquer dos
requisitos legais; o relatório e as reivindicações não aten-
derem ao disposto na lei; o objeto da patente se estenda
além do conteúdo do pedido originalmente depositado;
ou, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
O processo de nulidade poderá ser instaurado ex
officio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da
52
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
concessão da patente. O processo de nulidade prossegui-
rá aind~ que extinta a patente. O titular será intimado para
se manifestar no prazo de sessenta dias.
. Haven~o ou não manifestação, decorrido o prazo
fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intiman-
do o titular e o requerente para se manifestarem no prazo
comum de sessenta dias. Decorrido este prazo, mesmo
que não apresentadas as manifestações, o processo será
decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a ins-
tância administrativa.
Aplicam-se essas disposições, no que couber, aos
certificados de adição.
A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer
tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legítimo interesse. A nulidade da patente po-
derá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de de-fesa. O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, de-
terminar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os
requisitos processuais próprios.
A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro
da Justiça Federal, e o INPI, quando não for autor, intervi-
rá no feito. O prazo para resposta do réu titular da paten-
te será de sessenta dias. Transitada em julgado a decisão
da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ci-
ência de terceiros.
53
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
3.10. Contratos de cessão e licença voluntária e as
anotações
a pedido de patente ou a patente, ambos de conteú-
do indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
a titular de patente ou o depositante poderá cele-
brar contrato de licença, voluntária, para sua exploração.
a licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da patente. a aperfeiçoamen-
to introduzido em patente licenciada pertence a quem o
fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direi-
to de preferência para seu licenciamento.
a INPI fará as seguintes anotações no pedido de
patente ou na patente: cessão, fazendo constar a qualifi-
cação completa do cessionário; qualquer limitação ou ônus
que recaia sobre o pedido ou a patente; as alterações de
nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
a contrato de licença deverá ser averbado no INPI
para que produza efeitos em relação a terceiros. A
averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a par-
tir da data de sua publicação. Para efeito de validade de
prova de uso, o contrato de licença não precisará estar
averbado no INPI.
As anotações produzirão efeito em relação a tercei-
ros a partir da data de sua publicação.
a titular da patente poderá solicitar ao INPI que a
coloque em oferta para fins de exploração. a INPI pro-
moverá a publicação da oferta. Nenhum contrato de li-
cença voluntária de caráter exclusivo será averbado no
INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. A paten-
54
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
te sob licença voluntária, com caráter de exclusividade,
não poderá ser objeto de oferta. a titular poderá, a qual-
quer momento, antes da expressa aceitação de seus ter-
mos pelo interessado, desistir da oferta.
Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as par-
tes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remunera-
ção, que poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação.
A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à
metade no período compreendido entre o oferecimento e
a concessão da primeira licença, a qualquer título.
a titular da patente poderá requerer o cancelamen-
to da licença se o licenciado não der início à exploração
efetiva dentro de um ano da concessão, se interromper a
exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não
forem obedecidas as condições para a exploração.
3.11. Licença compulsória de patente
a titular ficará sujeito a ter a patente licenciada com-
pulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de
forma abusiva, ou se, por meio dela, praticar abuso de
poder econômico, comprovado nos termos da lei, por de-
cisão administrativa ou judicial.
Também ensejam a licença compulsória a não-ex-
ploração do objeto da patente no território brasileiro por
falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto,
ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou a comercialização que não
satisfizer às necessidades do mercado. A licença compul-
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
sória nestes casos somente será requerida após decorri-
dos três anos da concessão da patente.
A licença só poderá ser requerida por pessoa com
legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e eco-
nômica para realizar a exploração eficiente do objeto da
patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao
mercado interno.
No caso de a licença compulsória ser concedida em
razão de abuso de poder econômico, ao licenciado que
propõe fabricação local, será garantido o prazo de um ano,
com limitações na lei, para proceder à importação do ob-
jeto da licença, desde que tenha sido colocado no merca-
do diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
No caso de importação para exploração de patente
e no caso da importação prevista no item anterior, será
igualmente admitida a importação por terceiros de pro-
duto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto, desde que tenha sido colocado no mercado dire-
tamente pelo titular ou com o seu consentimento.
A licençacompulsória "não será concedida" se,à data
do requerimento, o titular: justificar o desuso por razões
legítimas; comprovar a realização de sérios e efetivos pre-
parativos para a exploração; ou justificar a falta de fabrica-
ção ou comercialização por obstáculo de ordem legal.
A licença compulsória será ainda concedida quan-
do, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóte-
ses: ficar caracterizada situação de dependência de uma
patente em relação a outra; o objeto da patente depen-
dente constituir substancial progresso técnico em relação
56
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
à anterior; e o titular não realizar acordo com o titular da
patente dependente para exploração da anterior. Para es-
tes fins, considera-se "patente dependente" aquela cuja
exploração depende obrigatoriamente da utilização do
objeto de patente anterior. Uma patente de processo po-
derá ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser
dependente de patente de processo. O titular da patente
licenciada desta forma terá direito à licença compulsória
cruzada da patente dependente.
Nos casos de emergência nacional ou interesse pú-
blico, declarados em ato do Poder Executivo Federal, des-
de que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a
essa necessidade, poderá ser concedida, ex officio, licença
compulsória, temporária e não exclusiva, para a explora-
ção da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular. O ato de concessão da licença estabelecerá seu pra-
zo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
As licenças compulsórias serão sempre concedidas
sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
3.12. Pedido de licença compulsória
O pedido de licença compulsória deverá ser formu-
lado mediante indicação das condições oferecidas ao titu-
lar da patente. Apresentado o pedido de licença, o titular
será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias,
findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada
aceita a proposta nas condições oferecidas. O requerente
de licençaque invocar abuso de direitos patentários ou abu-
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
so de poder econômico deverá juntar documentação que o
comprove. No caso de a licença compulsória ser requerida
com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular
da patente comprovar a exploração.
Havendo contestação, o INPI poderá realizar as ne-
cessárias diligências, bem como designar comissão que
poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros
da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será
paga ao titular.
Os órgãos e entidades da administração pública di-
reta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão
ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de sub-
sidiar o arbitramento da remuneração.
No arbitramento da remuneração, serão considera-
das as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta,
obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a con-
cessão e condições da licença compulsória no prazo de
sessenta dias. O recurso da decisão que conceder a licen-
ça compulsória não terá efeito suspensivo.
O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto
da patente no prazo de um ano da concessãoda licença,
admitida a interrupção por igual prazo, salvo ocorrendo
razões legítimas. O titular poderá requerer a cassação da
licença quando não cumprida esta regra. O licenciado fi-
cará investido de todos os poderes para agir em defesa da
patente. Após a concessão da licença compulsória, somen-
te será admitida a sua cessão quando realizada conjunta-
mente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte
do empreendimento que a explore.
58
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
3.13. Patente de interesse da defesa nacional
O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto
interesse à defesa nacional será processado em caráter sigi-
loso e não estará sujeito às publicações previstas na lei.
O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao ór-
gão competente do Poder Executivo para manifestar-se
sobre o caráter sigiloso. Caso decorrido o prazo de ses-
senta dias sem a manifestação do órgão competente, o
pedido será processado normalmente.
É vedado o depósito no exterior de pedido de pa-
tente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da
defesa nacional, bem como qualquer divulgação deste,
salvo expressa autorização do órgão competente.
A exploração e a cessão do pedido ou da patente de
interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia
autorização do órgão competente, assegurada indeniza-
ção sempre que houver restrição dos direitos do deposi-
tante ou do titular.
3.14. Certificado de adição de invenção
O depositante do pedido ou titular de patente de in-
venção poderá requerer, mediante pagamento de retrib~-
ção específica, certificado de adição para proteger aperfei-
çoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva,
desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
Quando tiver ocorrido a publicação do pedido prin-
cipal, o pedido de certificado de adição será imediata-
mente publicado.
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PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
o pedido de certificado de adição será indeferido
se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.
O depositante poderá, no prazo do recurso, reque-
rer a transformação do pedido de certificado de adição
em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósi-
to do pedido de certificado, mediante pagamento das re-
tribuições cabíveis.
O certificado de adição é acessório da patente, tem
a data final de vigência desta e acompanha-a para todos
os efeitos legais. No processo de nulidade, o titular pode-
rá requerer que a matéria contida no certificado de adição
seja analisada para se verificar a possibilidade de sua sub-
sistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.
3.15. Extinção e caducidade da patente
A patente extingue-se pela: expiração do prazo de
vigência; renúncia de seu titular, ressalvado o direito de
terceiros; caducidade; falta de pagamento da retribuição
anual nos prazos previstos na lei; e se a pessoa domici1iada
no exterior não constituir e mantiver procurador devida-
mente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes
para representá-Ia administrativa e judicialmente, inclu-
sive para receber citações.
Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
A renúncia só será admitida se não prejudicar direi-
tos de terceiros.
Caducará a patente, ex officio ou a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos dois
anos da concessão da primeira licença compulsória, esse
60
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o
abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.
A patente caducará quando, na data do requerimen-
to da caducidade ou da instauração ex officio do respecti-
vo processo, não tiver sido iniciada a exploração.
No processo de caducidade instaurado a requeri-
mento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência
do requerente.
O titular será intimado mediante publicação para
se manifestar, no prazo de sessenta dias, cabendo-lhe o
ônus da prova quanto à exploração. A decisão será profe-
rida dentro de sessenta dias, contados do término do pra-
zo mencionado no artigo anterior.
A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir
da data do requerimento ou da publicação da instauração
ex officio do processo.
3.16. Retribuição anual
O depositante do pedido e o titular da patente estão
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do
início do terceiro ano da data do depósito. O pagamento
antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.
O pagamento deverá ser efetuado dentro d~s primeir~s
três meses de cada período anual, podendo, arnda, ser fei-
to, independente de notificação, dentro dos seis meses sub-
seqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.
O mesmo, previsto no item anterior, aplica-se aos
pedidos internacionais depositados em virtude de trat~-
do em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retri-
61
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
buições anuais vencidas antes da data da entrada no
processamento nacional ser efetuado no prazo de três
meses dessa data.
A falta de pagamento da retribuição anual acarreta-
rá o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.
O pedido de patente e a patente poderão ser "res-
taurados", se o depositante ou o titular assim o requerer,
dentro de três meses, contados da notificação do arquiva-
mento do pedido ou da extinção da patente, mediante
pagamento de retribuição específica.
3.17. Invenção e modelo de utilidade realizado por em-
pregado ou prestador de serviço
A invenção e o modelo de utilidade pertencem" ex-
clusivamente ao empregador" quando decorrerem de con-
trato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que te-
nha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado. A retribuição pelo trabalho limi-
ta-se ao salário ajustado se não houver expressa disposi-
ção contratual em contrário.
Consideram-se desenvolvidos na vigência do con-
trato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente
seja requerida pelo empregado até um ano após a
extinção do vínculo empregatício, salvo prova em con-
trário da desvinculação.
O empregador, titular da patente, poderá conce-
der ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamen-
to, "participação nos ganhos econômicos" resultantes da
62
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
exploração da patente, mediante negociação com o inte-
ressado ou conforme disposto em norma da empresa.
Esta participação não se incorpora, a qualquer título, ao
salário do empregado.
Pertencerá" exclusivamente ao empregado" a inven-
ção ou omodelo de utilidade por ele desenvolvido, desde
que desvinculado do contrato de trabalho e não decor-
rente da utilização de recursos, meios, dados, materiais,
instalações ou equipamentos do empregador.
A propriedade de invenção ou de modelo de utili-
dade será "comum", em partes iguais, quando resultar
da contribuição pessoal do empregado e de recursos, da-
dos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual em
contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes
couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste
em contrário. É garantido ao empregador o direito exclu-
sivo de licença de exploração e assegurada ao empregado
a justa remuneração. A exploração do objeto da patente,
na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador
dentro do prazo de um ano, contado da data de sua con-
cessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hi-
póteses de falta de exploração por razões legítimas. No
caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condições, poderá exercer o direito de preferência.
Essas regras aplicam-se, no que couber, às relações
entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a em-
presa contratante e entre empresas contratantes e con-