Propriedade intelectual e Universidade

Prévia do material em texto

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
Reitor
Prof. Lúcio José Botelho
Vice-Reitor
Prof. Ariovaldo BoIzan
Pró-Reitora de Pesquisa
Profa. Thereza Christina Monteiro de Lima Nogueira
Diretor do Departamento de Projetos
Prof. Jorge Mário Campagnolo
Diretor do Departamento de Propriedade Intelectual
Prof. Luiz Otávio Pimentel
Pesquisadores ad hoc período 2003-2005
Alessandra Juttel Almeida, mestre
Astrid Coromoto Uzcátegui Ângulo, doutoranda
KarIa Closs Fonseca, mestranda
Liliana Locatelli, doutoranda
Loris Baena Cunha Neto, mestre
Milene Dantas Cavalcante, mestranda
Monica Steffen Guise, mestranda
Nilton Cêsar da Silva Flores, doutorando
Patrícia Aurélia DeI Nero, doutora
Patrícia de Oliveira Areas, mestranda
Pesquisadores ad hoc externos - serviço voluntário
Fabíola Wüst Zibetti, especialista em Direito Empresarial
KeIly Lissandra Bruch, mestranda UFRGS
Diretora do Centro de Ciências Jurídicas
Profa. Olga Maria B. Aguiar de Oliveira
Chefe do Departamento de Direito
Profa. Thais· Luzia Colaço
Coordenador do Curso de Graduação em Direito
Prof. Ubaldo César Balthazar
Coordenador do Curso de Pós-Graduação em Direito
Prof. Orides Mezzaroba
ASSOCIAÇÃO CATARlNENSE DAPROPRIEDADE INTELECTUAL
Presidente
Luiz Otávio Pimentel
Vice-Presidente
Henry Herbert Mühlbach
Primeiro Secretário
José Cristiano Schmitt
Segundo Secretário
Mário Sérgio de Castro Faria
Primeiro Tesoureiro
Edemar Soares Antonini
Segundo Tesoureiro
Julio Santiago da Silva Filho
Luiz Otávio Pimentel
PROPRIEDADE INTELECTUAL
E UNIVERSIDADE
ASPECTOS LEGAIS
FUNDAÇÃO
BOITEUX
~"'" -._4-C t.-.;~ to; '.,17
UNICAMP
•••••.....------------------~~---
SUMÁRIO
APRESENTAÇÃO 9
1. INTRODUÇÃO: O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
NO BRASIL 17
2. O DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL NA UFSC 27
3. PATENTES 39
4. CULTIVAR 65
5. DESENHO INDUSTRIAL 83
6. MARCAS 95
7. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 115
8. TOPOGRAFIAS DE CIRCmTOS INTEGRADOS 121
9. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO CONFIDENCIAL 123
10. CONTROLE DE PRÁTICAS DE CONCORRÊNCIA DESLEAL EM
CONTRATOS DE LICENÇA E TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA 127
11. DIREITO DE AUTOR E DIREITOS CONEXOS 131
12. PROGRAMA DE COMPUTAOOR 157
REFERÊNCIAS 167
OBRAS DO AUTOR SOBRE PROPRIEDADE INTELECTUAL 173
VOCABULÁRIO DOS DIREITOS AUTORAIS 175
VOCABULÁRIO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE CULTIVAR 179
APRESENTAÇÃO
O doutor Luiz Otávio Pimentel nos oferece neste li-vro o seu mais recente trabalho de pesquisa sobre
os aspectos legais da propriedade intelectual no Brasil.
Trata-se de uma compilação que reúne as normas
do direito de propriedade intelectual na Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC) e a legislação federal
sobre patentes, cultivar, desenho industrial, marcas, indi-
cações geográficas, topografias de circuitos integrados
(que tramita no Congresso Nacional), proteção de infor-
mação confidencial, controle de práticas de concorrência
desleal em contratos de licença, direito de autor e direitos
conexos e programa de computador.
No que se refere ao autor, cabe recordar que é pro-
fessor do Centro de Ciências Jurídicas, lotado no Depar-
tamento de Direito, aprovado em primeiro lugar no con-
curso público para a matéria de Direito Comercial, exer-
cendo a docência e a pesquisa na UFSChá cinco anos.
O doutor Pimentel é um dos mais destacados juris-
tas do Curso de Pós-Graduação em Direito, fundado em
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
1973, cujos programas de mestrado e doutorado vêm,sen-
do sucessivamente avaliados entre os melhores do paIS no
campo da Ciência do Direito. Na pesquisa e docência ele se
destacou a partir dos estudos sobre a integração regional
de países, desde 1991, reconhecimento express~ ~ecente-
mente na indicação do seu nome pelo senhor Minístro de
Estado das Relações Exteriores para integrar a lista de árbi-
tros brasileiros do MERCOSUL, apto para solucionar con-
trovérsias entre Estados-Partes do bloco regional.
O tema central da especialidade de Pimentel é o
Direito da Propriedade Intelectual, proteção internacio-
nal e transferência de tecnologia, consubstanciado nas re-
lações contratuais que movimentam empresas e centros
de pesquisa tecnológica, seja na P&D, seja no uso da
tecnologia pela industria e prestadores de serviços técni-
cos. Sua especialização teórica iniciada com o Direito Ci-
vil das Obrigações, focalizando os Contratos, logo Teoria
e Análise Econômica, avançou depois com o mestrado na
UFSC e o doutorado sobre o Direito Econômico e a Pro-
priedade Intelectual, na Universidade de Barcelona e Uni-
versidade Nacional de Assunção.
Pimentel possui várias publicações, organizou e
participa ativamente de eventos nacionais e internacio-
nais, preside a Associação Catarinense da Propriedade
Intelectual e dirige o Departamento de Propriedade Inte-
lectual da Pró-Reitoria de Pesquisa da UFSC.
Após recordar alguns dos aspectos do autor, que
por certo dispensa apresentações, na qualidade de Reitor
da UFSC, cabe fazer algumas considerações sobre a im-
portância da propriedade intelectual na economia contem-
10
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
porânea, no desenvolvimento econômico brasileiro e na
universidade pública.
Na economia mundial, hoje, observa-se uma
multiplicidade de agentes, públicos e privados, países in-
dustrializados e em vias de industrialização, empresas
gigantescas e microempresários. As relações econômicas,
dentro e fora dos países, são marcadas pela concorrência
entre os agentes econômicos que disputam um espaço no
mercado para oferecer produtos e serviços.
Podemos dimensionar essa realidade da concor-
rencia empresarial com alguns dados do Brasil e de Santa
Catarina. Segundo as estatísticas mais recentes publicadas
pelo Departamento Nacional de Registro do Comércio
(disponível em: <http:j jwww.dnrc.gov.brj>;acessoem
15 mar. 2005), no período de janeiro a dezembro de 2003,
alcança-se um total geral de 1.514.910empresas registradas
nas Juntas Comerciais dos estados da federação. O nosso
estado, que ocupa a sexta posição do ranking, registrou
77.028 empresas, o que corresponde a 5,08% do total. Da-
dos que permitem duas observações gerais: que existem
muitas empresas em concorrência no mercado e que será
muito difícil encontrar alguma espécie rara de empreen-
dimento sozinho dentro de sua ultra-especialidade.
Focalizando os fatores de produção, os fatores im-
prescindíveis em qualquer atividade empresarial, por certo
que a tecnologia é um dos elementos mais fundamentais.
A tecnologia é estratégica porque otimiza o uso dos
insumos e matérias-primas de forma racional dentro do
quadro de esgotamento de muitas fontes naturais, é es-
tratégica porque agrega valor em serviços, é estratégica
11
••••••.......-----------------,.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
porque permite um diferenci~l na concorrência em~resa-
. I e' importante para a sociedade porque permite en-na, .
contrar soluções necessárias, como, por exemplo, medi-
camentos para enfermidades antes incuráveis, alimentos
mais saudáveis, comunicações, transportes, etc.
A expansão da indústria, o crescimento dos servi-
ços como gerador de trabalho e o avanço na difusão do
conhecimento (arte, literatura e ciência), juntamente com
o desenvolvimento das tecnologias, projetaram a propri-
edade intelectual como uma riqueza importante do
patrimônio das pessoas naturais e jurídicas. Ao lado dos
bens materiais, cada vez tem mais valor os ativos intangí-
veis como as marcas, patentes e copyrights. A propriedade
intelectual protegida pelo Direito permite a exclusivida-
de da utilização do seu objeto, o que assegura um benefí-
cio econômico aos seus titulares.
A publicação dos dados estatísticos da Organiza-
ção Mundial da Propriedade Intelectual (disponível em:
<http://www.wipo.int/ edocs/ prdocs / es/2005/
wipo_pr_2005 _403.htm1, WIPO/ PR/ 2005/4_03>;acesso
em 15 mar. 2005), tomando como exemplo o movimento
dos pedidos no âmbito do Tratado de Cooperação em
Matéria de Patentes (PCT), que reúne 126 países no siste-
ma, permite aferir o reconhecimento do valor estratégico
da propriedade intelectual, a seguir.
Neste ano de 2005, em janeiro, foi protocolada a so-
licitação internacional número 1.000.000 de patente. So-
mente no ano de 2004, foram 120.100 solicitações interna-
cionais de patentes pelo sistema PCT: os países industria-
lizados, como Estados Unidos (35,7%),Japão (16,6%),Ale-
12
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
manha (12,4%)e França (4,4%) lideram o ranking; entre os
países em desenvolvimento (conjunto que representa ape-
nas 6,6 % do total), destacam-se a República da Coréia
(3.521 solicitações), China (1.782), Índia (784), África do
Sul (416), Singapura (415), Brasil (280) e México (137).
Esses dados permitem uma conclusão genérica, os
brasileiros ainda não se deram conta da importância da
propriedade intelectual.
Observando, agora, as estatísticas do Brasil, publica-
das pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (dis-
ponível em: <http://www.inpi.gov.br/>; acesso em 15
mar. 2005), exemplificando com dois setores, no ano de
2004, computados os meses de janeiro a setembro, obser-
va-se que: foram averbados 1.115 certificados de transfe-
rência de tecnologia, dos quais apenas 50 eram do Brasil
(1.065 do estrangeiro); em termos de programas de com-
putador, Santa Catarina que foi o estado com mais desta-
que em 2003, no ano seguinte passou para o segundo lu-
gar, com 179 dos 671 registros outorgados.
O primeiro dado acima demonstra que as empresas
que operam no Brasil usam tecnologia importada e, obvi-
amente, não estão investindo nos centros de pesquisa na-
cionais. E o segundo dado permite supor que as centenas
de empresa que desenvolvem programas de computador
nos pólos de Florianópolis, Blumenau e Joinville, em San-
ta Catarina, com destaque pela qualidade dos serviços
prestados, não têm como política a proteção dos progra-
mas de computador por um regime jurídico da Proprie-
dade Intelectual, inclusive perdendo espaço para Pernam-
buco, que passou a liderar o ranking.
13
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Analisando os dados disponíveis e o papel da uni-
versidade, especialmente a pública, para contribuir e par-
ticipar ativamente no desenvolvimento do Brasil, conclu-
ímos que a UFSC, através da sua massa crítica (pesquisa-
dores: docentes e estudantes), com apoio dos demais ser-
vidores, tem um potencial e um papel fundamental a de-
sempenhar. A história registra que sempre estivemos na
vanguarda entre os que transmitem o saber acumulado e
buscam novos conhecimentos.
Hoje a UFSCtem uma política definida no que tan-
ge à importância de acumular, desenvolver, transmitir e
transferir conhecimentos, sejam tecnológicos, sejam cien-
tíficos, artísticos ou literários, e na sua proteção jurídica.
A Reitoria apóia plenamente a pesquisa, o ensino e a ex-
tensão. Em face do tema do livro, destacamos especial-
mente que a propriedade intelectual integra o patrimônio
da Universidade e deve ser cuidada como os demais bens
(terrenos, veículos, instalações, etc.).
Destacamos que entre os pontos mais importantes
da política de difusão e proteção da propriedade intelec-
tual na UFSCestão: a valorização do conhecimento gera-
do no campus e pelo pessoal da universidade; a participa-
ção dos pesquisadores nos resultados econômicos que
emergem da proteção jurídica; a promoção da conscien-
tização do assunto na comunidade universitária; a inclu-
são do tema "propriedade intelectual" nos diversos cur-
sos, sendo imprescindível entre os pesquisadores da área
tecnológica; a disseminação da busca em bancos de pa-
tentes (pesquisa) como etapa prévia necessária de qual-
quer projeto de P&D tecnológico; o controle estrito dos
14
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
conhecimentos e informações tecnológicas (segredo) até
que sejam tomadas as medidas administrativas para apre-
sentação das solicitações de proteção pelos órgãos da pro-
priedade intelectual (como por exemplo, solicitação de
patente, pedido de registro de desenho industrial e pro-
grama de computador, etc.); o acompanhamento das re-
lações com instituições públicas e privadas desde as ne-
gociações preliminares até o final cumprimento dos con-
vênios e contratos, visando à segurança jurídica e velar
pelo interesse da UFSC; com relação à titularidade, por
ser uma obrigação legal, a priorização da propriedade
exclusiva e, excepcionalmente, permitir a titularidade con-
junta (que pode ser viável em projetos financiados ou con-
tratos com terceiros); o melhoramento do atendimento e
assistência aos criadores de obras intelectuais.
A administração central tem consciência de que ain-
da são poucas as universidades brasileiras que produzem
conhecimento, que são poucos os recursos destinados à
pesquisa e à proteção dos seus resultados, que a proprie-
dade intelectual ainda é desconhecida pelos seus princi-
pais beneficiários ...
Todavia, o quadro, rapidamente esboçado acima,
anima a UFSC a buscar o aperfeiçoamento da gestão da
propriedade intelectual e incluir o tema nas suas priori-
dades. Sendo um serviço público federal, mantido com
recursos públicos e, também, com investimentos priva-
dos, esta instiuição deve zelar e velar pela sua proprieda-
de intelectual.
Esta obra do doutor Luiz Otávio Pimentel traz para a
comunidade universitária importantes informações sobre
15
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
os principais aspectos da proteção jurídica da propr~edade
intelectual, razão pela qual recomendamos a sua leitura.
Florianópolis, 15 de março de 2005
Professor Lúcio José Botelho
Reitor da Universidade Federal de Santa Catarina
16
1. INTRODUÇÃO:
o DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NO BRASIL
OBrasil foi um dos primeiros países do mundo a re-gular os direitos de propriedade intelectual. Antes
mesmo da independência de Portugal houve o Alvará de
1809,do Príncipe Regente Dom João VI, que previa a con-
cessão de privilégio de exclusividade aos inventores e
introdutores de novas máquinas e invenções, como um
benefício para a indústria e as artes.
O Direito de Propriedade Intelectual brasileiro com-
preende hoje o conjunto da legislação federal, oriunda do
legislativo e executivo, de caráter material, processual e
administrativo. Este Direito abrange as espécies de cria-
ções intelectuais que podem resultar na exploração comer-
cial ou vantagem econômica para o criador ou titular e na
satisfação de interesses morais dos autores. O ordena-
mento jurídico neste campo é um conjunto disperso de
normas (princípios e regras).
--
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Os direitos de propriedade intelectual aplicam-se
aos nacionais ou pessoas dorniciliadas em país que asse-
gure aos brasileiros ou pessoas dorniciliadas no Brasil ~
reciprocidade na proteção a estes direitos. Os cstrangei-
ros dorniciliados no exterior gozarão da proteção assegu-
rada nos tratados internacionais em vigor no Brasil.
1.1. Objeto dos direitos de propriedade intelectual
Os direitos de propriedade intelectual têm por ob-
jeto de proteção os 11 elementos diferenciado~e~" d.e ou-
tras criações, razão pela qual a novidade, a ongmalidade
e a distinguibilidade são da sua essência. A novidade é
um elemento que diferencia quanto ao tempo; a originali-
dade diferencia quanto ao autor; e a distinguibilidade di-
ferencia quanto ao objeto protegido. 1
A propriedade intelectual protegida pelo Direito co-
bre os resultados da atividade criativa e inventiva. Além dis-
so, alcança as indicações de procedência geográfica, exem-
plos de objetos de proteção, que não resultam de criatividade
ou inventividade, mas que não deixam de ser importantes
como elementos de diferenciação e por isso são também ob-
jetos de direitos de propriedadeintelectual?
1.2. Conceito de direito de propriedade intelectual
Adotamos, neste livro, o conceito de propriedade
intelectual usado por Nuno Pires de Carvalho, como "0
conjunto de princípios e de regras que regulam a aquisi-
1 CARVALHO, UFSC, 2004.
2 Ibidem.
18
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ção, o uso, o exercício e a perda de direitos e de interesses
sobre ativos intangíveis diferencia dores que são suscetí-
veis de utilização no comércio".'
A propriedade intelectual, como observa Carvalho,
não cobre todos os ativos intangíveis, mas somente aque-
les que servem de elementos de diferenciação entre con-
correntes. Por exemplo, os direitos de crédito e outras
obrigações pessoais são ativos intangíveis, mas nem por
isso pertencem à propriedade intelectual.'
1.3. Classificaçãodos direitos de propriedade intelectual
A doutrina, na ciência jurídica, divide esses direitos
em dois grandes ramos, os direitos autorais e a proprie-
dade industrial. Podemos indicar entre os elementos co-
muns a todos eles a imaterialidade do seu objeto
(incorpóreo, intangível) e a classificação para os efeitos
do Código Civil brasileiro como bens móveis.
Diferem, entre outros, no que se refere à obrigato-
riedade ou não do registro, que é facultativo (efeito
declaratório) nos <:illeitos~e autor e obrigatório na pro-
priedade industrial e de cultivar (efeito constitutivo com
exceção). Todavia é imprescindível na prática o registro do
programa de computador e das obras literárias, artísticas e
científicas que são objeto dos direitos autorais (copyright).
Na propriedade industrial, são objetos de patentes a
invenção e o modelo de utilidade, e de registros o desenho
industrial, as marcas e as indicações geográficas (nas indica-
3 Ibidem.
4 Ibidem.
19
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
ções O registro tem caráter declaratório). A cultivar é prote-
gida por um certificadoe as topografias de circuitos integra-
dos" ainda não foram reguladas pela legislação brasileira.
Carvalho salienta que 1/a diferença entre direitos de
autor e direitos de propriedade industrial decorre essencial-
mente da diferença entre os respectivos objetos de proteção
e reflete-sena diferente natureza dos direitos concedidos"."
Os direitos de autor incidem sobre expressões, e os
direitos de propriedade industrial incidem sobre idéias
(com exceções).7
Os direitos de autor e os direitos conexos consistem
no direito de proibir que terceiros copiem, ou que prati-
quem, os diversos atos que constituem modalidades de
cópia, como reproduzir, traduzir, adaptar, comunicar,
transmitir e fixar as obras protegidas,"
Os direitos de propriedade industrial consistemno di-
reito de proibir que terceirosutilizem os ativos protegidos."
Nuno Pires de Carvalho apresenta outras conside-
rações importantes que reproduzimos, a seguir.
A propriedade industrial cobre três áreas, parcial-
mente sobrepostas:
a) criações técnicas - patentes, modelos de utilidade, cul-
tivares, topografias de circuitos integrados, desenhos
industriais;
5 Ver mais adiante neste livro comentário sobre o projeto de lei.
6 CARVALHO, UFSC, 2004.
7 Ibidem.
8 Ibidem. Nota de Carvalho: "nem sempre os direitos conexos se conectam com
os direitos de autor; por exemplo: o direito de transmissão por televisão de
jogos de futebol".
9 Ibidem.
20
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
b) sinais distintivos - marcas de comércio, indústria e
serviços, marcas de certificação, nomes comerciais, tí-
tulo: d~ estabelecimento e insígnias, indicações de pro-
cedência e denominações de origem;
c) vantagens competitivas não proprietárias _ repressão
da concorrência desleal: segredos, dados de testes, ou-
tros elementos do fundo de comércio (como a reputa-
ção, a clientela e o trade dress).
Exemplos de sobreposição parcial dentro da propri-
edade industrial:
a) o irade dress não é proprietário, mas não deixa de ser
um sinal distintivo;
b) os desenhos industriais são criações geralmente técni-
cas, mas também podem ser sinais distintivos (por ve-
zes, modelos podem ser registrados como marcas).
Também existe sobreposição parcial entre os direi-
tos de autor e a propriedade industrial:
a) os.desenhos industriais podem ser protegidos pelo di-
reíto de autor;
b) os programas de computador são designados pelo
TRlpslo e pelo WCTll como objetos do direito de au-
tor, mas podem ser patenteáveis em alguns países;
to ~mrs:The wro's Agreement on Trade-Re/ated Aspects of lniellectual Property
RI1'tS (Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual
11 ..; a~onados ao Comércio da OMC, Organização Mundial do Comércio).
20C;99V:'P~Copynght Treaty, adopted by tire Diplomatic Conference on December
, .' orld lntelleaual Property Organization (Organização Mundial d
Propnedade Intelectual). a
21
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
c) as cultivares e os microorganísmos geram um direito
muito semelhante ao do direito de autor: o de proibir a
reprodução do objeto de proteção."
1.4. O direito patrimonial de propriedade intelectual
O direito patrimoníal que decorre da propriedade
intelectual é temporário, variável segundo cada uma das
espécies, e o seu principal efeito econômico é que permite
a exclusividade de uso do seu objeto no território do país
onde está protegido. Neste sentido podemos exemplificar
que o titular de uma patente de invenção de um produto
no Brasil pode impedir que outra pessoa industrialize ou
comercialize este bem no mesmo território, o que será
possível somente através de um negócio lícito.
1.5. Otitular de direito de propriedade intelectual
Nos direitos de propriedade intelectual, é comum o
uso das expressões: autor, inventor, obtentor e titular. Cabe
estabelecer a diferença de significado.
O uso do vocábulo "autor", "inventor" e "obtentor"
designa o produtor de alguma coisa, ou o criador, de uma
obra artística, literária, científica ou tecnológica; é com este
sentido que selhes reservam osdireitos de propriedade (usar,
gozar e dispor) da obra por si criada, inventada ou obtentada,
quer dizer que é um direito originário da criação.
A expressão "titular" é a designação do sujeito ati-
vo, pessoa física ou jurídica, que possui um direito reco-
12 CARV ALfIO, UFSC, 2004.
22
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
nhecido ou declarado por lei a seu favor; portanto, pode
ser originário ou derivado. Resulta, pois, que a titula-
ridade na propriedade intelectual é uma qualidade de
quem é proprietário.
Duas situações gerais podem ocorrer: a primeira, é
a do autor, inventor ou obtentor, que, por ser titular origi-
nário, vai explorar os seus direitos ou transferi-los a ter-
ceiros; e a segunda, é a do contratante cessionário ou li-
cenciado (empresa), que obtém a titularidade para nesta
qualidade exercer os direitos de exploração econômica.
A propriedade intelectual se exerce sobre direitos, e
os contratos que permitem a sua livre disposição podem
ser de cessão ou licença voluntária. A cessão implica a
transferência dos direitos, onerosa ou gratuita, tomando
geralmente o caráter de venda. A licença exprime uma
autorização para o uso ej ou gozo dos direitos, pode ser
onerosa ou gratuita, exclusiva ou limitada, tomando o
caráter de uma locação, sendo a retribuição designada por
royalty, que geralmente é calculado em percentual sobre a
comercialização de produto."
1.6. Odireito internacional de propriedade intelectual
no Brasil
O Brasil é signatário e ratificou os principais instru-
mentos jurídicos do Direito Internacional relativos à pro-
priedade intelectual, entre estes citamos:
13 Existe a licença compulsória, que independe da vontade do titular e será
examinada mais adiante. '
23
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• a Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade
Industrial."
• a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Lite-
rárias e Artísticas:"
• oAcordo sobre a Classificação Internacional de Patentes:"
• o Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes:"
• a Convenção Internacional para a Proteção das Obten-
ções Vegetais:" e
• o Acordo sobre os Aspectos dos Direitos de Proprieda-
de Intelectual Relacionados ao Comércio da Organiza-
ção Mundial do Comércio."
1.7. O direito brasileiro de propriedade intelectual
A Constituição Federal, ao estabelecer a ordem jurí-
dica interna, a base de todo o ordenamento jurídico naci-
onal, no título que trata dos direitos e garantias funda-
mentais, garante aos brasileiros e aos estrangeiros resi-
dentes no Brasil, entre outros, a inviolabilidade do direito
à propriedade, determinando que:
• aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, pu-
blicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos
herdeiros pelo tempo que a lei infraconstitucional fixar;
• são asseguradas a proteção às participações individu-
ais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz
,. Decreto n,? 75.572, de 1975; Decreto n° 635, de1992; e Decreto n," 1.263, de 1994.
is Decreto n.? 75.699, de 1975.
16 Decreto n.? 76.472, de 1975
17 Decreto n." 81.742, de 1978.
18 Decreto n.? 3.109, de 1999.
19 Decreto n, o 1.355, de 1994.
24
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
humanas, inclusive nas atividades desportivas; o di-
reito de fiscalização do aproveitamento econômico das
obras que criarem ou de que participarem aos seus cri-
adores, os intérpretes, e às respectivas representações
sindicais e associativas;
• a lei assegurará aos autores de inventos industriais pri-
vilégio temporário para sua utilização, bem como pro-
teção às criações industriais, à propriedade das mar-
cas, aos nomes de empresas e a outros signos distinti-
vos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvi-
mento tecnológico e econômico do país. 20
Cabe destacar que a ordem constitucional econômica
brasileíra," funda-se na livre iniciativa e na observância dos
princípios da propriedade privada, função social da propri-
edade, livre concorrência, defesa do consumidor, defesa do .
meio ambiente e no tratamento favorecido para as empre-
sas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e
que tenham sua sede e administração no país. Assegurando
a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica,
independentemente de autorização de órgãos públicos, sal-
vo nos casos previstos em lei infraconstitucional.
A seguir, apresentamos a compilação dos principais
aspectos dos direitos de propriedade intelectual na Uni-
versidade Federal de Santa Catarina, na legislação fede-
ral brasileira, as referências bibliográficas dos textos le-
gais utilizados e um vocabulário com a terminologia bási-
ca do Direito Autoral e de Cultivar.
20 Constituição Federal de 1988, art. 5°, XXVII, XXVIII, XXIX.
2! Constituição Federal de 1988, art. 170.
25
2. O DIREITO DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL NA UFSC
Noâmbito da Universidade Federal de Santa Catarina(UFSC), a norma em vigor, que dispõe sobre a
titularidade e a gestão de direitos relativos à propriedade
intelectual é a Resolução n,? 14 do Conselho Universitá-
rio, de 25 de junho de 2002.22
A Resolução surgiu da necessidade de promover
políticas de desenvolvimento e fortalecimento da ciência
e da tecnologia, por meio do incremento da pesquisa bá-
sica e da pesquisa aplicada; de estabelecer normas para a
proteção ao uso dos resultados das pesquisas desenvolvi-
das na UFSC ou com a sua participação; de fixar critérios
para a participação dos pesquisadores nos ganhos finan-
ceiros obtidos com a exploração comercial da criação in-
telectual protegida.
A iniciativa da elaboração da norma ocorreu na ges-
tão dos professores Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, Álva-
ro Toubes Prata e Cláudia Maria Oliveira Simões, com o
22 Parecer n.? 016/CUn/2002, Processo n.023080.002843/2001-92.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
apoio técnico da procuradora federal Maristela Cecheto e
do economista Cláudio Moita Guedes.
A Resolução foi elaborada em consonância expres-
sa com as seguintes normas de âmbito federal:
• Lei n." 8.112, de 11 de dezembro de 1990;23
• Lei n." 9.279,de 14de maio de 1996,e Decreto n." 2.553,
de 16 de abril de 1998;
• Lei n." 9.456, de 25 de abril de 1997, e Decreto
n.? 2.366,de 5 de novembro de 1997;
• Lei n." 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, e Decreto n."
2.556, de 20 de abril de 1998;
• Lei n.? 9.610,de 19 de fevereiro de 1998;
• Portaria n." 322, de 16 de abril de 1998, do Ministério
de Educação.
2.1. Definições no âmbito da UFSC
Para os efeitos da Resolução da UFSC:
• propriedade intelectual: é toda criação e expressão da
atividade inventiva humana, fixada em qualquer su-
porte, tangível ou intangível, em seus aspectos cientí-
ficos, tecnológicos e artísticos [ao qual acrescentamos
que deve cumprir os requisitos legais];
• criação intelectual: é toda obra que possa ser objeto
do direito de propriedade intelectual, em seu sentido
mais amplo, como por exemplo a invenção, aperfei-
çoamento [adição de invenção ],modelo de utilidade,
2:l Art. 117, inciso XII.
28
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
processo e desenho industrial, marca, programa de
computador e cultivar;
• premiação: é a participação do servidor, a título de in-
centivo, nos ganhos econômicos decorrentes da explo-
ração econômica da criação intelectual;
• ganhos econômicos: é qualquer resultado pecuniário
(patrimonial) da exploração econômica direta ou indi-
reta, através de cessão ou licença de direito de propri-
edade intelectuaL
A criação intelectual é considerada como feita no
âmbito da UFSC quando realizada por:
• servidores docentes e técnico-administrativos que te-
nham vínculo permanente ou eventual com a UFSC,
no exercício de suas funções, sempre que a sua criação
tenha sido resultado de atividades desenvolvidas nas
instalações, ou com o emprego de recursos, dados,
meios, informações e equipamentos da UFSC;
• alunos e estagiários que realizem atividades
curriculares de cursos de graduação ou de programas
de pós-graduação na UFSC,ou que participem de pro-
jeto que decorra de [convênio] específico ou contrato
de prestação de serviços, ou desenvolvido mediante o
uso de instalações, ou com o emprego de recursos, da-
dos, meios, informações e equipamentos da UFSC;
• qualquer pessoa, cuja situação não esteja contempla-
da nos itens anteriores, que use as instalações, ou em-
pregue recursos, dados, meios, informações e equi-
pamentos da UFSC.
29
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
As pessoas acima indica das responderão adminis-
trativa, civil e penalmente pelos prejuízos decorrentes da
inobservância das normas que regulam a propriedade in-
telectual e o disposto na Resolução.
2.2. Órgão encarregado da propriedade intelectual
na UFSC
oDepartamento de Propriedade Intelectual, vincu-
lado à Pró-Reitoria de Pesquisa, é o órgão responsável pela
gestão da propriedade intelectual. Obrigação que é leva-
do a cabo na medida do interesse da UFSCe que consiste
em exercer e fazer cumprir as disposições da Resolução,
apoiar a transferência de tecnologias, interna ou externa-
mente, estimular e promover a proteção jurídica e a ex-
ploração econômica das criações intelectuais.
2.3. As obrigações pessoais e o segredo das criações
intelectuais
Todas as pessoas que atuam na UFSC24devem co-
municar as suas criações intelectuais, obrigando-se aman-
ter segredo sobre estas e a apoiar as ações, visando à pro-
teção jurídica e à exploração econômica pertinentes.
A obrigação de manter segredo, de que trata a Re-
solução, estende-se a todo o pessoal envolvido no proces-
so de criação intelectual (grupo de pesquisa e desenvolvi-
mento ou equipe integrante de um projeto), até que de-
" Servidores, pesquisadores, alunos, estagiários e todas as pessoas que desen-
volvem atividades nas instalações, ou com o emprego de recursos, dados,meios, informações e equipamentos da UFSC.
30
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
corram pelo menos noventa dias da comunicação ao De-
partamento de Propriedade Intelectual.
O prazo estipulado visa otimizar as providências e
formalidades para encaminhar o pedido de patente, ou
outra espécie de propriedade intelectual, que, por exigir a
novidade como requisito de proteção jurídica, obviamente
impõe todo o sigilo até que seja assegurada a proteção via
trâmites legais de patenteamento, registro e certificado.
Nó caso de intercâmbio de pessoal entre a UFSC e
outras instituições (como por exemplo outras universida-
des ou centros de pesquisa) ou empresas, nacionais ou
estrangeiras, deverá ser celebrado convênio ou contrato,"
elaborado pelo Departamento, que estabelecerá as condi-
ções de segredo, direitos de publicação, divulgação e uti-
lização dos resultados das atividades desenvolvidas.
O envio de material ou informações relacionados à
criação intelectual da UFSC para outras instituições ou
empresas, nacionais ou estrangeiras, só poderá ser efetu-
ado após a formalização, pelos responsáveis das institui-
ções envolvidas, de convênio ou contrato que tratem dos
direitos de propriedade intelectual.
2.4. Titularidade da propriedade intelectual no âmbi-
to da UFSC
Será propriedade da UFSCa criação intelectual de-
senvolvida no seu âmbito, decorrente da atuação de re-
25 Considera-se "contrato" todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades
para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual
for a denominação utilizada - Lei n.o 8.666, de 1993, art. Z', parágrafo único.
31
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
cursos humanos, da aplicação de dotações orçamentárias
com ou sem utilização de dados, meios, informações e
equipamentos da Universidade, independentemente da
natureza do vínculo existente com o criador.
A titularidade do direito de propriedade, referido
antes, poderá ser exercida em conjunto com outras insti-
tuições ou empresas, nacionais ou estrangeiras, devendo
ser fixado expressamente o percentual dos benefícios
(royalties) e as obrigações das partes no instrumento contra-
tual celebrado entre elas.
A relação da UFSC com instituição estrangeira, seja
na pesquisa e desenvolvimento, seja na transferência de
tecnologia, deverá seguir normas especiais aplicáveis a
convênios e contratos de autarquias que integram o servi-
ço público federal brasileiro com pessoa jurídica estran-
geira e providências de legalização diplomática dos res-
pectivos instrumentos e documentos.
A criação intelectual desenvolvida parcialmente fora
da UFSC pelas pessoas sujeitas ao regime jurídico da Re-
solução, mas que tenham utilizado recursos e instalações
da UFSC, pertencerá conjuntamente às instituições envol-
vidas, através da atividade do criador. Deve ser celebra-
do convênio ou contrato, regulando os direitos de propri-
edade e as condições de exploração da criação, expressa-
mente a titularidade e a proporcionalidade dos ganhos
econômicos entre as instituições parceiras.
Nos casos de criação intelectua! resultante de proje-
to ou atividade financiada ou realizada em conjunto com
outras instituições ou empresas, nacionais ou estrangei-
32
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ras, figurarão como depositantes ou requerentes a UFSC
e as demais entidades, sendo a divisão dos direitos de
propriedade e as condições de exploração, também, esta-
belecidas em conformidade com o que dispuser o contra-
to ou convênio firmado entre as partes.
É importante observar que se enquadram nas situa-
ções previstas, acima, os servidores afastados para for-
mação ou aperfeiçoamento.
2.5. Pedido de proteção jurídica cÍascriações
O Departamento de Propriedade Intelectual é o ór-
gão da UFSC incumbido de requerer e acompanhar os pe-
didos de proteção das criações intelectuais da instituição
junto aos órgãos encarregados do registro, patente e certi-
ficado de propriedade intelectual no Brasil e no exterior.
Sendo possível que a UFSC contrate agente especializado
na matéria, sempre que as especificidades e potencialidades
da criação intelectual assim o determinarem.
No pedido de proteção de criação intelectual figu-
rará sempre, como depositante ou requerente, a UFSC e,
se for o caso, a pessoa jurídica que realizou o projeto con-
junto. Sempre nomeando o criador ou criadores (autor,
inventor ou obtentor).
O coordenador ou encarregado de projeto poderá
indicar os membros de sua equipe ou grupo, docentes ou
não, que participaram efetivamente da criação intelectu-
al, na qualidade de co-críadores, e o percentual de contri-
buição de cada um, a fim de serem apurados os direitos
ao incentivo, que é a participação nos ganhos econômicos
33
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
futuros com a exploração da propriedade intelectual ou
transferência da tecnologia protegida.
As despesas decorrentes dos pedidos de proteção
de criação intelectual, dos encargos periódicos de ma-
nutenção de proteção da propriedade intelectual, bem
como de quaisquer encargos administrativos ou judici-
ais, caberá à UFSC, ao criador e, se for o caso, à pessoa
jurídica que participou conjuntamente do projeto, de
acordo com as obrigações previstas no convênio ou con-
trato firmado entre as partes.
A UFSC poderá custear as despesas de proteção da
propriedade intelectual que seriam da responsabilidade
do criador, ressarcindo-se posteriormente da parte que lhe
couber nos ganhos econômicos a serem compartilhados.
2.6. A manifestação do interesse da UFSC
A análise do interesse da UFSC no pedido de prote-
ção da criação intelectual leva em conta a viabilidade de
exploração comercial do produto ou processo desenvol-
vido pelo criador, através de parecer do Departamento
de Propriedade Intelectual.
A decisão sobre a extensão da proteção dá criação
intelectual para outros países será tomada pelo Reitor, em
conjunto com o Departamento e o criador, observando a
potencialidade econômica e a necessidade de garantir ex-
clusividade em outros territórios.
O resultado do estudo de viabilidade econômica
pode recomendar a não-proteção jurídica da criação inte-
lectual; neste caso, a UFSC renunciará ao direito de re-
34
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
querer a respectiva proteção, cedendo gratuitamente ao
pesquisador o direito de fazê-lo em seu nome (e por sua
conta), sendo vedada a indicação do nome da UFSC. To-
davia, o exercício desse direito não poderá conflitar com
as normas que regulamentam as atividades de docentes
em regime de dedicação exclusiva e as referentes às ativi-
dades de consultoria.
2.7. Exploração econômica da criação intelectual
protegida
Caberá à UFSC o direito exclusivo de exploração da
criação intelectual concebida e desenvolvida segundo os
termos da Resolução, assegurado ao criador o comparti-
lhamento nos resultados financeiros daí decorrentes. O
convênio ou contrato celebrado com instituições ou em-
presas, nacionais ou estrangeiras, pode dispor expressa-
mente sobre a exploração conjunta.
A exploração dos resultados de propriedade inte-
lectual poderá ocorrer direta ou indiretamente pela UFSC,
através da cessão ou de licenciamento de direitos a ser
formalizados através de convênio ou contrato.
O criador deverá prestar assessorias técnica e cien-
tífica necessárias à utilização ou transferência da tecnologia
objeto de propriedade intelectual.
2.8. Ganhos econômicos
Os ganhos econômicos resultantes da exploração da
criação intelectual protegida por direitos de propriedade
intelectual, consubstanciados nos rendimentos líquidos
35
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
efetivamente auferidos pela UFSC, serão divididos em
parcelas iguais entre:
• o Departamento de Propriedade Intelectual,
• as unidades acadêmicas ou órgãos onde foram realiza-
das as atividadesdas quais resultou a criação intelec-
tual protegida e
• o criador ou grupo de criadores.
A parcela destinada ao Departamento de Proprie-
dade Intelectual formará um fundo, visando à gestão e ao
custeio das despesas de proteção da propriedade intelec-
tual, cujo excedente poderá financiar atividades de pes-
quisa na UFSC.
A parcela das unidades acadêmicas ou órgãos da
UFSC será alocada onde foram realizadas as atividades
das quais resultou a criação intelectual protegida, para que
determine a destinação desta parcela, respeitada a obriga-
toriedade da sua aplicação em atividades de pesquisa e a
prioridade ao local de pesquisa de onde se originou a re-
ferida criação intelectual.
A parcela do criador ou grupo de criadores será re-
passada a título de premiação, obedecida a periodicidade
da percepção dos ganhos econômicos por parte da UFSC,
durante toda a vigência da proteção intelectual, descon-
tadas as despesas de proteção da propriedade intelectual.
A premiação destinada ao criador não se incorpora-
rá, a qualquer título, aos vencimentos do servidor para
efeitos dos direitos trabalhistas.
36
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Se a autoria da criação intelectual for compartilha-
da por um grupo, obviamente, a parte que couber a cada
um será dividida na proporção definida previamente.
OsAen~argose obrigações legais decorrentes dos gan-
hos.econorrucospela exploração dos direitos de proprieda-
de m~e~:c~al serão da responsabilidade dos respectivos
beneficiáríos (como por exemplo, o imposto de renda).
APró-Reitoriade Orçamento, Administração eFinan-
ças adotará os procedimentos cabíveis, no orçamento da
UFSC,para permitir a distribuição das parcelas dos ganhos
econômicos pela exploração da propriedade intelectual.
2.9. Menção do nome da UFSC nas publicações e do-
cumentos
Será obrigatória a menção expressa do nome da
Universidade Federal de Santa Catarina em todo traba-
lho realizado com o envolvimento parcial ou total de bens,
como dados, meios, informações e equipamentos, servi-
ç~s ~u pessoal da UFSC,sob pena de o infrator perder os
direitos referentes à premiação fixada na forma da Reso-
lução, em favor da instituição.
2.10. Direitos autorais na UFSC
Os direitos autorais, patrimoniais e morais, sobre
publicação pertencerão integralmente aos seus autores. Os
direitos patrimoniais poderão ser cedidos à UFSC,medi-
ante contrato de cessão ou licença de direitos autorais.
37
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
2.11. Pesquisa ou projeto desenvolvido em conjunto
No caso de pesquisa ou projeto desenvolvido em
conjunto com instituições ou empresas, nacionais ou es-
trangeiras, em cujo contrato tiver sido expressamen~e~re-
visto eventual pedido de privilégio, a divisão dos direitos
de propriedade, as condições de exploração, a cláusula
de segredo e a distribuição de qualquer benefício econô-
mico serão definidas no instrumento firmado entre as
partes para tal fim.
38
3. PATENTES
Patente é um titulo de propriedade temporária que con-tém importantes informações tecnológicas.
O regime jurídico de proteção à propriedade inte-
lectual de patentes é o mesmo conferido à propriedade
industrial pela legislação brasileira." Aplica-se ao pedi-
do de patente proveniente do exterior e depositado no
país por quem tenha proteção assegurada por tratado em
vigor no Brasil; e aos nacionais ou pessoas domiciliadas
em país que assegure aos brasileiros ou pessoas domici-
liadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equi-
valentes. As disposições dos tratados em vigor no Brasil
são aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas fí-
sicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país.
3.1. Patenteabilidade
Épatenteável a "invenção" que atenda aos requisitos
de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.
26 Lei n." 9.279, de 19%.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
É patenteável como "modelo de utilidade" o objeto
de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação in-
dustrial, que apresente nova forma ou disposição, envol-
vendo ato inventiva, que resulte em melhoria funcional
no seu uso ou em sua fabricação.
Não se considera invenção nem modelo de utilidade:
• descobertas, teorias científicas emétodos matemáticos;
• concepções puramente abstratas;
• esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais,
contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sor-
teio e de fiscalização;
• as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científi-
cas ou qualquer criação estética;
• programas de computador em si;
• apresentação de informações;
• regras de jogo;
• técnicas emétodos operatórios ou cirúrgicos, bem como
métodos terapêuticas ou de diagnóstico, para aplica-
ção no corpo humano ou animal; e
• o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais bio-
lógicos encontrados na natureza, ou ainda que dela iso-
lados, inclusive o genoma ou germoplasma de qualquer
ser vivo natural e os processos biológicos naturais.
A invenção e omodelo de utilidade são considerados
"novos" quando não compreendidos no estado da técnica.
O "estado da técnica" é constituído por tudo aquilo
que é tomado acessível ao público antes da data de depó-
sito do pedido de patente, por descrição escrita ou oral,
40
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior,
com ressalvas.
Na aferição da novidade, o conteúdo completo de
pedido depositado no Brasil, e ainda não publicado, será
considerado estado da técnica a partir da data de depósi-
to, ou da prioridade reivindicada, desde que venha a ser
publicado, mesmo que subseqüentemente. Isto será apli-
cado ao pedido internacional de patente depositado se-
gundo tratado em vigor no Brasil, desde que haja
processamento nacional.
Não será considerada como estado da técnica a
divulgação de invenção ou modelo de utilidade, quan-
do ocorrida durante os doze meses que precederem a
data de depósito ou a da prioridade do pedido de pa-
tente, se promovida:
• pelo inventor;
• pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI), através de publicação oficial do pedido de pa-
tente depositado sem o consentimento do inventor,
baseado em informações deste obtidas ou em decor-
rência de atos por ele realizados; ou
• por terceiros, com base em informações obtidas direta
ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos
por este realizados.
O INPI, nos casos acima, poderá exigir do inventor
declaração relativa à divulgação, acompanhada ou não de
provas, nas condições estabelecidas em regulamento.
41
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
A invenção é dotada de "atividade inventiva" sem-
pre que, para um técnico no assunto, não decorra de ma-
neira evidente ou óbvia do estado da técnica.
O modelo de utilidade é dotado de "ato inventivo"
sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de
maneira comum ou vulgar do estado da técnica.
A invenção e o modelo de utilidade são considerados
suscetíveis de" aplicação industrial" quando possam ser uti-
lizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria.
3.2. Invenções e modelos de utilidade não patenteáveis
Não são patenteáveis: o que for contrário à moral,
aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pú-
blicas; as substâncias, matérias, misturas, elementos ou
produtos de qualquer espécie, bem como a modificação
de suas propriedades físico-químicas e os respectivos pro-
cessos de obtenção ou modificação, quando resultantes
de transformação do núcleo atômico; e o todo ou parte
dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos
que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - no-
vidade, atividade inventiva e aplicação industrial - pre-
vistos no art. 8° e que não sejam mera descoberta.
Para os fins da lei, "microorganismos transgênicos"
são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de ani-
mais, que expressem, mediante intervençãohumana direta
em sua composição genética, uma característicanormalmente
não alcançável pela espécie em condições naturais.
42
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
3.3. Titularidade da patente
Ao autor de invenção ou modelo de utilidade será
assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a
propriedade. Salvo prova em contrário, presume-se o re-
querente legitimado a obter a patente.
A patente poderá ser requerida em nome próprio,
pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário
ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de
prestação de serviços determinar que pertença a titula-
ridade. O inventor será nomeado e qualificado, podendo
requerer a não-divulgação de sua nomeação.
Quando se tratar de invenção ou de modelo de uti-
lidade realizado conjuntamente por duas ou mais pesso-
as, a patente poderá ser requerida por todas ou qualquer
delas, mediante nomeação e qualificação das demais, para
ressalva dos respectivos direitos.
Se dois ou mais autores tiverem realizado a mesma
invenção ou modelo de utilidade, de forma independen-
te, o direito de obter patente será assegurado àquele que
provar o depósito mais antigo, independentemente das
datas de invenção ou criação.
A retirada de depósito anterior sem produção de
qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamen-
te posterior.
3.4. Prioridade
Ao pedido de patente depositado em país que man-
tenha acordo com o Brasil, ou em organização internacio-
nal, que produza efeito de depósito nacional, será assegu-
43
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
rado direito de prioridade, nos prazos estabelecidos no
acordo, não sendo o depósito invalidado nem prejudica-
do por fatos ocorridos nesses prazos.
A reivindicação de prioridade será feita no ato de
depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta
dias por outras prioridades anteriores à data do depósi-
to no Brasil.
A reivindicação de prioridade será comprovada por
documento hábil da origem, contendo número, data, títu-
lo, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e
desenhos, acompanhado de tradução da certidão de de-
pósito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor será de inteira res-
ponsabilidade do depositante.
Senão efetuada por ocasião do depósito, a compro-
vação deverá ocorrer em até cento e oitenta dias contados
do depósito.
.Para os pedidos internacionais depositados em vir-
tude de tratado em vigor no Brasil, a tradução deverá ser
apresentada no prazo de sessenta dias contados da data
da entrada no processamento nacional.
No caso de o pedido depositado no Brasil estar fiel-
mente contido no documento da origem, será suficiente
uma declaração do depositante a este respeito para subs-
tituir a tradução.
Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o do-
cumento correspondente deverá ser apresentado dentro
de cento e oitenta dias contados do depósito, ou, se for o
caso, em até sessenta dias da data da entrada no proces-
44
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
samento nacional, dispensada a legalização consular no
país de origem.
A falta de comprovação nos prazos acarretará a per-
da da prioridade.
O pedido de patente de invenção ou de modelo de
utilidade depositado originalmente no Brasil, sem reivin-
dicação de prioridade e não publicado, assegurará o di-
reito de prioridade ao pedido posterior sobre a mesma
matéria depositado no Brasil pelo mesmo requerente ou
sucessores, dentro do prazo de um ano. A prioridade será
admitida apenas para a matéria revelada no pedido ante-
rior, não se estendendo à matéria nova introduzida. O
pedido anterior ainda pendente será considerado defini-
tivamente arquivado. O pedido de patente originário de
divisão de pedido anterior não poderá servir de base à
reivindicação de prioridade.
3.5. Pedido de patente
O pedido de patente, nas condições estabelecidas
pelo INPI, conterá: requerimento; relatório descritivo; rei-
vindicações; desenhos, se for o caso; resumo; e compro-
vante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
Apresentado o pedido, será ele submetido à exa-
me formal preliminar e, se devidamente instruído, será
protocolizado, considerada a data de depósito a da sua
apresentação.
O pedido que não atender às formalidades, mas que
contiver dados relativos ao objeto, ao depositante e ao in-
ventor, poderá ser entregue, mediante recibo datado, ao
45
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
INPI, que estabelecerá as exigências a serem cumpridas,
no prazo de trinta dias, sob pena de devolução ou arqui-
vamento da documentação.
Cumpridas as exigências, o depósito será conside-
rado como efetuado na data do recibo.
O "pedido de patente de invenção" terá de se refe-
rir a uma única invenção ou a um grupo de invenções
inter-relacionadas de maneira a compreender um único
conceito inventivo.
O "pedido de patente de modelo de utilidade" terá
de se referir a um único modelo principal, que poderá in-
cluir uma pluralidade de elementos distintos, adicionais
ou variantes construtivas ou configurativas, desde que
mantida a unidade técnico-funcional e corporal do objeto.
O relatório deverá descrever clara e suficientemen-
te o objeto, de modo a possibilitar sua realização por téc-
nico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor
forma de execução. No caso de material biológico essen-
cial à realização prática do objeto do pedido, que não
possa ser descrito e que não estiver acessível ao público,
o relatório será suplementado por depósito do material
em instituição autorizada pelo INPI ou indica da em acor-
do internacional. 27
As reivindicações deverão ser fundamentadas no
relatório descritivo, caracterizando as particularidades do
pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria
objeto da proteção.
TI Ver Resolução n.? 82, de 2001, do INPI.
46
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
O pedido de patente poderá ser dividido em dois
ou mais, ex officio ou a requerimento do depositante, até o
final do exame, desde que o pedido dividido faça referên-
cia específica ao original, e não exceda àmatéria revelada
constante deste. O requerimento de divisão em desacor-
do será arquivado.
Os pedidos divididos terão a data de depósito do
pedido original e o benefício de prioridade deste, se for o
caso. Cada pedido dividido estará sujeito a pagamento
das retribuições correspondentes.
O pedido de patente retirado ou abandonado será
obrigatoriamente publicado. O pedido de retirada deverá
ser apresentado em até 16 meses, contados da data do
depósito ou da prioridade mais antiga. A retirada de um
depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará
prioridade ao depósito imediatamente posterior.
3.6. Processo e exame do pedido de patente
O pedido de patente será mantido em sigilo durante
18meses contados da data de depósito ou da prioridade
mais antiga, quando houver, após o que será publicado, à
exceçãodo caso de patente de interesse da defesa nacional.
A publicação do pedido poderá ser antecipada a requeri-
mento do depositante. No caso de material biológico, este
tornar-se-á acessível ao público com a publicação.
Publicado o pedido de patente e até o final do exa-
me, será facultada a apresentação, pelos interessados, de
documentos e informações para subsidiarem o exame, o
qual não será iniciado antes de decorridos sessenta dias
da publicação do pedido.
47
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Para melhor esclarecer ou definir o pedido de pa-
tente, o depositante poderá efetuar alterações até o reque-
rimento do exame, desde que estas se limitem à matéria
inicialmente revelada no pedido.
O exame do pedido de patente deverá ser requeri-
do pelo depositante ou por qualquer interessado, no pra-
zo de trinta e seis meses contados da data do depósito,
sob pena do arquivamento do pedido. O pedido de pa-
tente poderá ser desarquivado se o depositante assim o
requerer,dentro de sessenta dias contados do arquiva-
mento, mediante pagamento de uma retribuição específi-
ca, sob pena de arquivamento definitivo.
Requerido o exame, deverão ser apresentados, sem-
pre que solicitados, sob pena de arquivamento do pedido:
objeções, buscas de anterioridade e resultados de exame
para concessão de pedido correspondente em outros paí-
ses, quando houver reivindicação de prioridade; documen-
tos necessários à regularização do processo e exame do
pedido; e tradução do documento referente à prioridade.
Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatá-
rio de busca e parecer relativo à patenteabilidade do pedido;
adaptação do pedido à natureza reivindicada; refonnulação
do pedido ou divisão; ou exigências técnicas.
Quando o parecer for pela não-patenteabilidade ou
pelo não enquadramento do pedido na natureza reivin-
dicada ou quando formular qualquer exigência, o
depositante será intimado para manifestar-se no prazo de
noventa dias. Não respondida a exigência, o pedido será
definitivamente arquivado. Respondida a exigência, ain-
48
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
da que não cumprida, ou contestada sua formulação, e
havendo ou não manifestação sobre a patenteabilidade
ou o enquadramento, dar-se-á prosseguimento ao exame.
Concluído o exame, será proferida decisão, deferin-
do ou indeferindo o pedido de patente.
3.7. Concessão e tempo de duração da patente
A patente será concedida depois de deferido o pe-
dido e comprovado o pagamento da retribuição corres-
pondente, expedindo-se a respectiva carta patente. O pa-
gamento da retribuição e respectiva comprovação deve-
rão ser efetuados no prazo de sessenta dias contados do
deferimento. Reputa-se concedida a patente na data de
publicação do respectivo ato.
Da carta patente deverão constar o número, o título
e a natureza respectivos, o nome do inventor (podendo
requerer a não-divulgação do seu nome), a qualificação e
o domicílio do titular, o prazo de vigência, o relatório des-
critivo, as reivindicações e os desenhos, bem como os da-
dos relativos à prioridade.
A patente de invenção vigorará pelo prazo de vinte
anos e a de modelo de utilidade pelo prazo quinze anos
contados da data de depósito. O prazo de vigência não será
inferior a dez anos para a patente de invenção e a sete anos
para a patente de modelo de utilidade, a contar da data de
concessão, ressalvada a hipótese de o INPI estar impedido
de proceder ao exame de mérito do pedido, por pendência
judicial comprovada ou por motivo de força maior.
49
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
3.8. Direitos conferidos pela patente
A extensão da proteção conferida pela patente será
determinada pelo teor das reivindicações, interpretado
com base no relatório descritivo e nos desenhos.
A patente confere ao seu titular o direito de impedir
terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar, co-
locar à venda, vender ou importar com estes propósitos:
produto objeto de patente; processo ou produto obtido
diretamente por processo patenteado. Ao titular da pa-
tente é assegurado ainda o direito de impedir que tercei-
ros contribuam para que outros pratiquem estes atos.
Ocorrerá violação do direito de patente de processo
quando o possuidor ou proprietário não comprovar, me-
diante determinação judicial específica, que o seu produ-
to foi obtido por processo de fabricação diverso daquele
protegido pela patente.
Não se aplicam os direitos de patente, nos seguin-
tes casos:
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, em
caráter privado e sem finalidade comercial, desde que
não acarretem prejuízo ao interesse econômico do ti-
tular da patente;
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, com
finalidade experimental, relacionados a estudos ou pes-
quisas científicas ou tecnológicas;
• à preparação de medicamento de acordo com prescri-
ção médica para casos individuais, executada por pro-
fissional habilitado, bem como ao medicamento as-
sim preparado;
50
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• a produto fabricado de acordo com patente de proces-
so ou de produto que tiver sido colocado no mercado
interno diretamente pelo titular da patente ou com seu
consentimento (exaustão nacional);
• a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, sem finalidade econômica, o
produto patenteado como fonte inicial de variação ou
propagação para obter outros produtos; e
• a terceiros que, no caso de patentes relacionadas com
matéria viva, utilizem, ponham em circulação ou
comercializem um produto patenteado que haja sido in-
troduzido licitamente no comércio pelo detentor da pa-
tente ou por detentor de licença, desde que o produto
patenteado não sejautilizado para multiplicação ou pro-
pagação comercial da matéria viva em causa (exaustão).
Ao titular da patente é assegurado o direito de ob-
ter indenização pela exploração indevida de seu objeto,
inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da
publicação do pedido e a da concessão da patente.
Se o infrator obteve, por qualquer meio, conheci-
mento do conteúdo do pedido depositado, anteriormen-
te à publicação, contar-se-á o período da exploração
indevida para efeito da indenização a partir da data de
início da exploração.
O direito de obter indenização por exploração
indevida, inclusive com relação ao período anterior à con-
cessão da patente, está limitado ao conteúdo do seu objeto.
À pessoa de boa-fé que, antes da data de depósito
ou de prioridade de pedido de patente, explorava seu
51
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
objeto no país será assegurado o direito de continuar a
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. Este
direito só poderá ser cedido juntamente com o negócio ou
empresa, ou parte desta que tenha direta relação com a
exploração do objeto da patente, por alienação ou arren-
damento. O direito não será assegurado em alguns casos.
3.9. Nulidade da patente e seu processo
É nula a patente concedida contrariando as disposi-
ções da lei. A nulidade poderá não incidir sobre todas as
reivindicações, sendo condição para a nulidade parcial o
fato de as reivindicações subsistentes constituírem maté-
ria patenteável por si mesmas.
A nulidade da patente produzirá efeitos a partir da
data do depósito do pedido.
No caso de patente concedida para requerente que
não era o autor da invenção e nem estava legitimado para
o pedido, o inventor poderá, alternativamente, reivindi-
car, em ação judicial, a adjudicação desta.
A nulidade da patente será declarada administrati-
vamente quando: não tiver sido atendido qualquer dos
requisitos legais; o relatório e as reivindicações não aten-
derem ao disposto na lei; o objeto da patente se estenda
além do conteúdo do pedido originalmente depositado;
ou, no seu processamento, tiver sido omitida qualquer das
formalidades essenciais, indispensáveis à concessão.
O processo de nulidade poderá ser instaurado ex
officio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, no prazo de seis meses contados da
52
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
concessão da patente. O processo de nulidade prossegui-
rá aind~ que extinta a patente. O titular será intimado para
se manifestar no prazo de sessenta dias.
. Haven~o ou não manifestação, decorrido o prazo
fixado no artigo anterior, o INPI emitirá parecer, intiman-
do o titular e o requerente para se manifestarem no prazo
comum de sessenta dias. Decorrido este prazo, mesmo
que não apresentadas as manifestações, o processo será
decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a ins-
tância administrativa.
Aplicam-se essas disposições, no que couber, aos
certificados de adição.
A ação de nulidade poderá ser proposta a qualquer
tempo da vigência da patente, pelo INPI ou por qualquer
pessoa com legítimo interesse. A nulidade da patente po-
derá ser argüida, a qualquer tempo, como matéria de de-fesa. O juiz poderá, preventiva ou incidentalmente, de-
terminar a suspensão dos efeitos da patente, atendidos os
requisitos processuais próprios.
A ação de nulidade de patente será ajuizada no foro
da Justiça Federal, e o INPI, quando não for autor, intervi-
rá no feito. O prazo para resposta do réu titular da paten-
te será de sessenta dias. Transitada em julgado a decisão
da ação de nulidade, o INPI publicará anotação, para ci-
ência de terceiros.
53
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
3.10. Contratos de cessão e licença voluntária e as
anotações
a pedido de patente ou a patente, ambos de conteú-
do indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
a titular de patente ou o depositante poderá cele-
brar contrato de licença, voluntária, para sua exploração.
a licenciado poderá ser investido pelo titular de todos os
poderes para agir em defesa da patente. a aperfeiçoamen-
to introduzido em patente licenciada pertence a quem o
fizer, sendo assegurado à outra parte contratante o direi-
to de preferência para seu licenciamento.
a INPI fará as seguintes anotações no pedido de
patente ou na patente: cessão, fazendo constar a qualifi-
cação completa do cessionário; qualquer limitação ou ônus
que recaia sobre o pedido ou a patente; as alterações de
nome, sede ou endereço do depositante ou titular.
a contrato de licença deverá ser averbado no INPI
para que produza efeitos em relação a terceiros. A
averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a par-
tir da data de sua publicação. Para efeito de validade de
prova de uso, o contrato de licença não precisará estar
averbado no INPI.
As anotações produzirão efeito em relação a tercei-
ros a partir da data de sua publicação.
a titular da patente poderá solicitar ao INPI que a
coloque em oferta para fins de exploração. a INPI pro-
moverá a publicação da oferta. Nenhum contrato de li-
cença voluntária de caráter exclusivo será averbado no
INPI sem que o titular tenha desistido da oferta. A paten-
54
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
te sob licença voluntária, com caráter de exclusividade,
não poderá ser objeto de oferta. a titular poderá, a qual-
quer momento, antes da expressa aceitação de seus ter-
mos pelo interessado, desistir da oferta.
Na falta de acordo entre o titular e o licenciado, as par-
tes poderão requerer ao INPI o arbitramento da remunera-
ção, que poderá ser revista decorrido um ano de sua fixação.
A patente em oferta terá sua anuidade reduzida à
metade no período compreendido entre o oferecimento e
a concessão da primeira licença, a qualquer título.
a titular da patente poderá requerer o cancelamen-
to da licença se o licenciado não der início à exploração
efetiva dentro de um ano da concessão, se interromper a
exploração por prazo superior a um ano, ou, ainda, se não
forem obedecidas as condições para a exploração.
3.11. Licença compulsória de patente
a titular ficará sujeito a ter a patente licenciada com-
pulsoriamente se exercer os direitos dela decorrentes de
forma abusiva, ou se, por meio dela, praticar abuso de
poder econômico, comprovado nos termos da lei, por de-
cisão administrativa ou judicial.
Também ensejam a licença compulsória a não-ex-
ploração do objeto da patente no território brasileiro por
falta de fabricação ou fabricação incompleta do produto,
ou, ainda, a falta de uso integral do processo patenteado,
ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando
será admitida a importação; ou a comercialização que não
satisfizer às necessidades do mercado. A licença compul-
55
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
sória nestes casos somente será requerida após decorri-
dos três anos da concessão da patente.
A licença só poderá ser requerida por pessoa com
legítimo interesse e que tenha capacidade técnica e eco-
nômica para realizar a exploração eficiente do objeto da
patente, que deverá destinar-se, predominantemente, ao
mercado interno.
No caso de a licença compulsória ser concedida em
razão de abuso de poder econômico, ao licenciado que
propõe fabricação local, será garantido o prazo de um ano,
com limitações na lei, para proceder à importação do ob-
jeto da licença, desde que tenha sido colocado no merca-
do diretamente pelo titular ou com o seu consentimento.
No caso de importação para exploração de patente
e no caso da importação prevista no item anterior, será
igualmente admitida a importação por terceiros de pro-
duto fabricado de acordo com patente de processo ou de
produto, desde que tenha sido colocado no mercado dire-
tamente pelo titular ou com o seu consentimento.
A licençacompulsória "não será concedida" se,à data
do requerimento, o titular: justificar o desuso por razões
legítimas; comprovar a realização de sérios e efetivos pre-
parativos para a exploração; ou justificar a falta de fabrica-
ção ou comercialização por obstáculo de ordem legal.
A licença compulsória será ainda concedida quan-
do, cumulativamente, se verificarem as seguintes hipóte-
ses: ficar caracterizada situação de dependência de uma
patente em relação a outra; o objeto da patente depen-
dente constituir substancial progresso técnico em relação
56
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
à anterior; e o titular não realizar acordo com o titular da
patente dependente para exploração da anterior. Para es-
tes fins, considera-se "patente dependente" aquela cuja
exploração depende obrigatoriamente da utilização do
objeto de patente anterior. Uma patente de processo po-
derá ser considerada dependente de patente do produto
respectivo, bem como uma patente de produto poderá ser
dependente de patente de processo. O titular da patente
licenciada desta forma terá direito à licença compulsória
cruzada da patente dependente.
Nos casos de emergência nacional ou interesse pú-
blico, declarados em ato do Poder Executivo Federal, des-
de que o titular da patente ou seu licenciado não atenda a
essa necessidade, poderá ser concedida, ex officio, licença
compulsória, temporária e não exclusiva, para a explora-
ção da patente, sem prejuízo dos direitos do respectivo
titular. O ato de concessão da licença estabelecerá seu pra-
zo de vigência e a possibilidade de prorrogação.
As licenças compulsórias serão sempre concedidas
sem exclusividade, não se admitindo o sublicenciamento.
3.12. Pedido de licença compulsória
O pedido de licença compulsória deverá ser formu-
lado mediante indicação das condições oferecidas ao titu-
lar da patente. Apresentado o pedido de licença, o titular
será intimado para manifestar-se no prazo de sessenta dias,
findo o qual, sem manifestação do titular, será considerada
aceita a proposta nas condições oferecidas. O requerente
de licençaque invocar abuso de direitos patentários ou abu-
57
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
so de poder econômico deverá juntar documentação que o
comprove. No caso de a licença compulsória ser requerida
com fundamento na falta de exploração, caberá ao titular
da patente comprovar a exploração.
Havendo contestação, o INPI poderá realizar as ne-
cessárias diligências, bem como designar comissão que
poderá incluir especialistas não integrantes dos quadros
da autarquia, visando arbitrar a remuneração que será
paga ao titular.
Os órgãos e entidades da administração pública di-
reta ou indireta, federal, estadual e municipal, prestarão
ao INPI as informações solicitadas com o objetivo de sub-
sidiar o arbitramento da remuneração.
No arbitramento da remuneração, serão considera-
das as circunstâncias de cada caso, levando-se em conta,
obrigatoriamente, o valor econômico da licença concedida.
Instruído o processo, o INPI decidirá sobre a con-
cessão e condições da licença compulsória no prazo de
sessenta dias. O recurso da decisão que conceder a licen-
ça compulsória não terá efeito suspensivo.
O licenciado deverá iniciar a exploração do objeto
da patente no prazo de um ano da concessãoda licença,
admitida a interrupção por igual prazo, salvo ocorrendo
razões legítimas. O titular poderá requerer a cassação da
licença quando não cumprida esta regra. O licenciado fi-
cará investido de todos os poderes para agir em defesa da
patente. Após a concessão da licença compulsória, somen-
te será admitida a sua cessão quando realizada conjunta-
mente com a cessão, alienação ou arrendamento da parte
do empreendimento que a explore.
58
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
3.13. Patente de interesse da defesa nacional
O pedido de patente originário do Brasil, cujo objeto
interesse à defesa nacional será processado em caráter sigi-
loso e não estará sujeito às publicações previstas na lei.
O INPI encaminhará o pedido, de imediato, ao ór-
gão competente do Poder Executivo para manifestar-se
sobre o caráter sigiloso. Caso decorrido o prazo de ses-
senta dias sem a manifestação do órgão competente, o
pedido será processado normalmente.
É vedado o depósito no exterior de pedido de pa-
tente cujo objeto tenha sido considerado de interesse da
defesa nacional, bem como qualquer divulgação deste,
salvo expressa autorização do órgão competente.
A exploração e a cessão do pedido ou da patente de
interesse da defesa nacional estão condicionadas à prévia
autorização do órgão competente, assegurada indeniza-
ção sempre que houver restrição dos direitos do deposi-
tante ou do titular.
3.14. Certificado de adição de invenção
O depositante do pedido ou titular de patente de in-
venção poderá requerer, mediante pagamento de retrib~-
ção específica, certificado de adição para proteger aperfei-
çoamento ou desenvolvimento introduzido no objeto da
invenção, mesmo que destituído de atividade inventiva,
desde que a matéria se inclua no mesmo conceito inventivo.
Quando tiver ocorrido a publicação do pedido prin-
cipal, o pedido de certificado de adição será imediata-
mente publicado.
59
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
o pedido de certificado de adição será indeferido
se o seu objeto não apresentar o mesmo conceito inventivo.
O depositante poderá, no prazo do recurso, reque-
rer a transformação do pedido de certificado de adição
em pedido de patente, beneficiando-se da data de depósi-
to do pedido de certificado, mediante pagamento das re-
tribuições cabíveis.
O certificado de adição é acessório da patente, tem
a data final de vigência desta e acompanha-a para todos
os efeitos legais. No processo de nulidade, o titular pode-
rá requerer que a matéria contida no certificado de adição
seja analisada para se verificar a possibilidade de sua sub-
sistência, sem prejuízo do prazo de vigência da patente.
3.15. Extinção e caducidade da patente
A patente extingue-se pela: expiração do prazo de
vigência; renúncia de seu titular, ressalvado o direito de
terceiros; caducidade; falta de pagamento da retribuição
anual nos prazos previstos na lei; e se a pessoa domici1iada
no exterior não constituir e mantiver procurador devida-
mente qualificado e domiciliado no Brasil, com poderes
para representá-Ia administrativa e judicialmente, inclu-
sive para receber citações.
Extinta a patente, o seu objeto cai em domínio público.
A renúncia só será admitida se não prejudicar direi-
tos de terceiros.
Caducará a patente, ex officio ou a requerimento de
qualquer pessoa com legítimo interesse, se, decorridos dois
anos da concessão da primeira licença compulsória, esse
60
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
prazo não tiver sido suficiente para prevenir ou sanar o
abuso ou desuso, salvo motivos justificáveis.
A patente caducará quando, na data do requerimen-
to da caducidade ou da instauração ex officio do respecti-
vo processo, não tiver sido iniciada a exploração.
No processo de caducidade instaurado a requeri-
mento, o INPI poderá prosseguir se houver desistência
do requerente.
O titular será intimado mediante publicação para
se manifestar, no prazo de sessenta dias, cabendo-lhe o
ônus da prova quanto à exploração. A decisão será profe-
rida dentro de sessenta dias, contados do término do pra-
zo mencionado no artigo anterior.
A decisão da caducidade produzirá efeitos a partir
da data do requerimento ou da publicação da instauração
ex officio do processo.
3.16. Retribuição anual
O depositante do pedido e o titular da patente estão
sujeitos ao pagamento de retribuição anual, a partir do
início do terceiro ano da data do depósito. O pagamento
antecipado da retribuição anual será regulado pelo INPI.
O pagamento deverá ser efetuado dentro d~s primeir~s
três meses de cada período anual, podendo, arnda, ser fei-
to, independente de notificação, dentro dos seis meses sub-
seqüentes, mediante pagamento de retribuição adicional.
O mesmo, previsto no item anterior, aplica-se aos
pedidos internacionais depositados em virtude de trat~-
do em vigor no Brasil, devendo o pagamento das retri-
61
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
buições anuais vencidas antes da data da entrada no
processamento nacional ser efetuado no prazo de três
meses dessa data.
A falta de pagamento da retribuição anual acarreta-
rá o arquivamento do pedido ou a extinção da patente.
O pedido de patente e a patente poderão ser "res-
taurados", se o depositante ou o titular assim o requerer,
dentro de três meses, contados da notificação do arquiva-
mento do pedido ou da extinção da patente, mediante
pagamento de retribuição específica.
3.17. Invenção e modelo de utilidade realizado por em-
pregado ou prestador de serviço
A invenção e o modelo de utilidade pertencem" ex-
clusivamente ao empregador" quando decorrerem de con-
trato de trabalho cuja execução ocorra no Brasil e que te-
nha por objeto a pesquisa ou a atividade inventiva, ou
resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi o
empregado contratado. A retribuição pelo trabalho limi-
ta-se ao salário ajustado se não houver expressa disposi-
ção contratual em contrário.
Consideram-se desenvolvidos na vigência do con-
trato a invenção ou o modelo de utilidade, cuja patente
seja requerida pelo empregado até um ano após a
extinção do vínculo empregatício, salvo prova em con-
trário da desvinculação.
O empregador, titular da patente, poderá conce-
der ao empregado, autor de invento ou aperfeiçoamen-
to, "participação nos ganhos econômicos" resultantes da
62
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
exploração da patente, mediante negociação com o inte-
ressado ou conforme disposto em norma da empresa.
Esta participação não se incorpora, a qualquer título, ao
salário do empregado.
Pertencerá" exclusivamente ao empregado" a inven-
ção ou omodelo de utilidade por ele desenvolvido, desde
que desvinculado do contrato de trabalho e não decor-
rente da utilização de recursos, meios, dados, materiais,
instalações ou equipamentos do empregador.
A propriedade de invenção ou de modelo de utili-
dade será "comum", em partes iguais, quando resultar
da contribuição pessoal do empregado e de recursos, da-
dos, meios, materiais, instalações ou equipamentos do
empregador, ressalvada expressa disposição contratual em
contrário. Sendo mais de um empregado, a parte que lhes
couber será dividida igualmente entre todos, salvo ajuste
em contrário. É garantido ao empregador o direito exclu-
sivo de licença de exploração e assegurada ao empregado
a justa remuneração. A exploração do objeto da patente,
na falta de acordo, deverá ser iniciada pelo empregador
dentro do prazo de um ano, contado da data de sua con-
cessão, sob pena de passar à exclusiva propriedade do
empregado a titularidade da patente, ressalvadas as hi-
póteses de falta de exploração por razões legítimas. No
caso de cessão, qualquer dos co-titulares, em igualdade
de condições, poderá exercer o direito de preferência.
Essas regras aplicam-se, no que couber, às relações
entre o trabalhador autônomo ou o estagiário e a em-
presa contratante e entre empresas contratantes e con-tratadas, bem como às entidades da Administração Pú-
63
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
blica (sentido amplo). Na hipótese da invenção ser ex-
clusiva do empregador, será assegurada ao inventor, na
forma e condições previstas no estatuto ou regimento
interno da entidade pública, premiação de parcela no
valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a
patente, a título de incentivo.
64
4. CULTIVAR
O regime jurídico de proteção dos direitos de proprie-dade intelectual referentes a cultivar, que se efetua
pela concessão do certificado de proteção de cultivar, é
considerado como a única forma de proteção de cultiva-
res e de direito que poderá obstar no Brasil a livre utiliza-
ção de plantas ou de suas partes de reprodução ou de mul-
tiplicação vegetativa."
Aplica-se esse regime aos pedidos de proteção de
cultivar proveniente do exterior e depositados no país por
quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no
Brasil; e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país
que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no
Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.
Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil são
aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas
ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no país.
28 Lei n° 9.456, de 1997.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
blica (sentido amplo). Na hipótese da invenção ser ex-
clusiva do empregador, será assegurada ao inventor, na
forma e condições previstas no estatuto ou regimento
interno da entidade pública, premi ação de parcela no
valor das vantagens auferidas com o pedido ou com a
patente, a título de incentivo.
64
4. CULTIVAR
O regime jurídico de proteção dos direitos de proprie-dade intelectual referentes a cultivar, que se efetua
pela concessão do certificado de proteção de cultivar, é
considerado como a única forma de proteção de cultiva-
res e de direito que poderá obstar no Brasil a livre utiliza-
ção de plantas ou de suas partes de reprodução ou de mul-
tiplicação vegetativa."
Aplica-se esse regime aos pedidos de proteção de
cultivar proveniente do exterior e depositados no país por
quem tenha proteção assegurada por tratado em vigor no
Brasil; e aos nacionais ou pessoas domiciliadas em país
que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no
Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes.
Os dispositivos dos tratados em vigor no Brasil são
aplicáveis, em igualdade de condições, às pessoas físicas
ou jurídicas nacionais ou domiciliadas no país.
-------
28 Lei n° 9.456, de 1997.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
4.1. Cultivar passível de proteção, obtentores e titulares
Épassível de proteção, primeiro, a nova cultivar ou
a cultivar essencialmente derivada, de qualquer gênero
ou espécie vegetaL
São passíveis de proteção, em segundo lugar, as cul-
tivares que já tenham sido oferecidas à venda até a data do
pedido, obedecidas as condições cumulativas estabelecidas
na lei, como, por exemplo, que a proteção produzirá efei-
tos tão-somente para fins de utilização da cultivar para
obtenção de cultivares essencialmente derivadas.
À pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar
ou cultivar "essencialmente derivada no Brasil, o "obten-
tor" , será assegurada a proteção que lhe garanta o direito
de propriedade intelectual nas condições estabelecidas na
lei e mencionadas neste texto.
A proteção poderá ser requerida por pessoa que ti-
ver obtido cultivar, por seus herdeiros ou sucessores ou
por eventuais cessionários mediante apresentação de do-
cumento negocial.
No caso de o processo de obtenção ter sido realiza-
do por duas ou mais pessoas, em cooperação, a proteção
poderá ser requerida em conjunto ou isoladamente, me-
diante nomeação e qualificação de cada uma, para garan-
tia dos respectivos direitos.
A obtenção decorrente de contrato de trabalho, pres-
tação de serviços ou outra atividade laboral, implica a in-
dicação do nome de todos os melhoristas, que obtiveram
a nova cultivar ou a cultivar essencialmente derivada
laborando, no pedido de proteção.
66
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
4.2. Direito de proteção
A proteção de cultivar recairá sobre o material de re-
produção ou de multiplicação vegetativa da planta inteira.
A proteção assegura a seu titular o direito à re-
produção comercial no território brasileiro, ficando ve-
dados a terceiros, durante o prazo de proteção, a pro-
dução com fins comerciais, o oferecimento à venda ou
à comercialização, do material de propagação da culti-
var, sem sua autorização.
Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar
protegida:
• aquele que reserva e planta sementes para uso próprio,
em seu estabelecimento ou em estabelecimento de ter-
ceiros cuja posse detenha;
• aquele que usa ou vende como alimento ou matéria-
prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins
reprodutivos;
• aquele que utiliza a cultivar como fonte de variação no
melhoramento genético ou na pesquisa científica;
• aquele que sendo "pequeno produtor rural", multi-
plica sementes, para doação ou troca, exclusivamente
para outros pequenos produtores rurais, no âmbito
de programas de financiamento ou de apoio a peque-
nos produtores rurais, conduzidos por órgãos públi-
cos ou organizações não-governamentais, autorizados
pelo Poder Público.
Não se aplicam as disposições da exceção de prote-
Çãoespecificamente para a cultura da "cana-de-açúcar",
hipótese em que serão observadas disposições adicionais,
67
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
relativamente ao direito de propriedade sobre a cultivar,
como, por exemplo: para multiplicar material vegetativo
para uso próprio, o produtor obrigar-se-á a obter a autori-
zação do titular do direito sobre a cultivar. Todavia a fixa-
ção do preço não será totalmente condicionada pela auto-
nomia da vontade.
Considera-se "pequeno produtor rural", para fins
de não aplicação dos direitos do titular de cultivar, aquele
que, simultaneamente, atenda aos seguintes requisitos:
explore parcela de terra na condição de proprietário, pos-
seiro, arrendatário ou parceiro; mantenha até dois empre-
gados permanentes, ou eventualmente a ajuda de tercei-
ros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária
o exigir; não detenha, a qualquer título, área superior a
quatro módulos fiscais, definida por legislação em vigor;
tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta
anual proveniente da exploração agropecuária ou
extrativa; e resida na propriedade ou em aglomerado ur-
bano ou rural próximo.
4.3. Duração da proteção de cultivar e requisitos do
pedido de proteção
A proteção de cultivar vigorará, a partir da data da
concessão do certificado provisório de proteção, pelo prazo
de dezoito anos para as videiras, as árvores frutíferas, as
árvores florestais e as árvores ornamentais, inclusive, em
cada caso, o seu porta-enxerto. Para as demais a duração
será de quinze anos.
68
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Decorrido o prazo de vigência do direito de prote-
ção, a cultivar cairá em domínio público e nenhum outro
direito poderá obstar sua livre utilização.
O pedido de proteção será formalizado mediante
requerimento assinado pela pessoa que obtiver cultivar,
ou por seu procurador, e protocolado no Serviço Nacio-
nal de Proteção de Cultivares (SNPC). Cada petição só
poderá se referir a uma única cultivar.
A proteção, no território brasileiro, de cultivar obti-
da por pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior
deverá ser solicitada diretamente por seu procurador, com
domicílio no Brasil.
O pedido de proteção será documentado com:
• a espécie botânica;
• o nome da cultivar;
• a origem genética;
• relatório descritivo com todos os descritores exigidos;
• declaração garantindo a existência de amostra viva à
disposição do SNPC e sua localização para eventual
exame;
• o nome e o endereçodo requerente e dos melhoristas;
• comprovação das características de DHE, para as cul-
tivares nacionais e estrangeiras;
• relatório de outros descritores indicativos de sua
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade, ou a
comprovação da efetivação, pelo requerente, de ensai-
os com a cultivar junto com controles específicos ou
designados pelo órgão competente;
69
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• prova do pagamento da taxa de pedido de proteção;
• declaração quanto à existência de comercialização da
cultivar no país ou no exterior;
• declaração quanto à existência, em outro país, de pro-
teção, ou de pedido de proteção, ou de qualquer re-
querimento de direito de prioridade, referente à culti-
var cuja proteção esteja sendo requerida;
• extrato capaz de identificar o objeto do pedido.
Os documentos deverão satisfazer as condições
estabelecidas pelo órgão competente e serem apresenta-
dos em língua portuguesa.
Toda cultivar deverá possuir denominação que a
identifique, destinada a ser sua denominação genérica,
devendo, para fins de proteção, obedecer aos seguintes
critérios: ser única, não podendo ser expressa apenas de
forma numérica; ter denominação diferente de cultivar
preexistente; não induzir a erro quanto às suas caracterís-
ticas intrínsecas ou quanto à sua procedência.
o.pedido de proteção, em extrato capaz de identifi-
car o objeto do pedido, será publicado no prazo de até
sessenta dias corridos, contados da sua apresentação. Pu-
blicado o pedido de proteção, correrá o prazo de noventa
dias para apresentação de eventuais impugnações, dan-
do-se ciência ao requerente.
O relatório descritivo e os descritores indicativos de
sua distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade po-
derão ser modificados pelo requerente, em casos excepci-
onais, como é o caso de retificação de erros de impressão.
70
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
No ato de apresentação do pedido de proteção, pro-
ceder-se-á à verificação formal preliminar quanto à exis-
tência de sinonímia. Este exame, que não ficará condicio-
nado a eventuais impugnações oferecidas, verificará se o
pedido de proteção está de acordo com as prescrições le-
gais, se está tecnicamente bem definido e se não há ante-
rioridade, ainda que com denominação diferente. Se ne-
cessário, serão formuladas exigências adicionais, que pode
se referir à apresentação de novo relatório descritivo, sua
complementação e outras informações para conclusão do
exame do pedido. A exigência não cumprida ou não con-
testada acarretará o arquivamento do pedido, encerran-
do-se a instância administrativa. A decisão que denegar
ou deferir o pedido de proteção permite recurso.
Publicado o pedido de proteção, será concedido a
título revogável o certificado provisório de proteção, que
assegurará ao titular o direito de exploração comercial
da cultivar.
4.4. Concessão do certificado de proteção de cultivar
O certificado de proteção de cultivar será expedido
depois de decorrido o prazo para recurso do pedido (ses-
senta dias) ou, se este for interposto, após a publicação
oficial de sua decisão.
No certificado de proteção de cultivar constará o
número respectivo, nome e nacionalidade do titular ou,
se for o caso, de seu herdeiro, sucessor ou cessionário, bem
como o prazo de duração da proteção; se for o caso, o nome
do melhorista e a circunstância de que a obtenção resul-
71
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
tou de contrato de trabalho ou de prestação de serviços
ou outra atividade laboral, fato que deverá ser esclaroe],
do no respectivo pedido de proteção.
A proteção concedida terá divulgação em publica-
ção oficial.
Obtido o certificado provisório de proteção ou o
certificado de proteção de cultivar, o titular fica obrigado
a manter, durante o período de proteção, amostra viva da
cultivar protegida à disposição do órgão competente, sob
pena de cancelamento do respectivo certificado se, notifi-
cado, não a apresentar. O titular fica obrigado a enviar ao
órgão competente duas amostras vivas da cultivar prote-
gida, uma para manipulação e exame, outra para integrar
a coleção de germoplasma.
Serão anotados e publicados os atos que se refiram
à declaração de licenciamento compulsório ou de uso pú-
blico restrito, suspensão transitória, extinção da proteção
oUcancelamento do certificado, por decisão de autorida-
de administrativa ou judiciária, entre outros atos.
A averbação não produzirá qualquer efeito quanto
à remuneração devida por terceiros ao titular, pela explo-
ração da cultivar protegida, quando se referir à cultivar
cujo direito de proteção esteja extinto ou em processo de
nulidade ou cancelamento.
A transferência só produzirá efeito em relação a ter-
ceiros, depois de publicado o ato de deferimento.
A denegação da anotação ou averbação caberá re-
curso (prazo de sessenta dias).
A requerimento de qualquer pessoa, com legítimo in-
teresse, que tenha ajuizado ação judicial relativa à ineficá-
cia dos atos referentes a pedido de proteção, de transferên-
cia de titularidade ou alteração de nome, endereço ou sede
de titular, poderá o juiz ordenar a suspensão do processo
de proteção, de anotação ou averbação, até decisão final.
O pagamento das anuidades pela proteção da culti-
var deverá ser feito a partir do exercício seguinte ao da
data da concessão do certificado de proteção.
4.5. Contrato de cessão e licença e alterações no
certificado
A titularidade da proteção de cultivar poderá ser
transferida por ato inter vivos ou em virtude de sucessão
legítima ou testamentária.
A transferência de certificado de proteção de culti-
var, a alteração de nome, domicílio ou sede de seu titular,
as condições de licenciamento compulsório ou de uso
público restrito, suspensão transitória ou cancelamento
da proteção, após anotação no respectivo processo, deve-
rão ser averbados no certificado de proteção.
O documento original de transferência conterá a
qualificação completa do cedente e do cessionário, das
testemunhas e a indicação precisa da cultivar protegida
(podendo ser exigidos outros).
4.6. Direito de prioridade
Às pessoas que tiverem requerido um pedido de
proteção em país que mantenha acordo com o Brasil ou
em organização internacional da qual o Brasil faça parte e
que produza efeito de depósito nacional, será assegurado
7372
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
direito de prioridade durante um prazo de até doze me-
ses. Neste prazo, a apresentação de outro pedido de pro-
teção, a publicação ou a utilização da cultivar, objeto do
primeiro pedido de proteção, não constituem motivo de
rejeição do pedido posterior e não darão origem a direito
a favor de terceiros. O prazo de prioridade será contado a
partir da data de apresentação do primeiro pedido, exclu-
ído o dia de apresentação.
O beneficio da prioridade requer a menção expres-
sa da reivindicação de prioridade do primeiro pedido re-
alizado; a apresentação, no prazo de até três meses, de
cópias dos documentos que instruíram o primeiro pedi-
do, devidamente certificadas pelo órgão ou autoridade
ante a qual tenham sido apresentadas, assim como a pro-
va suficiente de que a cultivar, objeto dos dois pedidos, é
a mesma. O requerente terá um prazo de até dois anos
após a expiração do prazo de prioridade para fornecer
informações, documentos complementares ou amostra
viva, caso sejam exigidos.
4.7. licença compulsória de cultivar
A "licença compulsória" é o ato da autoridade com-
petente que, a requerimento de legítimo interessado, au-
torizar a exploração da cultivar protegida independente-
mente da autorização de seu titular, por prazo de três anos
prorrogável por iguais períodos, sem exclusividade e
mediante remuneração.
A licença compulsória somente poderá ser requerida
após decorridos três anos da concessão do certificado pro-
74
LUIZ OTÁVIO PIMENTELvisório de proteção, exceto na hipótese de abuso do po-
der econômico.
A licença compulsória assegurará: a disponibilida-
de da cultivar no mercado, a preços razoáveis, quando a
manutenção de fornecimento regular esteja sendo injusti-
ficadamente impedida pelo titular do direito de proteção
sobre a cultivar; a regular distribuição da cultivar e ma-
nutenção de sua qualidade; remuneração razoável ao ti-
tular do direito de proteção da cultivar.
A restrição injustificada à concorrência, que poderá
levar a licença compulsória, será apurada pela autorida-
de, observando a Lei n." 8.884, de 1994, art. 21.
O requerimento de licença compulsória conterá, en-
tre outros, a descrição da cultivar, os motivos do pedido e
a prova de que diligenciou, sem sucesso, junto ao titular
da cultivar para obter licença voluntária. E será dirigido
ao Ministério da Agricultura e do Abastecimento e deci-
dido pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica
(CADE) que funciona como tribunal da concorrência.
Recebido o requerimento, o Ministério intimará o
titular do direito de proteção a se manifestar, e encami-
nhará o processo ao CADE, com parecer técnico do órgão
competente, recomendando ou não a concessão da licen-
ça compulsória.
O Ministério da Agricultura e do Abastecimento e o
Ministério da Justiça, no âmbito das respectivas atribui-
Ções,poderão dispor complementarmente sobre o proce-
~irnento e as condições para apreciação e concessão da
licença compulsória, observadas a ampla defesa e prote-
Çãoao direito de propriedade.
75
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Aplica-se à licença compulsória, no que couber, a
lei de propriedade industrial. 29
4.8. Uso público restrito de cultivar protegida
O "uso público restrito" de cultivar protegida é a
exploração direta pela União Federal ou por terceiros por
ela designados, sem exclusividade, sem autorização de seu
titular, pelo prazo de três anos, prorrogável por iguais,
períodos, desde que notificado e remunerado o titular na
forma a ser definida em regulamento.
A cultivar protegida poderá ser declarada de "uso
público restrito" no exclusivo interesse público, para aten-
der às necessidades da política agrícola, nos casos de emer-
gência nacional, abuso do poder econômico, ou outras cir-
cunstâncias de extrema urgência e em casos de uso públi-
co não comercial. Será um ato ex officio do Ministro da
Agricultura e do Abastecimento, baseado em parecer téc-
nico dos respectivos órgãos competentes.
4.9. Sanções à infração dos direitos de cultivar
A infração dos direitos de propriedade intelectual
de cultivar pode levar à aplicação de sanção.
Aquele que vender, oferecer à venda, reproduzir,
importar, exportar, bem como embalar ou armazenar para
esses fins, ou ceder a qualquer título material de propaga-
ção de cultivar protegida, com denominação correta ou
com outra, sem autorização do titular, fica obrigado a
indenizá-Ia, em valores a serem determinados em regula-
29 Lei n." 9,279, de 19%,
76
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
mento, além de ter o material apreendido, assim como
pagará multa equivalente a 20% do valor comercial do
material apreendido, incorrendo, ainda, em crime de vio-
lação dos direitos do melhorista, sem prejuízo das demais
sanções penais cabíveis.
Havendo reincidência quanto ao mesmo ou outro
material, será duplicado o percentual da multa em rela-
ção à aplicada na última punição, sem prejuízo das de-
mais sanções cabíveis.
4.10. Obtenção ocorrida na atividade laboral
Pertencerão" exclusivamente ao empregador" os di-
reitos sobre as novas cultivares e as cultivares essencial-
mente derivadas, desenvolvidas ou obtidas pelo emprega-
do ou prestador de serviços durante a vigência da ativida-
de laboral, resultantes de cumprimento de dever funcional
ou de execução de contrato, cujo objeto seja a atividade de
pesquisa no Brasil, devendo constar obrigatoriamente do
pedido e do certificado de proteção o nome do melhorista.
A remuneração do empregado ou do prestador de
serviço ou outra atividade laboral, na hipótese prevista
acima, será limitada ao salário ou preço ajustado.
Salvo convenção em contrário, será considerada
obtida durante a vigência do contrato de trabalho ou de
prestação de serviços ou outra atividade laboral a nova
cultivar ou a cultivar essencialmente derivada, cujo certi-
ficado de proteção seja requerido pelo empregado ou
prestador de serviços até trinta e seis meses após a extinção
do respectivo contrato.
77
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Pertencerão a SI ambas as partes" (salvo disposição
contratual) as novas cultivares, bem como as cultivares
essencialmente derivadas, obtidas pelo empregado ou
prestador de serviços ou outra atividade laboral, não com-
preendidas na SI exclusividade do empregador", quando
decorrentes de contribuição pessoal e mediante a utiliza-
ção de recursos, dados, meios, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador ou do tomador dos servi-
ços. Ficando assegurado ao empregador ou tomador dos
serviços ou outra atividade laboral o direito exclusivo de
exploração da nova cultivar ou da cultivar essencialmen-
te derivada e garantida ao empregado ou prestador de
serviços ou outra atividade laboral a remuneração que for
acordada entre as partes, sem prejuízo do pagamento do
salário ou da remuneração ajustada. Sendo mais de um
empregado ou prestador de serviços ou outra atividade
laboral, a parte que lhes couber será dividida igualmente
entre todos, se não houver ajuste em contrário.
4.11. Extinção do direito de proteção
A proteção de cultivar extingue-se: pela expiração do
prazo de proteção estabelecido na lei; pela renúncia do res-
pectivo titular ou de seus sucessores; pelo cancelamento
do certificado de proteção. A renúncia à proteção somente
será admitida se não prejudicar direitos de terceiros.
Extinta a proteção, seu objeto cairá em domínio público.
O certificado de proteção será cancelado administra-
tivamente ex officio ou a requerimento de qualquer pessoa
com legítimo interesse, em qualquer das seguintes hípóte-
78
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ses: pela perda de homogeneidade ou estabilidade; na au-
sência de pagamento da respectiva anuidade; quando não
forem cumpridas exigências legais; pela não-apresentação
da amostra viva; pela comprovação de que a cultivar tenha
causado, após a sua comercialização, impacto desfavorá-
vel ao meio ambiente ou à saúde humana.
O titular será notificado da abertura do processo de
cancelamento, sendo-lhe assegurado o prazo de sessenta
dias para contestação. A decisão que conceder ou denegar
o cancelamento permitirá recurso. A decisão pelo cance-
lamento produzirá efeitos a partir da data do requerimento
ou da publicação de instauração ex officio do processo.
4.12. Nulidade da proteção
É nula a proteção de cultivar quando não tiverem
sido observadas algumas das suas condições de novida-
de e distinguibilidade; tiver sido concedida contrarian-
do direitos de terceiros; o título não corresponder a seu
verdadeiro objeto; no seu processamento tiver sido omi-
tida qualquer das providências determinadas pela lei,
necessárias à apreciação do pedido e expedição do certi-
ficado de proteção.
O processo de nulidade da proteção de cultivar po-
derá ser instaurado ex officio ou a pedido de qualquer pes-
Soa com legítimo interesse. E a nulidade do certificado
produzirá efeitos a partir da data do pedido.
79
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
4.13. Serviço Nacional de Proteção de Cultivares e com-
petência
O SNPC é o órgão a quem compete proteger culti-
vares e manter o cadastro nacional de cultivares protegi-
das no Brasil, funciona no âmbito do Ministério da Agri-
cultura e do Abastecimento.
Os atos, despachos e decisões nos processos admi-
nistrativos referentes à proteção de cultivares só produzi-
rão efeito após sua publicação no Diário Oficial daUnião,
exceto: despachos interlocutórios que não necessitam ser
do conhecimento das partes; pareceres técnicos, a cuja vis-
ta, no entanto, terão acesso as partes, caso requeiram; ou-
tros que o regulamento indicar. Os prazos contam-se a
partir da data de sua publicação.
Os serviços serão remunerados pelo regime de pre-
ços de serviços públicos específicos, cabendo ao Ministé-
rio da Agricultura e do Abastecimento fixar os respecti-
vos valores e forma de arrecadação.
C?SNPC edita publicação periódica especializada para
divulgação do cadastro nacional de cultivares protegidas.
4.14. Representante de domiciliado no exterior
A pessoa física ou jurídica domiciliada no exterior
deverá constituir e manter representante (procurador),
devidamente qualificado e domiciliado no Brasil, com
poderes para representá-Ia e receber notificações admi-
nistrativas e citações judiciais referentes à matéria da lei,
desde a data do pedido da proteção e durante a sua vi-
gência, sob pena de extinção do direito de proteção.
80
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
A procuração deverá outorgar poderes para efetuar
pedido de proteção e sua manutenção junto ao SNPC e
ser específica para cada caso.
Quando o pedido de proteção não for efetuado pes-
soalmente, deverá ser instruído com procuração, conten-
do os poderes necessários, devidamente traduzida por
tradutor público juramentado, caso lavrada no exterior.
81
5. DESENHO INDUSTRIAL
O regime jurídico de proteção à propriedade intelec-tual de desenho industrial é o mesmo conferido à
propriedade industrial pela legislação brasileira."
5.1. Desenhos industriais registráveis
A lei considera" desenho industrial" a forma plásti-
ca ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de
linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, pro-
porcionando resultado visual novo e original na sua con-
figuração externa e que possa servir de tipo de fabricação
industrial.
O desenho industrial é "novo" quando não compre-
endido no estado da técnica. O "estado da técnica" é cons-
tituído por tudo aquilo tomado acessível ao público antes
da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior,
por uso ou qualquer outro meio, (salvo exceções abaixo).
Para aferição da novidade, o con~t~e~ú~d~o~c~o~m}Jll~~:-f.~:-:-:-1
BIBUOTECA CF.~J"r~.~J.
COlfÇAO
UNICAMP
---3Ote·----
ln.O 9.279, de 19%.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
do de patente ou de registro depositado no Brasil, e ainda
não publicado, será considerado como incluído no estado
da técnica a partir da data de depósito, ou da prioridade
reivindica da, desde que venha a ser publicado.
Não será considerado como incluído no estado da
técnica o desenho industrial cuja divulgação tenha ocor-
rido durante os cento e oitenta dias que precederem a
data do depósito ou a da prioridade reivindicada, se pro-
movida: pelo autor; pelo INPI, nos caso previstos na lei;
ou por terceiros, com base em informações obtidas dire-
ta ou indiretamente do autor ou em decorrência de atos
por este realizados.
O desenho industrial é considerado" original" quan-
do dele resulte uma configuração visual distintiva, em re-
lação a outros objetos anteriores. O resultado visual origi-
nal poderá ser decorrente da combinação de elementos
conhecidos.
É importante salientar que não se considera desenho
industri~l qualquer obra de caráter puramente artístico.
5.2. Desenhos industriais não registráveis
Não são registráveis como desenho industrial: o que
for contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas, ou atente contra liberdade
de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimen-
, . ca-tas dignos de respeito e veneração; a forma necessana
. . adamum ou vulgar do objeto ou, ainda, aquela detenrun ,
id - técni funcionaIS.essencialmente por COnsIeraçoes ecrucas ou
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
5.3. Titularidade
Ao autor é assegurado o direito de obter registro de
desenho industrial que lhe confira a propriedade. Salvopro-
va em contrário, presume-se o requerente legitimado a ob-
ter o registro. Poderá ser requerida em nome próprio, pelos
herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por
aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de presta-
ção de serviços determinar que pertença a titularidade.
No caso de desenho industrial realizado conjunta-
mente por duas ou mais pessoas, o registro poderá ser
requerida por todas ou qualquer delas, mediante nome-
ação e qualificação das demais, para ressalva dos res-
pectivos direitos.
O autor será nomeado e qualificado, podendo re-
querer a não-divulgação de sua nomeação. Se dois ou mais
autores tiverem realizado o mesmo desenho industrial ,
de forma independente, o direito de obter registro será
assegurado àquele que provar o depósito mais antigo, in-
dependentemente das datas de desenho. A retirada de
depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará
Prioridade ao depósito imediatamente posterior.
5.4. Prioridade
Aopedido de registro depositado em país que man-
tenha acordo com o Brasil, ou em organização internacio-
nal que produza efeito de depósito nacional será assegu-rado d' . ..
IreIto de pnondade, nos prazos estabelecidos noaCordo - ... .
d ' nao sendo o depósito mvalidado nem prejudíca-
o por fatos ocorridos nesses prazos.
85
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
A reivindicação de prioridade será feita no ato de
depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta
dias por outras prioridades anteriores à data do depósi-
to no Brasil.
A reivindicação de prioridade será comprovada por
documento hábil da origem, contendo número, data, títu-
lo, relatório descritivo e, se for o caso, reivindicações e
desenhos, acompanhado de tradução simples da certidão
de depósito ou documento equivalente, contendo dados
identificadores do pedido, cujo teor será de inteira res-
ponsabilidade do depositante.
Se não efetuada por ocasião do depósito, a compro-
vação deverá ocorrer em até noventa dias contados do
depósito.
Para os pedidos internacionais depositados em vir-
tude de tratado em vigor no Brasil, a tradução deverá ser
apresentada no prazo de sessenta dias contados da data
da entrada no processamento nacional.
No caso de o pedido depositado no Brasil estar fiel-
mente contido no documento da origem, será suficiente
uma declaração do depositante a este respeito para subs-
tituir a tradução.
Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o do-
cumento correspondente deverá ser apresentado dentro
de cento e oitenta dias contados do depósito, ou, se for o
caso, em até sessenta dias da data da entrada no proces-
samento nacional, dispensada a legàlização consular no
país de origem.
A falta de comprovação nos prazos estabelecidos
acarretará a perda da prioridade.
Emcaso de pedido depositado com reivindicação de
prioridade, o requerimento para antecipaçãode publicação
deverá ser instruído com a comprovação da prioridade.
86
5.5. Pedido de registro
O pedido de registro, nas condições estabelecidas
pelo INPI, conterá: requerimento; relatório descritivo, se
for o caso; reivindicações, se for o caso; desenhos ou foto-
grafias; campo de aplicação do objeto; e comprovante do
pagamento da retribuição relativa ao depósito. Os docu-
mentos que integram o pedido de registro deverão ser
apresentados em língua portuguesa.
Apresentado o pedido, será ele submetido à exa-
me formal preliminar e, se devidamente instruído, será
protocolizado, considerada a data do depósito a da sua
apresentação.
O pedido que não atender às formalidades, mas
que contiver dados suficientes relativos ao depositante,
ao desenho industrial e ao autor, poderá ser entregue,
mediante recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exi-
gências a serem cumpridas, em cinco dias, sob pena de
Serconsiderado inexistente. Cumpridas as exigências, o
depósito será consideradocomo efetuado na data da
apreSentação do pedido.
O pedido de registro de desenho industrial terá
qUe Se referir a um único objeto, permitida uma
p1uralid d d . - .a e e vanaçoes, desde que se destinem ao mes-
87
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
mo propósito e guardem entre si a mesma característica
distintiva preponderante, limitado cada pedido ao má-
ximo de vinte variações.
O desenho deverá representar clara e suficientemen-
te o objeto e suas variações, se houver, de modo a possibi-
litar sua reprodução por técnico no assunto.
Se solicitado o sigilo, poderá o pedido ser retirado em
até noventa dias contados da data do depósito. A retirada'
de um depósito anterior sem produção de qualquer efeito
dará prioridade ao depósito imediatamente posterior.
Depositado o pedido de registro de desenho indus-
trial, será automaticamente publicado e simultaneamente
concedido o registro, expedindo-se o respectivo certifica-
do. A requerimento do depositante, por ocasião do depó-
sito, poderá ser mantido em sigilo o pedido, pelo prazo
de cento e oitenta dias contados da data do depósito, após
o que será processado. Se o depositante se-beneficiar do
disposto no art. 99, aguardar-se-á a apresentação do do-
cumento de prioridade para o processamento do pedido.
Não atendido o disposto nos arts. 101 e 104, será formula-
da exigência, que deverá ser respondida em sessenta dias,
sob pena de arquivamento definitivo. Não atendido o dis-
posto no art. 100, o pedido de registro será indeferido.
dados relativos à prioridade estrangeira, e, quando hou-
ver, relatório descritivo e reivindicações.
O registro vigorará pelo prazo de dez anos conta-
dos da data do depósito, prorrogável por três períodos
sucessivos de cinco anos cada.
O pedido de prorrogação deverá ser formulado du-
rante o último ano de vigência do registro, instruído com
o comprovante do pagamento da respectiva retribuição.
Se o pedido de prorrogação não tiver sido formula-
do até o termo final da vigência do registro, o titular po-
derá fazê-lo nos cento e oitenta dias subseqüentes, medi-
ante o pagamento de retribuição adicional.
5.7. Proteção conferida pelo registro
A propriedade do desenho industrial adquire-se
pelo registro validamente concedido.
O registro confere ao seu titular o direito de impe-
dir terceiro, sem o seu consentimento, de produzir, usar,
colocar à venda, vender ou importar com estes propósi-
tos o produto com o desenho industrial. Também o direi-
to de impedir que terceiros contribuam para que outros
pratiquem os atos referidos.
Os direitos do titular não se aplicam:
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, em
caráter privado e sem finalidade comercial, desde que
não acarretem prejuízo ao interesse econômico do titu-
lar do registro;
5.6. Concessão e vigência do registro
Do certificado deverão constar o número e o título,
nome do autor (qualificado, podendo requerer a não-di-
vulgação de sua nomeação), o nome, a nacionalidade e o
domicílio do titular, o prazo de vigência, os desenhoS, os
8988
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• aos atos praticados por terceiros não autorizados, com
finalidade experimental, relacionados a estudos ou pes-
quisas científicas ou tecnológicas;
• a produto fabricado de acordo com registro que tiver
sido colocado no mercado interno diretamente pelo ti-
tular do registro ou com seu consentimento.
À pessoa que, de boa-fé, antes da data do depósito
ou da prioridade do pedido de registro, explorava seu
objeto no Brasil, será assegurado o direito de continuar a
exploração, sem ônus, na forma e condição anteriores. O
direito conferido só poderá ser cedido juntamente com o
negócio ou empresa, ou parte deste, que tenha direta re-
lação com a exploração do objeto do registro, por aliena-
ção ou arrendamento. O direito não será assegurado à
pessoa que tenha tido conhecimento do objeto do registro
através de divulgação nos termos do depósito ou da prio-
ridade reivindica da, desde que o pedido tenha sido de-
positado no prazo de seis meses contados da divulgação.
5.8. Nulidade e extinção do registro
Será "nulo" o registro concedido em desacordo com
as disposições da lei. A nulidade do registro produzirá
efeitos a partir da data do depósito do pedido. A nulida-
de do registro será declarada adnúnistrativamente quan-
do tiver sido concedido com infringência da lei.
O processo de nulidade poderá ser instaurado ex
officio ou mediante requerimento de qualquer pessoa co
Jll
legítimo interesse, no prazo de cinco anos contadoS ~a
. . . tauraçaoconcessão do registro. O requerimento ou a U1S
90
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ex officio suspenderá os efeitos da concessão do registro se
apresentada ou publicada no prazo de sessenta dias da
concessão. O titular será intimado para se manifestar.
O registro se li extinguirá" pela expiração do prazo
de vigência; pela renúncia de seu titular, ressalvado o di-
reito de terceiros; pela falta de pagamento da retribuição;
ou se a pessoa domiciliada no exterior não constituir eman-
tiver procurador devidamente qualificado e domiciliado no
Brasil, com poderes para representá-Ia administrativa e ju-
dicialmente, inclusive para receber citações.
5.9. Retribuição
O titular do registro está sujeito ao pagamento de
retribuição qüinqüenal, a partir do segundo qüinqüênio
da data do depósito.
O pagamento do segundo qüinqüênio será feito
durante o quinto ano da vigência do registro, e os dos
demais qüinqüênios será apresentado junto com o pedi-
do de prorrogação.
5.10. Contratos de cessão e licença e anotações no registro
O pedido de registro ou o registro, ambos de conteú-
do indivisível, poderão ser cedidos, total ou parcialmente.
O titular de registro ou o depositante poderão cele-
brar contrato de licença para exploração. O licenciado
Poderá ser investido pelo titular de todos os poderes para
agir em defesa de registro.
O contrato de licença deverá ser averbado no INPI
Pata que produza efeitos em relação a terceiros. A averbação
91
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
produzirá efeitos em relação a terceiros a partir da data de
sua publicação. Para efeito de validade de prova de uso, o
contrato de licença não precisará estar averbado no INPI.
O aperfeiçoamento introduzido em registro licencia-
do pertence a quem o fizer, sendo assegurado a outra parte
contratante o direito de preferência para seu licenciamento.
O INPI fará as seguintes anotações no pedido de re-
gistro ou no registro: da cessão, fazendo constar a qualifica-
ção completa do cessionário; da licença e de qualquer limita-
ção ou ônus; e das alterações de nome, sede ou endereço do
depositante ou titular. As anotações produzirão efeito em
relação a terceiros a partir da data de sua publicação.
5.11. Desenho industrial realizado por empregado ou
prestador de serviço
O desenho industrial pertence "exclusivamente ao
empregador" quando decorrerem de contrato de trabalho
cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pes-
quisa ou a atividade, ou resulte esta da natureza dos servi-
ços para os quais foi o empregado contratado. Salvo ex-
pressa disposição contratual em contrário, a retribuição pelo
trabalho limita-se ao salário ajustado. Salvo prova em con-
trário, considera-se desenvolvido na vigência do contrato
o desenho, cujo registro seja requerido pelo empregado ate
um ano após a extinção do vínculo empregatício.
O empregador, titular do desenho, poderá conce-
der ao empregado, autor de desenho ou aperfeiçoamen-
to, participação nos ganhos econômicos resultantes da
exploração do registro, mediante negociação com o inte-
92
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ressado ou conforme disposto em norma da empresa. A
participação não se incorpora, a qualquer título, ao salá-
rio do empregado.
Pertencerá "exclusivamente ao empregado" o de-
senho industrialpor ele desenvolvido, desde que desvin-
culado do contrato de trabalho e não decorrente da utili-
zação de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou
equipamentos do empregador.
A propriedade de desenho industrial será" comum",
em partes iguais, quando resultar da contribuição pessoal
do empregado e de recursos, dados, meios, materiais, ins-
talações ou equipamentos do empregador, ressalvada ex-
pressa disposição contratual em contrário. Sendo mais de
um empregado, a parte que lhes couber será dividida
igualmente entre todos, salvo ajuste em contrário. É ga-
rantido ao empregador o direito exclusivo de licença de
exploração e assegurada ao empregado a justa remunera-
ção. A exploração do objeto do registro, na falta de acor-
do, deverá ser iniciada pelo empregador dentro do prazo
de um ano, contado da data de sua concessão, sob pena
de passar à exclusiva propriedade do empregado a
titularidade do registro, ressalvadas as hipóteses de falta
de exploração por razões legítimas. No caso de cessão,
qualquer dos co-titulares, em igualdade de condições,
poderá exercer o direito de preferência.
Aplica-se, no que couber, às relações entre o traba-
lhador autônomo ou o estagiário e a empresa contratante
e entre empresas contratantes e contratadas. Aplica-se, no
que couber, às entidades da Administração Pública, dire-
ta, indireta e fundacional, federal, estadual ou municipal.
93
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Será assegurada ao autor, na forma e condições pre-
vistas no estatuto ou regimento interno da entidade,
premiação de parcela no valor das vantagens auferidas
com o pedido ou com a patente, a título de incentivo.
94
6. MARCAS
O regime jurídico de proteção à propriedade intelec-tual de marcas é o mesmo conferido à propriedade
industrial pela legislação brasileira."
6.1. Registro e sinais registráveis como marca
No Brasil são suscetíveis de registro como marcas
de produto ou serviço, de certificação e coletiva, os sinais
distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos
nas proibições legais.
São consideradas marca:
• de produto ou serviço: aquela usada para distinguir
produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou
afim, de origem diversa;
• de certificação: aquela usada para atestar a conformi-
dade de um produto ou serviço com determinadas
normas ou especificações técnicas, notadamente quanto
à qualidade, natureza, material utilizado emetodologia
empregada;
~ 1n.O 9.279, de 1996.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• coletiva: aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma determi-
nada entidade.
Não são registráveis como marca:
• brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distinti-
vo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estran-
geiros ou internacionais, bem como a respectiva desig-
nação, figura ou imitação;
• letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando
revestidos de suficiente forma distintiva;
• expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal con-
trário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a
honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberda-
de de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sen-
timento dignos de respeito e veneração;
• designação ou sigla de entidade ou órgão público,
quando não requerido o registro pela própria entidade
ou órgão público;
• reprodução ou imitação de elemento característico ou
difêrenciador de título de estabelecimento ou nome de
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou
associação com estes sinais distintivos;
• sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar
ou simplesmente descritivo, quando tiver relação COIU
o produto ou serviço a distinguir, ou aquele emprega-
do comumente para designar uma característica do pro-
duto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade,
peso, valor, qualidade e época de produção ou de pres-
96
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
tação do serviço, salvo quando revestidos de suficien-
te forma distintiva;
• sinal ou expressão empregada apenas como meio de
propaganda;
• cores e suas denominações, salvo se dispostas ou com-
binadas de modo peculiar e distintivo;
• indicação geográfica, sua imitação suscetível de cau-
sar confusão ou sinal que possa falsamente induzir in-
dicação geográfica;
• sinal que induza a falsa indicação quanto à origem,
procedência, natureza, qualidade ou utilidade do pro-
duto ou serviço a que a marca se destina;
• reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmen-
te adotada para garantia de padrão de qualquer gêne-
ro ou natureza;
• reprodução ou imitação de sinal que tenha sido regis-
trado como marca coletiva ou de certificação por ter-
ceiro, observado o disposto no art. 154;
• nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico,
cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou
oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetí-
vel de criar confusão, salvo quando autorizados pela au-
toridade competente ou entidade promotora do evento;
• reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cé-
dula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios, dos Municípios, ou de país;
• nome civil ou sua assinatura, nome de família ou
patronímico e imagem de terceiros, salvo com consen-
timento do titular, herdeiros ou sucessores;
97
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos,
nome artístico singular ou coletivo, salvo com consen-
timento do titular, herdeiros ou sucessores;
• obra literária, artística ou científica, assim como os tí-
tulos que estejam protegidos pelo direito autoral e se-
jam suscetíveis de causar confusão ou associação, sal-
vo com consentimento do autor ou titular;
• termo técnicousado na indústria, na ciênciaena arte, que
tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
• reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, se-
melhante ou afim, suscetível de causar confusão ou as-
sociação com marca alheia;
• dualidade de marcas de um só titular para o mesmo
produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas
de mesma natureza, revestirem-se de suficiente for-
ma distintiva;
• a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou
de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa
ser dissociada de efeito técnico;
• objeto que estiver protegido por registro de desenho
industrial de terceiro; e
• sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte,
marca .que o requerente evidentemente não poderia
desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja
sediado ou domiciliado em território nacional OU eIIl
país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que ass~-
gure reciprocidade de tratamento, se a marca se desh-
98
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
nar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante
ou afim, suscetível de causar confusão ou associação
com aquela marca alheia.
6.2. Marca de alto renome
À marca registrada no Brasil considerada de alto
renome, será assegurada proteção especial, em todos os
ramos de atividade. 32
A proteção especial deverá ser requerida ao INPI,
pela via incidental, como matéria de defesa, quando da
oposição a pedido de registro de marca de terceiro ou do
processo administrativo de nulidade de registro de mar-
ca de terceiro, em tramitação no INPI. 33 O prazo será de
sessenta dias, e o órgão previamente apreciará e decidirá
quanto à condição de alto renome da marca.
O requerente da proteção especial de marca de alto
renome indicará as provas cabíveis à sua comprovação,
podendo aportar, em caráter suplementar às provas or-
dinariamente por ele coligidas, os seguintes elementos
informativos:
• data do início do uso da marca no Brasil;
• público usuário ou potencial usuário dos produtos ou
serviços a que a marca se aplica;
• fraçãodo público usuário ou potencial usuário dos pro-
dutos ou serviços a que a marca se aplica, essencial-
mente pela sua tradição e qualificação no mercado, me-
;--------
>3 R~luÇão n." 110, de 2004.
Lel n.· 9.279, de 19%, arts. 158 e 168.
99
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
diante pesquisa de opinião ou de mercado ou por qual-
quer outro meio hábil;
• fração do público usuário de outros segmentos de mer-
cado que, imediata e espontaneamente, identifica a
marca com os produtos ou serviços a que ela se aplica,
mediante pesquisa de opinião ou de mercado ou por
qualquer outro meio hábil;
• fração do público usuário de outros segmentos de mer-
cado que, imediata e espontaneamente, identifica a
marca essencialmente pela sua tradição e qualificação
no mercado, mediante pesquisa de opinião ou de mer-
cado ou por qualquer outro meio hábil;
• meios de comercialização da marca no Brasil;
• amplitude geográfica da comercialização efetiva da
marca no Brasil e, eventualmente, no exterior;
• extensão temporal do uso efetivo da marca no mercado
nacional e, eventualmente, no mercado internacional;
• meios de divulgação da marca no Brasil e, eventual-
mente, no exterior;
• extensão temporal da divulgação efetiva da marca no
Brasil e, eventualmente, no exterior;
• valor investido pelo titular em publicidade/ propagan-
da da marca na mídia brasileira nos últimos três anos; .
• volume de vendas do produto ou a receita do serviço
nos últimos três anos;
• valor econômico da marca rio ativo patrimonial da
empresa.
100
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
A proteção especial deverá ser impugnada pelo in-
teressado, via incidental, como matéria de defesa, quan-
do do recurso interposto contra a decisão de indeferimento
do seu pedido de registro de marca ou da manifestação
em processo administrativo de nulidade do seu registro
demarca, no prazo de sessenta dias." O INPI, previamente
ao exame do recurso ou do processo administrativo de
nulidade, apreciará e decidirá quanto à condição de alto
renome da marca.
O impugnante da proteção especial deverá apresen-
tar ao INPI, por ocasião do recurso ou da manifestação em
processo administrativo de nulidade, as provas cabíveis à
demonstração da insubsistência do alto renome da marca.
As oposições e os processos administrativos de nuli-
d~de da ~ca de alto renome, fundamentados na prote-
çaoespecial, serão apreciados e decididos por uma Comis-
s~o~special de servidores do INPI de elevada qualificação
tecmc~profissional no campo do Direito de Propriedade
Industríal. A Comissão apreciará e decidirá também os re-
cursos contra indeferimento e os processos administrati-
vos de nulidade, impugnando a proteção especial.
_ Após o procedimento, o INPI promoverá a anota-
çao do alto renome da marca no Sistema de Marcas que
será mantid I de ci 'd a pe o prazo e cmco anos. Durante o prazo
:ssa anotação, o titular ficará dispensado da apresenta-
çao de .tu. novas provas dessa condição nas demandas even-
aIS emp d ..s 1 rocessos e outorga de direitos marcários, res-
a vados .os casos em que o INPI Julgue necessário deter-
~ I..eino92. . 79, de 1996, arts. 170 e 212.
101
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
minar a produção de novas provas. A anotação será auto-
maticamente excluída do Sistema de Marcas na hipótese
de extinção do registro da marca de alto renome no Bra-
sil, ou, então, do reconhecimento, pelo INPI, da insubsis-
tência do alto renome da marca.
Reconhecido o alto renome da marca ou a insubsis-
tência dessa condição, o INPI informará ao órgão compe-
tente para o registro de nomes de domínio no Brasil."
A reivindicação da prioridade será feita no ato de
depósito, podendo ser suplementada dentro de sessenta
dias, por outras prioridades anteriores à data do depósito
no Brasil. Se não efetuada por ocasião do depósito, a com-
provação deverá ocorrer em até quatro meses, contados
do depósito, sob pena de perda da prioridade.
A reivindicação da prioridade será comprovada por
documento hábil da origem, contendo o número, a data
e a reprodução do pedido ou do registro, acompanhado
de tradução, cujo teor será de inteira responsabilidade
do depositante.
Tratando-se de prioridade obtida por cessão, o do-
cumento correspondente deverá ser apresentado junto
com o próprio documento de prioridade.
A reivindicação de prioridade não isenta o pedido
da aplicação dos dispositivos constantes na lei brasileira.
6.3. Marca notoriamente conhecida
A marca notoriamente conhecida em seu ramo de ati-
vidade nos termos da Convenção da União de Paris para Pro-
teção da Propriedade Industrial" goza de proteção especial,
independentemente de estar previamente depositada ou re-
gistrada no Brasil.A proteção aplica-se também às marcas de
serviço. O INPI poderá indeferir ex cfficio pedido de registro
de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, mar-
ca notoriamente conhecida. Não se aplica neste caso o princí-
pio da:territorialidade da propriedade industrial.
6.5. Titularidade
102
Podem requerer registro de marca as pessoas físi-
cas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.
As pessoas de direito privado só podem requerer registro
de marca relativo à atividade que exerçam efetiva e licita-
lllente, de modo direto ou através de empresas que con-
trolem direta ou indiretamente, declarando, no próprio
requerimento, esta condição, sob as penas da lei.
O registro de marca coletiva só poderá ser requerido
por pessoa jurídica representativa de coletividade, a qual
POderá exercer atividade distinta da de seus membros.
6.4. Prioridade
Ao pedido de registro de marca depositado em país
. -oque mantenha acordo com o Brasil ou em orgamzaça
internacional, que produza efeito de depósito nacional,
será assegurado direito de prioridade, nos prazos estabe-
lecidos no acordo, não sendo o depósito invalidado neIll
prejudicado por fatos ocorridos nesses prazos.
35 Resolução n." 1, de 1998, do Comitê Gestor da Internet no Brasil.
36 Art, 60 bis (I).
103
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
a registro da marca de certificação só poderá ser
requerido por pessoa sem interesse comercial ou indus-
trial direto no produto ou serviço atestado.
6.6. Propriedade e direitos sobre a marca
A propriedade da marca adquire-se pelo registro
validamente expedido, conforme as disposições da lei, sen-
do assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o ter-o
ritório brasileiro, observado quanto às marcas coletivas e
de certificação as disposições legais específicas (abaixo).
Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade
ou depósito, usava no Brasil, há pelo menos seis meses,
marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certifi-
car produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá
"direito de precedência" ao registro. Este direito somente
poderá ser cedido juntamente com o negócio da empresa,
ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da
marca, por alienação ou arrendamento.
Ao titular da marca ou ao depositante é ainda asse-
guradoo direito de ceder seu registro ou pedido de regis-
tro, licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material
ou reputação.
A proteção abrange o uso da marca em papéis,
impressos, propaganda e documentos relativos à ativi-
dade do titular.
a titular da marca, todavia, não poderá:
• impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem si-
nais distintivos que lhes são próprios, juntamente co111
amarca do produto, na sua promoção ecomercialização;
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• impedir que fabricantes de acessórios utilizem a mar-
ca para indicar a destinação do produto, desde que
obedecidas as práticas leais de concorrência;
• impedir a livre circulação de produto colocado no mer-
cado interno, por si ou por outrem com seu consenti-
mento (ressalvado na lei o caso de licença compulsória
de patente de produtoou processo); e
• impedir a citação da marca em discurso, obra científi-
ca ou literária ou qualquer outra publicação, desde
que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu
caráter distintivo.
6.7. Tempo de duração do registro
a registro da marca vigorará pelo prazo de dez
anos contados da data da concessão do registro, prorro-
gável por períodos iguais e sucessivos. a pedido de pror-
rogação deverá ser formulado durante o último ano de
vigência do registro, instruído com o comprovante do
pagamento da respectiva retribuição. Se o pedido de
prorrogação não tiver sido efetuado até o termo final da
vigência do registro, o titular poderá fazê-Io nos seis
meses subseqüentes, mediante o pagamento de retribui-
ção adicional. A prorrogação será concedida se atendido
o disposto para a sua concessão.
a INPI fará anotações no registro ou pedido de
marca sobre: a cessão, fazendo constar a qualificação
completa do cessionário; licença; qualquer limitação ou
ônus que recaia sobre o pedido ou registro; e as altera-
Çõesde nome, sede ou endereço do depositante ou titu-
104 105
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
lar. As anotações produzirão efeitos em relação a tercei_
ros a partir da data de sua publicação. Cabe recurso da
decisão que indeferir anotação de cessão; cancelar o re-
gistro ou arquivar o pedido.
6.8. Contratos de cessão e licença
O pedido de registro e o registro poderão ser cedi-
dos desde que o cessionário atenda aos requisitos legais
para requerer tal registro.
A cessão deverá compreender todos os registros ou
pedido, em nome do cedente, de marcas iguais ou seme-
lhantes, relativas a produto ou serviço idêntico, semelhan-
te ou afim, sob pena de cancelamento dos registros ou
arquivamento dos pedidos não cedidos.
O titular de registro ou o depositante de pedido de
registro poderá celebrar contrato de licença para uso da
marca, sem prejuízo de seu direito de exercer controle efe-
tivo sobre as especificações, natureza e qualidade dos res-
pectivos produtos ou serviços. O licenciado poderá ser
investido pelo titular de todos os poderes para agir em
defesa da marca, sem prejuízo dos seus próprios direitos.
O contrato de licença deverá ser averbado no INPI
para que produza efeitos em relação a terceiros. A
averbação produzirá efeitos em relação a terceiros a par-
tir da data de sua publicação. Para efeito de validade de
prova de uso, o contrato de licença não precisará estar
averbado no INPI.
Da decisão que indeferir a averbação do contrato
de licença cabe recurso.
106
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
6.9. Perda dos direitos sobre a marca de produto ou
serviço
O registro da marca extingue-se: pela expiração do
prazo de vigência; pela renúncia, que poderá ser total ou
parcial em relação aos produtos ou serviços assinalados pela
marca; pela caducidade; ou pela inobservância das exigên-
cias a pessoa domiciliada no exterior (que deverá constituir
emanter procurador devidamente qualificado e domiciliado
no Brasil, com poderes para representá-Ia administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citações).
Caducará o registro, a requerimento de qualquer pes-
soa com legítimo interesse se, decorridos cinco anos da sua
concessão, na data do requerimento: o uso da marca não
tiver sido iniciado no Brasil; ou se o uso da marca tiver sido
interrompido por mais de cinco anos consecutivos, ou se,
no mesmo prazo, a marca tiver sido usada com modifica-
ção que implique alteração de seu caráter distintivo origi-
nal, tal como constante do certificado de registro.
Não ocorrerá caducidade se o titular justificar o de-
suso da marca por razões legítimas. O titular será intimado
para se manifestar, cabendo-lhe o ônus de provar o uso da
marca ou justificar seu desuso por razões legítimas.
O uso da marca deverá compreender produtos ou
serviços constantes do certificado, sob pena de caducar
parcialmente o registro em relação aos não-semelhantes
ou afins daqueles para os quais a marca foi comprova-
damente usada.
107
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Não se conhecerá de requerimento de caducidade
se o uso da marca tiver sido comprovado ou justificado
seu desuso em processo anterior, requerido há menos
de cinco anos.
A decisão do INPI que declarar ou denegar a cadu-
cidade permite recurso administrativo ou judicial.
6.10. Registro de marcas coletiva e de certificação
O pedido de registro de marca coletiva deve conter
o regulamento de utilização, dispondo sobre condições e
proibições de uso da marca. O regulamento de utilização,
quando não acompanhar o pedido, deverá ser protoco-
lizado no INPI, no prazo de sessenta dias do depósito,
sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
O pedido de registro da marca de certificação con-
terá as características do produto ou serviço, objeto de
certificação, e as medidas de controle que serão adota das
pelo titular. A documentação, quando não acompanhar o
pedido, deverá ser protocolizada no prazo de sessenta
dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
Qualquer alteração no regulamento de utilização
deverá ser comunicada ao INPI, mediante petição protoco-
lizada, contendo todas as condições alteradas, sob pena
de não ser considerada a alteração. O uso da marca [nde-
pende de licença, bastando sua autorização no regulamen-
to de utilização.
Além das causas de extinção das marcas de pro~~-
I· d certifl-to ou serviço, os registros das marcas co etiva e e . .
íd d deí de ex1Stlt,cação extinguem-se quando a enti a e eixar
108
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ou amarca for utilizada em condições outras que não aque-
las previstas no regulamento de utilização.
A renúncia ao registro de marca coletiva, somente
será admitida quando requerida nos termos do contrato
social ou estatuto da própria entidade, ou conforme o re-
gulamento de utilização.
A caducidade do registro será declarada se a marca
coletiva não for usada por mais de uma pessoa autorizada,
observado o disposto para a marca de produto ou serviço.
A marca coletiva e a de certificação que já tenham
sido usadas e cujos registros tenham sido extintos não po-
derão ser registradas em nome de terceiro, antes de expira-
do o prazo de cinco anos, contados da extinção do registro.
6.11. Depósito e exame de pedido de registro de marca
O pedido de registro de marca deverá referir-se a um
únicosinaldistintivoe,nas condiçõesestabelecidaspelo INPI,
conterá: requerimento; etiquetas, quando for o caso; e com-
provante do pagamento da retribuição relativa ao depósito.
O requerimento e qualquer documento que o acom-
panhe deverão ser apresentados em língua portuguesa e,
quando houver documento em língua estrangeira, sua tra-
dução deverá ser apresentada no ato do depósito ou den-
tro dos sessenta dias subseqüentes, sob pena de não ser
considerado o documento.
Apresentado o pedido, será ele submetido ao exa-
me formal preliminar e, se devidamente instruído, será
protocolizado, considerada a data de depósito a da sua
apresentação.
109
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
o pedido que não atender às formalidades, mas
que contiver dados suficientes relativos ao depositante,
sinal marcário e classe, poderá ser entregue, mediante
recibo datado, ao INPI, que estabelecerá as exigências a
serem cumpridas pelo depositante, em cinco dias, sob
pena de ser considerado inexistente. Cumpridas as exi-
gências, o depósito será considerado como efetuado na
data da apresentação do pedido.
Protocolizado, o pedido será publicado para apre-
sentação de oposição de interessados no prazo de sessen-
ta dias. O depositante será intimado da oposição, poden-
do se manifestar no prazo de sessenta dias.
Decorrido o prazo de oposição ou, se interposta
esta, findo o prazo de manifestação, será feito o exame,
durante o qual poderão ser formuladas exigências, que
deverão ser respondidas no prazo de sessenta dias. Não
respondidaa exigência, o pedido será definitivamente
arquivado; ao contrário, se respondida a exigência, ain-
da que não cumprida, ou contestada a sua formulação,
dar-se-á prosseguimento ao exame.
Concluído o exame, será proferida decisão, deferin-
do ou indeferindo o pedido de registro.
6.12. Expedição do certificado de registro de marca
O certificado de registro de marca será concedido
depois de deferido o pedido e comprovado o pagamento
das retribuições correspondentes, que deverá ser efetua-
do no prazo de sessenta dias contados do deferimento;
reputando-se concedido o certificado na data da publica-
ção do respectivo ato.
110
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
No certificado constará a marca, o número e data
do registro, nome, nacionalidade e domicílio do titular,
os produtos ou serviços, as características do registro e a
prioridade estrangeira.
6.13. Nulidade do registro de marca
É nulo o registro de marca que for concedido em
desacordo com as disposições legais. A nulidade do re-
gistro poderá ser total ou parcial, sendo condição para a
nulidade parcial o fato de a parte subsistente poder ser
considerada registrável.
O titular de uma marca registrada em país signatá-
rio da Convenção da União de Paris para Proteção da Pro-
priedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar,
através de ação judicial, a adjudicação do registro confor-
me o art. 6°, septies (1)da Convenção (Se tratando de agente
ou representante do titular de uma marca que pedir, sem
autorização deste titular, o registro dessa marca em seu
próprio nome, o titular terá o direito de se opor ao regis-
tro pedido ou de requerer o cancelamento ou a transfe-
rência a seu favor do referido registro).
A declaração de nulidade produzirá efeito a partir
da data do depósito do pedido.
A nulidade do registro será declarada administratí-
Vamente quando tiver sido concedida com infringência
do disposto na lei.
O processo de nulidade poderá ser instaurado ex
officio ou mediante requerimento de qualquer pessoa com
legítimo interesse, no prazo de cento e oitenta dias conta-
111
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
dos da data da expedição do certificado de registro. O ti-
tular será intimado para se manifestar.
Decorrido o prazo, mesmo que não apresentada a
manifestação, o processo será decidido pelo presidente
do INPI, encerrando-se a instância administrativa.
O processo de nulidade prosseguirá ainda que ex-
tinto o registro.
A ação judicial de nulidade poderá ser proposta pelo'
INPI ou por qualquer pessoa com legítimo interesse. O
juiz poderá, nos autos da ação de nulidade, determinar
liminarmente a suspensão dos efeitos do registro e do uso
da marca, atendidos os requisitos processuais próprios.
A ação para declarar a nulidade do registro prescre-
verá em cinco anos contados da data da sua concessão.
O foro competente para conhecer a ação de nulida-
de será o da justiça federal e o INPI, quando não for autor,
intervirá no feito. O prazo para resposta do réu titular do
registro será de sessenta dias. Transitada em julgado a
decisão da ação de nulidade, o INPI publicará anotação,
para ciência de terceiros.
6.14. Crimes contra as marcas
São tipificadas duas classesde crimes,uma contra o re-
gistrode marca e outra daquele cometidopor meio demarca.
Na primeira, considera-se que cometeu crime con-
tra registro de marca quem: reproduz, sem autorização
do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imi-
ta-a de modo que possa induzir confusão; ou altera mar-
ca registrada de outrem já aposta em produto colocado
112
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
no mercado. A pena para o infrator será a detenção, de
três meses a um ano, ou multa. Na segunda, considera-
se que cometeu crime contra registro de marca quem
importa, exporta, vende, oferece ou expõe à venda, oculta
ou tem em estoque: produto assinalado com marca ilici-
tamente reproduzida ou imitada, de outrem, no todo ou
em parte; ou produto de sua indústria ou comércio, con-
tido em vasilhame, recipiente ou embalagem que conte-
nha marca legítima de outrem. A pena será a detenção,
de um a três meses, ou multa.
Considera-se que cometeu crime por meio de mar-
ca quem reproduzir ou imitar, de modo que possa indu-
zir em erro ou confusão, armas, brasões ou distintivos ofi-
ciais nacionais, estrangeiros ou internacionais, sem a ne-
cessária autorização, no todo ou em parte, em marca. A
pena será a detenção, de um a três meses, ou multa. In-
correndo na mesma pena quem vender ou expor ou ofe-
recer à venda produtos assinalados com essas marcas.
113
7. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
Constitui indicação geográfica a indicação de proce-dência ou a denominação de origem. O regime jurí-
dico brasileiro da matéria encontra-se regulado pela lei
de Propriedade Industrial'? e norma administrativa do
INPI,38órgão público encarregado do seu registro.
A "indicação de procedência" é o nome geográfico
de país, cidade, região ou localidade de seu território que
se tenha tornado conhecido como centro de extração, pro-
dução ou fabricação de determinado produto ou de pres-
tação de determinado serviço.
A "denominação de origem" é o nome geográfico
de país, cidade, região ou localidade de seu territôrio que
designe produto ou serviço cujas qualidades ou caracte-
rísticas se devam exclusiva ou essencialmente ao meio
geográfico, incluídos fatores naturais e humanos.
A proteção estender-se-á à representação gráfica ou
figurativa da indicação geográfica, bem como à represen-
37 Lei n.? 9.279, de 1996.
38 Resolução n." 75, de 2000, do INPI.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
tação geográfica de país, cidade, região ou localidade de
seu território cujo nome seja indicação geográfica.
Não será considerada indicação geográfica quando
o nome geográfico se houver tomado de uso comum, de-
signando produto ou serviço.
O nome geográfico que não constitua indicação de
procedência ou denominação de origem poderá servir de
elemento característico de marca para produto ou servi-
ço, desde que não induza falsa procedência.
O uso da indicação geográfica é restrito aos produ-
tores e prestadores de serviço estabelecidos no local, exi-
gindo-se, ainda, em relação às denominações de origem,
o atendimento de requisitos de qualidade.
7.1. Legitimidade para requer o registro de indicações
geográficas
O registro de indicações geográficas, que terá cará-
ter declaratório, poderá ser requerido pelas associações,
institutos e pessoas jurídicas representativas da coletivi-
dade legitimadas ao uso exclusivo do nome geográfico e
estabelecidas no respectivo território, na qualidade de
substitutos processuais.
Na hipótese de haver um único produtor OU
prestador de serviço legitimado ao uso exclusivo do nome
geográfico, estará este (pessoa física ou jurídica), autori-
zado a requerer o registro da indicação geográfica em
nome próprio.
Nos casos de nome geográfico estrangeiro já reco-
nhecido como indicação geográfica no seu país de ori-
116
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
gem ou por organismos internacionais competentes, o
registro deverá ser requerido pelo titular do direito so-
bre a indicação geográfica.
7.2. Pedido de reconhecimento de indicação geográfica
O pedido de reconhecimento de indicação geográ-
fica deverá ser requerido em formulário próprio do INPI,
referir-se a um único nome geográfico, onde deverão ser
discriminadas as informações sobre o nome geográfico; a
descrição do produto ou serviço; e as características do
produto ou serviço. Devem ser anexados:
• documento que comprove a legitimidade do requerente;
• regulamento de uso do nome geográfico;
• "instrumento oficial" que delimita a área geográfica;
• etiquetas, quando se tratar de representação gráfica ou
figurativa da denominação geográfica ou de represen-
tação geográfica de país, cidade, região ou localidade
do território;
• procuração outorgada aorepresentante do requeren-
te, se for o caso; e
• comprovante do pagamento da retribuição corres-
pondente.
Autoral requerimento e os documentos deverão ser
apresentados em língua portuguesa e, quando houver do-
CUmentoem língua estrangeira, deverá ser apresentada a
sua tradução.
O "instrumento oficial" é expedido pelo órgão com-
petente de cada Estado, sendo competentes, no Brasil, a
117
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
União Federal, representada pelos Ministérios afins ao pro-
duto ou serviço distinguido com o nome geográfico, e os
Estados federa dos, representados pelas Secretarias afins ao
produto ou serviço distinguido com o nome geográfico.
No caso de pedido de registro de "indicação de
procedência" , o instrumento oficial, além da delimita-
ção da área geográfica, deverá, ainda, conter elementos
que comprovem:
• ter o nome geográfico se tomado conhecido como cen-
tro de extração, produção ou fabricação do produto ou
de prestação do serviço;
• a existência de uma estrutura de controle sobre os pro-
dutores ou prestadores de serviços que tenham o di-
reito ao uso exclusivo da indicação de procedência, bem
como sobre o produto ou a prestação do serviço distin-
guido com a indicação de procedência; e
• estar os produtores ou prestadores de serviços esta-
belecidos na área geográfica demarcada e exercendo,
efetivamente, as atividades de produção ou de pres-
tação do serviço.
No caso de pedido de registro de "denominação de
origem", o instrumento oficial, além da delimitação da área
geográfica, deverá, ainda, conter:
• a descrição das qualidades e características do produ-
to ou do serviço que se devam, exclusiva ou essencial-
mente, ao meio geográfico, incluindo os fatores natu-
rais e humanos;
118
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• a descrição do processo ou método de obtenção do
produto ou do serviço, que devem ser locais, leais e
constantes;
• os elementos que comprovem a existência de uma es-
trutura de controle sobre os produtores ou prestadores
de serviços que tenham o direito ao uso exclusivo da
denomínaçae de origem, bem como sobre o produto
ou a prestação do serviço distinguido com a denomi-
nação de origem; e
• os elementos que comprovem estar os produtores ou
~restadores de serviços estabelecidos na área geogra-
fica demarcada e exercendo, efetivamente, as ativida-
des de produção ou de prestação do serviço.
No caso de pedido de registro de "nome geográfi-
co" já reconhecido como indicação geográfica no seu país
de origem ou por organismos internacionais competen-
tes, fica dispensada a apresentação dos documentos re-
lativamente aos dados que constem do documento ofici-
al que reconheceu a indicação geográfica, o qual deverá
ser apresentado em cópia oficial, acompanhado de tra-
dução juramentada.
7.3. Exame do pedido de registro de indicação
geográfica
O pedido de registro de indicação geográfica será
SUbmetido ao exame formal, durante o qual poderão ser
fOrmul d . A •_ a as exigencias para sua regularização, que deve-
rao s~r cumpridas no prazo de sessenta dias, sob pena de
arqUIvamento definitivo.
119
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Concluído o exame formal do pedido de registro, será
o mesmo publicado, para apresentação de manifestação de
terceiros. Decorrido o prazo sem que tenha sido apresenta-
da manifestação de terceiros ou, se apresentada esta, findo
o prazo para contestação do requerente, será proferida de-
cisão reconhecendo ou negando reconhecimento à indica-
ção geográfica. A decisão que reconhecer a indicação geo-
gráfica encerrará a instância administrativa.
A decisão que negar reconhecimento à indicação
geográfica permite o pedido de reconsideração, que será
decidido pelo presidente do INPI, encerrando-se a ins-
tância administrativa.
A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e
manter procurador devidamente qualificado e domiciliado
no Brasil, com poderes para representá-Ia administrativa e
judicialmente, inclusive para receber citações.
Os atos do INPI nos processos admi.nistrativos refe-
rentes ao registro de indicações geográficas só produzem
efeitos a partir da sua publicação no respectivo órgão ofi-
cial, ressalvadas: as decisões administrativas, quando fei-
ta notificação por via postal ou por ciência dada ao inte-
ressado no processo; e os pareceres e despachos internOS
que não necessitem ser do conhecimento das partes.
Não serão conhecidos a petição, a oposição e o pe-
dido de reconsideração, quando apresentados fora do pr~-
zo previsto na norma administrativa; quando não conti-
verem fundamentação legal; ou quando desacorn-. -o
panhados do comprovante do pagamento da retribUlça
correspondente.
120
8. TOPOGRAFIAS DE
CIRCUITOS INTEGRADOS
O regime jurídico d~ prot~Çã~ d~ propried~de inte-lectual de topografia de CIrCUItorntegrado arnda não
foi disposto pela legislação brasileira. Conforme o projeto
de lei que tramita há muito tempo na Câmara dos Depu-
tados, desde 1996,a opção será pela proteção desta matéria
em lei específica, o que se deve ao fato de esta não ser pas-
sível de proteção por patente nem por direito autoral."
O projeto de lei, oriundo da Mensagem n." 322, de
16 de abril de 1996, do presidente da República, visa esta-
belecer as condições de proteção das topografias de cir-
cuitos integrados, beneficiando nacionais e estrangeiros
dOmiciliados no país e pessoas domiciliadas em país que
estabeleça reciprocidade de direitos iguais ou equivalen-
tes a brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil.
O projeto inclui a regulamentação, em todos os seus
aspectos, dos direitos relativos à propriedade intelectual
das topografias de circuitos integrados, prevendo sua
~
rOJeto de Lei n.? 1.787, de 19%.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
abrangência, limitações que se lhe impõem, bem como a
exaustão desses direitos. Tudo em conformidade com o
previsto no Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Pro-
priedade Intelectual Relacionados ao Comércio da OMe
e no Tratado de Washington, de 1983, que também regula
a matéria internacionalmente.
O prazo de proteção dos direitos tende a ser fixado
em dez anos. E os direitos do titular e as vedações a ter-
ceiros impedem a importação, venda e distribuição de
produtos que usem, sem consentimento do titular, uma
topografia protegida na forma da futura lei.
122
9. PROTEÇÃO DE INFORMAÇÃO
CONFIDENCIAL
A proteção jurídica de "informação confidencial" noBrasil é dada no âmbito criminal. A lei considera cri-
mes de concorrência desleal'? a divulgação, exploração
ou utilização, sem autorização, de conhecimentos, infor-
mações ou dados confidenciais:
• utilizáveis na indústria, comércio ou prestação de ser-
viços, aos quais o infrator teve acesso mediante rela-
ção contratual ou empregatícia, mesmo após o térmi-
no do contrato (excluídos aqueles que sejam de conhe-
cimento público ou que sejam evidentes para um téc-
nico no assunto);
• obtidos por meios ilícitos ou a que teve acesso median-
te fraude, incluindo-se as hipóteses de empregador,
SÓcioou administrador de empresa, que incorrerem na
tipificação estabelecida.
~ .
LeI n.O 9.279, de 1996, art. 195, XI, XII.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Comete, igualmente, o crime de concorrência desle-
al" quem divulga, explora ou utiliza-se sem autorização
de dados não divulgados, cuja elaboração envolva esfor-
ço considerável, e que tenham sido apresentados a enti-
dades governamentais como condição para aprovar a
comercialização de produtos - não se aplicando quanto à
divulgação por órgão governamental competente para
autorizar a comercialização de produto, quando necessá-
rio, para proteger o público.
A pena prevista para o crime de concorrência desleal
é a detenção, de três meses a um ano, ou multa. A" multa"
poderá ser aumentada ou reduzida, em face das condições
pessoais do agente e da magnitude davantagem auferida.
Neste crime somente se procede mediante queixa.
Tratando-se de estabelecimentos industriais ou co-
merciais legalmente organizados e que estejam funcionan-
do publicamente, as diligências preliminares contra eles
serão limitadas à vistoria e apreensão dos produtos, des-
de que ordenadas por juiz, não sendo possível paralisar a
sua atividade licitamente exercida.
É importante salientar que, realizada a diligência de
busca e apreensão, responderá por perdas e danos a parte
que a tiver requerido de má-fé, por espírito de emulação,
mero capricho ou erro grosseiro.
Na hipótese de serem reveladas, em juízo, para a de-
fesa dos interesses de qualquer das partes, informações que
se caracterizem como confidenciais, sejam segredo de in-
dústria ou de comércio, deverá o juiz determinar que o pro-
41 Lei n." 9.279, de 19%, art. 19.5, XIV.
124
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
cesso prossiga em segredo de justiça, vedado o uso de tais
informações também a outra parte para outras finalidades.
Independentemente da ação criminal, o prejudica-
do poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis
na forma do Código de Processo Civil brasileiro. A inde-
nização será determinada pelos benefícios que o prejudi-
cado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido.
A lei ressalva ao prejudicado o direito de haver per-
das e danos em ressarcimento de prejuízos causados por
atos de violação de direitos de propriedade industrial e
atos de concorrência desleal não previstos na lei, tenden-
tes a prejudicar a reputação ou os negócios alheios.
Pode o juiz, nos autos da própria ação de concorrência
desleal, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação,
determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato
que a enseje, antes da citação do réu, mediante, caso julgue
necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória.
Nas ações de indenização, os "lucros cessantes" se-
rão determinados pelo critério mais favorável ao prejudi-
cado, dentre os seguintes:
• os benefícios que o prejudicado teria auferido se a vio-
lação não tivesse ocorrido; ou
• os benefícios que foram auferidos pelo autor da viola-
ção do direito; ou
• a remuneração que o autor da violação teria pago ao
titular do direito violado pela concessão de uma licença
que lhe permitisse legalmente explorar o bem (que pode
ser tanto a informação confidencial, know how, segredos
ou demais institutos da propriedade intelectual).
125
10. CONTROLE DE PRÁTICAS DE
CONCORRÊNCIA DESLEAL EM
CONTRATOS DE LICENÇA E
TRANFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
10.1. Controle de práticas de concorrência desleal em
contratos de licença
A interferência do Estado na economia é bastante
restrita no Brasil. Entre as formas legais de controle dos
contratos citamos a jurisdição do CADE e os registros e
averbaçães realizados pelo INPI.
Os atos, sob qualquer forma manifestados, que pos-
sam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre con-
corrência, ou resultar na dominação de mercados relevan-
tes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreci-
ação do CADE.42
O CADE poderá autorizar esses atos, desde que te-
nham por objetivo:
-42 Le.-----1n.? 8.884, de 1994.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• aumentar a produtividade;
• melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou
• propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico
ou econômico;
• distribuir eqüitativamente os benefícios entre os seus
participantes, de um lado, e os consumidores ou usuá-
rios finais, de outro;
• não implicar eliminação da concorrência de parte subs-
tancial de mercado relevante de bens e serviços;
• ser observados os limites estritamente necessários para
atingir os objetivos visados.
Também poderão ser considerados legítimos os atos
que limitam a concorrência leal quando necessários por
motivo preponderante da economia nacional e do bem
comum, e desde que não impliquem prejuízo ao consu-
midor ou usuário final.
Incluem-se entre esses atos aqueles que visem a
qualquer 'forma de concentração econômica.
Os atos deverão ser apresentados para exame,
previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis
de sua realização, mediante encaminhamento da res-
pectiva documentação à Secretaria de Direito Econô-
mico do Ministério da Justiça, que imediatamente en-
viará uma via ao CADE.
Se dos atos especificados tiverem decorrido efeitos
perante terceiros, podem ser desconstituídos, total ou par-
cialmente, seja através de distrato, cessação parcial de ati-
vidades ou qualquer outro ato ou providência que elimi-
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
ne os efeitos nocivos à ordem econômica, independente-
mente da responsabilidade civil por perdas e danos even-
tualmente causados a terceiros.
É possível a consulta da empresa ou pessoa física
que pretender obter a manifestação do CADE sobre a le-
galidade de atos ou ajustes que de qualquer forma pos-
sam caracterizar infração da ordem econômica. Pode for-
mular a consulta com os documentos necessários à apre-
ciação do caso. Não se aplica ao consulente qualquer san-
ção por atos relacionados ao objeto da consulta, pratica-
dos no prazo de manifestação do órgão.
10.2. Transferência de tecnologia e franquia
O INPI fará o registro dos contratos que impliquem
transferência de tecnologia, contratos de franquia e simi-
lares para produzirem efeitos em relação a terceiros."
O INPI registrará ou averbará, conforme o caso, os
contratos que impliquem transferência de tecnologia, as-
sim entendidos os de licença de direitos (exploração de
patentes ou de uso de marcas) e os de aquisição de conhe-
cimentos tecnológicos (fornecimento de tecnologia e pres-
tação de serviços de assistência técnica e científica), e os
contratos de franquia.
Os contratos deverão indicar claramente seu objeto,
a remuneração ou os roualiies, os prazos de vigência e de
execução do contrato, quando for o caso, e as demais clá-
usulas e condições da contratação.
4l Lei n.? 9.279, de 19%, art. 211; e Ato Normativo n." 135, de 1997.
128 129
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
opedido de averbação ou de registro deverá ser apre-
sentado em formulário próprio, por qualquer das partes
contratantes, incluindo os seguintes documentos: original
do contrato legalizado; tradução para o português quando
redigido em idioma estrangeiro; carta explicativa justifican-
do a contratação; ficha de cadastro da empresa cessionária
da transferência de tecnologia ou franqueada; outros do-
cumentos pertinentes ao negócio jurídico se houver inte-
resse no esclarecimento; e procuração.
11. DIREITO DE AUTOR
E DIREITOS CONEXOS
A lei brasileira que regula os direitos autorais enten-de sob esta denominação os direitos de autor e os
que lhes são conexos. 44
A proteção aos direitos autorais independe de regis-
tro, como foi dito no início, sendo facultado ao autor regis-
trar a sua obra no órgão público." que neste caso terá efei-
to declaratório e dará segurança jurídica no exercício dos
direitos. O registro, conforme sua natureza, poderá ser fei-
to na Biblioteca Nacional, na Escola de Música e na Escola
de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro,
ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agro-
nomia. Nos casos em que a obra for de natureza que com-
porte registro em mais de um órgão, deverá ser registrada
naquele com que tiver maior afinidade.
O registro permite o reconhecimento da autoria,
especifica os direitos morais e patrimoniais, estabelece com
-------
~ ~i n,?9.610, de 1998.
1..\:"1 nO 5.988, de 1973.
130
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
clareza o prazo de proteção dos direitos tanto para o titu-
lar quanto para seus sucessores e dá segurança aos con-
tratantes nas questões referentes à cessão e licença dos
respectivos direitos. A obra registrada resulta no cop1Jright
ou titularidade autoral sobre uma determinada criação.
11.1.Obras intelectuais
11.1.1. Obras intelectuais protegidas
A lei estabelece que são obras intelectuais protegidas
as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fi-
xadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhe-
cido ou que se invente no futuro. Entre as obras mais co-
muns estão: os textos literários, artísticos ou científicos; as
conferências; as coreografias e pantomímicas; as composi-
ções musicais; os audiovisuais; as fotografias; os desenhos,
pinturas, gravuras, esculturas, litografias e arte cinética; as
ilustrações e cartas geográficas; os projetos, esboços e artes
plásticas; as transformações de originais; os programas de
computador (objeto de lei específicajr" as coletâneas ou
compilações, antologias, enciclopédias, dicionários e bases
de dados. É importante observar que juridicamente à cópia
de obra de arte plástica feita pelo próprio autor é assegura-
da a mesma proteção de que goza o original.
No que se refere ao título, ele é abrangido pela pro-
teção à obra intelectual, desde que seja original e incon-
fundível com o de obra do mesmo gênero, divulgada an-
teriormente por outro autor. Nas publicações periódicas,
46 Lei n." 9.609, de 1998.
132
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
inclusive jornais e revistas, o título é protegido até um
ano após a saída do seu último número, sendo que nos
periódicos anuais esse prazo se elevará para dois anos.
Cumpre destacar que no domínio das ciências, a
proteção recairá sobre a forma literária ou artística, o que
não abrange o seu conteúdo científico ou técnico, que pode
ser objeto dos direitos que protegem os demais campos
da propriedade intelectual, especialmente na proprieda-
de industrial e cultivar.
11.1.2. O que não é protegido
A lei expressamente não alcança e, portanto, não
protege as:
• idéias, procedimentos normativos, sistemas, métodos,
projetos ou conceitos matemáticos como tais;
• esquemas, planos ou regras para realizar atos mentais,
jogos ou negócios;
• formulários em branco para serem preenchidos por
qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas
instruções;
• textos de tratados ou convenções, leis, decretos, regu-
lamentos, decisões judiciais e demais atos oficiais;
• informações de uso comum tais como calendários,
agendas, cadastros ou legendas;
• nomes e títulos isolados; e o
• aproveitamento industrial ou comercial das idéias con-
tidas nas obras.
133
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
11.1.3. Autoria e titularidade
o autor é a pessoa física criadora de obra literária,
artística ou científica. Sendo expresso na lei que a prote-
ção concedida ao autor poderá aplicar-se às pessoas jurí-
dicas. Para se identificar como autor, poderá o criador da
obra usar o nome civil, completo ou abreviado até por
suas iniciais, de pseudônimo ou qualquer outro sinal con-
vencional. Considera-se autor da obra intelectual, não
havendo prova em contrário, aquele que tiver indica da
ou anunciada essa qualidade na sua utilização.
É titular de direitos de autor quem adapta, traduz,
arranja ou orquestra obra caída no domínio público, não
podendo opor-se a outra adaptação, arranjo, orquestração
ou tradução, salvo se for cópia da sua.
A titularidade é também a condição de quem obte-
ve por contrato de cessão os direitos de exploração econô-
mica de obra intelectual.
As obras podem ser conjuntas, como é o caso da co-
autoria, quando é atribuída àqueles em cujo nome, pseu-
dônimo ou sinal convencional for utilizada. Não se consi-
dera co-autor quem simplesmente auxilia o autor na pro-
dução da obra literária, artística ou científica, revendo,
atualizando, fiscalizando ou dirigindo a sua edição OU
apresentação por qualquer meio. Ao co-autor, cuja contri-
buição possa ser utilizada separadamente, são assegura-
das todas as faculdades inerentes à sua criação corno obra
individual, vedada, porém, a utilização que possa acarre-
tar prejuízo à exploração da obra comum.
134
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Na obra audiovisual são co-autores o autor do assun-
to ou argumento literário, musical ou lítero-musical e o dire-
tor. E nos desenhos animados são considerados co-autores
os que criam os desenhos utilizados na obra audiovisual.
Nas obras coletivas é assegurada por lei a proteção
das participações individuais. Nestes casos qualquer dos
participantes, no exercício de seus direitos morais, pode-
rá proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra
coletiva, sem prejuízo do direito de haver a remuneração
contratada. A titularidade dos direitos patrimoniais so-
bre o conjunto da obra coletiva cabe ao organizador, que
no contrato deve especificar a contribuição do participan-
te, o prazo para entrega ou realização, a remuneração e
demais condições para sua execução.
Os direitos que pertencem ao autor, sobre a obra que
criou, são divididos em morais e patrimoniais. No caso de
co-autores da obra intelectual, estes exercerão, de comum
acordo, os seus direitos, salvo convenção em contrário.
11.2.Os direitos do autor
11.2.1. Direitos morais do autor
. Os direitos morais no Brasil, que são inalienáveis e
llTenunciáveis por determinação legal, permitem ao autor:
• reivindicar, a qualquer tempo, a autoria da obra;
• ter o seu nome, pseudônimo ou sinal convencional in-
dicado ou anunciado, como sendo o do autor, na utili-
zação de sua obra;
• conservar a obra inédita;
135
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• assegurar a integridade da obra, opondo-se a quais-
quer modificações ou à prática de atos que, de qual-
quer forma, possam prejudicá-Ia ou atingi-lo, como au-
tor, em sua reputação ou honra;
• modificar a obra, antes ou depois de utilizada;
• retirar de circulação a obra ou suspender qualquer for-
ma de utilização já autorizada, quando a circulação ou
utilização implicarem afronta à sua reputação e imagem;
• ter acesso a exemplar único e raro da obra, quando se
encontre legitimamente em poder de outrem, para o
fim de, por meio de processo fotográfico ou asseme-
lhado, ou audiovisual, preservar sua memória, de for-
ma que cause o menor inconveniente possível a seu
detentor, que, em todo caso, será indenizado de qual-
quer dano ou prejuízo que lhe seja causado.
Existem dois casos especiais: a obra caída em domí-
nio público, quando a competência será do Estado para a
defesa da integridade e autoria; e a obra audiovisual, que é
exclusivamente do diretor o exercício dos direitos morais.
11.2.2. Direitos patrimoniais do autor
Os direitos patrirnoniais do autor compreendem a ex-
clusividade de utilizar, fruir e dispor da obra literária, artís-
tica ou científica. Estes direitos, excetuados os rendimentos
resultantes de sua exploração econômica, não se comuni-
cam no casamento, salvo pacto antenupcial em contrário. A
lei determina, ainda, que é impenhorável a parte do produ-
to dos espetáculos reservada ao autor e aos artistas.
136
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Depende de autorização prévia e expressa do autor
a utilização da obra, por quaisquer modalidades (por
exemplo: a reprodução parcial ou integral; a edição; a
adaptação, o arranjo musical e quaisquer outras transfor-
mações; a tradução para qualquer idioma; a inclusão em
fonograma ou produção audiovisual; a distribuição, quan-
do não intrínseca ao contrato firmado pelo autor com ter-
ceiros para uso ou exploração da obra; a utilização, direta
ou indireta, da obra literária, artística ou científica, medi-
ante: representação, recitação ou declamação; execução;
emprego de satélites artificiais; emprego de sistemas óti-
cos, fios telefônicos ou não, cabos de qualquer tipo e mei-
os de comunicação similares que venham a ser adotados;
a inclusão em base de dados, o armazenamento em com-
putador, a microfilrnagem e as demais formas de arqui-
vamento do gênero; quaisquer outras modalidades de
utilização existentes ou que venham a ser inventadas).
No exercício do direito dereprodução, o titular dos
direitos autorais poderá colocar à disposição do público a
obra (na forma, local e pelo tempo que desejar), a título
oneroso ou gratuito.
O direito de exclusividade de reprodução não será
a~li~ável quando ela for temporária e apenas tiver o pro-
poSIto de tornar a obra, fonograma ou interpretação per-
ceptível em meio eletrônico, ou quando for de natureza
transitór· incid I dIa e mCI enta, esde que ocorra no curso do uso
devidam t .en e autonzado da obra, pelo titular. Em qual-
qUI er modalidade de reprodução, a quantidade de exem-
p ares se ' inf
P
ra ormada e controlada, cabendo a quem re-
roduzir b ..a o ra a responsabilidade de manter os regis-
137
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
tros que permitam, ao autor, a fiscalização do aproveita-
mento econômico da exploração.
As diversas modalidades de utilização de obras li-
terárias, artísticas ou científicas ou de fonogramas são in-
dependentes entre si, e a autorização concedida pelo au-
tor, ou pelo produtor, respectivamente, não se estende a
quaisquer das demais.
Na obra feita em regime de co-autoria que não for
divisível, nenhum dos co-autores, sob pena de responder
por perdas e danos, poderá, sem consentimento dos de-
mais, publicá-Ia ou autorizar-lhe a publicação, salvo na co-
leção de suas obras completas. Havendo divergência, os
co-autores decidirão por maioria, sendo assegurado ao dis-
sidente o direito de não contribuir para as despesas de pu-
blicação, renunciando a sua parte nos lucros, e o de vedar
que se inscreva seu nome na obra. Cada co-autor pode, in-
dividualmente, sem aquiescência dos outros, registrar a
obra e defender os seus próprios direitos contra terceiros.
Ninguém pode reproduzir obra a pretexto de anotá-
Ia, comentá-Ia ou melhorá-Ia, sem permissão do autor, sal-
vo se pertencer ao domínio público. Todavia, os comentá-
rios ou anotações poderão ser publicados separadamente.
Nas criações intelectuais é comum a revisão. Nes-
ses casos, quando o autor tiver dado à obra versão que ele
considere definitiva, não poderão seus sucessores repro-
duzir versões anteriores.
O direito de utilização econômica dos escritos pu-
blicados pela imprensa, com exceção dos assinados ou que
apresentem sinal de reserva ou contrato dispondo o co:n-
138
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
trário, pertence ao editor. A autorização para utilização
econômica de artigos assinados, para publicação em diá-
rios e periódicos, não produz efeito além do prazo da pe-
riodicidade acrescido de vinte dias, a contar de sua publi-
cação, findo o qual recobra o autor o seu direito.
Considerando que muitas obras são oferecidas ao
público e usuários em massa, é importante destacar que
a aquisição do original de uma obra, ou de um exem-
plar, não confere ao adquirente qualquer dos direitos
patrimoniais do autor. Somente podem ser transmitidos
direitos por contrato entre as partes interessadas e nos
casos previstos em lei.
A lei brasileira incorpora o direito de seqüência ou
revenda dos direitos patrimoniais. Por força do qual o
autor tem o direito, irrenunciável e inalienável, de perce-
ber, no mínimo, cinco por cento sobre o aumento do pre-
ço eventualmente verificável em cada revenda de obra de
arte ou manuscrito, sendo originais, que houver aliena-
do. Caso o autor não perceba o seu direito de seqüência
no ato da revenda, o vendedor ou leiloeiro é considerado
depositário da quantia a ele devida.
11.2.2.1.Prazo de duração dos direitos patrimoniais
Os direitos patrimoniais do autor perduram pelo
prazo de setenta anos contados de 10 de janeiro do ano
Subseqüente ao de seu falecimento, que neste caso serão
exercidos pelos seus sucessores, aplicando-se às obras
póstumas este prazo de proteção. Quando a obra literá-
ria, artística ou científica for realizada em co-autoria e
indivisível, este prazo será contado da morte do último
139
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
dos co-autores sobreviventes. Acrescem aos dos sobrevi-
ventes os direitos do co-autor que falecer sem sucessores.
Nas obras anônimas ou pseudônimas, os direitos
patrimoniais do titular, perduram por setenta anos, con-
tados de 10 de janeiro do ano imediatamente posterior ao
da primeira publicação.
Nas obras audiovisuais e fotográficas será de setenta
anos, a contar de 10de janeiro do ano subseqüente ao de sua
divulgação, o tempo de proteção aos direitos patrimoniais.
O direito brasileiro considera pertencentes ao do-
mínio público as obras em relação às quais decorreu o
prazo de proteção aos direitos patrimoniais, as de autores
falecidos que não tenham deixado sucessores e as de au-
tor desconhecido, ressalvada a proteção legal aos conhe-
cimentos étnicos e tradicionais.
11.2.3. Limitações aos direitos autorais
Existem várias exceções aos direitos autorais, con-
forme se observa na lei, não constituindo ofensa aos di-
reitos autorais os seguintes casos:
• a reprodução na imprensa diária ou periódica, de notí-
cia ou de artigo informativo, publicado em diários OU
periódicos, com a menção do nome do autor, se assi-
nados, e da publicação de onde foram transcritos;
• a reprodução em diários ou periódicos, de discursos pro-
nunciados em reuniões públicas de qualquer natureza;
d Pre-• a reprodução de retratos, ou de outra forma e re
sentação da imagem, feitos sob encomenda, quando
realizada pelo proprietário do objeto encomendado,
140
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
não havendo a oposição da pessoa neles representada
ou de seus herdeiros;
• a reprodução de obras literárias, artísticas ou científi-
cas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre
que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita medi-
ante o sistema braille ou outro procedimento em qual-
quer suporte para esses destinatários;
• a reprodução, em um só exemplar, de pequenos tre-
chos, para uso privado do copista, desde que feita por
este, sem intuito de lucro;
• a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro
meio de comunicação, de passagens de qualquer obra,
para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida
justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome
do autor e a origem da obra;
• o apanhado de lições em estabelecimentos de ensino
por aqueles a quem elas se dirigem, vedada sua publi-
cação, integral ou parcial, sem autorização prévia e
expressa de quem as ministrou;
• a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas,
fonogramas e transmissão de rádio e televisão em es-
tabelecimentos comerciais, exclusivamente para de-
monstração à clientela, desde que esses estabelecimen-
tos comercializem os suportes ou equipamentos que
permitam a sua utilização;
• a representação teatral e a execução musical, quando
realizadas no recesso familiar ou, para fins exclusiva-
mente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não
havendo em qualquer caso intuito de lucro;
141
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE-----------------------------------------------
• a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas
para produzir prova judiciária ou administrativa;
• a reprodução, em quaisquer obras, de pequenos tre-
chos de obras preexistentes, de qualquer natureza, ou
de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que
a reprodução em si não sejao objetivo principal da obra
nova e que não prejudique a exploração normal da obra
reproduzida nem cause um prejuízo injustificado aos
legítimos interesses dos autores.
As paráfrases e paródias que não forem verdadei-
ras reproduções da obra originária nem lhe implicarem
descrédito são consideradas livres.
As obras situadas permanentemente em logradou-
ros públicos podem ser representadas livremente, por
meio de pinturas, desenhos, fotografias e procedimen-
tos audiovisuais.
11.2.4. Transferência dos direitos de autor
Os' direitos patrimoniais de autor podem ser total
ou parcialmente transferidos a terceiros,a título univer-
sal ou singular, pessoalmente ou por meio de represen-
tantes com poderes especiais, o que é feito geralmente por
meio de licença, concessão ou cessão.
Na transferência dos direitos devem ser considera-
das as seguintes limitações legais:
. d direitoS• a transmissão total compreende to os os
t ex-patrimoniais de autor (salvo aqueles expressamen e . ).
di .t s moraIS,cluídos por lei, como, por exemplo, os irei o
142
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• somente se admitirá transmissão total e definitiva dos
direitos mediante estipulação contratual escrita;
• na hipótese de não haver estipulação contratual escri-
ta, o prazo máximo de exploração será de cinco anos;
• a cessão será válida unicamente para o país em que se
firmou o contrato (salvo cláusula em contrário);
• a cessão só se operará para modalidades de utilização
já existentes à data do contrato;
• não havendo especificações quanto à modalidade de
utilização, o contrato será interpretado restritiva-
mente, entendendo-se como limitada apenas a uma
que seja aquela indispensável ao cumprimento da fi-
nalidade do contrato.
A cessão total ou parcial dos direitos patrimoniais
de autor deve ser feita por escrito e presume-se onerosa.
O contrato mencionará como elementos essenciais o seu
objeto e as condições de exercício do direito quanto ao
tempo, lugar e preço. Na obra que foi registrada, é acon-
selhável que a cessão seja averbada à margem do regis-
tro. E se a obra não foi registrada, é aconselhável que o
contrato seja registrado em Cartório de Títulos e Docu-
mentos. As obras futuras também podem ser cedidas por
um período máximo de cinco anos.
Prevê a lei que a omissão do nome do autor, ou de
co-autor, na divulgação da obra não presume o anonima-
to ou a cessão de seus direitos.
143
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
11.3. Utilização de obras intelectuais e fonogramas
11.3.1. Contrato de edição
O contrato de edição é a obrigação pela qual o edi-
tor reproduzirá e divulgará a obra literária, artística ou
científica, ficando autorizado, em caráter de exclusivida-
de, a publicá-Ia e a explorá-Ia pelo prazo e nas condições
pactuadas com o autor.
A lei prevê que, em cada exemplar da obra, o editor
mencionará: o título e seu autor; no caso de tradução cons-
tarão o título original e o nome do tradutor; o ano de pu-
blicação; o seu nome ou marca que o identifique.
Pelo mesmo contrato pode o autor obrigar-se a fa-
zer obra futura, ou sob encomenda, em cuja publicação e
divulgação se empenhará o editor.
Entende-se que o contrato versa apenas sobre uma
edição, se não houver cláusula expressa em contrário.
Considera-se, ainda, na falta de estipulação, que cada edi-
ção se constitui de três mil exemplares.
O preço da retribuição será arbitrado, com base nos
usos e costumes, sempre que no contrato não a tiver esti-
pulado expressamente o autor. Normalmente o preço é
fixado percentualmente sobre a venda da obra. A fim de
garantir os direitos, quaisquer que sejam as condições do
contrato, o editor é obrigado a facultar ao autor o exaIlle
da escrituração na parte que lhe corresponde, bem como
a informá-Io sobre o estado da edição. O editor deve pres-
tar contas mensais ao autor sempre que a retribuição des-
te estiver condicionada à venda da obra (salvo se conven-
cionarem outra periodicidade).
144
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
O preço da venda das obras é fixado pelo editor, que
não pode elevá-Io ao ponto de embaraçar a sua circulação.
A lei pressupõe que se os originais forem entregues
em desacordo com o ajustado, e o editor não os recusar
no prazo de trinta dias seguintes ao do recebimento, ter-
se-ão por aceitas as alterações introduzidas pelo autor.
A obra deverá ser editada em dois anos da celebra-
ção do contrato (salvo prazo contratual diverso). Não ha-
vendo edição da obra no prazo, poderá ser rescindido o
contrato, respondendo o editor pelos danos causados.
Outra hipótese legal é esgotar a edição quando o edi-
tor tem direito a outra, e não a publicar. Nesse caso poderá
o autor notificá-lo a que o faça em certo prazo, sob pena de
perder aquele direito, além de responder pelos danos.
O autor tem o direito de fazer, nas edições sucessi-
vas de suas obras, as emendas e alterações que bem lhe
aprouver. Mas o editor poderá opor-se às alterações que
lhe prejudiquem os interesses, ofendam sua reputação ou
aumentem sua responsabilidade.
Existem obras que, pela sua natureza, é imprescin-
dível a atualização nas novas edições, como, por exem-
plo, aquelas que tratam de jurisprudência, inovações ou
política. Nesse setor, o editor, negando-se o autor a
atualizá-Ias, dela poderá encarregar-se a outrem, mencio-
nando o fato na edição. .
11.3.2. Comunicação de obra ao público
A comunicação da obra ao público pode ser feita
pela utilização teatral, musical ou lítero-musical e fono-
145
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
gráfica, em "representações" e "execuções" que, nesses
casos, devem ser prévia e expressa autorização pelo autor
ou titular dos direitos autorais.
A lei considera" representação pública" a utilização
de obras teatrais no gênero drama, tragédia, comédia, ópe-
ra, opereta, balé, pantomimas, que contam com a partici-
pação de artistas em locais de freqüência coletiva ou pela
radiodifusão, transmissão e exibição cinematográfica.
Considera-se "execução pública" a utilização de
composições musicais ou lítero-musicais, mediante a par-
ticipação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização
de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de freqüên-
cia coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodi-
fusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibi-
ção cinematográfica.
Consideram-se "locais de freqüência coletiva" to-
dos aqueles onde se representam, executam ou transmi-
tam obras literárias, artísticas ou científicas, por exemplo,
os teatros, cinemas, salões de concertos, boates, bares, clu-
bes, lojas, estabelecimentos comerciais, estádios, circos,
feiras, restaurantes, hotéis, hospitais, órgãos públicos, ou
meios de transporte de passageiros.
Na execução pública de obras, previamente à reali-
zação, o empresário deve apresentar ao escritório central
das associações de titulares de direitos de autor e dos que
lhes são conexos, a comprovação dos recolhimentos rela-
tivos aos direitos autorais."
47 Lei n,? 9.610, de 1998, arts. 97 a 100. O recolhimento de taxas de execução
pública de obras musicais, lítero-musicais e fonogramas, nacionais e estran-
geiros, é realizado pelo ECAD [www.ecad.org.br].
146
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Algumas vezes a remuneração depende da freqüên-
cia do público, pode o empresário, nesse caso, por convê-
nio com o escritório central, pagar o preço após a realiza-
ção da execução pública. O empresário entregará ao es-
critório central, imediatamente após a execução pública
ou transmissão, relação completa das obras e fonogramas
utilizados, indicando os nomes dos respectivos autores,
artistas e produtores.
As empresas cinematográficas e de radiodifusão
devem manter, à disposição dos interessados, cópia au-
têntica dos contratos, ajustes ou acordos, individuais ou
coletivos, autorizando e disciplinando a remuneração por
execução pública das obras musicais e fonogramas conti-
dos em seus programas ou obras audiovisuais.
O autor pode se opor à representação ou execução
que não seja suficientemente ensaiada, pode fiscalizá-Ia,
tendo, para isso, livre acesso durante as representações
ou execuções, no local onde se realizam. Porém o autor
da obra não pode alterar-lhe a substância, sem acordo com
o empresário que a faz representar.
O empresário, sem licença do autor, não pode entre-
gar a obra a pessoa estranha à representação ou à execução.
Os principais intérpretes e os diretores de orques-
tras ou coro, escolhidos de comum acordo pelo autor e
pelo produtor, não podemser substituídos por ordem
deste, sem que o autor consinta.
Autorizada a representação de obra teatral feita em
Co-autoria,não poderá qualquer dos co-autores revogar a
autorização dada, provocando a suspensão da tempora-
da contratualmente ajustada.
147
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
11.3.3. Utilização da obra de arte plástica
A obra de arte plástica tem uma particularidade,
no que tange a sua comunicação ao público, porque o
autor de obra, ao alienar o objeto em que ela se materia-
liza, transmite o direito de expô-Ia, mas não transmite
ao adquirente o direito de reproduzi-Ia (salvo conven-
ção em contrário). A autorização para reproduzir obra
de arte plástica, por qualquer processo, deve se fazer por
escrito e se presume onerosa.
11.3.4. Utilização da obra fotográfica
O autor de obra fotográfica tem direito a reprodu-
zi-Ia e colocá-Ia à venda, observadas as restrições à ex-
posição, reprodução e venda de retratos, e sem prejuízo
dos direitos de autor sobre a obra fotografada, se de ar-
tes plásticas protegidas. A fotografia, quando utilizada
por terceiros, indicará de forma legível o nome do seu
autor. É vedada a reprodução de obra fotográfica que
não esteja em absoluta consonância com o original (sal-
vo se autorizada pelo autor).
11.3.5. Utilização de fonograma
A proteção dos direitos de autor implica que o pro-
dutor mencione em cada exemplar do fonograma: o título
da obra incluída e seu autor; o nome ou pseudônimo do
intérprete; o ano de publicação; e o seu nome ou marca
que o identifique.
148
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
11.3.6. Utilização da obra audiovisual
A autorização do autor e do intérprete de obra literá-
ria, artística ou científica para produção audiovisual impli-
ca o consentimento para sua utilização econômica (pode
ser estabelecido o contrário). A exclusividade da autoriza-
ção depende de cláusula expressa e termina dez anos após
a celebração do contrato. Na cópia da obra audiovisual, o
produtor mencionará: o título; os nomes ou pseudônimos
do diretor e dos demais co-autores; o título da obra adapta-
da e seu autor (se for o caso); os artistas intérpretes; o ano
de publicação; o seu nome ou marca que o identifique.
11.3.7. Utilização de bases de dados
O titular dos direitos patrimoniais sobre uma base de
dados poderá com exclusividade, a respeito da forma de
expressão da estrutura da referida base, autorizar ou proi-
bir: sua reprodução por qualquer meio ou processo; sua tra-
dução, adaptação, reordenação ou qualquer outra modifi-
cação;a distribuição do original ou cópias da base de dados
ou a sua comunicação ao público; a reprodução, distribui-
ção ou comunicação ao público dos resultados das opera-
ções de tradução, adaptação, reordenação ou modificação.
11.3.8. Utilização da obra coletiva
A utilização de obra coletiva requer do organizador
alguns cuidados, que implicam mencionar em cada
exemplar: o título da obra; a relação de todos os partici-
pantes, em ordem alfabética ou na ordem previamente
convencionada; o ano de publicação; o seu nome ou mar-
ca que o identifique.
149
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Para valer-se do direito que assegura a proteção às
participações individuais em obras coletivas (moral de
proibir que se indique ou anuncie seu nome na obra cole-
tiva, e patrimonial de haver a remuneração contratada),
deverá o participante notificar o organizador, por escrito,
até a entrega de sua participação.
11.4. Direitos conexos
Os direitos conexos, expressão que não é aceita com
unanimidade pela doutrina, são os direitos que a lei es-
tende aos artistas intérpretes ou executantes, produtores
fonográficos e empresas de radiodifusão.
Estabelece a lei que as normas relativas aos direitos
de autor aplicam-se aos direitos dos artistas intérpretes
ou executantes, dos produtores fonográficos e das empre-
sas de radiodifusão. Proteção esta que deixa intacta e não
afeta as garantias asseguradas aos autores das obras lite-
rárias, artísticas ou científicas.
11.4.1. Artistas.
O artista intérprete ou executante tem o direito ex-
clusivo de, a título oneroso ou gratuito, autorizar ou proi-
bir: a fixação de suas interpretações ou execuções; a re-
produção, a execução pública e a locação das suas inter-
pretações ou execuções fixadas; a radiodifusão das suas
interpretações ou execuções, fixadas ou não; a colocação
à disposição do público de suas interpretações ou execu-
.ções, de maneira que qualquer pessoa a elas possa ter aces-
so, no tempo e no lugar que individualmente escolherem;
150
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
qualquer outra modalidade de utilização de suas inter-
pretações ou execuções.
Geralmente na interpretação ou na execução parti-
cipam vários artistas e, nestes casos, seus direitos serão
exercidos pelo diretor do conjunto. A proteção aos artis-
tas intérpretes ou executantes estende-se à reprodução da
voz e imagem, quando associadas às suas atuações.
As empresas de radiodifusão poderão realizar fixa-
ções de interpretação ou execução de artistas que as te-
nham permitido para utilização em determinado número
de emissões, facultada sua conservação em arquivo pú-
blico. A reutilização subseqüente da fixação, no país ou
no exterior, somente será lícita mediante autorização es-
crita dos titulares de bens intelectuais incluídos no pro-
grama, sendo devida uma remuneração adicional aos ti-
tulares para cada nova utilização.
Aos intérpretes cabem, também, os direitos mo-
rais de integridade e paternidade de suas interpreta-
ções, inclusive depois da cessão dos direitos patrimo-
niais, sem prejuízo da redução, compactação, edição ou
dublagem da obra de que tenham participado, sob a res-
ponsabilidade do produtor, que não poderá desfigurar
a interpretação do artista.
O falecimento de qualquer participante de obra
audiovisual, concluída ou não, não obsta sua exibição e
aproveitamento econômico, nem exige autorização adici-
onal, sendo a remuneração prevista para o falecido, de
acordo com o contrato ou por força do previsto na lei, efe-
tuada a favor do espólio ou dos sucessores.
151
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
11.4.2. Direitos dos produtores fonográficos
O produtor de fonogramas tem o direito exclusivo
de, a título oneroso ou gratuito, autorizar-Ihes ou proibir-
lhes: a reprodução direta ou indireta, total ou parcial; a
distribuição por meio da venda ou locação de exemplares
da reprodução; a comunicação ao público por meio da
execução pública, inclusive pela radiodifusão; quaisquer
outras modalidades de utilização.
O produtor fonográfico é quem percebe dos usuári-
os os proventos pecuniários resultantes da execução pú-
blica dos fonogramas e reparti-los com os artistas, na for-
ma convencionada entre eles ou suas associações.
11.4.3. Direitos das empresas de radiodifusão
As empresas de radiodifusão têm o direito exclu-
sivo de autorizar ou proibir a retransmissão, fixação e
reprodução de suas emissões, bem como a-comunicação
ao público, pela televisão, em locais de freqüência cole-
tiva. Os direitos de radiodifusão não prejudicam os di-
reitos dos titulares de bens intelectuais incluídos na pro-
gramação, razão pela qual o uso gratuito não impede a
cobrança de direitos autorais.
11.4.4. Duração dos direitos conexos
O prazo de proteção aos direitos conexos é de se-
tenta anos, contados a partir de 10 de janeiro do ano sub-
seqüente à fixação, para os fonogramas; à transmissão,
para as emissões das empresas de radiodifusão; e à exe-
cução e representação pública, para os demais casos.
152
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
11.5. Sanções civis às violações dos direitos autorais
Registramos que no Direito brasileiro, como na or-
dem jurídica da generalidade dos países, as sanções civis
são aplicadas sem prejuízo das sanções penais cabíveis. O
legislador brasileiro consiguinou, nas disposições prelimi-
nares do título quetrata das sanções às violações dos direi-
tos autorais, que elas sejam aplicadas "sem prejuízo das
penas cabíveis" .O principal efeito é que a indenização por
violação de direitos independe de condenação penal; e o
acordo na esfera civil não inibe a aplicação da pena.
A primeira regra trata da fraude e da medida
cautelar. Permite ao titular de direitos autorais (não ape-
nas ao autor), cuja obra seja fraudulentamente repro-
duzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, reque-
rer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a sus-
pensão da divulgação, sem prejuízo da indenização cabí-
vel. A indenização alcança o prejuízo material e, confor-
me jurisprudência, também o moral.
A segunda regra trata da edição não autorizada. Im-
pondo a quem editar obra literária, artísticaou científica,sem
autorização do titular, a perda para este dos exemplares que
se apreenderem e o pagamento do preço dos que tiver ven-
dido. Importante observar que não se conhecendo o núme-
ro de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pa-
gará o transgressor o valor de três mil exemplares, além dos
apreendidos. O que supostamente impõe comoparâmetro o
preço de comercialização ou de capa da obra.
A terceira regra dispõe sobre a comercialização ou
uso de obra ou fonograma reproduzidos com fraude. Im-
153
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
pondo a pessoa que vende, expõe a venda, oculta, adqui-
re, distribui, tem em depósito ou utiliza obra ou fonograma
reproduzidos com fraude (com a finalidade de vender,
obter ganho, vantagem, proveito, lucro, para si ou para
outrem), a responsabilidade solidária com o contrafator,
respondendo como contrafatores o importador e o distri-
buidor em caso de reprodução no exterior.
A quarta regra se refere à veiculação de obras, de in-
terpretações e de fonogramas que violam direitos. Estabele-
cendo que a transmissão e a retransmissão, por qualquer
meio ou processo, e a comunicação ao público de obras ar-
tísticas, literárias e científicas, de interpretações e de
fonogramas, realizadas mediante violação aos direitos de
seus titulares, deverão ser imediatamente suspensas ou in-
terrompidas. O que é garantido pela autoridade judicial com-
petente, sem prejuízo da multa diária pelo descumprimento
e das demais indenizações cabíveis, independentemente das
sanções penais aplicáveis. A reincidência é considerada, e
quando comprovada pode acarretar ao infrator no aumen-
tado do valor da multa até o dobro.
No que se refere aos aspectos processuais, a lei brasi-
leira estabelece que a sentença condenatória poderá deter-
minar a destruição de todos os exemplares ilícitos, as ma-
trizes, moldes, negativos e demais elementos utilizados para
a praticar do ilícito civil, assim como a perda de máquinas,
equipamentos e insumos destinados a tal fim ou, servindo
eles unicamente para o fim ilícito, sua destruição.
Observa-se também a proteção dos direito autorais
de tecnologias recentes. Prescrevendo a lei que indepen-
154
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
dente da perda dos equipamentos utilizados, responde
por perdas e danos, nunca inferiores ao valor de três mil
exemplares, quem:
• alterar, suprimir, modificar ou inutilizar, de qualquer
maneira, dispositivos técnicos introduzidos nos exem-
plares das obras e produções protegidas para evitar ou
restringir sua cópia;
• alterar, suprimir ou inutilizar, de qualquer maneira, os
sinais codificados destinados a restringir a comunica-
ção ao público de obras, produções ou emissões prote-
gidas ou a evitar a sua cópia;
• suprimir ou alterar, sem autorização, qualquer infor-
mação sobre a gestão de direitos;
• distribuir, importar para distribuição, emitir, comuni-
car ou puser à disposição do público, sem autorização,
obras, interpretações ou execuções, exemplares de in-
terpretações fixadas em fonogramas e emissões, saben-
do que a informação sobre a gestão de direitos, sinais
codificados e dispositivos técnicos foram suprimidos
ou alterados sem autorização.
A ultima regra referente às sanções civis se refere
à necessidade de identificação dos autores e intérpretes.
Determinando assim, a quem, na utilização, por qual-
quer modalidade, de obra intelectual, deixar de indicar
ou de anunciar, como tal, o nome, pseudônimo ou sinal
convencional do autor e do intérprete, além de respon-
der por danos morais, está obrigado a divulgar-Ihes a
identidade da seguinte forma:
155
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• tratando-se de empresa de radiodifusão, no mesmo
horário em que tiver ocorrido a infração, por três dias
consecutivos;
• tratando-se de publicação gráfica ou fonográfica, me-
diante inclusão de errata nos exemplares ainda não
distribuídos, sem prejuízo de comunicação, com des-
taque, por três vezes consecutivas em jornal de grande
circulação, dos domicílios do autor, do intérprete e do
editor ou produtor;
• tratando-se de outra forma de utilização, por intermédio
da imprensa, na forma a que se refere o inciso anterior.
A execução pública feita sem autorização e sem
pagamento o pagamento dos respectivos direitos sujeita-
rá os responsáveis a multa de vinte vezes o valor que de-
veria ser originariamente pago.
Destacando-se, por último, que a violação de direi-
tos autorais nos espetáculos e audições públicas, realiza-
dos nos locais ou estabelecimentos considerados públi-
cos, acarreta para os seus proprietários, diretores, geren-
tes, empresários e arrendatários a responsabilidade soli-
dária com os organizadores dos espetáculos.
156
12. PROGRAMA DE COMPUTADOR
O regime jurídico de proteção à propriedade intelec-tual de programa de computador é o mesmo confe-
rido às obras literárias pela legislação brasileira de direi-
tos autorais e conexos vigentes, exposta antes, devendo-
se observar as disposições da lei especifica, que serão tra-
tadas a seguir. 48
Primeiro deve ser considerado que os direitos atri-
buídos na lei ficam assegurados aos estrangeiros domici-
liados no exterior, desde que o país de origem do progra-
ma conceda aos brasileiros e estrangeiros domiciliados no
Brasil direitos equivalentes.
12.1. Definição legal e prazo de proteção dos direitos
O programa de computador, pela definição legal, é
a expressão de um conjunto organizado de instruções em
linguagem natural ou codificada, contida em suporte físi-
co de qualquer natureza, de emprego necessário em má-
•• Lein.09.609, de 1998.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
quinas automáticas de tratamento da informação, dispo-
sitivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, base-
ados em técnica digital ou análoga, para fazê-Ios funcio-
nar de modo e para fins determinados.
O prazo de proteção dos direitos relativos ao pro-
grama de computador é de cinqüenta anos, contados a
partir de 10 de janeiro do ano subseqüente ao da sua pu-
blicação ou, na ausência desta, da sua criação.
12.2. Registro
A proteção aos direitos do autor ou titular de progra-
ma de computador independe de registro. Valendo aqui o
que foi dito antes, ou seja, mesmo sendo o efeito do regis-
tro declaratório é um instrumento eficiente na falta de ou-
tros meios na prova da autoria e titularidade. O órgão com-
petente para tal é o INPI, que funciona no Rio de janeiro."
O pedido de registro deve conter, pelo menos, as
seguintes informações: os dados referentes ao autor do
programa de computador e ao titular, se distinto do au-
tor, sejam pessoas físicas ou jurídicas; a identificação e
descrição funcional do programa de computador; e os tre-
chos do programa e outros dados que se considerar sufi-
cientes para caracterizar sua criação independente, res-
salvando-se os direitos de terceiros e a responsabilidade
do Governo (estas informações são de caráter sigiloso, não
podendo ser reveladas, salvo por ordem judicial ou a re-
querimento do próprio titular).
49 Dec. n." 2.556, de J 998.
158
....•
LUIZOTÁVIO PIMENTEL
12.3. Direitos morais e patrimoniais
Deve ser considerado que não se aplicam ao pro-
grama de computador todas as disposições relativas aos
direitos morais dos direitos autorais. O autor conserva os
direitos de reivindicar a paternidade do programa de com-
putador e de opor-se a alterações não autorizadas, quan-
do estas impliquem deformação, mutilação ou outra mo-
dificação do programa de computador, que possam pre-
judicar a sua honra ou a sua reputação pela autoria.
O autor ou titular tem o direito patrimonial exclusi-
vo de autorizar ou proibir o aluguel comercial, não sendo
esse direito exaurível pela venda, licença ou outra forma
de transferência da cópia do programa. Este disposto não
se aplica aos casos em que o programa em si não seja ob-
jeto essencial do aluguel.
Os direitos sobre as derivações autorizadas pelo titu-
lar dos direitos de programas de computador, inclusive sua
exploração econômica, pertenc~rão à pessoa autorizada que
as fizer (salvo estipulação contratual em contrário).
12.4. Não viola os direitos de programa de computador
Não constituem ofensa aos direitos do titular de
programa de computador:
• reprodução, em um só exemplar, de cópia legitimamen-
te adquirida, desde que se destine à cópia de salva-
guarda ou armazenamento eletrônico, hipótese em que
o exemplar original servirá de salvaguarda (backup);
• a citação parcial, para fins didáticos, desde que identi-
ficados o programa e o titular dos direitos respectivos;
159
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• a ocorrência de semelhança de programa a outro,
preexistente, quando se der por força das característi-
cas funcionais de sua aplicação, da observância de pre-
ceitos normativos e técnicos, ou de limitação de forma
alternativa para a sua expressão;
• a integração de um programa, mantendo-se suas ca-
racterísticas essenciais, a um sistema aplicativo ou
operacional, tecnicamente indispensável às necessi-
dades do usuário, desde que para o uso exclusivo de
quem a promoveu.
12.5. Programa de computador feito por empregado ou
prestador de serviço
Pertencerão exclusivamente ao empregador, contra-
tante de serviços ou órgão público (quando não for esti-
pulado o contrário), os direitos relativos ao programa de
computador que:
• for desenvolvido e elaborado durante a vigência de
contrato ou de vínculo estatutário, expressamente des-
tinado à pesquisa e desenvolvimento de programa de
computador;
• resultar da atividade do empregado, contratado de ser-
viço prevista para programação de computador; ou
• que decorra da própria natureza dos encargos concernentes
a esses vínculos a programação de computador.
Nos casos acima, a compensação do trabalho ou servi-
ço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao sal~~io
convencionado, podendo ser negociado ajuste em contráflO•
160
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, con-
tratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a
programa de computador gerado sem relação com o con-
trato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatu-
tário, e sem a utilização de recursos, informações tecno-
lógicas, segredos industriais e de negócios, materiais, ins-
talações ou equipamentos do empregador, da empresa ou
entidade com a qual o empregador mantenha contrato de
serviços ou órgão público.
As regras previstas acima serão aplicadas nos casos
em que o programa de computador for desenvolvido por
bolsistas, estagiários e assemelhados.
12.6. Garantias aos usuários de programas de computador
O contrato de licença de uso de programa de com-
putador, o documento fiscal correspondente, os suportes
físicos ou as respectivas embalagens, deverão consignar,
de forma facilmente legível pelo usuário, o prazo de vali-
dade técnica da versão comercializada.
A lei pressupõe que a comercialização do programa
de computador será feita pelo titular dos direitos do progra-
ma ou pelo titular dos direitos de comerdalização. O comer-
ciante nestas condições fica obrigado, no território brasilei-
ro, durante o prazo de validade técnica da respectiva ver-
são, a assegurar aos respectivos usuários a prestação de ser-
viços técnicos complementares relativos ao adequado funci-
onamento do programa, consideradas as suas especificações.
A obrigação persistirá no caso de retirada de circulação co-
tnercial do programa de computador durante o prazo de
161
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
validade, podendo ser substituída por uma justa indeniza-
ção de eventuais prejuízos causados a terceiros.
12.7. Contratos de licença de uso e de comercialização
O uso de programa de computador no Brasil será
objeto de contrato de licença. Na hipótese de eventual
inexistência do contrato, o documento fiscal relativo à
aquisição ou licenciamento de cópia servirá para compro-
vação da regularidade do seu uso.
Os atos e contratos de licençade direitos de comercia-
lização referentes a programas de computador de origem
externa deverão fixar, quanto aos tributos e encargos
exigíveis,a responsabilidade pelos respectivos pagamentos
e estabelecerãoa remuneração do titular dos direitos de pro-
grama de computador residente ou domiciliado no exterior.
Serão nulas as cláusulas que: limitem a produção, a
distribuição ou a comercialização, em violação às disposi-
ções normativas em vigor; eximam qualquer dos contra-
tantes das responsabilidades por eventuais ações de ter-
ceiros, decorrentes de vícios, defeitos ou violação de di-
reito de autor.
O remetente do correspondente pagamento de va-
lor em moeda estrangeira deve conservar em seu poder,
pelo prazo de cinco anos, todos os documentos necessári-
os à comprovação de licitude das remessas e da sua con-
formidade ao contrato de licença.
162
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
12.8. Contratos de transferência de tecnologia
Nos casos de contrato de transferência de tecnologia
de programa de computador, o INPI fará o registro dos
respectivos contratos, para que produzam efeitos em re-
lação a terceiros. Para o registro, é obrigatório a entrega,
por parte do fornecedor ao receptor de tecnologia, da
documentação completa, em especial do código-fonte co-
mentado, memorial descritivo, especificações funcionais
internas, diagramas, fluxogramas e outros dados técnicos
necessários à absorção da tecnologia.
12.9. Infrações e penalidades
A violação de direitos de autor de programa de com-
putador pode implicar a pena de detenção de seis meses
a dois anos ou multa. Se a violação consiste na reprodu-
ção, por qualquer meio, de programa de computador, no
todo ou em parte, para fins de comércio, sem autorização
expressa do autor ou de quem o represente, a pena será
de reclusão de um a quatro anos e multa.
A venda, exposição à venda, introdução no Brasil,
aquisição, ocultar ou ter em depósito, para fins de comér-
cio, original ou cópia de programa de computador, pro-
duzido com violação de direito autoral, pode resultar na
pena de reclusão de um a quatro anos e multa.
Nos crimes previstos acima, somente se procede me-
diante queixa do interessado. A exceção ocorre se o crime
for praticado em prejuízo de entidade de direito público.
Resultando, em decorrência de ato delituoso, sone-
gação fiscal, perda de arrecadação tributária ou prática de
163
[.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
quaisquer dos crimes contra a ordem tributária ou contra
as relações de consumo, a exigibilidade do tributo, ou con-
tribuição social e qualquer acessório, processa-se indepen-
dentemente de representação.
Nos casos de violação de direito de autor de pro-
grama de computador, a ação penal e as diligências preli-
minares de busca e apreensão serão precedidas de visto-
ria. O juiz pode ordenar a apreensão das cópias produzi-
das ou comercializadas com violação de direito de autor,
suas versões e derivações, em poder do infrator ou dequem as esteja expondo, mantendo em depósito, repro-
duzindo ou comercializando.
Independentemente da ação penal, o prejudicado
poderá intentar ação para proibir ao infrator a prática do
ato incriminado, com cominação de pena pecuniária para
o caso de transgressão do preceito.
A ação de abstenção de prática de ato poderá ser
cumulada com a de perdas e danos pelos prejuízos decor-
rentes de infração.
Independentemente de ação cautelar preparatória,
o juiz poderá conceder medida liminar proibindo ao in-
frator a prática do ato incriminado.
Nos procedimentos cíveis, as medidas cautelares de
busca e apreensão serão precedidas de vistoria, sendo fa-
cultado ao juiz ordenar a apreensão das cópias produzi-
das ou comercializadas com violação de direito de autor,
suas versões e derivações, em poder do infrator ou de
quem as esteja expondo, mantendo em depósito, repro-
duzindo ou comercializando.
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Na hipótese de serem apresentadas, em juízo, para
a defesa dos interesses de qualquer das partes, informa-
ções que se caracterizem como confidenciais, o juiz deter-
minará que o processo prossiga em segredo de justiça,
vedado o uso de tais informações a outra parte para ou-
tras finalidades.
Será responsabilizado por perdas e danos aquele que
requerer e promover as medidas cautelares, agindo de má-
fé ou por espírito de emulação, capricho ou erro grosseiro.50
50 Lei n° 5.869, de 1973, aplicação dos arts. 16, 17 e 18 sobre a responsabilidade
das partes por dano processual.
164 165
REFERÊNCIAS
CARVALHO, Nuno Pires de. Os tratados internacionais da
Organização Mundial da Propriedade Intelectual e o seu
papel na promoção do desenvolvimento econômico. In:
Conferência. Florianópolis: UFSC, Coordenadoria de Gestão
da Propriedade Intelectual, 21 maio 2004.
Ato Normativo n." 135, de 15 abril de 1997. INPI, Presidência:
Normaliza os procedimentos de averbação ou registro de
contratos de transferência de tecnologia e de franquia, na
forma da LPI e de legislação complementar, especialmente a
Lei n." 8.884, de 1994, e Decreto Presidencial n.? 1.355.
Constituição (1988). Constituição da República Federativa do
Brasil. Diário Oficial da União, 5 out. 1988.
Decreto n.? 75.572, de 8 de abril de 1975. Promulga a Conven-
ção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial
revisão de Estocolmo de 1967. Diário Oficial da União, 10 abro
1975. [Decreto n.? 635, de 21 de agosto de 1992. Promulga a
Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial,
revista em Estocolmo em 1967. Diário Oficial da União, 24 ago.
1992. - Decreto n.? 1.263, de 10 de outubro de 1994. Ratifica a
declaração de adesão aos arts. 1° a 12 e ao art. 28, alínea 1,do
texto da revisão de Estocolmo da Convenção de Paris para
Proteção da Propriedade Industrial. Diário Oficial da União, 13
out. 1994.]
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Decreto n." 75.699, de 6 de maio de 1975. Promulga a Conven-
ção de Berna para a Proteção das Obras Literárias e Artísticas
de 1886, revisão de Paris em 1971. Diário Oficial da União, 9
maio 1975, retificado em 23 maio 1975.
Decreto n." 76.472, de 17 de outubro de 1975. Promulga o
Acordo sobre a Classificação Internacional de Patentes de
1971. Diário Oficial da União, 21 out. 1975.
Decreto n.? 81.742, de 31 de maio de 1978. Promulga o Trata-
do de Cooperação em Matéria de Patentes. Diário Oficial da
União, 1 jun. 1978, retificado em 5 jun. 1978.
Decreto n.? 1.355, de 30 de dezembro de 1994. Promulga a Ata
Final que Incorpora os Resultados da Rodada Uruguai de
Negociações Comerciais Multilaterais do GATI de 1994.
Diário Oficial da União, 31 dez. 1994.
Decreto n." 2.366, de 5 de novembro de 1997. Regulamenta a
Lei n." 9.456, de 1997, que institui a Proteção de Cultivares,
dispõe sobre o Serviço Nacional de Proteção de Cultivares e
dá outras providências. Diário Oficial da União, 6 novo 1997,
retificado em 7 novo 1997.
Decreto n.? 3.109, de 30 de junho de 1999. Promulga a Con-
venção Internacional para a Proteção das Obtenções Vegetais
de 1961, revista em Genebra em 1972 e 1978. Diário Oficial da
União, 1 jul. 1999".
Decreto n.? 2.556, de 20 de abril de 1998. Regulamenta o
registro previsto no art. 3° da Lei n.? 9.609, de 1998, que
dispõe sobre a proteção da propriedade intelectual de progra-
ma de computador, sua comercialização no país, e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 22 abro 1998.
Decreto n." 3.201, de 6 de outubro de 1999. Dispõe sobre a
concessão, de ofício, de licença compulsória nos casos de
emergência nacional e de interesse público de que trata o art.
71 da Lei n.? 9.279, de 1996. Diário Oficial da União, 70ut.
1999. [Decreto n." 4.830,de 4 de setembro de 2003. Dá nova
redação aos arts. 1°, 2°, 5°, go e 10 do Decreto n.? 3.201, de
1999. Diário Oficial da União, 5 set. 2003.]
168
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Decreto n.? 3.945, de 28 de setembro de 2001. Define a compo-
sição do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético e
estabelece as normas para o seu funcionamento, mediante a
regulamentação dos arts. 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18 e 19 da
Medida Provisória n." 2.186-16, de 2001, que dispõe sobre o
acesso ao patrimônio genético, a proteção e o acesso ao
conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios
e o acesco à tecnologia e transferência de tecnologia para sua
conservação e utilização, e dá outras providências. Diário
Oficial da União, 3 out. 2001. [Decreto n." 4.946, de 31 de
dezembro de 2003. Altera, revoga e acrescenta dispositivos
ao Decreto n." 3.945, de 2001. Diário Oficial da União,
5 jan. 2004.]
Decreto n." 4.533, de 19 de dezembro de 2002. Regulamenta o
art. 113 da Lei n.? 9.610, de 1998, no que se refere a
fono gramas, e dá outras providências. Diário Oficial da
União, 20 dez. 2002.
Decreto n° 4.680, de 24 de abril de 2003. Regulamenta o
direito à informação, assegurado pela Lei no 8.078, de 1990,
quanto aos alimentos e ingredientes alimentares destinados
ao consumo humano ou animal que contenham ou sejam
produzidos a partir de organismos geneticamente modifica-
dos, sem prejuízo do cumprimento das demais normas
aplicáveis. Diário Oficial da União, 25 abro 2003, republicado
em :!8 abr. 2003.
Lei n° 5.869, de 11 de janeiro de 1973. Institui o Código de
Processo Civil. Diário Oficial da União, 17 jan. 1973.
Lei n." 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos
autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, 18
dez. 1973, retificado em 20 dez. 1973, 9 dez. 1974.
Lei n." 8.884, de 11 de junho de 1994.-Transforma o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica em Autarquia, dispõe
sobre a prevenção e a repressão às infrações contra a ordem
econômica e dá outras providências. Diário Oficial da União,
13 jun. 1994.
169
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
Lei n.? 8.955, de 15 de dezembro de 1994. Dispõe sobre o
contrato de franquia empresarial (franchising) e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 16 dez. 1994.
Lei n." 8.974, de 5 de janeiro de 1995. Regulamenta os incisos
11 e V do § 1° do art. 225 da Constituição Federal, estabelece
normas para o uso das técnicas de engenharia genética e
liberação no meio ambiente de organismos geneticamente
modificados, autoriza o Poder Executivo a criar, no âmbito da
Presidência da República, a Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, e dá outras providências. Diário Oficial da
União, 6 jan. 1995.
Lei n." 9.279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obriga-
ções relativos à propriedade industrial. Diário Oficial da
União, 15 maio 1996.
Lei n." 9.456, de 25 de abril de 1997. Institui a Lei de Proteção
de Cultivares e dá outras providências. Diário Oficial da
União, 28 mar. 1997, retificado em 26 ago. 1997 e 25 set. 1997.
Lei n." 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Dispõe sobre a
proteção de propriedade intelectual de programa de compu-
tador, sua comercialização no país,e dá outras providências.
Diário Oficial da União, 20 fev. 1998, retificado em
25 fev. 1998.
Lei n.? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e
consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 20 fev. 1998.
Lei n." 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código
Civil. Diário Oficial da União, 11 jan. 2002.
Lei n," 10.603, de 17 de dezembro de 2002. Dispõe sobre a
proteção de informação não divulgada submetida para
aprovação da comercialização de produtos e dá outras
providências. Diário Oficial da União, 18 dez. 2002.
Resolução n." 001, de 15 de abril 1998. Comitê Gestor da
Internet no Brasil. Coordenador. Trata do registro de nome de
domínio. Diário Oficial da União, 15 maio 1998.
170
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
Resolução n." 135, de 15 abro 1997. INPI, Presidência: Norma-
liza a averbação e o registro de contratos de transferência de
tecnologia e franquia.
Resolução n." 58, de 14 de julho de 1998. INPI, Presidência:
Estabelece normas e procedimentos relativos ao registro de
programas de computador.
Resolução n.? 75, de 28 novo 2000. INPI, Presidência: Estabele-
ce as condições para o registro das indicações geográficas.
Resolução n." 110, de 27 de janeiro de 2004. INPI, Presidência:
Normaliza os procedimentos para a aplicação do art. 125 da
Lei n.? 9.279, de 1996 [Marca de alto renome].
171
OBRAS DO AUTOR SOBRE
PROPRIEDADEINTELECfUAL
PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito de propriedade intelectual e
desenvolvimento. In: BARRAL, Welber (Org.). Direito e
desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a
ótica do desenvolvimento. São Paulo, Singular, 2005.
PIMENTEL, Luiz Otávio. A gestão universitária da proprie-
dade intelectual. In: HOFMEISTER, Wilhelm; TREIN,
Franklin (Orgs.). Anuário Brasil-Europa. Rio de Janeiro:
Fundação Konrad Adenauer, 2003.
PIMENTEL, Luiz Otávio; DEL NERO, Patrícia Aurélia. A
OMC, propriedade intelectual e a biotecnologia. In:
DEL'OLMO, Florisbal de Souza (Org.). Curso de direito
internacional contemporâneo. Rio de Janeiro: Forense, 2003.
PIMENTEL, Luiz Otávio; DEL NERO, Patrícia Aurélia.
Propriedade intelectual. In: BARRAL, Welber (Org.). O Brasil
e a OMe. Curitiba: Juruá, 2002.
PIMENTEL, Luiz Otávio. OMC e a propriedade intelectual.
In: WACHOWICZ, Marcos (Org.). Propriedade intelectual e
internet. Curitiba: Juruá, 2002.
PIMENTEL, Luiz Otávio. O Acordo sobre os Direitos
de Propriedade Intelectual relacionados com o Comercio. In:
Seqüência, Revista do Curso de Pós-Graduação em Direito
da UFSC, Florianópolis, a. XXIII, n. 44, p. 167-196, Jul., 2002.
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
PIMENTEL, Luiz Otávio. Comercio internacional e processo
de globalização: as normas jurídicas da propriedade intelec-
tual. In: SCALOPPE, Luiz Alberto Esteves (Org.). A
internacionalização do direito. Cuiabá: FESMP, 2001.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Las funciones deI derecho mundial
de patentes. Córdoba (Argentina): Advocatus, 2000.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Propriedade intelectual. In:
BARRAL, Welber (Org.). O Brasil e a OMC: os interesses
brasileiros e as futuras negociações multilaterais.
Florianópolis: Diploma Legal, 2000.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Normas jurídicas do comércio
mundial: propriedade intelectual. In: Scientia Iuris, Revista
do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL, Universi-
dade Estadual de Londrian, v. 4, p. 223-257, 2000.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial: as funções do
direito de patentes. Porto Alegre: Síntese, 1999.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Chile e Mercosul: relações com a
União Européia e Ibero-América em assuntos de tecnologia.
In: lRIGOIN BARRENNE, Jeannette. Chile y el Mercosur en
América Latina. Santiago: Jurídica de Chile, 1999.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Processo de mundialização e
produção das n~rmas jurídicas para o comércio: o caso da
propriedade industrial. RevistaJurídica da Universidade
Estadual de Ponta Grossa, v. 2, p. 257-285, jan.jjun. 1998.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Regras da OMC e harmonização no
MERCOSUL: esgotamento dos direitos conferidos pela
patente. 111Congresso de Magistrados do Mercosul, Assun-
ção (Paraguai), 17 a 19 set. 1998.
PIMENTEL, Luiz Otávio. Direito industrial. Chapecó:
UNOESC, 1994.
PIMENTEL, Luiz Otávio. A Constituição brasileira e os
direitos industriais. In: Revista Jurídica da Universidade do
Oeste de Santa Catarina, Chapecó, UNOESC, n. 3, p. 55-
67,1994.
174
VOCABULÁRIO DOS
DIREITOS AUTORAIS
Nos direitos autorais (Lei n.? 9610 de 1998), consi-
dera-se:
• artistas intérpretes ou executantes - todos os atores,
cantores, músicos, bailarinos ou outras pessoas que
representem um papel, cantem, recitem, declamem, in-
terpretem ou executem em qualquer forma obras lite-
rárias ou artísticas ou expressões do folclore;
• comunicação ao público - ato mediante o qual a obra
é colocada ao alcance do público, por qualquer meio
ou procedimento e que não consista na distribuição
de exemplares;
• contrafação - a reprodução não autorizada;
• distribuição - a colocação à disposição do público do
original ou cópia de obras literárias, artísticas ou cien-
tíficas, interpretações ou execuções fixadas e fono-
gramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra
forma de transferência de propriedade ou posse;
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• editor - a pessoa física ou jurídica à qual se atribui o
direito exclusivo de reprodução da obra e o dever de
divulgá-Ia, nos limites previstos no contrato de edição;
• fonograma - toda fixação de sons de uma execução ou
interpretação ou de outros sons, ou de uma represen-
tação de sons que não seja uma fixação incluída em
uma obra audiovisual;
• obra anônima - quando não se indica o nome do au-
tor, por sua vontade ou por ser desconhecido;
• obra audiovisual - a que resulta da fixação de ima-
gens com ou sem som, que tenha a finalidade de criar,
por meio de sua reprodução, a impressão de movimen-
to, independentemente dos processos de sua captação,
do suporte usado inicial ou posteriormente para fixá-
10,bem como dos meios utilizados para sua veiculação;
• obra coletiva - a criada por iniciativa, organização e
responsabilidade de uma pessoa física ou jurídica, que
a publica sob seu nome ou marca e que é constituída
pela participação de diferentes autores, cujas contribui-
ções se fundem numa criação autônoma;
• obra derivada - a que, constituindo criação intelectual
nova, resulta da transformação de obra originária;
• obra em co-autoria - quando é criada em comum, por
dois ou mais autores;
• obra inédita - a que não haja sido objeto de publicação;
• obra originária - a criação primígena;
• obra póstuma - a que se publique após amorte do autor;
• obra pseudônima - quando o autor se oculta sob nome
suposto;
176
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• produtor - a pessoa física ou jurídica que toma a inici-
ativa e tem a responsabilidade econômica da primeira
fixação do fonograma ou da obra audiovisual, qual-
quer que seja a natureza do suporte utilizado;
• publicação - o oferecimento de obra literária, artística
ou científica ao conhecimento do público, com o con-
sentimento do autor, ou de qualquer outro titular de
direito de autor, por qualquer forma ou processo;
• radiodifusão - a transmissão sem fio, inclusive por
satélites, de sons ou imagens e sons ou das representa-
ções desses, para recepção ao público e a transmissão
de sinais codificados, quando osmeios de decodificação
sejam oferecidos ao público pelo organismo de radio-
difusão ou com seu consentimento;
• reprodução - a cópia de um ou vários exemplares de
uma obra literária, artística ou científica ou de um
fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qual-
quer armazenamento permanente ou temporário por
meios eletrônicos ou qualquer outro meio de fixação
que venha a ser desenvolvido;
• retransmissão - a emissão simultânea datransmissão
de uma empresa por outra;
• transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons
e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de
satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou
qualquer outro processo eletromagnético.
177
VOCABULÁRIO DOS DIREITOS
DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
DE CULTIVAR
Na proteção dos direitos de propriedade intelectu-
al de cultivar (Lein." 9.456de 1997)considera-se:
• amostra viva - a fornecida pelo requerente do direito
de proteção que, se utilizada na propagação da culti-
var, confirme os descritores apresentados;
• complexo agroflorestal - o conjunto de atividades re-
lativas ao cultivo de gêneros e espécies vegetais visan-
do, entre outras, à alimentação humana ou animal, à
produção de combustíveis, óleos, corantes, fibras e de-
mais insumos para fins industrial, medicinal, florestal
e ornamental;
• cultivar - a variedade de qualquer gênero ou espécie
vegetal superior que seja claramente distinguível de
outras cultivares conhecidas por margem mínima de
descritores, por sua denominação própria, que sejaho-
mogênea e estável quanto aos descritores através de
gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
pelo complexo agroflorestal, descrita em publicação
especializada disponível e acessível ao público, bem
como a linhagem componente de híbridos;
• cultivar distinta - a cultivar que se distingue clara-
mente de qualquer outra cuja existência na data do
pedido de proteção seja reconhecida;
• cultivar essencialmente derivada - a essencialmente
derivada de outra cultivar se, cumulativamente, for: (a)
predominantemente derivada da cultivar inicial ou de
outra cultivar essencialmente derivada, sem perder a
expressão das características essenciais que resultem do
genótipo ou da combinação de genótipos da cultivar da
qual derivou, exceto no que diz respeito às diferenças
resultantes da derivação; (b) claramente distinta da culti-
var da qual derivou, por margem mínima de descritores,
de acordo com critérios estabelecidos pelo órgão compe-
tente; (c) não tenha sido oferecida à venda no Brasil há
mais de doze meses em relação à data do pedido de pro-
teção e que.observado o prazo de comercialização no
Brasil, não tenha sido oferecida à venda em outros paí-
ses, com o consentimento do obtentor, há mais de seis
anos para espécies de árvores e videiras e há mais de
quatro anos para as demais espécies;
• cultivar estável- a cultivar que, reproduzida em esca-
la comercial, mantenha a sua homogeneidade através
de gerações sucessivas;
• cultivar homogênea - a cultivar que, utilizada em plan-
tio, em escala comercial, apresente variabilidade míni-
ma quanto aos descritores que a identifiquem, segun-
do critérios estabelecidos pelo órgão competente;
180
LUIZ OTÁVIO PIMENTEL
• descritor - a característica morfológica, fisiológica, bi-
oquímica ou molecular que seja herdada geneticamen-
te, utilizada na identificação de cultivar;
• híbrido - o produto imediato do cruzamento entre li-
nhagens geneticamente diferentes;
• linhagens - os materiais genéticos homogêneos, obti-
dos por algum processo autogâmico continuado;
• margem mínima - o conjunto mínimo de descritores,
a critério do órgão competente, suficiente para diferen-
ciar uma nova cultivar ou uma cultivar essencialmen-
te derivada das demais cultivares conhecidas;
• material propagativo - toda e qualquer parte da plan-
ta ou estrutura vegetal utilizada na sua reprodução e
multiplicação;
• melhorista - a pessoa física que obtiver cultivar e esta-
belecer descritores que a diferenciem das demais;
• nova cultivar - a cultivar que não tenha sido oferecida à
venda no Brasil há mais de doze meses em relação à data
do pedido de proteção e que, observado o prazo de
comercialização no Brasil,não tenha sido oferecida à ven-
da em outros países, com o consentimento do obtentor,
há mais de seis anos para espécies de árvores e videiras e
há mais de quatro anos para as demais espécies;
• planta inteira - a planta com todas as suas partes passí-
veis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar;
• propagação - a reprodução e a multiplicação de uma
cultivar, ou a concomitância dessas ações;
• semente - toda e qualquer estrutura vegetal utilizada
na propagação de uma cultivar;
181
PROPRIEDADE INTELECTUAL E UNIVERSIDADE
• teste de distinguibilidade, homogeneidade e estabi-
lidade (DHE) - o procedimento técnico de comprova-
ção de que a nova cultivar ou a cultivar essencialmen-
te derivada são distinguíveis de outra cujos descritores
sejam conhecidos, homogêneas quanto às suas carac-
terísticas em cada ciclo reprodutivo e estáveis quanto
à repetição das mesmas características ao longo de ge-
rações sucessivas.
182