stj marca e nome empresarial

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Superior Tribunal de Justiça
RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.306 - RJ (2014/0063195-5)
 
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA IPÊ LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTRO(S) - DF006558 
 JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641 
ADVOGADA : KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA E OUTRO(S) - DF015286 
ADVOGADOS : RACHEL REZENDE BERNARDES E OUTRO(S) - DF016376 
 FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS E OUTRO(S) - 
DF057513 
RECORRIDO : YPÊ ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ E OUTRO(S) - SP075847 
 PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979 
 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S) - RJ002167A
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO 
CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL 
(PRECEDENTE) E MARCA.
1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de 
registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre 
levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o 
interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade 
industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da 
função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. 
Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que 
a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui 
generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por 
se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na 
causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado 
pelo Tribunal de origem.
2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema 
atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade 
de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente 
de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.
3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se 
possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão 
do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde 
que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do 
artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de 
coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar 
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associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 
1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim 
como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico 
parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se 
confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do 
nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência 
da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, 
podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido 
complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 
do Código Civil).
6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso 
exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a 
prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais 
idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial 
preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento 
característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de 
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com 
estes sinais distintivos.
8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca 
não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar 
em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do 
Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de 
coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar 
associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as 
partes atuam no mesmo segmento de mercado – prestação de serviços 
de construção e engenharia –, malgrado tenham sede em regiões 
diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); 
(b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha 
se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA 
LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em 
questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente 
nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de 
registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não 
realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas 
Comerciais de todos os Estados da Federação.
10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela 
autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos 
princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o 
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acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome 
da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas 
em Brasília – DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em 
todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na 
inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da 
apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público 
consumidor ou de associação indevida.
11. Recurso especial não provido.
 
 
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros da Quarta Turma do 
Superior Tribunal de Justiça acordam, por unanimidade, negar provimento ao recurso 
especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria 
Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro 
Relator.
Sustentou oralmente a Dra. KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA, pela 
parte RECORRENTE: CONSTRUTORA IPÊ LTDA. 
Brasília (DF), 07 de novembro de 2019(Data do Julgamento)
MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.494.306 - RJ (2014/0063195-5)
 
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA IPÊ LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTRO(S) - DF006558 
 JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641 
ADVOGADA : KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA E OUTRO(S) - DF015286 
ADVOGADOS : RACHEL REZENDE BERNARDES E OUTRO(S) - DF016376 
 FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS E OUTRO(S) - 
DF057513 
RECORRIDO : YPÊ ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ E OUTRO(S) - SP075847 
 PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979 
 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S) - RJ002167A
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
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RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
1. Construtora Ipê Ltda., em 25.11.2004, ajuizou ação ordinária em face de Ypê 
Engenharia Ltda. e do Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI, objetivando a 
declaração da nulidade do registro 817975152,para a marca mista "YPÊ", depositada em 
11.08.1994 e concedida em 30.07.2002, para designar "serviços de cobertura de telhados, 
construção, supervisão de trabalhos de construção, construção e reparo de armazéns, 
edificações, limpeza de construções, impermeabilização de edificações, serviços de 
isolamento, de edificações".
Na inicial, a autora narrou ser sociedade empresária limitada constituída em 
14.03.1961, sendo pré-utente da expressão marcária "IPÊ", integrante do seu nome 
empresarial há mais de quarenta e três anos. Alegou que a sociedade ré, constituída em 
13.01.1982, sem a devida autorização, depositou o pedido da marca "YPÊ" em 1994, que 
resultou em registro em 30.07.2002, na classe NCL(8) 37, referente a "construção civil; 
reparos; e serviços de instalação", mesmo segmento mercadológico da autora. Aduziu que a 
ré sabia de sua constituição anterior, sendo certo que a Lei de Propriedade Industrial veda o 
registro de sinal distintivo que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de 
título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão 
ou associação indevida. Afirmou que, em virtude do depósito anterior da marca "YPÊ" pela ré, 
vem sendo prejudicada em seu processo de obtenção da marca mista "CONSTRUTORA 
IPÊ", depositado em 16.04.2003, malgrado a anterioridade de uso da citada expressão em 
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seu nome empresarial. Assinalou que "o direito que emerge do primeiro 'prior in tempore, 
prior in jure', é da autora que sequer pode obter sua marca, termo integrante de seu nome de 
empresa, e ainda passou a ter que conviver com a sociedade ré, violadora de seus lídimos 
direitos à exclusividade da expressão marcária disputada" (fl. 8). Enfatizou que a Lei de 
Propriedade Industrial "privilegia o detentor do registro, mas concede ao pré-utente de boa-fé, 
que há pelo menos 6 (seis) meses usa marca idêntica, o direito de PRECEDÊNCIA AO 
REGISTRO" (fl. 9). Defendeu que "não parece razoável que possam coexistir no mercado 
consumidor, duas marcas escritas da mesma forma, visando o mesmo serviço, sem que 
venha afetar a clientela da outra, até mesmo porque, via de regra, a empresa constituída 
anteriormente, com maior tradição no mercado ficará prejudicada face à empresa constituída 
posteriormente, se aproveitando da publicidade e do marketing da sociedade anterior, dela se 
tornando o que se denomina no mercado 'aproveitamento parasitário de fama alheia', 
procedimento não equitativo, não tolerado pela legislação, por envolver forçosamente 
concorrência desleal e desvio de clientela" (fl. 10).
O magistrado de piso julgou procedente a pretensão deduzida na inicial, 
declarando a nulidade do registro da marca "YPÊ", por ter constatado que "a autora utiliza a 
palavra "IPÊ" em seu nome empresarial desde a década de 60, ao passo que a ré utiliza a 
palavra em seu nome, e dentro da atividade coincidente com a da autora, desde 1996" (fl. 
405). A ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios que foram fixados em R$ 
1.500,00 (mil e quinhentos reais), com base no § 4º do artigo 20 do CPC de 1973.
Interposta apelação pela demandada, o Tribunal Regional Federal da 2ª Região 
deu provimento ao reclamo e à remessa necessária, nos termos da seguinte ementa:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELAÇÃO. NOME EMPRESARIAL. MARCA. 
COLIDÊNCIA. ART. 124, INCISOS V E XXIII, LPI.
1. O sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o que significa 
dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a consequente 
prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais iguais ou semelhantes 
em meio a produtos ou serviços congêneres são adquiridos através de um 
registro validamente expedido, e não pelo mero uso, conforme se dá nos 
países adeptos do sistema declarativo. Assim, a exclusividade sobre a 
utilização da marca cabe, em regra, a quem primeiro efetuar o registro 
perante a autarquia marcária.
2. In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou 
seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta quem 
diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em questão, tendo 
efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a autora somente o fez 
em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o depósito realizado pela ora 
apelante.
3. Nome comercial e marca estão submetidos a regimes jurídicos diferentes, 
com alcance e âmbitos de proteção diversos. O registro perante o INPI é o 
único que confere direito de exclusividade sobre um determinado signo com 
alcance nacional, considerando que o sistema adotado pela legislação 
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pátria não privilegia o regime da ocupação ou da utilização prolongada 
como meio aquisitivo da propriedade de uma marca. Por outro lado, a tutela 
do nome comercial somente ocorre em âmbito nacional mediante registro 
complementar nas Juntas Comerciais de todos os Estados-membros, o que 
me parece não ter ocorrido no caso em tela.
4. O chamado direito de precedência, consagrado no art. 129, § 1º, da LPI 
("Toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito, usava no 
País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para 
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá 
direito de precedência ao registro"), assegura somente o direito de 
precedência ao registro e não o direito ao registro. O legislador, ao fazer a 
distinção descrita no aludido dispositivo, teve uma intenção clara e 
expressa, qual seja, a de que o direito somente pudesse ser exercido antes 
de haver registro, o que significa dizer que se trata de um direito a ser 
exercido no âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.
5. É inaplicável ao caso vertente a proibição inserta no inciso XXIII do art. 
124 da LPI, uma vez que as empresas em confronto são sediadas em 
regiões diferentes do Brasil, não sendo possível afirmar categoricamente 
que a ora apelante não poderia desconhecer, em razão de sua atividade, a 
anterior constituição da autora. A distância geográfica das sedes das 
aludidas, torna deveras remota a hipótese de que o público consumidor seja 
induzido a erro. É certo que qualquer uma das duas empresas pode crescer 
a ponto de se tornar uma empresa nacional, mas o presente julgamento há 
que ser realizado a partir do status quo deste momento.
6. Apelação e remessa necessária providas.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados na origem.
Nas razões do especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, a 
autora aponta violação dos artigos 124, incisos V, XIII e XXIII, 129, § 1º, e 175 da Lei 
9.279/1996; 47, 50, 53, 128, 267, § 3º, 269, II, 460, 475, 515 e 535, I e II, do CPC de 1973.
Em suma, defende: (i) a negativa de prestação jurisdicional, uma vez não 
sanadas as omissões, suscitadas nos aclaratórios, quanto às alegações de invalidade do 
registro obtido pela ré, de prevalência da anterioridade do registro do ato constitutivo da autora 
e o conhecimento da ré de que a atuação empresarial de ambas é no mesmo segmento de 
mercado, configurando, assim, concorrência desleal; e quanto à violação do rito processual 
pela ausência de aplicação dos efeitos legais do reconhecimento do pedido pelo INPI; (ii) 
ilegalidade no deslocamento do INPI, de ofício, da posição de assistente para a de 
litisconsorte passivo; (iii) que, sendo incontroverso nos autos que o INPI reconheceu o pedido 
da autora, formulando, inclusive, pedido de exclusão do polo passivo da lide, deveria ter sido 
julgado procedente o pedido da inicial; (iv) vício de julgamento extra petita; e (v) que, uma vez 
tido como inconteste que a recorrente usava a marca muitos anos antes de a recorrida 
depositá-la no INPI, deve predominar a anterioridadedo registro e não o depósito da marca, 
nos termos do artigo 124, V, da Lei de Propriedade Industrial, sendo certo que a similitude dos 
nomes gera confusão nos consumidores, pois as sociedades atuam no mesmo segmento de 
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mercado.
Foram apresentadas contrarrazões pelo INPI, corroborando as razões 
recursais. A Ypê Engenharia, por sua vez, deixou transcorrer in albis o prazo para contraditar.
O apelo extremo recebeu crivo negativo de admissibilidade na origem, mas, por 
força do provimento do AREsp 491.129/RJ, determinou-se a conversão dos autos.
É o relatório.
 
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RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA IPÊ LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTRO(S) - DF006558 
 JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641 
ADVOGADA : KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA E OUTRO(S) - DF015286 
ADVOGADOS : RACHEL REZENDE BERNARDES E OUTRO(S) - DF016376 
 FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS E OUTRO(S) - 
DF057513 
RECORRIDO : YPÊ ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ E OUTRO(S) - SP075847 
 PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979 
 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S) - RJ002167A
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO 
CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL 
(PRECEDENTE) E MARCA.
1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de 
registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre 
levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o 
interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade 
industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da 
função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. 
Precedente: REsp 1.264.644/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 
Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que 
a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui 
generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por 
se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na 
causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado 
pelo Tribunal de origem.
2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96) adotou o sistema 
atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade 
de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente 
de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129.
3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se 
possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão 
do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde 
que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do 
artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de 
coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar 
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associação indevida ou confusão no mercado consumidor (REsp 
1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 
19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra Nancy 
Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim 
como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico 
parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor.
5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se 
confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do 
nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência 
da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, 
podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido 
complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 
do Código Civil).
6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso 
exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a 
prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais 
idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 9.279/96).
7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial 
preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento 
característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de 
empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com 
estes sinais distintivos.
8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca 
não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar 
em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do 
Código Civil), além do princípio da especialidade (possibilidade de 
coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar 
associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as 
partes atuam no mesmo segmento de mercado – prestação de serviços 
de construção e engenharia –, malgrado tenham sede em regiões 
diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); 
(b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha 
se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA 
LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em 
questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente 
nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de 
registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não 
realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas 
Comerciais de todos os Estados da Federação.
10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela 
autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos 
princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o 
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acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome 
da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas 
em Brasília – DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em 
todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na 
inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da 
apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público 
consumidor ou de associação indevida.
11. Recurso especial não provido.
 
VOTO
O SENHOR MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO (Relator): 
2. A preliminar de negativa de prestação jurisdicional não comporta acolhida.
Isso porque, embora rejeitados os embargos de declaração, verifica-se que a 
controvérsia sobre a regularidade do registro da marca "IPÊ" foi devidamente enfrentada pelo 
Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em 
sentido contrário ao defendido pela recorrente.
Desse modo, não há falar em ofensa ao artigo 535 do CPC de 1973.
3. No que diz respeito à qualidade da participação do INPI na presente ação de 
nulidade de registro de sinal marcário, verifica-se que o magistrado de piso deferiu o pedido 
da autarquia federal no sentido de ser considerada assistente litisconsorcial da autora. 
Confira-se:
Quanto à preliminar levantada pelo INPI, para que este juízo acolha sua 
exclusão do pólo passivo,na condição de réu, para participação na 
qualidade de assistente litisconsorcial da autora. DEFIRO o pedido em 
questão, considerando que a autarquia é parte interessada no pedido de 
anulação de registro de marca. (fl. 405)
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por sua vez, reformou, de ofício, tal 
conclusão da sentença, pelos seguintes fundamentos:
Preliminarmente, cabe salientar que, não obstante tenha a Juíza a quo 
deferido a preliminar arguida pelo INPI no sentido de sua exclusão do pólo 
passivo, deferindo a sua participação na qualidade de assistente 
litisconsorcial da autora, entendo que a sua correta posição é a de réu, eis 
que a circunstância de o direito em discussão, nas ações de nulidade de 
patente ou de registro, decorrer de ato administrativo praticado pelo INPI 
implica necessariamente que este integre o feito na qualidade de 
litisconsorte passivo, necessário e unitário.
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Nesse sentido, colaciono relevante lição inserta no livro "Comentários à Lei 
de Propriedade Industrial", do IDS - Instituto Dannemann Siemsen de 
Estudos de Propriedade Intelectual, Editora Renovar, página 340:
"(...) ao conceder, em favor de particular, direito de propriedade 
industrial, a administração, por meio de seu órgão competente, o INPI 
adota um posicionamento, resultado da manifestação de sua vontade. 
Destarte, torna-se ela responsável pela validade e eficácia desse direito, 
de que é beneficiário o respectivo titular. Portanto, a responsabilidade do 
INPI no caso de constituição de direito de propriedade industrial que 
infringe disposição legal é direta, e, como tal, é ele entidade diretamente 
interessada na ação de nulidade."
Definida, pois, a posição do INPI no feito, impõe-se o exame da remessa 
necessária.
De acordo com a recorrente, foi "manifestamente ilegal o deslocamento do 
INPI, de ofício, da posição de assistente para a de litisconsorte passivo", já que a lei 
determina a intervenção da autarquia sem especificar que o seja na condição de ré, 
revelando-se, portanto, descabida a regra processual da remessa necessária (duplo grau de 
jurisdição obrigatório).
3.1. No ponto, como sabido, a Lei 9.279/96 (LPI) regula os direitos e as 
obrigações relativos à propriedade industrial, definindo, ainda, o procedimento a ser adotado 
nas ações de nulidade de registro de marcas, patentes e desenho industrial (artigos 57, 118 e 
175).
Em qualquer das pretensões, segundo a norma, deverá ocorrer a intervenção 
do INPI, autarquia federal responsável pelo aperfeiçoamento, pela disseminação e pela 
gestão do sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual.
No tocante à nulidade do registro de marca, estabelece o caput do artigo 175 da 
LPI que:
Art. 175. A ação de nulidade do registro será ajuizada no foro da justiça 
federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito.
§ 1º O prazo para resposta do réu titular do registro será de 60 (sessenta) 
dias.
§ 2º Transitada em julgado a decisão da ação de nulidade, o INPI publicará 
anotação, para ciência de terceiros.
Como se vê, a referida ação poderá ser proposta tanto pelo INPI como por 
qualquer outro interessado (artigo 173), sendo que a autarquia, em não sendo a requerente, 
intervirá obrigatoriamente no feito, sob pena de nulidade.
3.2. Nessa ordem de ideias, surge a tormentosa discussão, tanto no âmbito da 
doutrina como da jurisprudência, acerca da posição que o INPI deve assumir em juízo, 
quando instado a intervir nessas ações de nulidade de registro ou patentes: (a) se intervirá na 
qualidade de litisconsorte passivo necessário; (b) se será como assistente simples ou 
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litisconsorcial do réu; (c) ou, ainda, como amicus curiae ou como assistente especial 
(inominado ou propriamente dito).
Sobre o tema, esta Quarta Turma, por ocasião do julgamento do Recurso 
Especial 1.264.644/RS (julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016), consignou que a definição 
da qualidade dessa intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de 
nulidade de registro de marca, sempre levando em conta que a pretensão em comento 
encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da 
propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e 
econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da 
propriedade e a proteção do mercado consumidor.
Desse modo:
(...) tem-se que o INPI, ao ajuizar a ação anulatória, por óbvio, atuará 
na qualidade de autor, não havendo qualquer divergência sobre sua 
posição processual.
A problemática surge quando a autarquia é instada a atuar nos processos 
de anulação de outrem, devendo, para a definição de sua posição 
processual, atentar-se para a causa de pedir.
No momento em que é chamada a intervir no feito, em razão de vício 
inerente ao próprio registro, é intuitivo que a autarquia federal deve 
ser citada na condição de litisconsórcio passivo necessário, 
juntamente com o particular que tenha se apropriado do bem móvel 
objeto do ato e dele se beneficiado, uma vez que a pretensão do 
autor estará, em última análise, questionando a indevida atuação da 
administração pública no seu mister. Em outros termos, a pretensão 
será pela declaração de nulidade do ato, em razão de vício no 
processo registral.
(...)
(...) a patente ou marca não se confundem com o ato administrativo 
do registro, apesar deste ser pressuposto para aqueles, sendo institutos 
diversos, como se verifica no ato do registro de imóveis ou outros atos de 
registro público.
Por outro lado, quando a causa de pedir da anulatória for a 
desconstituição da própria marca, desenho industrial ou patente, 
isto é, quando não houver questionamento sobre o vício do 
processo administrativo de registro propriamente dito, mas 
discussão sobre algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, nessa 
situação, o INPI intervirá como assistente especial, numa atuação 
muito similar ao amicus curiae.
Deveras, o interesse da autarquia, nesse momento, é bem diverso 
do interesse do particular sobre a propriedade imaterial do bem. 
Não intervirá para defender a legalidade do ato administrativo de 
concessão, sendo indiferente quem venha a sair vencedor da 
contenda, mas sim se a pretensão está de acordo com a lei e com o 
interesse público. 
Atuará, em verdade, fornecendo ao juízo elementos importantes 
para o deslinde da controvérsia, pois apesar de ter interesse em 
custodiar e preservar a integridade de certos direitos, juridicamente 
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o direito declarado, homologado ou constituído não é da 
Administração Pública. (REsp 1.264.644/RS)
Eis a ementa do citado julgado:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. 
PRETENSÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. ATUAÇÃO 
OBRIGATÓRIA DO INPI. ART. 175 DA LEI 9.279/96. POSIÇÃO 
PROCESSUAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO. CAUSA DE PEDIR DA 
AÇÃO. LITISCONSORTE PASSIVO OU ASSISTENTE ESPECIAL 
(INTERVENÇÃO SUI GENERIS). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 
INDEVIDOS PELA ATUAÇÃO COMO ASSISTENTE ESPECIAL.
1. O art. 175 da Lei n. 9.279/96 prevê que, na ação de nulidade do registro 
de marca, o INPI, quando não for autor, intervirá obrigatoriamente no feito, 
sob pena de nulidade, sendo que a definição da qualidade dessa 
intervenção perpassa pela análise da causa de pedir da ação de nulidade.
2. O intuito da norma, ao prever a intervenção da autarquia, foi, para além 
do interesse dos particulares (em regra, patrimonial), o de preservar o 
interesse público, impessoal, representado pelo INPI na execução, 
fiscalização e regulação da propriedade industrial.
3. No momento em que é chamadoa intervir no feito em razão de vício 
inerente ao próprio registro, a autarquia federal deve ser citada na condição 
de litisconsórcio passivo necessário.
4. Se a causa de pedir da anulatória for a desconstituição da própria marca, 
algum defeito intrínseco do bem incorpóreo, não havendo questionamento 
sobre o vício do processo administrativo de registro propriamente dito, o 
INPI intervirá como assistente especial, numa intervenção sui generis, em 
atuação muito similar ao amicus curiae, com presunção absoluta de 
interesse na causa.
5. No tocante aos honorários, não sendo autor nem litisconsorte passivo, 
mas atuando na condição da intervenção sui generis, não deverá o INPI 
responder pelos honorários advocatícios, assim como ocorre com o 
assistente simples. 
6. Recurso especial provido. (REsp 1.264.644/RS)
No caso concreto, verifica-se que a causa de pedir, que embasou o pedido de 
nulidade de registro de marca, foi o fato de este ter sido, supostamente, obtido de forma 
ilegal, por reproduzir elemento característico/diferenciador de nome de sociedade 
anteriormente constituída, suscetível de causar confusão ou associação indevida.
Na peça vestibular, a autora chegou a destacar a impossibilidade de se 
responsabilizar o INPI pela concessão do registro de marca combatida, por inexistir interação 
entre o Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC) – que coordena as Juntas 
Comerciais de todo o Brasil – e o sistema de registro de marca da autarquia.
Consequentemente, a atuação processual autárquica, nos presentes autos, 
deu-se a título de intervenção sui generis, como assistente especial (ou até como amicus 
curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo em vista a presunção absoluta de 
interesse na causa.
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Nesse quadro, diferentemente do consignado pelo Tribunal de origem, o INPI 
não figura, nos autos, como litisconsorte passivo necessário, não podendo sequer ser 
condenado em honorários advocatícios em caso de procedência da pretensão autoral, 
consoante assente no julgado da Quarta Turma supracitado.
3.3. Nessa linha de entendimento, considero inaplicável a prerrogativa do 
reexame necessário (artigo 475 do CPC de 1973 e artigo 496 do CPC de 2015) à espécie, 
pois a sentença de procedência da pretensão de nulidade do registro, à luz da causa de pedir 
constante da inicial, não ensejou a sucumbência da autarquia federal, que, inclusive, 
defendeu a irregularidade do registro da marca, após tomar conhecimento da insurgência da 
autora. Tal inferência, contudo, somente tem o condão de tornar relevante o debate 
sobre o vício de julgamento extra petita.
3.4. Com efeito, sobressai a alegação da recorrente de que, uma vez 
inaplicável a regra do reexame obrigatório à espécie, o decisum impugnado teria incorrido em 
vício de julgamento extra petita, pois "o recurso de apelação interposto pela recorrida Ypê 
Engenharia limitou-se a alegar a distinção da marca 'em sua composição final', nada 
aduzindo a respeito do critério cronológico de uso da marca, suscitado de forma inédita" pelo 
Tribunal regional (fl. 519).
Nada obstante, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "à luz dos 
artigos 128 e 460 do CPC/73, atuais, 141 e 492 do CPC/15, o vício de julgamento extra petita 
não se vislumbra na hipótese do juízo a quo, adstrito às circunstâncias fáticas (causa de 
pedir remota) e ao pedido constante nos autos, proceder à subsunção normativa com 
amparo em fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo 
réu"(AgInt nos EDcl no AREsp 1.138.095/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta 
Turma, julgado em 19.03.2019, DJe 26.03.2019).
Ademais, o artigo 515 do CPC de 1973 consigna que o recurso de apelação é 
dotado de efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, 
podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de direito à solução da lide, não se 
encontrando limitado nem pelos fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos 
suscitados pelas partes.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. ART. 492 DO NCPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
NÃO CONFIGURADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
PAGAMENTO DE ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONTRATUAL. 
SÚMULA 7/STJ.
1. Não configurada a ofensa apontada ao artigo 492 do NCPC, porquanto o 
vício de julgamento extra petita não ocorre na hipótese do Juízo a quo, 
adstrito às circunstâncias fáticas (causa de pedir remota) e ao pedido 
constante nos autos, proceder à subsunção normativa com amparo em 
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fundamentos jurídicos diversos dos esposados pelo autor e refutados pelo 
réu. 
2. O julgador não viola os limites da causa quando reconhece os pedidos 
implícitos formulados na inicial, não estando restrito apenas ao que está 
expresso no capítulo referente aos pedidos, sendo-lhe permitido extrair da 
interpretação lógico-sistemática da peça inicial aquilo que se pretende obter 
com a demanda, aplicando o princípio da equidade.
(...)
4. Recurso Especial não provido. (REsp 1.782.130/RJ, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.05.2019, DJe 29.05.2019)
------------------------------------------------------------
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. DOENÇA CARDÍACA GRAVE. PERÍCIA 
MÉDICA QUE CONSTATOU A GRAVIDADE DA PATOLOGIA E A 
IMPOSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TAXISTA. 
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REEXAME DE FATOS E 
PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O art. 515 do CPC consigna que o recurso de apelação é dotado de 
efeito devolutivo, permitindo ao tribunal o conhecimento da matéria 
impugnada, podendo adotar o enquadramento jurídico que entender de 
direito à solução da lide, não se encontrando limitado nem pelos 
fundamentos jurídicos adotados na sentença nem pelos suscitados pelas 
partes" (AgInt no AREsp 1.179.037/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe de 02/04/2018).
(...)
5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1.496.719/SC, Rel. Ministro 
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11.06.2019, DJe 28.06.2019)
Na hipótese, a ora recorrida, nas razões da apelação, ao se insurgir contra a 
sentença de procedência da pretensão de nulidade do registro de marca, discorreu sobre a 
possibilidade de convivência dos sinais distintivos ("CONSTRUTORA IPÊ" versus "YPÊ"), 
ante a inexistência de risco de erro, dúvida ou confusão no mercado consumidor, além de ter 
apontado a diferença entre os trade dresses de ambas. Ao final, a ré consignou que a 
simples questão cronológica – ou seja, ter a autora utilizado a palavra "IPÊ" antes do registro 
da marca "YPÊ" – não justificaria, por si só, o cancelamento do registro.
O Tribunal de origem, entre outros fundamentos, considerou que a distância 
geográfica das sedes das sociedades empresárias litigantes torna deveras remota a hipótese 
de que o público consumidor ser induzido a erro, afastando, desse modo, o argumento da 
autora de colidência das marcas.
Nesse cenário, não se vislumbra o vício de julgamento extra petita alegado pela 
recorrente.
3.5. De outro lado, o fato de o INPI – que não figura como réu nos presentes 
autos – ter pleiteado o reconhecimento do direito alegado pela autora não se revela apto, por 
óbvio, a atrair o disposto no inciso II do artigo 269 do CPC de 1973, segundo o qual:
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Art. 269. Haverá resolução de mérito:
(...)
II - quando o réu reconhecer a procedência do pedido; 
(...)
Ainda que assim não fosse, a existência de corré – a sociedade empresária 
titular da marca registrada – também inviabilizaria talconclusão.
Nesse ponto, também não merece reforma o acórdão regional.
4. No que diz respeito à alegada nulidade do registro da marca mista "YPÊ", na 
categoria de "serviços de engenharia", tendo em vista a precedência de uso do nome 
empresarial "CONSTRUTORA IPÊ" por sociedade distinta, situada em outro Estado da 
Federação, cumpre, de início, transcrever os fundamentos adotados na sentença que julgou 
procedente a pretensão autoral:
O presente caso diz respeito ao embate entre a autora e a ré no uso da 
expressão "Ipê" para distinguir seus serviços de engenharia.
Consoante de verifica dos contratos sociais das empresas, o segmento 
mercadológico em que atuam é idêntico: construção civil. Os mesmos signos 
distintivos utilizados pelas empresas são causa de confusão entre os 
clientes dos serviços prestados.
A ré sustenta que as empresas atuam em regiões diferentes (Brasília 
e São Paulo) e que, em virtude disto, não haveria possibilidade de 
confusão decorrentes da utilização do nome "Ipê".
Entretanto, o fato de, atualmente, as empresas atuarem em 
diferentes Estados do Brasil, não significa dizer que elas irão 
restringir suas atuações a essas regiões para todo o sempre. Há o 
potencial de qualquer uma das duas ampliar seu território de 
atuação, o que causaria enorme conflito de interesses e confusão 
entre os clientes.
Dispõe a Lei n° 9.279/96 que;
Art. 124. Não são registráveis como marca:
(...)
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador 
de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível 
de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
Dessume-se dos documentos constantes nos autos que a autora utiliza a 
palavra "Ipê" em seu nome empresarial desde a década de 60, ao passo 
que a ré utiliza a palavra em seu nome, e dentro da atividade coincidente 
com a da autora, desde 1996 (fls. 208/212).
Em 2002, a ré obteve registro da marca "Ypê" para ser associada aos 
serviços de engenharia prestados, o que, em princípio, garantir-lhe-ia a 
utilização exclusiva da expressão, não fosse o fato de enquadrar-se no 
dispositivo legal acima transcrito.
Em casos tais, em que há colidência de utilização da mesma 
expressão como marca registrada e nome empresarial de outrem, há 
de se observar a precedência cronológica. Outro não é o entendimento 
do Tribunal Regional Federal da 2ª Região:
(...)
Na ordem cronológica da situação em comento, foi a autora quem 
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primeiro fez uso da palavra "Ipê" em seu nome empresarial, razão 
pela qual a marca "Ypê" da ré não poderia ter sido registrada para 
distinguir os serviços do mesmo segmento mercadológico da 
autora.
Sendo assim, a nulidade do registro da marca da ré é patente, como 
mesmo reconhece o INPI, devendo, portanto, o pedido autoral ser 
provido. (fls. 405/407)
O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, além de conhecer da apelação da ré, 
considerou cabida remessa necessária, dando-lhes provimento para julgar improcedente a 
pretensão de nulidade, mantendo válido, em consequência, o registro 817975152, relativo à 
marca mista "YPÊ", concedida para a classe NCL(8) 37, de titularidade da empresa YPÊ 
ENGENHARIA LTDA, nos seguintes termos:
No caso em tela, a autora, ora apelante - CONSTRUTORA IPÊ LTDA. - 
ajuizou ação ordinária objetivando a nulidade do registro n° 817975152, 
relativo à marca mista "YPÊ", de titularidade da empresa YPÊ ENGENHARIA 
LTDA.
Sustenta, para tanto, a violação ao inciso V do art. 124 da LPI, que veda o 
registro de elementos definidores de nome de empresa ou título de 
estabelecimento quando pertencentes a terceiros e na medida em que o 
emprego possa gerar situações de confusão ou associação.
Além disso, alega que a marca em tela incide na proibição trazida pelo 
inciso XXIII do mesmo dispositivo, que prevê que não se deve levar a 
registro "sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o 
requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua 
atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou 
em pais com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure 
reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou 
serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou 
associação com aquela marca alheia".
Com efeito, a hipótese sob exame guarda certas peculiaridades.
Da análise dos autos, evidencia-se que a empresa brasiliense 
CONSTRUTORA IPÊ LTDA., ora apelada, foi constituída no ano de 
14/03/1961 (fls. 23), enquanto que os atos constitutivos da empresa 
apelante datam de 1981 - quando ainda adotava a denominação 
social IPÊ ADMINISTRAÇÃO DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/C LTDA 
(fls. 208).
Ora, a anterioridade da constituição da autora não lhe confere, por 
si só, o direito ao registro do signo "YPÊ". Tal conclusão decorre do 
fato de que o sistema brasileiro de marcas adota o tipo atributivo, o 
que significa dizer que o direito de uso exclusivo sobre a marca e a 
conseqüente prerrogativa de impedir terceiros de utilizarem sinais 
iguais ou semelhantes em meio a produtos ou serviços congêneres 
são adquiridos através de um registro validamente expedido, e não 
pelo mero uso, conforme se de dá nos países adeptos do sistema 
declarativo.
Assim, a exclusividade sobre a utilização da marca cabe, em regra, a 
quem primeiro efetuar o registro perante a autarquia marcária.
In casu, embora a constituição da autora tenha se dado em 1961, ou 
seja, de forma bem anterior à constituição da ora apelante, foi esta 
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quem diligenciou no sentido de registrar primeiro o signo em 
questão, tendo efetuado o depósito em 11/08/1994. Por outro lado, a 
autora somente o fez em 16/04/2003, mais de 9 (nove) anos após o 
depósito realizado pela ora apelante.
Nessa seara, cabe observar, ainda, que nome comercial e marca 
estão submetidos a regimes jurídicos diferentes, com alcance e 
âmbitos de proteção diversos.
(...)
Assim, o registro perante o INPI é o único que, como já mencionado, 
confere direito de exclusividade sobre um determinado signo com 
alcance nacional, considerando que o sistema adotado pela 
legislação pátria não privilegia o regime da ocupação ou da 
utilização prolongada como meio aquisitivo da propriedade de uma 
marca.
Por outro lado, a tutela do nome comercial somente ocorre em 
âmbito nacional mediante registro complementar nas Juntas 
Comerciais de todos os Estados-membros, o que me parece não ter 
ocorrido no caso em tela.
Faz-se mister notar, ainda, que o chamado direito de precedência, 
consagrado no art. 129, § 1º, da LPI ("Toda pessoa que, de boa-fé, na 
data da prioridade ou depósito, usava no País, há pelo menos 6 (seis) 
meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou certificar produto 
ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao 
registro"), assegura somente o direito de precedência ao registro e 
não o direito ao registro.
A meu ver, o legislador, ao fazer a distinção descrita no aludido 
dispositivo, teve uma intenção clara e expressa, qual seja, a de que 
o direito somente pudesse ser exercido antes de haver registro, o 
que significa dizer que se trata de um direito a ser exercido no 
âmbito do processo administrativo instaurado perante o INPI.
Assim, com a conclusão do procedimento administrativo e a 
concessão do registro, sem que tenha havido qualquer oposição 
por parte do detentor do direito de precedência, não cabe invocá-lo 
para anular judicialmente o registro de outrem, ante a ocorrência de 
preclusão.
A mens legis é a de que se o direito de precedência não for exercido 
administrativamente, o INPI não tem efetivamente como saber se há 
alguém se utilizando do signo antes do pedido de registro.
Por derradeiro, creio ser inaplicável ao caso vertente aproibição 
inserta no inciso XXIII do art. 124 da LPI, uma vez que as empresas 
em confronto são sediadas em regiões diferentes do Brasil, não 
sendo possível afirmar categoricamente que a ora apelante não 
poderia desconhecer, em razão de sua atividade, a anterior 
constituição da autora.
Tal circunstância, qual seja, a distância geográfica das sedes das 
aludidas, torna deveras remota a hipótese de que o público 
consumidor seja induzido a erro.
Descabe, ainda, o fundamento utilizado pela magistrada 
sentenciante no sentido de que haveria o potencial risco de que 
qualquer uma das duas empresas amplie seu território de atuação, o 
que supostamente poderia causar confusão ou equívoco no público 
consumidor.
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Ora, é certo que qualquer uma das duas empresas pode crescer a 
ponto de se tornar uma empresa nacional, mas o presente 
julgamento há que ser realizado a partir do status quo deste 
momento. (fls. 440/444)
Nesse passo, é bem de ver que a Constituição da República de 1988 
enumerou, entre os direitos e as garantias fundamentais, a proteção à propriedade das 
marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (inciso XXIX do artigo 5º).
Assim como definido pela Lei 9.279/96, a marca é sinal distintivo visualmente 
perceptível ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, 
distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Cuida-se de 
bem imaterial, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou 
exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do 
consumidor e de repressão à concorrência desleal.
Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou 
interesses meramente individuais do seu titular, mas visa, acima de tudo, proteger os 
adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a 
qualidade do produto ou serviço. 
De outra banda, tem por escopo evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do 
proveito econômico parasitário.
Consoante reconhecido pela doutrina nacional e estrangeira, há, pelo menos, 
quatro funções das marcas: (a) identificar o produto ou serviço, distinguindo-o do congênere 
existente no mercado; (b) assinalar a origem e a procedência do produto ou serviço; (c) 
indicar que o produto ou serviço identificado possui o mesmo padrão de qualidade; e (d) 
funcionar como instrumento de publicidade, configurando importante catalisador de vendas.
Outrossim, importante assinalar que a aquisição do direito de exclusividade 
sobre a marca rege-se por três sistemas jurídicos: (i) atributivo, que exige a formalidade do 
registro da marca para conferir a propriedade e a respectiva proteção ao titular, revelando-se 
insuficiente o mero uso do sinal no mercado; (ii) declarativo, no qual se reconhece a proteção 
àquele que comprovar ter sido o primeiro a utilizar o sinal distintivo, o que é chamado de 
"ocupação" pela doutrina; e (iii) misto, hipótese em que a proteção pode advir do registro ou 
da ocupação.
A Lei 5.772/1971, que instituiu o antigo Código de Propriedade Industrial, adotou 
explicitamente o sistema atributivo ao garantir a propriedade da marca e seu uso exclusivo no 
território nacional somente àquele que obtivesse o registro junto ao Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI, autarquia federal vinculada ao Ministério da Indústria, Comércio 
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Exterior e Serviços.
A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279/96), por sua vez, adotou o 
sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de 
registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, 
consoante se extrai do artigo 129, verbis:
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro 
validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo 
assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território 
nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o 
disposto nos arts. 147 e 148. 
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, 
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou 
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço 
idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao 
registro.
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o 
negócio da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da 
marca, por alienação ou arrendamento.
Sobre o direito de precedência do utente de boa-fé, colhe-se o seguinte 
trecho de doutrina abalizada:
Uma das maiores inovações da nova Lei está no § 1º deste artigo, que 
introduziu o denominado "direito de precedência", segundo o qual o utente 
de boa-fé pode, sob determinadas condições, fazer prevalecer o uso 
anterior sobre pedido de registro depositado, impugnando-o com base no 
uso anterior.
(...)
Para reivindicar o direito de precedência previsto no dispositivo, o 
interessado deve cumprir alguns requisitos. O principal é demonstrar que já 
utilizava, de boa-fé, marca idêntica ou semelhante para distinguir ou 
certificar produto ou serviço idêntico ou afim há, pelo menos, seis meses, na 
data do pedido de registro no Brasil ou da prioridade.
Mas qual a amplitude do uso que deve ser comprovada? A doutrina e a 
jurisprudência são uníssonas no sentido de que o uso deve se dar em 
escala comercial. Utilizações esporádicas ou casuais, portanto, não são 
suficientes para conferir a prerrogativa inerente ao direito de precedência, 
sendo estritamente necessário que o requerente prove que vem utilizando a 
marca em meio a uma atividade comercial devidamente estabelecida.
Do contrário, correr-se-ia o risco de se criar uma indústria de "reserva de 
marcas", na qual utentes meramente nominais ou casuais poderiam 
impugnar pedidos de registro de terceiros que efetivamente pretendem 
estabelecer um comércio sobre o signo distintivo, o que, além de não se 
coadunar com os ideais de justiça, estariam em pleno desacordo com os 
princípios norteadores do Direito marcário.
Outro requisito a ser cumprido pelo requerente é a efetivação do depósito 
de um pedido de registro para a marca sobre a qual se reivindica direito de 
precedência. Embora a obrigatoriedade de tal depósito não tenha sido 
expressamente prevista pelo legislador, entendemos que ela está 
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implicitamente contida na sistemática vigente.
Adotar entendimento diverso seria não só distorcer a norma contida no 
dispositivo, como também olvidar-se da regra geral que, como visto, 
preconiza o sistema atributivo de direitos. Logo, se o requerente não 
comprovar o depósito após o oferecimento da impugnação, esta não deve 
sequer ser conhecida pelo INPI.
Questão controversa diz respeito ao momento em que o direito de 
precedência deve ser exercido. Alguns doutrinadores entendem 
que, por ser um mero direito de precedência, deva ele ser exercido 
obrigatoriamente antes da concessão do registro, ou seja, quando 
do oferecimento da oposição ou mesmo via ação judicial que ataque 
o deferimento do pedido. No entender dessa corrente, portanto, não 
há que se falar em requerimento de nulidade administrativa ou em 
ação declaratória de nulidade de registro já concedido com base no 
referido direito.
Corrente diversa, todavia, sustenta que a existência de um direito 
de precedência potencialmente exercitável vicia um registro 
eventualmente concedido, o que daria a um pedido de nulidade 
administrativa com base no artigo 168 ou mesmo uma açãojudicial 
de nulidade, respaldada, entre outros, na norma do inciso XXXV do 
artigo 5º da Constituição Federal, segundo o qual "a lei não excluirá 
da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito". 
(Comentários à lei de propriedade industrial. IDS - Instituto Dannemann 
Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2013, p. 299/300) (grifei)
No ponto, os precedentes da Terceira Turma são no sentido de ser possível o 
exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, 
no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, 
positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279/1996, que preconiza a possibilidade de 
coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida 
ou confusão no mercado consumidor (REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 
Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR, Rel. Ministra 
Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016).
Na hipótese, sobressai a existência de conflito entre nome empresarial (de 
uso precedente) e marca cujo registro foi concedido pelo INPI.
A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a 
marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a 
proteção ao consumidor. 
Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. 
Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial 
circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que 
inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território 
nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do 
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país.
É o que dispõe o artigo 1.166 do Código Civil:
Art. 1.166. A inscrição do empresário, ou dos atos constitutivos das pessoas 
jurídicas, ou as respectivas averbações, no registro próprio, asseguram o 
uso exclusivo do nome nos limites do respectivo Estado. 
Parágrafo único. O uso previsto neste artigo estender-se-á a todo o 
território nacional, se registrado na forma da lei especial.
Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do 
signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros 
a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129, caput, da Lei 
9.279/96).
Fábio Ulhôa Coelho, discorrendo sobre as diferenças entre marca e nome 
comercial, bem assevera:
(...) a proteção conferida pela Junta Comercial ao nome se exaure nos 
limites do Estado a que ela pertence, enquanto que os efeitos do registro de 
marca são nacionais (CC, art. 1.166). Ou seja, o empresário sediado em 
Santa Catarina tem, a partir do arquivamento do seu ato constitutivo no 
registro de empresas, protegido o seu nome empresarial em todo o Estado 
catarinense. Se abrir filiais no paraná e no Rio Grande do Sul, terá neles a 
mesma proteção. Nenhum outro empresário poderá se estabelecer, ou abrir 
filial, com nome idêntico ou semelhante, nestes três Estados. Tais 
arquivamentos, contudo, não impedem que, em outro Estado da Federação 
(Rio de Janeiro, suponha-se), seja arquivado ato constitutivo com nome 
empresarial colidente.
(...)
Como o registro do nome empresarial tem abrangência estadual, e não 
nacional, os seus efeitos estão restritos aos Estados em que o empresário 
tem sede ou filial. Para estender a tutela ao país todo, ele deve providenciar 
o arquivamento de pedido de proteção ao nome empresarial, nas Juntas 
dos demais Estados (CC, art. 1.166, parágrafo único; IN-DNRC, n. 104, art. 
11, §§ 1º e 2º). O mesmo não ocorre com a marca, que, registrada no INPI, 
estará protegida em todo o território brasileiro (e, até mesmo, nos demais 
países unionistas, se presentes as condições da Convenção de Paris). 
(Curso de Direito Comercial. Direito de Empresa, Vol. 1, 15ª ed.: Saraiva, 
São Paulo, 2011, p. 201)
É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a 
irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de 
título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão 
ou associação com estes sinais distintivos.
Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se 
restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o 
princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil), além do princípio da 
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especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis 
de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor).
Nesse diapasão:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE 
REGISTROS. CONFLITO ENTRE NOME EMPRESARIAL E MARCA. 
INSUFICIÊNCIA DO CRITÉRIO DE ANTERIORIDADE. APLICAÇÃO DO 
PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. 
DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO. POSSIBILIDADE DE 
EXERCÍCIO NA VIA JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO 
CONFLITO QUE, TODAVIA, RESULTAM NA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO POR FUNDAMENTO DIVERSO. COTEJO ANALÍTICO. NÃO 
REALIZADO. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.
(...)
2- O propósito recursal é definir se os registros da marca FRANZ 
ALIMENTOS devem ou não ser anulados em virtude do nome empresarial 
anterior "CHOCOLATES FRANZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. - ME" e 
em razão do direito de precedência ao registro alegado pela recorrente.
(...)
5- Para aferição de eventual colidência entre nome empresarial e 
marca e incidência da proibição legal contida no art. 124, V, da Lei 
9.279/96, não se pode restringir-se à análise do critério de 
anterioridade, mas deve também se levar em consideração os 
princípios da especialidade e da territorialidade. Precedentes.
(...)
9- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido. 
(REsp 1.673.450/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado 
em 19.09.2017, DJe 26.09.2017)
----------------------------------------------------------------------
RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. NOME COMERCIAL. 
MARCAS MISTAS. PRINCÍPIOS DA TERRITORIALIDADE E 
ESPECIFICIDADE/ESPECIALIDADE. CONVENÇÃO DA UNIÃO DE PARIS - 
CUP.
(...)
3. A tutela ao nome comercial se circunscreve à unidade federativa de 
competência da junta comercial em que registrados os atos constitutivos da 
empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional desde que seja 
feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas comerciais. 
Por sua vez, a proteção à marca obedece ao sistema atributivo, sendo 
adquirida pelo registro validamente expedido pelo Instituto Nacional da 
Propriedade Industrial - INPI, que assegura ao titular seu uso exclusivo em 
todo o território nacional, nos termos do art. 129, caput, e § 1º da Lei n. 
9.279/1996. (REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014 e REsp 
899.839/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
17/08/2010, DJe 01/10/2010).
4. O entendimento desta Corte é no sentido de que eventual 
colidência entre nome empresarial e marca não é resolvido tão 
somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, 
devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, 
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no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da 
especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (REsp 
1359666/RJ, Rel. Ministra NANCYANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 28/05/2013, DJe 10/06/2013).
5. No caso concreto, equivoca-se o Tribunal de origem ao afirmar que deve 
ser dada prioridade ao nome empresarial em detrimento da marca, se o 
arquivamento na junta comercial ocorreu antes do depósito desta no INPI. 
Para que a reprodução ou imitação de nome empresarial de terceiro 
constitua óbice a registro de marca, à luz do princípio da territorialidade, 
faz-se necessário que a proteção ao nome empresarial não goze de tutela 
restrita a um Estado, mas detenha a exclusividade sobre o uso em todo o 
território nacional. Porém, é incontroverso da moldura fática que o registro 
dos atos constitutivos da autora foi feito apenas na Junta Comercial de 
Blumenau/SC.
6. A Convenção da União de Paris de 1883 - CUP deu origem ao sistema 
internacional de propriedade industrial com o objetivo de harmonizar o 
sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, do qual faz parte 
o Brasil (<http://www.wipo.int/treaties/en>). É verdade que o art. 8º da dita 
Convenção estabelece que "O nome comercial será protegido em todos os 
países da União, sem obrigação de depósito ou de registro, quer faça ou 
não parte de uma marca de fábrica ou de comércio." Não obstante, o 
escopo desse dispositivo é assegurar a proteção do nome empresarial de 
determinada sociedade em país diverso do de sua origem, que seja 
signatário da CUP, e não em seu país natal, onde deve-se atentar às leis 
locais.
(...)
11. Recurso especial provido. (REsp 1.184.867/SC, Rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.05.2014, DJe 06.06.2014)
5. No presente caso, consoante incontroverso nos autos: (a) ambas as partes 
atuam no mesmo segmento de mercado – prestação de serviços de construção e 
engenharia –, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - 
DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ 
LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), 
foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado 
o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o 
depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não 
realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos 
os Estados da Federação.
Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, 
constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e 
da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de 
coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos 
apenas em Brasília – DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo 
território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de 
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procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial 
confusão do público consumidor ou de associação indevida.
6. Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
É como voto.
 
 
 
 
 
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
 
 
Número Registro: 2014/0063195-5 PROCESSO ELETRÔNICO REsp 1.494.306 / RJ
Números Origem: 200451015348638 5348631420044025101
PAUTA: 07/11/2019 JULGADO: 07/11/2019
Relator
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO EDUARDO BUENO
Secretária
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CONSTRUTORA IPÊ LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ ANTONIO BETTIOL E OUTRO(S) - DF006558 
 JOSÉ CARDOSO DUTRA JUNIOR - DF013641 
ADVOGADA : KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA E OUTRO(S) - DF015286 
ADVOGADOS : RACHEL REZENDE BERNARDES E OUTRO(S) - DF016376 
 FERNANDO HENRIQUE FONTES DOS REIS E OUTRO(S) - DF057513 
RECORRIDO : YPÊ ENGENHARIA LTDA 
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS SANCHEZ JIMENEZ E OUTRO(S) - SP075847 
 PAULO SÉRGIO MENDES DE CARVALHO - SP131979 
 JOSÉ CARLOS TINOCO SOARES E OUTRO(S) - RJ002167A
RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
REPR. POR : PROCURADORIA-GERAL FEDERAL 
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Coisas - Propriedade - Propriedade Intelectual / Industrial - Marca
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). KARLA APARECIDA DE SOUZA MOTTA, pela parte RECORRENTE: CONSTRUTORA 
IPÊ LTDA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão 
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Quarta Turma, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial, nos termos do 
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco 
Buzzi (Presidente) votaram com o Sr. Ministro Relator.
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