Due Dilligence de Propriedade Intelectual, em 4 passos V 20180710-A

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Versão 20180710-A 
Autor: Henry Suzuki (henry.suzuki@axonal.com.br) 
“Due Dilligence” de Propriedade Intelectual, em 4 passos – uma 
abordagem prática 
 
O presente artigo tem o objetivo de servir como um breve guia para profissionais envolvidos 
na análise, suporte e condução de negócios inovadores, tais como empreendedores, 
investidores, mentores, consultores, etc., no que diz respeito a ativos de propriedade 
intelectual (e alguns outros ativos intangíveis correlacionados). 
 
Longe de querer ser um roteiro completo ou exaustivo, são apresentados 4 simples passos, na 
forma de perguntas, que podem ser úteis, “na prática”, em conversas rápidas (a exemplo de 
“bootcamps”, como os do Programa InovAtiva Brasil): 
 
(1) Identificação: Quais são os principais ativos de Propriedade Intelectual dos 
empreendedores? 
(2) “Clearance”: Os ativos de PI são efetivamente dos empreendedores? 
(3) Liberdade: Os empreendedores têm liberdade de exploração dos seus ativos de PI? 
(4) Proteção & Monetização: Qual a estratégia dos empreendedores para proteção e 
monetização dos seus ativos de PI? 
 
Para melhor ilustrar e facilitar a aplicação desses 4 passos/perguntas, são apresentados a 
seguir tópicos e perguntas adicionais que endereçam questões importantes sobre PI, mas que 
muitas vezes são negligenciadas ou esquecidas. 
 
(1) Identificação: Quais são os principais ativos de Propriedade Intelectual dos 
empreendedores? 
• Patentes, Desenhos Industriais 
• Marcas 
• Códigos Fonte (linhas de programação) 
• Direitos Autorais 
• Segredos de Negócio/Industriais 
• Dados Acumulados, Cadastro, Bases de Dados... 
• Indicações Geográficas 
• Hardware, Moldes, Topografia de Circuito... 
• Cultivares 
• Acesso a fontes (exclusivas) de matérias primas 
• Outros 
 
(2) “Clearance”: Os ativos de PI são efetivamente dos empreendedores? 
• Quem são os co-criadores e co-titulares de cada ativo de PI? 
• Especialmente (mas não apenas) no caso de tecnologias originadas em Universidades e 
ICTs: há contrato de licenciamento ou documentação que demonstre a liberação da 
tecnologia e conhecimentos acumulados para desenvolvimento e exploração futuros? 
• No caso de marcas: Elas já estão registradas no Brasil e no exterior? Elas estão em 
vigência (efetivamente usadas, com taxas em dia)? Foi feita verificação de usuários 
anteriores (inclusive no exterior)? Quão diferentes/distintivas elas são de outras 
marcas? 
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Autor: Henry Suzuki (henry.suzuki@axonal.com.br) 
• No caso de programas de computador, sites, etc.: Foi firmado contrato com os 
desenvolvedores? O que dizem as cláusulas do contrato? Os empreendedores têm 
acesso aos códigos de programação? Conseguem alterá-los/aprimorá-los? Têm direito 
de vendê-los para terceiros? 
• No caso de Segredos, quão efetivamente secretos eles são? Eles podem ser mantidos 
secretos mesmo depois do projeto se tornar público? 
• No caso de direitos autorais de terceiros, até onde vai o direito dos empreendedores 
(inclusive na modificação das obras, ou na venda ou cessão de seus direitos)? 
• Há contratos de exclusividade de alguma natureza? Quão efetivos são tais contratos 
caso sejam infringidos? 
• Quem tem o direito de fazer o que, com os ativos de PI? (tramitar, defender, explorar, 
ceder licenças, usar contra terceiros...) 
• Com base em que informações/documentos chegaram às conclusões das perguntas 
anteriores? 
 
(3) Liberdade: Os empreendedores têm liberdade de exploração dos seus ativos de PI? 
• Quais são os principais concorrentes no segmento em que os empreendedores 
pretendem atuar? Quais são os escopos dos seus ativos intelectuais (tecnológico, 
geográfico e temporal)? A tecnologia dos empreendedores colide com ativos de tais 
concorrentes? Os empreendedores têm licenças ou conseguem contornar barreiras de 
PI de concorrentes? 
• Quais são os principais “outros” detentores de ativos intelectuais (especialmente 
patentes) sobre tecnologias necessárias para os empreendedores? Quais são os 
escopos dos ativos intelectuais de terceiros (tecnológico, geográfico e temporal)? A 
tecnologia dos empreendedores colide com ativos de tais terceiros? Os 
empreendedores têm licenças ou conseguem contornar barreiras de PI de 
concorrentes? 
• Há contratos de fornecimento (de componentes críticos) por terceiros de alguma 
natureza? Quanto tais contratos garantem, de fato, o fornecimento? 
• No caso de ex-franqueados, ex-fornecedores, ex-empregados, ex-clientes, ex-
estudantes, etc., quais são as cláusulas de quarentena, não competição, titularidade 
sobre desenvolvimentos futuros? 
• No caso de direitos autorais de terceiros, até onde vai o direito dos empreendedores 
(inclusive na modificação das obras, na venda ou cessão de seus direitos)? 
• Os empreendedores têm direito de usar dados que acumularam? 
• Com base em que informações/documentos chegaram às conclusões das perguntas 
anteriores? 
 
(4) Proteção & Monetização: Qual a estratégia dos empreendedores para proteção e 
monetização dos seus ativos de PI? 
• De que forma, quando, onde e com que recursos os empreendedores planejam 
proteger seus ativos de PI? 
o Patentes, Desenhos Industriais 
o Marcas 
o Códigos Fonte (linhas de programação) 
o Direitos Autorais 
o Segredos de Negócio/Industriais 
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Autor: Henry Suzuki (henry.suzuki@axonal.com.br) 
o Dados Acumulados, Cadastro, Base de Dados... 
o Indicações Geográficas 
o Hardware, Moldes, Topografia de Circuito... 
o Cultivares 
o Acesso a fontes (exclusivas) de matérias primas 
o Outros 
 
• De que forma, quando, onde e com que instrumentos os empreendedores planejam 
monetizar seus ativos de PI? 
o Ir diretamente para o mercado e, se for o caso, litigar contra terceiros? 
o Licenciar terceiros? 
o Serem comprados por terceiros? 
o Outros? 
 
 
Como comentário final, vale lembrar que a gestão adequada de ativos intelectuais costuma ser 
condição necessária, mas não suficiente para o sucesso de negócios inovadores. Ou seja: ter 
não é garantia de sucesso, mas não ter pode ser um mal sinal. 
 
Henry Suzuki 
É inventor, especialista em propriedade intelectual, mentor voluntário do InovAtiva Brasil e de 
diversos programas de mentoria. Também é um dos membros fundadores da Associação 
Mentores do Brasil. 
 
 
mailto:henry.suzuki@axonal.com.br