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Contrarrazões ao recurso/nulidade
Petição de Marca
850210187299
31123251934964089
10/05/2021 13:29
912842997Número do Processo:
850210187299Número da Petição:
Dados Gerais
Nome: ARTHUR WADA PETSHOP
CPF/CNPJ/Número INPI: 13270454000124
Endereço: Folha 23 quadra 14 lote 05
Cidade: Maraba
Estado: PA
CEP: 68509430
Pais: Brasil
Natureza Jurídica: Microempresa assim definida em lei
e-mail: imperioanimal@hotmail.com
Dados do Procurador/Escritório
26825142000181CNPJ:
Nome: NASCIMENTO MELO PROPRIEDADE INTELECTUAL LTDA
Nº API:
e-mail: patrick@nascimentomelo.com.br
CPF: 10493386696
Nome: Patrick Raphael Nascimento de Melo
UF: MG
Nº OAB: 153355MG
Procurador:
Escritório:
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Nome do ArquivoDescrição
Anexos
Manifestacao - IMPERIO ANIMAL.pdfPetição
Procuracao assinada (novo formato) - Arthur
Wada Petshop (IMPERIO ANIMAL).pdf
Procuração
Comprovante GRU - IMPERIO ANIMAL.pdfComprovante gru
Esta petição foi enviado pelo sistema e-Marcas (Verso 4) em 10/05/2021 às 13:29
Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.
A partir de agora, o número 850210187299 identificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o,
a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível
em formato .pdf no portal www.inpi.gov.br) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de
serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva
GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste
Obrigado por acessar o e-Marcas.
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À COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE NULIDADE 
(CGREC) DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI) 
 
 
EMENTA: 1. Inexistência do direito de precedência invocado pelo 
Requerente – Requerida tem data de depósito e concessão 
do pedido de registro anterior à marca requerente. 2. 
Ausência de concorrência desleal e da impossibilidade de 
sua arguição – Matéria afeta à competência alheia do INPI – 
Inteligência do Parecer/INPI/PROC/DIRAD/Nº 20/08. 3. 
Inaplicabilidade da vedação do inciso V do art. 124 da LPI –
Empresas localizadas em estados federativos distintos. PAN 
a que deve ser negado provimento. 
 
 
Processo: 912842997 
Titular: ARTHUR WADA PETSHOP 
Marca mista: IMPÉRIO ANIMAL 
Classe: NCL (11) 44 
 
 
ARTHUR WADA PETSHOP, já qualificada no presente processo de registro de marca acima epigrafado, 
vem, respeitosamente, à presença de Vossa Senhoria, apresentar tempestivamente a sua 
 
MANIFESTAÇÃO CONTRA PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE 
 
instaurado por ELIELSON JOSE FAGOTTI, também já qualificado no âmbito do presente processo, cujo 
despacho de notificação fora publicado na RPI 2618, de 09/03/2021, tendo em vista os argumentos de 
fato e de direito a seguir aduzidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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1. SOBRE O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE INSTAURADO 
 
O Requerente, ELIELSON JOSE FAGOTTI, instaurou o presente Processo Administrativo de Nulidade, 
buscando a declaração, por esse Instituto, da nulidade do registro da marca IMPÉRIO ANIMAL, que 
possui as seguintes características: 
 
Processo: 912842997 
Elemento nominativo: IMPÉRIO ANIMAL 
Classe: NCL (11) 44 
Natureza: De Serviço 
Especificação: Assistência veterinária - [Informação em]; Assistência veterinária - 
[Consultoria em]; Assistência veterinária - [Assessoria em]; 
Assistência veterinária; Clínica veterinária - [Informação em]; 
Clínica veterinária - [Consultoria em]; Clínica veterinária - 
[Assessoria em]; Clínica veterinária; Coleta, em domicílio, de 
material para análise clínica médica/veterinária - [Informação em]; 
Coleta, em domicílio, de material para análise clínica 
médica/veterinária - [Consultoria em]; Coleta, em domicílio, de 
material para análise clínica médica/veterinária - [Assessoria em]; 
Coleta, em domicílio, de material para análise clínica 
médica/veterinária; Estética para animal [toalete animal] - 
[Informação em]; Estética para animal [toalete animal] - [Consultoria 
em]; Estética para animal [toalete animal] - [Assessoria em]; 
Estética para animal [toalete animal]; Higiene animal [toalete 
animal] - [Informação em]; Higiene animal [toalete animal] - 
[Consultoria em]; Higiene animal [toalete animal] - [Assessoria em]; 
Higiene animal [toalete animal]; Psicologia animal - [Informação 
em]; Psicologia animal - [Consultoria em]; Psicologia animal - 
[Assessoria em]; Psicologia animal; Vacinação de animal a 
domicílio - [Informação em]; Vacinação de animal a domicílio - 
[Consultoria em]; Vacinação de animal a domicílio - [Assessoria 
em]; Vacinação de animal a domicílio 
Situação: REGISTRO 
Concessão: 24/09/2020 
 
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O Requerente alega, genericamente, que a concessão do registro acima ocorreu com infração à lei, em 
razão da preexistência de sua empresa cujo estabelecimento se chamava IMPÉRIO DOS ANIMAIS, 
com registro assim caracterizado no CNPJ: 
 
Entretanto, não há que se falar na procedência do presente requerimento de nulidade, como será 
minuciosamente detalhado a seguir. 
 
 
2. DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA INVOCADO PELO REQUERENTE – 
REQUERIDA TEM DATA DE DEPÓSITO E CONCESSÃO DO PEDIDO DE REGISTRO ANTERIOR 
AO REQUERENTE 
 
A manifestação apresentada pelo Requerente invoca para si do direito de precedência de que trata a 
norma contida no §1º do art. 129 da LPI. Conforme é cediço, no sistema marcário brasileiro a 
propriedade de uma marca somente se adquire pelo registro validamente expedido, nos termos 
do que dispõe o caput do art. 129 da LPI: 
 
Art. 129. A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente 
expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao 
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titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto 
às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148. 
 
Trata-se do chamado sistema atributivo de direito, em que a propriedade é adquirida somente com a 
obtenção do registro da marca pelo seu titular, diferentemente do que ocorre com o chamado sistema 
declarativo, existente em outros países, em que a propriedade de uma marca pode também ser adquirida 
com o uso. 
 
Embora não tenha feito a opção pelo sistema declarativo, o legislador brasileiro buscou fazer uma 
ressalva àquele que, embora sem registro, já utiliza a marca de boa-fé por considerável prazo anterior 
em relação ao depositante do registro. Trata-se da exceção trazida pelo 1º do mesmo art. 129, em cuja 
situação a Opoente afirma se encontrar: 
 
§ 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, 
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou 
semelhante, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, terá direito de precedência ao registro. 
 
Cuidou a legislação brasileira de excepcionar a regra geral do sistema atributivo de direito, para conferir 
o chamado direito de precedência ao utente de boa-fé que comprovar o uso da marca em período 
anterior há pelo menos 06 (seis) meses da data de depósito do pedido de registro. 
 
Com fundamento no referido dispositivo, o Requerente afirmou o seu uso anterior há mais de seis meses 
da data de depósito do pedido de registro feito pela Requerida e reivindicou o seu direito de precedência, 
sem trazer, no entanto, nenhum documento que comprove sua utilização anterior. O único 
documento trazido pelo Requerente foi o seu cartão CNPJ. Todavia, como é sabido, esse próprio 
Instituto entende que o CNPJ não é capaz de comprovar a utilização de uma marca. O CNPJ apenas 
formaliza a abertura de uma pessoa jurídica. Entretanto, é evidente que ele não é capaz de comprovar 
a efetiva utilização da marca. 
 
Apesar disso, tal documentação sequer precisará ser analisada por esse Instituto. É que, em um Estado 
Democrático de Direito, nenhum direito é absoluto, sobretudo aqueles existentes sobrebens jurídicos 
disponíveis, como é o caso do direito de precedência que trata o §1º do art. 129 da LPI. Dessa forma, 
somente haverá que se falar em direito de precedência caso o depositante do primeiro pedido não fizer 
uso da referida marca há mais de 06 (seis) meses, sob pena de se criar um “sistema de trapaça” para 
aquele requerente que não foi diligente e não requereu o seu registro de marca a tempo. Argumentando 
nesse sentido, observe-se os comentários da doutrina: 
 
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“Na verdade, este dispositivo não constitui um modo de aquisição do 
direito, mas tão somente o reconhecimento de um uso anterior, de boa-
fé, como capaz de obstar o registro com violação aos princípios que 
regem a propriedade industrial.” 
 
O objetivo da norma prescrita pelo art. 129, §1º, da LPI é proteger aquele que já tenha iniciado a 
utilização da referida marca, mas que ainda não tenha requerido o seu registro. Embora pareça uma 
contraditória proteção ao utente desidioso, que não requereu o seu pedido de registro logo no início do 
uso da marca, a norma busca proteger preponderantemente o mercado consumidor, que já está inserido 
no fundo de comércio criado por aquela marca, atuando a norma como um mecanismo para afastar a 
concorrência desleal, evitando que determinada pessoa se aproveite da desídia do usuário de uma 
marca para adquirir o registro marcário que já vem sendo utilizado. 
 
Contudo, a aplicação da referida norma não tem espaço na presente situação, pelo fato de que a 
Requerida TAMBÉM já utilizava a sua marca há mais de 06 (seis) meses da data de depósito de 
seu pedido de registro. 
 
A marca da Requerida (IMPÉRIO ANIMAL) já é conhecida e renomada em seu ramo de atuação há mais 
de nove anos. Portanto, a norma contida no art. 129, §1º, da LPI não encontra aplicabilidade no 
presente caso, em razão do fato de que a Requerida também já fazia uso de sua marca há mais 
de 06 (seis) meses da data de depósito de seu pedido de registro nesse Instituto, “neutralizando”, 
pois, a impugnação apresentada pelo Requerente e retornando a análise da precedência do 
registro à regra geral do princípio atributivo do direito: data do primeiro pedido de registro 
depositado no INPI. 
 
Nesse contexto, observa-se que o depósito do pedido de registro da marca requerente foi feito 
posteriormente ao depósito do pedido de registro da marca requerida, conforme pode ser claramente 
observado nas imagens a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Marca requerente: 
 
 
 
Marca requerida: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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As imagens acima evidenciam que, enquanto a Requerida depositou o seu pedido de registro em 
07/06/2017, o Requerente apenas o fez em 19/06/2020. 
 
Dessa forma, como dito anteriormente, diante da simultaneidade de utilização das respectivas marcas 
há mais de 06 (seis) meses da data de depósito do primeiro pedido de registro, deve prevalecer o registro 
do primeiro pedido de registro apresentado, independentemente de qual utilização seja a mais antiga. 
 
O primeiro argumento que permite tal conclusão é de cunho hermenêutico. Sendo a regra geral aquela 
contida no caput do art. 129 da LPI (princípio atributivo do direito), e o §1º tratar de uma exceção a essa 
regra, evidentemente tal exceção deve ser interpretada restritivamente. O que o legislador quis 
estabelecer é um direito de precedência ao utente de boa-fé quando o requerente do primeiro registro 
não fizer uso da marca há mais de seis meses. Justamente por isso que se estabeleceu como requisito 
que o utente de boa-fé faça uso da marca por período superior a isso. Na eventualidade de o 
depositante do primeiro pedido também fizer uso da marca a prazo superior a 06 (seis) meses, a 
solução estará na regra geral (art. 129, caput), diante do simples fato de a exceção (art. 129, §1º) 
não contemplar essa situação. Como se trata da interpretação de uma exceção a uma regra geral, 
interpretar de forma diversa seria expandir a aplicação da norma em situações não pretendidas pelo 
legislador. Em suma, seria interpretar a norma contra a sua ratio essendi. 
 
O segundo argumento que induz a essa conclusão decorre da premissa de que ninguém pode alegar o 
descumprimento de uma lei sob o argumento de desconhecê-la (art. 3º, LINDB). Ora, se a Lei da 
Propriedade Industrial claramente dispõe em seu art. 129 que a propriedade de uma marca somente 
será adquirida com o seu registro validamente expedido, é possível deduzir que aquele indivíduo que de 
uma marca se utiliza sem o registro está ciente de que dela não é proprietário e que o uso contínuo não 
conferir-lhe-á essa condição. Tal comportamento deve ser visto pelo ordenamento jurídico não apenas 
como desídia, mas também como indício de concorrência desleal, jamais devendo ser estimulado. 
 
A desídia, à toda evidência, decorre do simples fato de o utente utilizar a marca sem o registro e não se 
preocupar com as consequências jurídicas de sua não realização. Já a concorrência desleal, que merece 
repreensão, é decorrente indiferença ao fato de que o registro possui um viés de conferir publicidade ao 
mercado de consumo de quem é o titular de uma determinada marca, contribuindo para o combate à 
simultaneidade de utilização de um determinado sinal, que tem como principal prejudicado o próprio 
consumidor. 
 
Justamente por isso, o comportamento de utilizar uma marca sem registro não deve ser premiado pelo 
ordenamento jurídico. Interpretar de maneira diversa seria conferir ao utente desidioso, que utiliza sua 
marca há anos sem registro, uma espécie de “carta-curinga” que o possibilitaria obter a precedência no 
registro quando qualquer pessoa apresentasse pedido de registro daquela marca. 
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Assim, aquele que utiliza uma determinada marca sem registro há vários anos jamais deve ser 
privilegiado diante do utente responsável que, utilizando o referido sinal também há tempo 
razoável, requereu primeiro o seu pedido de registro. 
 
Adotando integralmente esse entendimento, o Manual de Marcas desse Instituto assim estabelece, em 
seu item 5.12.6., sem qualquer margem para dúvidas: 
 
“Se ambas as partes comprovarem o pré-uso do sinal marcário 
requerido, há pelo menos 6 (seis) meses antes da data do depósito e 
ou prioridade reivindicada, o direito sobre o registro da marca 
pertencerá àquele que primeiro depositar o pedido junto ao INPI, 
independente de quem faz uso há mais tempo.” (grifou-se) 
 
O requisito adotado nos procedimentos realizados por esse Instituto para afastar a aplicação da exceção 
contida no §1º do art. 129 da LPI é simples: comprovar o primeiro depositante igual utilização da marca 
por período superior a 06 (seis) meses da data de depósito do pedido de registro. Feito isso, não há que 
se falar em exceção ao princípio atributivo, atraindo a aplicação da regra geral de que trata o caput. 
 
A comprovação do uso anterior a 06 (seis) meses pela Requerida pode ser verificada por meio de seu 
Facebook, que já possuía postagens da marca desde o ano de 2012, como comprova a imagem abaixo: 
 
 
 
Diante de todo o exposto, resta claro e incontroverso que não há que se falar na aplicação da norma 
contida no §1º do art. 129 da LPI no presente caso, em razão da simultaneidade de utilização das marcas 
sob análise por prazo superior a 06 (seis) meses contados da data de depósito do pedido de registro da 
Requerida, não devendo, portanto, ser acolhida a oposição apresentada pelo Requerente. 
 
 
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3. DA AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO 
DE CONCORRÊNCIA DESLEAL – MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA ALHEIA DO INPI – 
INTELIGÊNCIA DO PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 20/08 
 
Em matéria já pacificada nesse Instituto, por meio do PARECER/INPI/PROC/DIRAD/Nº 20/08, o exame 
da existência ou não de concorrência desleal é matéria afeta às áreas civil e criminal, não havendo 
sanções administrativas para sua ocorrência. Em razão disso, foge da alçada de competênciadesse 
Instituto, o exame de ilações acerca da concorrência desleal, conforme descrito no referido Parecer: 
 
“O INPI, como autarquia federal responsável por registros de marcas, 
concessão de patentes, averbação de contratos de transferência de 
tecnologia e franquia empresarial, e por registros de programas de 
computador, desenho industrial e indicações geográficas, de acordo 
com a Lei de Propriedade Industrial, não possui poder de polícia para 
analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou 
seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de 
questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário. 
(...) Além disso, enaltece a competência do Poder Judiciário para 
apurar e reprimir essas espécies de delitos, tendo em vista a 
dificuldade de sua configuração e apuração, sendo tais 
procedimentos incompatíveis com os princípios de atuação desta 
autoridade administrativa, que não possui função judicante. 
Explicitando o entendimento de que seria uma ilegalidade e abuso 
de poder a atuação do INPI em ato cuja competência é do Poder 
Judiciário.” 
 
Justamente por isso, as alegações de concorrência desleal perpetradas pelo Requerente não possuem 
guarida na alçada administrativa desse Instituto, mesmo que, à toda evidência, inexista qualquer 
possibilidade de verificação de concorrência desleal no presente caso. 
 
Por mais esse motivo, não merece acolhimento a manifestação apresentada pelo Requerente, devendo 
ser mantido o registro da marca requerida. 
 
 
 
 
 
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4. DA INAPLICABILIDADE DA VEDAÇÃO DO INCISO V DO ART. 124 DA LPI – EMPRESAS 
LOCALIZADAS EM ESTADOS FEDERATIVOS DISTINTOS 
 
A marca requerente apresenta a vedação contida no art. 124, V, da LPI, como um suposto óbice ao 
registro da marca oposta. A norma contida nesse dispositivo estabelece o seguinte: 
 
Art. 124. Não são registráveis como marca: 
(...) 
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador 
de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, 
suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais 
distintivos; 
 
Com fundamento na norma acima, o Requerente sustenta que o fato de seu nome fantasia ser IMPÉRIO 
DOS ANIMAIS, seria um impeditivo para o registro da marca IMPÉRIO ANIMAL, da Requerida. 
 
Contudo, essa alegação não merece acolhida. 
 
Como é cediço, o registro de nomes empresariais/nomes fantasia no Brasil se dá perante as Juntas 
Comerciais, cuja competência é estadual. Dessa forma, em um dado cenário em que duas empresas 
sejam sediadas em diferentes estados da nação, seria possível que elas tivessem nomes empresariais 
idênticos, caso atuassem no mesmo ramo de atividades, mesmo que uma tenha sido constituída 10 ou 
15 anos depois da primeira, por exemplo. Dito isso, diante da possibilidade de existirem nomes 
empresariais idênticos em diferentes estados da federação, não faria sentido a aplicação da norma 
contida no art. 124, V, da LPI, quando as marcas sob análise sejam de titularidade de empresas sediadas 
justamente em estados distintos. 
 
Fixada essa premissa, evidentemente, só há sentido aplicar a referida norma quando os 
“concorrentes” atuam no mesmo estado da federação, uma vez que a norma busca proteger aquela 
empresa que primeiro conseguiu o registro do referido nome empresarial no âmbito daquele determinado 
estado. No caso das empresas sob análise, enquanto a marca requerente é sediada em Caconde/SP, 
a Requerida exerce suas atividades em Marabá/PA. Nesse sentido, e com o intuito de pacificar a 
matéria, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, em voto magistral da Ministra Nancy Andrighi: 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE DECISÃO 
ADMINISTRATIVA QUE ACOLHEU REGISTRO DE MARCA. 
REPRODUÇÃO DE PARTE DO NOME DE EMPRESA REGISTRADO 
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ANTERIORMENTE. LIMITAÇÃO GEOGRÁFICA À PROTEÇÃO DO 
NOME EMPRESARIAL. ART. 124, V, DA LEI 9.279/96. VIOLAÇÃO. 
OCORRÊNCIA. COTEJO ANALÍTICO. NÃO REALIZADO. SIMILITUDE 
FÁTICA. AUSÊNCIA. (...) 6. A interpretação do art. 124, V, da LPI que 
melhor compatibiliza os institutos da marca e do nome comercial é no 
sentido de que, para que a reprodução ou imitação de elemento 
característico ou diferenciado de nome empresarial de terceiros 
constitua óbice ao registro de marca - que possui proteção nacional -, 
necessário, nessa ordem: (i) que a proteção ao nome empresarial 
não goze somente de tutela restrita a alguns Estados, mas detenha 
a exclusividade sobre o uso do nome em todo o território nacional 
e (ii) que a reprodução ou imitação seja "suscetível de causar 
confusão ou associação com estes sinais distintivos". Não sendo 
essa, incontestavelmente, a hipótese dos autos, possível a convivência 
entre o nome empresarial e a marca, cuja colidência foi suscitada. (...) 
(REsp 1204488/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 
TURMA, julgado em 22/02/2011, DJe 02/03/2011) 
 
Acompanhando a jurisprudência acima, também assim já se pronunciou o TRF-2: 
 
APELAÇÃO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - PEDIDO DE 
NULIDADE DE REGISTRO - ARGUIÇÃO DE COLIDÊNCIA COM 
NOME COMERCIAL - SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE - 
REGISTRO EMPRESARIAL EM ESTADOS DIFERENTES DA 
FEDERAÇAO - RECURSO PROVIDO. I - Cinge-se a controvérsia em 
saber se o registro misto da marca “FCK”, concedido em 20/05/2008, 
para designar serviços técnicos de engenharia, viola o artigo 124, V, da 
LIP. II - Em que pesem as razões expendidas, a jurisprudência de 
nossos Tribunais já firmou posição de que a proteção ao nome 
comercial é adstrita apenas à área de registro, qual seja, o estado 
da Federação onde se localiza a respectiva Junta Comercial. III - 
Verifica-se, no caso, que a empresa ré, a despeito de também fazer uso 
do mesmo vocábulo (“FCK”) em sua denominação social, atua em 
estado completamente distinto da federação, em Brasília, desde 
11/11/1994. Fato que por si confirma a validade do registro do réu, de 
acordo com os precedentes desta Corte e do STJ. IV - Cabendo notar 
que direito de precedência é tutela de situação de fato, não se 
confundindo com uso de nome comercial em razão de registro em junta 
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comercial. V - Apelação e Remessa Necessária providas. (TRF-2, 
REEX 201251010125220, SEGUNDA TURMA, Relator: 
Desembargador Federal MESSOD AZULAY NETO, DJe: 19/08/2014) 
 
Sobre a vedação existente no registro de nome empresarial alheio, comentando dispositivo equivalente 
na vetusta legislação, GAMA CERQUEIRA, com a acuidade que lhe era peculiar, assinalava: 
 
“Em regra, o nome do estabelecimento não pode ser incluído em marca 
de outro comerciante ou industrial que explore o mesmo gênero de 
comércio ou indústria. Tratando-se, porém, de gêneros diferentes, não 
há motivo para se impedir o seu emprego. (...) Deve-se notar que, não 
se tratando de nome comercial ou título de estabelecimentos alheios, é 
direito do comerciante ou industrial registrar, como marca, o 
próprio nome comercial, e o título de seu estabelecimento.1” 
 
Nesse particular, considerando os apontamentos da mais especializada doutrina, é fato que não se deve 
ignorar que a Requerida, aqui, não reproduz nome fantasia alheio, mas sim busca o registro do 
próprio nome fantasia como marca. Nesse particular, a marca IMPÉRIO ANIMAL, registrada nesse 
Instituto, reproduz o seu próprio nome fantasia: IMPÉRIO ANIMAL. 
 
Para além disso, a norma contida no art. 124, V, da LPI traz muito mais do que a singela colidência entre 
uma marca e os elementos que compõem o nome empresarial de qualquer outra, de modo que tal 
colidência deve ser suficiente a confundir o público consumidor, consoante se percebe da análise 
acurada da doutrina: 
 
“(...) o suporte fático da norma proibitiva compõe-se de três elementos: 
a) sinal definidor do nome de empresa ou título de estabelecimento; b) 
ilegitimação do pretendente a registro, por lhe não pertencer o 
nome e lhe não ter sido concedido o direito deexplorá-lo e c) 
possibilidade de confusão. O requisito “c” atenua o caráter 
absoluto que muitos atribuem ao nome comercial, por 
interpretação larga da noção de exclusividade que lhe confere a 
Constituição da República.2” 
 
 
1 CERQUEIRA, João da Gama, Tratado da Propriedade Industrial, Vol. 2, São Paulo: Ed. RT, 1982, p. 885-887. 
2 Instituto Danneman Siemsen de Estudos Jurídicos e Técnicos, Comentários à Lei de Propriedade Industrial, 3a ed., 
Rio de Janeiro: Renovar, 2013, p. 237. 
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Analisando-se os critérios elencados pela doutrina, acima reproduzidos, verifica-se que dois seriam os 
elementos faltantes para configurar a aplicação da norma contida no art. 124, V, da LPI (caso 
estivéssemos falando de duas empresas de mesmo estado): ausência de utilização, pela Requerida, de 
seu próprio nome empresarial e possibilidade de confusão do público consumidor. 
 
Diante de todo o exposto, são fartos os elementos que evidenciam a inaplicabilidade da vedação contida 
no inciso V do art. 124 da LPI ao presente caso, não havendo que se falar, portanto, na nulidade de 
registro da marca da Requerida sob esse fundamento. 
 
 
5. CONCLUSÃO 
 
Diante de todo o exposto, fica EVIDENTE, por todos os pareceres de casos semelhantes deste Nobre 
Instituto, além da maioria da doutrina e consolidada jurisprudência atuarem em prol da Requerida, que 
o alegado ferimento ao artigo 124, inciso XIX, da LPI e outros alegados pelo Requerente não merecem 
prosperar. 
 
Ademais, conforme demonstrado, a marca requerida possui não apenas a anterioridade do pedido como 
a própria concessão do registro, de modo que não há possibilidade deste Instituto entender por sua 
nulidade. 
 
Portanto, em razão de toda a argumentação, é mister o julgamento improcedente do pedido de Nulidade 
Administrativa do Requerente, com o INDEFERIMENTO de tal pedido, em respeito ao Corpo Técnico 
deste Nobre Instituto, que concedeu o devido registro da marca à Requerida, em consonância com as 
normas legais, com as normas internas do próprio Instituto Nacional da Propriedade Industrial e, 
sobretudo, em consonância com a coerência, com a isonomia e com a imparcialidade. 
 
EXPOSTO TUDO ISSO e conforme os argumentos anteriormente apresentados, REQUER e REITERA 
a IMPROCEDÊNCIA DO PRESENTE PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE, mantendo-se o 
registro anteriormente concedido. 
 
Nesses termos, pede deferimento. 
 
Rio de Janeiro/RJ, 07 de maio de 2021. 
 
 
PATRICK R. NASCIMENTO MELO 
OAB/MG 153.355 
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06/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 12:36:40
056500565 0001
 
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS 
 
CLIENTE: ROSE M. I. WADA PET SHOP 
AGENCIA: 0565-7 CONTA: 73.340-7
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BANCO DO BRASIL 
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00190000090311232519034964089170286410000028000 
BENEFICIARIO: 
INSTITUTO N P I - INPI 
NOME FANTASIA: 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE I 
CNPJ: 42.521.088/0001-37 
PAGADOR: 
ARTHUR WADA PETSHOP 
CNPJ: 13.270.454/0001-24 
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NR. DOCUMENTO 50.602
NOSSO NUMERO 31123251934964089
CONVENIO 03112325
DATA DE VENCIMENTO 04/06/2021
DATA DO PAGAMENTO 06/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
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NR.AUTENTICACAO 2.766.D98.687.9F3.097
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Central de Atendimento BB 
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas 
0800 729 0001 Demais localidades. 
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
 
SAC BB 
0800 729 0722 
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de 
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Ouvidoria 
0800 729 5678 
Reclamacoes nao solucionadas nos canais 
habituais agencia, SAC e demais canais de 
atendimento. 
 
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0800 729 0088 
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria. 
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	Registro de Marca
	Formulário
	Petição 
	Procuração
	Comprovante gru 
		2021-05-10T13:29:38-0300
	Brasil
	Documento Assinado - INPI