Direito da propriedade intelectual

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DESCRIÇÃO
Introdução à propriedade intelectual, seus fundamentos, designadamente marcas e patentes, e sua
proteção.
PROPÓSITO
Compreender os principais conceitos e importância da proteção à propriedade intelectual, com foco no
direito de marcas e patentes, no direito brasileiro. Discutir conceitos básicos da tutela judicial de marcas
e patentes.
PREPARAÇÃO
Antes de iniciar o conteúdo deste tema, tenha em mãos uma cópia da Constituição Federal, bem como
da Lei de Propriedade Industrial (Lei Federal nº 9.279/1996).
OBJETIVOS
MÓDULO 1
Reconhecer os principais institutos que integram o sistema brasileiro de proteção à propriedade
intelectual
MÓDULO 2
Identificar as principais classificações e a importância dos direitos derivados da proteção através de
marcas e patentes
MÓDULO 1
 Reconhecer os principais institutos que integram o sistema brasileiro de proteção à
propriedade intelectual
LIGANDO OS PONTOS
A propriedade intelectual abrange os direitos relativos às obras literárias, artísticas e científicas (direitos
autorais), às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos artistas executantes (direitos
conexos). Compreende ainda os direitos relativos às invenções em todos os domínios da atividade
humana e às descobertas científicas, desde que tenham aplicação industrial, aos desenhos e modelos
industriais e às marcas (direitos de propriedade industrial), incluindo a proteção às indicações
geográficas e contra a concorrência desleal.
Como se trata de um campo bem abrangente, a proteção à propriedade industrial contempla tanto o
âmbito nacional (Lei nº 9.279/96) quanto o internacional (Convenções e Acordos multilaterais).
Diante disso, cabe agora a você ler e refletir sobre o caso a seguir.
1. TEXTO PARA ANÁLISE
O Laboratório Farmacêutico Pedro do Rosário S/A investiu elevadas quantias na pesquisa de
substâncias que possam ser utilizadas como matérias-primas na fabricação de medicamentos para
melhorar a cognição de portadores do mal de Alzheimer. Como fruto dessas pesquisas, foram
desenvolvidos processos de produção de medicamentos inovadores, dotados de atividade inventiva e
passíveis de produção em larga escala pela indústria. Todo esse esforço deve ser recompensado
economicamente, de modo que os lucros dele decorrentes possam servir como reinvestimento em
novas pesquisas e desenvolvimento de novos fármacos.
Com o intuito de assegurar a exploração segura dessa tecnologia farmacêutica sem que seja objeto de
apropriação indébita e uso ilícito por terceiros, o Laboratório Farmacêutico Pedro do Rosário S/A
requereu o patenteamento do processo produtivo como invenção e teve deferido, pelo Instituto Nacional
da Propriedade Intelectual (INPI), o registro da patente em seu nome.
Considerando as informações do caso e as disposições da Lei nº 9.279/96, que você deverá consultar,
se necessário, é hora de aplicar seus conhecimentos! Vamos ligar esses pontos?
1. O LABORATÓRIO FARMACÊUTICO PEDRO DO ROSÁRIO S/A REQUEREU O
PATENTEAMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DO MEDICAMENTO
ELABORADO PARA MELHORAR A COGNIÇÃO DE PORTADORES DO MAL DE
ALZHEIMER. A CONCESSÃO DE PATENTES PELO ESTADO AOS SEUS
DESENVOLVEDORES, DENOMINADOS INVENTORES, INTEGRA O ÂMBITO DOS
A) direitos conexos.
B) direitos autorais.
C) direitos de propriedade industrial.
D) direitos de propriedade imaterial.
E) direitos patrimoniais.
2. EM RAZÃO DE TER SIDO DEFERIDO O REGISTRO DE PATENTE DE INVENÇÃO
AO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO PEDRO DO ROSÁRIO S/A, A SOCIEDADE
EMPRESÁRIA, NA CONDIÇÃO DE INVENTORA, SERÁ CAPAZ DE EXPLORAR,
COM EXCLUSIVIDADE, O OBJETO DE SUA INVENÇÃO, PODENDO
COMERCIALIZAR O PRODUTO FINAL, LICENCIAR A TECNOLOGIA OU CEDÊ-LA.
TAIS PRERROGATIVAS CONFERIDAS AO TITULAR DA PATENTE SÃO
A) perpétuas tanto para o inventor pessoa natural quanto para o inventor pessoa jurídica.
B) vitalícias para o inventor pessoa natural e temporárias para o inventor pessoa jurídica.
C) perpétuas para o inventor pessoa natural e temporárias para o inventor pessoa jurídica.
D) temporárias tanto para o inventor pessoa física quanto pessoa jurídica.
E) perpétuas para o inventor pessoa jurídica e vitalícias para o inventor pessoa natural.
GABARITO
1. O Laboratório Farmacêutico Pedro do Rosário S/A requereu o patenteamento do processo
produtivo do medicamento elaborado para melhorar a cognição de portadores do mal de
Alzheimer. A concessão de patentes pelo Estado aos seus desenvolvedores, denominados
inventores, integra o âmbito dos
A alternativa "C " está correta.
A única alternativa correta é a letra C, porque a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial
efetua-se, dentre outras, pela concessão de patentes, nos termos do artigo 2º, inciso I, da Lei nº
9.279/96. As demais alternativas são falsas por indicarem direitos que fogem ao âmbito da propriedade
industrial.
2. Em razão de ter sido deferido o registro de patente de invenção ao Laboratório Farmacêutico
Pedro do Rosário S/A, a sociedade empresária, na condição de inventora, será capaz de explorar,
com exclusividade, o objeto de sua invenção, podendo comercializar o produto final, licenciar a
tecnologia ou cedê-la. Tais prerrogativas conferidas ao titular da patente são
A alternativa "D " está correta.
A única alternativa correta é a letra D, com base nos arts. 40 e 78, inciso I, e parágrafo único, todos da
Lei nº 9.279/96. A patente de invenção é sempre temporária quanto à sua vigência, seja o inventor
pessoa natural seja pessoa jurídica, com prazo de 20 (vinte) anos. Expirado o prazo de vigência,
extingue-se a patente e o seu objeto cai em domínio público, de modo que qualquer pessoa poderá
explorar livremente e sem autorização prévia aquela tecnologia ou fabricar o produto anteriormente
patenteado.
GABARITO
3. AINDA EM RELAÇÃO AO DEFERIMENTO DO REGISTRO
DE PATENTE EM NOME DO LABORATÓRIO FARMACÊUTICO
PEDRO DO ROSÁRIO S/A, INDAGA-SE: QUAL A
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO EXERCÍCIO DOS
DIREITOS PATENTÁRIOS? FUNDAMENTE SUA RESPOSTA
COM BASE NA LEI Nº 9.279/96.
RESPOSTA
Aplica-se às patentes, bem como aos direitos da propriedade industrial, como regra geral, o princípio da
territorialidade, que limita geograficamente o escopo da oponibilidade de direitos de propriedade industrial ao
próprio país em que foi registrada. Um exemplo de aplicação do princípio da territorialidade às patentes está
no artigo 3º, inciso I, da Lei nº 9.279/96. Esse dispositivo garante a aplicação das disposições da Lei de
Propriedade Industrial brasileira ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior e depositado
no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil. Verifica-se,
portanto, que não tem abrangência internacional o registro de patente efetuado no Brasil, sendo necessário
tanto o depósito da patente, independentemente de registro prévio no exterior, como ter a proteção
assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil.
INTRODUÇÃO: O QUE É PROPRIEDADE
INDUSTRIAL?
Em nosso dia a dia, é corriqueiro o contato com os chamados direitos de propriedade industrial. Basta
caminhar na rua, abrir o computador ou assistir à televisão para ter contato com marcas, ouvir músicas
protegidas por direitos autorais, ou utilizar um aparelho celular coberto por centenas de patentes.
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Ainda que o contato com a matéria seja frequente e a área de propriedade industrial esteja cada vez
mais difundida no país, vê-se que são poucos os profissionais que possuem familiaridade com a
matéria. Também são poucos os estados brasileiros que possuem juízes, turmas e câmaras
especializados no julgamento de ações envolvendo propriedade intelectual.
A Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual (ABPI), de acordo com o site da
Associação Brasileira de Propriedade Intelectual define nosso tema de estudo como:

[...] A SOMA DOS DIREITOS RELATIVOS ÀS OBRAS
LITERÁRIAS, ARTÍSTICAS E CIENTÍFICAS, ÀS
INTERPRETAÇÕES DOS ARTISTAS INTÉRPRETES E ÀS
EXECUÇÕES DOS ARTISTAS EXECUTANTES,tenha como objeto a
constitucionalidade do dispositivo
Sem
modulação
(Efeito ex tunc)
Independentemente do setor
tecnológico, as patentes perdem
o período adicional de
exclusividade que decorreria do
parágrafo único. Passam a ter o
termo do caput do art. 40.
Patentes já deferidas com a
aplicação do parágrafo único do art.
Sem
modulação
Perdem o período adicional de
exclusividade que decorreria do
40 quando se tratar de produtos e
processos farmacêuticos e
equipamentos e/ou materiais em uso
de saúde
(Efeito ex tunc) parágrafo único. Passam a ter o
termo do caput do art. 40.
Ficam resguardados eventuais
efeitos concretos já produzidos
em decorrência da vigência de
patentes com prazo estendido.
Demais patentes já deferidas com a
aplicação do parágrafo único do art.
40 da LPI, que não incidam nos itens
acima
Com
modulação
(Efeito ex nunc)
Permanecem com o prazo
estendido decorrente do
parágrafo único.
Pedidos de patentes já depositados
e ainda em tramitação no INPI
Efeito imediato
(não incidência
do parágrafo
único)
Independentemente do tempo de
tramitação do processo, a
patente vigerá pelo prazo
previsto no caput do art. 40.
Novos pedidos de patentes
depositados após a declaração de
inconstitucionalidade
Efeito imediato
(não incidência
do parágrafo
único)
A patente vigerá pelo prazo
previsto no caput do art. 40.
 Atenção! Para visualizaçãocompleta da tabela utilize a rolagem horizontal
II. OUTRAS HIPÓTESES
Além da expiração do termo legal, a patente também será extinta pela renúncia de seu titular, ressalvado
o direito de terceiros, pela caducidade (hipótese relacionada à licença compulsória, cuja
regulamentação, diante de sua complexidade e extensão, não será alvo de nosso programa), pela falta
de pagamento da retribuição anual; e pela inobservância do disposto no art. 217 da LPI.
VERIFICANDO O APRENDIZADO
1. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE CORRESPONDE A UM PRINCÍPIO
CORRESPONDENTE À TUTELA DAS MARCAS NO BRASIL:
A) Territorialidade, especialidade e sistema atributivo.
B) Sistema atributivo, não especialidade e territorialidade.
C) Especialidade, autonomia e invenção.
D) Internacionalidade, territorialidade e invenção.
E) Especialidade, invenção e sistema atributivo.
2. NA CLASSIFICAÇÃO USUAL DAS MARCAS, ESTAS SÃO DIVIDIDAS DE
ALGUMAS MANEIRAS. ASSINALE A ALTERNATIVA QUE NÃO CORRESPONDE
COMO UMA CLASSIFICAÇÃO DE MARCAS:
A) Tridimensionais
B) Mistas
C) Letra
D) Figurativas
E) Nominativas
GABARITO
1. Assinale a alternativa que corresponde a um princípio correspondente à tutela das marcas no
Brasil:
A alternativa "A " está correta.
Os princípios estão expostos no art. 129 da LPI. O princípio da territorialidade garante o uso exclusivo
em território nacional. Já a exclusividade visa garantir a exclusividade sobre determinado sinal. O titular
da marca poderá excluir o uso daquele contra terceiros que pretendam fazer uso semelhante, não
obtendo, contudo, exclusividade em todos os ramos de atividade. O sistema atributivo, por sua vez,
prescreve que a propriedade e o uso exclusivo só são garantidos com a concessão de um registro
válido.
2. Na classificação usual das marcas, estas são divididas de algumas maneiras. Assinale a
alternativa que não corresponde como uma classificação de marcas:
A alternativa "C " está correta.
Letra sequer é um tipo de marca que seja possível de patenteamento (art. 124 da LPI).
CONCLUSÃO
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como se há visto antecedentemente, embora seja um ramo específico e pouco difundido do Direito, a
propriedade intelectual, além de possuir base constitucional entre os direitos fundamentais, abrange
uma pluralidade de áreas, como direitos autorais, segredos de negócios, entre outros.
Nesta senda, as marcas e patentes contam com uma regulamentação detalhada pela LPI, que traz
diversas classificações e requisitos para que venha a ser deferido um registro que garantirá a
exclusividade do titular em relação a um signo visualmente distintivo ou uma invenção.
Por outro lado, face a lei não ser sempre clara quanto aos requisitos, diversas demandas surgem no
judiciário. Conseguintemente, na esfera cível as principais demandas judiciais envolvem ações de
infração ou nulidade de marcas e patentes. Enquanto ações de marcas costumam ser mais simples,
ações de patentes exigem amplo conhecimento técnico, muitas vezes exigindo a nomeação de um
perito. Nas ações de infração de ambos os institutos, além do pedido inibitório, é costumeiramente
pedido a indenização pelos danos causados.
AVALIAÇÃO DO TEMA:
REFERÊNCIAS
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Consultado na internet em: 22 jun. 2021.
BARBOSA, Denis Borges (org.) et al. Aspectos polêmicos da propriedade intelectual. Rio de Janeiro:
Lumen Juris, 2004. 203 p. (Coleção Propriedade Intelectual; v. 3).
BARBOSA, Denis Borges. Uma introdução à propriedade intelectual. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2003.
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por: Newton Silveira e Denis Borges Barbosa. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL. Comentários
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INSTITUTO DANNEMANN SIEMSEN DE ESTUDOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL et
al. Legislação sobre propriedade intelectual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Manual de marcas. 2021. Consultado na
internet em: 22 jun. 2021.
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretrizes de Exame de Pedidos de
Patente – Bloco II – Patenteabilidade. Publicado em: 16 mar. 2015.
LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. A lei da propriedade industrial comentada: Lei nº
9.279, de 14 de maio de 1996. São Paulo: LEJUS, 1999.
MAIOR, Rodrigo de Azevedo. O contributo mínimo na Propriedade Intelectual: Atividade Inventiva,
Originalidade, Distinguibilidade e margem mínima. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010.
OLIVEIRA, Bruno Stefani de. “Era obvio que isso iria acontecer”: Considerações sobre o viés
retrospectivo. Revista de Psicologia da UFC, v. 8, n. 2, 2017. Consultado na internet em: 23 jun. 2021.
ROCHA, Fabiano Bem da. Capítulos de Processo Civil na Propriedade Intelectual. Rio de Janeiro:
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ROCHA, Fabiano Bem da. Temas de processo civil na propriedade industrial. Porto Alegre: Thomson
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RODRIGUES, Mauricio Pallotta; RAVAGNANI, Giovani dos Santos. Novas habilidades jurídicas: dicas
para a capacitação profissional. Jota. Publicado em: 2 dez. 2019.
SILVEIRA, Newton. Propriedade intelectual: propriedade industrial, direito de autor, software,
cultivares. 3. ed. Barueri: Manole, 2005.
SILVEIRA, Newton. A propriedade intelectual e as novas leis autorais: propriedade industrial, direito
de autor, software, cultivares. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1998.
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TAVARES, Marcio Ney. Propriedade industrial: manual prático e legislação. Rio de Janeiro: Esplanada
- ADCOAS, 2001.
VARELLA, Marcelo Dias (org.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. São Paulo: Lex Editora S.
A., 2005.
EXPLORE+
Para maior aprofundamento na matéria, leia os livros:
Direito de Autor, de Carlos Alberto Bittar, da editora Gen, 2015.
Tratado da Propriedade Industrial, 2. ed., de João da Gama Cerqueira, da editora Lumen Juris,
2010.
Pesquise na internet sobre a Convenção da Organização Mundial de Propriedade Intelectual.
CONTEUDISTA
Felipe Zaltman Saldanha
Alexandre Ferreira de Assumpção AlvesAOS
FONOGRAMAS E ÀS EMISSÕES DE RADIODIFUSÃO, ÀS
INVENÇÕES EM TODOS OS DOMÍNIOS DA ATIVIDADE
HUMANA, ÀS DESCOBERTAS CIENTÍFICAS, AOS
DESENHOS E MODELOS INDUSTRIAIS, ÀS MARCAS
INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DE SERVIÇO, BEM COMO ÀS
FIRMAS COMERCIAIS E DENOMINAÇÕES COMERCIAIS, À
PROTEÇÃO CONTRA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E
TODOS OS OUTROS DIREITOS INERENTES À ATIVIDADE
INTELECTUAL NOS DOMÍNIOS INDUSTRIAL, CIENTÍFICO,
LITERÁRIO E ARTÍSTICO.
(ABPI, s.d.)
Trata-se, portanto, de disciplina que possui amplo escopo de atuação, com uma notável riqueza de
assuntos e especificidades, que vão, por exemplo, da proteção do direito autoral às patentes de
invenção. É através dos direitos de propriedade intelectual que compositores garantem que serão
devidamente remunerados pela execução de suas obras, mas também lojas possam registrar os cheiros
de seus ambientes físicos em outros países (no Brasil, como veremos, não existe essa possibilidade), e
empresas desenvolvedoras de vacinas possam proteger os resultados de seus investimentos em
pesquisa.
Foto: Shutterstock.com
A matéria, que ao mesmo tempo garante a proteção daqueles que criam novas ideias, também é
importante fator para a apuração do grau de desenvolvimento econômico do país e do grau de risco a
estrangeiros que nele pretendem investir. Um país que não assegura a proteção de inventos, por
exemplo, naturalmente terá maior resistência de empresas quanto à inserção de novos produtos,
considerando o risco de não garantir a justa compensação caso terceiros violem a invenção. Por isso,
economias sólidas internacionalmente costumam ter, como regra, maior tradição de proteção
desses direitos, que são fator relevante para o desenvolvimento nacional e o acesso a produtos
de ponta pelo mercado consumidor.
A regulamentação da matéria deriva muitas vezes de tratados internacionais, como:
A Convenção da União de Paris;
A Convenção de Berna;
O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio
(comumente chamado de TRIPs);
O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, entre outros.
Assim, a legislação nacional aplicável, em especial a lei de propriedade industrial, que trataremos
adiante e regula as marcas, patentes, modelos de utilidade e desenhos industriais, em diversos
aspectos, reproduz o pactuado pelo país no cenário internacional.
ESPÉCIES DE DIREITOS DE PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Os direitos de propriedade intelectual abrangem diferentes institutos, como as patentes de invenção, as
patentes de modelos industriais, os desenhos industriais, os direitos autorais, entre outros. A seguir,
exemplificamos alguns, embora seja uma lista não taxativa:
• AS PATENTES DE INVENÇÃO E PATENTES DE
MODELO INDUSTRIAL
Visam garantir exclusividade temporária à concretização de uma ideia para um produto ou processo que
busque resolver, como regra, um problema até então existente. Preenchidos os requisitos legais, a
patente deverá ser concedida pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, sem que haja uma
análise de conveniência ou oportunidade pela autarquia. Ao ser concedida a patente, busca-se garantir
que o inventor seja compensado pelos investimentos de tempo e recurso para o desenvolvimento da
tecnologia.
Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes
Enquanto patentes de invenção protegem efetivamente uma nova tecnologia, patentes de modelo de
utilidade buscam proteger novas formas de utilização em objetos de uso prático, como utensílios e
ferramentas, que apresentem melhorias no seu uso ou na sua fabricação. Considerando o maior grau de
inventividade do primeiro grupo de patentes, o legislador lhe garante uma exclusividade de vinte anos a
contar da data de depósito perante o INPI, enquanto as patentes de modelo de utilidade terão
exclusividade de quinze anos, sempre a contar da data de depósito.
 EXEMPLO
Patentes de invenção podem cobrir um produto final, como um medicamento específico, como a
Neosaldina® (patente de produto), ou podem cobrir o método inventivo que leva ao produto final
(patente de processo). Já em relação ao modelo de utilidade, um objeto conhecido, mas que tenha um
aperfeiçoamento, pode ser protegido. Imagine eventualmente um dispositivo de segurança que possa
prender determinada ferramenta a um prestador de serviços nas alturas para evitar acidentes com a
queda do objeto. Isso não necessariamente será uma invenção, mas possivelmente um
aperfeiçoamento de algo já existente e utilizado para outro fim.
• AS MARCAS
São sinais distintivos que identificam certos bens ou serviços produzidos ou prestados por determinadas
pessoas ou empresas. Seu uso ajuda consumidores a identificarem e comprarem produtos ou serviços,
na medida em que a marca se torna indicador de procedência e qualidade. No Brasil, a proteção das
marcas é restrita a sinais visualmente perceptíveis, mas, em outros países, é possível registrar sons
(como vinhetas) e odores como marcas, por exemplo.
Foto: Semir Sakic / Shutterstock.com
O registro da marca vigorará pelo prazo de dez anos, contados da data da concessão do registro,
prorrogável por períodos iguais e sucessivos.
 EXEMPLO
Marcas como Petrobras, Redley, Pacheco etc., por serem visualmente perceptíveis, caso preencham os
requisitos legais, podem ter seus registros concedidos pelo INPI. O cheiro de determinada loja ou
produto, ou a vinheta de um programa ou quadro de televisão (como a vinheta do Plantão da TV Globo,
por exemplo) não podem ser protegidos como marcas no Brasil, sem prejuízo de eventualmente
poderem ser resguardados por outros direitos de propriedade intelectual, se aplicável.
• DESENHOS INDUSTRIAIS (OU DESIGN)
Protegem uma forma ornamental ou estética de um objeto que tenha fim industrial ou comercial. Para
ser protegido, o desenho industrial deve proporcionar resultado visual novo e original na sua
configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial.
Os desenhos industriais asseguram uma exclusividade de dez anos contados da data do depósito,
prorrogável por três períodos sucessivos de cinco anos cada.
 EXEMPLO
É comum a proteção de uma pluralidade de objetos, como relógios, copos, escovas de dente etc., por
meio de desenhos industriais.
• DIREITOS AUTORAIS E DIREITOS CONEXOS
Regulam "as relações jurídicas, advindas da criação e da utilização econômica de obras intelectuais
estéticas e compreendidas na literatura, nas artes e nas ciências" (BITTAR, 2000, p. 8). Tais direitos
buscam a um só tempo garantir que o autor de determinada obra seja creditado como tal (os chamados
direitos morais do autor), mas também que ele seja compensando pela exploração de sua obra (os
chamados direitos patrimoniais). Esse tópico não será alvo de nosso estudo, pois possui regulação
específica pela Lei de Direitos Autorais, demandando um estudo individualizado, considerando sua
robusta regulamentação pelo legislador brasileiro.
• INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS
São utilizadas para caracterizar um bem como derivado de uma região específica, possuindo qualidades
e reputação derivadas do local de produção do bem.
 EXEMPLO
É o caso dos espumantes produzidos na região de Champagne. No Brasil, para vinhos, é o caso do Vale
dos Vinhedos; Goiabeiras, para artesanato; Cerrado Mineiro, para café; Canastra, para queijo; Divina
Pastora, para rendas; Franca, para calçados; Linhares, para cacau; Salinas, para aguardente.
Foto: Luiz Barrionuevo / Shutterstock.com
 Vale dos Vinhedos.
DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL
Vamos entender melhor o conceito de propriedade intelectual e suas espécies assistindo ao vídeo a
seguir.
OBJETIVOS DA PROTEÇÃO À PROPRIEDADE
INTELECTUAL
Ao se observar os objetos de proteção da propriedade intelectual, verifica-se uma dificuldade inerente à
matéria, que está no fato de que se busca proteger, na maioria das vezes, bens imateriais, como ideias.
Não estando diante de um bem concreto, palpável, a facilidade de copiá-lo faz com que haja a
necessidade de criação de regrasespecíficas que impeçam aquele que nada investiu na criação, ainda
que momentaneamente, de usufruir os frutos advindos da invenção.
Foto: Shutterstock.com
Sem isso, incentivos incorretos estariam sendo dados, pois aquele que nada investiu, uma vez divulgada
a ideia (um novo produto, uma marca, uma obra escrita), teria ampla liberdade de apenas reproduzi-la,
lucrando com ela, e potencialmente impedindo o benefício daquele que investiu tempo e dinheiro na
criação.
E pior: o concorrente que não investiu na criação seria capaz de comercializar o produto final em valor
inferior àquele que criou a ideia, pois não teria que recuperar os custos com a invenção, diferentemente
do inventor.
HAVERIA, ENTÃO, O QUE SE CHAMA COMUMENTE DE UMA
FALHA DE MERCADO, POIS O MERCADO, ATUANDO
SOZINHO, NÃO ATINGIRIA UM RESULTADO CONSIDERADO
EFICIENTE, FORNECENDO INCENTIVOS INCORRETOS.
Assim, a proteção à propriedade industrial garante àquele que investiu e criou determinada ideia um
monopólio temporário (ou um direito de exclusiva, como menciona parte da doutrina) para que em
determinado intervalo de tempo seja capaz de explorar, sem concorrência desautorizada, o objeto de
sua invenção. Através desse período de exclusividade, o legislador considera que o inventor da
tecnologia, marca, do objeto de direito autoral será capaz de ser compensado pelo seu esforço criativo e
que terá incentivos para seguir com novas invenções, contribuindo para o desenvolvimento industrial e
econômico do país.
A REGULAMENTAÇÃO BRASILEIRA
A importância da propriedade intelectual no país se extrai, desde um primeiro momento, da
opção do legislador constituinte de reconhecer, como direito fundamental, a proteção a tais
direitos. Não sem críticas de parte da doutrina, que considera que a proteção à propriedade deveria
constar como um derivado da proteção à ordem econômica, e não como um direito fundamental da
pessoa humana, consta no artigo 5º, XXIX, da Constituição.
 RESUMINDO
Considerando a importância desses institutos para o interesse social, o desenvolvimento tecnológico e
econômico do país, o legislador optou por proteger a propriedade industrial por meio de uma cláusula
pétrea, que não pode ser alterada com uma emenda constitucional, mas apenas por meio de nova
Constituição.
A mesma coisa ocorre em relação aos chamados direitos autorais e conexos, trazendo o legislador
constituinte a sua proteção nos incisos XXVII e XXVIII do art. 5º da CF.
NA PRÁTICA, AS DISCUSSÕES SOBRE OS DIREITOS DE
PROPRIEDADE INTELECTUAL, EM ESPECIAL OS DE
PROPRIEDADE INDUSTRIAL, ESTÃO SEMPRE
RELACIONADAS À LIBERDADE DE ATIVIDADE ECONÔMICA
E DE CONCORRÊNCIA.
Isso porque a regra geral no ordenamento jurídico é a da livre concorrência, justamente para evitar a
criação de monopólios, que são considerados uma falha de mercado. Posto de forma superficial,
monopolistas, como regra, não possuem incentivos para reduzir seus preços, ou desenvolver novos e
melhores produtos (salvo para reduzir seus próprios custos), já que não possuem concorrência,
afetando negativamente consumidores.
Contudo, para corrigir outra falha de mercado, que seria impedir que titulares de invenções, marcas,
obras literárias fossem compensados por seus esforços, o legislador fez a escolha de criar direitos de
exclusividade temporários sobre as criações para que houvesse a compensação devida do criador e, ao
mesmo tempo, um incentivo a novas criações.
Considerando esse cenário de confronto entre a livre concorrência e o estímulo ao ressarcimento do
inventor, tem-se que, na prática, as principais discussões envolvendo direitos de propriedade intelectual
seguem relacionadas aos limites da exclusividade devida e em que momento isso passa a se
caracterizar como abuso do direito de propriedade intelectual (artigo 36, XIX, Lei n.º 12.529/11).
Daí o surgimento da necessidade de modalidades de limitação desses direitos. No ordenamento
jurídico atual, existem diferentes alternativas para restringir os direitos da propriedade intelectual. A mais
comum advém de prazo fixado por lei. No caso das patentes, a Lei de Propriedade Industrial (Lei nº
9.279/1996 - LPI) garante que, após o fim do termo prescrito, aqueles conhecimentos que eram tidos
como exclusivos durante a validade da patente integrarão o chamado domínio público, que constitui a
regra para os bens imateriais.
Outros termos são trazidos pela Lei de Direitos Autorais (Lei nº 9.610/1998) para a exclusividade sobre
obras literárias, fonogramas etc. Além do termo legal, outra restrição presente na legislação está nos
limites territoriais do exercício dos direitos de exclusividade garantidos. Nos direitos relativos à
propriedade intelectual, prevalece o chamado princípio da territorialidade, que limita geograficamente o
escopo da oponibilidade de direitos de propriedade industrial, como marcas e patentes, ao próprio país.
Tais pontos serão tratados com mais especificidade ao se analisar em detalhe as marcas e patentes.
Imagem: Shutterstock, adaptada por Thiago Lopes
Ainda sobre o arcabouço legislativo brasileiro, tem-se que a LPI (BRASIL, 1996), nosso maior alvo de
análise neste conteúdo, afirma que "a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial,
considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se
mediante: I - concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; II - concessão de registro de
desenho industrial; III - concessão de registro de marca; IV - repressão às falsas indicações geográficas;
e V - repressão à concorrência desleal".
 RESUMINDO
Essa lei, chamada por diversos autores de Código da Propriedade Industrial, realiza um recorte
temático, abordando as principais matérias que trataremos ao longo dos próximos módulos.
Além disso, especialmente no que se refere a marcas e patentes, por exemplo, há uma série de
normativas internas do INPI que são aplicáveis na regulação dos direitos trazidos pelas leis citadas
acima (Lei nº 5.468/70). Assim, o INPI emite frequentemente novas normas e regras aplicáveis a
pedidos que tramitam perante a autarquia, e que por ela precisam ser concedidos para que se tornem
oponíveis a terceiros pelo seu titular.
 VOCÊ SABIA
Não é incomum que regulações internas do INPI sejam questionadas no Poder Judiciário, já que há
casos em que se verifica que pode ser visto que a autarquia excede seu poder regulamentador,
passando a limitar direitos previstos na LPI, sem que haja base legal para tanto.
VERIFICANDO O APRENDIZADO
1. AFIRMA-SE QUE OS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ABRANGEM
DIFERENTES INSTITUTOS DO DIREITO. COM BASE NISTO, ASSINALE A
ALTERNATIVA QUE NÃO CORRESPONDE A UM INSTITUTO JURÍDICO
PROTEGIDO PELO DIREITO DE PROPRIEDADE INTELECTUAL:
A) Patentes de invenção
B) Patentes de modelos industriais
C) Desenhos industriais
D) Direitos autorais
E) Odores como marca
2. IMAGINE, POR EXEMPLO, EVENTUALMENTE UM DISPOSITIVO DE
SEGURANÇA QUE POSSA PRENDER DETERMINADA FERRAMENTA A UM
PRESTADOR DE SERVIÇOS NAS ALTURAS PARA EVITAR ACIDENTES COM A
QUEDA DO OBJETO. POR MEIO DE QUAL INSTITUTO O CRIADOR DESSE
DISPOSITIVO DEVERÁ BUSCAR O SEU REGISTRO? ASSINALE A OPÇÃO
CORRETA:
A) Patentes de invenção
B) Patentes de modelos industriais
C) Desenhos industriais
D) Direitos autorais
E) Patente de modelo de utilidade
GABARITO
1. Afirma-se que os direitos de propriedade intelectual abrangem diferentes institutos do Direito.
Com base nisto, assinale a alternativa que não corresponde a um instituto jurídico protegido
pelo Direito de Propriedade Intelectual:
A alternativa "E " está correta.
No Brasil, segundo a LPI, a proteção das marcas é restrita a sinais visualmente perceptíveis, sendo
permitido, em outros países, registrar sons (como vinhetas) e odores como marcas, por exemplo.
2. Imagine, por exemplo, eventualmente um dispositivo de segurança que possa prender
determinada ferramenta a um prestador de serviços nas alturas para evitar acidentes com a
queda do objeto. Pormeio de qual instituto o criador desse dispositivo deverá buscar o seu
registro? Assinale a opção correta:
A alternativa "E " está correta.
Enquanto patentes de invenção protegem efetivamente uma nova tecnologia, patentes de modelo de
utilidade buscam proteger novas formas de utilização em objetos de uso prático, como utensílios e
ferramentas, que apresentem melhorias no seu uso ou na sua fabricação.
MÓDULO 2
 Identificar as principais classificações dos direitos da propriedade industrial e os direitos
derivados da proteção às marcas e patentes
LIGANDO OS PONTOS
Há duas categorias de direitos de propriedade industrial e sua proteção: os direitos marcários e os
direitos patentários. Vamos refletir sobre essas categorias a partir do caso a seguir.
1. TEXTO PARA ANÁLISE
A sociedade Pancas Logística Ltda. Depositou, em 22 de janeiro de 2021, pedidos de patente de
aparelho de captura de imagem, aparelho de processamento de imagem, método de controle e mídia de
armazenamento, tendo sido paga a retribuição pelo depósito. Em cumprimento aos mandamentos legais
e administrativos, foi indicado como inventor no requerimento o senhor A. C. Muniz Freire, empregado
da sociedade empresária contratado para desenvolver, nas instalações da empregadora, a atividade
inventiva, com vistas à obtenção de produto novo e que reunisse os demais requisitos de
patenteabilidade. A data do depósito em referência considera que o pedido foi aprovado no exame
formal preliminar, sendo protocolizado por estar devidamente instruído.
Após o decurso do prazo legal de sigilo do pedido de patente, foi realizada sua publicação na Revista da
Propriedade Industrial (RPI), do INPI, sendo após requerido o exame técnico de patente para aferição
dos requisitos legais, ou seja, novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Verificando-se que o
exame da patente foi favorável, o INPI proferiu decisão no sentido da concessão da patente.
Considerando as informações do caso, os ensinamentos do módulo e as disposições da Lei nº 9.279/96,
materiais que você deverá consultar, se necessário, é hora de aplicar seus conhecimentos! Vamos ligar
esses pontos?
1. DE ACORDO COM O CASO, A PATENTE DEPOSITADA FOI SUBMETIDA A
EXAME PARA AFERIÇÃO DO REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA. QUAIS SÃO
AS ETAPAS EMPREGADAS PELO INPI PARA DETERMINAR SE A INVENÇÃO É
OU NÃO DOTADA DE ATIVIDADE INVENTIVA E, COMO TAL, PODE OU NÃO SER
PATENTEADA? IDENTIFIQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA.
A) 1 - determinar o estado da técnica original e sua evolução por, pelo menos, 10 (dez) anos; 2-
determinar as características inovadoras da invenção; e 3- determinar se a invenção não ofende aos
bons costumes ou à moral.
B) 1- determinar o estado da técnica original; 2- determinar o problema técnico que deve ser resolvido; e
3- determinar se a invenção é dotada de interesse social.
C) 1- determinar o estado da técnica adotado pelos países membros da OMPI; 2- determinar a
existência de um problema técnico que possa ser resolvido pela invenção; e 3- determinar se a invenção
atende aos interesses da segurança nacional.
D) 1- determinar o estado da técnica mais próximo; 2- determinar as características distintivas da
invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e 3- determinar se a invenção é ou
não óbvia para um técnico no assunto.
E) 1- determinar se o estado da técnica é compatível com os manuais para exame de patentes; 2-
determinar as características originais da invenção; e 3- determinar se a invenção é dotada de aplicação
industrial.
2. O EXAME DO PEDIDO DE PATENTE ESTÁ SUJEITO A PRAZOS E EXIGÊNCIAS
A SEREM CUMPRIDOS PELO DEPOSITANTE, NOS TERMOS DA LEI Nº 9.279/96.
ASSINALE A ALTERNATIVA ABAIXO QUE APRESENTA CORRETAMENTE OS
PRAZOS E AS EXIGÊNCIAS APRESENTADOS POR ESSA LEI.
A) Em caso de arquivamento, o pedido de patente poderá ser desarquivado, a critério discricionário do
INPI, desde que o depositante o requeira nos 5 (cinco) dias seguintes à data do arquivamento, sob pena
de arquivamento definitivo.
B) Publicado o pedido de patente, é facultada a apresentação, pelos interessados, de documentos e
informações para subsidiarem o exame e até o final de sua realização, mas o exame não será iniciado
antes de decorridos 50 (sessenta) dias da publicação do pedido.
C) Por ocasião do exame técnico, será elaborado o relatório de busca e parecer relativo à
patenteabilidade do pedido, adaptação do pedido à natureza reivindicada, reformulação do pedido ou
divisão ou exigências técnicas.
D) Quando o parecer técnico for pela não patenteabilidade, pelo não enquadramento do pedido na
natureza reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se
em 80 (noventa) dias, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
E) O depositante poderá efetuar alterações de qualquer ordem até o requerimento do exame para
melhor esclarecer ou definir o pedido de patente.
GABARITO
1. De acordo com o caso, a patente depositada foi submetida a exame para aferição do requisito
da atividade inventiva. Quais são as etapas empregadas pelo INPI para determinar se a invenção
é ou não dotada de atividade inventiva e, como tal, pode ou não ser patenteada? Identifique a
única alternativa correta.
A alternativa "D " está correta.
A única alternativa correta é a letra D, pois apresenta as etapas que o INPI adota para o exame de
pedidos de patente (cf. INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Diretrizes de Exame
de Pedidos de Patente - Bloco II ¬- Patenteabilidade. Publicado em: 16 mar. 2015). As demais
alternativas são falsas por apresentarem informações em desacordo com o referido documento.
2. O exame do pedido de patente está sujeito a prazos e exigências a serem cumpridos pelo
depositante, nos termos da Lei nº 9.279/96. Assinale a alternativa abaixo que apresenta
corretamente os prazos e as exigências apresentados por essa lei.
A alternativa "C " está correta.
A alternativa A está incorreta com base no art. 33, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96. O erro consiste
tanto na inexistência de discricionariedade para o INPI aceitar o desarquivamento quanto no prazo para
o exercício do direito, que é de 60 (sessenta) dias, e não de 5 (cinco) dias. A afirmativa B está incorreta
com base no art. 31 da mesma lei, já que o prazo é de 60 (sessenta) dias. A afirmativa C está correta
com base no art. 35 da Lei nº 9.279/96. A afirmativa D está incorreta, pois, com base no art. 36 da
mesma lei, o prazo é de 90 (noventa) dias. A afirmativa E está incorreta com base no art. 32 da Lei nº
9.279/96, uma vez que só são facultadas alterações que se limitem à matéria inicialmente revelada no
pedido.
GABARITO
3. APÓS A LEITURA DO TEXTO PARA ANÁLISE, VOCÊ DEVE
LIGAR AS INFORMAÇÕES DELE A ALGUNS ASPECTOS
IMPORTANTES QUE SE REFEREM ÀS ETAPAS DO
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE ANÁLISE E CONCESSÃO
DE UMA PATENTE. PARA TANTO, PEDIMOS QUE
RESPONDA ÀS SEGUINTES INDAGAÇÕES:
A) É POSSÍVEL A ANTECIPAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA RPI
DO PEDIDO DE PATENTE OU A DURAÇÃO DO PRAZO DE
SIGILO É INAFASTÁVEL?
B) O FATO DE TER SIDO PAGA A RETRIBUIÇÃO PELO
DEPÓSITO DA PATENTE E JUNTADO À DOCUMENTAÇÃO O
COMPROVANTE EXIME O DEPOSITANTE DE NOVO
PAGAMENTO?
C) EVENTUAL NOVO PAGAMENTO TEM RELAÇÃO COM A
CONCESSÃO DA CARTA-PATENTE OU É INDEPENDENTE E
QUAIS SÃO AS CONSEQUÊNCIAS?
FUNDAMENTE, JURIDICAMENTE, SUAS RESPOSTAS PARA
ESSAS QUESTÕES.
RESPOSTA
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O pedido de patente não precisa, necessariamente, esperar o escoamento do prazo legal de 18 (dezoito)
meses para que patente seja mantida em sigilo. Nos termos do art. 30, § 1º, da Lei nº 9.279/96, é possível a
antecipação da publicação do pedido a requerimento do depositante, pois esse fato antecipa também a
realização do exame técnico, que depende da publicação. Quanto à segunda indagação, o depositante não
fica isento do pagamento de nova retribuição pelo fato de já ter recolhido o valor da retribuição anterior (no
momento do depósito). A concessão da carta-patente,além do deferimento do pedido após a aprovação do
parecer favorável do exame, depende da comprovação do pagamento da retribuição correspondente, de
acordo com o art. 38, caput, da Lei nº 9.279/96. Quanto à última indagação, há relação sim entre a
concessão da patente e o pagamento da retribuição, não só como requisito prévio a ser comprovado, como
também o prazo para o pagamento, que é regulado nos parágrafos 1º e 2º do art. 38 da Lei nº 9.279/96. Nos
termos dos referidos dispositivos legais, o pagamento da retribuição e sua comprovação deverão ser
efetuados no prazo de 60 (sessenta) dias contados do deferimento do pedido de patente. Todavia, caso o
interessado não efetue o pagamento no prazo, ainda assim poderá pagá-la e comprová-la nos 30 (trinta) dias
seguintes, independentemente de notificação, sob pena de arquivamento definitivo do pedido.
INTRODUÇÃO
Dentre os direitos de propriedade industrial, o ordenamento jurídico brasileiro, como visto, tutela as
marcas e patentes que possuem requisitos específicos na Lei de Propriedade Industrial (LPI). Na
prática, dentre os direitos de propriedade industrial mencionados no módulo anterior, esses são os
institutos que normalmente buscam ser mais protegidos pelas empresas e, muitas vezes, possuem,
inclusive, valor superior àquele dos ativos corpóreos da empresa, como sua sede, materiais etc.
Diante da relevância desses direitos para a empresa e seus concorrentes, marcas e patentes são
comumente judicializadas, gerando um contencioso altamente especializado, que, muitas vezes,
envolvem o conhecimento técnico de profissionais fora do campo do direito. As principais formas de
judicialização serão tratadas no módulo a seguir.
MARCAS
VISÃO GERAL
As marcas são um dos principais direitos de propriedade industrial. Por serem um instituto de trato
cotidiano, grande parte dos debates envolvendo o direito marcário exigem, antes de tudo, a visão de
determinado cenário fático pelas lentes do consumidor médio.
Esse consumidor, para determinados produtos, pode ser extremamente cauteloso (como um médico
gastroenterologista comprando um aparelho de endoscopia); e, para outros, compra sem o menor grau
de atenção (um estudante comprando um sabonete para lavar as mãos). O consumidor pode ser
especialista ou absolutamente leigo. O consumidor pode trocar um produto pelo outro, ou que jamais
considere determinado produto ou serviço substituível. Por isso mesmo, o estudo das marcas não deixa
de ser o estudo da ótica do consumidor.
Foto: Shutterstock.com
Ao tratar das marcas, Denis Borges Barbosa as qualifica como aquelas que "ao designar um produto,
mercadorias ou serviço, servem para em princípio para identificar a sua origem; mas, usada como
propaganda, além de poder também identificar a origem, deve primordialmente incitar ao consumo, ou
valorizar a atividade empresarial do titular" (BARBOSA, 2010, p. 698). Além disso:

AS MARCAS SÃO SINAIS DISTINTIVOS APOSTOS A
PRODUTOS FABRICADOS, A MERCADORIAS
COMERCIALIZADAS, OU A SERVIÇOS PRESTADOS, PARA A
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER LANÇADO NO
MERCADO, VINCULANDO-O A UM DETERMINADO TITULAR
DE UM DIREITO DE CLIENTELA. PODENDO SER
REGISTRADAS, SÃO DIREITOS DE EXCLUSIVA A PARTIR
DO REGISTRO, NÃO SE CONCEBENDO, NO DIREITO
BRASILEIRO VIGENTE, DIREITO DE EXCLUSIVA
RESULTANTE DA SIMPLES OCUPAÇÃO DA MARCA.
(BARBOSA, 2010, p. 42)
Não por acaso, em diferentes empresas, o valor atribuído a tal ativo supera, muitas vezes, a estrutura
física do negócio, demonstrando a importância que deve ser dada a tal instituto da propriedade
industrial. Também por isso, empresas bem assessoradas juridicamente sempre buscarão registrar suas
marcas perante os órgãos competentes (como no INPI), bem como impedir que terceiros venham a
fazer uso ou registrar marcas próximas às suas, já que isso poderia levar à confusão por consumidores,
associação indevida, ou mesmo à chamada diluição, isto é, aquilo que ocorre quando a marca, por conta
da proximidade de outras, passa a perder sua distintividade no mercado.
PRINCÍPIOS INTRODUTÓRIOS
A tutela das marcas no Brasil é guiada principalmente por três princípios:
TERRITORIALIDADE
ESPECIALIDADE
SISTEMA ATRIBUTIVO
TERRITORIALIDADE
Trazido no artigo 129, da LPI (BRASIL, 1996), quando é afirmado que o registro garante o uso exclusivo
em território nacional. Assim, concedida uma marca pelo INPI após o devido processo administrativo,
seu titular poderá usufruir sua exclusividade apenas no país, como regra, sendo a exceção mais
comumente conhecida a das "marcas notoriamente conhecidas", que serão tratadas no momento
oportuno.
ESPECIALIDADE
Significa que a exclusividade marcária será garantida "sobre produtos ou serviços correspondentes à
atividade do requerente, visando a distingui-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa".
Dessa forma, ao se garantir a exclusividade sobre determinado sinal, o titular da marca poderá excluir o
uso daquele contra terceiros que pretendam fazer uso semelhante, não obtendo, contudo, exclusividade
em todos os ramos de atividade. Tal princípio também comporta exceções, como as chamadas "marcas
de alto renome”.
SISTEMA ATRIBUTIVO
Prescreve que a propriedade e o uso exclusivo só são garantidos com a concessão de um registro
válido (art. 129 da LPI). A exceção a tal princípio está no chamado "usuário anterior".
O QUE É PASSÍVEL DE PROTEÇÃO
Segundo a LPI, são registráveis como marcas "os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não
compreendidos nas proibições legais". O legislador brasileiro optou, então, principalmente por uma
questão prática, por permitir que apenas signos visuais fossem passíveis de proteção.
Não havendo permissão, a princípio, para a proteção de sons, cheiros etc., como marcas.
A LPI divide as marcas como:
DEFINIÇÃO FUNÇÃO EXEMPLO
De produto
ou serviço
Usada para distinguir produto ou serviço de
outro idêntico, semelhante ou afim, de origem
diversa.
Sadia, Perdigão, Vivo,
Osklen etc.
Certificação
Usada para atestar a conformidade de um
produto ou serviço com determinadas normas ou
especificações técnicas, notadamente quanto à
qualidade, natureza, material utilizado e
metodologia empregada.
ISO.
Coletiva
Aquela usada para identificar produtos ou
serviços provindos de membros de uma
determinada entidade.
Associação de
Assistência à Criança
Deficiente (AACD),
Unimed, entre outras.
 Atenção! Para visualizaçãocompleta da tabela utilize a rolagem horizontal
Na classificação usual, as marcas também são divididas como:
Imagem: 360b / Shutterstock.com
NOMINATIVAS
Aquelas que possuem apenas letras escritas.
Imagem: Rede Bandeirantes / Wikimedia Commons / Domínio Público
FIGURATIVAS
Aquelas que possuem apenas elementos gráficos, como imagens ou ideogramas.
Imagem: Rose Carson / Shutterstock.com
MISTAS
Aquelas que são uma combinação de letras escritas e elementos gráficos.
Foto: MilletStudio / Shutterstock.com
TRIDIMENSIONAIS
Aquelas que protegem a forma ou o formato de um produto.
I. EXCEÇÕES LEGAIS
Vimos acima que podem ser registradas como marcas signos visualmente perceptíveis, e as diferentes
formas de classificá-las de forma geral. Contudo, o legislador trouxe que determinados tipos de marcas
não são passíveis de proteção (art. 124). Após definir as marcas que em tese seriam passíveis de
proteção, a LPI traz uma lista de sinais que não são registráveis como marcas, por exemplo:

Foto: Shutterstock.com
I – Brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais,
estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação. Exemplo: uma
marca com a figura do Cristo Redentor, a bandeira brasileira, Arcos da Lapa etc. O INPI admite, contudo,
o registro em hipótese de "suficiente estilização das imagens oficiais ou de seus elementos, apenas
sugerindo o símbolo oficial".
II - Letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Exemplo:19.05.2021, XXIII etc.
Foto: Shutterstock.com

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Foto: Shutterstock.com
III - Expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que
ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso
ou ideia e sentimento dignos de respeito e veneração. Esse é um dos dispositivos mais polêmicos da
LPI, na medida em que o legislador atribui aos examinadores do INPI o dever de zelar pela moral e bons
costumes no campo marcário, sendo tal ponto absolutamente subjetivo. Além disso, determinados
produtos, como aqueles relacionados ao sexo, por exemplo, muitas vezes, terão público específico, que
não se sentiria ofendido com determinada marca de conotação sexual, razão pela qual há hipóteses em
que a autarquia admite o registro para marcas específicas para públicos específicos. Ainda, o dispositivo
busca proteger os valores constitucionais de liberdade de consciência ou crença.
IV – Designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria
entidade ou órgão público. Exemplo: INPI, IBAMA etc.
Foto: Tarcisio Schnaider / Shutterstock.com
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Foto: Shutterstock.com
V – Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou
nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais
distintivos. Exemplo: Pedido de marca para ANIMALÍSSIMO quando existente uma empresa com o
nome ANIMALÍSSIMO LTDA., sendo ambas as empresas atuantes no ramo de moda.
VI – Sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver
relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma
característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época
de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva.
Exemplo: Pedido para a marca Sabonete para designar o próprio produto; pedido para a marca FAST
FOOD, para serviços de alimentação.
Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes
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Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes
VII – Sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda. Exemplo: Pedido para a marca
"Compre Já", ou pedidos para expressões que na realidade são slogans, e não utilizadas como marca.
VIII - Cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo.
Exemplo: enquanto não pode haver marca para uma cor per se, a utilização daquela marca de forma
distintiva pode ser coberta como: PIZZARIA VERDE E ROSA; MARROM YOGURTERIA etc.
Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes
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Imagem: Shutterstock.com
IX – Indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente
induzir indicação geográfica.
X – Sinal que induza à falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do
produto ou serviço a que a marca se destina. Exemplo: MINEIRO, para produtos advindos de outro
estado.
Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes

Embora todas as hipóteses acima regulem situações relacionadas à impossibilidade de exclusividade
sobre determinado signo, na prática, vê-se de forma mais comum ações de nulidade de marcas
baseadas nos incisos XIX e XXIII do artigo 124, da LPI, razão pela qual tais dispositivos merecem ser
aprofundados.
II. O INCISO XIX TRATA DA PROIBIÇÃO DE
PROTEÇÃO DE UMA NOVA MARCA QUANDO
EXISTENTE NO PAÍS REGISTRO ANTERIOR E AS
CONDIÇÕES PRESENTES NAQUELE INCISO
REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO
Em primeiro lugar, deve-se estar diante de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com
acréscimo". A reprodução se dará quando houver cópia total ou parcial da marca registrada, por
exemplo: a nova marca Tramontina ou Tamontina S. reproduzindo a marca Tramontina. A imitação, por
sua vez, se dará quando "não há uma cópia servil da marca registrada, mas semelhança capaz de criar
confusão prejudicial ao titular da marca original e aos próprios consumidores" (GAMA CERQUEIRA,
2010, p. 47). Ex. uso da marca COPETTO para sorvetes, em imitação à marca CORNETTO.
MARCA ALHEIA REGISTRADA
Além desses elementos, para a incidência do inciso XIX, a marca reproduzida ou imitada deve estar
registrada no Brasil ("marca alheia registrada"), isto é, ter sido concedida após a análise administrativa
pelo INPI.
USO PARA DISTINGUIR OU CERTIFICAR PRODUTO OU
SERVIÇO IDÊNTICO, SEMELHANTE OU AFIM
Outro elemento trazido pela legislação está no próprio uso que é feito pela marca que se pretende
registrar, e leva em consideração um aspecto iminentemente concorrencial. Assim, para que a nova
marca não seja aceita, ela deve ter como finalidade denominar um produto ou serviço que seja idêntico
(i.e., exato mesmo produto ou serviço), semelhante (ocorrerá na maioria das vezes quando os produtos
não forem idênticos, porém intercambiáveis) ou afim (i.e., diferentes características podem marcar a
afinidade entre produtos e serviços, como o fato de terem o mesmo público consumidor, canais de
distribuição análogos etc.).
USO SUSCETÍVEL DE CAUSAR CONFUSÃO OU
ASSOCIAÇÃO COM MARCA ALHEIA
O último elemento está na capacidade da nova marca causar confusão ou associação com a anterior.
Haverá cenário de confusão quando o consumidor puder ser levado pela nova marca a confundir o
produto ou serviço ou questão com aquele denominado pela marca anterior. Haverá associação, por sua
vez, quando ainda que o consumidor não troque uma marca pela outra, ao visualizar a marca nova, a
associe com a marca mais antiga, havendo um aproveitamento indireto da higidez e sucesso da última.
Todos os elementos mencionados possuem algum grau de subjetividade, razão pela qual deverão ser
sempre analisados em conjunto e diante dos possíveis usos da nova marca para que se conclua pela
aplicabilidade ou não do inciso mencionado. Além disso, como traz o Manual de Marcas:

COMO REGRA GERAL, QUANTO MENOR A
SEMELHANÇA ENTRE OS SINAIS, MAIOR DEVERÁ
SER A AFINIDADE MERCADOLÓGICA ENTRE OS
PRODUTOS OU SERVIÇOS ASSINALADOS A FIM DE
CARACTERIZAR O RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO
INDEVIDA. CONTUDO, FATORES COMO GRAU DE ATENÇÃO
DO CONSUMIDOR, NÍVEL DE ESPECIALIZAÇÃO DO
PÚBLICO-ALVO, ORIGEM HABITUAL, PERMUTABILIDADE E
COMPLEMENTARIEDADE DOS PRODUTOS OU SERVIÇOS
PODEM AMPLIAR OU REDUZIR A POSSIBILIDADE DE
CONFLITO ENTRE OS CONJUNTOS.
(INPI, 2021)
III. INCISO XXIII.
Além da regra do inciso XIX do artigo 124 da LPI, regra costumeiramente citada como óbice ao registro
de marca nova está no inciso XXIII do mesmo artigo. Embora muitos dos elementos entre os incisos se
assemelhem, o inciso XXIII (BRASIL, 1996) traz como requisito à sua aplicação que se esteja diante de
"marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular
seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou
que assegure reciprocidade de tratamento".
Em primeiro lugar, diferentemente do inciso XIX, não se faz necessária a existência de um registro
prévio para a aplicação do inciso; ou seja:
NÃO APENAS MARCAS REGISTRADAS PODERÃO SER
CONSIDERADAS IMPEDITIVAS AO REGISTRO DE NOVAS
MARCAS.
Aqui, basta que se esteja diante de marca prévia (e não necessariamente registro de marca), e que esta
não possa ser desconhecida por aquele que agora pleiteia o registro de uma nova marca perante o INPI.
A grande questão discutida pela doutrina e pela jurisprudência está em como saber na prática que
aquele que requer o novo registro não poderia deixar de conhecer a marca anterior. Há casos em que
marca anterior, ainda que não registrada no país, é tão conhecida que a prova é de maior facilidade.
 EXEMPLO
A mesma coisa ocorre quando se está diante de relação empresarial prévia entre empresas, como um
ex-sócio de determinada empresa que possui a marca INDEX, ao deixar de ser sócio daquela,busca
registrar perante o INPI a marca INDEXA, para seguir com suas atividades fora da empresa. Ou cenário
semelhante em que determinada empresa atua como distribuidora de produtos da outra, mas que, ao
término do contrato de distribuição, busca proteger a marca do produto que até então distribuía para
também seguir atuando no mercado, agora como concorrente da empresa.
Para os demais cenários, as chances de êxito na aplicação do inciso XXIII dependerão fortemente da
produção de provas que sejam capazes de demonstrar que determinada empresa não poderia deixar de
conhecer a marca da outra em razão de sua atividade.
TUTELA DIFERENCIADA: AS MARCAS DE ALTO
RENOME E NOTORIAMENTE CONHECIDAS
Como mencionamos ao tratar dos princípios gerais que regem as marcas, há tipos que são
considerados pela lei como merecedores de nível de tutela diferenciado, como as marcas de alto
renome e as marcas notoriamente conhecidas.
A marca de alto renome é aquela que é amplamente conhecida em determinado país, fazendo com que
o legislador considere que é merecedora de tutela em todos os ramos de atividade. No Brasil, o
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) já reconheceu o alto renome das seguintes marcas:
BARBIE, PLAYSTATION, HONDA, TOYOTA, SONHO DE VALSA, PETROBRAS, BAUDUCCO, VIVO,
FERRARI, TIGRE, IBOPE, COCA-COLA, entre outras.
Foto: josefkubes / Shutterstock.com
Ou seja, se normalmente um registro marcário é merecedor de proteção contra outros sinais que
pretendam afetar sua distintividade no mesmo ramo de atividade, a tutela fornecida para as marcas de
alto renome é qualitativamente superior, pois impede até mesmo a utilização de signo semelhante para
ramo diverso de atividade.
 EXEMPLO
A marca HONDA não poderia ser utilizada nem mesmo para a venda de roupas.
Foto: JL IMAGES / Shutterstock.com
Já a marca notoriamente conhecida goza de proteção especial, independentemente de estar
previamente depositada ou registrada no Brasil, excepcionando, portanto, o princípio da territorialidade.
Isto advém do artigo 6º, bis, da Convenção da União de Paris:
A DIFICULDADE EM RELAÇÃO A TAL MARCA ESTÁ EM
SABER QUAIS OS CRITÉRIOS PARA QUE UMA MARCA
SEJA RECONHECIDA COMO TANTO.
Diante da ausência de critérios legislativos claros, coube à doutrina e à jurisprudência trazerem as
sugestões para concretizar tal definição, valendo citar, a título de exemplo, os critérios sugeridos pelo
Comitê sobre Marcas Notórias da OMPI:

(A) Para determinar se a marca é marca notória, a autoridade competente deve ter em conta todas as
circunstâncias a partir das quais pode-se inferir que a marca é notória.
(B) Em particular, a autoridade competente deve considerar as informações apresentadas a ele com
relação aos fatores dos quais pode-se inferir que a marca é, ou não, notória, incluindo, mas não se
limitando a, informações sobre o seguinte:
o grau de conhecimento ou de reconhecimento da marca no setor pertinente do público;
a duração, extensão e área geográfica de qualquer uso da marca;
a duração, extensão e área geográfica de qualquer promoção da marca, incluindo anúncios ou
publicidade e a apresentação, em feiras ou exposições, dos bens e / ou serviços a que a marca se
aplica;
da duração e da área geográfica dos registros e / ou os pedidos de registro, da marca, na medida
em que refletem o uso ou o reconhecimento da marca;
o registro da execução bem sucedida de direitos sobre a marca, em particular, na medida em que
a marca foi reconhecida como bem conhecido pelas autoridades competentes;
o valor associado à marca.
(BARBOSA, 2010)
Ainda assim, a prova acerca da notoriedade de determinada marca é assunto que atrai grande polêmica,
sendo alvo de diferentes questionamentos perante as cortes brasileiras.
SURGIMENTO E EXTINÇÃO DA
EXCLUSIVIDADE MARCÁRIA
Por conta do já mencionando sistema atributivo, a exclusividade marcária no país é obtida por
meio de seu registro perante o INPI. Quando concedida, o titular poderá ceder seu registro, licenciar a
marca e deverá zelar pela sua integridade material e reputação, nos termos do artigo 130, da LPI.
A exceção ao sistema atributivo está no chamado usuário anterior de boa-fé, que nos termos do artigo
129, §1º, da LPI (BRASIL, 1996), é "toda pessoa que, de boa-fé, na data da prioridade ou depósito,
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para distinguir ou
certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito de precedência ao
registro".
Embora haja discussão sobre tal ponto, diferentes autores entendem que o exercício do direito à
precedência está condicionado à apresentação, pelo usuário anterior de boa-fé, de uma oposição
administrativa ao pedido de registro da marca posterior e comprovação de que depositou pedido de
marca para aquela vinha fazendo uso anteriormente.
 ATENÇÃO
Nessa oposição administrativa, o usuário anterior de boa-fé deverá também trazer provas de que de fato
fazia o uso da marca anterior há, pelo menos, 6 (seis) meses antes do pedido de registro feito da nova
marca em questão. Ainda, segundo o INPI, aquele que realiza o uso anterior deverá, para se opor ao
uso de terceiro, depositar seu próprio pedido perante o INPI.
Quando apresentada a oposição com base no uso anterior, e esta for considerada procedente pelo INPI,
será indeferido o primeiro pedido, com base no uso anterior da outra empresa/indivíduo. Caso, ao
contrário, a tese de uso anterior for indeferida, será concedido o registro para o pedido de marca
depositado primeiro.
Feito tal breve aparte, como regra, o titular do registro marcário terá a possibilidade de excluir terceiros
do uso da marca ou de variações que busquem causar associação indevida ou confusão no público
consumidor. Essa exclusividade, contudo, é limitada pela própria LPI, que, em seu artigo 132, traz
que o titular não poderá se opor a determinados usos de sua marca.
COMO REGRA, AS MARCAS SERÃO PROTEGIDAS PELO
PRAZO DE DEZ ANOS CONTADOS DA CONCESSÃO DO
REGISTRO.
Uma vez expirado o prazo, a marca poderá ser prorrogada a requerimento do titular, e sempre por igual
período. As especificidades relacionadas ao momento de pedir a prorrogação do registro são trazidas
pelo artigo 133 da LPI.
O fim da exclusividade marcária se dá, como regra, pela extinção do registro marcário. Isso ocorrerá:
(a) ao fim do período de exclusividade da marca;
(b) pela renúncia do titular total ou parcial em relação à marca (i.e., o titular poderá abrir mão do registro
marcário como um todo, ou de parte dele – Exemplo: embora o registro marcário cubra uma linha de
produtos, o titular poderá abrir mão do uso da marca para a designação de um tipo de produto
específico);
(c) pela caducidade - mais bem explicada a seguir;
(d) caso o titular da marca não tenha cumprido o que determina o artigo 217 da LPI, i.e., caso o titular
seja uma empresa estrangeira, deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e
domiciliado no país, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para
receber citações.
Como visto, uma das hipóteses de extinção do registro marcário (e, consequentemente, da
exclusividade do uso da expressão no ramo de negócio no país) poderá se dar por meio da caducidade.
O procedimento da caducidade é regulado pelo artigo 217 da LPI (BRASIL, 1996), que traz que um
registro marcário será considerado caduco através de procedimento iniciado por pessoa com legítimo
interesse, e se após cinco anos da concessão, na data do requerimento:

I - O USO DA MARCA NÃO TIVER SIDO INICIADO NO
BRASIL; OU
II - O USO DA MARCA TIVER SIDO INTERROMPIDO POR
MAIS DE 5 (CINCO) ANOS CONSECUTIVOS, OU SE, NO
MESMO PRAZO, A MARCA TIVER SIDO USADA COM
MODIFICAÇÃO QUE IMPLIQUE ALTERAÇÃO DE SEU
CARÁTER DISTINTIVO ORIGINAL, TAL COMO CONSTANTE
DO CERTIFICADO DE REGISTRO.
(LEI Nº 9.279, 1996)
Como defesa no procedimento de caducidade, o titular poderá demonstrar o uso ou justificar o desuso
da marca por razõeslegítimas. Uma vez rejeitado o pedido de caducidade, um novo pedido nesse
sentido só poderá ocorrer cinco anos depois, conforme determina o artigo 145, da LPI.
PATENTES: VISÃO GERAL
Como mencionamos no primeiro módulo, as patentes visam garantir a um inventor o direito de
exclusividade temporário sobre determinado invento. O raciocínio por detrás do sistema de patentes
é garantir àquele que investiu tempos e recursos na solução de um problema técnico, tempo de
exclusividade no mercado, de modo que possa ser recompensado por todo o investimento feito. Para
tanto, deve o inventor divulgar em sua patente a forma de reprodução de seu invento, de modo que,
findo o período de exclusividade, terceiros possam ingressar no mercado.
A LPI traz duas formas de patentes:
INVENÇÃO (ARTIGO 8º DA LPI)
MODELO DE UTILIDADE (ARTIGO 9º DA LPI)
INVENÇÃO (ARTIGO 8º DA LPI)
Cobre uma invenção que preencha os requisitos de novidade, atividade inventiva, e aplicação industrial.
MODELO DE UTILIDADE (ARTIGO 9º DA LPI)
Cobre "o objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova
forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua
fabricação". Alguns exemplos de modelo de utilidade são: tesoura para canhotos, lacres de garrafas etc.
OS PRINCÍPIOS APLICÁVEIS
Assim como se dá com o direito de marcas, as patentes também são regidas pelos princípios da
anterioridade e pelo sistema atributivo.
OS CHAMADOS REQUISITOS DE
PATENTEABILIDADE
Antes de tudo, ressaltamos que o ato de concessão de uma patente é estritamente vinculado a
requisitos legais e objetivos, não havendo margem para a chamada discricionariedade administrativa ou
judicial. Os órgãos administrativos e judiciais competentes têm, pois, apenas duas opções:
Deferir o pedido
Caso ele preencha os requisitos legais.

Indeferir o pedido
Caso não preencha, sem margem para um juízo de conveniência e oportunidade.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal já era clara nesse sentido em 1968: "EMENTA: - Patente
de invenção. Ocorrência dos requisitos ou pressupostos legais, para o seu deferimento, a
caracterizarem o ato vinculado ou regrado, obrigatório, para a Administração Pública. Recurso
ordinário provido." (STF, 1969).
A LPI traz em seu artigo 8º alguns dos chamados requisitos de patenteabilidade, quais sejam:
NOVIDADE
ATIVIDADE INVENTIVA
APLICAÇÃO INDUSTRIAL
A esses se somam outros requisitos trazidos na lei, como a suficiência descritiva, vedação à adição
de matéria, vedação à dupla proteção, dentre outros.
I. NOVIDADE
O primeiro requisito trazido pela legislação está na novidade daquilo que se reivindica como invenção.
De forma simples, haverá novidade para determinada invenção quando à época do depósito do pedido
de patente (ou de sua prioridade), não houver documento no estado da técnica que revele integralmente
a invenção cuja exclusividade se pretende.
Ao regular o requisito da novidade, o artigo 11 (BRASIL, 1996) da LPI traz que "o estado da técnica é
constituído por tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido de patente,
por descrição escrita ou oral, por uso ou qualquer outro meio, no Brasil ou no exterior, ressalvado o
disposto nos arts. 12 [período de graça], 16 e 17 [prioridade]". A definição do que se deve considerar
como estado da técnica para fins de aferição dos requisitos de patenteabilidade também nem sempre é
matéria simples na prática.
UMA PATENTE SERÁ CONSIDERADA COMO
PREENCHENDO O REQUISITO DA NOVIDADE QUANDO
NÃO FOR REVELADA POR UM DOCUMENTO ÚNICO
PRESENTE NO ESTADO DA TÉCNICA.
II. ATIVIDADE INVENTIVA
Em comparação com a novidade, a atividade inventiva é um requisito muito mais refinado e de aplicação
muito mais complexa. Ao analisar tal requisito, é preciso realizar uma verdadeira viagem no tempo para
que se verifique se um técnico no assunto, na época de depósito do pedido de patente, com base nos
conhecimentos disponíveis à época, chegaria na dita invenção de forma óbvia. Assim, é preciso verificar,
com as lentes desse terceiro fictício, se, ao analisar o estado da técnica, este estaria motivado de forma
óbvia a atingir o objeto da patente.
As dificuldades de aplicação desse requisito são teoricamente claras, mas se tornam ainda mais
evidentes em casos concretos. Em diversos casos, o INPI demora anos para começar a análise de
determinado pedido de patente, o que faz com que, ao examinar a suposta invenção, tenha que fazer
esse exercício neutro de volta no tempo, ignorando todos os conhecimentos que surgiram depois.
A DIFICULDADE DESSA ATIVIDADE FAZ COM QUE O
REQUISITO DA ATIVIDADE INVENTIVA SEJA UM DOS MAIS
SUBJETIVOS DOS DIREITOS DE PATENTES.
Justamente por conta das dificuldades de aplicação do requisito de forma neutra, surgiram testes
aplicados ao redor do mundo para se buscar objetivar a análise da atividade inventiva. No Brasil, o INPI
adota o chamado método "problema-solução", que pode ser descrito da seguinte forma:

5.10 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em
comparação com o estado da técnica: (i) determinar o estado da técnica mais próximo; (ii) determinar as
características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e (iii)
determinar se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto. (...)
5.11 Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas resulta em
óbvia ou não, o Examinador deverá atender os seguintes critérios: (i) se o conteúdo dos documentos é
tal que um técnico no assunto seria capaz de combiná-los diante do problema solucionado pela
invenção; e (ii) se os documentos são provenientes de campos técnicos similares ou próximos e, caso
não, se os documentos são pertinentes a um problema particular com o qual a invenção está
relacionada; (iii) a combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia ser óbvia se
existe uma base razoável para que um técnico no assunto associe estas partes entre si.
(INPI, 2015)
O critério em questão é verificado através de outros testes em outros países, sendo que a interferência
jurisprudencial na construção de tal conceito é também marcante no direito americano e europeu, por
exemplo.
III. O PROBLEMA DO VIÉS RETROSPECTIVO
(HINDSIGHT BIAS)
Diante do grau de subjetividade do requisito em questão, é comum que haja uma tentação daquele que
analisa determinado pedido de patente em adotar o chamado viés retrospectivo (ou hindsight bias), que
deve ser evitado. O viés retrospectivo é um fenômeno estudado no campo da Psicologia, sendo
conhecido por criar uma distorção entre a análise de previsibilidade de um determinado evento no
passado e a recordação futura do momento em que feita a previsão, tratando a questão como óbvia
(OLIVEIRA, 2017).
No âmbito do direito patentário, tal fenômeno é fatal, pois sob o efeito dele, o examinador consideraria
óbvias invenções que a seu tempo revolucionaram o estado da técnica, como o clip (que nada mais é do
que um fio de arame dobrado de forma especial), ou blocos de notas adesivas (um conjunto de folhas
capazes de grudar em objetos e lugares).
Imagem: Pixabay
Nas palavras de Denis Borges Barbosa, o exame da atividade inventiva não comporta tal viés, sendo
necessário que o examinador se coloque no lugar de um técnico no assunto à época do pedido de
patente. É preciso, assim, se transportar no tempo, e realizar uma análise prospectiva da invenção a
partir do documento mais próximo da invenção disponível no estado da técnica:

COMO, NECESSARIAMENTE, A AVALIAÇÃO DO QUID
IMPREVISUM SE FARÁ EM DATA POSTERIOR,
FREQUENTEMENTE MUITO POSTERIOR, A DOUTRINA E A
JURISPRUDÊNCIA REITERAM ESTRENUAMENTE QUE O
EXAMINADOR OU JUIZ NÃO AVALIARÁ A ATIVIDADE
INVENTIVA A POSTERIORI. UMA VEZ CONSEGUIDA
A NOVA SOLUÇÃO, TUDO PARECE ÓBVIO. A
POSTURA DA ANÁLISE SERIA SEMPRE
PROSPECTIVA A PARTIR DO DOCUMENTO MAIS
PRÓXIMO, ENÃO RETROSPECTIVA, A PARTIR DA
NOVA INVENÇÃO.
(BARBOSA, s.d., p. 69)
Dito de outro modo: é preciso que um técnico no assunto (e não um inventor), analisando o estado da
arte à época do pedido, verifique se havia algo no “campo de visão natural do homo habilis [técnico no
assunto] que o motivasse a formular a solução técnica com uma razoável expectativa de sucesso”
(BARBOSA, s.d., p. 64). Do contrário, há o risco de que seja feito o caminho inverso: partir da solução
técnica descrita na patente, para buscar, no estado da técnica, elementos que supostamente
justificassem sua obviedade, o que tornaria qualquer invenção óbvia.
IV. OS FATORES SECUNDÁRIOS COMO FORMA DE
BUSCAR MITIGAR A SUBJETIVIDADE DO EXAME
Diante do grau de subjetividade da análise, a doutrina também indica a possibilidade de
utilização de "fatores secundários", que podem reforçar a inventividade da patente. Tais
elementos, conhecidos como objective criteria, são amplamente utilizados por escritórios de patentes
estrangeiros e pelo próprio INPI, e dão mais segurança ao aplicador do direito ao determinar ou não a
presença de atividade inventiva, como também ensina a doutrina:

ESTES FATORES, VERDADEIROS SUBTESTES, VÃO
SUGERIR SE A INVENÇÃO ERA OU NÃO INVENTIVA, TENDO
FOCO EM QUESTÕES ECONÔMICAS E MOTIVACIONAIS.
NISSO SE CONTRAPÕE ÀS QUESTÕES ALTAMENTE
TÉCNICAS QUE NORMALMENTE PERMEIAM OS EXAMES
DE PATENTEABILIDADE, MOTIVO PELO QUAL SERIAM
MAIS SUSCETÍVEIS À ANÁLISE JUDICIAL.
(MAIOR, 2010, p. 184).
A utilização de tais critérios evita justamente o viés retrospectivo do qual foi acometido o laudo pericial,
encampado pela r. sentença. Entre esses estão, de acordo com Maior (2010, p.84):
sucesso comercial;
demanda antiga e não suprida no mercado;
tentativas fracassadas de solucionar o mesmo problema técnico;
cópia por terceiros;
licenciamento da tecnologia para terceiros;
resultados inesperados;
ceticismo de técnicos sobre a possibilidade de sucesso. 
Alguns deles estão, inclusive, previstos nas Diretrizes de Exame do próprio INPI, como o sucesso
comercial.
V. APLICAÇÃO INDUSTRIAL
Embora não haja precisão legislativa ou doutrinária sobre o requisito, o art. 15 da LPI busca a proteção
de invenções que tenham aplicação na indústria, não se podendo tratar apenas de ideias ou criações
puramente literárias, científicas ou artísticas (CERQUEIRA, 2010, p. 81-83).
VI. SUFICIÊNCIA DESCRITIVA
Além dos requisitos acima, para ser concedida, a patente deve preencher o requisito da suficiência
descritiva (artigo 24 da LPI), i.e., deve permitir que um técnico no assunto seja, lendo a patente, capaz
de reproduzi-la.
 ATENÇÃO
Toda a premissa do sistema de patentes se extrai de um quid pro quo, segundo a qual o inventor
descreve para a coletividade o objeto da sua efetiva invenção de forma a permitir que desde a
publicação do pedido, terceiros possam estar cientes da invenção e aprender com aquele conhecimento
efetivamente descrito para o desenvolvimento de pesquisas adicionais.
Tal previsão produz efeitos desde o momento do depósito, pois é naquele momento que o suposto
inventor deve demonstrar já estar diante de um invento ou algo concreto, até mesmo para que, quando
publicado o pedido, terceiros possam ver do que se trata a suposta invenção, e possam iniciar
processos inventivos com base em novas tecnologias.
Diante do dever legal de que a invenção seja descrita de forma clara no relatório descritivo, o legislador
também instituiu no artigo 25, da LPI (BRASIL, 1996), de forma lógica, que o inventor só poderia
reivindicar exclusividade sobre algo que estava efetivamente descrito no relatório descritivo. Por isso, "
[a]s reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades
do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção".
Foto: Shutterstock.com
Quando isso não ocorre, estamos diante de cenário da chamada "falta de suporte no relatório",
quando o depositante busca proteger algo que extrapola o que descreveu, demonstrando que pretende
exclusividade sobre algo que deixou de ensinar para o público.
VII. ADIÇÃO DE MATÉRIA
A LPI veda que seja a chamada adição de matéria no processamento administrativo de uma patente.
Para melhor compreender tal requisito, é importante esclarecer que o pedido de patente é depositado,
permanece em sigilo por 18 meses (artigo 30 da LPI), e que seu exame se inicia quando o titular o
requer, o que deve se dar em até 36 meses do depósito do pedido (artigo 33 da LPI).
Segundo o artigo 32 da LPI, não pode o inventor buscar ampliar aquilo que pretendia originalmente
proteger, para buscar exclusividade sobre conhecimentos que surgiram (seja por mérito seu, seja por
mérito de terceiros), em momento posterior ao depósito de seu pedido.
Poderá, contudo, ampliar o escopo daquilo a que se buscava proteção desde que efetivamente descrito
no pedido de patente, e desde que isso se dê até o pedido de requerimento de exame.
Após o requerimento de exame, o titular só poderá abrir mão de partes da proteção que pretende, mas
nunca ampliar aquele que originalmente pretendia.
Tal previsão é relevante porque o processo administrativo de concessão de uma patente não é
naturalmente rápido, sendo comum que tramite por anos antes de ser decididos em seu mérito. Anos
nos quais novas tecnologias são inventadas (seja pelo próprio suposto inventor, seja por terceiros), o
que não pode permitir que o suposto inventor então aumente seu pedido para buscar proteger algo que
sequer imaginou quando depositou seu pedido de patente.
VIII. DUPLA PROTEÇÃO
A vedação à dupla proteção está na intenção do legislador de impedir que a mesma invenção seja alvo
de períodos de exclusividade indevidos. Por isso mesmo, uma invenção deve ser alvo de uma patente,
não se podendo proteger a mesma exata invenção em diferentes patentes, sob pena de se permitir
períodos de exclusividade alongados, incompatíveis com a intenção constitucional de um direito de
exclusividade temporário.
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE
PATENTE
Assista ao vídeo para conhecer mais dos diversos requisitos das patentes.
FIM DA EXCLUSIVIDADE
I. TERMO LEGAL
A LPI estabelece que patentes terão prazo de duração de 20 anos, enquanto modelos de utilidade terão
de 15 anos, sempre a contar da data de depósito do pedido perante o INPI (artigo 40, caput, da LPI).
O cenário brasileiro relacionado à concessão de patentes é mundialmente conhecido por sua
morosidade. Há hipóteses, por exemplo, em que o INPI tardava quase 20 anos para finalizar a análise
administrativa do pedido de patente, o que fazia com que, na prática, a patente fosse concedida já
expirada. Por isso, ainda durante o trâmite legislativo do projeto de lei que gerou a LPI, foi inserida a
regra do artigo 40, parágrafo único, que previa prazo mínimo de dez anos de validade para patentes e
sete anos para modelos de utilidade, a contar de sua concessão.
Imagem: Shutterstock.com, adaptada por Thiago Lopes
Dito de outro modo: a regra seria que a patente, se concedida, teria sempre prazo de 20 anos a
contar de sua data de depósito. Contudo, se a demora administrativa fizesse com que tal prazo fosse
inferior a dez anos, a LPI garantiria que o inventor tivesse sempre um prazo mínimo de exclusividade,
que seria contado a partir da concessão da patente pelo INPI.
O dispositivo legal, contudo, foi declarado inconstitucional pelo STF em 2021 ao julgar a Ação Direita de
Inconstitucionalidade nº 5.529. O STF também aprovou uma modulação de efeitos da decisão, fazendo
com que a declaração de inconstitucionalidade afetasse patentes farmacêuticas já em vigor, mas não as
de outras áreas. O quadro a seguir resume como a decisão do Supremo Tribunal Federal afeta o
panorama das patentes brasileiras:
SITUAÇÃO FÁTICA
SOLUÇÃO
PROPOSTA
EFEITO PRÁTICO
Patentes já deferidas com a
aplicação do parágrafo único do art.
40 quando houver ação judicial em
curso (proposta até o dia 7 de abril
de 2021) que