As Relações Contratuais no Âmbito da Propriedade Intelectual

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SUMÁRIO: 
CARTA AO ALUNO .......................................................................................................... 4 
INTRODUÇÃO .................................................................................................................. 5 
UNIDADE 1: CONTRATOS DE COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA .................................. 7 
UNIDADE 2: CONTRATOS ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL .................................................................................................................. 10 
2.1 Objetivo Contratual .............................................................................................. 10 
2.2 Abrangência dos Atos Conferidos ..................................................................... 11 
2.3 Prazo do Contrato ................................................................................................ 12 
2.4 Remuneração ....................................................................................................... 12 
UNIDADE 3: LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES ............................................. 15 
UNIDADE 4: CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL .................................................................................................................. 17 
UNIDADE 5: CONTRATOS ENVOLVENDO TECNOLOGIAS NÃO AMPARADAS POR 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ............................................................... 19 
5.1 Objetivo Contratual .............................................................................................. 19 
5.2 Abrangência de suas Cláusulas ......................................................................... 20 
5.3 Remuneração ....................................................................................................... 22 
UNIDADE 6: CONTRATOS DE FRANQUIA EMPRESARIAL ....................................... 23 
UNIDADE 7: PROCESSO DE AVERBAÇÃO E REGISTROS DE CONTRATOS NO INPI
 ........................................................................................................................................ 32 
20 ANOS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL .................................................... 39 
RESUMO: ....................................................................................................................... 41 
LEITURA COMPLEMENTAR: ........................................................................................ 43 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: .............................................................................. 43 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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CARTA AO ALUNO 
 
 
 
Caro(a) aluno(a), 
Seja bem-vindo a Disciplina Relações Contratuais no Âmbito da Propriedade 
Intelectual 
Os alunos aprenderão sobre contratos de cooperação tecnológica, contratos 
envolvendo direitos de propriedade industrial, licença compulsória de patentes, 
contratos de cessão de direitos de propriedade industrial, contratos envolvendo 
tecnologias não apurados por direitos de propriedade industrial, contratos de franquia 
empresarial e processo de averbação e registros de contratos no INPI. 
 
 
 
5 
 
INTRODUÇÃO 
 
Entre as finalidades do Sistema de Propriedade Intelectual podemos destacar a 
proteção dos empenhos de distinção das companhias e de criação de outras 
tecnologias para o atendimento das necessidades de produção e dos clientes. O 
Sistema de Propriedade Intelectual colabora ainda para a disseminação de outras 
tecnologias ao estabelecer as bases institucionais do mercado de ativos intangíveis, 
por esse motivo acontece a exploração da economia dos direitos de propriedade 
intelectual. 
Os ativos intangíveis apresentam atribuições técnicas e a reputação das companhias 
que são importantes para distinção e significam benefícios competitivos significativos 
para o mercado. Tais ativos intangíveis, dos quais os direitos de propriedade intelectual 
são um componente fundamental, podem ser elementos fundamentais para o sucesso 
econômico das companhias, bem como as máquinas, equipamentos e outros 
patrimônios materiais. Portanto, a gestão da propriedade intelectual é importante para 
o crescimento e engrandecimento das companhias e das economias nacionais. 
As companhias que têm ativos intangíveis exploram esses diferenciais quando 
perseguem os resultados financeiros por meio da prática imediata no mercado. A 
exploração dos ativos intangíveis também pode acontecer de forma indiretamente por 
meio da celebração de contrato de licenciamento de direitos de propriedade intelectual 
ou por contratos de mudança de tecnologia. Esses negócios envolvendo direitos de 
propriedade industrial e outros ativos de propriedade intelectual, organizados a partir 
de alianças voluntários, formam o mercado de ativos intangíveis e de mudança de 
tecnologia. 
No mercado de ativos intangíveis, os possuidores de direitos de propriedade autorizam 
a exploração econômica desses direitos mediante o a quitação de royalties, conforme 
condições definidas no contrato de licenciamento. Os titulares dos direitos de 
propriedade industrial também podem oferecer esses direitos aos interessados nos 
termos previstos nos negócios de cessão. 
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Os ativos intangíveis não protegidos por direitos de propriedade industrial em razão da 
natureza da tecnologia, obrigações para concessão do direito de propriedade industrial 
e de interesse do possuidor os negócios no mercado são celebrados na forma de 
contratos de fornecimento de tecnologia ou prestação de serviços de assistência 
técnica. 
Os contratos compreendendo direitos de propriedade industrial podem ser firmados 
com titulares residentes no país, como Instituições Científicas e Tecnológicas (ICT´s) 
ou com titulares ou depositantes de direitos residentes em outros países, como 
companhias estrangeiras. Também, nos contratos de fornecimento de tecnologia e 
prestação de serviços, os cedentes podem ser residentes ou não residentes. 
Os contratos de importação são os negócios da qual a parte licenciadora dos direitos, 
fornecedora da tecnologia ou prestadora do serviço é situada internacionalmente e 
como contratos internos, aqueles que as partes são situadas no país. Os contratos de 
importação podem provocar em transferências de recursos para o exterior, enquanto 
os contratos internos são pagos com moeda corrente nacional. 
O INPI faz parte do mercado nacional e internacional de ativos intangíveis através da 
averbação de contratos que abrangem direitos de propriedade industrial e do registro 
de contratos de transferência de tecnologia e serviços de assistência técnica. 
7 
 
 
 
Propriedade 
Intelectual 
Direito 
Autoral 
Direito do autor 
 
Direitos conexos 
 
Programas de computador 
 
Propriedade 
Industrial 
Marca 
Patente 
Desenho industrial 
Indicação geográfica 
Segredo industrial e repressão a 
concorrência desleal 
Proteção 
Sui Generis 
Topografia de circuitos 
integrados 
Cultivar 
Crescimento tradicional 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 
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UNIDADE 1: CONTRATOS DE COOPERAÇÃO TECNOLÓGICA 
O conteúdo do contrato de cooperação tecnológica é a ajuda conjunta dos contratantes 
que, mesmo representando em diferentes frentes, deverão realizar esforços para o 
atingimento de um fim comum, isto é, a inovação. Ressaltando, dentro do CCT, 
enquadram-se, em grande parte, três agentes, especialmente, ICT, inventor com sua 
equipe e empresa. Padrão jurídico contratual que, face a principiante regulação, trona-
se o principal símbolo normativo que deve ser capacitado a conciliar os papéis e 
interesses diferentes de cada uma de suas partes, a empresa com seus interesses 
privados, a ICT e seu interesse público, e o pesquisador na demanda de seus direitos 
de inventor. No centro desse conflito, surge uma parceria para a realização de 
atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica, queunirão os parceiros em 
um objetivo comum, a produção de ambiente propício à criação de produtos e 
processos inovadores. O CCT responsabiliza-se, nesse cenário, o importante papel de 
elemento normativo o que liderara essa relação 
Os agentes incluídos nessa participação exercem com uma prestação distinta tendo, 
além de funções diferentes riscos. Empresa, ICT e pesquisador aguardam retornos 
diferentes dessa participação tendo, consequentemente, motivações diferentes para 
facilitar. Para que se analise o CCT em si e suas características, torna-se necessário 
compreender as motivações e as expectativas existentes em uma relação de pesquisa 
cooperativa, seja por parte das companhias e das ICTs, seja dos pesquisadores 
(SEGATTO-MENDES e ROCHA, 2005, p.175). 
Conforme evidenciam Bonnacorsi e Piccaluga (1994, apud.SEGATTO MENDES E 
ROCHA, 2005, p. 175), certos elementos que motivam a empresa a contribuir são: a 
deficiência de recursos humanos e recursos financeiros para desenvolver as suas 
pesquisas; a licença para conhecer tecnologia estrangeira pode consistir um gasto 
muito maior que contratar pesquisa universitária; a presença de pesquisas anteriores 
por meio da participação especial universidade-empresa que tiveram resultados 
adequados a permissão ao acesso às fronteiras científicas do conhecimento; o contato 
com o meio universitário permite incentivo a criatividade científica dos funcionários de 
P&D; a divisão do risco; o acesso aos recursos universitários, tais como: laboratórios, 
bibliotecas, instrumentos etc.; a melhoria da imagem pública da empresa por meio de 
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relacionamentos com universidades e a diminuição do tempo necessário para o 
desenvolvimento de tecnologia. Em relação às motivações das universidades para 
ingressar na união os autores destacam: 
“a ausência de fontes financiadoras de pesquisa; a deficiência de 
equipamento e/ou materiais para laboratórios; o meio de realização da função 
social da universidade, oferecendo tecnologia para produzir o bem-estar da 
sociedade; a possibilidade de geração de capital adicional para o pesquisador 
universitário e para o centro de pesquisa; a elevação do prestígio institucional; 
a disseminação do conhecimento; o meio para manter equipes de pesquisa; a 
permissão de que pesquisadores universitários tenham contato com o 
ambiente industrial; a elevação do prestígio do pesquisador individual e a 
crescimento de suas perspectivas profissionais.” (BONNACORSI e 
PICCALUGA, 1994, apud. SEGATTO-MENDES E ROCHA, 2005, p. 175). 
Em meio às motivações para os pesquisadores, infere-se: a possibilidade de geração 
de capital adicional para o pesquisador universitário e para o centro de pesquisa; o 
meio para manter equipes de pesquisa; a permissão de que pesquisadores 
universitários tenham contato com o ambiente industrial; a elevação do prestígio do 
pesquisador individual e a crescimento de suas perspectivas profissionais. 
Analisando as motivações de cada agente, nota-se como a patente interage a enorme 
parte delas, conciliando, consequentemente, interesses conflitantes. Observa-se que 
os CCT são verdadeiros dispositivos de transformação da propriedade intelectual, 
meios de evolução desse sistema, uma vez que se constituem com a fonte de 
produção e circulação de inovação, de modo a lidar com os limites dos processos de 
proteção aos bens não materiais e a paralisação dos processos de outras pesquisas. 
 
 
 
 
10 
 
UNIDADE 2: CONTRATOS ENVOLVENDO DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 
Os direitos de propriedade industrial podem ser estudados pelos seus titulares ou 
depositantes na forma de contratos de licenciamento, que são conhecidos, de forma 
voluntária e por pessoas que tenham interesse em aproveitar esses ativos intangíveis 
no crescimento dos negócios. Esses contratos que são identificados de acordo com o 
tipo de direito envolvido no negócio, são os contratos de Exploração de Patentes, de 
Exploração de Desenho Industrial e de uso de Marca. 
Os detentores desses direitos de propriedade industrial também podem passar a 
titularidade deles através de contratos de compra e venda, conhecidos como contratos 
de cessão. Nesse cenário, os direitos de propriedade industrial podem ser aproveitados 
como ativos tangíveis, como os bens imóveis, do qual o direito de uso pode ser 
licenciado ou cedido. 
Os contratos que preservam os negócios envolvendo direitos de propriedade são feitos 
a partir das particularidades dos acordos e do interesse das partes existindo muitas 
alternativas e diferenças no meio do conteúdo dos documentos. Em relação aos termos 
associados tão somente aos direitos de propriedade industrial, podemos observar 
diferenças quanto ao denominado objeto contratual, quanto à extensão dos direitos 
conferidos, quanto ao período do contrato e quanto à rentabilidade 
Nos pontos que seguem são apresentados os princípios que diferem os contratos 
compreendendo propriedade industrial apresentados. No fim, também são feitas 
considerações sobre os contratos de cessão desses direitos. 
 
2.1 Objetivo Contratual 
 
O objeto contratual possui a indicação dos direitos de propriedade industrial que estão 
sendo licenciados como titular, chamada licenciante, para um terceiro interessado em 
sua exploração, neste caso, denominado de licenciado. O objeto desses contratos 
pode incluir assim, os direitos oferecidos pelo INPI quanto às expectativas de direitos 
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de propriedade industrial, que são apresentadas pelos pedidos de marcas e pelas 
patentes depositadas, em situação de análise. 
A classificação dos direitos licenciados através do titular ocorre com a indicação do 
número e título dos pedidos ou das patentes, das marcas e dos desenhos industriais 
que são atribuídos pelo INPI. Somente os direitos oferecidos ou depositados no País 
são identificados como direitos de propriedade industrial. 
É praticável celebrar negócios envolvendo combinações no meio dos Direitos de 
Propriedade Industrial, tecnologia não com amparo dos Direitos de Propriedade 
Industrial e Prestação de Serviços Técnicos, por exemplo, de um contrato do qual o 
objeto é o Licenciamento de Exploração de Patentes, Licença de Uso de Marca e 
Prestação de Serviços de Assistência Técnica. 
 
2.2 Abrangência dos Atos Conferidos 
 
Os limites ou a extensão dos direitos conferidos através do titular a partir da 
negociação com o licenciado também são apresentados nos contratos de 
licenciamento de patentes, marcas e desenhos industriais. Esses limites são 
recomendados, por exemplo, pelas cláusulas relacionadas à exclusividade ou não-
exclusividade para exploração ou uso dos direitos especificados nos contratos. 
Então o licenciamento específico, os direitos de propriedade industrial que formam o 
objeto do contrato como marcas, patentes e desenhos industriais, são licenciados 
temporariamente, conforme acordado no contrato, apenas para um licenciado. Nos 
contratos de licenciamentos não-exclusivos os direitos temporários de exploração 
podem ser propagados para dois ou mais licenciados. Existe também a possibilidade 
do titular disponibilizar direito específico de exploração ou uso e desistir da sua 
exploração, o que é denominado de licença solo. 
Portanto o licenciamento específico, os direitos de propriedade industrial que formam o 
objeto do contrato como marcas, patentes e desenhos industriais, são licenciados 
temporariamente, de acordo com o contrato, apenas para um licenciamento. Nos 
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contratos de licenciamento não-exclusivos os direitos temporários de exploração 
podem ser multiplicados para dois ou mais licenciados. Há também a oportunidade do 
titular ofertar direito especifico de exploração ou uso e desistir de sua exploração, o 
que é chamado de licença de solo. 
 
2.3 Prazo do Contrato 
 
Os direitos de propriedade industrial são apresentados como direitos temporários, nas 
condições gerais estabelecidas pelaLei 9.279 de 1996, que é a Lei de Propriedade 
Industrial em atividade no Brasil. O período de validade dos contratos de licenciamento 
celebrados entre o titular dos direitos e os licenciados é, consequentemente, limitado 
pela vigência ou pela legitimidade desses direitos. 
Quanto às patentes, o período é de 20 anos e para as denominadas patentes de 
invenção é 15 anos para os tipos de necessidade contados a partir do depósito no 
INPI. Para Registro de Desenho Industrial o período máximo é de 25 anos, da mesma 
forma contado à partir da data do depósito. Então, cláusulas nos contratos de 
licenciamento, estipulando períodos maiores que a vigência desses direitos, podem ser 
classificadas nulas de total direito. 
Quanto aos registros de marca, o período de vigência é de 10 anos, contados a partir 
da data da concessão do direito pelo INPI. A vigência das marcas pode ser prorrogada 
por períodos iguais e constantes, diferentemente dos outros direitos de propriedade 
industrial. Consequentemente, é possível a celebração de contratos de licenciamento 
de marcas com períodos maiores que os contratos de licenciamento de patentes e 
desenhos industriais. 
 
2.4 Remuneração 
 
O pagamento recebido como contraprestação através de licenciamento dos direitos 
para exploração de patentes, marcas e desenhos industriais é denominado royalties. 
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Esse pagamento é combinado de acordo com o interesse das partes, sendo definido 
com base em valores realizados no mercado e alguns fatores específicos como setor 
de atividade a ser explorado, o poder de negociação das partes e a importância 
referente da marca para o desenvolvimento dos negócios. 
Também, os contratos de licenciamento de direitos de propriedade industrial 
determinam os detalhes associados aos pagamentos e obrigações referentes aos 
negócios. Entre esses elementos, que formam as cláusulas de remuneração, podemos 
ressaltar a forma e o método de apuração dos valores devidos, o período de apuração 
e pagamentos e a obrigação pelo pagamento dos custos dos tributos e outras 
despesas. 
As duas formas para estipular a remuneração nos contratos de licenciamento de 
direitos de propriedade industrial, que podem ser acordadas ou compostas, conforme a 
necessidade das partes. Essas formas são a porcentagem sobre as vendas dos 
produtos e serviços ligados à tecnologia licenciada e o valor fixo pela exploração dos 
direitos que são objeto da negociação entre licenciante e licenciado. 
Na forma de porcentagem o valor total dos royalties depende do preço de venda dos 
produtos e serviços e da quantidade vendida. Na forma de valor fixo, o valor dos 
royalties é determinado anteriormente em termos exatos e não depende das vendas 
realizadas. Existe ainda a possibilidade de conceder um valor fixo de royalties por 
unidade vendida ou porcentagem incidente sobre o ganho. 
14 
 
 
 
PROPRIEDADE INTELECTUAL 
Modalidade 
de Direito 
Objeto de Projeção Requisitos 
Direito Assegurado 
ao Titular 
Exemplos 
PATENTE 
Invenção ou modelo 
de utilidade que 
envolve novos 
produtos e/ou 
processos com 
aplicabilidade 
industrial 
 Novidade 
 Atividade inventiva 
 Aplicação 
industrial 
Exclusividade de 
produzir, usar vender 
e exportar no país 
onde a proteção foi 
concedida. 
Máquinas, 
equipamentos, 
produtos químicos, 
farmacêuticos, 
compostos 
alimentares, 
processos de 
melhoramentos 
genéticos. 
MARCA 
Signos distintos de um 
produto, empresa ou 
serviço. 
Compatibilidade de 
marca dos produtos e 
serviços com os 
respectivos ramos da 
produção ou 
comercialização do 
empreendimento ou 
organização 
Uso exclusivo da em 
ramo específico de 
atividade definida em 
todo território 
nacional do país onde 
a proteção foi 
concedida. 
Nomes de 
produtos, serviços, 
empresas, 
logotipos. 
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UNIDADE 3: LICENÇA COMPULSÓRIA DE PATENTES 
Licenciamento é uma forma de mudança de patente que se diferencia da cessão, visto 
que esta se trata da venda da patente, enquanto a primeira é a permissão que o titular 
da patente oferece para que venham a explorá-la. O licenciamento pode ser exclusivo 
ou não, sendo o exclusivo aquele que apenas uma empresa pode explorá-la. Além 
disso, o licenciamento pode ter acontecido voluntariamente por parte do titular ou de 
modo compulsório, enquanto o licenciamento é imposto ao titular. 
 
“Em primeiro lugar, é necessário ter em conta que ela [a licença compulsória] 
não impede o exercício do direito pelo titular da patente. Esse continua a ser 
dela detentor (...) bem como pelo fato de ter seu direito de usar, importar e 
exportar mantido.” (BASSO et al., 2007) 
 
A licença compulsória dá determinadas garantias, mesmo que provisórias, àqueles 
que, através do processo formal, demandam e recebe a patente de sua invenção, 
possibilitando a sua utilização com exclusividade ou perante o estabelecimento de 
contratos para a exploração do invento por terceiros, caso o titular da patente possa 
exercer o os seus direitos de forma abusiva, ou por meio da patente pratique abuso do 
poder econômico, tendo que arcar com a pena de disponibilizar a licença compulsória. 
 
“Do ponto de vista do licenciante, o que se faz então é apenas garantir que o 
lucro não seja abusivo, apto a impedir a utilização do produto, garantindo-se 
por meio da remuneração paga pelo licenciamento lucro normal, não 
abusivo.” (BASSO et al., 2007). 
 
O licenciamento compulsório é cuidado pela Lei da Propriedade Intelectual (LPI – Lei nº 
9279/1996) do artigo 68 ao 74, especificando suas situações de cabimento. A principal 
causa da concessão de licença compulsória é a do titular da tecnologia perder os 
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direitos exclusivos sobre a patente por motivos de exploração abusiva do desempenho 
dos seus direitos e/ou, por meio dela, praticar abuso de poder econômico (art. 68, 
caput, LPI). 
Outra forma da licença compulsória ser concedida ocorre na não exploração em 
território brasileiro por ausência de produção ou produção incompleta, ou, ainda, na 
ausência de uso integral do processo patenteado (art. 68, §1º, I e II, LPI). Se a patente 
foi concedida em nosso país, a comprovação deverá impreterivelmente que ser feita 
dentro dos limites de nosso território e não em outro. Qualquer produção ou produção 
incompleta além desses limites estará sujeita às leis do país cuja proteção foi também 
oferecida. Como consequência dessas informações, toda e qualquer patente concedida 
em nosso país terá a obrigação de ser explorada completamente. Ainda, que estas 
situações podem acontecer apenas três anos após a concessão da patente. 
O artigo 70, LPI, em seus incisos, caracteriza outra razão que pode direcionar ao 
licenciamento compulsório da patente, que se caracteriza pela alta dependência do 
desenvolvimento da respectiva em relação à outra patente e o titular da primeira não 
ter acordado a exploração da segunda com o seu titular. 
Podemos mencionar também, fundamentados no artigo 71, LPI, a presença de dois 
decretos que acrescentam a licença compulsória no Brasil, em que se permite aos 
Ministérios será emitida licenças compulsórias em situações de emergência nacional 
(Decreto 3.201/1999), e permite a importação de variações genéricas de produtos 
licenciados compulsoriamente sempre que a produção doméstica se apresentar 
inviável e obrigando o detentor da patente a mostrar toda a idéia necessária para tal 
produção (Decreto 4.830/2003). 
Para explicar as situações dos artigos que prevêem o licenciamento compulsório na 
LPI e os decretos acima citados, podemos utilizar a questão de remédios e vacinas 
que, em sua grande parte são patenteados, gerando, anualmente, para o Brasil, custos 
com importações que excedem bilhões de dólares e menor eficácia do Sistema Único 
de Saúde (SUS). Com a união da LPI e desses decretos aumentou-se o poder de 
negociação do governo diante as empresas internacionais farmacêuticas na 
negociação dos valores de medicamentosantirretrovirais patenteados, como os 
utilizados no tratamento da AIDS. 
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Consequentemente, a concessão da licença compulsória ocorre pelo motivo dos 
detentores das patentes não cumprirem com sua função social de manter o mercado 
abastecido e com valores competitivos e, desta forma, como resultado na forma de 
punição, o seu monopólio é quebrado por força da lei. 
 
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UNIDADE 4: CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS DE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 
Os titulares de patentes, desenhos industriais e marcas podem transferir seus direitos 
para terceiros através de um contrato. O contrato de cessão de direitos de propriedade 
industrial é um dispositivo particular que autoriza transferir todos os direitos, posse, 
uso, gozo e propriedade sobre patentes, desenhos industriais e marcas. 
A cessão pode ser feita em particularidade irrevogável e irretratável, impondo herdeiros 
e sucessores, na presença das testemunhas indicadas e qualificadas, ficando o 
cessionário investido de poderes para requerer, em qualquer tempo, a transferência 
para o seu nome desses direitos no INPI. 
A cessão pode acontecer desde a data de depósito até a data de expiração do direito, 
isto é, pedidos de patente, de desenho industrial e de marca também podem ser objeto 
de contratos de cessão. O cessionário deve ser uma pessoa física ou jurídica e a 
cessão pode ser de graça ou paga. 
19 
 
UNIDADE 5: CONTRATOS ENVOLVENDO TECNOLOGIAS NÃO AMPARADAS POR 
DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
Nem todas as tecnologias e conhecimentos importantes para resolução de problemas 
de produção e para competitividade das organizações são organizados na forma de 
direitos de propriedade industrial. Como foi mencionado, existem informações que não 
atendem os requisitos necessários para aquisição de Propriedade Industrial ou ainda, 
os detentores dessas tecnologias podem, casualmente, não se interessar em usar os 
sistemas formais de proteção, como patentes e desenhos industriais. 
Os negócios compreendendo conhecimentos e outros intangíveis que não são 
assegurados por Patentes e Desenhos Industriais e outros métodos formais previstos 
pela Lei da Propriedade Industrial são organizados em contratos de Fornecimento de 
Tecnologia e de Serviços de Assistência Técnica e Científica. Esses contratos podem 
ser celebrados em conjunto com contratos do qual o objeto são direitos de Propriedade 
Industrial. 
Nos itens que seguem são representadas as características dos contratos de 
fornecimento de tecnologia e dos contratos de prestação de serviços de assistência 
técnica e científica. Trata-se, em específico, as características do objeto desses dois 
contratos, a cobertura de suas cláusulas e a rentabilidade desses contratos que não 
envolvem direitos de propriedade industrial. 
 
5.1 Objetivo Contratual 
 
Nos negócios compreendendo o fornecimento de conhecimentos e ativos intangíveis 
não amparados por direitos de propriedade industrial o objeto da negociação é 
estabelecido no contrato, ao mesmo tempo com os direitos e obrigações combinados 
entre o cedente da tecnologia e o contratante, denominado de cessionário. 
Geralmente, as descrições dessas tecnologias estão interligadas a produtos, 
processos, atividades, operações ou mesmo atribuições empresariais, de acordo com a 
natureza e as características das atividades praticadas pelas partes contratuais. 
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Especificamente dos contratos de fornecimento de tecnologia o objeto está relacionado 
aos conhecimentos que podem ser mencionados como dados e técnicas determinadas 
à produção e à comercialização de produtos e serviços. Esses conhecimentos e 
técnicas se apresentam, geralmente, na forma de relatórios, manuais e desenhos, que 
formam o chamado know-how e segredos industriais. A principal característica 
essencial dessas informações é a possibilidade de sua codificação na forma de 
modelos, especificação de materiais, seqüência de montagens e similares. 
Na situação dos serviços de assistência técnica e científica o objeto contratual 
compreende o fornecimento de soluções particularizadas, destinadas a lidar com esses 
problemas específicos de produção ou atividades de suporte para desenvolvimento de 
tecnologias. Geralmente esses serviços são inseparáveis da experiência e da 
capacidade técnica acumulada, sendo especificados como informações de natureza 
tácita, ou seja, não suscetíveis de codificação. Nesse cenário, a transferência da 
tecnologia depende, normalmente, de uma relação mais direta entre as equipes dos 
profissionais do cedente e da cessionária. 
O serviço de assistência técnica e científica é o grupo maior de transferência de 
tecnologia. Neste grupo são associadas as atividades de capacitação, contratação de 
pesquisas, estudos e projetos, serviços especializados de instalações e de 
acompanhamento técnico de máquinas e equipamentos, elaboração e 
desenvolvimento de técnicas de planejamento, programação e processos de 
produção, entre outros. Em determinadas situações, pode ser dispensada a 
regularização do contrato para a prestação de serviços de assistência técnica, sendo 
sua prestação formalizada por meio de faturas, que são documentos simples, que 
determinam os termos básicos da operação. 
 
5.2 Abrangência de suas Cláusulas 
 
Os serviços de assistências técnica e científica reúnem um conjunto muito amplo de 
atividades. Alguns serviços se destinam a resolução problemas específicos de 
produção ou são importantes para absorção de tecnologias e para competitividade, 
21 
 
outros são complementos e não estão associados ao produto ou processo essenciais 
da empresa. 
De acordo com as características e a natureza dos serviços e sua relação com a 
atividade final da empresa, apontada pelo contrato social e produtos e serviços 
explorados pelas organizações, o INPI identifica o objeto do contrato de serviços como 
mudança de tecnologia. Essa identificação acontece através de registro do contrato ou 
da fatura de serviços, onde os termos são publicados pela Revista da Propriedade 
Industrial (RPI). 
Portanto, a aquisição de serviços de ajuda à produção, como agenciamento de 
compras, consultoria nas áreas financeiras, comerciais ou jurídicas, por exemplo, não 
são classificados como contratos de transferência de tecnologia para empresas que o 
objeto do contrato social não seja esses próprios serviços. Do mesmo modo, não são 
classificados a transferência de tecnologia o apoio, treinamento, licença de uso ou 
aquisição de reprodução única de programa de computador. 
Também, são exemplos de serviços que abrangem transferência de tecnologia os 
estudos de disponibilidade técnica; serviços de engenharia fundamental; serviços 
operacionais (instalação, montagem, inspeção, supervisão de montagem, início de 
operação de equipamentos, startup e manutenção); serviços de engenharia aplicada; 
serviços de pesquisa e desenvolvimento; serviços geológicos e geotécnicos. 
Os termos dos negócios envolvendo informações e ativos intangíveis não assegurados 
por direitos de propriedade industrial são estabelecidas, essencialmente, devido ao 
acordo contratual. Nesses acordos são definidas as condições de uso do objeto, que 
envolvem, especificamente, pontos associados à condição para exploração do 
conteúdo do contrato; confidencialidade das informações transferidas e possíveis 
direitos e obrigações sobre desenvolvimentos associados ao objeto contratual. 
As situações para exploração referem-se principalmente aos limites e a extensão dos 
segmentos a serem explorados pela cessionária, durante a validade das obrigações do 
contrato de transferência de tecnologia. As condições de confidencialidade definem os 
limites temporais dos direitos e obrigações associados ao resguardo sigiloso e livre 
utilização das informações transferidas ao cessionário. Quanto aos direitos sobre os 
22 
 
desenvolvimentos referentes ao objeto contratual, tratam das obrigaçõese direitos em 
relação as novas informações produzidas. 
As limitações ao uso do conteúdo dos contratos envolvendo conhecimentos não 
assegurados por direitos de propriedade industrial podem ser conceituadas práticas 
desonestos e termos abusivos com base no Direito da Concorrência. A análise das 
práticas desonestas e termos abusivos também são aplicáveis aos contratos 
envolvendo direitos de propriedade industrial. 
 
5.3 Remuneração 
 
O valor da remuneração através do fornecimento de tecnologia e pela prestação de 
serviços é combinado entre as partes com base nos valores realizados no mercado 
para contratações parecidas e características do segmento de atividade, da mesma 
maneira que nos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial. Existem, 
porém, diferenças quanto ao modelo de remuneração para os contratos de 
fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de assistência técnica em razão 
das diferenças nas características do objeto contratual, que são ligadas a essas 
categorias. 
Para o fornecimento de tecnologia são usadas, normalmente, formas de remuneração 
baseadas em porcentagem sobre vendas dos produtos e serviços associados à 
tecnologia fornecida ou valor fixo pela exploração da tecnologia que é objeto da 
negociação. Também é possível a articulação desses tipos de remuneração para o 
fornecimento de relatórios, manuais e desenhos, que constitui o denominado know-how 
e segredos industriais. 
Referente aos serviços de assistência técnica ou científica, o valor relativo ao 
fornecimento de soluções para problemas específicos de produção ou atividades de 
suporte para desenvolvimento de tecnologias é estabelecido, particularmente, com o 
cumprimento do número de técnicos e no volume de horas designadas e um valor 
reconhecido por hora para os profissionais empregados nas atividades. Dessa forma, 
23 
 
as referências podem ser organizadas com base na denominada taxa/hora de trabalho 
ou taxa/dia de trabalho. 
 
24 
 
UNIDADE 6: CONTRATOS DE FRANQUIA EMPRESARIAL 
Trata-se da união do capital de um ao anseio de crescimento de outro, proprietário de 
um negócio já estabelecido, mediante a transferência de conhecimentos e assessoria 
técnica, criando ensejo a uma relação que, a princípio, só traz benefícios para os dois 
lados. 
Mas, a teoria e a prática de franquia guardam particularidades que merecem ser 
observadas cuidadosamente, pois, como pontuado por José Cretella Neto (2002,p.5), 
na mesma proporção em que esse sistema de impulsionamento de vendas 
proporcionou o desenvolvimento de diversos campos mercadológicos, também abre 
algumas margens sensíveis para conflitos. 
Um dos pontos mais importantes é relacionado à proteção da propriedade intelectual, 
principalmente a marca e o know-how. A grande importância da propriedade intelectual 
gera a necessidade de focar para a sua proteção no contrato de franquia. A lei 
específica muito pouco trata a respeito das suas consequências da propriedade 
intelectual durante a vigência contratual e, especialmente, pós-contratual, viabilizando 
grande margem para a autonomia privada. 
O modelo de franchising muito comum, onde franqueador, que possui a marca e o 
know-how fortalecidos, licencia-os ao franqueado, viabilizando que esse implante o seu 
próprio negócio com assistência técnica e orientações passadas por aquele, que será 
remunerado através de royaltes. 
Apesar deste modelo ou terceira geração contratual ser muito comum na prática de 
franchising; os antigos, marcados pela concessão apenas do uso da marca e o know-
how, com ou sem total exclusividade em determinada região, ainda são usados 
atualmente. Entretanto, há novas gerações com sistemas muito mais avançados que 
contam, por exemplo, com um Conselho de Franqueados e disposições contratuais de 
recompra da unidade franqueada, na possibilidade de não renovação do negócio 
jurídico. 
É possível afirmar pela sua classificação como um contrato bilateral, envolvendo o 
franqueador e o franqueado; em consenso, tendo em vista que o negócio jurídico se 
estabelece com o simples interesse de desejo das partes, isentando qualquer entrega 
25 
 
efetiva de coisa; oneroso, devido à cobrança de taxa de filiação pelo franqueador para 
a concessão da franquia, e de execução contínua no tempo. 
No entanto, a qualidade da tipicidade ou atipicidade do contrato de franchising é um 
aspecto questionável. Há quem defenda a atipicidade diante a sua não exaustão na 
regulação da matéria. Conforme Coelho (2013, vol. 1, p. 128), refere-se de disclosure 
statute, que não regula devidamente a relação jurídica, mas determina a 
responsabilidade de clareza entre as partes. Para ele, o contrato de franchising não 
seria típico “porque a lei não define direitos e deveres dos contratantes, porém apenas 
obriga os empresários que pretendem franquear seu negócio a mostrar, com 
antecedência à finalização do acordo, aos interessados algumas informações 
essenciais” (COELHO, 2013, vol. 1, p.129). 
A Lei 8.955/94 apresenta, em seu artigo 3º, condições básicas a serem observados na 
Circular de Oferta de Franquia, bem como o artigo 6º impõe alguns requisitos de 
validade para a celebração do contrato. 
O princípio da liberdade de formas, claro no artigo 425 do Código Civil, que determina 
que as declarações de desejo podem ser feita dos mais diversos modos, desde que 
“manifeste ao destinatário, de modo adequado e por ele inteligível, a vontade de 
finalizar o contrato e o conteúdo que a este se tenciona dar” (ROPPO, 2009, p.96), 
Fran Martins (2010, p. 445) e Arnoldo Wald (2012, v. 3, p. 410) entendem tratar-se o 
franchising, de um contrato típico, pois excepcionam o referido princípio diante a 
imposição de uma formalidade para a demonstração de vontade. 
 
 Documentos Indispensáveis 
 
O contrato de franchising é definido por uma sucessão de atos, estabelecido pela 
Circular de Oferta de Franquia (COF). Não há uma fase previa própria para os 
compromissos. Geralmente, os franqueadores têm um modelo pronto de COF que 
precisará atender os requisitos mínimos estabelecidos no artigo 3º da Lei 8.955/94. 
Como em todas as negociações preliminares, o COF não vincula, sendo possível a 
26 
 
negativa da aquisição sem que isso implique em uma responsabilidade de indenizar a 
outra parte. 
A falta da obrigatoriedade da aquisição não destrói a COF dos deveres de conduta 
proveniente da boa-fé clara. Apesar do artigo 422 do Código Civil não abordar sobre a 
probidade e a boa-fé na fase pré-contratual e na pós-contratual, o Enunciado nº 170 do 
Conselho da Justiça Federal abrange esse entendimento para abraçar as referidas 
etapas contratuais. A boa prática, atenta a essa omissão legislativa, aconselha a 
celebração de um termo anexo à COF que ponha a salvo dados sigilosos e exclusivos 
do franqueador casualmente conhecidos pelo interessado em ser franqueado. 
Há que se advertir que o COF, apesar da sua natureza de contrato preliminar, não se 
confunde com o Pré-Contrato de Franquia. Esse sucede àquele em, pelo menos, 10 
dias e é definido pela criação de algumas obrigações pré-contratuais ao interessado 
em ser franqueado, a exemplo da “locação do local comercial, reformas, instalação, 
aquisição de estoque, a estabelecer uma pessoa jurídica para enfim se firmar o 
Contrato de Franquia” (VANCE; AZEVEDO; SILVA, 2012, p. 58). Não é raro o 
franqueado exigir, ainda, cópia do contrato de locação ou do título de propriedade do 
local comercial a ser usado pelo futuro franqueador. 
A relação jurídica entre o franqueador e o interessado em ser franqueado se realiza 
através do Contrato de Franquia que, conforme o artigo 6º da Lei de Franchising, é 
necessário que seja documentado e assinado na presença de 2 (duas) testemunhas, 
sendo válido independentemente do seu registro em cartório ou no órgão competente. 
Não há, na legislação brasileira, outra condicionante à celebração docontrato, sendo 
necessário o instrumento ser registrado diante o Instituto Nacional da Propriedade 
Industrial (INPI). 
Ao contrário do que ocorre nos Estados Unidos e na França a lei brasileira é mais 
flexível, pois apresenta somente condições formais, nada tratando sobre 
características materiais do contrato de franquia. Conforme a Amended FTC Franchise 
Rule, nos Estados Unidos da América, para haver uma franchise, requer três 
elementos materiais: O direito do franqueado de operar um negócio reconhecido ou 
associado à marca do franqueador ou fornecer, vender e distribuir produtos, serviços e 
commodities classificadas ou associadas a este; a possibilidade do franqueador 
27 
 
oferecer assistência ou até mesmo desenvolver uma fiscalização sobre o método de 
operação do franqueado e, finalmente, como condição para se tornar um franqueado e 
começar suas atividades, o interessado deverá se comprometer e pagar US$500,00 
(quinhentos dólares) ou mais ao franqueador até seis meses antes do início das suas 
atividades (BAER, 2012). 
A tipicidade mínima da lei brasileira de Franchising por um ponto é positivo, porque 
oferece maior autonomia contratual conforme os usos e tradições do segmento. 
Enquanto que o regime jurídico estadunidense apenas aceita duas formas contratuais 
específicas, trade and product franchising e business format franchising, e o francês 
restringe-se ao último, o ordenamento jurídico brasileiro possibilita os quatro modelos 
ou gerações: 
No entanto, o legislador pátrio deixou um amplo espaço para abusos perpetrados por 
sujeitos inescrupulosos. Pontuou Baillieu, apontado por Cretella Neto, que o negócio 
jurídico de franchising pode ser extremamente satisfatório aos seus interessados, 
porém é, campo fértil para a prática de posturas desleais e ilegais. 
A boa prática aconselha a aplicação de uma variedade de cautelas na celebração de 
um contrato de franchising através das partes envolvidas, seja pelo meio da análise da 
circunstância do franqueador, qualidade dos produtos, as imposições e o perímetro da 
exclusividade, como a averiguação das aptidões do franqueado, capacidade em 
comercializar produtos e situação financeira (MARTINS, 2010, p.444), por exemplo. 
Também a importância de maior cuidado às regulamentações a respeito da 
propriedade intelectual inserida no contrato de freanchising, da mesma maneira que 
suas consequências pós-contratuais, para que o negócio jurídico não termine criando 
um monstro concorrencial para o franqueador nem vampiresco para os franqueados. 
O contrato de franquia não é um simples instrumento. Refere-se a um contrato 
diversificado, pois resultante de uma conjunção de tratos. A sua quantidade pode 
abordar tanto sobre o uso de marca e transferência de tecnologia como exploração de 
patente, prestação de serviços de assistência técnica e científica, dependendo da 
geração da franchising, sendo, por isso, registrável como contrato de transferência 
tecnológica diante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
28 
 
Nos onze artigos da Lei 8.955/94, a marca e o know-how, importantes ativos imateriais 
envolvidos no contrato de franchising, possuem especial cuidado no terceiro 
dispositivo, ao determinar quais as informações mínimas essenciais a serem oferecidas 
na Circular de Oferta de Franquia. 
Possui o mencionado artigo que o franqueador precisará proporcionar ao interessado 
em se transformar franqueado uma Circular de Oferta de Franquia (COF), por escrito e 
em linguagem objetiva e de fácil acesso, que contem dados a respeito da situação das 
marcas ou patentes no qual uso será cedido diante o INPI, assim como da 
circunstância do franqueado, após o vencimento do contrato de franquia, em relação 
ao know how ou segredo de indústria a que venha a ter acesso em função da franquia 
e a implantação de atividade concorrente da atividade do franqueador, dentre outras. 
 As marcas, tradicionalmente, eram usadas para definir a propriedade do bem. Com a 
mudança da sociedade, elas foram atingindo novos objetivos e hoje encontram 
relevante parcela no valor de mercado de uma empresa. A marca é o cartão de visitas 
do produto ou serviço ao cliente. É um elemento de atração do franqueado, que 
procurará investir numa marca sólida, símbolo de um negócio consolidado e avaliado, e 
um importante ativo de um franqueador. 
O Brasil, por situações de política legislativa, apenas identifica como marca os sinais 
visualmente perceptíveis. A Lei de Propriedade Industrial não destaca outras condições 
legais para o seu registro como marca. Recorreu-se o legislador pátrio da técnica de 
exclusão ao mencionar no artigo 124, os sinais não registráveis. Coube à doutrina 
enumerar a lista de condições. 
É uma desqualificação confundir marca com sinal. Além de respeitar todos as 
condições de validade, para que o signo se transforme em marca é necessário o seu 
registro no órgão competente. O registro conferirá propaganda à apropriação com 
presunção juris et de jure, ou seja, de forma que é inadmissível a argumentação por 
terceiros de não conhecimento da exclusividade do sinal. 
A função principal da marca é diferenciar um produto ou serviço de outro afim 
comercializado no mesmo seguimento empresarial. Contestar a importância desse 
aspecto vai de encontro à própria legislação nacional e internacional sobre o tema, pois 
29 
 
tanto a Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 122, como o acordo TRIPS são 
muito claros ao constituir, como objetivo principal da marca, a diferenciação. 
Entretanto, à proporção que o signo diferencia o produto ou serviço ao qual se vincula 
dos outros comercializados, ele também direciona o consumidor. Quanto melhor a 
imagem da marca, mais usuários serão atraídos por ela, adquirindo os produtos ou 
contratando serviços aos quais é vinculada e, dessa forma, ela atrairá valores à 
empresa. Uma boa marca não é só importante para distinguir, mas sim para captar 
investidores, que não apostarão em empresas pouco expressivas. A marca tem, 
consequentemente, uma função econômica, pois também funciona como um atrativo a 
novos investimentos. A sua importância é inegável. 
Além disso, o contrato de franchising pode envolver, além da venda de produtos 
marcados pelo franqueador, a mudança do modelo do negócio, o know-how ou savoir 
faire, conceituável como “informações, conhecimentos técnicos, práticas, experiências 
e outros elementos de um processo especial de produção de produtos ou atividades 
especializadas, com vistas ao aproveitamento por outros industriais ou interessados” 
(RIZZARDO, 2011, p. 1377). Segundo Isabel Vianna Vaz 
know-how consiste em um bem imaterial, constituídos por uma variedade de 
elementos, “até mesmo corpóreos, como na situação em que a mudança desse bem se 
faz através de ilustrações e gráficos que configuram o modo de procedimento” 
(MARTINS, 2010, p. 453), no qual conhecimento não é de fácil acessado por qualquer 
indivíduo. A sua proteção, no ordenamento jurídico brasileiro, ocorre através da 
tipificação como crime de concorrência desleal de uma variedade de atividades que 
atentem contra uma de suas características elementares: o grande segredo. Não se 
indica o know-how, por esse motivo lhe conferiria publicidade. Conhecimento registrado 
não é know-how, mas, sim, invenção patenteada. 
A necessidade de previsão no COF a respeito da circunstância do franqueado, depois 
de cessado o contrato, a respeito do know-how obtido é uma das variantes 
consequentes da preocupação do legislador com a concorrência desleal. Seria muito 
fácil conseguir todo o conhecimento necessário, eliminar o contrato e, logo em seguida, 
construir um negócio próprio em concorrência imediata com o anterior. Segundo 
Arnaldo Rizzardo, esse é um dos atos normais de violação do segredo industrial. 
30 
 
A lei de Franchising não impede de forma clara a ocorrência desse fenômeno, nem 
estabelece um períodomínimo entre o encerramento das atividades do franqueado 
para início, no mesmo local comercial, de uma atividade própria semelhante à da 
franquia antes desempenhada. Porém, não é pelo motivo da lei é silente nesse aspecto 
que o franqueador e o franqueado não devam observar para isso. 
O contrato de franchising é um contrato comercial, de acordo com os ensinos de Carlos 
Alberto Bittar, sua situação jurídica se constitui de normas de ordem pública, 
disposições codificadas e de diplomas apartados do código, normas de caráter 
administrativo e ético, orientações jurisprudenciais e doutrinária, também “prescrições 
ditadas pelo desejo das partes, dentro do poder reconhecido às pessoas para a auto-
regulação de seus vínculos negociais, respeitados sempre os limites próprios” 
(BITTAR, 1990, p.05). 
Apesar de o franchising desponte como uma prática facilitadora do empreendedorismo, 
não é importante ao franqueador nem ao grupo de franqueados que aconteça a 
proteção, ou, em diferentes palavras, que um franqueado Inicie um processo de 
concorrência objetiva interna. Assim, compreende-se como necessária a disciplina 
contratual da concorrência. 
Geralmente, o COF ou o contrato de franchising envolve uma previsão a respeito da 
vedação à concorrência na fase pós-contratual, restringindo o franqueado de 
desenvolver a mesma atividade em concorrência imediata ao antigo franqueador. 
Significa que um dispositivo similar ao usado em alienação de estabelecimento 
empresarial, nessa hipótese chamada de cláusula de não restauração, bem como em 
contratos de locação de loja em shopping center. 
No entanto, a legitimidade dessa vedação à concorrência sem negociação é 
condicionada principalmente à conservação da ordem econômica e da livre 
concorrência. Fábio Ulhôa Coelho (2013, vol. 1, p. 251-252) orienta a definição de 
limites materiais, temporais e espaciais de tal forma que não restrinjam o desempenho 
de qualquer atividade econômica ou do exercício da profissão, não eliminem totalmente 
a competição e nem possibilitem posturas desleais ou infração à ordem econômica. 
Apesar da autonomia negocial inerente aos negócios existentes, aconselha-se que a 
fixação do tempo seja coerente à prática do segmento de mercado, dimensão e objeto 
31 
 
do negócio, em um espaço físico conforme o estudo geográfico de mercado, para 
estabelecer a atividade empresarial dentro dos limites em que foi efetivamente 
executada. 
Ainda que a autonomia do desejo consista no “poder disponibilizado ao sujeito para 
criar a norma individual nos limites deferidos através do ordenamento jurídico” 
(FARIAS; ROSENVALD, 2012, p.141-142), há que se compreender a franchising à luz 
de um direito civil constitucionalizado. Não é pelo motivo do franqueador assim previu, 
na COF ou no contrato, que necessariamente se dará na prática. Repise-se que o 
contrato de franchising, em todas as suas fases, é de adesão, o que comprova a 
necessidade de se averiguar a sua finalidade em desvantagem da letra fria. 
O querer, hoje, já não é o único elemento que vincula. A intenção não foi descartada do 
apoio fático contratual, porém, agora, ela é ampliada ao atendimento de interesses 
dignos de tutela, que não se limitam aos individuais. Neste processo, defende-se como 
necessária a proteção à concorrência antinegocial na proporção em que tenha existido 
efetiva transferência dos bens jurídicos tutelados. 
Um negócio onde o franqueador se restringe a alterar a sua marca e decoração, sem 
analisar qualquer apoio técnico ou conhecimento específico, de administração e 
gerência, numa geração de franchising em que isso é necessário, deslegitima qualquer 
medida judicial em acordo do franqueador dissidente que casualmente continue 
realizando a mesma atividade em seguida à extinção do contrato, ainda que haja 
vedação contratual ou previsão na COF nesse sentido. 
É necessário ter em mente que o contrato não pode mais ser considerado apenas 
como um instrumento de realização dos interesses dos contratantes particularmente 
classificados, mas, sim, das finalidades traçadas pelo ordenamento jurídico (FARIAS; 
ROSENVALD, 2012, p.144). Um contrato de franchising que não atende a sua real 
finalidade não merece proteção diante as proteções da legislação própria, devendo ser 
considerado como um contrato de licença de uso de marca ou até mesmo de licença 
de know-how, à luz da Lei 9.279/96. Do contrário, existiria a legitimação de um exagero 
contratual. 
Além disso, insiste que a proteção à marca não diz respeito meramente ao interesse do 
seu particular, como também de toda a comunidade, ante os seus escopos distintivo, 
32 
 
publicitário, consumerista e econômico. Dessa maneira a proteção à propriedade 
intelectual associada no contrato de franchising se apresenta de grande importância, 
apesar da usual leitura rasteira dos seus dispositivos e da pouquíssima reflexão das 
suas consequências na fase pós-contratual. 
 
33 
 
UNIDADE 7: PROCESSO DE AVERBAÇÃO E REGISTROS DE CONTRATOS NO INPI 
A averbação ou registro do contrato é a valorização público de um acordo dentre as 
partes que se dá mediante a divulgação dos termos básicos do negócio. A diferença 
que existe entre averbação e registro é que a averbação é referente a contratos que 
envolvem direitos de propriedade industrial já registrados ou depositados no INPI, já o 
registro é feito para contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de 
assistência técnica 
O propósito da averbação de contratos que envolvem direitos de propriedade industrial 
e do registro de contratos de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços e 
franquia é produzir os efeitos jurídicos associados a valorização público do negócio. A 
averbação e o registro geram três consequencias jurídicas básicas. 
Uma delas é o efeito em relacionamento a terceiros, previsto na Lei da Propriedade 
Industrial. O comprovante do contrato, que contem o nome das partes, o resumo do 
objeto, a remuneração e o período, é publicado na RPI e assegura a liberdade diante 
terceiros. A liberdade, oferece segurança jurídica aos negócios com ativos intangíveis. 
A averbação e o registro também geram efeitos fiscais. Conforme o Regulamento do 
Imposto de Renda,os valores pagos a título de royalties pela exploração ou uso de 
direitos de propriedade industrial e através do fornecimento de tecnologia e pela 
prestação de serviços de assistência técnica somente poderão ser deduzidas como 
custos operacionais se o contrato for averbado ou registrado no INPI. 
O terceiro efeito se aplica apenas a contratos de cessão ou licença de direitos de 
propriedade industrial, de fornecimento de tecnologia e prestação de serviços de 
assistência técnica que implicam envios ao exterior. A aquisição do câmbio para a 
remessa dos valores vindo destes contratos apenas acontece após a devida averbação 
ou registro no INPI. 
A averbação e o registro dos contratos não são essenciais no Brasil, mas as 
consequencias jurídicas desse processo podem ser necessários para o efetivo 
cumprimento das obrigações, conforme as características dos negócios. Por isso, a 
averbação ou o registro é resultado do interesse das partes nas consequencias que ela 
gera. 
34 
 
Por exemplo, quando uma empresa nacional, licencia uma marca que pertence a uma 
empresa espanhola, o contrato deverá ser averbado para que a empresa brasileira 
realize o pagamento royalties para a empresa espanhola. Nessa circunstância a 
averbação é uma condição necessária para o execução das obrigações contratuais. 
Mas duas organizações nacionais, por exemplo, podem oficializar um acordo de licença 
de uso de marcas sem que esse contrato seja averbado no INPI. Isso, acontece 
quando as partes não têm interesse nos efeitos jurídicos da averbação, como o efeito 
diante de terceiros e a dedução fiscal dos gastos pelo uso dos direitos de propriedade 
industrial. 
A maior parte dos paísesconta com instituições comprometidas ao registro de títulos e 
documentos para fornecer segurança jurídica e fé pública aos atos civis, que também 
são empregados aos contratos envolvendo direitos de propriedade industrial e 
tecnologia. Esses serviços são normalmente ofertados pelos notários e tabeliões, que 
são, os responsáveis pela averbação e registro dos contratos. 
No Brasil, a lei da propriedade industrial refere ao INPI a obrigação pela averbação e 
registro desses contratos, por isso, contamos com uma instituição específica nesses 
serviços. A averbação de contratos é executada pelo instituto desde a sua criação em 
1970. Antes da criação do INPI, o registro desses contratos era realizado pelo Banco 
Central do Brasil. 
 
 Análise de Contratos 
 
A análise dos contratos para averbação e registro está organizada em duas etapas, 
que são o “exame formal” e o “exame técnico”. Em cada uma dessas etapas a 
requisição pode passar por exigências ou pedidos de esclarecimentos 
complementares, através de cartas enviadas aos requerentes. Essas exigências e 
requisições de esclarecimentos devem ser atendidas para emissão dos Certificados de 
Averbação. 
35 
 
O exame formal é a fase de acompanhamento da legalidade dos documentos e o 
atendimento das condições para o exame técnico. Entre as condições formais para 
averbação podemos destacar, como exemplos, a legalização consular de contratos 
firmados no exterior, a exibição de tradução para os documentos em língua estrangeira 
e, para as exigências enviadas por representantes das partes contratuais, a 
apresentação da procuração. 
O exame técnico é a fase da análise do conteúdo do contrato para fins de averbação 
ou registro. Entre os fatores verificados destacamos a natureza do objeto contratual e a 
circunstância dos direitos de propriedade industrial envolvidos no negócio, as 
condições gerais de remuneração e o período de vigência contratual frente à vigência 
dos direitos de propriedade industrial. 
 
 Requisitos de Contratos entre Empresas Vinculadas 
 
No Brasil, averbação e o registro de contratos de tecnologia dentre empresas com 
vinculação prevalecente de capital obedecem condições específicas em razão das 
normas fiscais a que essas empresas estão submetidas, em especial a legislação do 
Imposto de Renda. Por esse motivo, a análise dos contratos para efeito de averbação e 
registro entre essas empresas diferencia dos negócios celebrados entre empresas 
livres. 
São classificadas vinculadas duas ou mais empresas perante a direção, o controle ou a 
administração de uma delas, estabelecendo grupo industrial, comercial ou de qualquer 
outra atividade econômica. O vinculo dominante pode se dar por controle direto do 
capital, como acontece entre as matrizes e filiais de empresas internacionais, ou 
também por controle indireto, através de uma empresa do grupo econômico. 
Dentre as condições específicas para os contratos entre empresas vinculadas 
podemos destacar o limite para os pagamentos de royalties. Na situação, de 5% das 
receitas líquidas com vendas para o pagamento relacionado a licenciamentos de 
direitos de propriedade industrial, fornecimento de tecnologia e assistência técnica. 
36 
 
 Novas Perspectivas de Contratos no INPI 
 
Por força da Lei de Propriedade Industrial brasileira, para que contratos de mudança de 
tecnologia (lato sensu) produzam plenas consequencias, é necessário apresentá-los 
para averbação diante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). 
Os contratos de transferência de tecnologia são aqueles que têm como objeto a 
exploração de patentes e/ou desenhos industriais, a licença de uso de marcas, a 
aquisição de informações tecnológicos (fornecimento de tecnologia stricto sensu), a 
prestação de assistência técnica e a franquia empresarial. 
Desde o início de suas atividades, o INPI recebe solicitações de averbação de 
contratos após o implementação de um longo procedimento burocrático cercado da 
exposição física de diversos documentos, originais e autenticados, acompanhados de 
três cópias simples de tudo o que for apresentado. Como resultado, hoje há um 
exagero de gastos com cópias e papel, dentro de uma realidade onde cada vez mais 
aumenta a utilização de arquivos digital em detrimento da manutenção física de 
documentos. 
Em atual reunião da Comissão de Transferência de Tecnologia da Associação 
Brasileira da Propriedade Intelectual (ABPI), a perspectiva da atualização dos 
processos administrativos envolvidos na exposição de contratos sujeitos à averbação 
no INPI tornou-se efetivo aos olhos de todos os presentes. 
 Com cronograma de lançamento já definido para outubro de 2013, o programa 
chamado de “e-contratos”, assim como os sistemas “e-marcas” e “e-patentes” já em 
funcionamento, entrará em operação para receber, virtualmente todos as solicitações 
de averbação de contratos que impliquem em transferência de tecnologia. 
A princípio, apenas o preenchimento das guias de pagamento, formulários oficiais e 
envio dos documentos básicos necessários para análise formal e técnica do pedido de 
averbação, será executada de forma eletrônica. Imediatamente, o recebimento 
eletrônico dos pedidos de averbação representará enorme economia no tempo gasto 
entre a montagem dos documentos e o protocolo do processo, também nas cópias e 
deslocamento de pessoal. 
37 
 
Também, eventuais erros de preenchimento nos formulários de averbação, que sempre 
atrasam todo o processo de análise, serão reduzidos, visto que os campos de 
informação associados a cada tipo de categoria contratual serão gradativamente 
apresentados após a definição do tipo de contrato definido no momento em que a guia 
de pagamento for criada. 
Entretanto, levando em conta que a automação de processos acaba com a flexibilidade 
da análise simplismente humana, algumas consequências mais sensíveis às partes 
interessadas já serão sentidas na primeira fase de implantação do projeto. Por 
exemplo, o envio virtual da solicitação de averbação sem a documentação mínima 
solicitada pelo INPI – guia paga, formulários preenchidos, carta e contrato – poderá 
provocar a extinção do processo sem qualquer análise de competência. 
Na situação acima, a parte não terá direito de restituição da guia de pagamento. As 
taxas oficiais cobradas para averbação de contratos no INPI são muito relevantes. Nos 
dias de hoje, a averbação de um contrato em apenas uma categoria, da mesma 
maneira que a licença de marcas, por exemplo, custa o valor mínimo de R$ 2.250,00 
para contratos que contemplem até 15 marcas licenciadas, sendo que, para cada 
marca adicional, terá o acréscimo de R$ 185,00. 
É necessário o cuidado redobrado na verificação dos documentos encaminhados 
juntamente com o solicitação de averbação virtual, porque eventual extinção do 
processo importará em grande prejuízo financeiro às partes, além gerar atraso na 
averbação do contrato e ocasionar na perda da data do protocolo, que é considerada 
pelo INPI como o marco inicial do prazo da averbação. 
O lançamento das fases dois e três sistema e-contratos propiciará o acompanhamento 
de todo o processo de averbação de forma eletrônica e os usuários cadastrados 
receberão os status de atualização dos processos por e-mail, assim como acontece 
com o acompanhamento de processos judiciais. Concluída de forma satisfatória a 
analise do pedido, o usuário certificado poderá, também, entrar e imprimir o respectivo 
Certificado de Averbação de maneira direta do seu computador. 
 
38 
 
A alimentação totalmente informatizada de todos os processos de averbação propiciará 
que o INPI disponibilize, também, uma base de dados virtual para consulta pública das 
informações contratuais, assim como o tipo de contrato celebrado, nome das partes, 
periodo de vigência, valor e moeda de pagamento, atualmente apenas divulgadas pelo 
Instituto em sua Revista de Propriedade Industrial.Vencidos os momentos iniciais de adequação, com certeza o lançamento de todos os 
módulos do sistema “e-contratos” beneficiará os usuários com o crescimento da 
velocidade processual e agilidade no acesso das informações referentes ao status de 
analise das solicitações apresentados. 
Ainda que muitos sejam os questionamentos levantados pela mudança significativa em 
um processo de trabalho estabelecido há mais de quatro décadas, a expectativa da 
operação de sistemas de analise e registro de contratos completamente informatizados 
ressalta o compromisso do INPI em melhorar a habilidade dos seus serviços e eliminar 
a burocracia dos setores públicos nacionais tão ligados ao papel. 
Aos usuários dos serviços de averbação de contratos resta o compromisso de 
acompanhamento de perto o lançamento do sistema “e-contratos”, para colaborar com 
o seu aprimoramento e opinar sobre futuras adaptações, inevitavelmente, essenciais 
para a aperfeiçoamento dos serviços ofertados pelo Instituto. 
39 
 
20 ANOS DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O conjunto das normas e métodos que pautam os registros e a averbação de contratos 
de mudança de tecnologia no Brasil passou por quatro fases diferentes de 
desenvolvimento ao longo das últimas décadas. Com base nisto é possível destacar e 
compreender melhor as práticas do INPI, correlacionando estas fases à transformação 
das políticas públicas exercidas pelo País neste período. 
Na primeira fase, entre 1950 e 1970, o foco das normas e práticas, em um primeiro 
instante, foi o controle de envios de royalties e lucros ao exterior e, em seguida, o 
incentivo ao desenvolvimento industrial em setores prioritários. As normas 
representativas dessa fase são a Lei nº 3.470/1958, que limitou em 5% a dedução 
fiscal das despesas com pagamento de royalties e serviços de assistência técnica, e a 
Portaria do Ministério da Fazenda nº 436 de 1958, que estabeleceu os princípios 
exclusivos para dedução, de acordo com o grau de essencialidade dos setores de 
atividade. O registro dos contratos de tecnologia foi estabelecido em 1962, com a Lei nº 
4.131. 
Na segunda fase, entre 1970 e 1990, o foco foi a regulação do mercado de tecnologia, 
a partir do interesse dos objetivos e estratégias da política brasileira de 
desenvolvimento industrial. A criação do INPI (Lei nº 5.648/1970) foi um dos momentos 
 
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mais significativos dessa etapa, assim como a instituição do Novo Código da 
Propriedade Industrial (CPI, Lei nº 5.772/1971). Dessa forma, o INPI foi estruturado 
com a imcumbencia de agilizar e regular a transferência de tecnologia e de estabelecer 
melhores condições de negociação e utilização de patentes e outros direitos de 
natureza semelhante. Com o CPI os atos e contratos que provocassem transferência 
de tecnologia ficaram sujeitos à averbação do INPI. 
A terceira fase, entre 1990 e 2000, foi marcada pela flexibilização das normas e dos 
procedimentos referentes à averbação de contratos, que aconteceram no contexto das 
reformas do Estado. A partir disso, o Sistema de Propriedade Intelectual buscaria 
incentivar os investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento e proporcionar a maior 
transferência internacional de tecnologia. Nesta etapa, destaca-se a autorização de 
diversas leis relativas à transferência de tecnologia como, a Lei nº 8.383/1991, que 
revogou os mecanismos que impediam os envios, a título de transferência de 
tecnologia, entre matriz e subsidiárias no País; a Lei de nº 8.955/1994, que 
regulamentava as franquias; a Lei nº 9279/96, que substituiu o Código da Propriedade 
Industrial de 1971; e outras vinculadas, como a Lei nº 9609/1996 (Programa de 
Computador); e a Lei nº 9456/1997 (Proteção de Cultivares). 
A partir dos anos 2000, a averbação e o registro dos contratos começaram a integrar o 
novo contexto baseado na articulação e no engrandecimento do sistema nacional de 
inovação. As ações vinculadas à defesa da concorrência e à integração internacional 
da economia do Brasil também fazem parte do mesmo cenário recente, em que se 
ressaltam os serviços de suporte ao mercado de tecnologia. Percebe-se que, nesta 
etapa, a estrutura do INPI passou por uma reorganização, em 2016 com o Decreto nº 
8.686, visando à evolução dos métodos, a melhor prestação de serviços e a maior 
interação com os utilizadores. 
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RESUMO: 
 
A convenção da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) determina 
como propriedade intelectual como “a soma dos direitos referentes às obras literárias, 
artísticas e cientificas, às interpretações dos artistas intérpretes e às execuções dos 
artistas executantes, aos fonogramas e às emissões de radiodifusão, às invenções em 
todos os domínios da atividade humana, às descobertas científicas, aos desenhos e 
modelos industriais, às marcas industriais, comerciais e de serviço, bem como às 
firmas comerciais e denominações comercias, à proteção contra a concorrência desleal 
e todos os outros direitos inerentes à atividade intelectual nos domínios industrial, 
científico, literário e artístico”. 
Dessa forma, a propriedade intelectual refere-se ao conhecimento que o criador dispõe 
de como gerar a sua criação. Para garantir o direito de exploração de propriedade 
intelectual, primeiro é preciso proceder à proteção da mesma. O direito de propriedade 
intelectual propõe formas de proteção separadas em três categorias: Direito Autoral, 
Propriedade Industrial e Proteção Sui Generis 
Direito autoral é o direito que ocorre basicamente da autoria de obras intelectuais no 
campo literário, científico e artístico, de que são exemplos: desenhos, pinturas, 
esculturas, livros, conferências, artigos científicos, conteúdos jornalísticos, músicas, 
filmes, fotografias, programas de informática entre outros. 
A propriedade Industrial tem o seu foco de interesse voltado para a atividade 
empresarial. Tem como objeto patente de invenção e de modelo de utilidade, marca, 
desenho industrial, indicação geográfica, segredo industrial e punição a concorrência 
desleal, sendo prevista pela Lei nº 9.279/96. A propriedade industrial envolve um 
conjunto de direitos e obrigações referentes a bens intelectuais, objeto de atividade 
industrial de empresas ou indivíduos. Garante a seu proprietário a exclusividade de: 
produção, comercialização, importação, uso, venda e cessão”. 
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O segmento da proteção sui generis envolve a topografia de sistema integrado e as 
variedades de plantas denominadas de cultivar, bem como os conhecimentos 
tradicionais e o acesso ao patrimônio genético, sendo cada tipo de proteção prevista 
por legislação própria. Neste contexto, o direito à proteção também depende de registro 
em órgão competente, e o período máximo de legitimidade varia de acordo com o tipo 
específico 
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LEITURA COMPLEMENTAR: 
INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL – INPI 
www.inpi.gov.br 
 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
PROPRIEDADE INTELECTUAL E IMPORTAÇÃO PARALELO 
AUTOR: Maristela Basso 
EDITORA: Editora Atlas 
 
MANUAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 
AUTOR: Liliane Minardi Paesani 
EDITORA: Editora Atlas 
 
http://www.inpi.gov.br/