Oposição TECHOUSE na 42

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ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCESSO Nº 930200667 de 24/04/2023
 MARCA – “TEKHOUSE”
MISTA CLASSE – (12) - 42
TITULAR – TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA
OPOENTE – M.C.R AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA 
RPI Nº 2732 de 16/05/2023
A.L.V. DE OLIVEIRA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 33.733.680/0001-01, Vem por seu procurador devidamente assinado, através desta apresentar tempestivamente.
O P O S I Ç Ã O
ao pedido de registro em destaque, o fazendo pelas seguintes razões:
I – PRELIMINARMENTE
A presente medida é tempestiva, eis que está sendo apresentada dentro do prazo estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial, devendo, ser apreciada somente quanto ao mérito.
A RPI em epígrafe, publicou o pedido de registro N° 930200667 de 16/05/2023, marca “TEKHOUSE” em nome de TEKHOUSE ENERGIA SOLAR LTDA, para identificar os serviços consignados na classe em referência (NCL - 12) 42.
II – DAS RAZÕES DE OPOSIÇÃO
Em que pese as razões que levaram esse INPI a publicar o pedido de registro do sinal distintivo em tela, não pode a ora Opoente com as mesmas concordar, pois colide com seu de registro de marca, conforme abaixo.
	OPOENTE
	OPOSTA
	
	
	NCL 42:
Aluguel de medidores para registro do consumo de energia;Consultoria na área de economia de energia;Medição de energia elétrica;Projeto de distribuição de energia elétrica;Projeto de geração de energia elétrica;Serviços de energia solar
	NCL 42: 
Projetos de engenharia elétrica para sistemas de energia solar; Projetos de engenharia para distribuição de energia elétrica; Projetos para construção de equipamentos e sistemas distribuidores de energia solar.
Obs.: Mesmos serviços oferecidos.
É INEGÁVEL A COLIDÊNCIA ENTRE AS MARCAS, NOS ASPECTOS GRÁFICOS, FONÉTICOS, E TAMBÉM NA MESMA CLASSIFICAÇÃO NICE.
(DA OPOENTE) “TECHOUSE ENERGIA SOLAR”
PARA DESIGNAR: Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.
(DA OPOSTA) “TEKHOUSE”
PARA DESIGNAR: Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionados a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador; serviços jurídicos.
Na análise acima, nota-se claramente que colidem de tal forma direta e frontalmente, apresentando o mesmo serviço. Não se pode distinguir uma da outra ressaltando-se que ambas visam identificar serviços colidentes no mercado, sendo impraticável a coexistência de ambas as marcas no mercado.
Com a registrabilidade no órgão competente, a Opoente tem assegurado o direito a exclusividade de seu nome comercial, conforme preceitua o art.º 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, vejamos:
“art.º 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
xxix – A lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.
Com efeito, o legislador ao elaborar o dispositivo acima, pretende que não haja reprodução ou imitação de elemento característico do nome comercial e/ou título de estabelecimento de terceiros, passível de causar confusão com os sinais anteriormente registrados nos órgãos competentes.
Para maior apreciação, traz a Opoente, a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CIVEL Nº 105.460 – SP – 6ª . TURMA TFR – 09.03.88 REL. SR. MIN. CARLOS M. VELLOSO APELANTE – FABRIZIO FASANO E CIA LTDA. APELADA –
FASANO COM. E EXP. S/A . EMENTA – Administrativo. Comercial. Propriedade Industrial, Marca, CPI – Artº 65, item 5. Não é registrável como marca, título de estabelecimento ou nome comercial. CPI, artº 65, item 5. Impossibilidade de registro da marca FASANO, tendo em vista a existência do registro do nome FASANO, para assinalar estabelecimentos comerciais da autora, Fasano Comércio e Exportação SA . Recurso Improvido. DI de 26.05.88 – pág. 12844”.
Com efeito, analisando-se as expressões em apreço, conclui-se, imediatamente, que a Oposta não hesitou em REPRODUZIR o nome comercial da Opoente, é inegável a COLIDÊNCIA FONÉTICA E GRÁFICA entre as marcas, nos aspectos gráficos, fonéticos e visuais, bem como, dos serviços que visam identificar, de tal forma que não se pode distinguir uma da outra, conforme se pode verificar na confrontação de ambas as marcas abaixo, vejamos:
OPOENTE: TECHOUSE ENERGIA SOLAR	=	OPOSTA: TEKHOUSE
Neste sentido, o artº 195, alínea V, da Lei da Propriedade Industrial, é claro ao afirmar:
“Artigo 195 – Comete crime de concorrência desleal quem:
v – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”.
Havendo identidade dos segmentos mercadológicos, considerando que as marcas em testilha encontram-se sob a mesma disposição gráfica, fonética e visual, como é sabido, no caso de marcas mistas prevalece o elemento verbal, pelo qual a marca é reconhecida e solicitada pelo consumidor, bem como a imitação da expressão que é o nome comercial pela Opoente, CONFUNDINDO-SE, portanto, está o pedido de registro da Oposta incurso nas proibições do artigo 124, incisos V e XIX, da Lei da Propriedade Industrial, abaixo transcrito, norteando o direito marcário de tal modo a não permitir a proliferação de concorrência desleal.
Artigo 124 – Não são registráveis como marca:
v - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
xix – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia
”.
Constata-se o texto legal acima, não merecer o pedido de registro em epígrafe, ora atacado, a proteção requerida, já que trata-se de imitação da expressão marcária da Opoente, com insofismável igualdade nos aspectos visuais, fonéticos e ideológica, bem como ferindo o Princípio de Especialidade de Marcas por estarem ambas as marcas enquadradas em segmento mercadológico considerando afim, causando confusão no mercado consumidor, com a marca da Opoente, pois ao público não lhe será dado conhecer a origem dos bens desejados visto que o sinal distintivo da Oposta é colidente, conforme se depreende pela simples confrontação visual.
Sob o aspecto de reprodução marcária, o Mestre JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ao tratar sobre o assunto, assevera que:
“O Código proíbe o registro de marca que constitua reprodução, no todo ou em parte ou com acréscimo de marca alheia anteriormente registrada. Tratando-se de reprodução de marca, não seria necessário dizer “com acréscimo”, pois é óbvio que qualquer elemento a ela acrescido não exclui a reprodução. A reprodução da marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registro é igual a outra anteriormente registrada e em vigor, o registro não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.”
A lei marcária, em seu artigo abaixo, declara que:
Agrava-se a situação, visto que as duas sociedades atuam no mesmo segmento mercadológico, fator que levará o público consumidor a erro, dúvida e confusão, gerando, consequentemente, concorrência desleal.
À vista do exposto, não há dúvidas que a marca ora contestada está violando o artº 189, I, da Lei da Propriedade Industrial, que é claro aoafirmar:
“Artigo 189 - Comete crime contra registro de marca quem:
I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão.
 Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.
Evidenciados os fatos acima narrados, passa a Opoente ao tópico a seguir.
III – DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIEDADE
Para além, a titular da opoente postulou registro em data anterior, no dia 11/10/2022, publicado na RPI 2704, em 01/11/2022, na mesma classe da oposta:
Neste caso, a Opoente, titular da marca "TECHOUSE ENERGIA SOLAR" solicitou o registro na NCL (11) 42 no dia 11/10/2022, e a empresa Oposta solicitou o registro da marca "TEKHOUSE" na mesma categoria no dia 24/04/2023.
Salienta-se o fato de que a Oposta se manifestou no processo de registro da Opoente, porém esta não tem efeito, eis que proposta intempestivamente, conforme dispõe o Manual de Marcas do INPI, transcrito in albis:
“A análise da oposição começa pela verificação de sua tempestividade, sendo checado se a mesma foi protocolada dentro do prazo legal de 60 (sessenta) dias contados a partir da publicação do pedido. Caso a petição tenha sido apresentada fora do prazo, a mesma não será conhecida, em vista do disposto no inciso I do art. 219 da LPI. Se ela tiver sido juntada tempestivamente, o exame prossegue.” (grifamos)
Pelo exposto, a empresa titular da " TECHOUSE ENERGIA SOLAR " está protegida pelo no princípio da anterioridade do pedido de registro, que prevalece sobre o princípio da especificidade da marca. 
Esse princípio determina que, em caso de conflito entre marcas idênticas ou semelhantes, prevalece aquela que foi requerida primeiro junto ao INPI.
Por todas as razões expendidas, espera a Opoente que este renomado Órgão DÊ PROVIMENTO À OPOSIÇÃO apresentada, visto a impossibilidade de coexistência pacífica das expressões em confronto, tendo em vista a COLIDÊNCIA e ANTERIORIDADE de seu registro de MARCA, para assinalar aos serviços na mesma área mercadológica e na defesa de seus legítimos direitos e interesses e em obediência a Lei que rege a matéria, com base nos dispositivos apontados, por ser medida de direito e da mais lídima.
Nestes termos, 
Pede deferimento.
Ijuí, 05 de julho de 2023.
Luiz Fernando Soares Costa						Ricardo De Luca Rossetto
OAB/RS nº 66.379							Assessor de Marcas
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