Oposição 930409787 - BALÃO MAGICO X BALÃO KIDS

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ILMO. SR. PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROCESSO Nº 930409787 de 15/05/2023
 MARCA – “BALÃO KIDS”
MISTA CLASSE – NCL (11) 35
TITULAR – 50.055.325 SIMONE APARECIDA BALAO
OPOENTE – BALÃO MÁGICO MOMENTOS
RPI Nº 2735 de 06/06/2023
BALÃO MÁGICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BEBÊ E INFANTIL LTDA, pessoa jurídica de direito privado, nome fantasia “BALÃO MÁGICO MOMENTOS”, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 31.475.003/0001-05, Vem por seu procurador devidamente assinado, através desta apresentar tempestivamente
OPOSIÇÃO
ao pedido de registro em destaque, o fazendo pelas seguintes razões:
I - DA OPOENTE
Cumpre consignar que a ora Opoente, desde a sua constituição galgou uma posição de destaque e prestígio no mercado, posição atingida a partir de um trabalho sério, eficiente e honesto, sempre voltado para a satisfação de seu público consumidor, exercendo assim com lisura e competência suas atividades.
Diante disso, a Opoente buscou junto ao INPI, para proteger e assegurar seu direito marcário, o registro de sua marca, a qual é fonéticamente e gráficamente COLIDENTES à da Oposta, o que será demonstrado no decorrer das razões de Oposição.
II - DOS FATOS FORMAIS E MATERIAIS
A presente medida é tempestiva, eis que está sendo apresentada dentro do prazo estabelecido pela Lei da Propriedade Industrial, devendo ser apreciada somente quanto ao mérito.
A RPI em epígrafe, publicou o pedido de registo Nº 930409787, em 06/06/2023 - MARCA – “BALÃO KIDS” em nome de 50.055.325 SIMONE APARECIDA BALAO, para identificar os serviços consignados na classe em referência (NCL - 12) 35.
Em que pese as razões que levaram esse INPI a publicar o pedido de registo do sinal distintivo em tela, não pode a ora Opoente com as mesmas concordar, pois colide com seus de pedidos de registro de marcas, conforme abaixo.
	Processo
	Prioridade
	Marca
	Titular
	Classe
	927443198
	25/08/2022
	BALÃO MÁGICO MOMENTOS
	BALÃO MÁGICO COMÉRCIO DE CONFECÇÕES BEBÊ E INFANTIL LTDA
	NCL (11) 35
Por enquanto a oposta pretende os registros da seguinte marca:
	Processo
	Prioridade
	Marca
	Titular
	Classe
	930409787
	12/05/2023
	BALÃO KIDS
	50.055.325 SIMONE APARECIDA BALAO
	NCL (12) 35
III - DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIEDADE
Conforme exposto, a titular da opoente postulou registro em data anterior ,no dia 25/08/2022, publicado na RPI 2694, em 23/08/2022 na mesma classe da oposta:
Neste caso, a Opoente, titular da marca "BALÃO MÁGICO MOMENTOS" solicitou o registro na NCL (11) 35 no dia 27/07/2022, e a empresa Oposta solicitou o registro da marca "BALÃO KIDS" na mesma categoria no dia 12/05/2023.
Diante desses fatos, a empresa titular da "BALÃO MÁGICO MOMENTOS" está protegida pelo no princípio da anterioridade do pedido de registro, que prevalece sobre o princípio da especificidade da marca. 
Esse princípio determina que, em caso de conflito entre marcas idênticas ou semelhantes, prevalece aquela que foi requerida primeiro junto ao INPI. 
Neste sentido, com a utilização do mesmo elemento nominativo e a oferta dos mesmos serviços, os consumidores são levados a acreditar tratar-se do mesmo grupo de empresas, o que é inaceitável para nossa Constituinte.
O nosso ordenamento jurídico adota o princípio da “PRIOR IN TEMPORI, POTIOR IN JURE”, ou seja, quando colidentes os sinais, como se verifica no presente caso, deve sempre prevalecer o direito daquele que primeiro efetuou os registros nos órgãos competentes.
Portanto, gozando da prioridade temporal junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, nossa Constituinte tem o direito de exclusividade do uso da expressão “BALÃO MÁGICO MOMENTOS”, podendo impedir que outros empresários se identifiquem e/ou identifiquem seus serviços com expressão idêntica ou semelhante, que possa provocar confusão, erro ou associação entre os consumidores ou ainda no meio empresarial.
IV - QUANTO À SIMILARIDADE FONÉTICA, GRÁFICA E A CONCORRÊNCIA DESLEAL
Da mesma banda, assinala-se que a expressão das marcas posuem “BALÃO” de forma COMPLETAMENTE SEMELHANTE E INDISTINTA.
Com a registrabilidade no órgão competente, a Opoente tem assegurado o direito a exclusividade de seu nome comercial, conforme preceitua o art.º 5º, inciso XXIX, da Constituição Federal, vejamos:
“art.º 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
xxix – A lei assegurará aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país”.
Com efeito, o legislador ao elaborar o dispositivo acima, pretende que não haja reprodução ou imitação de elemento característico do nome comercial e/ou título de estabelecimento de terceiros, passível de causar confusão com os sinais anteriormente registados nos órgãos competentes.
Para maior apreciação, traz a Opoente, a seguinte ementa:
“APELAÇÃO CIVEL Nº 105.460 – SP – 6ª . TURMA TFR – 09.03.88 REL. SR. MIN. CARLOS M. VELLOSO APELANTE – FABRIZIO FASANO E CIA LTDA. APELADA –FASANO COM. E EXP. S/A . EMENTA – Administrativo. Comercial. Propriedade Industrial, Marca, CPI – Artº 65, item 5. Não é registrável como marca, título de estabelecimento ou nome comercial. CPI, artº 65, item 5. Impossibilidade de registro da marca FASANO, tendo em vista a existência do registro do nome FASANO, para assinalar estabelecimentos comerciais da autora, Fasano Comércio e Exportação SA . Recurso Improvido. DI de 26.05.88 – pág. 12844”.
Com efeito, analisando-se as expressões em apreço, conclui-se, imediatamente, que a Oposta não hesitou em REPRODUZIR o nome comercial da Opoente, é inegável a COLIDÊNCIA FONÉTICA entre as marcas, nos aspectos e fonéticos, bem como, dos serviços que visam identificar, de tal forma que não se pode distinguir uma da outra, conforme se pode verificar na confrontação de ambas as marcas abaixo, vejamos:
OPOENTE: BALÃO MÁGICO MOMENTOS = OPOSTA: BALÃO KIDS 
Neste sentido, o artº 195, alínea V, da Lei da Propriedade Industrial, é claro ao afirmar:
“Artigo 195 – Comete crime de concorrência desleal quem:
v – usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências”.
Havendo identidade dos segmentos mercadológicos, considerando que as marcas em testilha encontram-se sob a mesma disposiçãofonética, como é sabido, no caso de marcas mistas prevalece o elemento verbal, pelo qual a marca é reconhecida e solicitada pelo consumidor, bem como a imitação da expressão que é o nome comercial pela Opoente, CONFUNDINDO-SE, portanto, está o pedido de registro da Oposta incurso nas proibições do artigo 124, incisos V e XIX, da Lei da Propriedade Industrial, abaixo transcrito, norteando o direito marcário de tal modo a não permitir a proliferação de concorrência desleal.
Artigo 124 – Não são registráveis como marca:
v - Reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
xix – reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”.
Constata-se o texto legal acima, não merecer o pedido de registro em epígrafe, ora atacado, a proteção requerida, já que trata-se de imitação da expressão marcária da Opoente, com insofismável igualdade nos aspectos visuais, fonéticos e ideológica, bem como ferindo o Princípio de Especialidade de Marcas por estarem ambas as marcas enquadradas em segmento mercadológico considerando afim,causando confusão no mercado consumidor, com a marca da Opoente, pois ao público não lhe será dado conhecer a origem dos bens desejados visto que o sinal distintivo da Oposta é colidente, conforme se depreende pela simples confrontação visual e fonética.
Sob o aspecto de reprodução marcária, o Mestre JOÃO DA GAMA CERQUEIRA, ao tratar sobre o assunto, assevera que:
“O Código proíbe o registo de marca que constitua reprodução, no todo ou em parte ou com acréscimo de marca alheia anteriormente registada. Tratando-se de reprodução de marca, não seria necessário dizer “com acréscimo”, pois é óbvio que qualquer elemento a ela acrescido não exclui a reprodução. A reprodução da marca é cópia servil, idêntica, sem disfarces. Reproduzir é copiar. Se a marca levada a registo é igual a outra anteriormente registada e em vigor, o registo não poderá ser concedido. Esse é o sentido da lei.”
Agrava-se a situação, visto que a anterioridade pedido das marcas BALÃO MÁGICO MOMENTOS, na mesma categoria de mercado da Oposta, levará o público consumidor a erro, dúvida e confusão, gerando, consequentemente, concorrência desleal.
Assim, mesmo que os produtos identificados pelas marcas sejam diferentes dentro da mesma categoria, há risco de confusão ou associação indevida entre eles, pois as marcas são muito parecidas fonética e visualmente.
O direito à propriedade de marca e nome empresarial, bem como o direito a zelar por eles, é assegurado por nossa legislação pátria, conforme dispõe o artigo 130, da Lei da Propriedade Industrial, incisos “in verbis”:
LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL:
“Art. 130 - Ao titular da marca ou ao depositante é ainda assegurado:
I - ceder seu registro ou pedido de registro;
II - licenciar seu uso;
III - zelar pela sua integridade material e reputação.”
Tais garantias legais são imprescindíveis, pois funcionam como escudo protetivo aos consumidores, que são expostos a diversos produtos e serviços, sendo suscetíveis associações errôneas quanto sua origem.
Além de proteger os consumidores, a legislação marcária protege também os titulares das marcas, pois garante a exclusividade sobre o uso em todo território nacional, resguardando seu patrimônio, na medida que impede o uso e a apropriação indevida de seu sinal distintivo, para identificar produtos e serviços de terceiros.
No caso em exame, depura-se que a oposta vem utilizando sinal distintivo alheio para designar seus serviços, situação que não pode ocorrer, uma vez que a mesma não possui autorização para tanto.
Dessa forma, o enfrentamento do conjunto marcário também se da, quando se trata de registro de marca na modalidade mista, pela análise do elemento figurativo, o qual é indistinto entre as marcas:
Vale mencionar, que as empresas em combate atuam em SEGMENTO MERCADOLÓGICO IDÊNTICO, OFERECENDO OS MESMOS SERVIÇOS AOS CONSUMIDORES, fato este passível a agravar e tornar insustentável a presente situação, e que é veemente proibido pela legislação que rege a proteção das marcas.
Inclusive, esse é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios. Senão vejamos:
PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCA QUE REPRODUZ CARACTERÍSTICO DE NOME COMERCIAL - IMPOSSIBILIDADE - IDENTIDADE GRÁFICA E FONÉTICA ENTRE OS TERMOS -EMPRESAS QUE ATUAM EM SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS E ÁREAS DE CONSUMO COINCIDENTES - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE.1 - A marca da apelada, "CULTURA AMERICANA", é uma reprodução do elemento característico do nome comercial da apelante. No caso, não se trata de mera semelhança, mas sim de termos que possuem identidade gráfica e fonética, além das empresas prestarem o mesmo tipo de serviço, que é o serviço de exploração e comércio de material didático, acarretando para o consumidor dúvida quanto à origem dos serviços prestados pelas empresas em litígio que atuam no mesmo segmento mercadolágico e no Estado de São Paulo registraram seus objetos comerciais;2- A doutrina tem entendido que no caso de colisão entre marcas e nomes comerciais, aplica-se o princípio da especialidade o qual implica basicamente uma limitação da regra da novidade relativa a um mercado específico, onde se dá a efetiva competição;3- A coexistência da marca da apelada com o nome comercial está ao arrepio do artigo 124, inciso V da Lei de Propriedade Industrial. Proibição esta que já se encontrava prevista no artigo 65, 5 do CPI; AMS 59528 RJ 2002.51.01.507813-4
“PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Colidência entre nome e marca comercial - registros na junta comercial e no INPI - Prevalência de quem registrou em primeiro lugar, sendo vedada a utilização da marca por terceiro, que deverá abster do uso do nome - Prazo de 10 dias para as alterações - Exiguidade ficando aumentado para 60 dias - Multa diária de R$ 2.000,00 pelo descumprimento da Exarcebação, ficando diminuída para R$1.000,00 - Apelo provido em parte.(Apelação Cível n.° 63.177-4, São Paulo - 6a Câmara de Direito Privado - Relator: Testa Marchi -
16.12.99 )
No presente caso, além dos interesses da Opoente, também estão sendo violados os direitos do consumidor como mencionado anteriormente, atraindo a incidência do art. 4°, inciso VI, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor):
“Art. 4° A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios:
(...)
VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízos aos consumidores;”
Ainda é mister destacar que o uso de nome comercial e marca de titularidade de outrem é vedado expressamente pela lei e, poderá configurar crime contra registro de marca e crime de concorrência desleal, conforme segue demonstrado pela Lei da Propriedade Industrial:
“Art. 189 - Comete crime contra registro de marca quem:
I	- reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou;
II	- altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.” (Grifos e negritos nossos)
“Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem: (...)
III	- emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem;
(...)
V - usa, indevidamente, nome comercial, título de estabelecimento ou insígnia alheios ou vende, expõe ou oferece à venda ou tem em estoque produto com essas referências;
(...)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.”
Conforme se pode apreender de todo o transcrito, nossa Constituinte POSSUI PRIORIDADE NO DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA EXPRESSÃO “BALÃO MÁGICO MOMENTOS" em seu segmento mercadológico, não sendo permitido conviver com a marca “BALÃO KIDS" para assinalar exatamente os mesmos serviços empresariais.
Desta forma, não há como se cogitar a manutenção da utilização do expressão “BALÃO KIDS” pela Oposta, para assinalar exatamente os mesmos serviços que o OPOENTE, sendo inviável a coexistência pacífica das expressões em tela, uma vez que seu uso causará enormes prejuízos à Opoente, que verá dispersar a sua clientela, formada ao longo dos onos, pois, o público consumidor associará os empresários mercantis, acreditando tratar-se de uma única empresa.
Para melhor ilustrar, em assinala as colidências contidas nas especificações da Oposta:
BALÃO MÁGICO MOMENTOS
Assessoria, consultoria e informação ao consumidor sobre produtos e respectivos preços, através de websites, em conexão com comércio realizado pela internet; Provimento de mercado on-line para compradores e vendedores de produtos e serviços [marketplace]; Comércio através de qualquer meio de acessórios infantis. Comércio através de qualquer meio de móveis infantis.BALÃO KIDS
Comércio [através de qualquer meio] de artigos de cama, mesa e banho; Comércio [através de qualquer meio] de artigos de joalheria; Comércio [através de qualquer meio] de artigos de relojoaria; Comércio [através de qualquer meio] de artigos do vestuário; Comércio [através de qualquer meio] de calçados; Comércio [através de qualquer meio] de cosméticos; Comércio [através de qualquer meio] de jogos e brinquedos; Comércio [através de qualquer meio] de tecidos.
Por consequente, estando as razões de oposição devidamente qualificadas em forma e matéria, passa ao requerimento.
V - DO REQUERIMENTO
Por todas as razões expendidas, espera a Opoente que este renomado Órgão DÊ PROVIMENTO À OPOSIÇÃO apresentada, visto a impossibilidade de coexistência pacífica das expressões em confronto, tendo em vista a COLIDÊNCIA de seu registo de marca, para assinalar aos serviços na mesma área mercadológica, colidência fonética, grafica, e na defesa de seus legítimos direitos e interesses e em obediência a Lei que rege a matéria, com base nos dispositivos apontados, por ser medida de direito e da mais lídima.
Nestes termos, 
Pede deferimento.
Ijuí/RS, 26 de julho de 2023.
Luiz Fernando Soares Costa
OAB/RS nº 66.379
Ricardo De Luca Rossetto
Assessor de Marcas
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