Indicações Geográficas e Jurisprudência em Propriedade Intelectual

Prévia do material em texto

Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
1 
 
 
 
SUMÁRIO 
1. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS ................................................................ 2 
1.1. CONCEITO ................................................................................................. 2 
1.2. REQUISITOS .............................................................................................. 3 
1.3. REVISÃO .................................................................................................... 3 
2. JURISPRUDÊNCIA, ENUNCIADOS E SÚMULAS SOBRE 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL ...................................................................... 3 
2.1. ENUNCIADOS ............................................................................................ 3 
2.2. SÚMULAS ................................................................................................... 4 
2.3. JURISPRUDÊNCIA ................................................................................... 4 
 
 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
2 
1. INDICAÇÕES GEOGRÁFICAS 
1.1. CONCEITO 
Da literatura do Prof. Ricardo Negrão (Des. TJ/SP): 
“É uma designação de procedência ou a denominação de origem de um produto ou de 
prestação de determinado serviço, e seu uso é restrito aos produtores e prestadores de serviço 
estabelecidos no local indicado”. 
A indicação geográfica traz a procedência, a origem. A LPI tem dois grandes objetivos: 
Proteger os bens já estudados (invenção, modelo de utilidade, desenho industrial e marca) e 
reprimir falsas indicações geográficas. 
Exemplos: Café do Cerrado Mineiro (produtores daquela região trazem em seu café um 
selo que indica a origem do café); vinhos de Bento Gonçalves (todos os que trazem o símbolo 
“Vinho de Bento Gonçalves” estão mostrando ao consumidor que o ritmo é diferente, que o 
tratamento da uva é diferente, que o território tem características próprias que facilitam a 
qualidade da produção). O mesmo se aplica à carne do Pampa Gaúcho da Campanha 
Meridional, quando se tem essa indicação, sabe-se de onde veio a carne. Cachaça de Paraty, 
calçados de Franca, panelas de barro de Goiabeiras, capim dourado do Jalapão, chocolate de 
Gramado, são todos exemplos de indicação geográfica. 
Indicar erroneamente a procedência dos produtos agride as pessoas que vivem e que 
viveram na região, e que têm anos de tradição local. A proteção da indicação geográfica é ligada 
à proteção cultural, social e industrial. 
A indicação pode ter o nome de um país, de uma região, de uma cidade ou de uma 
localidade. 
Atente-se que, por vezes, essa origem torna-se tão comum que perde a proteção. Ex.: 
Queijo de Minas. Não há infringência de indicação geográfica, porque o queijo de Minas já se 
tornou comum, até para os que não são feitos em Minas. O mesmo se aplica ao “queijo suíço”, 
apelido dado ao “queijo bola”. 
Art. 180. Quando o nome geográfico se houver tornado de uso comum, designando produto ou serviço, 
não será considerado indicação geográfica. 
Apontamentos na lei que auxiliarão a compreensão do tema estão nos artigos 176, 177 e 
178, bem como o ato normativo 134 do INPI. 
Art. 176. Constitui indicação geográfica a indicação de procedência ou a denominação de origem. 
Art. 177. Considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de 
determinado produto ou de prestação de determinado serviço. 
Art. 178. Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade 
de seu território, que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva 
ou essencialmente ao meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos. 
Acerca da legitimação para solicitar essa indicação geográfica, aponta-se pessoas 
jurídicas de representatividade coletiva, sindicatos, associações e institutos ligados aos 
produtores da região em questão. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
3 
Os artigos 177 e 178 diferenciam indicação de procedência de indicação de origem. Não 
é muito visto em provas, mas, por cautela, se aborda a questão. A indicação de procedência se 
diferencia porque trata do conhecimento como centro de atenção, de produção ou fabricação de 
produto (forma como o produto ou serviço é feito, técnica instaurada no local). Ex.: Chocolate 
de Gramado. Já a denominação de origem trata de qualidades ou características exclusivas de 
determinada região. Ex.: Vinhos de Bento Gonçalves, cachaça de Paraty, Vinho Verde da 
Região Demarcada dos Vinhos Verdes em Portugal (a demarcação remonta a 1908). 
 
1.2. REQUISITOS 
Para se apontar uma indicação geográfica, regras devem ser seguidas. Deve-se falar de 
estabelecimento físico em determinado local e obediência ao padrão de fabricação ou serviço 
daquele local. Não será concedido um selo de “Vinho de Bento Gonçalves”, por exemplo, só 
pelo produtor estar situado em Bento Gonçalves, ele deverá lidar com a tradição local. Quem 
estabelece estas condições é o INPI. 
Art. 182. O uso da indicação geográfica é restrito aos produtores e prestadores de serviço estabelecidos 
no local, exigindo-se, ainda, em relação às denominações de origem, o atendimento de requisitos de 
qualidade. 
Parágrafo único. O INPI estabelecerá as condições de registro das indicações geográficas. 
 
1.3. REVISÃO 
Trabalhou-se o conceito de indicação geográfica, que é a designação da procedência ou 
da origem, e que sua proteção é um dos objetivos da LPI. O nome que se torna comum perde a 
proteção (art.180). Artigos da LPI importantes neste ponto são os arts. 176 a 178. 
Os legitimados para requerer a certificação são os sindicatos, associações, institutos e 
pessoas jurídicas de representatividade coletiva. 
Os requisitos gerais são o local e o padrão. 
 
2. JURISPRUDÊNCIA, ENUNCIADOS E SÚMULAS SOBRE PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL 
No primeiro encontro da disciplina, o prof. indicou que existiam duas formas de estudo 
da propriedade industrial: A primeira, acadêmica, voltada à advocacia; a segunda, nossa opção, 
voltada ao concurso público, mais objetiva, com doutrina, legislação, e, agora, jurisprudência. 
 
2.1. ENUNCIADOS 
I Jornada de Direito Comercial CJF – Enunciado 2 
A vedação de registro de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de nome 
empresarial de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação (art. 124, V, da Lei n. 9279/1996), 
deve ser interpretada restritivamente e em consonância com o art. 1.166 do Código Civil. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
4 
O que se está dizendo aqui é para ter cuidado ao registrar a marca, para que não se 
confunda com o nome empresarial de outra pessoa, o que é analisado casuisticamente. 
II Jornada de Direito Comercial CJF – Enunciado 60 
Os acordos e negócios de abstenção de uso de marcas entre sociedades empresárias não são oponíveis em 
face do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – INPI, sem prejuízo de os litigantes obterem tutela 
jurisdicional de abstenção entre eles na Justiça Estadual. 
Aqui se aponta que sociedades podem fazer acordos para utilização de marcas por meio 
de licenças, cessões ou outros mecanismos contratuais. No entanto,estes ajustes não são 
oponíveis ao INPI, que é esfera administrativa, encarregado de conduzir, seguindo a lei, a 
aplicação dos seus atos normativos. O INPI não pode interferir na atmosfera privada, irá ignorar 
o acordo particular ao tomar suas decisões. Se as partes envolvidas entenderem inconveniente, 
discutirão seus contratos privados entre si, e não com o INPI, motivo pelo qual são remetidas à 
justiça estadual, ao invés da federal. 
 
2.2. SÚMULAS 
Súmula 143 STJ – Prescreve em cinco anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial (Súmula 
143, Segunda Seção, julgado em 14/06/1995, DJ 23/06/1995, p. 19648). 
Esta súmula foi vista na aula de hoje, no ponto sobre marcas. 
 
2.3. JURISPRUDÊNCIA 
USO. MARCA. RAMOS COMERCIAIS DISTINTOS. POSSIBILIDADE. 
Trata-se, na origem, de ação indenizatória por perdas e danos objetivando, em síntese, a abstenção de uso 
de marca comercial em razão da ocorrência de prática de concorrência desleal. Nas instâncias ordinárias 
não houve comprovação de que a marca detinha proteção especial por ser de alto renome, uma vez 
inexistente manifestação do INPI nesse sentido. Assim, qualquer conclusão que contrarie tal entendimento 
demandaria o reexame de provas, o que é vedado pela Súm. n. 7 deste Superior Tribunal. No caso, a marca 
foi registrada por sociedade empresária cujo objeto social é gestão de planos de saúde e hospitais bem 
como por sociedade empresária para fazer referência a produtos de higiene doméstica, tais como sabão 
em pó, detergente, alvejante de roupa, dentre outros. Os ramos comerciais em que atuam são, portanto, 
distintos. Logo, como a utilização da marca refere-se a diferentes classes de produtos, a Turma entendeu 
que não há colidência de marcas capaz de gerar dúvida no consumidor, motivo que leva a convivência 
pacífica do uso da marca pelas duas sociedades empresárias. Precedente citado: REsp 550.092-SP, DJ 
11/4/2005. REsp 1.262.118-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 4/10/2011. Informativo 484. 
Julgado referente ao produto “Veja”, que reclamou o uso do nome por uma marca de uma 
sociedade empresária que comercializava planos de saúde. No entanto, deve ser observado o 
princípio da especialidade (especificidade), não há confusão entre os produtos de limpeza e os 
planos de saúde em questão. 
 
DIREITO EMPRESARIAL. PROTEÇÃO DE MARCA NOTÓRIA. EFEITOS EX NUNC. 
A proteção de marca notória registrada no INPI produz efeitos ex nunc, não atingindo registros 
regularmente constituídos em data anterior. O direito de exclusividade ao uso da marca em decorrência 
do registro no INPI, excetuadas as hipóteses de marcas notórias, é limitado à classe para a qual foi 
deferido, não abrangendo produtos não similares, enquadrados em outras classes. O registro da marca 
como notória, ao afastar o princípio da especialidade, confere ao seu titular proteção puramente defensiva 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
5 
e acautelatória, a fim de impedir futuros registros ou uso por terceiros de outras marcas iguais ou 
parecidas, não retroagindo para atingir registros anteriores. Precedente citado: REsp 246.652-RJ, DJ 
16/4/2007. AgRg no REsp 1.163.909-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 2/10/2012. Informativo 
505. 
Destaque ao efeito ex nunc quando o INPI reconhece uma marca como notoriamente 
conhecida. As marcas anteriores, já existentes, continuarão existindo, mas não terão o mesmo 
nível de proteção da marca notória. 
 
DIREITO EMPRESARIAL. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO RECONHECER, ANTES DA 
MANIFESTAÇÃO DO INPI, A CARACTERIZAÇÃO DE UMA MARCA COMO DE ALTO RENOME. 
Caso inexista uma declaração administrativa do INPI a respeito da caracterização, ou não, de uma marca 
como sendo de alto renome, não pode o Poder Judiciário conferir, pela via judicial, a correspondente 
proteção especial. A lacuna existente na Resolução n. 121/2005 - que prevê a declaração do alto renome 
de uma marca apenas pela via incidental - configura omissão do INPI na regulamentação do art. 125 da 
LPI, situação que justifica a intervenção do Poder Judiciário. Entretanto, até que haja a manifestação do 
INPI pela via direta, a única ilegalidade praticada será a inércia da Administração Pública. Assim, é 
incabível, ao menos nesse momento, a ingerência do Poder Judiciário no mérito do ato omissivo, 
competindo-lhe, caso provocado, a adoção de medidas tendentes a ocasionar a manifestação do INPI. 
Desse modo, na ausência de uma declaração administrativa da referida autarquia, a decisão judicial que 
reconhece o alto renome de uma marca caracteriza usurpação de atividade que legalmente compete àquele 
órgão, consistindo em violação da tripartição dos poderes do Estado, assegurada pelo art. 2º da 
CF/1988. REsp 1.162.281-RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 19/2/2013. Informativo 517. 
Este é um julgado importante, estabelece que quem decide se uma marca é notoriamente 
conhecida ou de alto renome é apenas o INPI, com auxílio de seus técnicos. Não se pode buscar 
essa declaração no Poder Judiciário, que não é competente para isso. 
 
DIREITO EMPRESARIAL. PRODUTOS DESTINADOS À COMERCIALIZAÇÃO NO EXTERIOR E 
CADUCIDADE DA MARCA. 
O fato de produto elaborado e fabricado no Brasil ser destinado exclusivamente ao mercado externo não 
implica a caducidade do respectivo registro de marca por desuso. De acordo com a Lei de Propriedade 
Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a sua caducidade, deve o 
titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no Brasil, ou que, ainda que 
interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais de cinco anos consecutivos, ou que não tenha, 
nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu caráter distintivo original, sem a 
apresentação de razões legítimas. Se o titular da marca registrada no Brasil industrializa, fabrica, elabora 
o produto em território nacional, claramente inicia e faz uso da marca no Brasil, merecendo toda proteção 
legal, pois aqui empreende, gerando produção, empregos e riqueza, sendo indiferente que a mercadoria 
aqui produzida seja destinada ao mercado interno ou exclusivamente ao externo. Produzir no País o 
produto com a marca aqui registrada atende suficientemente ao requisito legal de "uso da marca iniciado 
no Brasil". REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015. Informativo 
563. 
A caducidade acaba com a marca. É a utilização errada ou não utilização da marca 
registrada. Não se pode considerar ocorrida a caducidade se a marca foi registrada 
exclusivamente para promoção de exportações. A marca está sendo usada, não cabe requerer a 
declaração de caducidade. 
 
 
 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
6 
DIREITO EMPRESARIAL. CADUCIDADE DE MARCA POR USO ESPORÁDICO. 
É possível que se reconheça a caducidade do registro da marca quando, em um período de cinco anos, o 
valor e o volume de vendas do produto relacionado à marca forem inexpressivos (na situação em análise, 
70 pacotes de cigarros que geraram receita de R$ 614,75) em comparação com operações bilionárias 
realizadas pelo titular no mesmo período (produção de mais de 400 bilhões de cigarros). De acordo com 
a Lei de Propriedade Industrial, uma vez passados cinco anos da concessão do registro, se requerida a 
sua caducidade, deve o titular da marca demonstrar que, na data do requerimento, já iniciou seu uso no 
Brasil, ou que, ainda que interrompido o seu uso, a interrupção não ultrapassou mais decinco anos 
consecutivos, ou que não tenha, nesse prazo, feito uso com modificação que implique alteração de seu 
caráter distintivo original, sem a apresentação de razões legítimas. Quanto ao uso efetivo da marca, a 
doutrina esclarece que "A Lei não define - e com razão - os atos que hão de constituir uso. O uso é noção 
intuitiva: usar é exercitar, por em funcionamento. Ao uso, que é uma atividade (= ação), contrapõe-se o 
desuso, que é, em essência, uma atitude neutra (= omissão). Ambos, uso e desuso, são fatos jurígenos, 
gerando consequências no campo do Direito. Usar, no sentido que o direito de propriedade industrial 
empresta a esse verbo, é projetar a marca para o mundo, para que ela, antes mera potencialidade, passe 
a exercer a função a que se destina. A Lei anterior, ao prever a extinção do registro como sanção para o 
desuso, empregava o termo uso efetivo. A Lei nova não repete o adjetivo, falando apenas de uso, sem 
qualquer qualificação. Muito embora o adjetivo 'efetivo' dê acento à realidade do uso, nem por isso nos 
parece autorizada a conclusão de que a sua ausência leve à aceitação de qualquer uso. É que, em função 
de sua categoria ôntica, as marcas só podem ser consideradas em uso quando 'ionizem' os bens ou serviços 
a que se destinem, carregando, simbolicamente, informações sobre eles e comunicando-as ao público. O 
fio condutor do exame de suficiência de uso é a atuação do titular no sentido de por a sua marca diante do 
público". Assim, no caso em análise, o uso esporádico da marca, com escassas negociações no mercado, 
é inexpressivo dentro da magnitude das operações bilionárias realizadas pela empresa, portanto, 
insuficiente para configurar e comprovar o uso efetivo da marca apto a afastar a caducidade por 
desuso. REsp 1.236.218-RJ, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 5/2/2015, DJe 11/6/2015. Informativo 563. 
Neste julgado, relacionado à indústria do tabaco, analisou-se o desenvolvimento de 
determinada marca, que foi pouquíssimo utilizada no período de 5 anos em comparação com o 
volume normal de negócios do titular. Isso significa que a marca não está sendo utilizada de 
forma expressiva, podendo ser reconhecida a caducidade, neste caso. O uso irrisório da marca 
permite a declaração da caducidade. 
 
DIREITO EMPRESARIAL. TERMO INICIAL PARA O PAGAMENTO DA RETRIBUIÇÃO QUINQUENAL 
PREVISTA NO ART. 120 DA LEI N. 9.279/1996. 
O prazo para o pagamento da "retribuição qüinqüenal" prevista no art. 120 da Lei n. 9.279/1996 conta-se 
da data do depósito do pedido de registro do desenho industrial no INPI, e não da data do certificado de 
registro. Salienta-se, inicialmente, que o registro de desenho industrial concedido pelo INPI vigorará por 
um período de dez anos, renovável por três períodos sucessivos de cinco anos cada, podendo a proteção 
total conferida pelo registro durar até 25 anos. Ressaltado isso, verifica-se que, dentre outros motivos, a 
falta de pagamento da retribuição prevista nos arts. 108 e 120 da Lei n. 9.279/1996 (Lei da Propriedade 
Industrial), poderá ocasionar a extinção desse registro. Acerca disso, o Ato Normativo INPI n. 129/1997, 
que dispõe sobre a aplicação da Lei de Propriedade Industrial em relação aos registros de desenho 
industrial, esclarece: "6. QÜINQÜÊNIOS - 6.1 O pagamento do segundo qüinqüênio deverá ser efetuado 
durante o quinto ano, contado da data do depósito, podendo ainda ser efetuado dentro dos seis meses 
subseqüentes a este prazo, independente de notificação, mediante pagamento de retribuição adicional. (...) 
- 6.4. Conseqüência da não comprovação do pagamento do qüinqüênio. 6.4.1 Não comprovado o 
pagamento, o INPI formulará exigência para a apresentação da comprovação do pagamento, que deverá 
ser cumprida no prazo de 60 (sessenta) dias. 6.4.2 Não cumprida a exigência, o INPI presumirá que o 
pagamento não foi efetuado, promovendo os procedimentos cabíveis". Nesse contexto, o art. 120, §1º, da 
Lei n. 9.279/1996 ("Art. 120. O titular do registro está sujeito ao pagamento de retribuição qüinqüenal, a 
partir do segundo qüinqüênio da data do depósito. § 1º O pagamento do segundo qüinqüênio será feito 
durante o 5º (quinto) ano da vigência do registro") deve ser interpretado no sentido de que o pagamento 
da retribuição quinquenal do segundo quinquênio necessita ser efetuado durante o quinto ano de registro, 
contado da data de depósito do pedido de registro do desenho industrial no INPI. REsp 1.470.431-PR, Rel. 
Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/2/2016, DJe 8/3/2016. Informativo 578. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
7 
O período para pagamento da retribuição é quinquenal, e restou decidido que é contado 
do depósito do pedido de registro, e não da concessão do registro pelo INPI. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TEMA 950. 
Recurso Especial afetado à Segunda Seção como representativo da seguinte controvérsia: "1) Saber se é 
possível à justiça estadual impor abstenção de uso de marca registrada pelo INPI. 2) Saber se é cabível, 
em reconhecimento de concorrência desleal, que a justiça estadual determine a abstenção de uso de 
elementos que não são registrados no INPI, caracterizados pelo 'conjunto imagem' ('trade dress') de 
produtos e/ou serviços". REsp 1.527.232-SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 22/3/2016. Informativo 
579. 
Foi afetado à Segunda Seção como representativo de controvérsia. Aguarda-se a decisão 
do STJ acerca da matéria. Trade dress é um conjunto-imagem1, pode haver infringência das 
marcas incluídas neste conjunto, segundo o professor. 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESE DE NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS EM DESFAVOR DO INPI EM AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. 
Em ação de nulidade de registro de marca a que o INPI não deu causa nem apôs resistência direta, não 
cabe condenação do instituto em honorários advocatícios sucumbenciais. Recentemente, a Terceira Turma 
do STJ debateu a condição da atuação obrigatória do INPI nas ações anulatórias de registro de marca, 
exigida nos termos do art. 175 da Lei n. 9.279/1996. Naquela oportunidade, a despeito de se ter 
reconhecido a legitimidade passiva do INPI, consignou-se a existência de uma intervenção sui generis, 
peculiar ao INPI, sendo que "o INPI, ao menos em tese, tem posição processual própria e independente da 
vontade das partes litigantes" (REsp 1.258.662-PR, DJe 5/2/2016). Desse modo, a legitimidade ad 
causam do INPI, como em todas as demais situações processuais, dependerá de exame casuístico e 
particularizado e exige-se do magistrado tomar em consideração também a conduta processual 
inicialmente adotada pelo instituto, para além da tradicional avaliação in status assertionis. Noutro giro, 
a exigência legal de participação do INPI em demandas anulatórias de registro de marca não tem por 
consequência a imposição de um litisconsórcio passivo necessário, tampouco resulta no afastamento 
automático de sua legitimidade passiva, modificando-se à luz da teoria da causalidade e da própria 
resistência oferecida no bojo da demanda. Inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável 
ao instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação 
passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial. REsp 1.378.699-PR, Rel. Min. Marco Aurélio 
Bellizze, julgado em 7/6/2016, DJe 10/6/2016. Informativo 586. 
Em uma ação de nulidade, o INPI está presente por determinação legal, não cabe sua 
condenação em honorários sucumbenciais se não opôs resistência ao pedido. 
 
A pretensão de abstenção de uso de marca nasce para seu titular com a violação do direito de utilização 
exclusiva. 
Controvérsiaque se pautou em definir o termo a quo do prazo prescricional da pretensão de abstenção de 
uso de marca. Decidiu-se que, como a regra insculpida no art. 189 do CC/2002 estabelece que a pretensão 
nasce para seu titular quando violado o direito subjacente, infere-se que, tratando-se de abstenção de uso 
de marca, a pretensão surge a partir do momento em que se constata que o direito de utilização exclusiva 
foi ofendido por ato de terceiro. No caso concreto, havendo expressa manifestação de interesse da titular 
 
1 “Ocorre a violação ao chamado trade dress quando um concorrente não copia exatamente a marca ou o desenho 
industrial de outrem, mas imita sutilmente uma série de características do produto ou até mesmo o modus operandi da prestação 
de um serviço”. (RAMOS, André Luiz S.Cruz. “Direito Empresarial Esquematizado”. 5ª Ed., p.216, Rio de Janeiro: Forense; 
São Paulo: Método, 2015. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
8 
do direito de uso exclusivo em cessar os efeitos da autorização, a partir da data assinalada como termo 
final de vigência da liberalidade é que o uso da marca pela autorizada passou a representar violação ao 
direito de exclusividade, momento em que, via de consequência, nasceu a pretensão inibitória. REsp 
1.631.874-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, por unanimidade, julgado em 25/10/2016, DJe 9/11/2016. 
Informativo 593. 
Os prazos para defesa contra quem está utilizado ilicitamente a marca correm a partir da 
ciência de que o direito foi atingido. 
 
Para arquivamento de pedido ou extinção de patente por falta de pagamento da retribuição anual prevista 
no art. 84 da Lei n. 9.279/1996, exige-se notificação prévia do respectivo depositante ou titular. 
Discute-se acerca da necessidade de notificação prévia da extinção da patente pela falta de pagamento de 
duas retribuições anuais. Inicialmente, cabe pontuar que esse pagamento configura requisito 
imprescindível para que o titular de uma patente goze do monopólio, garantido pelo Estado, de exploração 
comercial do objeto patenteado durante o seu prazo de vigência. De acordo com o art. 84 da Lei de 
Propriedade Industrial (Lei n. 9.279/96), a retribuição anual é devida a partir do início do terceiro ano do 
depósito e deve ser paga nos três primeiros meses de cada período anual. Nesse contexto, a falta do 
pagamento da retribuição acarreta, como regra, o arquivamento do pedido de patente, ou, caso já 
concedida, a sua extinção. Porém, a regra do art. 87 do referido diploma legal prevê, como forma de 
preservar o direito do titular da patente, o instituto da restauração. Estabelece o dispositivo aludido que, 
notificado do arquivamento do pedido ou da extinção da patente em razão do não pagamento da 
retribuição anual, o depositante ou o titular pode, no prazo de três meses contados dessa notificação, 
restaurar o pedido ou a patente, por meio do pagamento de retribuição específica. Infere-se desse 
dispositivo legal que, na hipótese de inadimplemento da retribuição anual, a notificação do arquivamento 
do pedido ou da extinção da patente é obrigatória, porquanto necessária para o exercício do direito à 
restauração. REsp 1.669.131-RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 
27/6/2017, DJe 1/8/2017. Informativo 608. 
A patente tem retribuição anual, e o encerramento do processo administrativo ou até 
mesmo extinção da patente devem ser precedidos de notificação. 
 
A caracterização de concorrência desleal por confusão, apta a ensejar a proteção ao conjunto-imagem 
(trade dress) de bens e produtos é questão fática a ser examinada por meio de perícia técnica. 
A matéria devolvida ao conhecimento do STJ se limita a analisar a extensão protetiva assegurada ao 
conjunto-imagem de produto ou serviço (trade dress) no que tange à caracterização de danos morais e 
patrimoniais. Inicialmente, cabe registrar que o conjunto-imagem (trade dress) é a soma de elementos 
visuais e sensitivos que traduzem uma forma peculiar e suficientemente distintiva, vinculando-se à sua 
identidade visual, de apresentação do bem no mercado consumidor. Não se confunde com a patente, o 
desenho industrial ou a marca, apesar de poder ser constituído por elementos passíveis de registro. 
Embora não disciplinado na Lei n. 9.279/1996, o conjunto-imagem de bens e produtos é passível de 
proteção judicial quando a utilização de conjunto similar resulte em ato de concorrência desleal, em 
razão de confusão ou associação com bens e produtos concorrentes (art. 209 da LPI). Cabe destacar que 
o diálogo entre concorrência e direitos exclusivos decorrentes de propriedades industriais é limitado e 
somente justificará a intervenção do Judiciário para afastar as condutas concorrenciais que desbordem a 
razoabilidade da disputa legítima, encontrando suas balizas ora na confusão do consumidor decorrente 
de imitação desleal (hipótese em análise), ora na usurpação de vantagem alheia decorrente da associação 
de seu produto ou serviço com a prestação de seu concorrente, situação em que é notório o intuito de 
"pegar carona" no sucesso obtido pelo investimento de outrem, e não para meramente assegurar um direito 
de exploração exclusiva a bem não registrado na forma legalmente exigida. Ao se analisar a confusão 
entre marcas, os parâmetros anunciados pela doutrina já introduziam a importância fundamental dos 
elementos laterais para captura da atenção e do interesse do público-alvo no momento do posicionamento 
de produtos no mercado. No contexto do conjunto-imagem, deve-se transpor a fronteira da questão de 
direito marcário para se adentrar ao campo fático da concorrência desleal, uma vez que se contrapõem 
marcas dessemelhantes ostensivamente utilizadas, como no caso dos autos, porém se alega que a imagem 
global do produto é capaz de implantar no imaginário do consumidor a confusão entre os produtos 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
9 
concorrentes. Em razão dessas nuances, a confusão que caracteriza concorrência desleal é questão fática, 
sujeita a exame técnico, a fim de averiguar o mercado em que inserido o bem e serviço e o resultado da 
entrada de novo produto na competição, de modo a se alcançar a imprevisibilidade da conduta 
anticompetitiva aos olhos do mercado. REsp 1.353.451-MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, por 
unanimidade, julgado em 19/09/2017, DJe 28/09/2017. Informativo 612. 
Foi decidido que há agressão ao direito do detentor da marca integrante do conjunto-
imagem. 
 
MARCA. REGISTRO. COLIDÊNCIA. 
A Turma conheceu parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento ao 
entendimento de que o registro conferido à marca da empresa recorrida, ainda que posterior ao concedido 
à marca da empresa recorrente, não importa ofensa ao art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/1996 (Código de 
Propriedade Industrial), por se tratar aquela de marca notoriamente conhecida, nos termos do art. 
126, caput, do mesmo diploma legal. Segundo o Min. Relator, esse código objetiva evitar a concorrência 
desleal e a possibilidade de confusão entre os consumidores. Na espécie, afirmou-se que, embora ambas 
as marcas pertençam à mesma classe de produtos, o ramo comercial em que atuam é distinto: enquanto a 
recorrente comercializa roupas, acessórios e calçados na linha esporte fino, a recorrida fornece roupas, 
acessórios e calçados de uso esportivo. Por tais razões, concluiu-se pela inexistência de colidência entre 
as marcas. Em voto-vista no qual acompanha integralmente o Min. Relator, a Min. Nancy Andrighireforça importante distinção trazida pelo mencionado código entre os conceitos de marca de alto renome 
(art. 125) e marca notoriamente conhecida (art. 126). O primeiro é exceção ao princípio da especificidade 
e possui proteção absoluta em todas as classes, conquanto seja registrada no país, já que seu 
reconhecimento ultrapassa o ramo de atividade em que atua. O segundo, por sua vez, é exceção ao 
princípio da territorialidade e possui proteção restrita à classe em que adquiriu notoriedade, 
independentemente de prévio depósito ou registro no país. Precedentes citados: REsp 658.702-RJ, DJ 
21/8/2006, e REsp 550.092-SP, DJ 11/4/2005. REsp 1.114.745-RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, julgado em 
2/9/2010. Informativo 445. 
 
DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
CONFLITO ENTRE MARCAS. DORITOS E DOURADITOS. MARCAS FRACAS. POSSIBILIDADE DE 
CONVIVÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. 
ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. 
1. "O art. 535 do CPC encontra-se incólume quando o Tribunal de origem, embora sucintamente, 
pronuncia-se de forma suficiente sobre a questão posta nos autos, sendo certo que o magistrado não está 
obrigado a rebater um a um os argumentos trazidos pela parte se os fundamentos utilizados tenham sido 
suficientes para embasar a decisão" (REsp n. 1.197.028/AL, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 16/2/2012, DJe 28/2/2012). 
2. "Para modificar o que foi decidido pela Corte de origem, no âmbito da ação de abstenção de uso de 
nome empresarial, marca e nome de domínio, seria necessário o revolvimento do conteúdo fático-
probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do recurso especial, ante o óbice previsto 
na Súmula 7 desta Corte" (AgRg no Ag n. 1.049.819/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA 
TURMA, julgado em 22/3/2011, DJe 30/3/2011). 
3. Marcas fracas, meramente sugestivas e/ou evocativas, podem conviver com marcas semelhantes. 
Precedente: REsp n. 1.166.498/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/03/2011, DJe 30/03/2011. 
4. Agravo regimental desprovido. 
(AgRg no REsp 1046529/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado 
em 24/06/2014, DJe 04/08/2014) 
Marcas fracas ou evocativas, constituídas por expressões comuns ou genéricas, não 
possuem o atributo da exclusividade, podendo conviver com outras semelhantes. Ex. Cotonetes, 
Bombril, Globo. Quando se fala de algo normal, de um nome comum, pode-se ter vários iguais. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
10 
 
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. 
PATENTE "PIPELINE". "GENE QUIMÉRICO". OBTENÇÃO POR MEIOS OU PROCESSOS 
QUÍMICOS. ART. 229 DA LEI N. 9.279/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.196/2001. MATÉRIA 
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARTS. 230 E 231 DA MESMA LEI. FUNDAMENTO NÃO 
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. "REVALIDAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA". CRITÉRIOS DE 
PATENTEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ART. 27 DO TRIPS. 
ARGUIÇÃO DE CONTRARIEDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 
211/STJ. 
1. Não há ofensa ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.196/2001, se o 
Tribunal, sem desvirtuamento da subsunção do caso concreto à norma ou desvio dos critérios de 
hermenêutica consagrados, aferiu com razoabilidade a aplicação do referido dispositivo com base em 
singular e robusta prova técnica constante da demanda, para proferir decisão de procedência do 
indeferimento do pedido de patente "pipeline", por considerar que a obtenção do "GENE Quimérico" 
é decorrente de processos químicos. 
2. O conhecimento do recurso especial no qual se pretende a discussão acerca das características do objeto 
de pedido de patente ("Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para 
Transformação de Plantas") e das condições de patenteamento previstas no art. 229 da Lei n. 9.279/1996 
implica a incursão em matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 
7/STJ. 
3. A ausência de impugnação ao fundamento concernente à não utilização da prerrogativa conferida pelos 
arts. 230 e 231 da LPI para reivindicação, no prazo de 1 (um) ano e por meio de instrumento específico, 
de proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos enseja a 
aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF. 
4. As disposições especiais e transitórias estabelecidas nos arts. 229, 230 e 231 da Lei n. 9.279/1996 
definiram critérios de patenteamento para os requerimentos em trâmite considerados como de 
"revalidação de patente estrangeira", com a previsão, tanto no texto original quanto na redação 
introduzida pela Lei n. 10.196/2001, de que o não atendimento da faculdade - no caso, por ser uma 
faculdade jurídica, é um ônus do depositante - importaria no indeferimento do pedido do privilégio pelo 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial. 
5. Não se conhece do recurso especial quanto à arguição de contrariedade ao art. 27 do Acordo TRIPs, 
que, mesmo de forma implícita, não foi objeto do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 
n. 282/STF e 211/STJ. 
6. Recurso especial em parte conhecido e desprovido. 
(REsp 1201981/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
26/08/2014, DJe 04/09/2014) 
Esta questão foi abordada no estudo das patentes pipeline. 
 
DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO DE USO EXCLUSIVO DE MARCA REGISTRADA. 
O uso, por quem presta serviço de ensino regular, da mesma marca anteriormente registrada, na classe 
dos serviços de educação, por quem presta, no mesmo Município, serviços de orientação e reeducação 
pedagógica a alunos com dificuldades escolares viola o direito de uso exclusivo de marca. O registro da 
marca, embora garanta proteção nacional à exploração exclusiva por parte do titular, encontra limite no 
princípio da especialidade, que restringe a exclusividade de utilização do signo a um mesmo nicho de 
produtos e serviços. Assim, uma mesma marca pode ser utilizada por titulares distintos se não houver 
qualquer possibilidade de se confundir o consumidor. Para se verificar a possibilidade de confusão na 
utilização da mesma marca por diferentes fornecedores de produtos e serviços, deve ser observada, 
inicialmente, a Classificação Internacional de Produtos e de Serviços, utilizada pelo INPI como parâmetro 
para concessão ou não do registro de uma marca. É verdade que a tabela de classes não deve ser utilizada 
de forma absoluta para fins de aplicação do princípio da especialidade, servindo apenas como parâmetro 
inicial na análise de possibilidade de confusão. Porém, na hipótese, embora os serviços oferecidos sejam 
distintos, eles são complementares, pois têm finalidades idênticas, além de ocuparem os mesmos canais de 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
11 
comercialização. REsp 1.309.665-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 4/9/2014. 
Informativo 548. 
O direito de exclusividade do uso da marca, em regra, é limitado pelo princípio da 
especialidade, ou seja, a classe para qual foi deferido o registro. 
 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE 
MARCA CUMULADA COM PERDAS E DANOS. REPRODUÇÃO OU IMITAÇÃO DE MARCA ALHEIA. 
CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO. POSSIBILIDADE. 
1. Ação de abstenção de uso indevido de marca cumulada com perdas e danos distribuída em 11.06.2007, 
da qual foi extraído o presente recurso especial, concluso aoGabinete em 29.04.2014. 
2. Cinge-se a controvérsia em definir se houve violação do direito industrial relativo ao registro da marca 
da Harley-Davidson, em virtude de sua reprodução ou imitação na logomarca do recorrido, e se eventual 
ilicitude enseja indenização por danos materiais. 
3. O art. 124, XIX, da Lei 9.279/96 veda o registro de "reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda 
que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, 
semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia". 
4. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por 
parte de clientes ou consumidores específicos. 
5. Na espécie, é de se reconhecer a aproximação entre os ramos de atuação das partes, pois comercializam 
e oferecem serviços semelhantes, igualmente voltados ao público apreciador de motocicletas. 
6. Diante da reprodução, em parte, da marca Harley-Davidson, resguarda-se à recorrente o direito de 
fazer cessar o uso indevido da marca contrafeita pelo recorrido. 
7. A reprodução ou imitação, não autorizada, no todo ou em parte, de marca alheia atribui ao titular o 
direito de receber uma remuneração referente ao período em que a marca contrafeita foi utilizada, 
proporcionalmente ao grau de semelhança entre as marcas. 
8. Recurso especial parcialmente provido. 
(REsp 1450143/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 
02/09/2014) 
Para a tutela da marca basta a possibilidade de uma confusão, não se exigindo prova de 
efetivo engano por parte de clientes ou consumidores específicos. A proteção é cabível mesmo 
se ainda não tiver ocorrido nenhum episódio de confusão por parte do consumidor. 
 
AGRAVO REGIMENTAL - MARCA - ALTO RENOME - DECLARAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO - 
IMPOSSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO INPI - RECURSO IMPROVIDO. 
(AgRg no AgRg no REsp 1116854/RJ, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
20/09/2012, DJe 02/10/2012) 
Para se conceder a proteção especial da marca de alto renome, em todos os ramos de 
atividade (art. 125 da LPI), é necessário procedimento administrativo junto ao INPI. Quem 
decide se a marca é notória ou de alto renome é o INPI e seu corpo de técnicos. 
 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. MARCA. 
MARCA DE ALTO RENOME. ATRIBUIÇÃO DO INPI. 
1.- Na linha dos precedentes desta Corte, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI e 
não ao Poder Judiciário examinar se determinada marca atende aos requisitos para se qualificar como 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
12 
"marca de alto renome" e assim, na forma do artigo 125 da LPI, excepcionar o princípio da especialidade 
para desfrutar de proteção em todas as classes. 
2.- Nessa seara, o Poder Judiciário somente pode ser chamado a interver como instância de controle da 
atividade administrativa do INPI. 
3.- Agravo Regimental improvido. 
(AgRg no REsp 1165653/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2013, 
DJe 02/10/2013) 
Cabe ao INPI, e não ao Poder Judiciário, analisar os requisitos necessários à qualificação 
da marca como de alto renome. 
 
RECURSOS ESPECIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÕES DE ABSTENÇÃO DE USO 
CUMULADAS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. MARCA E NOME COMERCIAL. PRESCRIÇÃO. 
TERMO INICIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À 
ORIGEM. NECESSIDADE. 
1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional da ação somente se inicia no momento em que 
constatada a violação do direito que se busca proteger por meio da ação. 
2. Diante das particularidades da demanda e da causa de pedir, incabível a utilização como marco inicial 
da prescrição a data do depósito dos atos constitutivos da contraparte na Junta Comercial, ocorrido em 
1951. A contagem do prazo prescricional, no caso, iniciou-se com a alegada mudança de postura da ré, 
com a cessão do nome empresarial a terceiros e com a implementação de centro comercial, a partir do 
ano de 1997. 
3. Superada a preliminar de prescrição por esta Corte, impõe-se o retorno dos autos ao tribunal de origem 
para que prossiga no julgamento dos demais temas veiculados nas razões recursais de apelação das partes, 
sob pena de supressão de instância. 
Precedentes. 
4. Recurso especial de PARJOM COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA E OUTRO conhecido em parte e, nessa 
parte, não provido, prejudicadas as demais questões. 
5. Recurso especial de COMPANHIA HERING conhecido em parte e, nessa parte, provido para afastar a 
ocorrência de prescrição, determinando o retorno dos autos ao tribunal de origem para que prossiga no 
julgamento dos recursos de apelação interpostos pelas partes, prejudicadas as demais questões. 
6. Recurso especial de LOJAS HERING S.A. não conhecido, porquanto integralmente prejudicado. 
(REsp 1282969/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 
21/08/2014, DJe 08/09/2014) 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. 
NULIDADE DE REGISTRO. MATÉRIA DE DEFESA. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. 
IMPOSSIBILIDADE. NECESSÁRIA AÇÃO AUTÔNOMA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E 
PARTICIPAÇÃO DO INPI. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 
56, §1º; 57; 175 E 205, da Lei 9.279/96. 
1. Ação de reparação por danos materiais, compensação por danos morais e abstenção de uso de marca, 
ajuizada em 15.12.1999. Recurso especial concluso ao Gabinete em 11.10.2011. 
2. Discussão relativa à possibilidade de reconhecimento incidental de nulidade ou ineficácia de registro 
de marca, alegada como matéria de defesa. 
3. Não obstante exista a previsão legal expressa de que o ajuizamento da ação de nulidade de registro de 
marca se dará "no foro da justiça federal e o INPI, quando não for autor, intervirá no feito" (art. 175), não 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
13 
há qualquer disposição acerca da possibilidade de arguição da nulidade como matéria de defesa, como se 
dá na hipótese de ação cujo objeto seja a nulidade de patente. 
4. Ainda que a lei preveja, em seu art. 56, §1º, a possibilidade de alegação de nulidade da patente como 
matéria de defesa, a melhor interpretação de tal dispositivo aponta no sentido de que ele deve estar inserido 
no contexto de uma ação autônoma, em que se discuta, na Justiça Federal, o próprio registro. 
5. Não faria sentido exigir que, para o reconhecimento da nulidade pela via principal, seja prevista uma 
regra especial de competência e a indispensável participação do INPI, mas para o mero reconhecimento 
incidental da invalidade do registro não se exija cautela alguma. Interpretar a lei deste modo equivaleria 
a conferir ao registro perante o INPI uma eficácia meramente formal e administrativa. 
6. A discussão sobre a validade de um registro de marca, patente ou desenho industrial, nos termos da 
LPI, tem de ser travada administrativamente ou, caso a parte opte por recorrer ao judiciário, deve ser 
empreendida em ação proposta perante a Justiça Federal, com a participação do INPI na causa. Sem essa 
discussão, os registros emitidos por esse órgão devem ser reputados válidos e produtores de todos os 
efeitos de direito. 
7. Recurso especial provido. 
(REsp 1281448/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe 
08/09/2014) 
 
DIREITO MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DEFINITIVO, 
PELO PRESIDENTEDO INPI, DE RECURSO QUE INDEFERE O REGISTRO DE MARCA, AO 
FUNDAMENTO DE HAVER MARCA REGISTRADA, HÁBIL A OCASIONAR CONFUSÃO. 
EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. ANULAÇÃO DA DECISÃO, TENDO EM VISTA O 
ACOLHIMENTO DE SUPERVENIENTE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE CADUCIDADE DO 
REGISTRO DA MARCA. DESCABIMENTO. TESE RECURSAL QUE NÃO TEM SUBSTRATO NO QUE 
FOI DECIDIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF, A IMPOSSIBILITAR O CONHECIMENTO DO 
RECURSO ESPECIAL. 
1. Com o julgamento, pela Segunda Seção, dos EREsp 964.780, relatados pela Ministra Nancy Andrighi, 
ficou pacificado que a declaração de caducidade do registro de marca tem efeitos jurídicos a partir de sua 
declaração (ex nunc), em vez de efeitos retroativos (ex tunc). 
2. Por expressa disposição do artigo 212, § 3º, da Lei da Propriedade Industrial, julgados definitivamente 
os recursos administrativos, pelo Presidente do INPI, encerra-se a instância administrativa. Com efeito, 
tendo sido só posteriormente suscitada e obtida a declaração de caducidade do registro, pelo não uso da 
marca, é descabido falar em ilegalidade ou irregularidade do ato praticado pela autarquia, a ensejar, 
por esse fato novo, a anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 
3. No entanto, embora a tese da caducidade tenha sido suscitada pelo autor e discutida nos autos, no caso, 
notadamente com o julgamento conjunto dos embargos de declaração opostos pelas partes em face do 
acórdão da apelação, ficou bem esclarecido que, no ponto, a Corte de origem acolheu a fundamentação 
da sentença que reconheceu a ilegalidade do ato administrativo por outro motivo - o que atrai a incidência 
da Súmula 284/STF, a impossibilitar o conhecimento do recurso especial. 
4. Recurso especial não conhecido. 
(REsp 1080074/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2013, 
DJe 13/03/2013) 
 
DIREITO EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PADRONIZAÇÃO DOS PRODUTOS 
E SERVIÇOS NO CASO DE LICENÇA DE USO DE MARCA. 
É possível ao titular do registro de marca, após conceder licença de uso, impedir a utilização da marca 
pelo licenciado quando não houver observância à nova padronização dos produtos e dos serviços, ainda 
que o uso da marca tenha sido autorizado sem condições ou efeitos limitadores. De fato, o licenciamento 
de uso autoriza o titular do registro da marca a exercer controle sobre as especificações, natureza e 
qualidade dos produtos ou serviços prestados pelo licenciado, conforme disposto no art. 139 da Lei 
9.279/1996. A marca é mais que mera denominação: traz em si o conceito do produto ou serviço que a 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
14 
carrega, identificando-o e garantindo seu desempenho e eficiência; possui feição concorrencial, 
distinguindo-a em relação às marcas dos concorrentes; facilita o reconhecimento e a captação de clientes; 
diminui o risco para a clientela, que conta com a padronização dos produtos, serviços, atendimento e 
demais atributos que a cercam. Assim, com a licença de uso, o licenciado compromete-se, ex lege, a 
preservar a integridade e a reputação da marca, obrigando-se a zelar por ela. Ao licenciante assiste o 
direito de exercer controle efetivo sobre a atenção do licenciado em relação ao zelo da marca que usa. 
Dessa forma, a não observância dos padrões dos produtos e serviços pelo licenciado para o uso da marca 
demonstra seu uso indevido e autoriza a tutela inibitória para impedir a utilização. Ademais, mostra-se 
irrelevante o fato acerca da inexistência de condições ou efeitos limitadores na autorização de uso, pois é 
da essência da própria marca que, quando utilizada por terceiros, tenha suas características respeitadas, 
pois a inobservância dos traços distintivos desvirtua a sua existência. REsp 1.387.244-DF, Rel. Min. João 
Otávio de Noronha, julgado em 25/2/2014. Informativo 538. 
 
PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. ENUNCIADO Nº 126 DA SÚMULA/STJ. VIOLAÇÃO REFLEXA OU 
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. ENUNCIADO Nº 07 DA SÚMULA/STJ. REVISÃO 
DO ENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. NÃO INCIDÊNCIA. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO. 
LIMITES. MARCA. COLIDÊNCIA. PROVA DE EFETIVA CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. 
DESNECESSIDADE. CARACTERIZAÇÃO. PARÂMETROS DE ANÁLISE. DISPOSITIVOS LEGAIS 
ANALISADOS: ARTS. 124, XIX, DA LEI Nº 9.279/96. 
1. Ação ajuizada em 12.03.2004. Recurso especial concluso ao gabinete da Relatora em 08.11.2012. 
2. Recurso especial em que se discute se há violação da marca "CORPELLE", bem como concorrência 
desleal, na utilização da marca "CORTELLE", para comercialização de produtos em um mesmo segmento 
de mercado. 
3. Não tem incidência o enunciado nº 126 da Súmula/STJ nos casos em que a alegada violação à 
Constituição Federal é de natureza reflexa ou indireta. Precedentes. 
4. O conhecimento do recurso especial como meio de revisão do enquadramento jurídico dos fatos 
realizado pelas instâncias ordinárias se mostra absolutamente viável; sempre atento, porém, à necessidade 
de se admitirem esses fatos como traçados pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o óbice contido no 
enunciado nº 07 da Súmula/STJ. Precedentes. 
5. O pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da respectiva petição (inicial, 
contestação, recurso etc.), a partir da análise de todo o seu conteúdo. Precedentes. 
6. A proteção conferida às marcas, para além de garantir direitos individuais, salvaguarda interesses 
sociais, na medida em que auxilia na melhor aferição da origem do produto e/ou serviço, minimizando 
erros, dúvidas e confusões entre usuários. 
7. Para a tutela da marca basta a possibilidade de confusão, não se exigindo prova de efetivo engano por 
parte de clientes ou consumidores específicos. Precedentes. 
8. Tendo em vista o subjetivismo que cerca a matéria, a caracterização da colidência entre marcas se 
mostra uma tarefa das mais árduas. Diante disso, acabou-se por estabelecer parâmetros visando a 
possibilitar uma confrontação minimamente objetiva: (i) as marcas devem ser apreciadas sucessivamente, 
de modo a se verificar se a lembrança deixada por uma influencia na lembrança deixada pela outra; (ii) 
as marcas devem ser avaliadas com base nas suas semelhanças e não nas suas diferenças; e (iii) as marcas 
devem ser comparadas pela sua impressão de conjunto e não por detalhes. 
9. Deve-se reconhecer a colidência na hipótese em que houve primeiro o registro da marca CORPELLE, 
para o ramo de vestuário, seguindo-se, tempos depois, o registro da marca CORTELLE, para o mesmo 
segmento de mercado. Há clara e indiscutível existência de semelhança gráfica e fonética entre as marcas, 
capaz de gerar confusão no consumidor médio. As palavras que compõem cada uma das marcas são iguais 
em quase tudo, se diferenciando por uma única letra (CORPELLE e CORTELLE), tendo a marca posterior 
aproveitado inclusive a utilização repetida da letra "l" (CORPELLE e CORTELLE). Constitui 
peculiaridade da espécie, ainda, o fato de que os produtos com a marca CORPELLE eram comercializados 
nas próprias lojas da recorrida, tendo, curiosamente, havido a suspensão desse fornecimento no exato 
momento em que a recorrida passou a vender em seus estabelecimentos a sua marca própria CORTELLE. 
A conduta denota a má-fé no comportamento da recorrida, caracterizadora de concorrência desleal, 
ficando evidente que a intenção foi confundir o consumidor, causando-lhe a impressão de que os produtos 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
15 
com a marca CORPELLE continuavam a ser comercializados em suas lojas, quando na verdade houve 
substituição por produtosde sua marca própria CORTELLE. 
10. Recurso especial provido. 
(REsp 1342955/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 
31/03/2014) 
Aqui já se tem uma orientação mais técnica, dificilmente será cobrada em provas. 
 
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE 
PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE. 
1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro 
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que "a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, 
estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo 
prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de 
proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que 
posteriormente abandonado". 
2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento comprobatório 
da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensão recursal 
demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o 
revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do 
enunciado da Súmula 7 do STJ. 
3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante 
já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de 
indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se 
deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente. 
4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as 
modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, 
existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não 
se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que 
prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania 
nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (AgRg no REsp 
1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), 
TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) 5. Agravo Regimental não provido. 
(AgRg no REsp 1128660/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
03/06/2014, DJe 11/06/2014) 
Os inventos podem ser trazidos ao Brasil com o prazo de proteção que possuíam no 
exterior, mas devem ser observadas as regras locais, respeitando o teto de proteção previsto na 
lei brasileira. 
 
PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RECURSO ESPECIAL. MARCA. NOTORIAMENTE CONHECIDA. 
DECLARAÇÃO. PROCEDIMENTO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. LIMITES. CONVENÇÃO 
DA UNIÃO DE PARIS. NOME COMERCIAL. 
1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil quando o Tribunal de origem se pronuncia de 
forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, nos limites do seu convencimento motivado. O 
magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os 
fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 
2. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente 
conhecida, ensejando malferimento ao princípio da separação dos poderes e invadindo a seara do mérito 
administrativo da autarquia digressão do Poder Judiciário a esse respeito. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
16 
3. O artigo 124, XIX, da Lei da Propriedade Industrial expressamente veda o registro de marca que imite 
outra preexistente, ainda que em parte e com acréscimo "suscetível de causar confusão ou associação com 
marca alheia". Todavia, o sistema de proteção de propriedade intelectual confere meios de proteção aos 
titulares de marcas ainda não registradas perante o órgão competente. 
4. Conforme decidido no REsp 1.105.422 - MG, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, a finalidade da 
proteção ao uso das marcas é dupla: por um lado protegê-la contra usurpação, proveito econômico 
parasitário e o desvio desleal de clientela alheia e, por outro, evitar que o consumidor seja confundido 
quanto à procedência do produto (art. 4º, VI, do CDC). 
5. Tratando-se, depois da cisão levada a efeito, de pessoas jurídicas e patrimônios distintos, não há como 
permitir a coexistência das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida, sem atentar contra os 
objetivos da legislação marcária e induzir os consumidores à confusão. 
6. A legislação observa o sistema atributivo para obtenção do registro de propriedade de marca, 
considerando-o como elemento constitutivo do direito de propriedade (art. 129 da Lei n.9.279/1996); 
porém também prevê um sistema de contrapesos, reconhecendo situações que originam direito de 
preferência à obtenção do registro, lastreadas na repressão à concorrência desleal e ao aproveitamento 
parasitário. 
7. A Lei da Propriedade Industrial reprime a concessão de registros como marcas de: a) nome comercial, 
título de estabelecimento ou insígnia alheios (art. 124, V e 195, V); b) sinais que reproduzem marcas que 
o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado 
em país com o qual o Brasil mantenha acordo, se a marca se destinar a distinguir produto idêntico 
semelhante ou afim suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia (art. 124, 
XXIII); c) marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art.6º bis (I) da 
Convenção da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. 
8. A Convenção da União de Paris, de 1883, deu origem ao sistema internacional de propriedade industrial 
com o objetivo de harmonizar o sistema protetivo relativo ao tema nos países signatários, dos quais fazem 
parte Brasil e Reino Unido (<http://www.wipo.int/treaties/en>). O Tribunal de origem, ao asseverar que, 
após a criação da Harrods Buenos Aires, houve acordo, em 1916, para que Harrods Limited atuasse como 
agente de compras daquela, deixa claro que, na verdade, a pretensão da Harrods Buenos Aires incide na 
vedação inserta no art. 6º septies da Convenção da União de Paris. 
9. Independentemente do negócio firmado no passado, não havendo expressa autorização da sociedade 
anterior criadora desta, a obtenção e a manutenção de direitos marcários deverão respeitar os princípios 
e a finalidade do sistema protetivo de marcas, bem como o princípio da livre concorrência, um dos pilares 
de ordem econômica brasileira, previsto no art. 170, inc. IV, da Constituição da República Federativa do 
Brasil. 
10. O INPI, na decisão que declarou nulos os registros n.812.227.786 e 812.227.751 em nome da 
recorrente, asseverou que a marca HARRODS é notoriamente conhecida, além de nome comercial da 
recorrida, estabelecendo, deste modo, a proteção dos arts. 6º bis e 8º da Convenção de Paris. O objetivo 
de tais dispositivos é, justamente, reprimir o benefício indireto que ocorreria para um dos concorrentes, 
quando consumidores associassem os sinais deste com a marca notoriamente conhecida atuante no mesmo 
segmento mercadológico, como é o caso dos autos. Constitui, assim, exceção ao princípio da 
territorialidade, gozando a marca de proteção extraterritorial nos países signatários da Convenção da 
União de Paris. 
11. Mesmo que não fosse a marca de Harrods Limited admitida peloINPI como notoriamente conhecida, 
esbarraria a pretensão da recorrente na proibição do art. 124, inc. XXIII, segundo o qual não é registrável 
o sinal que reproduza ou imite marca que o depositante evidentemente não poderia desconhecer, 
especialmente em razão de sua atividade, desde que o titular desta seja domiciliado em país com o qual o 
Brasil mantenha acordo ou assegure reciprocidade de tratamento. 
12. A tutela ao nome comercial no âmbito da propriedade industrial, assim como à marca, tem como fim 
maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor, de modo 
que este não seja confundido quanto à procedência dos produtos comercializados. 
13. A confusão e o aproveitamento econômico, no caso, parecem inevitáveis, se admitida a coexistência 
das marcas HARRODS da recorrente e da recorrida no Brasil, tanto mais quando se observa que estas 
sociedades, embora hoje estejam completamente desvinculadas, já apareceram no passado ora como filial 
ora como agente de compras uma da outra, atuando no mesmo segmento mercadológico. 
Propriedade Intelectual – Thiago Carapetcov 
 Aula Complementar 5 | Indicações Geográficas e Jurisprudência 
 
17 
14. Recurso especial não provido. 
(REsp 1190341/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, 
DJe 28/02/2014) 
Já foi cobrado em provas. Explica-se: O sistema atributivo significa que somente são 
concedidos direitos se observado o procedimento administrativo. Contudo, ocorre que também 
se confere direitos àqueles que não foram a registro, para evitar concorrência desleal, 
parasitismo, etc. No entanto, como regra, o sistema é atributivo, somente com o depósito do 
pedido no INPI haverá proteção.